II GSK 506/07 - Wyrok

Data orzeczenia	2008-05-09	
Data wpływu	2007-12-14	
Sąd	Naczelny Sąd Administracyjny	
Sędziowie	Jan Bała /sprawozdawca/
Joanna Kabat -Rembelska
Marzenna Zielińska /przewodniczący/	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Hasła tematyczne	Własność przemysłowa	
Sygn. powiązane	VI SA/Wa 2195/06	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny	
Powołane przepisy	Dz.U. 1985 nr 5 poz 17; art. 8 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3; Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art. 77; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity	
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marzenna Zielińska Sędziowie NSA Jan Bała (spr.) Joanna Kabat - Rembelska Protokolant Marcin Chojnacki po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej R.C. GmbH w H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 września 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 2195/06 w sprawie ze skargi R. C. GmbH w H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyli zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz R.C. GmbH w H. kwotę 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.	
Uzasadnienie
Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu wniosku H.B. AG, M., N. (obecnie H. B. T. M. M. GmbH, M., N. - wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...], udzielonego na rzecz firmy R. C. GmbH, H., N., (uprawnionego) dla towarów w klasie 34 (tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, przybory dla palących, zapałki), z pierwszeństwem od dnia [...] września 1998 r., decyzją z dnia [...] września 2006 r. nr Sp. [...] wydaną na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17), dalej: u.z.t., w zw. z art. 315 ust. 3, art. 246 ust.1 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej: p.w.p., unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy.

W ocenie organu znak towarowy BOSS LIGHT jest podobny do wcześniej zarejestrowanych znaków towarowych należących do wnioskodawcy, tj.:

znak słowny BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25 i 28 (okulary i ich części; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria, zegary i zegarki; wyroby ze skóry, nesesery i torby, parasole i parasolki, pasy skórzane; odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci; skarpety i pończochy; nakrycia głowy; pasy; szaliki i szale; dodatki, a mianowicie opaski na głowę, szyję i ramiona, chusteczki kieszonkowe; krawaty, rękawiczki, buty, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry, zabawki) z pierwszeństwem od [...] stycznia 1989 r.,

znak słowny HUGO BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25 i 34 (okulary i ich części; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria, zegary i zegarki; wyroby ze skóry, nesesery i torby, parasole i parasolki, pasy skórzane; odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci; skarpety i pończochy; nakrycia głowy; pasy; szaliki i szale; dodatki, a mianowicie opaski na głowę, szyję i ramiona, chusteczki kieszonkowe; krawaty, rękawiczki, buty, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry, zabawki; zapalniczki) z pierwszeństwem od [...] stycznia1989 r.,

znak słowno-graficzny BOSS HUGO BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14 (popielniczki, etui na cygara i papierosy), 18, 24, 25, 28 i 34 (zapalniczki) z pierwszeństwem od [...] kwietnia 1992 r.,

znak słowno-graficzny BOSS nr [...] dla towarów w klasach 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 i 34 z pierwszeństwem od [...] lipca 1993 r.

Tym samym, zdaniem organu, zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w obrocie gospodarczym, co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.

Urząd Patentowy uznał także, iż rejestracja spornego znaku towarowego narusza prawa H.B. AG, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, do jego firmy (nazwy), tak więc nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt. 2 u.z.t.. Sporny znak towarowy BOSS LIGHTS zawiera napis -BOSS- koloru czarnego, stanowiący jedyny element znaku towarowego BOSS oraz główny element pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS oraz BOSS oraz firm (nazwy) H.B. AG.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 4 września 2007 r., sygn. akt VI SA/WA 2195/06 oddalił skargę R.C. GmbH na powyższą decyzję Urzędu Patentowego w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd podzielił stanowisko przyjęte przez organ orzekający, iż sporne znaki są podobne, a ich podobieństwo fonetyczne, znaczeniowe i wizualne wynika z dominującego charakteru identycznego słowa -BOSS- w spornym znaku towarowym BOSS LIGHTS oraz z jego identycznej postaci wizualnej w obu znakach, wynikającej z jego przedstawienia dużymi literami, standardową i pogrubioną czcionką z szeryfami. W ocenie Sądu nie ma znaczenia w sprawie fakt licznych zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych ze słowem BOSS na rzecz różnych podmiotów dla różnych klas towarowych, ponieważ różnorodność oraz często lokalny charakter wyklucza możliwość pomyłki co do pochodzenia towarów. Ponadto, wbrew twierdzeniom skarżącej, słowo -BOSS- nie jest słowem powszechnie używanym w języku polskim.

W ocenie Sądu Urząd Patentowy trafnie uznał, że znak towarowy BOSS (czy BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS) ma charakter znaku renomowanego, a wnioskodawca ten charakter znaku prawidłowo udokumentował.

Urząd Patentowy odnosząc się do sposobu oceny renomy znaku, uwzględnił przesłanki (kryteria) właściwe dla względnej metody oceny renomy znaków towarowych, jak i dla metody bezwzględnej, zajmując stanowisko pośrednie, kompromisowe pomiędzy metodą obiektywną i subiektywną. Wskazał również rodzaj materiałów dowodowych, które mogą te przesłanki uzasadniać.

Sąd zgodził się z oceną Urzędu Patentowego, iż znak towarowy BOSS (BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS) jest znakiem renomowanym. Znak ten kojarzony jest w Polsce z towarami luksusowymi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców (głównie młodych ludzi, dla których marka towaru, jego renoma ma b. istotne znaczenie), i której może szkodzić kojarzenie z tanimi papierosami. We współczesnym świecie tego rodzaju marki dla pewnych grup społecznych świadczą o stylu życia i pozycji społecznej nabywcy. Nie muszą być powszechnie rozpoznawane, wystarczy gdy są rozpoznawane właśnie w ramach tej grupy. Dlatego też, zdaniem Sądu, kryteria bezwzględne, obiektywne w przypadku tego rodzaju znaków jak BOSS zawodzą, gdyż jedną z cech wyróżniających tych znaków jest ograniczenie dostępności oznaczanych nimi towarów, przejawiająca się m.in. w ich cenie i ograniczeniu liczby sklepów sprzedających takie towary oraz ich umiejscowienie w miejscach (centrach handlowych) o prestiżowej lokalizacji.

Tym samym Sąd uznał, że wnioskodawca udowodnił renomę znaku towarowego słownego BOSS (BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS). Oznacza to m.in., że podlega on szczególnej ochronie, a co za tym idzie - późniejsza rejestracja znaku słowno-graficznego BOSS LIGHTS dla papierosów została dokonana z naruszeniem dobrych obyczajów kupieckich.

Sąd zgodził się z oceną Urzędu Patentowego co do naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. Wykazano jakie prawa majątkowe skarżącej zostały naruszone (prawo do firmy, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, do jego nazwy), trafnie zatem Urząd Patentowy, uznając, że sporny znak ma charakter znaku renomowanego, wskazał, że sporny znak towarowy BOSS LIGHTS zawiera napis -BOSS- koloru czarnego, stanowiący jedyny element znaku towarowego BOSS oraz główny element pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS oraz BOSS oraz firm (nazwy) H.B. AG.

R.C. GmbH wniosła skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Zaskarżając orzeczenie w całości, wniosła o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA w W. oraz o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych.

Skarżąca na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a., zarzuciła naruszenie przez Sąd I instancji przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez nieuwzględnienie skargi mimo naruszenia art. 77 k.p.a. przez organ w toku postępowania administracyjnego, polegającego na nieuwzględnieniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach administracyjnych rozpoznawanej sprawy oraz błędnym i całkowicie dowolnym rozpatrzeniu materiału dowodowego zgromadzonego przez wnioskodawcę w sprawie, dotyczącym renomy znaku towarowego,

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. poprzez naruszenie art. 106 § 3 p.p.s.a. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w toku rozprawy, polegające na nieuwzględnieniu materiału dowodowego załączonego przez skarżącego, a dotyczącego podobieństwa znaku towarowego,

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. poprzez błędną ocenę podobieństwa znaków towarowych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz renomy na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t.

Skarżąca na podstawie art. 174 p.p.s.a podniosła również zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a poprzez naruszenie art. 8 pkt 2 u.z.t., które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

W ocenie skarżącej WSA mylnie nie uwzględnił podniesionych w skardze zarzutów, gdyż Urząd Patentowy naruszył art. 77 § 1 k.p.a., pomijając istotne okoliczności sprawy mające wpływ na jej rozstrzygnięcie oraz opierając swoje rozstrzygnięcie o dowody, które nie mają dla sprawy znaczenia. Organ nie wskazał również dlaczego w trakcie postępowania niektórym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej.

Zdaniem strony, WSA błędnie dokonał oceny podobieństwa znaków przyjmując, że elementem dominującym jest słowo -BOSS-. Równie niesłuszne jest w ocenie strony ustalenie przez WSA, że znak towarowy BOSS (BOSS HUGO BOSS, HUGO BOSS) ma charakter znaku renomowanego, a firma H.B. AG tę renomę udokumentowała.

Skarżąca podniosła również, że WSA zaakceptował niewłaściwe zastosowanie przez Urząd Patentowy art. 8 ust. 2 u.z.t. Co prawda Sąd trafnie wskazał, że rejestracja słownego znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa i wystarczy ustalenie potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwie firmy identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona, to jednak zdaniem skarżącej jej znak nie jest podobny do żadnego ze znaków wnioskodawcy.

Ponadto jak to stwierdził Urząd Patentowy, a potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie ma ryzyka pomiędzy znakiem skarżącego a nazwą firmy uczestnika, chociażby z uwagi na odmienny profil działalności, inne kanały dystrybucji czy inną grupę odbiorców. Skarżąca zaznaczyła też, że wnioskodawca nie udowodnił "pasożytniczego" używania znaku BOSS LIGHT, bądź szkodliwość dla odróżniającego charakteru lub nieudowodnionej renomy znaku.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną H.B.T. M. M. GmbH & Co.KG w Niemczech (poprzednio H. B. AG) wniosła o jej oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 174 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: 1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W związku z oparciem niniejszej skargi kasacyjnej na obydwu podstawach wymienionych w art. 174 p.p.s.a., rozpoznania w pierwszej kolejności wymagają podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania. Zarzuty odnoszące się do naruszenia prawa materialnego mogą być przedmiotem oceny wówczas, gdy skargi kasacyjnej nie oparto na drugiej podstawie lub dopiero gdy podstawa ta okaże się "nieusprawiedliwiona" (art. 184 p.p.s.a.). Tylko poprawnie ocenione przez Sąd I instancji postępowanie administracyjne oraz prawidłowe proceduralnie postępowanie sądowoadministracyjne pozwala Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu odnieść się do zarzutu naruszenia prawa materialnego.

W przypadku postawienia zarzutu naruszenia przepisów postępowania, strona wnosząca skargę kasacyjną obowiązana jest nie tylko dokładnie wskazać naruszony przepis, ale również wykazać, że wytknięte uchybienie mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.).

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, podniesione w skardze kasacyjnej zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania dają podstawy do przyjęcia, iż zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 77 § 1 k.p.a., gdyż Sąd zaakceptował ustalenia i ocenę tych ustaleń dokonaną przez Urząd Patentowy, mimo iż Urząd ten nie wyjaśnił dokładnie stanu faktycznego i nie rozpatrzył wszechstronnie całego materiału dowodowego.

W uzasadnieniu zaskarżonej do Sądu I instancji decyzji z dnia [...] września 2006 r. Urząd Patentowy stwierdził, iż "(...) rozpatrywane łącznie, przedłożone materiały obejmujące kopie zdjęć metalowej zapalniczki, etui na cygara i metalowej papierośnicy z oznaczeniem BOSS, oświadczenie T.-H.D. GmbH (z tłumaczeniem) dotyczące sprzedaży cygar z oznaczeniem BOSS, kopię umowy licencyjnej z przedsiębiorstwem szwajcarskim dotyczącą sprzedaży zegarków z oznaczeniem BOSS, wyniki badania opinii w C. w roku 2001 i w N. w latach 1986, 1994, 1996, 1997 i 2001, zestawienie dochodów H.B. AG w P. w latach 1995-2001, wykaz sklepów H.B. AG w P., a także prezentację badania przeprowadzonego w P. odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS, mogą dowodzić pewnej renomy firmy H.B. AG, a przede wszystkim świadczą o prezentowaniu marki HUGO BOSS w związku z towarami luksusowymi, bardzo drogimi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców, której może szkodzić kojarzenie z tanimi papierosami (chociaż przykłady towarów sprzedawanych pod znakiem DAVIDOFF, obejmujące m.in. luksusowe zapalniczki i tanie papierosy świadczą o tym, że są firmy, które nie unikają takich skojarzeń).

Zdaniem Kolegium Orzekającego, faktu naruszania przez sporną rejestrację

prawa H.B. AG do firmy nie zmieniają materiały, które przedłożył uprawniony, obejmujące krytyczną ocenę przedłożonej prezentacji badania przeprowadzonego w P. odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS, sporządzoną przez doc. P.B. S. z PAN oraz wyciąg z [...] rejestru handlowego H.B. AG, M. wraz z tłumaczeniem zakresu działalności firmy (nie zawierającym zapalniczek ani wyrobów tytoniowych)".

Oceniając powyższe ustalenia Sąd I instancji stwierdził m.in., że "(...) W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy odnosząc się do sposobu oceny renomy znaku, w obszernym wywodzie uwzględnił przesłanki (kryteria) właściwe dla względnej metody oceny renomy znaków towarowych, jak i dla metody bezwzględnej, zajmując w zasadzie stanowisko pośrednie, kompromisowe między metoda obiektywną i subiektywną. Wywód Urzędu Patentowego na ten temat należy uznać za prawidłowy - tym bardziej że Urząd przedstawił nie tylko kryteria, którymi się kierował przy ocenie renomy znaku towarowego słownego BOSS, lecz również wskazał rodzaj materiałów dowodowych, które mogą te przesłanki uzasadniać (...)".

Porównując powyższą ocenę Sądu I instancji z ustaleniami i oceną dowodów zawartą w decyzji Urzędu Patentowego nie budzi wątpliwości, iż ta ocena Sądu znacznie wykracza poza rzeczywistą treść uzasadnienia decyzji. Wprawdzie Urząd Patentowy powołał się ogólnikowo na zebrany w sprawie materiał dowodowy i materiał ten wymienił, lecz nie podał, które z tych dowodów wskazują na spełnienie poszczególnych kryteriów wymaganych do uznania przeciwstawionego znaku towarowego HUGO BOSS (BOSS HUGO BOSS oraz BOSS) za znak renomowany. Takiej oceny z powołaniem się na konkretne dowody w sprawie nie dokonał również Sąd I instancji.

Sąd ten z powołaniem się na literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów administracyjnych dokonał trafnych rozważań na temat pojęcia znaku renomowanego, lecz rozważań tych dokonał bez odniesienia do konkretnych dowodów znajdujących się w aktach sprawy.

W szczególności Sąd I instancji podkreślił, że znak renomowany to znak posiadający reputację i obok jego znajomości musi się wyróżniać dodatkowymi cechami, jak:

udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów),

zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

terytorialny i czasowy zasięg używania,

licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

rozmiar nadkładów poniesionych w związku z promocją znaku,

relacja cenowa do towarów substytucyjnych,

czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie.

Stąd też w toku ponownego rozpoznania sprawy będzie zachodziła potrzeba jednoznacznego wskazania, czy i który z dowodów zawartych w aktach sprawy pozwala na przyjęcie, że przeciwstawiony znak towarowy spełnia poszczególne kryteria znaku renomowanego.

W toku ponownego rozpoznania sprawy Sąd I instancji oceni również, czy było wystarczające i zgodne z art. 77 § 1 k.p.a. odniesienie się przez Urząd Patentowy do dowodów wskazanych przez stronę skarżącą w ten tylko sposób, że (...) faktu naruszenia przez sporną rejestrację prawa H.B. AG do firmy nie zmieniają materiały, które przedłożył uprawniony (...)".

Nie zachodzi potrzeba ustosunkowania się przez Naczelny Sąd Administracyjny do zarzutu skargi kasacyjnej dotyczącego naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t., jako prawa materialnego, gdyż - o czym już była mowa na wstępie niniejszych rozważań - o naruszeniu prawa materialnego można mówić dopiero w przypadku prawidłowo ustalonego stanu faktycznego w sprawie. Tylko bowiem gdy stan faktyczny w sprawie jest wyczerpująco i prawidłowo ustalony (i strony go nie kwestionują) możliwe będzie stwierdzenie tej formy naruszenia prawa materialnego.

Nie zasługują natomiast na uwzględnienie zarzuty skargi kasacyjnej, iż Sąd I instancji naruszył art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.t., skoro Sąd I instancji tych przepisów nie stosował i nie mógł stosować. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż zaskarżona do Sądu I instancji decyzja z dnia [...] września 2006 r. została wydana wyłącznie na podstawie art. 8 pkt 2 u.z.t. Ponadto w uzasadnieniu decyzji UP nie podzielił zarzutów strony składającej sprzeciw dotyczących naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.t., podając m.in., iż przeciwstawione znaki nie dotyczą rejestracji towarów tego samego rodzaju.

Poza tym strona skarżąca w skardze do Sądu I instancji powołała się na naruszenie prawa materialnego w postaci art. 8 pkt 2 u.z.t. i dlatego Sąd I instancji nie mógł orzekać na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 u.z.t., gdyż w takiej sytuacji wydałby orzeczenie na niekorzyść strony skarżącej, co stanowiłoby naruszenie art. 134 § 2 p.p.s.a., chyba że stwierdziłby naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności.

Z przytoczonych powodów Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w wyroku na mocy art. 185 § 1 p.p.s.a.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 tej ostatniej ustawy.