Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Protokolant apl. prok. Maciej Godzisz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2007 r. sprawy ze skargi P. mbH, N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Firma P. mbH z Niemiec w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków wystąpiła o udzielenie prawa ochronnego w Polsce w dniu 4 czerwca 2003 r. (data wyznaczenia na Polskę) na znak towarowy słowny [...] pod numerem [...] przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, tj. środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku, środki myjące, wszystkie wymienione towary przeznaczone do zmywarek.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] marca 2006 r. odmówił uznania prawa ochronnego na wskazany wyżej znak towarowy dla towarów objętych rejestracją. Za podstawę prawną organ przyjął artykuł 132 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), dalej jako p.w.p.. W uzasadnieniu decyzji Urząd stwierdził, że zgłoszony znak [...] jest identyczny ze znakiem słownym [...] zarejestrowanym pod numerem [...] na rzecz [...] GmbH z siedzibą w N., z pierwszeństwem od [...] maja 1993 r. przeznaczony do oznaczania między innymi towarów w klasie 3, tj. sole do usuwania plam, środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty, środki piorące i wybielające. Organ stwierdził, że towary w obydwu znakach są identyczne i w ujęciu ogólnym stanowią środki czyszczące, myjące i piorące przeznaczone dla gospodarstw domowych. Odnosząc się do nadesłanego do akt sprawy listu zgody firmy O. GmbH na używanie i rejestrację przedmiotowego znaku Urząd Patentowy stwierdził, że nie stanowi on argumentu dla udzielenia ochrony.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złożyła firma P. mbH, wskazując, iż list zgody wywołuje podobne skutki jak licencja na korzystanie ze znaku i jako taki powinien być wiążący dla Urzędu Patentowego. Podnosiła, że inny jest krąg klientów towarów P. mbH i O. GmbH i obie firmy nie widzą kolizji odnośnie stosowania znaku. Podkreślono, że firma O. GmbH nie używa znaku dla oznaczania środków czyszczących przeznaczonych dla zmywarek.

Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] października 2006 r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Podniósł, że zastosowany przepis art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wymaga stwierdzenia jednorodzajowości towarów i identyczności oznaczeń. Towary w obu przeciwstawionych sobie znaków pokrywają się. Uznał, że towary określone jako: środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku, (...) wszystkie wymienione towary przeznaczone do zmywarek są tożsame ze środkami czyszczącymi dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty, tj. towarami z rejestracji wcześniejszej.

List zgody, na który powołuje się zgłaszający nie obliguje Urzędu Patentowego do uznania prawa ochronnego. Zacytował przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. Nr 890/104/EWG o harmonizacji przepisów prawa Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych, w myśl którego Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego. Organ wskazał, że każde Państwo Członkowskie samo decyduje o możliwości uznania listu zgody na podstawie okoliczności jakie istnieją w każdej konkretnej sprawie. Znak towarowy służy również klientowi a nie tylko producentom, który powinien mieć możliwość rozróżnienia towarów pochodzących z różnych źródeł. Urząd Patentowy stwierdził ponadto, że list zgody nie może być traktowany jako licencja. Licencja wymaga specjalnej umowy licencyjnej i ma odzwierciedlenie w rejestrze.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złożyła firma P. mbH (dalej cyt, jako skarżący) wnosząc o jej uchylenie i uznanie w Polsce międzynarodowej rejestracji lub uchylenie zaskarżonej decyzji i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Urząd Patentowy oraz zasądzenie kosztów postępowania. Zarzucał naruszenie art. 132 p.w.p.

Skarżący podnosił, iż zasadniczym problemem prawnym jest rozstrzygnięcie, czy deklaracja zgody jest dla Urzędu Patentowego wiążąca w zakresie uznania dopuszczalności rejestracji podobnego lub identycznego znaku towarowego dla podobnych lub identycznych towarów, czy też nie. Wskazał, że uprawniony może tolerować naruszanie jego znaku przez inne podmioty czy też być zainteresowany w używaniu jego znaku przez inne podmioty. Powoływał się na art. 19 ust. 2 TRIPS-u. Podnosił, że list zgody wywołuje podobne skutki do udzielenia licencji na korzystanie ze znaku, udzielenie licencji w polskim prawie jest dozwolone, więc list zgody powinien być wiążący dla Urzędu Patentowego. Nie zgadzał się z oceną jednorodzajowości towarów, podpisanie przez uprawnionego z przeciwstawionego znaku listu zgody jest potwierdzeniem, że kolizja między towarami nie występuje.

Nie uważał za słuszny pogląd organu, że list zgody nie może być traktowany jako licencja podkreślając, iż umowa licencyjna podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych jedynie na wniosek.

Na rozprawie postawił zarzut naruszenia art. 4 Dyrektywy uznając, iż stanowi ona źródło bezpośredniego stosowania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, jako bezzasadnej. Organ podtrzymał swoje stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji. Stwierdził, że dokonał badania zgłoszonego znaku i stosownie do art. 132 ust2 pkt 1 p.w.p. podjął decyzję o odmowie. Wskazał, że listy zgody są respektowane w wyjątkowych sytuacjach. Podkreślił, iż dokonał analizy wykazów towarów zawartych dokumentacji obydwu znaków. Towary w przeciwstawionych znakach pokrywają się, przeznaczenie ich jest takie samo, mają na celu zapewnienie czystości w gospodarstwach domowych, towary nabywane są w tych samych punktach sprzedaży.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną lub postanowienie z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji lub postanowienia. Sąd nie bada więc celowości, czy też słuszności zaskarżonego aktu.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż w zaskarżonej decyzji nie można dopatrzyć się naruszenia prawa, przynajmniej w stopniu uzasadniającym uchylenie zaskarżonej decyzji.

Podstawowym zarzutem, jaki stawia skarżący zaskarżonej decyzji jest naruszenie art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG), zdaniem skarżącego dyrektywa stanowi źródło bezpośredniego stosowania.

Zgodnie z art. 4 ust. 5 ww. Dyrektywy Państwa Członkowskie mogą zezwolić na to, że w określonych okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub stwierdzająca nieważności znaku towarowego nie zostanie podjęta, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyraża zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) brak jest przepisu dotyczącego wpływu zgody uprawnionego z wcześniejszego prawa na rejestrację znaku zgłoszonego później, co by oznaczało, iż w tym zakresie nie nastąpiła implementacja art. 4 ust. 5 tej Dyrektywy.

Dyrektywa należy do aktów prawa pochodnego Wspólnot Europejskich i jest aktem służącym do harmonizacji systemów prawnych państw członkowskich. Dyrektywa wiąże państwa członkowskie ale tylko co do celów, jakie mają przez nie zostać osiągnięte w terminie przez nią wskazanym. Pozostawia jednocześnie państwom członkowskim wybór form i metod realizacji celów (vide: Ryszard Skubisz, Ewa Skrzydło-Tefelska, Andrzej Wróbel "Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 37).

Państwa członkowskie mają obowiązek implementować dyrektywę do prawa krajowego. Obowiązek implementacji nie oznacza jednakże, iż wszystkie przepisy dyrektywy powinny być włączone prawa krajowego. W dyrektywie mogą być zawarte tzw. postanowienia opcyjne pozostawiające państwom członkowskim pewną swobodę regulacyjną (vide: Maria Magdalena Kenig-Witkowska, Adam Łazowski, Rudolf Ostrihansky "Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 254).

Z samej treści preambuły do Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. wynika, iż Rada Wspólnot Europejskich przyjmując Dyrektywę uznała, że całkowite ujednolicenie prawa znaków towarowych państw członkowskich nie jest konieczne.

W chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie znaków towarowych w pełnym zakresie oraz że wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego; oraz Państwom Członkowskim pozostawia się także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację; mogą one, na przykład, określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia, bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur; Państwom Członkowskim pozostawia się swobodę ustalenia skutków wygaśnięcia lub nieważności znaków towarowych (wstęp do Dyrektywy).

Zdaniem Sądu, przepis art. 4 ust. 5 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. należy do tych postanowień dyrektywy, które pozostawiały swobodę państwom członkowskim co do implementacji ich do prawa krajowego. Z użytego określenia mogą wynika, iż Polska, jako państwo członkowskie może zezwolić, aby wyrażenie zgody (tzw. list zgody) umożliwiało rejestrację znaku; w takim przypadku powinna wskazać okoliczności, w których po wyrażeniu zgody nie będzie można odmówić rejestracji znaku późniejszego.

Z powyższych powodów zarzut odnośnie naruszenia przez organ art. 4 ust. 5 Dyrektywy traktowanej jako źródło bezpośredniego stosowania, w ocenie Sądu, jest niezasadny.

Na marginesie Sąd zauważa, iż Urząd Patentowy przyjął i oceniał jako oświadczenie uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, firmy O. GmbH.– pismo podpisane nieczytelnie przez osobę nie wskazaną z imienia i nazwiska oraz funkcji, jaką pełni w tej firmie.

Uznanie powyższego pisma jako oświadczenia uprawnionego z wcześniejszej rejestracji o wyrażeniu zgody na rejestrację zgłoszonego znaku towarowego stanowi naruszenie art. 7 i 77 § 1 k.p.a. Organ nie zbadał, kto wyraził zgodę i czy osoba wyrażająca zgodę jest uprawniona do reprezentacji uprawnionego.

W ocenie Sądu wskazane wyżej naruszenie przepisów procesowych nie miało istotnego wpływu na rozstrzygnięcie, zwłaszcza że Urząd Patentowy w istocie nie wziął po uwagę tego dokumentu.

Materialnoprawną podstawę zaskarżonej decyzji stanowi przepis art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p., który stanowi, iż nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów.

Zastosowanie tego przepisu jako podstawy do odmowy udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak jest możliwe po stwierdzeniu identyczności znaku ze znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem oraz identyczności towarów z towarami ze znaku wcześniejszego. W przedmiotowej sprawie identyczność oznaczeń jest bezsporna, oba znaki stanowią to samo słowo (wyraz). Sporna jest identyczność towarów. Zdaniem skarżącego o braku identyczności towarów świadczy wyrażenie zgody przez uprawnionego z wcześniejszej rejestracji na rejestrację zgłoszonego znaku, w ocenie organu towary pokrywają się, gdyż "środki czyszczące dla gospodarstw domowych w postaci stałej w postaci stałej, ciekłej, pasty i proszku, (...) wszystkie wymienione towary przeznaczone do zmywarek" są tożsame ze "środkami czyszczącymi dla gospodarstw domowych w postaci stałej, ciekłej, sproszkowanej i pasty".

Dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak: przeznaczenie towarów, zasada działania, krąg odbiorców do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd wyrobów.

Sąd podziela dokonaną przez organ ocenę jednorodzajowości towarów. Urząd Patentowy trafnie uznał, że wymienione wyżej towary są tożsame, wszystkie mają na celu zachowanie czystości w gospodarstwie domowym, przeznaczone są dla szerokiego kręgu odbiorców, nabywane są w tych samych punktach sprzedaży artykułów czyszczących, myjących przeznaczonych dla gospodarstwa domowego. Zgodzić się należy także z Urzędem Patentowym, że przy porównaniu towarów należy oprzeć się na dokumentacji zawartej w rejestracji wcześniejszego znaku i wskazanych tam towarach objętych ochroną oraz wykazie towarów, które wskazał sam zgłaszający. Twierdzenia zgłaszającego, iż uprawniony z tytułu wcześniejszej rejestracji używa znaku w innym zakresie niż to wskazano w rejestracji nie zostały w żaden sposób udokumentowane.

Udzielona odmowa uznania prawa ochronnego na znak towarowy, zdaniem Sądu, nie narusza również art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej .

Mając powyższe na uwadze skargę uznano za nieuzasadnioną. Dlatego też Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, oddalił skargę.