Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2009 r. sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "lody SMYK NORDiS" nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Decyzją z dnia [...] lutego 2008 r. Urząd Patentowy działając w trybie postępowania spornego oddalił sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "lody SMYK NORDiS" zarejestrowany pod nr [...], na rzecz N. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. Powyższy znak został przeznaczony do oznaczania lodów spożywczych w klasie 30. (przyprawy, wyroby zbożowe, kawa, napoje na bazie kawy, kawa (aromaty kawowe), preparaty roślinne zastępujące kawę, herbata, kakao, napoje na bazie kakao, wyroby z kakao, biszkopty, ciastka, wyroby cukiernicze z wyłączeniem czekolady i wyrobów czekoladowych, słodycze z wyłączeniem czekolady i wyrobów czekoladowych).

Powyższa decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu [...] lutego 2007 r., do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw S. Spółka z o.o. z siedzibą w W. wobec decyzji udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "lody SMYK NORDiS" zarejestrowany pod nr [...], na rzecz N. Sp. z o.o. z siedzibą w Z.

Wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. – dalej p.p.s.a.).

Jego zdaniem sporny znak jest podobny do przysługującego mu znaku towarowego słowno - graficznego "SMYK" zarejestrowanego pod nr [...] – dla wyrobów cukierniczych i słodyczy w klasie 30, w sposób mogący powodować ich mylne skojarzenie i wprowadzenie nabywców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych przedmiotowymi znakami. Według wnoszącego sprzeciw w pamięci odbiorcy zapada przede wszystkim charakterystyczne, wspólne dla obu znaków słowo "SMYK", które jest zasadniczym elementem odróżniającym w znaku spornym. Stwierdził on, że należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie obydwa znaki wywierają na nabywcy, a decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Podobna jest również kolorystyka znaków oraz kompozycja liter tworzących słowo "SMYK". Zachodzi zatem podobieństwo pomiędzy tymi towarami, czyli między lodami spożywczymi a wyrobami cukierniczymi i słodyczami w klasie 30.

W odpowiedzi na wniosek ( w piśmie z dnia [...] marca 2007 r. ) uprawniony ze spornego prawa ochronnego nie zgodził się z zarzutami wnioskodawcy, uznając sprzeciw za bezzasadny. Stwierdził, że porównywane znaki i towary są niepodobne i nie ma możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców. Ponadto nie zgodził się z zarzutem naruszenia dobrych obyczajów oraz z zarzutem naruszenia praw do firmy wnoszącego sprzeciw. Stwierdził również, że w dniu zgłoszenia przedmiotowego znaku był uprawniony z rejestracji znaków towarowych słowno - graficznych : "SMYK NORDIS NORDIS" o numerze [...] oraz "SMYK" o numerze [...] zgłoszonych w celu uzyskania praw ochronnych w dniu [...] lipca 1993 r. przeznaczonych do oznaczania lodów w klasie 30. Znaki te wygasły dopiero w dniu [...] lipca 2003 r., zaś zgłoszony w dniu [...] maja 2003 r. sporny znak towarowy "lody SMYK NORDiS" o numerze [...] stanowił kontynuację tych znaków i wykorzystywał ich długoletnią znajomość wśród odbiorców na rynku. Został on zgłoszony z powodu pewnych modyfikacji dokonanych w poprzednim opakowaniu lodów oznaczanych wspomnianymi znakami. Zmiany te dotyczyły mniej istotnych elementów szaty graficznej znaku. Najważniejsze elementy, jakimi były: krój, wielkość i kolorystyka napisu "SMYK" oraz charakterystyczny wizerunek uśmiechniętej twarzy dziecięcej, pozostały jednak bez zmian. Jego zdaniem nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd również dlatego, że wnoszący sprzeciw nie produkuje i nie sprzedaje lodów oznaczonych znakiem "SMYK", zaś spółka N. sprzedaje lody oznaczane swoim znakiem "SMYK" od 1992 r. Uprawniony nie zgodził się również z zarzutem naruszenia dobrych obyczajów w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. uzasadniając to posiadaniem praw do wcześniej zgłoszonych znaków: "SMYK NORDIS NORDIS" – [...] oraz "SMYK" – [...]. Jego zdaniem to raczej wnoszący sprzeciw wykorzystuje długoletnią obecność jego znaków na rynku i dobrą opinię o lodach nimi oznaczanych wśród odbiorców. Uprawniony nie zgodził się również z zarzutem naruszenia praw do firmy wnoszącego sprzeciw w rozumieniu art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p., ponieważ spółka S. powstała później, niż nastąpiło zgłoszenie znaków uprawnionego: "SMYK NORDIS NORDIS" – [...] oraz "SMYK" – [...], których kontynuacją jest znak sporny. Zarzut wnoszącego sprzeciw prowadziłby zatem do zakwestionowania prawa do modyfikacji graficznej zarejestrowanych wcześniej znaków.

W odpowiedzi na to stanowisko w piśmie z dnia [...] czerwca 2007 r. wnoszący sprzeciw stwierdził, że w prawie własności przemysłowej nie ma instytucji "kontynuacji" znaków towarowych, a zmodyfikowany znak towarowy nie czerpie mocy prawnej z wcześniejszych znaków towarowych, zaś uprawniony nie może powoływać się na prawa już nieistniejące. Według wnoszącego sprzeciw znak sporny zawiera elementy, które odróżniają go od wcześniejszych znaków spółki N., a jednocześnie zmierzają do upodobnienia go do znaku "SMYK" o numerze [...]. Stwierdził on również, że towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki, są bardzo podobne oraz, że w znaku spornym pierwszoplanową rolę pełni słowo "SMYK", zaś jego szata graficzna jest mniej istotna. Wnoszący sprzeciw podkreślił, że przesłanką zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest rzeczywiste używanie na rynku przeciwstawionego znaku towarowego, albowiem wystarczy tylko potencjalna możliwość skojarzenia obydwu znaków.

Uprawniony ze spornego znaku w piśmie z dnia [...] sierpnia 2007 r. przyznał, że prawa ochronne na jego znaki zarejestrowane pod numerami [...], [...] oraz [...] stanowią trzy odrębne prawa ochronne, lecz wszystkie one są istotne dla przedmiotowego postępowania, ponieważ stanowią one dowód ciągłości używania przez spółkę N. oznaczenia "SMYK", zawartego we wszystkich tych znakach. W dniu zgłoszenia spornego znaku, czyli [...] maja 2003 r. miała ona prawo do posługiwania się tym oznaczeniem, ponieważ prawa ochronne na znaki [...] oraz [...] wygasły dopiero [...] lipca 2003 r., zaś zgodnie z art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. przez kolejne dwa lata stanowiły one przeszkodę dla udzielenia praw ochronnych na znaki identyczne lub podobne. Uprawniony podkreślił, że w spornym znaku "lody Smyk NORDiS" nazwa "NORDiS" stanowi jeden głównych elementów odróżniających oznaczenia słownego i rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące źródła pochodzenia towarów.

Urząd Patentowy w uzasadnieniu decyzji z dnia [...] lutego 2008 r. stwierdził, iż porównując znaki towarowe : "lody SMYK NORDiS" zarejestrowany pod numerem

[...] i "SMYK" zarejestrowany pod numerem [...], nie podzielił poglądu wnoszącego sprzeciw o podobieństwie samych oznaczeń, które są na tyle zróżnicowane, że nie zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów.

Kolegium porównało znaki w płaszczyźnie fonetycznej, znaczeniowej i wizualnej. Porównując warstwę wizualną znaków Kolegium dokonało oceny biorąc pod uwagę całość oznaczenia, jego ogólny zarys i oprawę graficzną. Kolegium nie podzieliło stanowiska wnoszącego sprzeciw i uznało, że w znaku spornym pierwszoplanowe znaczenie ma bogata szata graficzna, zaś elementy słowne są mniej istotne. Przeciętny odbiorca w pierwszej kolejności z pewnością zwróci uwagę i zapamięta wyróżniającą się grafikę. Składają się na nią: dwa charakterystyczne wizerunki uśmiechniętej twarzy dziecięcej otoczone niebieskim tłem, obok których umieszczone zostały białe lody na patyku. Tło znaku jest w czerwonym kolorze, który jest dominującą barwą całego znaku. Na tym tle występują rozsypane białe kropki. W znaku umieszczone zostały również następujące wielobarwne napisy :"SMYK" i "lody" (dwukrotnie) oraz "NORDiS" (trzykrotnie). Zaś w przeciwstawionym znaku "SMYK" o numerze [...] elementy słowne i szata graficzna mają równorzędne znaczenie. Jego szata graficzna nie jest tak urozmaicona, jak w spornym znaku. Składa się na nią charakterystyczny napis "SMYK", w którym każda litera jest koloru niebieskiego i otoczona została żółtą obwódką. Każda z tych liter umieszczona jest w osobnych kwadratach, które mają cztery różne kolory

Podobieństwo graficzne między porównywanymi znakami polega jedynie na wykorzystaniu słowa "SMYK", lecz samo użycie tego samego słowa, które ma przecież swoje konkretne znaczenie i jest powszechnie używane w codziennym języku nie czyni tych znaków podobnymi w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Podobieństwo znaków jest niewielkie również dlatego, że litery, którymi zapisane są słowa "SMYK", zdecydowanie różnią się od siebie. Różnice te polegają przede wszystkim na odmiennej kolorystyce oraz formie zapisu liter. Litery w znaku spornym są duże i drukowane, zaś w znaku wcześniejszym zapisane są one w sposób bardziej finezyjny. Należy tu podkreślić, że słowo "smyk" jest pieszczotliwym określeniem małego dziecka i jako wyraz o określonym znaczeniu jest powszechnie używane.

Organ nie podzielił zdania wnoszącego sprzeciw, iż trzykrotnie użyte w znaku spornym określenie "NORDiS" ma jedynie charakter informacyjny, albowiem stanowiono fantazyjną nazwę uprawnionej spółki i w sposób znaczący wskazuje na źródło pochodzenia lodów.

Również zarzut podobieństwa kolorystyki znaków UP uznał za nieuzasadniony. Nadto uznał, że w warstwie fonetycznej oba znaki są odczytywane inaczej.

Pomimo wspólnego identycznego słowa "SMYK" znaki nie są podobne. Łączy je bowiem jedynie jedno słowo, które ma swoje konkretne znaczenie. Zdaniem organu, występowanie jednego identycznego słowa w znakach nie wyklucza jednak możliwości udzielenia prawa wyłącznego na tego rodzaju oznaczenie pod warunkiem, że znak taki nie niesie za sobą ewentualności wprowadzenia w błąd potencjalnych odbiorców.

Urząd wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu nie bez znaczenia jest również i fakt, że w dniu zgłoszenia spornego znaku uprawniony posiadał prawo z rejestracji znaków towarowych słowno - graficznych : "SMYK NORDIS NORDIS" o numerze [...] oraz : "SMYK" o numerze [...] zarejestrowanych z pierwszeństwem od [...] lipca 1993 r. również przeznaczonych do oznaczania lodów; znaki te wygasły dopiero w dniu [...] lipca 2003 r., zaś sporny znak został zgłoszony w dniu [...] maja 2003 r. czyli przed ta datą, jest bardzo do nich podobny i korzysta z ich długoletniej obecności na rynku.

Urząd Patentowy udzielając prawa ochronnego na znak towarowy "SMYK" należący do wnoszącego sprzeciw, nie dopatrzył się podobieństwa tego znaku do dwóch w/w znaków uprawnionego zgłoszonych w 1993 r. Podobne stanowisko zajęło Kolegium w przedmiotowej sprawie, ponieważ uznało, że samo użycie jednego identycznego słowa, posiadającego określone znaczenie w znakach tak znacznie rozbudowanych graficznie, nie czyni ich podobnymi w sposób mogący wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Należy się zatem zgodzić ze stanowiskiem uprawnionego, który stwierdził, że gdyby zarzucane w sprzeciwie przez spółkę S. podobieństwo znaków miało miejsce, to należałoby uznać, że prawo ochronne na znak "SMYK" [...] zostało udzielone z naruszeniem praw spółki N. wynikających z wcześniejszych rejestracji.

Urząd stwierdził, iż istnieje nieznaczne podobieństwo pomiędzy towarami, do oznaczania których przeznaczone są znaki. Są one przeznaczone dla tych samych odbiorców i są to towary powszechnego użytku. Mogą być dostępne w tych samych punktach sprzedaży, cukierniach lub sklepach spożywczych. Nie ma to jednak zdaniem Urzędu wpływu na stwierdzenie naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. z uwagi na brak podobieństwa oznaczeń. Zdaniem Urzędu przeciętny odbiorca to taki, który świadomie poszukuje właściwego towaru lub usługi i dokonujący świadomych wyborów pomiędzy markami.

Od powyższej decyzji wniósł skargę wnioskodawca. Domagając się uchylenia w całości decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2008 r. w sprawie [...] o oddaleniu sprzeciwu wobec znaku towarowego "lody SMYK NORDIS" [...],

zaskarżonej decyzji zarzucił:

1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, poprzez niewłaściwe zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p wyrażające się w błędnym przyjęciu, że nie występuje kolizja między znakiem "lody SMYK NORDIS" [...] a znakiem "SMYK" [...], co doprowadziło do wydania błędnej decyzji o oddaleniu sprzeciwu wobec znaku [...];

2. naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 77 § 1, 80 k.p.a., poprzez zaniechanie dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy i rozpatrzenia całego materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, co doprowadziło do wydania błędnej decyzji o oddaleniu przedmiotowego sprzeciwu, a zatem miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Pełnomocnik skarżącej podniósł, iż wydając przedmiotową decyzję Urząd naruszył przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p przez jego niewłaściwe zastosowanie, przyjmując błędnie, że nie występuje podobieństwo pomiędzy znakami "lody SMYK NORDIS" [...] oraz "SMYK" [...] w rozumieniu tego przepisu. Urząd, z naruszeniem art. 7, 77 § 1 oraz 80 k.p.a., nie rozpatrzył całego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, co doprowadziło do niewłaściwego zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i wydania błędniej decyzji.

Zdaniem pełnomocnika skarżącej zostały spełnione w niniejszej sprawie wszystkie przesłanki zastosowania tego przepisu. Znak "lody SMYK NORDIS" [...] został zarejestrowany dla podobnych towarów, jak objęte rejestracją znaku "SMYK" [...], jest podobny do znaku [...], a także zachodzi ryzyko skojarzenia znaku [...]ze znakiem wcześniejszym [...].

W jego ocenie została także spełniona w niniejszej sprawie przesłanka podobieństwa towarów, dla których zarejestrowane zostały sporne znaki. Wyraził pogląd, że określenie "lody spożywcze" zawarte w wykazie towarów znaku [...] mieści się w zakresie określeń "wyroby cukiernicze", czy "słodycze". Cechuje je podobieństwo w zakresie przeznaczenia, sposobu używania, miejsc sprzedaży i odbiorców.

Spełniona została również przesłanka podobieństwa znaków. Konsument kieruje się przy wyborze towaru nie całym znakiem towarowym, którym towar jest oznaczony, lecz jedynie jego przewodnimi elementami. Dlatego też dla oceny podobieństwa spornych znaków decydujące znaczenie mają ich przewodnie elementy. Wypowiadając tę zasadę Urząd nie zastosował jej w niniejszej sprawie. Oceniając sporne znaki pominął elementy przewodnie i przyznał równe znaczenie wszystkim elementom znaków, bez względu na ich rzeczywistą moc odróżniającą. W szczególności pominął Urząd decydujące, przewodnie znaczenie występującego i dominującego w obu przeciwstawionych znakach słowa "SMYK".

Słowo "SMYK" jest niewątpliwe elementem przewodnim w obu znakach, zarówno w warstwie słownej, jak też graficznej. W znaku Skarżącego jest to jedyny element słowny i zarazem graficzny. Natomiast w znaku [...] jest to niewątpliwie element wyróżniający, zarówno z uwagi na swą wielkość w stosunku do pozostałych elementów słownych, charakterystyczne, przykuwające uwagę liternictwo, kolorystykę liter, jak też skojarzenia związane ze znaczeniem tego słowa.

Bezsporne jest podobieństwo elementu przewodniego obu znaków jakim jest wyraz "SMYK". W warstwie słownej, fonetycznej i znaczeniowej element ten w obu znakach jest identyczny. Bardzo podobna jest także warstwa graficzna obu napisów tworzonych przez przedmiotowe słowo. W obu przypadkach podobna jest koncepcja wykonania obu napisów. Litery w tym wyrazie w obu przypadkach nie są pisane w jednej linii lecz na różnej wysokości. Przy tym w obu przypadkach dwie litery napisane są wyżej niż pozostałe. Litery w wyrazie nie są połączone w jeden napis lecz występują miedzy nimi przerwy (każda pisana jest osobno). Identyczna jest kolorystyka liter i tła. W obu przypadkach występują te same cztery kolory: żółty, zielony, czerwony i granatowy.

Wskazał, iż pozostałe elementy słowno-graficznego znaku [...] nie przykuwają uwagi odbiorcy, nie są one elementami wyróżniającymi. Dotyczy to zarówno warstwy słownej, jak też graficznej. Użyte w tym znaku słowo "lody" ma wyłącznie charakter informacyjny i nie posiada żadnej mocy odróżniającej. Słowo "nordis" nie tworzy żadnych skojarzeń znaczeniowych. Posiada jednolitą, nie wyróżniającą pod jakimkolwiek względem grafikę. Ponadto jest bardzo słabo widoczne. Jest napisane około trzykrotnie mniejszą czcionką niż słowo "SMYK". Również element graficzny w postaci twarzy lalki jest mniejszy od grafiki wyrazu "SMYK". Niewątpliwie w znaku Uczestnika zasadniczym dominującym elementem zarówno słownym Jak też graficznym jest wyraz "SMYK".

Pełnomocnik nie zgodził się z twierdzeniem Urzędu o dominującej roli w słowno-graficznym znaku uprawnionego grafiki. Wbrew stanowisku Urzędu, w świetle utrwalonych poglądów doktryny i orzecznictwa przy ocenie znaków słowno -graficznych bierze się pod uwagę przede wszystkim elementy słowne, a nie graficzne. Zauważył, że w niniejszej sprawie kwestia wyboru dominującej warstwy znaku (słownej lub graficznej) nie ma istotnego znaczenia, bowiem w spornych znakach wyraz "SMYK" jest elementem dominującym zarówno w warstwie słownej, jak też graficznej.

Zdaniem pełnomocnika występuje duże podobieństwo między spornymi znakami towarowymi oraz miedzy towarami, dla których znaki te zostały zarejestrowane. Podobieństwo to jest w równym stopniu wysokie w obu w/w płaszczyznach. Gdyby jednakże zaistniały wątpliwości (do czego brak przesłanek), co do stopnia tego podobieństwa w odniesieniu bądź do znaków towarowych, bądź do towarów nimi oznaczonych, to należy mieć na uwadze, iż zgodnie z orzecznictwem europejskim, mniejszy stopień podobieństwa pomiędzy towarami lub usługami może być kompensowany przez większy stopień podobieństwa pomiędzy znakami i na odwrót" (patrz wyrok Sąd I Instancji, Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwin Mayer INC, sprawa C-39/97). Przy zastosowaniu tej zasady stopień podobieństwa zarówno spornych znaków, jak też oznaczonych nimi towarów należy uznać, zdaniem pełnomocnika skarżącego, za wysoki.

Pełnomocnik podniósł, iż wbrew twierdzeniom Urzędu Patentowego, w niniejszej sprawie spełniona jest także przewidziana w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. przesłanka ryzyka skojarzenia znaków. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, niebezpieczeństwo skojarzenia znaków jest konsekwencją podobieństwa znaków i podobieństwa towarów nimi.

Wskazał, iż dla oceny podobieństwa spornych znaków oraz ryzyka wprowadzenia w błąd istotne znaczenie mają także warunki (sposób) używania znaku. Znak uprawnionej został zarejestrowany w formie, która służyć może jako opakowanie, w które zawijane są lody, względnie jako etykieta nakładanej na część frontowa i boki opakowania. Potwierdza to m.in. kierunek umieszczonych w kompozycji znaku napisów "nordis" ( dwa pisane są "od lewej do prawej", trzeci na odwrót i w stosunku do pierwszych dwóch "do góry nogami"), a także wielkość i sposób umieszczenia w znaku grafiki przedstawiającej twarz lalki (górna grafika jest dwukrotnie niniejsza od dolnej oraz "odwrócona" w stosunku do niej o 180 stopni). Jest bezsporne, że w procesie zwykłego używania znaku [...] będą używane tylko fragmenty tego znaku, a mianowicie część centralna składająca się głównie z wyrazu "SMYK". Sądząc po wyglądzie znaku [...], na frontowej stronie opakowania znajdzie się część grafiki przedstawiającej twarz lalki oraz wyeksponowany napis "SMYK". Na bocznych, mniej widocznych częściach opakowania znajdą się zapewne: na jednej - pomniejszony wizerunek twarzy lalki oraz wyraz "nordis", na drugiej - drugi napis "nordis". Zatem, podczas zwykłego używania znaku [...] słowo "SMYK", umieszczone na tle niewielkiej ilości innych nie wyróżniających elementów znaku, z jeszcze większa siła będzie oddziaływało na konsumenta jako główny element odróżniający tego znaku.

Bez znaczenia w niniejszej sprawie pozostaje natomiast okoliczność, iż firma N. była uprawniona do słowno-graficznych znaków towarowych "SMYK NORDIS

NORDIS" [...] oraz "SMYK" [...], zarejestrowanych dla lodów w dniu zgłoszenia przeciwstawianych znaków towarowych do ochrony. Fakt, iż Urząd Patentowy dokonując rejestracji tych znaków mógł "przeoczyć" wówczas podobieństwo znaku Wnioskodawcy do znaków spółki N. nie może rzutować na

toczące się obecnie postępowanie. Ponadto, podobieństwo znaków [...] i [...] do znaku [...] nie było tak znaczne jak podobieństwo znaku [...]

do znaku [...].

Jednoznaczne nawiązanie (podobieństwo) znaku Uczestnika do znaku Skarżącego czyni uzasadnionym twierdzenie o zamiarze przechwycenia przez uczestnika nośnego oznaczenia "SMYK", a przynamniej do skorzystania z jego renomy słowa "nordis" tożsamego z jego [...]. Należy bowiem zauważyć, że uczestnik posiada szereg rejestracji znaków składających się ze słowa "nordis" przeznaczonych do oznaczania "lodów spożywczych", a mianowicie [...], [...], [...], [...], [...]. Umieszczenie słowa "nordis" obok słowa "SMYK" w znaku towarowym [...] nie oznacza zatem przypisania temu słowu funkcji znaku towarowego służącego do oznaczania "lodów spożywczych", gdyż znaków towarowych "nordis" służących temu celowi Uczestnik posiada już wiele. Użycie tego słowa, w powiązaniu z nazwa "SMYK" stanowi natomiast potwierdzenie zamiaru Uczestnika stworzenia wśród odbiorców wyraźnych skojarzeń miedzy nazwa jego spółki, a chwytliwym znakiem "SMYK", a w konsekwencji - zamiaru przechwycenia tego znaku Skarżącego.

Pełnomocnik skarżącego wskazując na naruszenie przez Urząd Patentowy art. 7, 77, 80 k.p.a. podkreślił, iż zgodnie z art. 256 ust. 1 p.w.p. do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis art. 7 k.p.a. nakłada na Urząd Patentowy obowiązek dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego każdej rozpatrywanej sprawy. Z art. 77 § 1 oraz 80 k.p.a. wynika natomiast obowiązek wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W toku postępowania w niniejszej sprawie Urząd Patentowy rażąco naruszył przywołane przepisy k.p.a., w szczególności pominął szereg istotnych dla sprawy dowodów zawartych w piśmie Wnioskodawcy z dnia [...] lutego 2008 r. Należy podkreślić wagę tych dowodów, które jednoznacznie wskazują na podobieństwo towarów w przeciwstawianych znakach i samych znaków. Pominięcie tych dowodów, wbrew dyspozycji powołanych przepisów k.p.a. doprowadziło do przyjęcia dowolnego stanu faktycznego sprawy, jego błędnej oceny, a następnie - błędnego zastosowania odnośnych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej, w tym zwłaszcza przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

W odpowiedzi na skargę Urząd wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga S. sp. z o.o. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2008 r. o oddaleniu sprzeciwu wobec znaku towarowego "lody SMYK NORDIS" [...].

Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na skutek sprzeciwu uznanego przez uprawnionego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy za bezzasadny. Zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego w ciągu sześciu miesięcy od opublikowania w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o udzieleniu prawa. W świetle wyżej cytowanego przepisu sprzeciw jest powszechnym środkiem prawnym służącym każdej osobie, która nie musi wykazywać interesu prawnego we wszczęciu tego postępowania. Natomiast zgodnie z art. 246 ust. 2 powyższej ustawy podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie prawa ochronnego.

Urząd Patentowy przy rozpoznawaniu sprawy kierował się przesłankami zawartymi w art.132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który to artykuł stanowił materialnoprawną podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Generalnie przepis ten ma na celu ochronę obrotu gospodarczego (w tym interesów uprawnionych przedsiębiorców) przed możliwością wywołania błędu co do pochodzenia towaru.

Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki:

• rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

• podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

• podobieństwo znaków musi być kwalifikowane - to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia między znakami.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W doktrynie prawa definiuje się, że "niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak, a ponadto, iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń." (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych" komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

Innymi słowy, niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa.

W rozpoznawanej sprawie jej istota sprowadza się do zagadnienia oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, w szczególności ryzyka skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem wcześniejszym.

Punktem wyjścia przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd jest ocena, czy przeciwstawione znaki są identyczne lub podobne i czy odnoszą się do towarów identycznych lub podobnych. Problem podobieństwa towarów stanowi kwestię wstępną rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń, albowiem dopiero stwierdzenie podobieństwa towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę takie kryteria jak rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki ich zbytu, a więc szeroko rozumiany związek techniczny i ekonomiczny pomiędzy porównywanymi towarami.

Na gruncie niniejszej sprawy należy mieć na uwadze okoliczność, iż rozpatrywany znak [...] został przeznaczony do oznaczania lodów spożywczych w klasie 30, natomiast przeciwstawiony znak [...] – dla wyrobów cukierniczych i słodyczy w tej samej klasie.

Zdaniem sądu, sama przynależność towarów do tej samej klasy nie przesądza o podobieństwie towarów. Jednak lody spożywcze stanowią towar "tego samego rodzaju", co słodycze, gdyż analiza znaczeniowa prowadzi do logicznego wniosku, że zakres pojęcia "lody spożywcze" co do zasady mieści się w zakresie pojęcia "słodycze". Z uwagi na powyższe Sąd stwierdził jednorodzajowość towarów oznaczanych porównywanymi znakami.

Należy zwrócić uwagę, iż Urząd Patentowy przyznał fakt "niewielkiego i dość dyskusyjnego" podobieństwa między porównywanymi towarami.

Wskazał, iż towary te są powszechnie używane i są przeznaczone dla tych samych odbiorców. Mogą być dostępne w tych samych punktach sprzedaży, przede wszystkim w cukierniach lub w sklepach spożywczych (str. [...] zaskarżonej decyzji).

W doktrynie przyjmuje się, że badając podobieństwo oznaczeń, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcy, dla którego decydujące znaczenie mają zbiorcze elementy porównywanych oznaczeń. Należy bowiem pamiętać, że odbiorca kieruje się przy wyborze towaru jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem drobnych rozbieżności (por. M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 28/1982). Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Oznaczenia należy porównywać w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. W przypadku znaków kombinowanych konieczne jest rozważenie podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń, ale elementy słowne mają decydujące znaczenie (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 1997 r.). W orzeczeniu z dnia 1 lutego 2001 r. (sygn. akt I CKN 1128/98, OSNC 2001/9/136) Sąd Najwyższy podkreślił, że w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych części słownej takich znaków przypisać należy znaczenie dominujące. W warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju usługi i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców, względnie potencjalnych odbiorców. Znaki towarowe porównuje się całościowo, ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dystynktywnym i dominującym (por. wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II

Według ugruntowanego stanowiska doktryny prawa "imitacja części słownej znaku słowno-obrazowego przy zmianie części obrazowej w zasadzie wystarcza do przyjęcia, że podobieństwo znaków występuje" (Marian Kępiński, "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych", ZNUJ 28/1982). Natomiast zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2003 r., sygn. akt IV CKN 22/01: "w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych, części słownej przypisuje się znaczenie dominujące, bowiem decyduje ona o łatwości postrzegania oraz przyswajania przez odbiorców. Warstwa słowna odgrywa też decydującą rolę w reklamie towaru ".

Reasumując, zdaniem Sądu, w niniejszej sprawie zachodzi tzw. względna przeszkoda udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przeszkoda ta polega na stwierdzeniu podobieństwa znaku słowno-graficznego "lody SMYK NORDIS" [...] do znaku słowno-graficznego "SMYK" nr [...] w sposób mogący wprowadzić odbiorcę w błąd co do pochodzenia towarów poprzez istnienie ryzyka skojarzenia między znakami, przy czym oznaczone towary zostały uznane za jednorodzajowe.

Jednorodzajowość towarów wynika z ich charakteru i analizy znaczeniowej pojęć "lody" (pojęcie węższe) i "słodycze" (pojęcie szersze).

Podobieństwo kwalifikowane oznaczeń wynika z uznania dominującego charakteru elementu słownego "SMYK", którego w przypadku niniejszej sprawy nie równoważy bogata grafika stosowana w spornym znaku.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż identyczny w przypadku obu znaków sam element słowny: "SMYK" jest obdarzony podobną grafiką, na którą składa się kształt liter, kolorystyka oraz ich kompozycja (nierówne "rozrzucenie" na płaszczyźnie), co tym bardziej potęguje możliwość konfuzji, czyli omyłki ze strony konsumenta co do pochodzenia towarów.

Nie ma natomiast istotnego znaczenia w ocenie Sądu fakt, iż elementem grafiki znaku przeciwstawionego jest inny element słowny: "NORDIS", z uwagi na brak jego odróżniającego charakteru w porównaniu do wyrazu "SMYK". W przeciwieństwie do słowa "SMYK" wyraz ten jest pozbawiony jakiegokolwiek znaczenia w języku polskim. W tej sytuacji uwaga konsumenta koncentruje się na nośnym – i zaakcentowanym graficznie w omawianym znaku – elemencie słownym "SMYK".

Sąd uznał ponadto, iż nie ma w niniejszej sprawie znaczenia okoliczność, iż firma N. była uprawniona do słowno – graficznych znaków "SMYK NORDIS NORDIS" – [...] oraz "SMYK" [...] zarejestrowanych dla lodów w dniu zgłoszenia przeciwstawnych znaków towarowych do ochrony. Fakt, iż UP dokonując rejestracji tych znaków nie wziął pod uwagę podobieństwa znaku skarżącego do znaku spółki N., nie może rzutować na ocenę podobieństwa znaków w niniejszym postępowaniu.

Z tych względów Sąd doszedł do przekonania, iż zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną interpretację, której konsekwencją było przyjęcie, iż nie występuje kolizja między porównywanymi znakami.

Mając powyższe na uwadze Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł, jak w sentencji orzeczenia. Rozstrzygnięcie w kwestii wykonalności zostało wydane w oparciu o art. 152 p.p.s.a. zaś o zwrocie kosztów postępowania w oparciu o art. 200 p.p.s.a.