Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant ref. staż. Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Wnioskiem z dnia [...] czerwca 2008 r. D. Spółka z o.o. w W. wystąpiła o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – słowny "TCHERGA – ŻYJ KOLOROWO". Znak ten został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 33 – napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Decyzją z dnia [...] września 2009 r. Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) (dalej p.w.p.) odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że po przeprowadzeniu badań stwierdził, iż zgłoszony znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej do zarejestrowanego pod numerem [...] znaku towarowego TCHERGA z pierwszeństwem od dnia 17 lutego 2004 r., na rzecz D. "B.", Bułgaria przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w kl. 33 i 35, w tym w kl. 33:, alcoholic beverages (except beers) /napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)/.

W ocenie Urzędu Patentowego RP kwestią bezsporną jest identyczność towarów, do oznaczania których mają służyć porównywane znaki - napoje bezalkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Zdaniem organu nie ulega także wątpliwości, że zgłoszony znak towarowy słowny TCHERGA - ŻYJ KOLOROWO ([...]) i słow.-graf. TCHERGA ([...]) są do siebie podobne - zawierają bowiem one to samo, charakterystyczne wyrażenie TCHERGA. W przypadku zgłoszonego oznaczenia jest on dodatkowo rozwinięty o zwrot "żyj kolorowo", który jednak przez konsumentów postrzegany będzie jako rozwinięcie lub inną wersję przeciwstawionego znaku.

Organ wskazał, że dla kupującego decydujące znaczenie mają zbieżne elementy znaków, co związane jest z faktem, iż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, które go interesuje - przy wyborze kieruje się on tylko pewnymi charakterystycznymi elementami znaków z pominięciem mniej istotnych różnic. W przedmiotowej sprawie będzie to wyraz TCHERGA, który dla odbiorcy będzie "marką'' oznaczającą produkty pochodzące od konkretnego producenta.

Ostatecznie organ podkreślił, iż wykorzystanie zarejestrowanych na rzecz innych podmiotów znaków towarowych w swoim oznaczeniu może wprowadzić odbiorców w błąd, charakteryzujący się utożsamianiem podobnych znaków jako wywodzących się i oznaczających towary lub usługi od jednego i tego samego przedsiębiorcy, co stałoby w sprzeczności z ideą znaku towarowego jaką jest rozróżnianie towarów lub usług poszczególnych przedsiębiorców.

D. z o.o. w W. nie zgadzając się z tą decyzją wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podnosiła, iż nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, ponieważ D. Sp. z o.o. jest spółką zależną kapitałowo od uprawnionego z rejestracji znaku [...], B. posiada co najmniej 90% udziałów w spółce D. Sp. z o.o., a więc jest podmiotem dominującym w stosunku do zgłaszającego i tworzy z nim jednorodną grupę kapitałową. Ponadto D. Sp. z o.o. i B. z siedzibą w Bułgarii pozostają w nierozerwalnych kontaktach handlowych i w interesie obydwu podmiotów leży uzyskanie przez D. Sp. z o.o. prawa ochronnego na znak towarowy "TCHERGA - ŻYJ KOLOROWO", czego dowodem jest List Zgody B.. Podpisujący list zgody N. G. D. jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji B., co wynika z zaświadczenia S. Sądu Grodzkiego. Te same dowody zostały przedstawione w postępowaniu zgłoszeniowym znaku TCHERGA-CRAZY FOR COLOUR (znaku również zawierający słowny element wyróżniający TCHERGA oraz niemal identyczny znaczeniowo w pozostałej części), na który Urząd udzielił prawa ochronnego decyzją z dn. [...] listopada 2007 r. ([...]).

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r. Urząd Patentowy RP utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy RP podniósł, iż w przedmiotowej sprawie bezsporna jest identyczność towarów zawartych w wykazach przeciwstawionych znaków.

Wskazał też, iż skarżąca nie kwestionuje ustaleń organu w zakresie podobieństwa oznaczeń. Urząd Patentowy RP podtrzymał swoje wnioski w tym zakresie podnosząc, iż zgłoszony znak towarowy nr [...] inkorporuje w całości jedyny element słowny zawarty w znaku wcześniejszym nr [...]. Zgłoszony znak nr [...] jest znakiem słownym składającym się z elementu fantazyjnego TCHERGA oraz dodanego do niego hasła reklamowego – ŻYJ KOLOROWO. Tego rodzaju hasła reklamowe mają bardzo słabą zdolność odróżniającą i zazwyczaj brakuje im dostatecznych znamion odróżniających, by mogły pełnić konstytutywną dla znaku towarowego funkcję - wskazywać źródło komercyjnego pochodzenia towaru. Z tego powodu organ stwierdził, iż w oznaczeniu nr [...] to fantazyjne słowo TCHERGA nadaje znakowi cech dystynktywnych i będzie postrzegane przez konsumentów, jako wskazujące na pochodzenie komercyjne towaru.

Organ podnosił, że w przypadku znaków towarowych słowno-graficznych odbiorcy przyzwyczajeni są zwracać większą uwagę na element słowny zawartym w znaku, z uwagi na powszechność stosowania elementów graficznych w obrocie handlowym celem poprawienia estetyki oznaczeń i jako ornamentacji. W zarejestrowanym znaku nr [...] żółty napis TCHERGA (z dodaną gwiazdką) jest dobrze widoczny na tle czarnego paska, zestawionego z szeregiem poziomych pasów o różnych kolorach, które wypełniają pole kwadratu. Zdaniem organu tego rodzaju grafika w żaden sposób nie eliminuje podobieństwa ze znakiem nr [...], opartego na identyczności dystynktywnych elementów słownych TCHERGA. Tego rodzaju zbieżność w warstwie słownej przesądza o podobieństwie znaków w warstwie fonetycznej (ten sam element słowny, występujący w warstwie słownej jako pierwszy w znaku [...] i jako jedyny w znaku nr [...]); konsumenci często ograniczają się do wypowiadania jedynie dystynktywnych elementów znaków - w tym przypadku slogan "żyj kolorowo" może być pomijany. Także w warstwie wizualnej na pierwszy plan wybijają się dystynktywne oznaczenia TCHERGA, a nie akcesoryjne hasło reklamowe ([...]), czy też kolorowe paski o walorach ornamentacyjnych ([...]). W niedoskonałym obrazie znaku, jaki powstaje w świadomości konsumenta, przy identyfikacji komercyjnego źródła, celem ponownego zakupu towaru (lub jego uniknięcia), kardynalne znaczenie będzie miał oryginalny element słowny TCHERGA. Zważywszy na tego rodzaju duże podobieństwo oznaczeń i identyczność towarów zawartych w wykazach, Urząd Patentowy RP stwierdził, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła komercyjnego pochodzenia towarów.

Odnosząc się do argumentów podniesionych przez skarżącą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczących powiązań kapitałowych ze spółką, która jest właścicielem przeciwstawionego znaku, a także przedstawionego przez skarżącą "Listu zgody". Urząd Patentowy podniósł, że skarżąca jest odrębnym podmiotem prawa niż uprawniony do wcześniejszych znaków.

Organ wskazywał, że wszelkie powiązania pomiędzy przedsiębiorcami, które czyniłyby zasadnym korzystanie przez D. Sp. z o.o. ze znaku TCHERGA-ŻYJ KOLOROWO, mogą być jedynie podstawą do udzielenia licencji na używanie znaków wcześniejszego uprawnionego, ustanowienia wspólnego prawa ochronnego lub jeśli jest to wolą stron, zbycia tychże oznaczeń na rzecz jednego podmiotu. Powiązania nie mogą być natomiast podstawą do udzielania praw ochronnych na bardzo podobne oznaczenia na rzecz różnych przedsiębiorców. Instytucja listów zgody w stosunku do znaków pozostających w mocy nie została przez ustawodawcę przewidziana w prawie polskim. Pierwsza Dyrektywa Rady JS9/104/EWG w art. 4. ust 5 pozostawia krajom członkowskim swobodę w zakresie wprowadzenia do krajowych porządków prawnych tej instytucji i do określenia okoliczności uzasadniających zastosowanie listów zgody. Nasz ustawodawca z takiej możliwość skorzystał tylko w ograniczonym zakresie. W ustawie Prawo własności przemysłowej listy zgody przewidziane są w przepisie art. 133 P.w.p.

Organ podkreślił, że ustawodawca nie przewidział podobnej instytucji odnoszącej się do znaków pozostających w mocy. Dla poparcia swej argumentacji organ powołał orzecznictwo NSA. Ponadto wskazał, że Listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd, co do pochodzenia towarów. Okoliczność ta musi być więc brana pod uwagę w trakcie badania oznaczeń. Znak ma bowiem odróżniać jednego przedsiębiorcę od drugiego - przedsiębiorcę w rozumieniu art. 3 P.w.p. Grupa kapitałowa to natomiast zrzeszenie wielu przedsiębiorców w różny sposób ze sobą powiązanych. Jeżeli faktycznie towary wprowadzane na rynek przez taką grupę są tożsame i nie wywołują u odbiorców błędu, to w przepisie art. 122 P.w.p. przewidziana jest dla takich sytuacji instytucja wspólnego prawa ochronnego.

Organ podkreślał, że nie można natomiast z góry przyjąć, że oznaczenia pochodzące od przedsiębiorców powiązanych organizacyjnie i finansowo nie wprowadzają w błąd odbiorców. Wprowadzenie w błąd w takiej sytuacji będzie bowiem występowało zawsze.

Organ wskazywał, iż prawda, jeżeli towary dystrybuowane przez spółkę matkę i córkę są tożsame, to będzie to obojętne z punktu widzenia odbiorcy. Samego wprowadzenia w błąd to jednak nie eliminuje. Jeżeli bowiem do tej pory znaki rejestrowane były na rzecz spółki dominującej i nagle pojawią się na rynku znaki podobne zarejestrowane na rzecz spółki zależnej, to z pewnością odbiorca przypisze je spółce pierwotnie uprawnionej. Choć w takiej sytuacji ani interesy przedsiębiorców, ani odbiorców nie są naruszone – to jednak samo wprowadzenie w błąd, co do pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorcy będzie miało miejsce.

Urząd Patentowy RP stanął na stanowisku, iż w trakcie postępowania zgłoszeniowego nie jest możliwe, aby badał politykę wielkich koncernów pod kątem ustalania tożsamości oferowanych przez poszczególne spółki towarów. Dlatego też, jeżeli kilka podmiotów odrębnych prawnie chce używać podobnego znaku muszą one, zgodnie z naszą ustawą, skorzystać z instytucji wspólnego prawa ochronnego lub licencji. Traktowanie pochodzenia znaków od przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie i finansowo jako gwarancji braku wprowadzania odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów, nie jest uzasadnione prawnie.

Urząd odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że w podobnym stanie faktycznym inne oznaczenie uzyskało prawo ochronne, wskazał, iż nie jest to przesłanką do automatycznego, pozytywnego rozstrzygania we wszystkich następnych sprawach wyłącznie w oparciu o precedens.

Organ podkreślił, że wynikająca z Konstytucji zasada równego traktowania winna być postrzegana w szerokim kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem zasady praworządności.

Organ powołał poglądy Trybunału Sprawiedliwości UE, który stanął na stanowisku, że zasada praworządności ma pierwszeństwo przed zasadą równości.

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP wywiodła D. Spółka z o.o. w W. (skarżąca) żądając uchylenia zaskarżonych decyzji oraz decyzji utrzymanej nią w mocy, a także zasądzenia na jej rzecz kosztów postępowania.

Zarzuty skargi obejmowały:

1. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp poprzez błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, o którym mowa w przedmiotowym przepisie zachodzi również w sytuacji, w której dwa znaki podobne zarejestrowane są na rzecz spółek powiązanych ze sobą w ten sposób, że uprawniony ze znaku wcześniejszego sprawuje kontrolę nad zgłaszającym znak późniejszy

2. naruszeniu art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp poprzez jego błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że błąd, o którym mowa w tym przepisie należy rozumieć jako błąd odnośnie pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy, a nie jako błąd co do pozostawania wszystkich produktów oznaczonych takim samym lub podobnym znakiem towarowym pod kontrolą tego samego podmiotu

3. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp poprzez jego niewłaściwe zastosowanie będące skutkiem błędnej interpretacji przedmiotowego przepisu

4. naruszenie art. 8 kpa polegające na nieusprawiedliwionej zmianie stosowanej przez Urząd Patentowy RP interpretacji przepisu art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp

5. naruszenie art. 107 kpa poprzez brak uzasadnienia przyczyn zmiany orzecznictwa Urzędu Patentowego RP

Skarżąca z ostrożności procesowej zarzuciła też błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że ryzyko konfuzji występuje.

W obszernym uzasadnieniu skargi skarżąca rozbudowując przytoczone zarzuty m.in. podnosiła, że źródło pochodzenia należy ujmować w znaczeniu szerokim (komercyjnym), a jego wskazanie rozumieć w istocie jako zapewnienie, że towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia, a więc pochodzą od uprawnionego do nakładania znaku i wprowadzania oznakowanego towaru do obrotu, bez względu na tytuł do takiego działania.

Odróżniająca funkcja znaku towarowego przejawia się w zagwarantowaniu odbiorcom, że produkty danym bądź podobnym znakiem towarowym oznaczone charakteryzują się tożsamymi właściwościami (wyróżniającymi je na rynku) i pozostają pod kontrolą podmiotu uprawnionego do nakładania znaku.

Skarżąca wywodziła, że dany znak towarowy w ramach realizacji swojej podstawowej funkcji, ma za zadania zagwarantować odbiorcom, że wszystkie produkty nim oznaczone pozostają pod kontrolą uprawnionego (realizowaną w dowolny sposób). Przedmiotowa funkcja chroniona jest w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp.

Zdaniem skarżącej dopiero brak kontroli uprawnionego ze znaku wcześniejszego nad sposobem wykorzystywania znaku późniejszego podobnego sprawi, że twierdzenie o istnieniu ryzyka konfuzji po stronie odbiorców będzie zasadne. W ocenie skarżącej istnienie elementu zależności bądź powiązań innego rodzaju między dwoma podmiotami winno być oceniane z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Bez wątpienia zaś stosunek ten istnieje w sytuacji, w której uprawniony ze znaku wcześniejszego posiada 99 % udziałów w kapitale zakładowym zgłaszającego znak późniejszy.

Skarżąca podnosiła też, że Urząd Patentowy RP w sposób zbyt daleko idący relatywizuje abstrakcyjną ocenę występowania ryzyka konfuzji do ustaleń natury faktycznej. Zauważyła, iż w rzeczywistości Urząd Patentowy RP nigdy nie ma pewności, że wszystkie towary oznaczone tym samym zarejestrowanym znakiem towarowym charakteryzują się takimi samymi właściwościami, pozostaje to bowiem w całości w gestii uprawnionego z danego prawa, któremu oczywiście winno zależeć na tym, by stosowany przez niego znak spełniał swoją podstawową funkcję.

Skarżąca podkreślała, iż analogicznie w niniejszej sprawie, założyć należy, iż w interesie uprawnionej ze znaku wcześniejszego jest to, by towary oznaczone tym znakiem jak i znakami podobnymi były porównywalnej jakości. Stosunek dominacji nad skarżącą w pełni gwarantuje spółce matce możliwość zapewnienia, że funkcje wskazywania na pochodzenie jest poprawnie realizowana przez oba porównywane znaki towarowe.

Wskazując na powyższe skarżąca wywodziła, że w przedmiotowej sprawie nie występuje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, co do handlowego pochodzenia produktów oznaczonych spornym znakiem.

Zdaniem skarżącej przyjęcie przez Urząd Patentowy RP, że owo niebezpieczeństwo występuje jest wynikiem błędnej interpretacji przepisu art. 132 ust. 2 pkt. 2 pwp polegającej na uznaniu, że ryzyko konfuzji, o którym mowa w przedmiotowym przepisie, zachodzi również w sytuacji, w której dwa znaki podobne zarejestrowane są na rzecz spółek powiązanych ze sobą w ten sposób, że uprawniony ze znaku wcześniejszego sprawuje kontrolę nad zgłaszającym znak późniejszy, a także na uznaniu, że błąd, o którym mowa w tym przepisie należy rozumieć jako błąd odnośnie pochodzenie od konkretnego przedsiębiorcy, a nie jako błąd co do pozostawania wszystkich produktów oznaczonych takim samym lub podobnym znakiem towarowym pod kontrolą tego samego podmiotu.

Skarżąca podnosiła też, że nie ma żadnych ograniczeń w obrocie prawem ochronnym na znak towarowy, z czego wywodziła, że nie jest też zasadna odmowa udzielenia prawa ochronnego na rzecz spółki powiązanej kapitałowo ze spółką, której służy prawo wcześniejsze.

Skarżąca wskazywała też, że Urząd Patentowy RP nie ma kompetencji, by uniemożliwić spółce matce zarejestrowanie znaku towarowego na swoją rzecz i następcze przeniesienie uzyskanego prawa na spółkę zależną, odmowa więc udzielenia prawa bezpośrednio na rzecz spółki zależnej, przy wykazaniu stosunku zależności i dodatkowego złożenia listu zgody, stanowi jedynie utrudnienie dla przedsiębiorcy nie znajdujące uzasadnienia w celu jakiemu ma służyć.

Ostatecznie skarżąca wywodziła, że brak jest przeszkód do udzielenia jej przedmiotowego prawa ochronnego, bowiem nie spowoduje to po stronie konsumentów niebezpieczeństwa wprowadzenia ich w błąd odnośnie komercyjnego pochodzenia towarów tym znakiem oznaczonych, bowiem wyroby te, ich wytwarzanie i dystrybucja, podlega takiej samej kontroli jak produkcja i wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych oznaczonych znakiem towarowym słownym TCHERGA.

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 8 k.p.a. skarżąca podnosiła, że de facto, Urząd Patentowy RP w żaden sposób nie uzasadnił zmiany stosowanej przez siebie linii orzeczniczej, wobec czego zaskarżona decyzja narusza też art. 107 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej podtrzymując argumentację wyrażoną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 8 i 107 kpa, w szczególności nieuzasadnioną zmianę praktyki postępowania, Urząd zauważył, iż uzasadnienie decyzji z dnia [...] maja 2010 r. było wystarczające, bowiem wskazano relewantny dla zmiany praktyki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. o sygn. II GSK 279/07.

Decyzja udzielenia prawa ochronnego na poprzednio zgłoszony przez skarżącego znak towarowy nr [...], gdzie został przedstawiony list zgody, została wydana w dniu [...] listopada 2007 r., zanim NSA wydał przedmiotowe orzeczenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej p.p.s.a. - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Stosownie do art. 145 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględnia skargę tylko wówczas, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy (1a), naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (1b), inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy (1c), a także wówczas, gdy stwierdza nieważność decyzji (postanowienia) z przyczyn określanych w art. 156 k.p.a. lub w innych przepisach bądź z tych przyczyn stwierdza wydanie decyzji (postanowienia) z naruszeniem prawa.

Podkreślenia wymaga również, iż stosownie do powołanych wyżej przepisów Sąd nie bada zaskarżonej decyzji pod względem jej celowości czy słuszności.

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, iż nie zasługuje ona na uwzględnienie, bowiem zaskarżona decyzja i decyzja utrzymana nią w mocy nie naruszają prawa w sposób uzasadniający ich uchylenie.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, mającego zastosowanie w niniejszej sprawie z uwagi na datę zgłoszenia spornego znaku, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy, należycie ocenił zgromadzony materiał dowodowy, dokonał jego analizy i odmówił rejestracji spornego znaku towarowego. Stwierdzone i opisane w dalszej części motywów mankamenty uzasadnienia zakwestionowanej decyzji nie mają istotnego wpływu na wynik sprawy a zatem nie mogą prowadzić do uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W świetle przytoczonego wyżej art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.

Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. (w:) wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial v. OHIM, Rec. s. I-9573, pkt 51).

W przedmiotowej sprawie towary do oznaczania, których zostały przeznaczone przeciwstawione znaki są tożsame. Są to towary w klasie 33 - napoje alkoholowe, z wyjątkiem piwa.

Urząd Patentowy RP dokonał też prawidłowej oceny w zakresie podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń. Zgłoszony znak towarowy nr [...] inkorporuje w całości jedyny element słowny zawarty w znaku wcześniejszym nr [...]. Zgłoszony znak jest znakiem słownym składającym się z elementu fantazyjnego TCHERGA i hasła ŻYJ KOLOROWO.

Będący częścią przedmiotowego znaku zwrot ŻYJ KOLOROWO ma bardzo małą zdolność odróżniającą, brakuje mu bowiem dostatecznych znamion odróżniających, by mógł pełnić konstytutywną dla znaku towarowego funkcję tj. wskazywać źródło pochodzenia towaru. Jest on popularnym zwrotem języka potocznego. Dlatego zasadnie przyjął organ, iż to fantazyjne słowo TCHERGA nadaje znakowi cech dystynktywnych i będzie postrzegane przez konsumentów, jako wskazujące na pochodzenie komercyjne towaru.

Z kolei w zarejestrowanym znaku nr [...] żółty napis TCHERGA (z dodaną gwiazdką) jest dobrze widoczny na tle czarnego paska, zestawionego z szeregiem poziomych pasów o różnych kolorach, które wypełniają pole kwadratu.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, że tego rodzaju grafika w żaden sposób nie eliminuje podobieństwa ze znakiem nr [...], opartego na identyczności dystynktywnych elementów słownych TCHERGA. Tego rodzaju zbieżność w warstwie słownej przesądza o podobieństwie znaków w warstwie fonetycznej (ten sam element słowny, występujący w warstwie słownej jako pierwszy w znaku [...] i jako jedyny w znaku nr [...]). Także w warstwie wizualnej na pierwszy plan wybijają się dystynktywne oznaczenia TCHERGA, a nie akcesoryjne hasło ([...]), czy też kolorowe paski o walorach ornamentacyjnych ([...]).

Wobec powyższego prawidłowo przyjętego przez organ dużego podobieństwa oznaczeń oraz identyczności towarów do oznaczania których zostały przeznaczone przeciwstawione znaki Urząd Patentowy RP prawidłowo stwierdził istnienie ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, co do źródła komercyjnego pochodzenia towarów.

W tym miejscu wskazać należy, iż zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji stwierdzenie, iż "znak ma odróżniać jednego przedsiębiorcę od drugiego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 p.w.p." nie jest prawidłowe, na co zwracała uwagę pełnomocnik skarżącej.

Funkcję znaku towarowego zgodnie z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 p.w.p. jest odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Jednak uchybienie to w ocenie Sądu nie powoduje konieczności uchylenia zaskarżonej decyzji. Organ w sposób oczywiście nieprawidłowy posłużył się zapewne skrótem myślowym. Jednak to jedno nieprawidłowe stwierdzenie nie dyskwalifikuje całej, co do zasady prawidłowej decyzji. Sposób rozumowania organu jest bowiem prawidłowy i w kontekście całości uzasadnienia nie budzi wątpliwości Sądu, iż organ oceniał ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów od danego przedsiębiorcy.

Utrzymując w mocy decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego Urząd Patentowy oparł swoje rozstrzygnięcie na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W ocenie Sądu decyzja ta jest zgodna z prawem.

Ustawa prawo własności przemysłowej zalicza do względnych przeszkód w udzieleniu praw ochronnych do znaku towarowego, a zatem takich które mogą być podstawą odmowy udzielenia praw wyłącznych, przypadki kolizji późniejszego znaku ze znakami, co do których istnieją prawa wcześniejsze, tzw. znaki wcześniejsze.

Urząd Patentowy RP zobowiązany jest do uwzględnienia powołanych w art. 132 ust. 2 p.w.p. względnych przeszkód udzielania praw ochronnych z urzędu, niezależnie od stanowiska uprawnionego ze znaku wcześniejszego.

W ustawie Prawo własności przemysłowej brak jest przepisu dotyczącego wpływu zgody uprawnionego z wcześniejszego prawa na rejestrację znaku zgłoszonego później.

Oznacza to tym samym, że w prawie polskim udzielenie zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego na rejestrację późniejszego znaku towarowego jest pozbawione skuteczności prawnej w tym sensie, że nie wiąże Urzędu Patentowego RP. Tego rodzaju zgoda nie obliguje bowiem Urzędu Patentowego RP do przyznania prawa ochronnego na znak późniejszy. Urząd Patentowy RP samodzielnie i we własnym zakresie podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy późniejszy, kierując się w analizowanym zakresie regulacjami przepisu art. 132 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Oznacza to również, iż pomimo wyrażenia zgody przez uprawnionego ze znaku wcześniejszego na rejestrację znaku późniejszego, Urząd Patentowy RP może odmówić tej rejestracji.

W tym sensie na gruncie obowiązującego prawa polskiego listy zgody, których przedmiotem jest wyrażenie zgody przez właściciela znaku wcześniejszego na rejestrację znaku późniejszego, nie mają wpływu na wynik postępowania przed Urzędem Patentowym RP o udzielenie prawa ochronnego do znaku późniejszego. Przyznanie im mocy wiążącej wymagałoby zmiany ustawy Prawo własności przemysłowej.

W tej sprawie skarżąca podnosiła, że jedynym udziałowcem spółki D. jest bułgarska firma B., która jest uprawniona z przeciwstawionego znaku. Ponadto wskazała, że firmy te nie konkurują ze sobą, nie mają sprzecznych interesów, zaś B. jest podmiotem dominującym w stosunku do skarżącej co sprawia, że zarówno sama spółka jak i prawo do przedmiotowego znaku pozostają pod kontrolą podmiotu z wcześniejszym pierwszeństwem.

W ocenie skarżącej sprawia to, że nie są spełnione przesłanki celowościowe leżące u podstaw regulacji zawartej w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zdaniem skarżącej istnienie więzów kapitałowych, prawnych i gospodarczych pomiędzy skarżącą a B., a także przedstawiony list zgody uzasadniał przyznanie prawa z rejestracji spornego znaku.

W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów nie budzi wątpliwości, zasadnie również przyjęto istnienie.

W ocenie Sądu prawidłowe jest stanowisko organu, iż listy zgody na gruncie p.w.p. nie zostały przewidziane przez ustawodawcę w stosunku do znaków pozostających w mocy. Wypowiadał się już w tej mierze Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku w sprawie II GSK 279/07. Należy również podzielić pogląd organu, że listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów. W tym zakresie argumentacja Urzędu nie nasuwa zastrzeżeń. Ocena relacji między skarżącą a spółką B. dokonana przez organ w zaskarżonej decyzji nie nosi znamion oceny dowolnej. Zdaniem Sądu organ prawidłowo również ocenił wpływ listu zgody. Nie mógł ujść i nie uszedł uwadze organu fakt, że obydwa podmioty (strony listu zgody) są odrębnymi osobami prawnymi a to na gruncie niniejszej sprawy ma znaczenie przesądzające.

B. istotnie jest właścicielem udziałów skarżącej spółki i jako podmiot dominujący może ją kontrolować. Jednak okoliczność ta nie wpływa, w ocenie Sądu na prawidłowość ustaleń organu w zakresie istnienia ryzyka kontuzji w przedmiotowej sprawie.

Powiązania kapitałowe czy organizacyjne lub osobowe między podmiotami nie mogą być jedynym argumentem za udzieleniem prawa ochronnego na kolizyjny znak towarowy.

Istnienie tych powiązań w dniu zgłoszenia znaku nie daje bowiem gwarancji, że przez cały okres udzielenia prawa ochronnego będą te powiązania istniały. Są to dwa odrębne podmioty, samodzielne przedsiębiorstwa. Udziały w spółkach kapitałowych są zbywalne, co może zmienić stosunki własnościowe, a w konsekwencji zaburzyć harmonijne na dzień zgłoszenia znaku relacje pomiędzy tymi podmiotami.

Na marginesie zauważyć można, że sama skarżąca w czasie trwania przedmiotowego postępowania znalazła się w sytuacji prawnej pozbawiającej podmiot dominujący możliwości realnej kontroli nad jej sprawami. W ostatniej części uzasadnienia skargi, skarżąca wykazując prawidłowość umocowania jej pełnomocnika wskazuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. została ogłoszona jej upadłość likwidacyjna. Postanowienie to zostało później zmienione Postanowieniem Sądu Okręgowego w W. i wniosek o ogłoszenie upadłości skarżącej został oddalony. Na tle tej sytuacji zauważyć jednak można, że np. ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki, które na tle obowiązującej ustawy Prawo naprawcze i upadłościowe możliwe jest zarówno z wniosku samej spółki, jak i z wniosku każdego z jej wierzycieli sprawia, że zarząd masą upadłości, do której wchodzą prawa ochronne udzielone spółce przechodzi w ręce syndyka. W takiej sytuacji podmiot dominujący ma też bardzo ograniczoną możliwość kontroli podmiotu zależnego.

Zdaniem Sądu prawidłowy jest wniosek organu, że w okolicznościach niniejszej sprawy należy uwzględnić również ochronę nabywców (odbiorców) towarów przed wprowadzeniem w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym (art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.). Znak towarowy zapewnia nabywcę co do określonych cech danego produktu, chroni go przed błędem co do tych cech, zapewnia, że towary sygnowane tym znakiem są tego samego pochodzenia. W ten sposób realizowana jest funkcja gwarancyjna znaku towarowego.

Sam fakt istnienia omawianych powiązań (relacji) pomiędzy podmiotami w żadnym razie nie może być uznany za realizację tej funkcji. Jak słusznie uznał Urząd Patentowy RP w przedmiotowej sprawie nie zostały przedstawione żadne dowody dla wykazania, iż towary sygnowane spornym znakiem będą się charakteryzowały tożsamymi właściwościami, co produkty oznaczone podobnym znakiem towarowym.

Podnoszony przez skarżącą brak ograniczeń w obrocie prawem ochronnym, czy też wskazywana przez sam organ możliwość udzielania wspólnego prawa ochronnego lub licencji nie eliminują same przez się ryzyka wprowadzenia w błąd, nie zwalniają też organu od obowiązku ustalenia istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd, co organ prawidłowo w ocenie Sądu uczynił.

Co do podnoszonego przez skarżącą zarzutu naruszenia art. 8 i 107 k.p.a. przez nieuzasadnioną zmianę praktyki postępowania. Wskazać należy, że po pierwsze prawidłowość wskazywanej przez skarżącą decyzji w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak TCHERGA - CRAZY FOR COLOURS nie może być przedmiotem oceny Sądu w tym postępowaniu. Urząd Patentowy RP prawidłowo natomiast przyjął prymat zasady praworządności nad zasadą równości i zasadą pogłębiania zaufania obywateli. Stanowisko to znajduje potwierdzenia w powołanym przez organ orzecznictwie NSA, jak również w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zmiana stanowiska organu uzasadniona była powołanym przez organ orzeczeniem NSA z dnia 20 grudnia 2007 r. II GSK 279/07. Prawo ochronne na znak TCHERGA - CRAZY FOR COLOURS udzielone zostało decyzją z dnia [...] listopada 2007 r.

Biorąc wszystkie powyższe względy pod uwagę, Sąd stanął na stanowisku, że organ wydając zaskarżoną decyzję nie dopuścił się naruszeń prawa materialnego, które miałyby wpływ na wynik sprawy, ani uchybień formalnoprawnych w stopniu, w jakim mogłoby to mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.