Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. ? Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o której mowa w art. 172 tej ustawy, jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący: Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz Trzciński Sędziowie NSA: Jan Bała Rafał Batorowicz Zofia Borowicz Edward Kierejczyk (sprawozdawca) Andrzej Kisielewicz Anna Robotowska (współsprawozdawca) Protokolant: Magdalena Sagan po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Waldemara Grudzieckiego na rozprawie w Izbie Gospodarczej w sprawie ze skarg kasacyjnych R. B. GmbH z siedzibą w F. am S., A. oraz P. P. L. "K." J. K. Spółki jawnej w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 7 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 557/06 w sprawie ze skarg R. B. GmbH z siedzibą w F. am S., A. oraz P. P. L. "K." J. K. Spółki jawnej w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2005 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy zagadnienia prawnego przekazanego na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przez skład orzekający Izby Gospodarczej NSA postanowieniem z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt II GSK 138/07, w przedmiocie rozstrzygnięcia wątpliwości: "Czy w sytuacji, gdy okres rzeczywistego nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), przypadający przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak jest dłuższy niż pięć lat, za datę stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, o której mowa w art. 172 powołanej ustawy, należy przyjąć ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku, czy też dzień złożenia powyższego wniosku." podjął następującą uchwałę: Datą stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. − Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), o której mowa w art. 172 tej ustawy, jest ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku. v.s. od uzasadnienia v.s. od uzasadnienia

Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt II GSK 138/07 wydanym na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:

"Czy w sytuacji, gdy okres rzeczywistego nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), przypadający przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak jest dłuższy niż pięć lat, za datę stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, o której mowa w art. 172 powołanej ustawy, należy przyjąć ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku, czy dzień złożenia powyższego wniosku".

Przedstawione zagadnienie prawne powstało w toku rozpoznawania przez Naczelny Sąd Administracyjny skarg kasacyjnych P. P. L. "K." J. K. Spółka jawna oraz R. B. GmbH z siedzibą w F. am S., A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 7 września 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 557/06, oddalającego skargi powyższych podmiotów na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2005 r., nr Sp. [...] w przedmiocie uznania za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego Red Bull nr [...], w części dotyczącej towarów w klasie 30.

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:

Pismem z dnia 9 lipca 2004 r. wnioskodawca P. P. L. "K." J. K. Spółka jawna wystąpił do Urzędu Patentowego RP o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego Red Bull nr [...] w części dotyczącej towarów w klasie 30, a co najmniej towarów wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego Red Blue nr [...]. Znak ten zarejestrowano w trybie Porozumienia Madryckiego na rzecz R. B. GmbH z siedzibą w F. am S., A. (uprawnionego) dla towarów między innymi w klasie 30. Prawo to zostało uznane w Polsce w dniu 19 marca 1998 r. w wyniku notyfikacji z dnia 17 września 1996 r. w zakresie towarów w klasie 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41 i 42. Występując o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej przedmiotowego znaku towarowego, wnioskodawca powołał się na przepisy art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) − dalej zwanej u.z.t. − w zw. z art. 315 ust. 1 ustawy 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117) − dalej zwanej p.w.p. Wskazał, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie używał go na terytorium Polski w zakresie towarów z klasy 30. Istnienie swojego interesu prawnego uzasadnił tym, że kwestionowany znak towarowy w zakresie wnioskowanym o wygaszenie stanowi przeszkodę do zarejestrowania w Polsce na jego rzecz znaku towarowego Red Blue ze zgłoszenia [...] w zakresie towarów z klasy 30, a ponadto z inicjatywy uprawnionego toczy się proces cywilny o naruszenie spornego znaku towarowego w wyniku obrotu towarami wnioskodawcy z klasy 30 (lody).

W odpowiedzi na wniosek uprawniony z rejestracji podważył interes prawny wnioskodawcy w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, z uwagi na renomę znaku. Sporny znak towarowy jako renomowany i jednocześnie powszechnie znany, jak również oznaczenia do niego podobne, nie mogą być stosowane do oznaczania jakichkolwiek towarów, w tym lodów czy słodyczy przez podmioty nieuprawnione. Nawet po pozbawieniu ochrony spornego znaku w klasie 30, wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy lub do niego podobny dla jakichkolwiek towarów, ani używać takiego znaku. W tym stanie rzeczy wnioskodawca nie ma więc interesu prawnego w uznaniu znaku Red Bull za wygasły w jakimkolwiek zakresie, bo nawet pozytywna decyzja Urzędu Patentowego RP nie umożliwi mu zarejestrowania takiego lub podobnego znaku. Przedstawiciel i wyłączny dystrybutor uprawnionego w Polsce używa spornego znaku dla oznaczenia towarów w klasie 30, gdyż umieszcza go na pudełkach z cukierkami wysyłanymi z różnych okazji do klientów i partnerów biznesowych uprawnionego, na dowód czego przedłożył fotografię białego kartonowego pudełka wypełnionego cukierkami bez opakowania typu "landrynki" i opatrzonego jedynie napisem "Red Bull", wizerunkiem głowy byka i napisem "Energy Drink".

Wnioskodawca podtrzymał argumenty zawarte we wniosku i uznał, że przedstawione materiały dowodowe odnoszą się wyłącznie do napoju energetycznego, a ponadto są niewystarczające dla uznania renomy spornego znaku towarowego. Umieszczanie znaku Red Bull na pudełkach z cukierkami wysyłanymi do klientów i partnerów biznesowych nie stanowi bowiem jego rzeczywistego używania do oznaczania towarów w obrocie rynkowym.

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] listopada 2005 r., nr Sp. [...] działając w trybie postępowania spornego, po przeprowadzeniu rozprawy w dniu [...] listopada 2005 r., uznał za wygasłe z dniem 9 lipca 2004 r. prawo z rejestracji międzynarodowej tego znaku w części dotyczącej towarów w klasie 30, tj. lodów spożywczych, w tym sorbetowych, jogurtów mrożonych, deserów lodowych, lodów w proszku, kremów, musów, budyni, puddingów, galaretek owocowych, wyrobów cukierniczych i sosów do deserów oraz przyznał wnioskodawcy kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, zaś w pozostałej części wniosek oddalił. W jej uzasadnieniu przyjął, że o stosowaniu przepisów p.w.p. czy u.z.t. decyduje data złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. W tej sprawie wniosek został złożony w dniu 9 lipca 2004 r. i z tego powodu podstawą rozstrzygnięcia są przepisy p.w.p. Istnienie interesu prawnego wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, ponieważ sporny znak stanowi przeszkodę do zarejestrowania w Polsce na jego rzecz znaku towarowego Red Blue ze zgłoszenia [...] w zakresie towarów z klasy 30, a ponadto toczą się procesy cywilne pomiędzy stronami o jego naruszenie w wyniku obrotu towarami z klasy 30 (lody). Nie było również podstaw prawnych do przyjęcia stanowiska uprawnionego, że interes prawny jest różny w odniesieniu do znaków "zwykłych" i w odniesieniu do znaków renomowanych. Zdaniem organu, uprawniony nie wykazał używania spornego znaku towarowego dla towarów w klasie 30, bo żaden z dowodów załączonych do odpowiedzi na wniosek o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji nie dowodzi rzeczywistego używania znaku towarowego. Mają one związek tylko z reklamą, bo umieszczanie znaku Red Bull na pudełkach z cukierkami wysyłanymi do klientów i partnerów biznesowych nie stanowi rzeczywistego używania znaku dla oznaczania towarów w obrocie rynkowym.

Na tę decyzję skargi wniosły obie strony. Wnioskodawca zarzucił naruszenie art. 6 k.p.a., art. 172 p.w.p. i art. 98 § 1 i 3 k.p.c., wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, zaś uprawniony wskazał na rażące naruszenie art. 169 p.w.p. i art. 77 § 1 k.p.a.

Oddalając obie skargi WSA przypomniał, że stosownie do art. 315 p.w.p. prawa w zakresie znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy pozostają w mocy, zaś do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe. Choć prawo z rejestracji spornego znaku towarowego uznano w Polsce w dniu 19 marca 1998 r., gdy obowiązywała u.z.t., to przy załatwianiu sprawy miały zastosowanie przepisy p.w.p. obowiązujące od dnia 22 sierpnia 2001 r. W dniu 9 lipca 2004 r. nastąpiło bowiem zdarzenie w postaci złożenia wniosku o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku, z którym wnioskodawca łączył uprawnienie do ochrony swoich praw. Sąd w pełni zgodził się z argumentacją i oceną Urzędu Patentowego co do legitymowania się przez wnioskodawcę interesem prawnym przy składaniu powyższego wniosku i niewykazania przez uprawnionego używania znaku w sposób wymagany do rzeczywistego jego używania do oznaczenia towarów w obrocie rynkowym w ciągu nieprzerwalnego okresu pięciu lat. W takiej sytuacji wnioskodawca przekonująco wykazał, że sporny znak może być dla niego znakiem blokującym. Ustalenie daty wygaśnięcia znaku w decyzji o charakterze konstytutywnym WSA powiązał z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego (art. 61 pkt 3 k.p.a. i art. 2551 p.w.p.), przypisując dacie wniosku charakter zdarzenia prawnego, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia tego prawa. Taką konstrukcję WSA zbudował na podstawie unormowań zawartych w art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 170 i 172 p.w.p. dotyczących również możliwości oddalenia wniosku, jeżeli przed jego złożeniem zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku towarowego po upływie pięcioletniego okresu jego nieużywania. W jej następstwie okres nieużywania znaku skutkujący wygaśnięciem ochrony liczy się wstecz od daty złożenia wniosku (podobnie przyjmuje R. Skubisz w opracowaniu: Prawo znaków towarowych, Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1997, s. 214−215).

Skargi kasacyjne od tego wyroku wniosły obie strony, domagając się jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania WSA w W. oraz zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wnioskodawca zarzucił wyrokowi naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 3 § 1, art. 111 § 2, art. 134 § 1, art. 141 § 4, art. 145 § 1 lit. a) i c) oraz art. 151 p.p.s.a. z powodu błędnych ustaleń i ocen materiału dowodowego zebranego w sprawach o zupełnie przeciwstawnym charakterze. Ponadto zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 26 i 28 ust. 1 u.z.t. oraz art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 170 i 172 p.w.p. wskutek przyjęcia, że ochrona spornego znaku towarowego zakończyła się w dacie złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia, a nie z upływem trzyletniego okresu jego nieużywania określonego w art. 28 ust. 1 u.z.t. Z kolei uprawniony zarzucił naruszenie art. 141 § 4 w związku z art. 1 i 2 oraz art. 145 § 1 lit. a) p.p.s.a., a także art. 169 ust. 2 p.w.p. w konsekwencji błędnego przyjęcia, że wnioskodawca miał interes prawny w tym postępowaniu, a uprawniony nie udowodnił rzeczywistego używania znaku towarowego po jego zarejestrowaniu.

Przy rozpoznawaniu skarg kasacyjnych powstała zatem wątpliwość, czy w decyzji Urzędu Patentowego została prawidłowo potwierdzona data wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z powodu jego nieużywania w przypadku określonym w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Otóż art. 172 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170, w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego a data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji. Natomiast według art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu jego nieużywania w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat podlega oddaleniu, jeżeli przed jego złożeniem rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku, chyba że nastąpiło to w bezpośrednim związku z dowiedzeniem się przez uprawnionego, że taki wniosek może być złożony. Takich uregulowań nie zawierała u.z.t. Stanowiła ona, że decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego, w tym wskutek jego nieużywania, wydaje Urząd Patentowy (art. 26), a prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa, jeżeli uprawniony nie używał tego znaku na terenie Polski w okresie trzech kolejnych lat (art. 28 ust. 1).

Na tle przepisów u.z.t. w piśmiennictwie, jak i w praktyce orzeczniczej ukształtował się pogląd, że prawo z rejestracji wygasa w dniu wydania decyzji ze skutkiem od złożenia wniosku, jeżeli w dniu jego złożenia były spełnione warunki do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji. Takie stanowisko przyjął Urząd Patentowy w rozpatrywanej sprawie na tle art. 172 p.w.p., określając datę wygaśnięcia prawa ochronnego na dzień złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia i stanowisko to zaakceptował orzekający w tej sprawie WSA. Jednakże zmiana stanu prawnego w omawianym zakresie poprzez wprowadzenie uregulowań zawartych w art. 172 i 170 p.w.p. wywołuje poważne wątpliwości, czy powołane stanowisko ukształtowane pod rządem przepisów u.z.t. może być uznane za nadal aktualne.

Przepis art. 172 p.w.p. wyraźnie stanowi, że prawo ochronne wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego, a data ta powinna być potwierdzona w decyzji. Podkreślenia wymaga, że jest tu mowa o zdarzeniu, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zaś o zdarzeniu, z którym ustawa wiąże dopuszczalność stwierdzenia wygaśnięcia prawa − wydania decyzji administracyjnej w tym przedmiocie. W przypadku określonym w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zdarzeniem skutkującym wygaśnięcie prawa jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, a więc upływ tego okresu, przy braku ważnych powodów nieużywania znaku, powoduje wygaśnięcie prawa. Wniosek, o jakim mowa w art. 169 ust. 2 p.w.p. jest konieczny tylko dla wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie tego prawa. W decyzji tej, stosownie do art. 172 p.w.p., potwierdza się datę wygaśnięcia prawa ochronnego. W przepisach art. 26 i 30 u.z.t. była natomiast mowa o decyzji o wygaśnięciu prawa, czy o uznaniu go za wygasłe. Na tle tych przepisów przyjmowano, że decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego miała charakter konstytutywny.

W obecnej regulacji mowa jest o decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy i o potwierdzeniu w niej daty jego wygaśnięcia. Wskazuje to raczej na deklaratoryjny charakter tej decyzji. Złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jak to zaznaczono wyżej, otwiera możliwość wydania decyzji w tym przedmiocie. Data złożenia tego wniosku ma znaczenie dla kwestii jego uwzględnienia bądź oddalenia z uwagi na przepisy art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p., do których odsyła art. 172 p.w.p., nie zaś dla potwierdzenia daty wygaśnięcia prawa ochronnego. W określonych stanach faktycznych data złożenia wniosku i data wygaśnięcia prawa z uwagi na upływ czasu mogą się pokrywać − tak będzie w razie ustalenia, że pięcioletni okres nieprzerwanego nieużywania znaku upływał w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Nie oznacza to jednak, że zdarzeniem skutkującym wygaśnięcie prawa jest złożenie wniosku.

Zdaniem składu orzekającego NSA, uprawniony jest także pogląd odmienny, że omawiane przepisy p.w.p. w istocie nie wprowadziły merytorycznej zmiany stanu prawnego w stosunku do regulacji zawartej w u.z.t. Stanowią one normatywne ujęcie wniosków, jakie wynikały z wykładni przepisów u.z.t. w tym przedmiocie. Wskazują na to w szczególności przepisy art. 170 ust. 1 i 2 p.w.p. Wynika z nich, że sam upływ ustawowego okresu nieużywania znaku nie powoduje wygaśnięcia prawa, a w każdym razie prawo to może odżyć − powstać na nowo wskutek rozpoczęcia lub wznowienia używania znaku przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Wniosek ten jest zatem niezbędny nie tylko dla wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego, ale jest także zdarzeniem wyznaczającym datę wygaśnięcia prawa.

Z uwagi na przepisy art. 170 ust. 1 i 2 istotnym dla stwierdzenia wygaśnięcia prawa jest nieprzerwany pięcioletni okres rzeczywistego nieużywania znaku przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa. Jednakże pozostaje nadal wątpliwość prawna, gdy − jak w rozpoznawanej sprawie − zarzut rzeczywistego nieprzerwanego nieużywania znaku obejmuje okres dłuższy niż pięć lat przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, a do daty złożenia wniosku nie nastąpiło rozpoczęcie ani wznowienie używania znaku przez uprawnionego, o czym mowa w art. 170 ust. 1 i 2, do których odsyła art. 172 p.w.p.

Prokurator Prokuratury Krajowej w piśmie z dnia 17 kwietnia 2008 r. i na rozprawie sądowej w dniu 23 kwietnia 2008 r. wniósł o podjęcie następującej uchwały przez skład 7 sędziów NSA: "W sytuacji, gdy okres rzeczywistego nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) przypadający przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak jest dłuższy niż pięć lat, za datę stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa, o której mowa w art. 172 powołanej ustawy, należy przyjąć ostatni dzień pięcioletniego okresu liczonego od początkowej daty nieużywania znaku". W uzasadnieniu tego pisma w szczególności podkreślił, że wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy następuje na skutek zaistnienia zdarzenia przewidzianego w art. 169 ust. 1 pkt 1, a decyzja wydana w oparciu o art. 172 p.w.p. potwierdza jedynie datę, w której doszło do wygaśnięcia prawa ochronnego. Jest ona decyzją deklaratoryjną określającą jedynie dzień wygaśnięcia prawa na skutek jego nierealizowania nieprzerwanie przez pięć lat, lecz nie przesądzającą o wygaśnięciu na jej mocy tego prawa.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów zważył, co następuje:

Przedstawione do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne spełnia wymogi określone w art. 187 § 1 p.p.s.a. z uwagi na możliwość niejednolitego rozumienia wskazanych przepisów p.w.p. i uzależnienie dokonania oceny legalności zaskarżonego wyroku od udzielonej odpowiedzi. Swoje wątpliwości skład orzekający powiązał również z dorobkiem orzecznictwa i doktryny dotyczącego wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie przepisów u.z.t., dostrzegając możliwość jego wykorzystania przy stosowaniu przepisów p.w.p. normujących wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy.

Wynikające z art. 187 § 1 i 2 p.p.s.a. związanie składu siedmiu sędziów NSA przedstawionym do rozstrzygnięcia zagadnieniem prawnym wytycza granice rozważań uchwały i jej mocy wiążącej oraz sprawia, że inne kwestie łączące się ze skargą kasacyjną nie mogą być przedmiotem rozważań uchwały w zakresie wpływającym na jej treść. Z tego powodu w uchwale nie będzie rozważań dotyczących problematyki legitymowania się przez wnioskodawcę interesem prawnym i nieużywania spornego znaku towarowego w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat przez uprawnionego jako przesłanki wygaśnięcia tego prawa, bo nie objęto jej przedstawionym zagadnieniem prawnym.

Treść i charakter własności przemysłowej są podobne do uprawnień wynikających z własności w rozumieniu prawa cywilnego, na które składają się: wyłączne prawo korzystania z dóbr, pobierania z nich pożytków i dysponowania tymi dobrami. Do podstawowych różnic trzeba natomiast zaliczyć nabywanie wyłącznego prawa z zakresu własności przemysłowej na podstawie decyzji właściwego organu administracji publicznej, tj. Urzędu Patentowego (A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis 2003, s. 17 i n.). Po upływie okresu udzielonego prawa własności przemysłowej wygasa ono ex lege, w pozostałych zaś sytuacjach ustaje w takim trybie, w jakim powstało. Bez wydania decyzji o unieważnieniu lub wygaśnięciu np. prawa ochronnego na znak towarowy, trwa ono nadal. Przy unieważnieniu chodzi o naprawienie błędu popełnionego wskutek niespełnienia ustawowych warunków do udzielenia prawa wywołujące skutki od daty rejestracji, przy wygaśnięciu − o skutki zaistniałe od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa (Praca zbiorowa pod red. U. Promińskiej, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2005, s. 272 i n.). Tak kształtują się czasowe granice prawa ochronnego na znak towarowy jako bezwzględnego prawa podmiotowego. Formalny charakter tego prawa wynika z powiązania jego bytu z decyzją o udzieleniu, unieważnieniu i wygaśnięciu prawa.

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy (przed dniem 22 sierpnia 2001 r. − prawa z rejestracji znaku towarowego wg przepisów u.z.t.) ma bezspornie charakter aktu konstytutywnego. Takie akty tworzą, zmieniają lub znoszą obowiązki i uprawnienia określonego podmiotu, przez co kształtują nową sytuację prawną przez sam fakt ich wydania. W przeciwieństwie do nich akty deklaratoryjne nie mogą same określać momentu powstania nowej sytuacji prawnej, lecz muszą nawiązać do innego faktu lub zdarzenia zaistniałych wcześniej i czasowo łączyć z nimi uprawnienia lub obowiązki podmiotu. Nie zawsze jednak taki podział jest rozłączny. Od dawna podkreślano, że w aktach administracyjnych jest pewien element tworzenia nowych stosunków i dlatego przy zaliczaniu aktu do konstytutywnego lub deklaratoryjnego należy zwracać uwagę, jakie w nim elementy dominują (J. Starościak, Prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 234−235). Nie kwestionując zaliczania rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przewidzianego w art. 158 § 1 k.p.a. do aktów deklaratoryjnych, podkreśla się jednak, że wyeliminowanie w tym trybie decyzji z obrotu "nie powoduje absolutnego przywrócenia pierwotnego stanu prawnego, lecz ma służyć dopiero usunięciu szeregu następstw jej obowiązywania", legitymując do określonych działań organy administracyjne i strony (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 779−780). Nie ma natomiast wątpliwości co do wyłącznie deklaratoryjnego charakteru decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji na podstawie art. 162 § 1 k.p.a. (M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamycze 2005, komentarz do art. 162 § 1 k.p.a. − z omówionym tam orzecznictwem i poglądami doktryny). Posługiwanie się istotą decyzji konstytutywnej i deklaratoryjnej będzie dalej stosowane z uwagi na ich powiązanie w orzecznictwie, doktrynie i w rozpoznawanej sprawie z wygaśnięciem prawa ochronnego na znak towarowy.

Przytoczone nawiązania do niektórych instytucji prawnych będą pomocne przy ocenie wpływu dorobku orzecznictwa z okresu stosowania przepisów u.z.t. na określanie daty wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania, potwierdzonej w decyzji Urzędu Patentowego, o której mowa w art. 172 p.w.p. Za taką datę przyjmowano wówczas w orzecznictwie dzień wydania decyzji ze skutkiem od dnia złożenia wniosku o wygaśnięcie prawa z rejestracji znaku towarowego, natomiast argumentacja przemawiająca za celowością takiego rozwiązania była przytaczana głównie w piśmiennictwie (np. decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym z dnia 22 października 1999 r., Odw. 1476/99).

Otóż podkreślano, że wygaśnięcie prawa z rejestracji z powodu nieużywania znaku towarowego jest tylko jednym z elementów stanu faktycznego i dopiero realizacja wszystkich elementów wywołuje skutek prawny. Jeżeli nie wydano decyzji o uznaniu prawa za wygasłe, mimo spełnienia wszystkich warunków do jego wygaśnięcia, to prawo nadal istnieje. Gdy uprawniony z rejestracji po upływie trzech kolejnych lat nieusprawiedliwionego nieużywania znaku rozpoczął jego używanie, wcześniejsza bezczynność traciła znaczenie, a prawo nie mogło być uznane za wygasłe. Z tych powodów przyjmowano, że decyzja o uznaniu prawa za wygasłe ma charakter konstytutywny, ponieważ bezczynność uprawnionego nie jest samoistną przesłanką wygaśnięcia prawa (R. Skubisz, Obowiązek używania znaku towarowego, Państwo i Prawo 1992/11/62, s. 62−63; R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 215; M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, (w) Problemy prawa znaków towarowych pod red. J. Barty, z. 86, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, Zakamycze 2004, s. 94 i n.; M. Załucki, Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę, Przegląd Prawa Handlowego, 2003/6/43). Nawet w doktrynie rozważano, czy decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego nie ma charakteru deklaratoryjnego (M. Kępiński, Nowa ustawa o znakach towarowych, Państwo i Prawo, z. 3/1986, s. 78).

Formułowaniu takich poglądów sprzyjały mało precyzyjne unormowania zawarte w przepisach u.z.t. Nie dokonano w nich prawnej identyfikacji przesłanek wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego określonych w art. 25, co mogło usprawiedliwiać ich uznawanie za jeden spośród innych jeszcze, równorzędnych pod względem prawnym, elementów stanu faktycznego sprawy. W art. 26 były określone uprawnienia Urzędu Patentowego do wydania decyzji o wygaśnięciu tego prawa, a nie − do stwierdzenia jego wygaśnięcia. W art. 30 ust. 1 i 2 posłużono się innym jeszcze określeniem, że każdy kto ma w tym interes prawny oraz Prokurator Generalny i Prezes Urzędu Patentowego, może wystąpić z wnioskiem "o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe". Przy takim unormowaniu z reguły przyjmowano, że sposób załatwienia wniosku zależał od woli organu, który mógł uznać prawo za wygasłe bez czasowego powiązania mocy obowiązującej rozstrzygnięcia z dniem zaistnienia przesłanki wygaśnięcia prawa. W okresie stosowania przepisów u.z.t. wniosek strony o uznanie prawa za wygasłe był traktowany jako zdarzenie prawne, a datę jego złożenia w Urzędzie Patentowym przyjmowano w decyzji za dzień wygaśnięcia tego prawa. Analogicznie potraktowano wniosek z dnia 9 lipca 2004 r. o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji spornego znaku towarowego, dokonując jego oceny w świetle przepisów p.w.p. Przy jego rozpatrywaniu Urząd Patentowy nie zastosował przepisów u.z.t., bo mimo upływu określonego w jej art. 28 ust. 1 trzyletniego okresu nieużywania znaku towarowego, wnioskodawca nie skorzystał przed dniem 22 sierpnia 2001 r. z przysługującego mu uprawnienia, składając wniosek już po wejściu w życie p.w.p. Przypomnianego sposobu rozumienia wymienionych przepisów u.z.t. nie kwestionowano w orzecznictwie i doktrynie, co znalazło również potwierdzenie w motywach zaskarżonego wyroku.

Taką praktykę, bez szerszego uzasadnienia, kontynuowano w orzecznictwie, gdy już obowiązywały przepisy p.w.p. (np. sprawy II GSK 163/06, II GSK 252/06, II GSK 127/07). Znalazło to również potwierdzenie w rozpoznawanej sprawie przez nawiązanie do takiej interpretacji przyjętej w decyzji Urzędu Patentowego i motywach wyroku WSA. Argumentacja uzasadniająca konstytutywny charakter decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy i konieczność przyjmowania za dzień wygaśnięcia tego prawa − daty złożenia wniosku, została najpełniej ukazana w motywach wyroku NSA z dnia 20 marca 2007 r. II GSK 364/06. Sąd przede wszystkim podkreślił, że skoro prawo ochronne powstaje z mocy konstytutywnego aktu administracyjnego, a nie z mocy prawa, to w takim samym trybie (przez wydanie decyzji) powinno być odbierane. Przy rozpoznawaniu wniosku w postępowaniu spornym mogą zaistnieć wątpliwości dotyczące stanu faktycznego (np. co do usprawiedliwionych przyczyn nieużywania znaku towarowego), rozstrzygane taką właśnie decyzją. Podobna sytuacja pojawi się przy oddaleniu wniosku na podstawie art. 170 ust. 1 p.w.p., jeżeli przed jego złożeniem rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Zwrócono również uwagę, że za taką kwalifikacją charakteru decyzji i przyjmowaniem w niej dnia wygaśnięcia prawa ochronnego, przemawia konieczność uwzględnienia pewności obrotu gospodarczego. W przeciwnym razie podmiot niezasadnie korzystający z cudzego prawa mógłby w każdym postępowaniu (np. dotyczącym zwalczania nieuczciwej konkurencji) powoływać się na wygaśnięcie ex lege ochrony przysługującej uprawnionemu, co podważałoby sens ustanowienia odrębnej procedury stwierdzania wygaśnięcia prawa ochronnego stosownie do art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p.

Odnosząc się do analizowanej problematyki trzeba przypomnieć, że z dniem 22 sierpnia 2001 r. p.w.p. zastąpiło wcześniej obowiązujące ustawy z zakresu własności przemysłowej, dodatkowo je uzupełniając unormowaniami ze sfery prawa materialnego, procesowego i ustrojowego. Uwzględniając odesłania do innych ustaw zawarte w art. 1 ust. 2 i art. 2 p.w.p., określono w ten sposób kompetencje licznych podmiotów orzekających, jak: Urząd Patentowy, organy administracji celnej, organy antymonopolowe, sądy powszechne, sądy polubowne, sądy administracyjne i Sąd Najwyższy. W art. 315 zawierającym przepisy przejściowe znalazły się unormowania dotyczące niewymienionych konkretnie adresatów. Chodzi o jego ust. 1 stanowiący, że wszystkie podane tu prawa (m.in. w zakresie znaków towarowych) istniejące w dniu wejścia w życie ustawy pozostają w mocy i do nich stosuje się przepisy dotychczasowe, jeżeli przepisy tego działu nie stanowią inaczej, a także o ust. 2, według którego do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dostarczyło licznych przykładów niejednolitego stosowania w sprawach cywilnych dwóch generalnych zasad prawa intertemporalnego − nieretroakcji i dalszego działania poprzedniej ustawy − przy rozpoznawaniu sporów na tle zakresu ochrony prawa własności przemysłowej, o którym mowa w art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. Były one szczególnie widoczne tam, gdzie chodziło o skutki zdarzeń mających długotrwały charakter, zaistniałych w okresie obowiązywania u.z.t. (np. wyroki: z dnia 20 grudnia 2001 r. II CKN 1440/00, z dnia 28 października 2004 r. V CK 139/04, z dnia 19 marca 2004 r. IV CK 157/03 i z dnia 17 lutego 2005 r. I CK 626/04). Nie ma więc jednolitego wzorca zachowań w różnych sprawach bez uwzględnienia ich rodzaju, właściwości organów i trybu rozstrzygania zaistniałego sporu.

Koncepcję takiego wzorca, ale jedynie na potrzeby stosowania art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. w sprawach własności przemysłowej należących do właściwości Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych, przedstawił NSA w motywach wyroku z dnia 13 kwietnia 2007 r. II GSK 304/06. Choć wyrok dotyczył wygaśnięcia patentu na wynalazek z powodu nieuiszczenia w terminie opłaty za ochronę patentową w kolejnym okresie, to chodziło w sprawie również o nabycie prawa przed wejściem w życie p.w.p. i jego wygaśnięcie na podstawie obowiązującego stanu prawnego. Przypomniano w nim, że w art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. ustalono dwie różne zasady stosowania prawa do stanów i zdarzeń zaistniałych przed wejściem w życie p.w.p. Pierwsza z nich odnosi się do nabytych przed dniem 22 sierpnia 2001 r. sześciu wyodrębnionych praw własności przemysłowej. Z art. 6 ust. 1 p.w.p. wynika, że określa się te prawa w znaczeniu opisowym, tak jak sytuację prawną podmiotu, któremu udzielono ochrony. Na treść tak rozumianego prawa składają się różne i powiązane ze sobą uprawnienia, kompetencje, roszczenia i obowiązki. Na przykładzie podmiotu, któremu udzielono patentu, ma on prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, może prawo do patentu zbyć lub udzielić licencji na korzystanie z opatentowanego wynalazku, zakazać innym podmiotom korzystania z wynalazku i występować z roszczeniem o udzielenie mu w tym zakresie ochrony sądowej oraz jednocześnie uwzględniać obowiązek nienadużywania swego prawa. W takim rozumieniu prawo wcześniej nabyte jest nadal chronione. Do relacji pomiędzy uprawnionym a innymi podmiotami, zachodzącymi w toku korzystania z prawa, odnosi się natomiast art. 315 ust. 2 p.w.p. przez nawiązanie do zupełnie innej instytucji, tj. do stosunków prawnych ocenianych według stanu prawnego istniejącego w dniu ich powstania.

Prawo z rejestracji znaku towarowego ma podobną strukturę wewnętrzną wpływającą na jego prawną istotę i jest objęte art. 315 ust. 1 p.w.p., gdy istniało po zmianie omawianego stanu prawnego. Jego bezwzględny charakter w stosunku do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą chroni przed naruszeniem ustawowo określonego monopolu uprawnionego aż do czasu zakończenia okresu ochrony. Chodzi o stosunek prawny jako konsekwencję regulacyjnego oddziaływania normy prawnej, której treść połączona z faktami mającymi znaczenie prawne, powoduje jego powstanie. Jest on zawsze wyrazem istnienia prawnego związku pomiędzy jego uczestnikami, a uprawnienie realizowane w określonym trybie polega na wykorzystaniu stosownych norm prawa materialnego i procesowego. Powstaje w relacji zachodzącej przynajmniej pomiędzy dwoma podmiotami, z których jeden − w stosunkach publicznoprawnych − jest organem administracyjnym. Nieodzownym elementem jego istnienia jest zawsze występowanie konkretnego obowiązku jednego podmiotu i odpowiadającego mu uprawnieniu innego podmiotu. Taka właśnie sytuacja występuje, gdy Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek podmiotu, który ma interes prawny w usunięciu blokującego jego działalność, nieużywanego znaku towarowego przez uprawnionego, oczywiście po spełnieniu dalej omówionych warunków. To prawo ochronne jest ograniczone w czasie, a jego istnienie jest uzależnione od realizowania celów, jakim ono służy. Zasadniczym celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest zniesienie prawnej ochrony uprawnionego do znaku towarowego w ściśle określonych sytuacjach, gdy przestają istnieć powody uzasadniające udzielenie takiej ochrony.

Przed dalszymi wywodami konieczne jest pewne uściślenie. Otóż w orzecznictwie nadal stosuje się niejednolitą terminologię przyjętą z obu aktów prawnych na określenie tego prawa w toczącym się postępowaniu o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Skoro są w nich różnice co do przesłanek wygaśnięcia prawa i treści decyzji wydawanej w następstwie ich zaistnienia, przy stosowaniu nowych przepisów konieczne jest posługiwanie się znanym im nazewnictwem. Chodzi bowiem o sytuację, gdy z mocy art. 315 ust. 1 i 2 p.w.p. wcześniej uzyskane prawo z rejestracji znaku towarowego odpowiada w stosunkach prawnych zaistniałych po dniu 21 sierpnia 2001 r. prawu ochronnemu na znak towarowy przy stwierdzaniu jego wygaśnięcia. Takie rozwiązanie, łącznie ze stosowaniem pięcioletniego okresu nieużywania znaku jako przesłanki wygaśnięcia prawa, proponowano już w piśmiennictwie dla podobnych sytuacji (I. Wiśniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, Przegląd Prawa Handlowego 2001/12/1 i U. Promińska, Przepisy intertemporalne w zakresie znaków towarowych, Przegląd Prawa Handlowego 2004/1/21).

Art. 172 p.w.p. stanowi: "Prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170, w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji". Jest to dla przedstawionego do rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego kluczowe unormowanie, które porządkuje nazewnictwo i określa podstawowe elementy wygaśnięcia prawa ochronnego, eliminując niejasności, jakie na przykładzie rozwiązań przyjętych w u.z.t. usprawiedliwiały przyjmowanie konstytutywnego charakteru decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego.

Przede wszystkim sytuacje, o jakich mowa w art. 168 i 169 ust. 1−2 p.w.p. nazwano zbiorczo zdarzeniami, z którymi wiąże się skutek w postaci wygaśnięcia prawa ochronnego, choć w sposób procesowo zróżnicowany. Z mocy prawa wygasa ono po upływie okresu udzielonej ochrony (art. 168 ust. 1 pkt 1), w pozostałych sytuacjach − z mocy decyzji Urzędu Patentowego podejmowanej z urzędu (art. 168 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 przy zrzeczeniu się prawa) lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (art. 169 ust. 1 i 2, w tym przy nieużywaniu znaku w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwalnego okresu pięciu lat bez istnienia ważnych powodów). Treścią wydawanej decyzji jest więc stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, co wynika z art. 169 ust. 2 p.w.p., a nie − jak w art. 26 u.z.t., wygaśnięcie prawa z rejestracji. W sentencji decyzji wskazuje się nie tylko zdarzenie powodujące taki skutek, lecz również dzień jego zaistnienia będący potwierdzoną datą wygaśnięcia prawa. Jest to wzorcowy przykład decyzji o charakterze deklaratoryjnym, bo jej elementy i samo rozstrzygnięcie odnoszą się do wcześniej zaistniałych zdarzeń wywołujących skutki prawne. Natura takich zdarzeń nie jest jednorodna. Niektóre z nich są proste co do faktu i daty zaistnienia, jak np. przy upływie okresu udzielonej ochrony czy zrzeczeniu się z prawa, inne − jak przy utracie zdolności odróżniającej znaku towarowego czy stwierdzeniu jego wygaśnięcia − mogą stwarzać trudności dowodowe. Nie można jednak z tego powodu różnicować samej istoty tych zdarzeń. Otóż wygaśnięcie w ich następstwie prawa ochronnego wynika z prawa materialnego, natomiast potwierdzenie wygaśnięcia prawa następuje w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów o postępowaniu. Dopóki taka decyzja nie zostanie wydana, nie można skutecznie powoływać się na to, że prawo wygasło.

Dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego nie ma wpływu na datę wygaśnięcia prawa, bo jest to czynność wszczynająca postępowanie administracyjne na żądanie strony. Zresztą co do zasady, postępowanie administracyjne prowadzące do wydania decyzji konstytutywnej lub deklaratoryjnej podlega takim samym rygorom, czego nie podważa np. obarczenie jednej ze stron obowiązkiem udowodnienia niektórych okoliczności, jak używanie znaku towarowego w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego (art. 169 ust. 6 p.w.p.). W sensie procesowym chodzi w nim zawsze o udowodnienie zdarzeń lub okoliczności potwierdzających bądź kształtujących prawa czy obowiązki strony, z odpowiednim wykorzystaniem zasad kontradyktoryjności i oficjalności postępowania administracyjnego. Dzień złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa nie może być w żadnym razie traktowany jako zdarzenie, z którym art. 172 p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa, gdyż ta czynność nie jest ujęta w art. 168 i 169 ust. 1 p.w.p. obejmujących wyczerpujące zestawienie takich zdarzeń. O tym, czy i kiedy prawo ochronne wygasło rozstrzygają ustalenia dokonane w toku postępowania, również co do tego, kiedy upłynął okres pięciu lat liczony od dnia, w którym uprawniony zaprzestał lub nie podjął używania znaku towarowego.

Art. 170 ust. 1 p.w.p. przewiduje obowiązek oddalenia przez Urząd Patentowy wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu jego nieużywania w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat bez ważnych powodów, jeżeli przed złożeniem wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Przyjęte w nim rozwiązanie nie jest argumentem podważającym deklaratoryjny charakter decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ze wskazaniem daty zdarzenia wywołującego ten skutek. Nie chodzi tu bowiem o nielogiczną konstrukcję reaktywowania prawa, które wcześniej wygasło i przestało istnieć. Unormowanie to oznacza jedynie istnienie czy też zachowanie możliwości korzystania w dalszym ciągu przez przedsiębiorcę z udzielonego mu prawa, którego w sposób formalny, a więc przez wydanie decyzji stwierdzającej jego wygaśniecie, nie został pozbawiony. Zostało ono przejęte z art. 12 Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. UE.L.89.40.1) i jest niezbędne w celu ochrony ekonomicznego interesu uprawnionego przed konkurentami pragnącymi korzystać z renomy jego znaku bez własnych nakładów, na co zwrócono uwagę w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (np. wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. C-371/02 i postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r. C-259/02). Dyrektywa ta zawierając materialnoprawne przepisy odnoszące się do znaków towarowych, pozostawia państwom członkowskim swobodę regulacji przepisów o postępowaniu. Zresztą z podobnych, ekonomicznych względów nie egzekwuje się obowiązku unieważnienia prawa ochronnego z powodu niespełnienia ustawowych warunków wymaganych do jego uzyskania, a więc przy bezspornie dalej idących naruszeniach prawa. Co więcej − w sytuacjach określonych w art. 165 ust. 1 p.w.p. nie można nawet wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa uzyskanego wbrew ustawowym warunkom. Przykłady te wykazują, że nie jest uzasadniona połączona z ich wykorzystaniem próba modyfikacji istoty oraz elementów kształtujących decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy. Nawet z art. 54 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia Rady (WE) Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE.L.94.11.1) wynika, że na wniosek jednej ze stron może być ustalona w decyzji data wcześniejsza, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia.

Czas, jaki upływa pomiędzy pięcioletnim okresem nieużywania znaku towarowego, a dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia z tego tytułu prawa ochronnego, nie wywołuje z reguły żadnych konsekwencji dla stron postępowania administracyjnego i nie wpływa na wynik sprawy. Postępowanie może być wszczęte jedynie na wniosek podmiotu, który ma w tym interes prawny, bo Urząd Patentowy nie orzeka w takiej sprawie z urzędu. Jeżeli są już spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do uzyskania ochrony na znak towarowy wnioskodawcy, w sytuacji gdy uprawniony z niej nie korzysta, nie będzie żadnych podstaw do łączenia zwłoki z uruchomieniem tego postępowania z bezczynnością Urzędu Patentowego czy też uprawnionego, który nadal ma nieodebrane mu prawo ochronne. Bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczynał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Wątpliwości odnośnie sposobu liczenia pięcioletniego okresu w pierwszej sytuacji przestały istnieć po obowiązującej od dnia 1 listopada 2007 r. nowelizacji art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. dokonanej przez art. 1 pkt 39 lit. a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy − Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 135, poz. 958).

Z powyższych względów skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 15 § 1 pkt 3 i art. 187 § 2 p.p.s.a. podjął uchwałę jak w sentencji.

Zdanie odrębne sędziego Jana Bały

Nie podzielam stanowiska Sądu zawartego w uzasadnieniu uchwały w części dotyczącej argumentacji, iż decyzja o wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy z powodu jego nieużywania (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.) ma charakter deklaratoryjny.

Zasadnicze zastrzeżenia w tym zakresie zostały przedstawione w uzasadnieniu zdania odrębnego sędziego Andrzeja Kisielewicza, które to zastrzeżenia podzielam.

Decyzja Urzędu Patentowego o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego nie ma charakteru deklaratoryjnego, skoro jej rola nie sprowadza się jedynie do potwierdzenia tego, co wynika z mocy prawa, a mianowicie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Do stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa niezbędne jest bowiem merytoryczne zbadanie wszystkich przesłanek pozwalających na takie orzeczenie, a mianowicie czy to nieużywanie miało charakter rzeczywisty, czy istniały ważne powody jego nieużywania oraz czy nieużywanie zarejestrowanego znaku miało miejsce w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat (art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p.).

Ponadto Urząd Patentowy oddala wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku (art. 170 ust. 1 p.w.p.), chyba że przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania miały miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony (art. 170 ust. 2 p.w.p.).

Poza tym Urząd Patentowy wydaje decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy na skutek jego nieużywania na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny (art. 169 ust. 2 p.w.p.).

Wszystkie te przesłanki muszą być spełnione łącznie, przy czym niektóre z nich mają charakter ocenny.

Trudno jest zatem przyjąć, iż Urząd Patentowy wydając decyzję w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, nie wnosi niczego nowego do istniejącego stanu prawnego, a jego rola sprowadza się jedynie do potwierdzenia tego, co wynika z mocy prawa. Tak więc sam upływ określonego w ustawie okresu nieużywania znaku towarowego nie powoduje sam przez się wygaśnięcia prawa ochronnego.

W uzasadnieniu uchwały Sąd omawiając zdarzenia, które wywołują skutki prawne w postaci wygaśnięcia prawa, stwierdził, iż natura takich zdarzeń nie jest jednorodna. "Nie można jednak z tego powodu różnicować samej istoty tych zdarzeń. Otóż wygaśnięcie w ich następstwie prawa ochronnego wynika z prawa materialnego, natomiast potwierdzenie wygaśnięcia prawa następuje w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów o postępowaniu. Dopóki taka decyzja nie zostanie wydana, nie można skutecznie powoływać się na to, że prawo wygasło" (str. 16 uzasadnienia).

Skoro przed wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa nie można skutecznie powoływać się na to wygaśnięcie, to taka decyzja ma charakter konstytutywny. Tylko bowiem akt konstytutywny wywołuje następstwa prawne, na które bez jego wydania nikt powołać się nie może. Tymczasem Sąd uznał, iż "Jest to wzorcowy przykład decyzji o charakterze deklaratoryjnym" (str. 16 uzasadnienia).

Jest przy tym rzeczą oczywistą, że przesłanki wygaśnięcia prawa ochronnego wynikają z przepisów prawa materialnego, a wydanie decyzji określają przepisy o postępowaniu. Z tego jednak powodu nie można wyprowadzać żadnych wniosków odnośnie charakteru takiej decyzji.

Za tym, że prawo ochronne nie wygasa do czasu wydania decyzji w tym zakresie, przemawia również treść przepisu art. 157 p.w.p., zgodnie z którym uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może jedynie zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli tego znaku nie używał w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i 5. Chodzi tutaj o przypadek, w którym − z braku stosownego wniosku − nie została wydana decyzja Urzędu Patentowego stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego, mimo że warunki do jej wydania zostały spełnione. Z przepisu tego wynika zatem, że prawo ochronne mimo jego nieużywania nadal istnieje, a jedynie uprawniony do tego prawa może z niego korzystać w ograniczonym zakresie, gdyż nie może jedynie zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia.

W uzasadnieniu omawianej uchwały przypomniano, że na gruncie poprzedniego stanu prawnego − ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych − zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie przyjmowano, iż decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego na skutek jego nieużywania miała charakter konstytutywny.

Poprzednio jednak w art. 26 u.z.t. była mowa o "decyzji o wygaśnięciu prawa", a obecnie na tle art. 169 ust. 2 p.w.p. "Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego".

Moim zdaniem różnice między treścią tych przepisów dotyczą w zasadzie formy orzekania przez Urząd Patentowy ("orzeka o wygaśnięciu prawa", "stwierdza wygaśnięcie prawa" czy też "uznaje prawo za wygasłe") i nie mają znaczenia przy ocenie charakteru decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego.

Za odejściem od dotychczasowego stanowiska odnośnie konstytutywnego charakteru decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego nie przemawia też wzgląd na funkcję i cel omawianych przepisów.

Wprost przeciwnie, gdyż jak już podnoszono w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjęcie poglądu, iż decyzja o wygaśnięciu prawa ochronnego ma charakter deklaratoryjny prowadziłoby do sytuacji, w której ochrona znaku towarowego byłaby iluzoryczna, zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę, iż skomplikowany proces inwestycyjny, wymagany do uruchomienia produkcji i rozpoczęcia efektywnego korzystania przez przedsiębiorcę z prawa do znaku nierzadko trwa kilka lat. Przemawia za tym również konieczność zapewnienia obrotu gospodarczego, gdyż w przeciwnym razie podmiot niezasadnie korzystający z cudzego prawa do znaku towarowego mógłby w każdym postępowaniu powoływać się na wygaśnięcie ex lege ochrony przysługującej uprawnionemu (por. wyrok NSA z 20 marca 2007 r., II GSK 364/06).

s. Jan Bała

Zdanie odrębne sędziego Andrzeja Kisielewicza

Nie podzielam argumentacji, jaką posłużył się Sąd na uzasadnienie tezy podjętej uchwały. W szczególności nie jest m. zd. prawidłowy pogląd przypisujący decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy charakter rozstrzygnięcia deklaratoryjnego. Podstaw do zakwestionowania tego stanowiska dostarcza sam Sąd. Pisze bowiem na str. 10 uzasadnienia, że "Po upływie okresu udzielonego prawa własności przemysłowej wygasa ono ex lege, w pozostałych zaś sytuacjach ustaje w takim trybie, w jakim powstało. Bez wydania decyzji

o unieważnieniu lub wygaśnięciu np. prawa ochronnego na znak towarowy trwa ono nadal." I dalej "Tak kształtują się czasowe granice prawa ochronnego na znak towarowy jako bezwzględnego prawa podmiotowego. Formalny charakter tego prawa wynika z powiązania jego bytu z decyzją o udzieleniu, unieważnieniu i wygaśnięciu prawa". Na stronie 16 uzasadnienia znalazło się stwierdzenie: "Z mocy prawa wygasa ono po upływie okresu udzielonej ochrony (art. 168 ust. 1 pkt 1),

w pozostałych sytuacjach – z mocy decyzji Urzędu Patentowego podejmowanej

z urzędu (art. 168 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 przy zrzeczeniu się prawa) lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny (art. 169 ust. 1 i 2, w tym przy nieużywaniu znaku w sposób rzeczywisty w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat bez istnienia ważnych powodów)". Czyniąc uwagi na temat przepisu art. 170 ust. 1 p.w.p. (strona 17 uzasadnienia) Sąd stwierdza, że "Unormowanie to oznacza jedynie istnienie czy też zachowanie możliwości korzystania w dalszym ciągu przez przedsiębiorcę z udzielonego mu prawa, którego w sposób formalny, a więc przez wydanie decyzji stwierdzającej jego wygaśnięcie, nie został pozbawiony". Wreszcie na stronie 18 uzasadnienia w ramach wypowiedzi dotyczącej czasu pomiędzy upływem pięcioletniego okresu nieużywania znaku a dniem złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia z tego tytułu prawa ochronnego Sąd mówi o bezczynności uprawnionego, "który nadal ma nieodebrane prawo do znaku".

Z przytoczonych cytatów wynika, że decyzją deklaratoryjną można nazwać również i taką decyzję, która rozstrzyga o istnieniu prawa ochronnego na znak towarowy ("bez wydania decyzji o wygaśnięciu prawa ochronnego trwa ono nadal", "byt prawny tego prawa jest powiązany z decyzją o wygaśnięciu prawa"). Inaczej jeszcze – niewydanie takiej decyzji oznacza, że przedsiębiorca nie został pozbawiony prawa ochronnego do znaku towarowego, czy też nie zostało mu ono odebrane.

W uzasadnieniu uchwały poświęcono sporo miejsca kwestii dotyczącej deklaratoryjnego charakteru decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Sąd nie wyjaśnił jednakże dostatecznie kwestii podstawowej - co należy rozumieć pod pojęciem decyzji deklaratoryjnej. Istotne w tym względzie wydają się być stwierdzenia zawarte na stronie 16 uzasadnienia: " Treścią wydanej decyzji jest więc stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, co wynika z art. 169 ust. 2 p.w.p., a nie – jak w art. 26 u.z.t., wygaśnięcie prawa z rejestracji. W sentencji decyzji wskazuje się nie tylko zdarzenie powodujące ten skutek, lecz również dzień jego zaistnienia będący potwierdzoną datą wygaśnięcia prawa. Jest to wzorcowy przykład decyzji o charakterze deklaratoryjnym, bo jej elementy i samo rozstrzygnięcie odnoszą się do wcześniej zaistniałych zdarzeń wywołujących skutki prawne."

Na tej podstawie można wnioskować, że przesądzające dla deklaratoryjnego

charakteru takiej decyzji jest użycie w treści art. 169 ust. 2 p.w.p. określenia "stwierdzenie wygaśnięcia prawa" oraz powiązanie skutku wygaśnięcia ze zdarzeniem wcześniejszym w stosunku do decyzji stwierdzającej wygaśnięcie. Różnice pomiędzy treścią art. 25 pkt 3, art. 26, art. 28 ust. 1 i art. 31 ust. 2 u.z.t. a art. 169 ust. 1 i 2 p.w.p. nie są na tyle znaczące, aby na ich podstawie wnioskować

o zmianie charakteru decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego (wcześniej prawa z rejestracji) znaku towarowego. Sąd nie zakwestionował bowiem wyrażanego pod rządami "starej" ustawy poglądu, że decyzja o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego ma charakter konstytutywny. W art. 25 u.z.t. i w art.169 ust. 1 p.w.p. jest mowa o tym, że prawo wygasa wskutek (na skutek) nieużywania znaku. Różnica (pomijając regulację zawartą w art. 170 i 172 p.w.p.) sprowadza się do tego, że art. 26 u.z.t. mówi o decyzji o wygaśnięciu prawa, art. 31 ust. 1 u.z.t. o wniosku o uznanie prawa za wygasłe, natomiast w art. 169 ust. 2 p.w.p. posłużono się określeniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa. Termin "uznanie" oznacza m. in. "stwierdzenie". Również określenia: "decyzja o wygaśnięciu prawa" i "decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa różnią się m. zd. jedynie w warstwie językowej, nie zaś merytorycznej.

W piśmiennictwie prawniczym przyjmuje się na ogół, że podział na akty (orzeczenia) konstytutywne i deklaratoryjne jest oparty na kryterium skutku tego aktu (orzeczenia). Akt deklaratoryjny nie stwarza nowej sytuacji prawnej, jedynie stwierdza powstanie takiej sytuacji z mocy prawa. Akt konstytutywny kreuje natomiast nowy stan prawny: tworzy, zmienia lub znosi stosunek prawny (np. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska [w:] Prawo administracyjne pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 1999, s. 301 i 302, K. Korzan: Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 42 i nast.). Akty deklaratoryjne nie są więc same źródłem jakichkolwiek nowych praw lub obowiązków. Te prawa i obowiązki powstają poza aktem, niezależnie od woli organu decydującego o jego wydaniu. Organ nie wnosi niczego nowego do istniejącego stanu prawnego. Jego rola sprowadza się jedynie do potwierdzenia tego, co wynika

z mocy prawa. Akty konstytutywne stanowią dopełnienie stanu (faktów) powstałych poza postępowaniem, takich, które samodzielnie nie mogą wywołać skutku prawnego. Do osiągnięcia tego skutku potrzebne jest jeszcze wydanie aktu. Akt konstytutywny wywołuje więc następstwa prawne, na które bez jego wydania nikt powołać się nie może (por. K. Korzan: j. w. , s. 61 i s. 81).

Ze względu na tę charakterystykę w piśmiennictwie przyjmuje się, że akty deklaratoryjne wywołują skutki prawne wstecz (ex tunc), czyli od momentu, w którym określony stan prawny zaistniał. Akty konstytutywne są zaś skuteczne na przyszłość (ex nunc), od chwili ich wydania. Niemniej jednak nie budzi wątpliwości teza, że czasowy zasięg skuteczności aktu nie jest elementem decydującym o jego charakterze. Akt konstytutywny może więc działać zarówno z mocą na przyszłość, jak i z mocą wsteczną (w tej kwestii: A. Miączyński: Skuteczność orzeczeń

w postępowaniu cywilnym, Kraków 1974, s. 151). Każdy akt stosowania prawa odnosi się do określonego stanu faktycznego i w związku z tym jego skutki prawne mogą być powiązane w czasie z zaistnieniem tego stanu faktycznego. Nie ma żądnych przeszkód aby akt konstytutywny, kreujący określone prawa lub obowiązki łączył w czasie ten skutek z zaistnieniem przesłanek faktycznych, stanowiących podstawę ich powstania. Z tego powodu nie podzielam wyrażonego w uzasadnieniu uchwały stanowiska, że decyzja, "której elementy i samo rozstrzygnięcie odnoszą się do wcześniej zaistniałych zdarzeń wywołujących skutki prawne" stanowi wzorcowy przykład decyzji o charakterze deklaratoryjnym.

Sąd nie wykazał przekonywająco, że upływ określonego w ustawie okresu nieużywania znaku towarowego powoduje sam przez się wygaśnięcie prawa ochronnego. Wręcz odwrotnie – przytoczone wyżej cytaty z uzasadnienia uchwały przemawiają raczej za konstytutywnym charakterem decyzji stwierdzającej wygaśniecie tego prawa. W uzasadnieniu podano również przykłady z piśmiennictwa prawniczego, w których przypisuje się decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy wydanej pod rządami ustawy p.w.p., charakter konstytutywny (M. Załucki: Obowiązek używania znaku towarowego przez licencjobiorcę) i orzeczenia NSA (w tym wyrok z 20 marca 2007 r., sygn. akt II GSK 364/06). Jednakże Sąd bezpośrednio nie odniósł się do tych zapatrywań. Sąd całkowicie też pominął przepis art. 157 p.w.p., który stanowi, że uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego znaku lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeżeli znaku tego nie używał w rozumieniu

art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i 5 p.w.p., a więc nie używał w sposób w tych przepisach określony w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat.

Zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi na pytanie o charakter prawny decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie

art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. ma ustalenie, co dzieje się z tym prawem w czasie przypadającym po upływie nieprzerwanego, pięcioletniego okresu nieużywania znaku do chwili wydania decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia tego prawa. Z treści art. 157 p.w.p. wynikałoby, że prawo nadal istnieje. Zostaje niejako osłabione przez pozbawienie niektórych atrybutów - ochrony w postaci możliwości zakazania innej osobie używania tego lub podobnego znaku. Stanowisko Sądu nie jest w tej kwestii jasne. Sąd stwierdza bowiem m. in., że "Formalny charakter tego prawa wynika

z powiązania jego bytu z decyzją o udzieleniu, unieważnieniu i wygaśnięciu prawa"

(s. 10). W innym miejscu, że "wygaśnięcie prawa wynika z prawa materialnego, natomiast potwierdzenie wygaśnięcia prawa następuje w drodze decyzji wydanej

na podstawie przepisów o postępowaniu. Dopóki taka decyzja nie zostanie wydana, nie można skutecznie powołać się na to, że prawo wygasło" (s. 16). Jeszcze inaczej – że "Unormowanie to (chodzi o przepis art. 170 p.w.p.) oznacza jedynie istnienie czy też zachowanie możliwości korzystania w dalszym ciągu przez przedsiębiorcę

z udzielonego mu prawa, którego w sposób formalny, a więc przez wydanie decyzji stwierdzającej jego wygaśnięcie, nie został pozbawiony" (s. 17).

Jeżeli prawdą jest, że dopiero decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy formalnie pozbawia tego prawa, to taka decyzja nie ma charakteru deklaratoryjnego.