Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Kisielewicz (spr.) Sędziowie Jan Bała NSA Janusz Drachal Protokolant Magdalena Sagan po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej M. C. a. C. P. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 22 marca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 1325/06 w sprawie ze skargi M. C. a. C. P. S.A. w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną

Wyrokiem z dnia 22 marca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę Makro C. & C. P. SA z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2006 r. nr [...] wydaną w postępowaniu spornym, odmawiającą unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy "MAKROTERM".

Sąd orzekał w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 12 stycznia 2000 r. W. G., K. W. prowadzący Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAKROTERM" Spółka cywilna zgłosili do rejestracji w Urzędzie Patentowym RP znak towarowy słowno-graficzny "MAKROTERM". Urząd Patentowy w decyzji z dnia [...] września 2003 r. udzielił na rzecz wnioskodawców prawa ochronnego na znak towarowy "MAKROTERM" o numerze [...] dla towarów wymienionych w klasach: 6, 9, 11 i 42 klasyfikacji nicejskiej obejmujących urządzenia i instalacje grzewcze oraz urządzenia kanalizacyjne.

Makro C. & C. P. SA złożyła w trybie art. 246 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 49, poz. 508 ze zm.) dalej p.w.p. sprzeciw od decyzji przyznającej prawo ochronne na znak towarowy "MAKROTERM" i podniosła, że posiada prawo pierwszeństwa z rejestracji znaku słowno - graficznego "makro" o numerze [...] m. in. w odniesieniu do towarów wymienionych w klasach: 6,9,11 oraz 42 na podstawie decyzji Urzędu Patentowego z dnia [...] października 1991 r. Według wnoszącego sprzeciw organ udzielił prawa ochronnego na znak towarowy "MAKROTERM" z naruszeniem art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz.17), dalej u.z.t., art. 16.3 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów prawa własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r., dalej TRIPS (załącznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 32 . poz. 143) w zw. z art. 6 bis Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975, Nr 9, poz.51).

Urząd Patentowy RP, działając w trybie postępowania spornego, decyzją z dnia [...] lutego 2006 r. oddalił sprzeciw Makro C. & C. P. SA. W uzasadnieniu decyzji organ nie podzielił poglądu sprzeciwiającego się o podobieństwie znaków stwierdzając, że przeciwstawione oznaczenia różnią się na płaszczyźnie fonetycznej i wizualnej, nie powodując tym samym ryzyka wprowadzenia konsumentów w błąd co do pochodzenia towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. Zdaniem organu takie ryzyko wyklucza całościowe postrzeganie znaku słowno - graficznego "MAKROTERM". Jest to znak fantazyjny dwuwyrazowy z elementami graficznymi w postaci stylizowanej trzcionki oraz okręgu i słabo widocznej góry z krzyżem. Elementy te nie nawiązują do znaku sprzeciwiającego się. Wyraz makro oznacza tyle co wielki, powiększony i pełni w języku polskim funkcję członu wyrazów złożonych. Organ podkreślił, że uprawniony przedstawił w trakcie postępowania przed Urzędem Patentowym dokument zawierający wykaz znaków towarowych z elementem słownym makro zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym. Organ wyjaśnił, że brak podobieństwa znaków "makro" i "MAKROTERM" czyni zbędnym badanie podobieństwa towarów opatrzonych przeciwstawionymi znakami towarowymi. Zbędna jest również ocena spornego znaku z punktu widzenia art. 6bis Konwencji Paryskiej regulującego skutki prawne naśladownictwa znaku towarowego powszechnie znanego, gdyż sprzeciwiający się nie wykazał w trakcie postępowania spornego tej okoliczności. Przedstawione materiały reklamowe i informację na temat liczby kart makro wydanych klientom nie dowodzą powszechnej znajomości znaku towarowego "makro".

W świetle dokonanych ustaleń faktycznych organ uznał, że rejestracja znaku "MAKROTERM" nie narusza zasad współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.) Kwestionowany znak towarowy nie narusza też prawa do firmy sprzeciwiającego, gdyż znak ten stanowi zasadniczy element nazwy uprawnionego tj. "Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego MAKROTERM K. W. & A. W. Spółka Jawna".

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Makro C. & C. P. SA zarzuciła decyzji Urzędu Patentowego naruszenie art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t , art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t., art. 6bis Konwencji Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej oraz naruszenie art. 7, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a.

Sąd I instancji oddalił skargę nie znajdując podstaw do jej uwzględnienia. Zdaniem Sądu I instancji dokonana przez organ kompleksowa ocena kwestionowanego znaku towarowego pod względem jego podobieństwa do znaku "makro" była prawidłowa. Sąd I instancji podzielił stanowisko organu, że element słowny makro występuje w języku polskim jako człon wyrazów złożonych, co w rezultacie osłabia jego zdolność odróżniającą. Połączenie wyrazów makro i term tworzy znak fantazyjny, indywidualizujący przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Różnicę między przeciwstawionymi znakami podkreśla dodatkowo graficzna forma przedstawieniowa znaków towarowych. Sąd I instancji uznał, że znak "makro" stanowi wyraz pisany małymi drukowanymi literami koloru czarnego, zaś znak "MAKROTERM" różni się czcionką, barwą oraz dodatkami graficznymi.

W ocenie Sądu I instancji nieuzasadniony jest zarzut naruszenia art. 6 bis Konwencji Paryskiej, gdyż powszechna znajomość znaku "makro" nie została wykazana. Skarżąca powołując się na powszechny charakter znaku towarowego, powinna była przedstawić odpowiednie dowody na potwierdzenie tej właściwości (cechy) znaku towarowego. Zaprezentowane w postępowaniu administracyjnym materiały reklamowe oraz w postępowaniu sądowodaministracyjnym wyniki badań rynkowych nie posiadają walorów dowodowych określonych w tym zakresie przez doktrynę i orzecznictwo. Wobec niewykazania podobieństwa obydwu znaków, powołanie się na powszechną znajomość znaku "makro" nie ma zresztą znaczenia, Nie istnieje bowiem ryzyko wprowadzenia odbiorców towarów w błąd co do pochodzenia towarów opatrzonych dwoma przeciwstawionymi znakami towarowymi. Sąd I instancji za niezasadny uznał zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. przez wykorzystanie renomy znaku "makro", gdyż Skarżąca nie udowodniła na etapie postępowania spornego, że znak jest znakiem renomowanym. Według Sądu I instancji rejestracja kwestionowanego znaku "MAKROTERM" nie została również dokonana z naruszeniem art. 8 pkt 2 u.z.t. Elementy słowne cash & carry dostatecznie indywidualizują przedsiębiorstwo skarżącej i nie zachodzi niebezpieczeństwo naruszenia jej prawa do firmy. Sąd I instancji nie dopatrzył się również naruszenia przepisów procedury administracyjnej w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

W skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego Makro C. and C. P. SA wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), dalej p.p.s.a. skarżąca zarzuciła wyrokowi Sądu I instancji naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy:

1) art. 133 § 1 p.p.s.a. przez nieuwzględnienie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach przy wydaniu orzeczenia przez Sąd I instancji;

2) art. 141 § 4 p.p.s.a. przez błędne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dowodów i twierdzeń przedstawionych w postępowaniu przez Urzędem Patentowym, w tym w kwestii konfuzyjnego podobieństwa znaków "MAKROTERM" i "makro" oraz istnienia renomy i powszechnej znajomości znaku "makro";

3) art. 145 § 1 ust. 1 lit c p.p.s.a. przez wadliwe ustalenia faktyczne w kwestii podobieństwa znaku "MAKROTERM" i "makro" i odmowę zastosowania w sytuacji naruszenia przez organ przepisów art. 7,8, 77 80 oraz 107 § 3 k.p.a. z powodu niewyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy;

4) art. 106 § 3 i 5 p.p.s.a. przez pominięcie dowodów uzupełniających przedstawionych w trakcie postępowania sądowodministracyjnego (tj. wyników Instytutu Badawczego GFK Polonia oraz opinii prof. M Kępińskiego dotyczącej powszechnej znajomości znaku towarowego "makro";

5) art. 151 w zw. art 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. przez oddalenie skargi, w sytuacji wadliwego zastosowania przez organ administracji art. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t w zw. z art. 315 p.w.p. oraz art. 6 bis Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej;

Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie przepisów prawa materialnego tj. art. 8 pkt 1 i pkt 2, art. 9 ust.1 pkt w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p oraz art. 6 bis Konwencji Paryskiej polegające na niewłaściwej subsumcji stanu faktycznego do treści norm prawnych wynikających z powołanych przepisów.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej skarżąca podkreśliła, że ocena przez Sąd I instancji materiałów dowodowych przedłożonych przez skarżącą w postępowaniu spornym była arbitralna. W trakcie postępowania administracyjnego skarżąca przedstawiła materiały dotyczące historii przedsiębiorstwa Makro C. & C. P. SA pokazujące jej wieloletnią działalność w tym zakresie, reklamy i promocji produktów sprzedawanych w sieci sklepów makro. Skarżąca podkreśliła, że sieć sklepów ze znakiem "makro" istnieje w Polsce od 13 lat i jest powszechnie rozpoznawalna przez przeciętnych odbiorców a w 1999 r. na terenie kraju funkcjonowało 18 hal makro. Zdaniem skarżącej znaki "MAKROTERM" i "makro" ze uwagi na podobieństwo elementów dominujących mogą skutkować uznaniem spornego znaku za oznaczenie seryjne należące do rodziny znaków "makro" w zakresie instalacji grzewczych. Powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 28 października 1998 r. (SN II CKN 25/98) skarżąca podniosła, że naruszenie prawa do firmy może nastąpić w przypadku używania przez nieuprawnionego także części nazwy przedsiębiorcy, jeżeli ta część w sposób wystarczający spełnia funkcję indywidualizującą osobę prawną. Element "makro" pełni bowiem rolę indywidualizującą przedsiębiorstwo skarżącej.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MAKROTERM" K. W. & A W. sp. jawna wniósł o oddalenie skargi. W piśmie z dnia 9 stycznia 2008 r. skarżąca Makro C. & C. P. SA odniosła się do wypowiedzi uczestnika postępowania i podtrzymała stanowisko zaprezentowane w skardze kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Naczelny Sąd Administracyjny nie dopatrzył się zarzucanych naruszeń prawa procesowego oraz prawa materialnego.

W skardze kasacyjnej zarzucono m. in. naruszenie przez Sąd I instancji przepisu art. 145 § 1 ust.1 lit c p.p.s.a. przez wadliwe ustalenia faktyczne co do braku podobieństwa znaku "MAKROTERM" i "makro", w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów (art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t.). Naczelny Sąd Administracyjny uznaje ten zarzut za nieuzasadniony. Z uzasadnienia wyroku wynika bowiem, że Sąd rozważył tę kwestę wnikliwie, badając podobieństwo znaków w kilku aspektach (wizualnym, znaczeniowym, fonetycznym) i dając temu dostateczny wyraz w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Ocena ustaleń Sądu co do podobieństwa znaków dokonana przez Naczelny Sąd Administracyjny z punktu widzenia cech wspólnych tych znaków prowadzi do wniosku, że różnice między tymi znakami są istotne. Znaki te łączy tylko słowo "makro", które w znaku "MAKROTERM" jest pierwszym członem tego wyrazu i które w języku polskim oznacza: "wielki", "powiększony". "Makro" występuje zresztą często jako pierwszy człon wyrazów złożonych, a odniesione do skarżącej, zajmującej się handlem hurtowym na dużą skalę, może być nawet traktowane, ze względu na przekaz treściowy, jako oznaczenie ogólnoinformacyjne. Zdolności odróżniającej znaku "makro" nie wzmacnia również jego grafika, wyrażająca się w użyciu dość typowych, drukowanych liter, którym nie towarzyszą inne, wyraźnie indywidualizujące elementy. Natomiast znak "MAKROTERM", ze względu na szatę graficzną i połączenie dwóch wyrazów jest niewątpliwie oznaczeniem fantazyjnym i przez to niepodobnym do znaku "makro".

Oceniając podobieństwo znaków z punktu widzenia ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami należy również brać pod uwagę podobieństwo towarów oznaczanych tymi znakami. W rozpatrywanym przypadku znak "MAKROTERM" został zarejestrowany dla towarów w klasach: 6,9, 11 i 42, tych samych, do których odnosi się znak "makro". Niemniej jednak znak "makro" obejmuje znacząco szerszy zakres towarów zarówno z branży przemysłowej, jak i spożywczej. Można więc powiedzieć, że towary w klasach: 6, 9, 11, 42 (urządzenia i instalacje grzewcze oraz urządzenia kanalizacyjne) niejako gubią się w masie towarów, którymi handluje skarżąca. Firma i znak "makro" w powszechnym odbiorze kojarzy się raczej z handlem hurtowym na wielką skalę, obejmującym bardzo szeroki asortyment towarów, a nie z handlem urządzeniami i instalacjami grzewczymi. Z tego względu ryzyko przypisania towarom oznaczonym znakiem "MAKROTERM" pochodzenia od firmy Makro C. & C. nie wydaje się znaczące. Przeciwko istnieniu takiego ryzyka przemawia ponadto to, że towary opatrzone omawianymi znakami nie spotykają się w tych samych rynkach. Firma

P. H. U. MAKROTERM jest podmiotem zajmującym się handlem detalicznym i świadczeniem usług w skali regionalnej. Skarżąca prowadzi sieć dużych hurtowni w całym kraju. W sprawie skarżąca nie podnosiła, że sprzedaje towary opatrzone znakiem "makro" poza siecią swoich hurtowni. Nie wiadomo również, aby w jej sieci były sprzedawane towary ze znakiem "MAKROTERM".

Z przedstawionych względów zarzuty naruszenia przez Sąd I instancji art. 141 § 4 p.p.s.a., art. 145 § 1 ust.1 lit c p.p.s.a, art. 133 § 1 p.p.s.a., art. 106 § 3 i 5 p.p.s.a. i w konsekwencji art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. oraz art. 6 bis Konwencji paryskiej są bezzasadne. Nieuwzględnienie przez Sąd I instancji dowodu z dokumentu przedstawionego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, dotyczącego wyniku badań opinii publicznej na okoliczność powszechnej znajomości wśród konsumentów znaku "makro" było usprawiedliwione. Sąd może z urzędu lub na wniosek przeprowadzić dowód z dokumentu, jeżeli przyczyni się on do wyjaśnienia istotnych wątpliwości w sprawie. W rozpoznawanej sprawie Sąd prawidłowo ustalił brak podobieństwa znaków towarowych "makro" i "MAKROTERM" i dlatego badanie powszechnej znajomości znaku "makro" stanowiącej jedną z przesłanek unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, określonych w art. 6 bis Konwencji Paryskiej byłoby niecelowe.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego niezasadne są również zarzuty naruszenia prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t. W skardze kasacyjnej zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. uzasadniano naruszeniem, wskutek udzielenia ochrony znakowi "MAKROTERM", renomy znaku "makro". Skarżąca nie wykazała jednakże, że znak "makro" jest znakiem renomowanym. Zarzut naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. polegającego na naruszeniu praw osobistych (prawa do firmy) skarżącej, przez używanie znaku "MAKROTERM" również nie jest uzasadniony. Przede wszystkim dlatego, że samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do firmy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa nie świadczy o naruszeniu prawa do firmy. Prawo do firmy jest naruszone, jeżeli zarejestrowanie kolizyjnego znaku zakłóca korzystanie z tego prawa. To zakłócenie polega na wprowadzaniu w błąd co do tożsamości podmiotów (występującego pod firmą i używającego znaku) i w związku z tym może narażać na szwank firmę (np. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. sygn. akt II GSK 31/06). Skarżąca nie wykazała, że takie zagrożenie pociąga dla niej zarejestrowanie znaku "MAKROTERM".

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rozstrzygnięcie Sądu I instancji było prawidłowe i na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.