Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Waldemar Śledzik (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Protokolant st. sekr. sąd. Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 czerwca 2011 r. sprawy ze skargi P. Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Urząd Patentowy RP, działając na podstawie art. 245 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt. 2 i art. 145 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. – zwaną dalej "p.w.p.") decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. po rozpoznaniu wniosku z dnia 2 czerwca 2010 r. [...] Sp. z o.o. z siedzibą we [...] o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "moja historia" zgłoszony dnia 31 marca 2008 r. pod numerem [...]. utrzymał w mocy decyzję tego organu z dnia [...] marca 2010 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego w części dotyczącej towarów i usług w kl. 09; w kl. 16 i w kl. 41.

Do wydania powyższych rozstrzygnięć doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 31 marca 2008 r. pod nr [...] został zgłoszony w celu uzyskania prawa ochronnego przez [...] Sp. z o.o. z siedzibą we [...] (skorygowany następnie pismem z dnia 20 stycznia 2010 r. w zakresie wykazu towarów i usług) znak słowno-graficzny moja historia przeznaczony do oznaczania następujących towarów i usług:

dyski magnetyczne, dyski do rejestracji dźwięku, dyski kompaktowe audio-wideo, dyski optyczne, dyskietki, kasety wideo, kasety audio wideo, kasety wideo z grami, płyty fonograficzne, płyty CD, publikacje elektroniczne (kl. 09);

afisze, albumy, atlasy, broszury, czasopisma typu "[...]" kierowane do kobiet, druki, materiały drukowane, fotografie, gazety, kalendarze, karty pocztowe, katalogi, komiksy, książki, mapy, plakaty, podręczniki, prospekty, publikacje elektroniczne, publikacje papierowe (kl. 16);

rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych próbek, ulotek, prospektów, druków, broszur, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, publikowanie tekstów reklamowych, reklamy, reklamy prasowe, uaktualnianie materiałów reklamowych (kl. 35);

dystrybucja gazet, czasopism, periodyków (kl. 39);

publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków (kl. 41);

administrowanie stronami komputerowymi (kl. 42).

W wyniku przeprowadzonych badań Urząd Patentowy RP (zwany dalej także jako "UP RP") stwierdził, że zgłoszony przez znak towarowy jest podobny w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego słowno-graficznego Moja historia, na który udzielono prawo ochronne z pierwszeństwem od dnia 2 marca 2005 r. po numerem [...] na rzecz wydawnictwa E. Sp. z o.o. S. k/ G. (zwanego dalej także "Uprawnionym") przeznaczonego do oznaczania towarów i usług zawartych w klasie 09, 16 oraz 41, takich jak: dyski magnetyczne kompaktowe, dyski magnetyczne kompaktowe – nośniki danych, dyski nagrane dźwiękiem, dyski optyczne, dyskietki, kasety wideo, taśmy wideo, programy komputerowe – software ładowalny (kl. 09); afisze, atlasy, broszury, czasopisma, periodyki, wyroby introligatorskie, książki, gazety, mapy, materia łydo nauczania, artykuły papiernicze, plakaty, podręczniki, zeszyty (kl. 16); edukacja, informacja o edukacji, publikowanie książek, obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i sympozjów (kl. 42).

Po poinformowaniu o tym fakcie przez UP RP, zgłaszającą [...] Sp. z o.o. (zwaną dalej także "Zgłaszającą") w piśmie z dnia 20 stycznia 2010 r. wyraziła opinię, że pomiędzy znakami Zgłaszającej oraz Uprawnionego nie zachodzi podobieństwo w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., gdyż co prawda oba podmioty są Wydawnictwami, lecz znaki towarowe przeznaczone są dla innych towarów i kierowane do innego odbiorcy, w związku z tym nie zachodzi ani identyczność ani podobieństwo. W przypadku Zgłaszającej znak towarowy jest przeznaczony dla oznakowania produktów, których odbiorcami są dorosłe kobiety tj. dla oznakowania czasopism typu "[...]" kierowanych do dojrzałych kobiet. Dodatkowo Zgłaszająca ostatecznie dookreśliła w wykazie towarów i usług, iż znak jest przeznaczony do ww. czasopism. Jako dowód załączono przykładowy egzemplarz czasopisma, wydruk ze strony internetowej Zgłaszającej z informacją o treści pisma oraz wykaz towarów. W przypadku Wydawnictwa E. sp. z o.o. znak towarowy jest wykorzystywany do oznakowania podręczników szkolnych z historią (głównie dziejami historycznymi Polski), którymi odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych. Jako dowód na tę okoliczność przedstawiła wydruk ze strony internetowej Uprawnionej z informacją o treści książki. Ponadto podkreśliła, że mimo użycia tych samych wyrazów ich znaczenie dla produktów obu wydawnictw jest odmienne, gdyż w przypadku Zgłaszającej odnosi się do wydarzeń z życia prywatnego i ludzkich losów, zaś w przypadku wydawnictwa E. sp. z o.o. do dziejów Państwa i świata oraz społeczeństwa, dlatego też nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd co do możliwości skojarzenia znaków. W konsekwencji wniosła o udzielenie ochrony na przedmiotowy znak towarowy.

Rozpoznając powyższy wniosek Urząd Patentowy RP stwierdził, że w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo i identyczność towarów i usług wskazanych w wykazach towarów i usług porównywalnych znaków. Towary wskazane w znaku zgłoszonym i zarejestrowanym to ogólnie różnego rodzaju dyski, kasety, nośniki informacji, publikacje papierowe, afisze, albumy, atlasy, broszury, czasopisma, gazety, książki, mapy, plakaty, podręczniki, itp. Również usługi są tożsame. Oba znaki są przeznaczone do oznaczania takich usług, jak publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków.

Ponadto w ocenie UP RP występuje także podobieństwo samych oznaczeń, gdyż porównywane znaki są znakami słowno-graficznymi. Mianowicie oba stanowią dwuwyrazowe określenie napisane czerwoną czcionką: znak zgłoszony to moja historia, zaś znak zarejestrowany to Moja historia. Dlatego na odbiorcy znaki te będą wywoływały podobne wrażenia. Warstwa słowna w obu znakach będzie miała decydujący wpływ na odbiór znaków wśród potencjalnych klientów i odczytywanie ich jako pochodzących z jednego źródła, od jednego przedsiębiorcy. Znaki te znaczą to samo i brzmią identycznie. Jedyna różnica między znakami występuje w warstwie wizualnej. Jest to duża litera M, która w znaku zgłoszonym nie występuje, ale jest w nim zastąpiona mała literą m. Nie stanowi to jednak dostatecznego odróżnika między konfrontowanymi oznaczeniami. Odbiorcy mogą postać znaku zgłoszonego odczytać jako rozpoczęcie nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, nową wersję dotychczasowego oznaczenia czy też jako tzw. klasyczne "odświeżenie" wizerunku marki na rynku. W takiej sytuacji istnieje możliwość skojarzenia przeciwstawionych sobie znaków. Podkreślił, że mimo iż Zgłaszająca doprecyzowała w piśmie z dnia 10 stycznia 2010 r. w wykazie towarów i usług, w klasie 16 towar czasopisma jako "czasopisma typu < [...] > kierowane do kobiet", to jednak mimo tego nie wyeliminowano możliwości pomylenia znaków towarowych przez odbiorców. W wykazie znaku zarejestrowanego wskazane są ogólnie towary takie jak czasopisma, książki, podręczniki, itp., natomiast nie określonego typu odbiorcy. Z wykazu towarów i usług znaku chronionego nie wynika też, aby towary były przeznaczone dla uczniów klas podstawowych. Nie wynika także z tego wykazu, aby określona była tematyka czasopism, książek, podręczników i innych towarów zawartych w zakresie ochrony znaku chronionego a także aby Uprawniony sygnował towary o tematyce historycznej.

Ponieważ przeciwstawione znaki towarowe zgłoszone zostały do oznaczania różnego rodzaju dysków, kaset, nośników informacji, publikacji papierowych, czasopism, gazet, książek, podręczników, itp., to tego rodzaju towary są kierowane do powszechnego obrotu i skierowane do szerokiego kręgu odbiorców. Zwłaszcza książki, czasopisma i inne wydawnictwa kupuje się dość często. Grupa odbiorców powyższych towarów stanowi grupę mniej uważną, podchodzącą do zakupów z obniżonym poziomem uwagi. Odbiorcy nabywają je stosunkowo szybko, nie analizując szczegółowo oznaczeń znajdujących się na towarach bądź ich opakowaniach. Przy identyczności oznaczeń: moja historia oraz Moja historia istnieje duże ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym i przeciętny odbiorca może przez pomyłkę sięgnąć po towar oznaczony oznaczeniem kwestionowanym, sądząc że dokonuje zakupu produktu, który jest przez niego sprawdzony i posiada pewne, pożądane cechy oraz pochodzi od sprawdzonego konkretnego producenta lub co najmniej może być przeświadczony, że producent ten wprowadził na rynek nową gamę towarów pod zmienionym tytułem. Ponadto może dojść do pomyłki w wyborze kupującego z tego powodu, że towary oznaczone przedmiotowymi oznaczeniami często znajdują się na w tym samym miejscu i na tych samych stoiskach.

Konfrontowane znaki zostały przeznaczone również do oznaczania zbieżnych usług, tj. publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacji elektronicznej on-line i periodyków. Krąg odbiorców powyższych usług jest zbieżny – odbiorcami wskazanych usług są ci wszyscy, którzy chcieliby opublikować określone teksty drukiem jak i on-line. Przy istnieniu na rynku niemal identycznych oznaczeń nie jest możliwe uniknięcie pomylenia znaków czy też skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Odbiorca który poszukuje na rynku przedsiębiorcy świadczącego usługi publikowania pod nazwą Moja historia może przez pomyłkę skierować swoje zlecenie do podmiotu, który świadczy swoje usługi pod bardzo podobną nazwą moja historia.

Mając na uwadze, że podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia towaru i usługi (identyfikacja przedsiębiorcy) oraz wskazane wyżej argumenty, Urząd Patentowy RP uznał, że zgłoszony znak towarowy moja historia jest podobny (a de facto identyczny) do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego Moja historia i dlatego odmówił na podstawie art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p. udzielenia prawa ochronnego w części dotyczącej towarów i usług w klasach: 09; 16 i 41.

Od powyższej decyzji Zgłaszająca w dniu 2 czerwca 2010 r. wniosła do Urzędu Patentowego RP o ponowne rozpoznanie sprawy podnosząc, że jej znak jest wykorzystywany na czasopismach jako tytuł prasowy, zaś wydawnictwa E. sp. z o.o. na książkach. Zwróciła tez uwagę, że produkty Zgłaszającej kierowane są do dorosłych kobiet jako materiał relaksujący, zaś towar przeciwstawiony jest kierowany do uczniów i jako materiał edukacyjny. Także warstwa znaczeniowa znaków jest inna., gdyż Zgłaszającej odnosi się do życia codziennego, zaś wymienionego wydawnictwa do historii polski, dziejów europy i świata. Ponadto Zgłaszająca wyraźnie wskazała, że stara się o ochronę dla czasopism typu "[...]", a nie dla czasopism wszelkiego rodzaju.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2011 r. UP RP na podstawie art. 245 p.w.p. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego Zgłaszającej w części dotyczącej towarów i usług w wymienionych wcześniej klasach: 09; 16 i 41 na znak towarowy słowno-graficzny moja historia.

Rozważając sprawę ponownie, w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy, nie znalazł podstaw do zmiany decyzji z dnia [...] marca 2010 r.

W uzasadnieniu decyzji podkreślił, że zgodnie z art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p. nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, których używanie mogłoby wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu ze znakiem chronionym. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisaniu danego towaru lub/i usług uprawnionemu z prawa ochronnego. Podobieństwo znaków, w rozumieniu wym. wyżej przepisu, powinno być rozpatrywane w dwóch aspektach: podobieństwa samych znaków oraz podobieństwa towarów i/lub usług, do oznaczenia których znak został przeznaczony.

W ocenie Urzędu występują podobieństwa samych oznaczeń, gdyż porównywane znaki są znakami słowno-graficznymi: oba stanowią dwuwyrazowe określenie napisane czerwona czcionką (znak zgłoszony moja historia, zaś znak zarejestrowany – Moja historia). Oznaczenia te w warstwie słownej pod kątem znaczeniowym są identyczne, różniż się jedynie formą wielkiej i małej pierwszej litery. Biorąc ponadto pod uwagę znikomą warstwę graficzną obu znaczeń w postaci kolorowej czcionki oraz jednakową kolorystykę obydwu oznaczeń, nie sposób uznać oznaczeń za myląco podobne.

Na odbiorcy znaki te będą wywoływały podobne wrażenia. Warstwa słowna w obu znakach będzie miała decydujący wpływ na odbiór znaków wśród potencjalnych konsumentów i odczytywanie ich jako pochodzących z jednego źródła, od jednego przedsiębiorcy.

Ponadto organ podniósł, że istnienie podobieństwa tylko w jednej z trzech płaszczyzn determinuje występowanie kolizji między oznaczeniami. Z przytoczonego zestawienia wynika, że zbieżność wystąpiła we wszystkich trzech warstwach.

Wobec szybkiego rozwoju technik multimedialnych oraz wzrostu intensywności reklamy radiowej i telewizyjnej nie tylko wygląd znaku, ale i jego brzmienie decydują o rozpoznawalności danej marki na rynku. Dlatego też na mocy decyzji o udzieleniu ochrony uprawniony otrzymuje gwarancję, że UP RP nie udzieli ochrony nie tylko na zgłoszony przez inny podmiot znak identyczny, ale również na taki znak podobny do znaku chronionego, że mógłby wprowadzić odbiorców w błąd co do źródła pochodzenia towarów i usług. Przypomniał też, że podobieństwo znaków towarowych ocenia się według występujących w nich cech wspólnych, a nie występujących w nich różnic.

Biorąc pod uwagę takie kryteria jak rodzaj towarów (usług), przeznaczenie towarów oraz warunki ich zbytu, to - zdaniem organu - w sprawie występuje także podobieństwo towarów. Zgłaszająca zgłosiła swoje oznaczenie dla wszelkiego rodzaju publikacji papierowych, a nie tyko, jak stara się dowieść, o ochronę w klasie 16 dla czasopism "[...]". Ponieważ przeciwstawiane oznaczenie zawiera również w swoim wykazie czasopisma i periodyki w formie ogólnej, zatem nie można wykluczyć, że w oznaczeniu tym mogą zawierać się również czasopisma typu "[...]". W zakresie ochrony znaku chronionego nie ma także, wbrew twierdzeniom Zgłaszającej zawartym we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, określenia typu odbiorcy (uczniowie szkół podstawowych) oraz dookreślenia tematyki czasopism, książek, podręczników i innych towarów, aby znak ten sygnował towary o tematyce historycznej. Towary wskazane przez Uprawnionego mogą być również skierowane i przeznaczone do kręgu odbiorców wskazanych przez Zgłaszającą, czyli do kobiet.

Rozpoznając ponownie sprawę Urząd podtrzymał także ustalenia decyzji z dnia [...] marca 2010 r. w zakresie mylącego ich podobieństwa do pozostałych towarów i usług.

Tego rodzaju bowiem towary, jak różnego rodzaju dyskietki, kasety, nośniki informacji, publikacje papierowe, afisze, albumy, atlasy, broszury, czasopisma, gazety, książki, mapy, plakaty, podręczniki, itp. kierowane są do powszechnego obrotu i do szerokiego kręgu odbiorców, dlatego kupuje się je dość często. Grupa odbiorców wymienionych towarów stanowi grupę mniej uważną, podchodzącą do zakupów z obniżonym poziomem uwagi. Dlatego przy bardzo dużym podobieństwie oznaczeń: moja historia oraz Moja historia w trzech wymienionych wcześniej płaszczyznach, przeciętny odbiorca może sięgnąć po towar oznaczony oznaczeniem kwestionowanym w przekonaniu, że dokonuje zakupu który jest przez niego sprawdzony i posiada pewne, pożądane cechy oraz pochodzi od sprawdzonego, konkretnego producenta. O taką pomyłkę jest tym łatwiej, że towary oznaczone przedmiotowymi oznaczeniami znajdują się często w tym samym miejscu (półkach) i na tych samych stoiskach. Kupujący nie identyfikuje w większości przypadków producenta przez poszukiwanie jego danych na towarze czy opakowaniu, lecz sięga po towar na podstawie umieszczonego na nim znaku towarowego, gdyż takie postępowanie wynika z psychologicznych uwarunkowań – konsument kieruje się przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi oznaczeniami, z pominięciem drobnych rozbieżności. Może się zdarzyć tak, że szukając w sieci oferty Uprawnionego pod nazwą Moja historia zamawiający usługę natrafi na oznaczenie Zgłaszającej (moja historia) identyczne ze znakiem wcześniejszym i nie szukając innych danych o podmiocie oferującym usługi publokowania dokona zamówienia na podstawie znaku towarowego moja historia.

Organ uznał także, że konfrontowane znaki zostały również przeznaczone do oznaczania zbieżnych usług, którymi są publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków. Ponieważ krąg odbiorców tych usług jest również stosunkowo szeroki, to przy istnieniu identycznych oznaczeń nie jest możliwe uniknięcie pomylenia znaków czy tez skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym. Odbiorca, który poszukuje na rynku przedsiębiorcy świadczącego usługi publikowania pod nazwą Moja historia może przez pomyłkę skierować swoje zlecenie do podmiotu, który świadczy swoje usługi pod bardzo podobną nazwą moja historia.

Na powyższą decyzję Zgłaszająca (zwana dalej także "Skarżącym") w dniu 16 lutego 2011r. wniósła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji oraz decyzji jej poprzedzającej z dnia [...] marca 2010 r. oraz zasądzenie kosztów postępowania sądowego.

Skarżący zarzucił UP RP naruszenie:

1) art. 132 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez uznanie, iż zachodziłoby ryzyko wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów i usług w wyniku stosowania znaku Skarżącego ze znakiem przeciwstawionym ([...]), a zwłaszcza skojarzenia znaku Skarżącego ze znakiem Wydawnictwa E. Sp. z o.o.;

2) art. 132 ust.3 p.w.p. poprzez jego pominięcie przy rozpoznawaniu sprawy i nieuwzględnienie, że oba znaki są w obrocie łatwo odróżniane z uwagi na inny krąg odbiorców, inne miejsce dystrybucji towarów, a przede wszystkim inne znaczenie znaków - mimo tej samej warstwy słownej;

3) art. 132 ust.4 p.w.p. poprzez jego pominięcie i nie uwzględnienie, iż zgłoszony przez Skarżącego znak towarowy jest jednocześnie tytułem prasowym Skarżącego, a zgłoszony znak towarowy zawiera wyrazy zwyczajowo używane na rynku prasowym;

4) art. 130 p.w.p. poprzez jego pominięcie i nie uwzględnienie wszystkich faktów związanych z oznaczaniem znakami Skarżącego oraz Wydawnictwa E. Sp. z o.o. towarów w obrocie;

5) art. 2 p.w.p. poprzez jego pominięcie i nie uwzględnienie faktu, iż znak towarowy Wydawnictwa E. Sp. z o.o. podlega dodatkowej ochronie przepisów ustawy o zwalczaniu n ieuczc we j konkurencji;

6) przepisów postępowania, a w szczególności art. 6, 7 i 77 k.p.a. poprzez rozstrzygnięcie sprawy niezgodnie z zebranym materiałem i uznanie, iż mimo faktu iż znak Skarżącego, jako tytuł prasowy, służy Skarżącemu głównie do oznaczenia czasopism "[...]" kierowanych do dorosłych kobiet, a znak Wydawnictwa E. Sp. z o.o. do oznaczania podręczników szkolnych kierowanych do dzieci i młodzieży, znak Skarżącego wywołuje ryzyko błędu lub skojarzenia ze znakiem Wydawnictwa E. Sp. z o.o.

Ponadto w uzasadnieniu Skarżący podniósł, że mimo tożsamej (identycznej) warstwy słownej obu znaków, znaczenie znaków jest inne. W języku polskim istnieje bowiem wiele wyrazów i wyrażeń, w których mimo użytych w nich tych samych liter w tej samej kolejności, ich znaczenie jest odmienne. Takim samym regułom, zdaniem Skarżącego, odpowiada znak przedmiotowy i znak przeciwstawiony - znak przedmiotowy oznacza historię, która wydarzyła się w życiu codziennym osoby je opowiadającej, autora tekstu i które mogły wydarzyć się czytelnikowi. Natomiast znak przeciwstawiony odwołuje się do historii w znaczeniu dziejów świata i historii Polski i ma wywoływać wrażenie na odbiorcy, iż historia, która wydarzyła się do czasów narodzin czytelnika i która dzieje się na "jego oczach" jest również jego historią, a znaczenie tego określenia ma przybliżać i zachęcać do nauki o wydarzeniach zawartych w publikacji.

Skarżący zwrócił też uwagę na fakt, że przedmiotowe oznaczenie zostało zarejestrowane jako tytuł prasowy, a czasopismo pod tytułem "[...]" ukazuje się w sprzedaży od 2008r. Ponadto, Skarżący jest wydawcą czasopism skierowanych do kobiet, a zwłaszcza czasopism z segmentu "[...]" - takich jak: "[...]", "[...]", "[...]", "[...]", "[...]", zaś miejscem sprzedaży towarów, które opatrzone są znakiem Skarżącego są kioski, saloniki prasowe, [...]. Natomiast Wydawnictwo E. jest wydawcą pozycji książkowych - podręczników do szkól podstawowych i gimnazjalnych, a miejscem sprzedaży jego towarów są księgarnie, szkoła, Internet. Zważywszy, iż oba znaki odbierane są przez innych odbiorców oraz są do innych odbiorców kierowane, nic zachodzi ani ryzyko pomyłki co do pochodzenia towarów, ani możliwość odbioru znaku Skarżącego jako znaku Wydawnictwa E. Sp. z o.o., ale w zmodyfikowanej wersji. Zdaniem Skarżącego, nawet gdyby przyjąć, iż oba produkty byłyby dostępne w Internecie, to należy zwrócić uwagę, iż przy danym towarze sprzedawanym w Internecie jest zdjęcie produktu, szczegółowy opis towaru i jego producent, a często nawet opinie o produkcie ich użytkowników, zatem nie byłoby możliwe wprowadzenie odbiorcy w błąd co do pochodzenia znaków.

Skarżący zakwestionował też ocenę organu, że kupujący jest tzw. "przeciętnym kupującym", który nie analizuje szczegółów znaku i odbiera znak na podstawie jego ogólnego wrażenia. Na dowód słuszności swej tezy przytoczył wyrok Sądu Najwyższego dotyczący odchodzenia od modelu przeciętnego konsumenta na rzecz modelu konsumenta uważnego. W sprawie należało zatem przyjąć, iż obecny konsument jest konsumentem uważnym, zwracającym uwagę na detale, znającym reguły rynku. Teza ta jest tym bardziej uzasadniona, jeśli zważy się, iż kupującym czasopisma typu "[...]" jest dorosła kobieta szukająca produktu dla siebie - opatrzonego znakiem Skarżącego; jest kobietą rozważną i zdeterminowaną na kupno zaplanowanego produktu, w kiosku lub saloniku prasowym wśród innych czasopism, dla kobiet. Taki konsument nie dokona przypadkowego wyboru produktu Skarżącego, zamiast Wydawnictwa E., podobnie jak nie będzie go poszukiwać jako podręcznika dla dziecka ze szkoły podstawowej. Tym samym, wbrew ustaleniom UP RP, nie może dojść do skojarzenia znaku Skarżącego ze znakiem Wydawnictwa E., gdyż znaczenie tych dwóch znaków jest różne, pomimo takiej samej warstwy słownej. Podobny "tryb" wyboru towaru dotyczyć będzie odbiorców znaku Wydawnictwa E.; dziecko lub jego rodzic szukający podręcznika opatrzonego znakiem Wydawnictwa E. Sp. z o.o. nie będzie go szukał w kiosku, saloniku prasowym czy też w [...] wśród kolorowych czasopism dla kobiet, lecz w księgarni, w szkole u nauczyciela, a jeśli w [...], to na regałach z podręcznikami. Nie dojdzie zatem do błędu co do znaku Wydawnictwa E. lub ryzyka skojarzenia w odbiorze znaku, w związku z tym błędne są przyjęte przez Urząd Patentowy przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy rozważania, iż produkty Skarżącego oraz Wydawnictwa E. znajdują się w tych samych miejscach sprzedaży, a co więcej na tych samych regałach, a odbiorca może przypadkowo sięgnąć po produkt Skarżącego myśląc, iż jest to produkt Wydawnictwa E..

Błędem było także nie wzięcie przy rozpoznawanej sprawie pod uwagę przez Urząd treści przepisu art. 132 ust.3 p.w.p., co skutkowało wydaniem błędnej decyzji, gdyż znaczenie obu znaków jest diametralnie inne i w związku z tym znaki są łatwo odróżnialne w obrocie, a odbiorca nie musi wykazywać żadnego trudu aby je odróżnić.

Urząd nie wziął także pod uwagę faktu, że Skarżący wykazywał w postępowaniu przez Urzędem, że znak jest równocześnie tytułem prasowym na rynku od 2008r., a dodatkowo wyrazy w znaku są wyrazami powszechnie używanymi na rynku prasowym (wyraz "moja" / "moje" oraz "histria" / "historie").

Dodatkowo Skarżący, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, okazał Urzędowi dokumenty potwierdzające rzeczywiste wykorzystanie znaków towarowych Skarżącego i Wydawnictwa E. Sp. z o.o. Urząd natomiast nie uwzględnił w sposób prawidłowy materiałów w oparciu o obowiązujące przepisy i mimo okazanej dokumentacji uznał, iż znak Skarżącego jest identyczny ze znakiem Wydawnictwa E. sp. z o.o. pod kątem warstwy słownej, pomijając jej odmienne znaczenie w obu przypadkach, inny krąg odbiorców oraz miejsce ich występowania, co ostatecznie wpłynęło na wydana decyzję. Urząd nie wziął również pod uwagę, zdaniem Skarżącego, że znak wobec jego długotrwałego używania i funkcjonowania na rynku ogólnopolskim od 2008 r. nabrał wtórnej zdolności odróżniającej. Znak ten utrwalił się w świadomości odbiorców chociażby z tego powodu, że czasopismo, opatrzone znakiem towarowym w pojedynczej formie, jest w ofercie Skarżącego jako podmiotu funkcjonującego na ogólnopolskim tynku od 1995r. i który jest liderem wśród czasopism "[...]" kierowanym do kobiet, posiadającym w swojej ofercie 16 tytułów z segmentu "[...]".

Rozpoznając zgłoszenie, UP RP nie wziął także pod uwagę faktu, iż gdyby znak Skarżącego wpływał na prawa Wydawnictwa E. Sp. z o.o. w związku z jego funkcjonowaniem w rzeczywistym obrocie gospodarczym, to Wydawnictwu przysługiwałyby środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie p.w.p. oraz na bazie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w związku z czym udzielenie ochrony prawnej dla znaku towarowego Skarżącego nie stanowiłoby naruszenia obowiązujących przepisów i nie zamknęłoby drogi do ewentualnej obrony Wydawnictwa E., gdyby rzeczywiście znak Skarżącego zagrażał funkcjonowaniu znaku Wydawnictwa E.. Tym samym UP RP niezasadnie pominął podczas rozstrzygania sprawy treść art. 2 p.w.p.

Niezależnie od wskazanych zarzutów, Skarżący podniósł, że Urząd Patentowy poprzez nieuwzględnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz nieprawidłową interpretację przedstawionych w sprawie dowodów, bez uwzględnienia rzeczywistości rynkowej, tym samym naruszył przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, co miało wpływ na treść wydanej decyzji.

Nieuwzględnienie udzielenia ochrony dla znaku Skarżącego zgodnie z jego wnioskiem, a zwłaszcza dla oznaczania czasopism typu "[...]" kierowanych do kobiet, narusza, zdaniem Skarżącego, interes społeczny i słuszny interes obywateli albowiem uniemożliwia funkcjonowanie znaków na rynku o odmiennym znaczeniu przy oznaczaniu różnych towarów, mimo tej samej warstwy słownej, lecz odmiennym znaczeniu wykorzystywania znaków na podobnych lub tych samych produktach.

Organ w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując wcześniejszą argumentację zawartą w decyzji z dnia [...] stycznia 2011 r., utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję z dnia [...] marca 2010 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego w części dotyczącej towarów i usług w klasach: 09.; 16 i 41.

W dniu 8 czerwca 2011 r. Skarżący złożył pismo procesowe podtrzymujące dotychczasowe zarzuty, a nadto podniósł zarzut naruszenia art. 130 p.w.p. poprzez nieuwzględnienie przez organ, że znak towarowy uzyskał wtórną zdolność odróżniającą bowiem funkcjonuje na rynku segmentu "[...]" od 2008 r. i jest miesięcznikiem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tego aktu. Sąd administracyjny nie ocenia rozstrzygnięcia organu administracji pod kątem jego słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. – zwaną dalej także "p.p.s.a.").

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, Sąd uznał, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Wydając decyzję administracyjną w sprawie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy jest zobowiązany do przestrzegania zasady dochodzenia do prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.), a więc do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Jego powinnością jest należyte i wyczerpujące informowanie stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków, będących przedmiotem postępowania administracyjnego (art. 9 k.p.a.). Jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Działając w oparciu o zasadę oficjalności musi wreszcie w sposób wyczerpujący zebrać, rozpatrzeć i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

Analiza zebranego materiału dowodowego pozwoliła Sądowi przyjąć, że Urząd Patentowy nie uchybił powyższym zasadom.

Na wstępie podnieść należy, że pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbyt towarów ze znakiem. Ten sam znak czy też znak do niego podobny, nie może być więc zarejestrowany na rzecz innej osoby dla takich samych towarów czy dla podobnych rodzajowo towarów, jeżeli spowodowałoby to niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Przepis ten posługuje się pojęciem "towarów identycznych lub podobnych". Podobieństwo towarów nie jest tożsame z ich identycznością. Podobieństwo występuje w przypadku towarów tego samego rodzaju, o podobnym przeznaczeniu oraz warunkach zbytu.

Jak podnosi się w literaturze przedmiotu, przepis ten zapewnia ochronę zarejestrowanych znaków towarowych przez uniemożliwienie rejestracji oznaczeń stanowiących ich imitację, tj. naśladownictwo, które stwarzać może ryzyko pomyłki. Może ono powstać wówczas, gdy osoba trzecia używa wiernie odtworzonego znaku oryginalnego dla oznaczania towarów jedynie podobnych, jak również wtedy, gdy zmodyfikowana postać znaku oryginalnego będzie służyła oznaczaniu towarów takich samych jak zarejestrowane bądź oznaczaniu towarów podobnych (por. komentarz do art.132 ustawy - Prawo własności przemysłowej pod redakcją Zbigniewa Okonia; LEX/el. 2004).

Niebezpieczeństwo pomyłek jest niebezpieczeństwem dla odbiorców, a to oznacza, że jego ocena w decydującej mierze zależy od tego, jak znaki oddziałują na przeciętnego konsumenta towarów lub usług danego rodzaju.

Urząd Patentowy uznał, że zgłoszony znak towarowy moja historia jest podobny – a de facto identyczny - w rozumieniu art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p. do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego Moja historia i dlatego odmówił udzielenia prawa ochronnego w części dotyczącej towarów i usług w klasach: 09; 16 oraz 41, gdyż nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe, których używanie mogłoby wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd, polegający w szczególności na skojarzeniu ze znakiem chronionym.

Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisaniu danego towaru lub/i usług uprawnionemu z prawa ochronnego do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego słowno-graficznego Moja historia, na który udzielono prawo ochronne z pierwszeństwem od dnia 2 marca 2005 r. po numerem [...] na rzecz wydawnictwa E. Sp. z o.o. S. k/ G. przeznaczonego do oznaczania towarów i usług zawartych między innymi w klasie 09, 16 i 41, takich jak: dyski magnetyczne kompaktowe, dyski magnetyczne kompaktowe – nośniki danych, dyski nagrane dźwiękiem, dyski optyczne, dyskietki, kasety wideo, taśmy wideo, programy komputerowe – software ładowalny (kl. 09); afisze, atlasy, broszury, czasopisma, periodyki, wyroby introligatorskie, książki, gazety, mapy, materia łydo nauczania, artykuły papiernicze, plakaty, podręczniki, zeszyty (kl. 16); edukacja, informacja o edukacji, publikowanie książek, obsługa publikacji elektronicznych on-line, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków, publikowanie książek, publikowanie tekstów innych niż teksty reklamowe, organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń i sympozjów (kl. 42).

W świetle przedstawionych wcześniej rozważań odnoszących się do art. 132 ust.2 pkt 2 p.w.p. należy przyznać rację organowi, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo i identyczność towarów i usług, wskazanych w wykazach towarów i usług porównywanych znaków.

Bezsporne jest, zdaniem Sądu, że w sprawie występuje podobieństwo samych oznaczeń. Porównywane znaki są bowiem znakami słowno-graficznymi, oba stanowią dwuwyrazowe określenie napisane czerwoną czcionką. Zgłoszony znak towarowy słowno-graficzny moja historia jest odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku Moja historia i może wywoływać wrażenie podobieństwa lub identyczności, że pochodzi od tego samego producenta lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy. Sąd przychyla się do oceny organu, że przy takim stopniu podobieństwa, znaki te będą wywoływać identyczne wrażenia, gdyż warstwa słowna będzie miała decydujący wpływ na odbiór znaków wśród potencjalnych klientów i odczytywanie ich jako pochodzących z jednego źródła, od jednego przedsiębiorcy. Jedyna różnica między znakami występuje w gruncie rzeczy w warstwie wizualnej, a jest to duża litera M, w która w znaku zgłoszonym została zastąpiona małą literą m. Nie stanowi to jednak wystarczającej podstawy do rozróżnienia konfrontowanych oznaczeń.

Dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że na odbiorcy znaki te będą wywoływały podobne wrażenia.

Klient który zna już towary z klasy 09, 16 i 41, występujące pod marką Moja historia może uznać, że ta sama firma (lub firma z nią powiązana) wprowadza na rynek nową gamę tych produktów oznaczając ją znakiem moja historia. Inaczej mówiąc, odbiorcy znaku słowno-graficznego moja historia mogą postać znaku zgłoszonego odczytać jako rozpoczęcie nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, nową wersję dotychczasowego oznaczenia czy też jako tzw. klasyczne "odświeżenie" wizerunku marki na rynku. W takiej sytuacji istnieje możliwość skojarzenia przeciwstawionych sobie znaków.

Z uwagi na podobieństwo znaków oraz podobieństwo towarów do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione znaki Sąd uznał więc za zasadne stanowisko Urzędu Patentowego, że w rozpatrywanej sprawie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Znaki te mogą być bowiem mylone przez potencjalnych nabywców, którzy przy zakupie towarów z klasy 09, 16 i 41 oznaczonych znakiem moja historia mogą sądzić, że pochodzą one od przedsiębiorcy uprawnionego do znaku Moja historia zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem lub, że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy. Konfrontowane znaki zostały przeznaczone również do oznaczania zbieżnych usług, jak publikowanie książek, gazet, czasopism i periodyków, publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacja elektroniczna on-line książek i periodyków. Przy istnieniu niemal identycznych oznaczeń nie jest możliwe uniknięcie pomylenia znaków czy też skojarzenia znaku z głoszonego ze znakiem wcześniejszym.

Sąd podkreśla, że zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przy ocenie podobieństwa towarów i/lub usług należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują relacje pomiędzy tymi towarami i usługami, w tym takie jak ich rodzaj, przeznaczenie, sposób użytkowania, oraz to czy konkurują ze sobą lub są względem siebie komplementarne (por. wyrok w sprawie Canon v. Cannon; orzeczenie ETS z dnia 29 września 1998 r., C-39/97/ E).

Zdaniem Sądu, UP RP prawidłowo przeprowadził analizę sprawy pod kątem powyższych kryteriów i słusznie wywiódł, że podobieństwo znaków wystąpiło we wszystkich trzech wymienionych wcześniej warstwach.

Urząd Patentowy prawidłowo wskazał przy tym, że zakres ochrony prawa do znaku towarowego sięga tak daleko, jak granica podobieństwa towaru i oznaczeń przy zestawieniu z innym towarem i oznaczeniem. Przy oznaczaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu. Wystarczy zatem, że istnieje możliwość pomylenia znaków przez odbiorców, by takie podobieństwo stwierdzić.

Argumentacja wskazana przez Urząd Patentowy znajduje uzasadnienie zarówno we wskazanej podstawie materialnoprawnej rozstrzygnięcia, jak i literaturze przedmiotu, poglądach doktryny oraz judykatury.

I tak: w komentarzu do ustawy Prawo własności przemysłowej wskazuje się, że "jedna z powszechnie przyjętych reguł stanowi, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego" (por. U. Promińska - Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004, s. 261).

Podobne stanowisko wyrażane jest w doktrynie. Sprowadza się ono do pewnej wskazówki metodycznej, a mianowicie, aby przy dokonywaniu analizy podobieństwa uwzględniać "ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się więc przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia, z pominięciem odrębnych rozbieżności" (por. M. Kępiński; Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych; s. 48).

Zasada, iż dla odbiorców priorytetowe znaczenie mają zbieżne cechy oznaczeń, a niewystępujące pomiędzy nimi różnice, znalazła także potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (vide: wyrok NSA z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie znaku towarowego "Królewska para", sygn. akt II SA 27778/01, wyrok WSA z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie znaku towarowego "Terravita", sygn. akt 6 II SA 1017/02, czy wyrok WSA w Warszawie w sprawie "Audiotele", sygn. akt VI SA/Wa 2082/05, LEX nr 198473).

Odnosząc się tej mierze do zarzutu Skarżącego, a mianowicie, że "mimo tożsamej warstwy słownej obu znaków (...), znaczenie znaków jest inne", Sąd nie może podzielić na tę okoliczność przywołanych przykładów i argumentacji, gdyż aby zauważyć istotne (w rozumieniu wskazanej linii orzeczniczej, którą Sąd niniejszy w pełni akceptuje) różnice znaczeń dwóch oznaczeń czy wyrażeń, które mają identyczną warstwę słowną, należy ustalić kontekst, w jakim wyrażenia te zostały użyte.

Znak towarowy, użyty przez Skarżącego, w takiej samej formie jak wcześniejszy znak towarowy, wbrew twierdzeniom strony, nie posiada żadnego innego elementu odróżniającego. Trudno bowiem za taki uznać kolorową czcionkę, notabene tego samego koloru i zbieżną graficznie ze znakiem Uprawnionego.

Dlatego Sąd nie może podzielić poglądu Skarżącego, że "odbiorca nie musi wykazywać żadnego trudu aby znaki te odróżnić".

Wręcz odwrotnie, w takiej sytuacji odbiorca, nawet najbardziej rozważny, ostrożny i najlepiej poinformowany, nie rozróżni kontekstu, a tym samym znaczenia, w jakim został użyty sam wyraz czy wyrażenie. Pozostaje zatem przyjąć za organem, że przeciwstawione oznaczenia przy wskazanym stopniu podobieństwa będą wywoływać identyczne wrażenia, gdyż warstwa słowna będzie miała decydujący wpływ na odbiór znaków wśród potencjalnych klientów i odczytywanie ich jako pochodzących z jednego źródła, od jednego przedsiębiorcy. Jedyna różnica między znakami występuje jedynie w warstwie wizualnej (duża litera M, w która w znaku zgłoszonym została zastąpiona małą literą m). Jak to już wskazano wcześniej, dla nabywcy, który zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje, decydujące znaczenie będą mieć zbieżne elementy obu oznaczeń, gdyż jest to po prostu usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia.

Skarżący stara się wzruszyć tę zasadę poprzez twierdzenie, że "sam fakt przynależności towarów do wspólnej klasy nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów za należące do tego samego rodzaju", gdyż "przy ustalaniu jednorodzajowości towarów bierze się pod uwagę także rodzaj towarów, przeznaczenie towarów oraz warunki ich zbytu". W tym miejscu zauważyć jednak należy, że organ nie zakwestionował powyższego poglądu, a jedynie wskazał – zdaniem Sądu w przekonywujący sposób – że również w płaszczyźnie warunków zbytu różnice pomiędzy oznaczeniami nie są na tyle dominujące aby wyeliminować lub zminimalizować w takim stopniu ryzyko pomyłki, aby nie doszło do błędu konsumenta w wyborze towaru.

Skarżący na poparcie tezy o szczególnych i odróżniających warunkach zbytu przeciwstawionych oznaczeń posługuje się przykładem dystrybucji przez salony firmy [...] i przez Internet. Pomijając fakt, że są to jedynie dwa przykłady i sposoby, spośród wielu innych, w których można nabywać towary oferowane przez oba podmioty, zaznaczyć należy, że - jak słusznie zauważył organ – tzw. przeciętny odbiorca przy bardzo dużym podobieństwie oznaczeń moja historia i Moja historia może przez pomyłkę sięgnąć po towar oznaczony oznaczeniem kwestionowanym zarówno w przypadku wystawienia tego towaru w tym samym miejscu (np. w [...]), jak i tym bardziej w przypadku dystrybucji w formie elektronicznej, gdyż kupujący w większości przypadków nie identyfikuje producenta przez poszukiwanie jego danych na towarze czy opakowaniu, ale "sięga" po towar na podstawie umieszczonego znaku towarowego. Jak już wielokrotnie podkreślano, przy tak dużym podobieństwie przeciwstawionych znaków w formie słowno-graficznej, graniczącej z niemalże z ich identycznością, kupujący może być wprowadzony w błąd. W takim przypadku, zdaniem Sądu, można mówić o dominującym podobieństwie oznaczeń, które uzasadnia postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego.

Skarżący zarówno we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jak i w skardze wskazuje na znaczącą ewolucję pojęcia tzw. "przeciętnego odbiorcy/konsumenta" podnosząc, że pod wpływem orzecznictwa ETS i ustawodawstwa Unii Europejskiej, odchodzi się od dotychczasowego rozumienia modelu takiego konsumenta jako niezbyt uważnego, na rzecz modelu konsumenta uważnego, ostrożnego i dostatecznie poinformowanego.

Sąd - co do zasady - oczywiście podziela ten pogląd. Należy jednak dodatkowo zauważyć, jak zresztą podkreślił to w swoim wyroku z dnia 23 kwietnia Sąd Najwyższy, że "model ten ulega także modyfikacji w zależności od okoliczności konkretnej sprawy (...). Istotne jest bowiem aby przy ustalaniu okoliczności niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd uwzględniać przeciętnego konsumenta, do którego praktyka rynkowa jest kierowana lub do którego dociera" (por. sygn. akt III CSK 377/07).

Odnosząc powyższe do realiów rozpoznawanej sprawy uznać trzeba, iż nie należy oczekiwać od kupującego czasopisma, iż będzie "dogłębnie" analizował jego zakup w takim stopniu, w jakim np. podejmuje się decyzję o daleko idących konsekwencjach finansowych skutkujących na następnych wiele lat. Nie oznacza to, iż należy tego klienta traktować jako nienależycie poinformowanego. Oznacza to jedynie, iż decyzja o kupnie gazety (nawet typu "[...]") trwa zazwyczaj nie dłużej niż kilka minut i nie jest poprzedzona wielogodzinnym "rozeznaniem rynku". Będzie to zatem oznaczało, iż jeśli w kiosku pojawią się dwie gazety (czasopisma, miesięczniki, broszury, itp.) o myląco podobnym tytule, klient nie będzie analizował, czy mają taką samą warstwę znaczeniową, czy też nie. Uwaga ta ma o tyle istotne znaczenie, że także publikacje Uprawnionego (głównie o charakterze historycznym) mogą być wydawane w formie broszurowej, gazety czy periodyku.

Dlatego też Sąd nie mógł podzielić oceny Skarżącego, że inne sposoby dystrybucji i warunki zbytu są wystarczającym elementem rozróżniającym przeciwstawne znaki.

Sąd jako błędne przyjął stanowisko skarżącego, iż znaczenie znaków jest diametralnie inne, bo wykorzystywane w innych produktach i dlatego "przy rozstrzyganiu wniosku Zgłaszającego o udzielenie ochrony dla znaku winien być wzięty pod uwagę przepis art. 132 ust. 3 p.w.p." - co skutkowałoby pozytywnym załatwieniem wniosku.

Art. 132 ust.3 p.w.p. stanowi, że "ochrona znaku towarowego zawierającego oznaczenia, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 2-4 oraz symbole, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 5 bądź oznaczenia odnoszące się do pochodzenia towaru, nie wyłącza możliwości uzyskania prawa ochronnego przez innego przedsiębiorcę na znak towarowy zawierający takie same elementy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znaki te mogą być w obrocie łatwo odróżniane."

Brzmienie tego przepisu oznacza to, iż organ może go zastosować, jeżeli oznaczenie zawiera jeden z wymienionych w art. 131 ust.2 pkt 2-4 i 5 p.w.p. elementów tj.:

a) nazwę lub skrót nazwy Rzeczypospolitej Polskiej bądź jej symbole (godło, barwy lub hymn), nazwy lub herby polskich województw, miast lub miejscowości, znaki sił zbrojnych, organizacji paramilitarnych lub sił porządkowych, reprodukcje polskich orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych oficjalnych lub powszechnie używanych odznaczeń i odznak, w szczególności administracji rządowej czy samorządu terytorialnego albo organizacji społecznych działających w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tych organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

b) skróty nazw bądź symbole (herby, flagi, godła) obcych państw, organizacji międzynarodowych, a także przyjęte w obcych państwach urzędowe oznaczenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takich oznaczeń w obrocie;

c) urzędowo uznane oznaczenia przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znaki bezpieczeństwa, znaki jakości lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takich oznaczeń, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do ich używania;

d) elementy będące symbolami, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową:

e) oznaczenia geograficzne.

Ponieważ przedmiotowe oznaczenie moja historia żadnej z wymienionych w w/w przepisie przesłanek nie spełnia, zatem zarzut naruszenia w/w artykułu należy uznać za oczywiście bezzasadny.

Zdaniem Sądu, bezpodstawny jest także zarzut Skarżącego naruszenia przez organ art. 132 ust.4 p.w.p.

Przepis ten, zgodnie z poglądami doktryny, które Sąd w pełni akceptuje, stosuje się odpowiednio do tytułów prasowych, jako znaków towarowych zawierających wyrazy lub kombinacje wyrazów zwyczajowo powszechnie używanych na rynku prasowym, takich jak np. dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, gazeta. Tytuł prasowy zgłaszany do rejestracji musi dać się łatwo odróżnić od innych tytułów prasowych działających już na rynku (por. komentarz pod. red. dr Piotra Kostańskiego - Prawo własności przemysłowej. Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie z 2010 r.). Ponieważ przedmiotowe oznaczenie nie zawiera żadnego z wymienionych elementów, zatem także i ten zarzut nie zasługuje na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 130 p.w.p. w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż dotyczy on oceny zdolności odróżniającej oznaczenia oraz bezpośrednio związany jest z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Zarzut ten został zgłoszony w skardze z dnia 16 lutego 2011 r., a następnie w piśmie procesowym Skarżącego z dnia 8 czerwca 2011 r., złożonym na rozprawie.

Powyższa okoliczność jest o tyle istotna, że nie była w ogóle podnoszona ani w toku postępowania zgłoszeniowego, ani we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy. Inaczej mówiąc, kwestia charakteru odróżniającego (tzw. wtórnej zdolności oznaczenia) nie była przedmiotem sprawy prowadzonej przez Urząd Patentowy.

W tym miejscu Sąd podkreśla, że – jak to wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2010 r. (sygn. Akt II GSK 607/09), a który to pogląd Sąd w niniejszej sprawie w pełni akceptuje – poszczególne postępowania, prowadzone przez Urząd Patentowy na podstawie przepisów p.w.p., są szczególnymi rodzajami postępowań administracyjnych, do których jedynie odpowiednio i w kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy k.p.a. (wnioski takie płyną z analizy art. 252 i 253 p.w.p.).

Przed wspomnianym organem mamy zatem do czynienia z dwoma rodzajami postępowań tzw. zgłoszeniowym i spornym, które zostały uregulowane w p.w.p. Specyfika obrotu z zakresu prawa własności przemysłowej wskazuje nadto, iż jest to obrót profesjonalny i wyspecjalizowany (por. chociażby zasady określające osobę pełnomocnika - art. 236 ust. 1 p.w.p., czy też wymagania stawiane wnioskom).

Powyższe musi więc oznaczać i w istocie oznacza, że inaczej niż w klasycznym postępowaniu administracyjnym (prowadzonym w całości i wyłącznie na podstawie k.p.a.), w postępowaniu z zakresu ochrony własności przemysłowej inne kryteria rządzą oceną m.in. zachowania samej strony, w szczególności jej starań w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i niejasności, jakie powstały lub mogą powstać w związku z daną sprawą. Inaczej mówiąc, strona jest nie tyle uprawniona, co zobowiązana (podkreślenie Sądu) do brania czynnego udziału w postępowaniu, przyczyniania się do gromadzenia dowodów albowiem wszelkie zaniechania w tym zakresie mogą doprowadzić do negatywnego załatwienia jej żądania.

W postępowaniach uregulowanych w p.w.p. nie wystarczy zatem samo złożenie wniosku np. o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Konieczne jest jeszcze czynne branie udziału i współdziałanie w wyjaśnieniu istotnych okoliczności (stosownie do zasady koniecznego współdziałania podmiotu i organu). Tak więc zasadniczy ciężar dowodu ostatecznie spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi dla siebie skutki prawne (zgłaszający żądanie), co wynika z szeregu obowiązków jakie ciążą na zgłaszającym, w tym m.in. udzielania wyjaśnień, brania czynnego udziału w postępowaniu i precyzyjnego określania żądań (art. 145 ust. 2 p.w.p., art. 152 w zw. z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych - Dz. U. Nr 115, poz. 998 ze zm.).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd uznał, iż Zgłaszająca nie dopełniła wymogów w toku postępowania przed UP RP tj obowiązku przedstawienia dokumentów potwierdzających nabycie wtórnej zdolności odróżniającej znaku.

Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 września 2008 r. (sygn. Akt VI SA/Wa 1144/08; LEX nr 513878), dowodami na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej mogą być np.: badanie opinii publicznej, dowody handlowe (np. faktury), wszelkie sposoby reklamowania, długość używania znaku na dzień składania podania, intensywność używania znaku czy też zasięg terytorialny rozpoznawania znaku.

Analiza zgromadzonych w sprawie materiałów dowodowych pozwala, zdaniem Sądu, na ocenę, że Skarżący nie przedstawił takich dokumentów, z których wynikałoby, jak długo i na jakim obszarze znak byl używany, jakie środki zostały zainwestowane w promocje, czy też jakie są proporcje odbiorców Zgłaszającej, rozpoznających przedmiotowe oznaczenie jako konkretny znak towarowy. Działania Skarżącego ograniczyły się w gruncie rzeczy do informacji organu, że czasopismo ukazuje się w sprzedaży od 2008 r. oraz, że Skarżący jest wydawcą czasopism kierowanych do kobiet, a zwłaszcza czasopism z segmentu "[...]", takich jak "[...]"; "[...]"; "[...]", itp.

Mając na względzie szeroko zaprezentowane poglądy judykatury na obowiązki strony w postępowaniu przez Urzędem Patentowym, Sąd uznał, iż zarzut naruszenia art. 130 p.w.p. nie zasługuje na uwzględnienie W przeciwnym bowiem wypadku należałoby przyjąć, że do badania wtórnej zdolności odróżniającej znaku i tym samym zgromadzenia wskazanych wyżej (przykładowo) dowodów na tę okoliczność jest zobowiązany ex officio Urząd Patentowy, co jest sprzeczne z omówionymi wcześniej zasadami postępowania na gruncie p.w.p .

Sąd nie podziela oceny Skarżącego, iż w sprawie doszło do naruszenia art. 2 p.w.p. Przepis ten bowiem wyraźnie stwierdza, iż "zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa", podczas gdy Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje zadania w sprawach własności przemysłowej.

Dodać można, że także poglądy doktryny jednoznacznie opowiadają się za stanowiskiem, że "odrębna regulacja prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest uzasadniona zarówno systemowo, jak i ze względu na metodę regulacji; odmiennie niż w p.w.p. na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ustawodawca nie kreuje praw bezwzględnych, a tylko przewiduje system roszczeń ochronnych w przypadku zaistnienia niepożądanych działań rynkowych (czynów nieuczciwej konkurencji" (por. cyt. wcześniej Komentarz - Prawo własności przemysłowej, pod red. dr Piotra Kostańskiego).

Podobnie, Sąd nie może uwzględnić zarzutu naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności wskazywanego przez Skarżącego art.6, 7 i 77 k.p.a.

Odnosząc się nieco szerzej do zasad postępowania w trybie przepisów p.w.p., które nosi, jak już wskazano wcześniej, wiele cech specyficznych, Sąd stwierdza, że Urząd Patentowy RP przy wydaniu zaskarżonych decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udzielenia prawa ochronnego co do zasady uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy.

Związanie rygorami procedury administracyjnej oznacza, że Urząd Patentowy RP jest obowiązany m.in. do przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa (art. 8 k.p.a.). Zdaniem Sądu, organ uwzględniając powyższą zasadę wyjaśnił okoliczności sprawy, ustosunkował się do twierdzeń strony, uwzględnił w decyzji zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes strony oraz w sposób wyczerpujący zebrał i ocenił w tym postępowaniu cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), a w szczególności wyczerpująco uzasadnił swoje rozstrzygnięcie według wymagań przewidzianych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a.

Nieuwzględnienie udzielenia ochrony dla znaku Skarżącego zgodnie z jego wnioskiem, a zwłaszcza dla oznaczania czasopism typu "[...]" kierowanych do kobiet, w kontekście dokonanych przez organ ustaleń, nie narusza – zdaniem Sądu – ani interesu społecznego, ani słusznego interesu obywateli.

Z zasady praworządności wynika, iż organy administracji mogą działać tylko wówczas, gdy dają temu podstawę przepisy powszechnie obowiązujące. Inaczej mówiąc, organy administracji mogą działać tylko w formach i granicach wyznaczonych przepisami prawa, które są zawarte w ustawach materialnoprawnych oraz, w ograniczonym zakresie, w normach procesowych (por. B. Adamiak, Glosa do uchwały SN(7) z dnia 8 czerwca 2000 r.; sygn. akt III ZP 1 1/00, OSP 2001, Nr 1, poz. 12, s. 34).

Ustalenie obowiązującej normy prawnej mającej zastosowanie w rozstrzyganej sprawie polega na: 1) ustaleniu obowiązywania przepisu prawa, który ma zostać zastosowany oraz 2) ustaleniu znaczenia tego przepisu w sposób dostatecznie precyzyjny na potrzeby wydania decyzji administracyjnej (por. J. Wróblewski, Stosowanie prawa przez organy administracji, OMT 1972, Nr 12, s. 16).

Z zasady praworządności wynika, iż organ administracji publicznej nie jest związany podaną przez stronę podstawą prawną żądania; mając obowiązek dochodzenia prawdy obiektywnej i działania na podstawie przepisów prawa (art. 6 i 7 k.p.a.), organ musi rozpoznać sprawę co do istoty na podstawie obowiązującego prawa mającego zastosowanie w konkretnym stanie faktycznym (por. wyrok NSA z dnia 7 września 1994 r.; sygn. akt III SA 1111/93, ONSA 1995, Nr 3, poz. 120). Ustalenie stanu faktycznego , czyli drugi etap procesu stosowania prawa przez organ administracji publicznej, polega na uznaniu określonych faktów za udowodnione na podstawie uzyskanego materiału dowodowego i przyjętej teorii dowodów. Dokonywana przez organ administracji publicznej ocena materiału dowodowego ma charakter swobodnej oceny dowodów. Organ dokonuje ustalenia, czy dana okoliczność została udowodniona, opierając się na całokształcie zebranego materiału dowodowego (por. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dr Robert Kędziora; Wydawnictwo: C.H.Beck Wydanie2010 r.).

Ponadto, z zasady ogólnej prawdy obiektywnej zawartej w art. 7 k.p.a. wynikają dla organu administracji publicznej obowiązki określenia z urzędu, jakie dowody są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy. Kierując się normą prawa materialnego, organ ocenia, jakie fakty mają istotne znaczenie dla sprawy, czy wymagają one udowodnienia i jakie dowody dla udowodnienia tych faktów są potrzebne.

Oceniając działanie Urzędu Patentowego w świetle szeroko przytoczonych przepisów i ugruntowanych poglądów doktryny oraz judykatury, Sąd uznał, że organ prawidłowo zbadał, na podstawie posiadanych materiałów, fakty mające istotne znaczenie dla sprawy.

Ubocznie Sąd podkreśla, że Urząd Patentowy w postępowaniu zgłoszeniowym nie bada w jaki sposób znaki są używane na rynku (wyjątkiem jest badanie złożonych dowodów w zakresie renomy, powszechnej znajomości znaku oraz wtórnej zdolności odróżniającej znaku), a ocenia podobieństwo tak znaków, jaki i towarów i usług w sposób abstrakcyjny, to znaczy w oderwaniu od ich obecności na rynku.

Na tej podstawie UP RP zasadnie przyjął, zdaniem Sądu, że w sprawie istnieją uzasadnione podstawy do odmowy udzielenia Zgłaszającej prawa ochronnego w części dotyczącej towarów i usług w kl. 09; w kl. 16 i w kl. 41.

Z przytoczonych wyżej powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), orzekł jak w sentencji.