Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2008 r. sprawy ze skargi T. SA z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "SEXEMISJA" nr Z-294432 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej T. SA z siedzibą w W. kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] Urząd Patentowy RP, po rozpoznaniu wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] września 2007 r. o częściowej odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy SEXEMISJA zgłoszony dnia 29 kwietnia 2005 r. pod numerem Z-294432 przez T. S.A. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

T. S.A. zgłosiła w dniu 29 kwietnia 2005 r. znak towarowy słowno-graficzny SEXEMISJA o numerze Z-294432. Przeznaczony on został do oznaczania następujących towarów i usług:

09: nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dyski z nagraniami, automaty sprzedające przez wrzucenie monety, sprzęt przetwarzający dane i komputery, audiowizualne urządzenia do nauki, urządzenia do transmisji multimedialnych, karty magnetyczne, pióra elektroniczne, suflery telewizyjne, programy komputerowe, telewizyjne, audycje, filmy i reportaże utrwalane w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe

16: wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, artykuły szkoleniowe i instruktażowe, adresarki, karty z życzeniami

28: gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne nie ujęte w innych klasach, ozdoby choinkowe, karty do gry

35: usługi reklamowe i produkcja reklam w systemie multimedialnym, usługi marketingu i public relations, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów i towarów reklamowych, zgrupowanie na rzecz osób trzecich różnych towarów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać w sklepie wielobranżowym i w hurtowni

38: przekazywanie fonii i/lub wizji także w systemie cyfrowym poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i internet, rozpowszechnianie programów, reportaży i konkursów telewizyjnych lub radiowych, teleturniejów, zbieranie i przekazywanie wiadomości poprzez sieci komunikacyjne, w tym sieć telewizyjną, satelitarną i internet, usługi teletekstowe i audiotekstowe, usługi organizowania systemów transmisyjnych

41: organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, usługi organizowania nauki i szkoleń w dziedzinie multimedialnej, organizowanie konkursów multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, usługi wynajmu nagrań i studiów nagrań, produkcja filmów, realizacja spektakli, realizowanie usług teletekstowych i audiotekstowych

42: opracowywanie i wdrażanie programów komputerowych, wykonywanie opinii i badań w dziedzinie multimedialnej, prognozy pogody, usługi administrowania prawami własność intelektualnej, udzielania licencji z praw własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej.

W toku badania Urząd Patentowy RP stwierdził, że jest on podobny do zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 10 stycznia 1996 r. na rzecz: S. z W. znaku towarowego słownego SEKSMISJA o numerze R-116200. Przeznaczony on został również do oznaczania następujących towarów:

09: taśmy filmowe naświetlone, dyski kompaktowe audio-video nagrane, filmy animowane gry telewizyjne, taśmy video

16: afisze, atrapy z kartonu i tworzyw sztucznych przeznaczone do wykonania dekoracji filmowych, fotosy, katalogi, plakaty, komiksy

35: prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na zlecenie osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, organizacja pokazów filmowych i wystaw reklamowo-handlowych

41: impresariat artystyczny, montaż programów telewizyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych, teleturniejów i quizów, usługi studia filmowego, nagrywanie filmów, programów edukacyjnych i rozrywkowych, teledysków i widowisk na zlecenie osób trzecich

42: administrowanie prawami autorskimi, wystawami, pokazami i konkursami.

Urząd Patentowy RP pismem z dnia 29 marca 2007 r. wezwał zgłaszającego do wypowiedzenia się w sprawie zaistniałej kolizji. Zgłaszający nie podzielił stanowiska Urzędu, twierdząc, że jego znak posiada bardzo charakterystyczną grafikę, gdzie element słowny przedstawiony został w fantazyjny i sugestywny sposób, a ponadto posiada odmienny zapis wyrazu SEX SEKS co w połączeniu z różnymi słowami EMISJA i MISJA dają zupełnie odmienne znaczenia.

Decyzją z dnia [...] września 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy dla części towarów i usług, a mianowicie:

- nośniki do rejestracji dźwięku i danych, płyty, dyski z nagraniami, filmy i reportaże utrwalone w formie multimedialnej, gry telewizyjne i komputerowe (klasa 09);

- wydawnictwa, czasopisma, książki, albumy, broszury, periodyki i publikacje nieperiodyczne, fotografie (klasa 16);

- usługi reklamowe i produkcja reklam w systemie multimedialnym, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, dystrybucja materiałów i towarów reklamowych (klasa 35);

- organizowanie, montaż i produkcja programów i imprez artystycznych, estradowych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanie konkursów multimedialnych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, produkcja filmów, realizacja spektakli (klasa 41);

- usługi administrowania prawami własności intelektualnej, udzielania licencji z praw własności intelektualnej, pośrednictwa w obrocie prawami własności intelektualnej (klasa 42);

na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) ze względu na jego podobieństwo do znaku towarowego SEKSMISJA, zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem od dnia 10 stycznia 1996 r. pod numerem R - 116200 na rzecz S. przeznaczonego do oznaczania następujących towarów i usług: taśmy filmowe naświetlone, dyski kompaktowe audio-video nagrane, filmy animowane, gry telewizyjne, taśmy video, afisze, atrapy z kartonu i tworzyw sztucznych przeznaczone do wykonania dekoracji filmowych, fotosy, katalogi, plakaty, komiksy, prowadzenie działań promocyjno-reklamowych na zlecenie osób trzecich, produkcja filmów reklamowych, rozpowszechnianie materiałów reklamowych, próbek, organizacja pokazów filmowych i wystaw reklamowo-handlowych, impresariat artystyczny, montaż programów telewizyjnych, organizowanie konkursów edukacyjnych, rozrywkowych, teleturniejów i quizów, usługi studia filmowego, nagrywanie filmów, programów edukacyjnych i rozrywkowych, teledysków i widowisk na zlecenie osób trzecich, administrowanie prawami autorskimi, wystawami, pokazami i konkursami.

W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że zgłoszony znak jest łudząco podobny do znaku SEKSMISJA pod względem słownym i fonetycznym. Zdaniem Urzędu, różnica polegająca na tym, iż znak zgłoszony posiada nawet tak bogatą grafikę nie może przesądzać o ich wzajemnej wyróżnialności, a nawet sugerować wersję obrazową wcześniejszego znaku słownego. Wynika to po pierwsze z faktu, że w znakach słowno-graficznych to elementy słowne mają jednak dla odbiorcy większą siłę oddziaływania niż graficzne. Ponadto klienci większą wagę przywiązują do części słownej tych oznaczeń, które mają pewne określone znaczenie niż do towarzyszących im elementów graficznych.

Również różnica polegająca na tym, iż w znaku zgłoszonym polską pisownię słowa SEKS zastąpiono pisownią obcojęzyczną (SEX) nie może przesądzać o ich wzajemnej wyróżnialności. Oba wyrazy wymawia się bowiem w identyczny sposób. Odnośnie zaś słów EMISJA (Z-294432) i MISJA (R-116200) to należy zauważyć, iż sporna litera "E" została tak wbudowana w grafikę, że stała się w gruncie rzeczy nieczytelna, w związku z czym oba znaki można odczytywać w ten sam sposób.

Łudzące podobieństwo porównywanych znaków sugeruje pochodzenie ich z jednego źródła lub ze źródeł powiązanych organizacyjnie, co nie odpowiada prawdzie.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający zarzucił, że Urząd Patentowy RPnie wziął pod uwagę okoliczności, że znak towarowy SeXemisja Z- 294432 stanowi kombinowane oznaczenie słowno-graficzne, które stanowi jednolitą całość i w tej właśnie kompleksowej postaci winno stanowić przedmiot badania. W znaku towarowym zgłaszającego to właśnie fantazyjna grafika stanowi o odróżniającym charakterze znaku, gdyż to właśnie ona przykuwać będzie uwagę przeciętnego odbiorcy jako element dominujący. Zdaniem zgłaszającego porównywane oznaczenia nie są podobne na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Dokonując analizy na płaszczyźnie wizualnej wskazuje, że oznaczenie Z-294432 zawiera graficznie przedstawiony element słowny SEX wpisany w okrąg w taki sposób, że jest on trudno zauważalny. Na tle tak przedstawionej grafiki umieszczony został lepiej widoczny pod względem słownym element "emisja". Całość przedstawiona została w charakterystycznej kolorystyce. Zdaniem wnioskodawcy porównanie warstwy wizualnej pozwala na konkluzję, że przeciętny odbiorca odróżni znaki. W opinii zgłaszającego również na płaszczyźnie fonetycznej oba znaki będą odróżnialne - człon seks czy sex posiadają analogiczne znaczenie. Natomiast człony EMISJA i MISJA posiadają odmienne znaczenie w języku polskim i dlatego przeciętny odbiorca bez trudu odróżni oba oznaczenia i nie będzie narażony na ryzyko pomyłki. Zdaniem zgłaszającego przeciwstawione znaki posiadają tylko jeden wspólny element SEX a dotychczasowa praktyka i orzecznictwo jednoznacznie dopuszczają możliwość udzielenia ochrony znakom towarowym, które posiadają jeden element wspólny ze znakami wcześniej zarejestrowanymi.

Urząd Patentowy RP rozpoznając powyższy wniosek uznał, że zarzuty w nim podniesione nie zasługują na uwzględnienie i decyzją z dnia [...] marca 2008 r. utrzymał w mocy zakwestionowane rozstrzygnięcie. W uzasadnieniu stwierdził, że bezsporny jest fakt podobieństwa towarów i usług w przeciwstawionych oznaczeniach.

Przedmiotowe oznaczenie jest znakiem słowno-graficznym, na który składa się wyraz SeXemisja wyrażony w formie nawiązującej do okrągłej poduszki, na której jest umieszczony. Oznaczenie jest w kolorze jasnobrązowym z czerwonym elementem w formie litery "e". Zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem znak towarowy R - 116200 składa się z wyrazu SEKSMISJA i jest znakiem słownym.

Zdaniem organu, w doktrynie i orzecznictwie nie budzi wątpliwości pogląd, zgodnie z którym o podobieństwie znaków towarowych decydują podobieństwa pomiędzy porównywanymi oznaczeniami, nie zaś różnice. Osoba nabywająca towary/usługi kieruje się bowiem utrwalonym w pamięci, niedoskonałym obrazem znanego wcześniej znaku towarowego i wybierając dany towar/usługę opiera się w dużej mierze na skojarzeniach z najbardziej charakterystycznymi, dystynktywnymi i łatwymi do zapamiętania elementami wcześniejszego znaku. Tradycyjnie przyjmuje się, iż do stwierdzenia podobieństwa pomiędzy dwoma znakami wystarczające jest istnienie podobieństwa na którejkolwiek z następujących płaszczyzn: fonetycznej, wizualnej lub znaczeniowej. Ocena podobieństwa porównywanych znaków towarowych musi być dokonywana całościowo, jednak konieczne jest uwzględnienie wszystkich tych elementów, które najintensywniej oddziałują na percepcję odbiorcy oraz tego, w jaki sposób są przez niego postrzegane. Zarejestrowany znak towarowy SEXEMISJA i zgłoszony znak towarowy SEKSMISJA są do siebie podobne. Nie budzi wątpliwości, iż człony SEKS i SEX posiadają analogiczne znaczenie. Jednocześnie zgodził się z opinią wnioskodawcy, że wyrazy EMISJA i MISJA mają odmienne znaczenie. Przy czym organ nie podzielił poglądu strony, że o braku podobieństwa decyduje różnica drugiej części zgłoszonego oznaczenia tj. "emisja" (w znaku zarejestrowanym "misja"). Swoje stanowisko Urząd uzasadnił tym, że jego zdaniem graficzny zapis oznaczenia Z-294432 może być przez przeciętnego konsumenta odczytany jako SEXMISJA. Czerwona literka "e" w wyrazie "Sex" jest mało widoczna zaś mała litera "e" (część wyrazu "emisja") znajduje się pośrodku liter S i X tworząc wyraz Sex. Konsument może uznać, że litera ta jest częścią wyrazu SEX. Przy takim graficznym zapisie ogólne wrażenie jakie wywołują znaki może prowadzić do ryzyka konfuzji między tymi oznaczeniami. Występowanie w znaku zgłoszonym elementów graficznych nie jest wystarczającym wyróżnikiem odróżniającym znaki, a wręcz w tym przypadku specyficzny zapis zgłoszonego oznaczenia potęguje podobieństwo pomiędzy znakami.

Ponadto wyrazy SEXEMISJA I SEKSMISJA są wizualnie bardzo do siebie podobne - różnią się tylko jedną literką "E" występującą w środku zgłoszonego oznaczenia. Przeciętny konsument zapamiętuje przeważnie początek i koniec danego wyrazu. Zatem znak zgłoszony może być uważany za odmianę zarejestrowanego znaku SEKSMISJA. Przy tak dużym podobieństwie znaków w warstwie wizualnej istnieje realne niebezpieczeństwo uznania znaków za podobne i przeznaczone do oznaczania towarów i usług tego samego przedsiębiorstwa.

Powołując się na zasady rządzące oceną ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych towarów organ wskazał, że porównywane oznaczenia charakteryzują się tak wysokim stopniem podobieństwa, że nawet w przypadku konsumenta w wysokim stopniu uważnego, przedmiotowe oznaczenie może, zdaniem Urzędu, wprowadzać w błąd co do pochodzenia oznaczanych nim towarów i usług. Organ podkreślił, że każda osoba nabywająca towary/usługi, kieruje się utrwalonym w pamięci, niedoskonałym obrazem znanego znaku towarowego. Zapamiętuje ona elementy najbardziej charakterystyczne i w oparciu o nie dokonuje wyboru towaru. W przedmiotowej sprawie, oba oznaczenia są podobne w warstwie wizualnej. Podstawową funkcją znaku towarowego jest zaś zapewnianie konsumentowi dostatecznego stopnia pewności, że oznaczany tym znakiem towar pochodzi od jednego, konkretnego producenta. Przedmiotowe oznaczenie, zdaniem Urzędu, ze względu na bardzo znaczące podobieństwo do wcześniejszego, zarejestrowanego znaku SEKSMISJA, w związku z istnieniem wysokiego stopnia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia oznaczanych towarów, funkcji tej spełniać nie może, co uzasadnia wydanie przedmiotowej decyzji.

W skardze na powyższą decyzję T. S.A. zarzuciła:

1. naruszenie prawa materialnego, niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.,

2. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art. 7 k.p.a. i 77 k.p.a. polegające na naruszeniu zasady praworządności oraz na pominięciu istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na wydanie decyzji, a ponadto naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. poprzez brak prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji,

jednocześnie wnosząc o:

1. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w Urzędzie Patentowym RP,

2. orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania i zastępstwa procesowego.

Zdaniem skarżącego Urząd Patentowy RP dokonując merytorycznej oceny sprawy w sposób nieprawidłowy dokonał selektywnej oceny zgłoszonego oznaczenia i w konsekwencji niewłaściwie ocenił wpływ wielu elementów zawartych w znaku na ryzyko konfuzji. Organ nie wziął także pod uwagę, że szereg różnic występujących pomiędzy znakami, w tym istotne różnice na płaszczyźnie znaczeniowej mają wpływ na możliwość ich bezkolizyjnego współwystępowania na polskim rynku.

Formułując powyższe zarzuty strona podkreśliła, że nie jest wiadomym dlaczego Urząd Patentowy RP uznał element "SEX" za jedyny wyróżniający człon zgłoszonego znaku. Skarżący stwierdził, że w spornym znaku słowo SEX zostało przedstawione z uwzględnieniem bogatej grafiki i jako całość wkomponowane zostało w okrąg w taki sposób, że nie będzie w pierwszej kolejności przykuwać uwagi przeciętnego odbiorcy, to należy ocenić jakie znaczenie i jaki charakter w znaku mają pozostałe elementy.

Zdaniem strony prawidłowa ocena winna zmierzać do konkluzji, że elementem dominującym jest człon słowny emisja, na pierwszy rzut oka najbardziej widoczny oraz grafika o wyróżniającej kolorystyce.

Tymczasem, akcentuje skarżący, Urząd Patentowy RP bezkrytycznie i bez jakiegokolwiek uzasadnienia swego stanowiska uznał, że występowanie elementów graficznych nie jest wystarczającym wyróżnikiem odróżniającym znaku, a wręcz przeciwnie w tym przypadku specyficzny zapis zgłoszonego oznaczenia potęguje podobieństwo pomiędzy znakami.

W ocenie strony nie znajduje również oparcia w orzecznictwie pogląd organu, że przeciętny konsument zapamiętuje przeważnie początek i koniec danego wyrazu. Pogląd ten w żaden sposób nie koresponduje z zasadą, że znaki należy oceniać jako całość. Nawet jeśliby przyjąć, że pogląd przytoczony przez Urząd Patentowy RP jest prawidłowy, nie znajduje on jakiegokolwiek uzasadnienia w niniejszym stanie faktycznym. Znak skarżącego to oznaczenie słowno-graficzne przedstawione w formie okręgu, w który wpisane zostały przestrzennie różne elementy dodatkowe, nie ma możliwości ustalenia, który człon jest początkiem, a który końcem oznaczenia.

Zdaniem strony elementami charakterystycznymi, dystynktywnymi znaku SeXemisja są: charakterystyczna, wyróżniająca grafika oraz element słowny emisja, a nie słowo SEX, co oznacza, że pomiędzy ww. oznaczeniami jest brak konfuzyjnego podobieństwa. Ponadto nie wiadomo jakimi przesłankami kierował się Urząd Patentowy RP wskazując, że graficznie przedstawiona czerwona litera "e" w wyrazie SEX jest mało widoczna. Zdaniem skarżącego z uwagi na przedstawienie jej w czerwonej kolorystyce uznać należy, że przyciąga ona uwagę i tworzy jednocześnie całościową, jednolitą kompozycję z pozostałymi literami S i X. Litera "e" natomiast stanowiąca początek słowa emisja z uwagi na jej przedstawienie w analogicznej formie graficznej jak pozostałe człony wyrazu emisja łączy ten wyraz wizualnie i fonetycznie w integralną całość, która odróżnia się na tle pozostałych elementów. W związku z tym argument, iż konsument odnajdzie w tym znaku wyraz SEXMISJA nie znajduje uzasadnienia.

W ocenie strony niewłaściwe ustalenia poczynione zostały również w zakresie płaszczyzny znaczeniowej. Urząd Patentowy RP wprawdzie zgodził się z faktem, iż elementy słowne MISJA i EMISJA posiadają odmienne znaczenie w języku polskim, niemniej jednak w żaden sposób nie uwzględnił znaczenia tej okoliczności przy dokonywaniu oceny podobieństwa.

Odmienne znaczenia obu słów winny skłonić Urząd Patentowy RP do konkluzji, że na płaszczyźnie znaczeniowej brak jest podobieństwa znaków. Dla przeciętnego odbiorcy polskojęzycznego różnice w obu znakach nie będą rodzić żadnych wątpliwości. Błędne ustalenia w tym zakresie również miały wpływ na dokonanie niewłaściwej oceny podobieństwa znaków. W twierdzeniu Urzędu Patentowego RP pojawia się nadto niewątpliwa sprzeczność, gdyż skoro dla przeciętnego odbiorcy konotacje znaczeniowe słów EMISJA i MISJA będą oczywiste trudno uznać, że zaistnieje ryzyko nieprawidłowego odczytania treści słownej znaków.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując dotychczasowe stanowisko.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno materialnych jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji. Sąd administracyjny może uchylić zaskarżony akt (lub stwierdzić jego nieważność) tylko wówczas, jeśli stwierdzi, że akt ten narusza prawo materialne – w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy lub procesowe – w stopniu mogącym mieć wpływ istotny.

Należy ponadto podkreślić, że stosownie do treści art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami oraz wnioskami skargi, a także powołaną podstawą prawną. Kompetencja sądu wyraża się w możliwości zastosowania środków przewidzianych w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności organów administracji publicznej wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne do końcowego jej załatwienia.

Rozpatrując przedmiotową sprawę w świetle powołanych kryteriów uznać należy, że skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem stanowisko Urzędu Patentowego RP o istnieniu w rozpatrywanym przypadku względnej podstawy odmowy rejestracji znaku słowno-graficznego SEXEMISJA Nr Z-294432 zostało wyrażone przedwcześnie, gdyż dokonana przez organ ocena podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń nie jest kompletna.

W niniejszej sprawie bezsporne jest podobieństwo części towarów i usług na które wskazuje w zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy RP występujące w przeciwstawionych oznaczeniach tj. spornym znaku SEXEMISJA oraz znaku z wcześniejszym pierwszeństwem SEKSMISJA zarejestrowanym na rzecz podmiotu: S.. Podobieństwo części towarów i usług sklasyfikowanych w klasach 9, 16, 35, 41,42 nie podlega dyskusji, jednakże nie jest jedyną determinantą skutkującą stwierdzeniem podobieństwa znaków. Podkreślenia przy tym wymaga, iż w przypadku jednorodzajowości towarów, usług powinno stosować się zaostrzone kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami, ponieważ im bardziej podobne są towary, tym większa możliwość uznania znaków za podobne (w R. Skubisz "Prawo znaków towarowych – komentarz" Wyd. Prawnicze sp. z o. o. 1997 s. 97).

W rozpoznawanej sprawie przedmiotem oceny na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. jest określony znak jako integralna całość, co nie oznacza – wbrew twierdzeniom skarżącej – zakazu dokonywania oceny poszczególnych elementów tego znaku. Jak się wydaje, stanowisko skarżącej nie uwzględnia w sposób dostateczny najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) i Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (SPI). Prawdą jest, że w wielu orzeczeniach, zarówno ETS jak i SPI dawały pierwszeństwo ocenie ogólnego wrażenia wywieranego przez znak towarowy na przeciętnym odbiorcy towarów lub usług nim oznaczonych, wręcz krytykując niejednokrotnie ocenę szczegółów (por. np. orzeczenie T 423/04). Jednakże ETS w wyroku z 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03, nie odchodząc wprawdzie od zasady oceny ogólnego wrażenia wywieranego przez znak towarowy wskazał, że badając zdolność rejestracyjną znaku towarowego, można wyjść od oceny poszczególnych elementów znaku towarowego. Trybunał uznał, że owszem - w przypadku znaku złożonego z kilku elementów należy rozpatrywać znak jako całość, ale nie stoi to na przeszkodzie badaniu po kolei poszczególnych jego elementów. Tymczasem, z ostatnio wymienionym przykładem mamy do czynienia na gruncie rozpoznawanej sprawy, gdyż porównanie dotyczy spornego znaku słowno–graficznego SEXEMISJA oraz przeciwstawionego mu znaku słownego SEKSMISJA.

Przy dokonywaniu oceny podobieństwa z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (dobrze poinformowanego, rozsądnie spostrzegawczego i ostrożnego) należy uwzględniać nie tylko to, że taka osoba rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania znaków i zachowuje w pamięci jedynie ich niedoskonały obraz, co słusznie podkreśla organ w swojej decyzji, ale również, że ocena dokonywana z punktu widzenia takiego odbiorcy, powinna uwzględniać stopień uwagi jaki poświęca się poszczególnym kategoriom towarów lub usług.

W zaskarżonej decyzji oceny z punktu widzenia ostatnio wymienionego aspektu zabrakło. Organ nie wskazał kto jest w rozpatrywanym przypadku przeciętnym odbiorcą a zatem stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu decyzji z dnia 26 marca 2008 r. "że nawet w przypadku konsumenta w wysokim stopniu uważnego, przedmiotowe oznaczenie, może wprowadzać w błąd, co do pochodzenia oznaczonych nim towarów i usług" zostało wyrażone zbyt wcześnie.

Ponadto organ formułując swoje stanowisko, co prawda porównał przeciwstawione oznaczenia w trzech płaszczyznach, jednakże nie uwzględnił, że jest dopuszczalne zróżnicowanie w razie potrzeby znaczenia poszczególnych płaszczyzn mając na względzie rodzaj badanych towarów i usług oraz warunki towarzyszące ich dystrybucji. Zdaniem Sądu, Urząd Patentowy RP nie wyjaśnił w sposób dostateczny na tle rozpatrywanego przypadku, dlaczego uznał płaszczyznę wizualną za dominującą, jednocześnie zupełnie marginalizując przyznaną okoliczność a mianowicie diametralną odmienność w warstwie znaczeniowej elementów słownych przeciwstawionych znaków. Oczywiście postawienie tezy, że w znakach kombinowanych słowa zawsze mają charakter decydujący, uznać należy za zdecydowanie nieuprawnione. Przeczą temu stanowisku zasady formułowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu, które nakazują każdy przypadek analizy podobieństwa znaków kombinowanych traktować niezależnie i rozpatrywać indywidualnie (por. np. Urszula Promińska /w:/ Naruszenie prawa z rejestracji znaku towarowego, Polska Izba Rzeczników Patentowych 2001). Niemniej trzeba podkreślić, w wyroku z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Philips-Van Heuzen Copr. v. OHIM (BASS) Sąd stwierdził, że "w przypadku kombinowanych znaków towarowych (znaków słowno-graficznych) ich odróżniającymi dominującymi elementami są zazwyczaj elementy słowne. Tym samym przy ocenie kolizji pomiędzy takimi znakami towarowymi decydujące znaczenie odgrywa podobieństwo elementów słownych (Wyrok zamieszczony jest w Zb. Orz. z 2003 r. II-4335).

Innymi słowy, ocena podobieństwa kolidujących oznaczeń nakazuje uwzględnić szczególną okoliczność niniejszej sprawy, polegającą na tym, iż złożony znak słowno-graficzny koliduje ze znakiem słownym. Twierdzenie organu zasadzające się na przyjęciu stanowiska, że złożony znak towarowy, w ramach którego jeden ze składników jest identyczny lub podobny do innego znaku towarowego, może być uznany za podobny do tego drugiego znaku towarowego tylko wówczas, gdy ten składnik stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy doznaje zasadniczego ograniczenia.

Już wyroku z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 w sprawie Matratzen Concorde przeciwko OHIM Hukla Germany, przyjąwszy powyższe założenie Sąd uznał je za względne. Stwierdził bowiem, że nie należy ograniczać się do uwzględnienia wyłącznie jednego ze składników znaku złożonego i porównania z innym znakiem. Wręcz przeciwnie, porównanie takie należy przeprowadzić, badając znaki w ich całościowym ujęciu. Tym niemniej nie wyklucza to, iż całościowe wrażenie, jakie znak złożony pozostawia w pamięci właściwego kręgu odbiorców, może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka jego składników. Założenie, iż podobieństwo znaków towarowych jest możliwe jedynie wówczas, gdy istnieje zgodność pod względem dominującego składnika, opisuje tylko określoną kategorię sytuacji. Kategoria ta zostaje uściślona poprzez definicję dominującego składnika znaku towarowego, a mianowicie że składnik ten musi być w stanie "sam zdominować wrażenie tego znaku towarowego, jakie właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, tak że wszystkie inne składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym". Tylko wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od dominującego składnika.

W ocenie organu, elementem dominującym w zgłoszonym znaku jest wyraz "SEX" ponieważ został napisany większą czcionką a w miejsce mało widocznej czerwonej litery "e" została niejako podstawiona pierwsza litera słowa "emisja".

Odnosząc się do przywołanego stanowiska Urzędu Patentowego RP należy stwierdzić, że ponieważ organ w pierwszej kolejności powinien określić jaki jest krąg odbiorców spornego znaku a dopiero później we wskazanym aspekcie ustalić znaczenie poszczególnych płaszczyzn, zacytowanego powyżej stanowiska organu nie uwzględniającego wskazanej kolejności na tym etapie postępowania nie można uznać za prawidłowe. Ponownie rozpoznając sprawę organ powinien także zwrócić uwagę, że identyczny dla obu znaków element słowny "SEX" jest detalem popularnym i wyeksploatowanym, gdyż znaczenie tego wyrazu jest zazwyczaj dobrze zrozumiałe dla odbiorcy. Nadto uwzględnić, że przy analizie podobieństwa wizualnego zasadniczą rolę odgrywa sposób nakreślenia czcionek jak również charakter użytego pisma. W niniejszej sprawie organ nie wyjaśnił również dlaczego pominął stanowisko skarżącej, iż słowo "emisja" w spornym znaku składa się z liter przedstawionych w analogicznej szacie graficznej, co łączy je w wyraz, który odróżnia się na tle pozostałych elementów, choć taki zarzut został postawiony we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zdaniem Sądu, uwzględniając powyższe uznać należy, że stanowisko organu zawarte w zaskarżonej decyzji, iż "graficzny zapis spornego oznaczenia może być odczytany przez przeciętnego konsumenta jako "SEXMISJA", co w konsekwencji uniemożliwiło, w ocenie organu, zarejestrowanie spornego znaku bez wyjaśnienia powyższych kwestii na obecnym etapie postępowania należy uznać za nieuprawnione. Stwierdzone uchybienia stanowią naruszenie przepisów procedury administracyjnej a w szczególności art. 7, 77 § 1 oraz 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Dokonując oceny ryzyka wprowadzenia w błąd Urząd Patentowy RP zobowiązany będzie pamiętać o tym, że zawsze musi być ono oceniane całościowo, biorąc pod uwagę wszelkie właściwe dla danej sprawy okoliczności. Ogólna i całościowa analiza ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy uwzględnić w danej sprawie. Dokonując tej oceny organ zobowiązany będzie wziąć pod uwagę, iż podobieństwo znaków należy oceniać z uwzględnieniem zasad przyjętych zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie sądów, w tym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stwierdzając, iż uchylona decyzja nie podlega wykonaniu, Sąd oparł się na dyspozycji przepisu art. 152 p.p.s.a.

Zasądzając zwrot uiszczonego wpisu sądowego oraz poniesionych przez stronę skarżącą kosztów zastępstwa procesowego, w tym kosztów opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł na podstawie przepisów art. 200 i art. 205 § 2 i 4 p.p.s.a. w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).