Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska – Matusiak (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Piotr Borowiecki Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 stycznia 2009 r. sprawy ze skargi K. z siedzibą w H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2007 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K. z siedzibą w H. kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Decyzją z [...] kwietnia 2008 r. na podstawie art. 10 ustawy z 19 października 1972 r. o wynalazczości (tj. Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117, dalej jako u.o.w.) mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 i art. 245 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., poz. 1117 z późn. zm., dalej jako p.w.p.) Urząd Patentowy RP (dalej jako UP RP lub organ) utrzymał w mocy decyzję z [...] lipca 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek pt "Urządzenie i sposób modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości".

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie sprawy.

[...] stycznia 2000 r. weszło w fazę krajową złożone przez K. z siedzibą w H. (dalej jako skarżący) oraz S., z siedzibą w J., międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/IB99/00948, oznaczone w UP RP nr P338300. Przedmiotem tego zgłoszenia jest wynalazek pt. "Urządzenie i sposób modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości".

[...] października 2005 r. doręczono zgłaszającym zawiadomienie o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. W zawiadomieniu organ postawił zarzut braku nieoczywistości rozwiązań zgłoszonych do opatentowania, przeciwstawiając dwie publikacje ze stanu techniki EP0902544A2 oraz EP0903864A2, ujawniające cechy, których połączenie przez specjalistę prowadziłoby do rozwiązania według wynalazku. Oba przeciwstawiane rozwiązania uzyskały ochronę patentową w procedurze przed Europejskim Urzędem Patentowym.

[...] stycznia 2006 r. zgłaszający złożyli w UP RP odpowiedź na zawiadomienie, prezentując argumenty świadczące, iż zgłoszone do opatentowania wynalazki cechuje nieoczywistość, a rutynowe połączenie cech ujawnianych w przeciwstawionych publikacjach nie prowadzi do uzyskania celu wynalazku bez dokonania kroku wynalazczego. Załączono także przeredagowaną wersję zastrzeżeń patentowych, podkreślającą różnice pomiędzy przedmiotowym rozwiązaniem a przeciwstawianym stanem techniki.

[...] lutego 2007 r. doręczono zgłaszającym zawiadomienie o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. W zawiadomieniu tym organ postawił zarzut braku charakteru technicznego rozwiązań zgłoszonych do opatentowania podnosząc, iż przedmiotem zgłoszenia jest algorytm abstrakcyjno-logiczny. Jednocześnie organ wskazał, że przedmiot zgłoszenia jest zastosowaniem zaawansowanej teorii matematycznej, w wyniku której powstała tablica przekształceń odmienna niż dotychczas stosowane.

[...] czerwca 2007 r. zgłaszający złożyli w UP RP pismo stanowiące odpowiedź na podnoszone zarzuty, wskazując w nim na nietrafność oceny stanu faktycznego oraz błędną wykładnię pojęcia charakter techniczny, prowadzącą do dyskryminacji techniki cyfrowej jako dziedziny techniki i do jej wykluczenia poza ramy systemu patentowego.

Decyzją z [...] lipca 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na ww. wynalazek, uznając że przedmiot zgłoszenia nie ujawnia rozwiązania technicznego.

W ocenie organu zgłoszenie stanowi wkład do wiedzy wyłącznie w sferze koncepcji matematycznych i przetwarzania znaków symbolicznych. Fakt, że kod zapisu na dysku optycznym posiada walory użytkowe polegające na rzadkości występowania jedynek, co pozwala na szybki gęsty zapis i charakteryzuje się odpornością na przekłamania wynikające z uszkodzeń fizycznych nośnika, nie zmienia tego, że zgłoszenie dotyczy wyłącznie koncepcji matematycznych i przetwarzania znaków symbolicznych. Zdaniem organu żądany zakres ochrony zgłoszenia P338300 abstrahuje od technicznych aspektów kodowania, a ogranicza się wyłącznie do aspektów nietechnicznych. Wszystkie rozwiązania ze zgłoszenia dotyczą różnych wariantów i form rozwiązania opisanego wyszczególnionymi zasadniczymi cechami z zastrzeżenia 25 i zastrzeżenia 29. Rozwiązaniem w zgłoszeniu jest przekształcenie jednej formy prezentacji sygnałów cyfrowych na inny typ symboli. Jest to abstrakcyjno-logiczny algorytm gdyż:

- składa się ze skończonej liczby czynności,

- wszystkie czynności są dokładnie i jednoznacznie określone,

- wykonanie czynności zapewnia osiągnięcie zamierzonego rezultatu,

- rezultat ma charakter powtarzalny, a zatem algorytm może mieć zastosowanie do danej klasy problemów.

Według UP RP ocena algorytmu ze zgłoszenia prowadzi do wniosku, że przedmiot tego zgłoszenia mieści się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych. Wszystkie operacje jakie są potrzebne do tego przedsięwzięcia i jednocześnie są specyficzne dla przedmiotu zgłoszenia, mają więc charakter niematerialny. Rozwiązania polegającego na zastosowaniu innego algorytmu, dzięki któremu następuje odmienne wykorzystanie zasobów systemu przetwarzania danych informacyjnych – w ocenie organu – nie można uznać za wynalazek, gdyż skutki te nie wnoszą wkładu technicznego. By spełniać ustawowe wymogi patentowalności wynalazek musi zawierać wykorzystanie praw przyrody lub formuł matematycznych, a nie tylko ich sformułowanie. Dlatego też sposób postępowania, czy jego analogi opisane w formie urządzenia lub sygnału, nie są wynalazkiem, jeśli ich jedynym nowym elementem jest abstrakcyjny algorytm.

Wymogi zdolności patentowej musi spełniać cały proces postępowania, a nie tylko abstrakcyjny algorytm. Proces, metoda postępowania zawiera patentowany wynalazek wtedy i tylko wtedy, gdy wykorzystuje on siły natury w nowy i nieoczywisty sposób tak, że powodują one korzystną przemianę obiektów materialnych. Sam nowy sposób przetwarzania danych czy informacji przy pomocy znanego sprzętu nie jest rozwiązaniem technicznym czy wynalazkiem. Rozwiązanie ze zgłoszenia nie różni się niczym charakterystycznym od rozwiązań znanych poza tym, że jest zastosowaniem teorii matematycznej, w wyniku czego wykorzystuje się tablicę przekształceń odmienną niż dotychczas stosowane. W przedmiocie zgłoszenia - zdaniem organu – nie ma niczego odrębnego od stanu wiedzy, poza naszkicowaniem wykorzystania znanych środków technicznych do innej obróbki informacji. Wprawdzie procesy fizyczne związane są z tymi procedurami traktowania strumieni danych informacyjnych, ale ani w zastrzeżeniach patentowych, ani w opisie wynalazku nie ma charakterystycznych danych na ten temat. Wymienione czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich specyficznego oddziaływania na materię. Są to czynności wykonywane przy pomocy narzędzi materialnych, lecz to co jest w nich charakterystyczne jest niematerialne.

W ocenie organu zgłaszający przedstawiają pomysł wykorzystania współczesnych środków technicznych do określonego zadania, natomiast nie przedstawiają co wnieśli do tych środków w sferze rozwoju technicznego. Odmienności jakie ujawniają nie mogą prowadzić do patentowalności ich rozwiązania.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy skarżący podkreślił, że wynalazek stanowi kompletne i działające urządzenie wykonujące zdefiniowane czynności w sensie oddziaływania na materię. Urządzenie to, jak również czynności wykonywane przez nie, zostały w zgłoszeniu opisane przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego stosowanego przez specjalistę z dziedziny techniki cyfrowej.

Oceniając charakter rozwiązania należy – zdaniem skarżącego – zwrócić uwagę na znaczenie techniczne pojęć wykorzystanych do jego opisania. Nie można bowiem w sposób mechaniczny wskazywać na abstrakcyjny charakter czynności wykonywanych przez urządzenie, tylko dlatego, że aparat pojęciowy użyty do opisu czynności jest abstrakcyjny. Skarżący zwrócił uwagę, że opis wynalazku to nie sam wynalazek, a słowa (pojęcia) to nie elementy składowe urządzenia. Czynności sposobu w technice cyfrowej mogą być opisane przy użyciu pojęć abstrakcyjnych, ale ich charakter z uwagi na to, że są wykonywane przez urządzenie jest całkowicie materialny. Efekt jest mierzalny i obserwowalny, wręcz namacalny. Urządzenia wykonując czynności według wynalazku kształtują sygnały elektryczne, dokonują dostosowania długości sygnałów elektrycznych w czasie, wprowadzając sygnały elektryczne o zdefiniowanej zawartości składowej stałej dla sygnału zawierającego wyższe harmoniczne tak, aby osiągnąć zakładany cel wynalazku. Skarżący podał, że kodowanie według niniejszego wynalazku ma zdefiniowany cel techniczny. Nośnik w sposób bezpośredni nie jest przystosowany do zapisywania danych na nośniku zapisu i dlatego sygnał elektryczny zapisywany/odczytywany w kanale musi zostać odpowiednio dostosowany. W rozpatrywanym przypadku przez wyeliminowanie składowej stałej. W przypadku nie zastosowania kodu kanałowego niemożliwe byłoby zapisywanie takich danych w sposób umożliwiający ich późniejsze odczytanie. Kodowanie według wynalazku umożliwia sterowanie zawartością składowej stałej w sygnale elektrycznym zawierającym wyższe harmoniczne. Podsumowując skarżący wskazał, że w rozpatrywanym wynalazku moduł nadawczo-odbiorczy, wykorzystywany do odczytywania danych z dysku, musi ustalić odpowiedni poziom wycinania sygnału, aby prawidłowo wykryć poszczególne bity. Tak więc kod umożliwiający zachowanie parzystości, wg wynalazku, pozwala uzyskać urządzenie odtwarzające (element techniczny), w którym zespół nadawczo-odbiorczy (element techniczny) jest w stanie wykryć (element techniczny) bity (element techniczny) na podstawie znaczników (element techniczny) płyty optycznej (element techniczny) przy bardzo niskim poziomie błędów. Niski poziom błędów to parametr techniczny procesu odczytu błędów. Zdaniem skarżącego każdy aspekt systemu, jak również jego wkład do stanu techniki, ulepsza rzeczywiste urządzenie w postaci odtwarzacza płyt.

[...] listopada 2007 r. UP RP w toku ponownego rozpatrywania sprawy wezwał skarżącego do nadesłania uzupełniających wyjaśnień. UP RP podniósł zarzut braku technicznego ujawnienia struktury wewnętrznej połączeń w przypadku urządzenia oraz zażądał wskazania problemu technicznego oraz środków, którymi problem ten został rozwiązany. Urząd jednocześnie zauważył, że w chwili obecnej, z uwagi na nie ujawnienie środków technicznych, nie jest w stanie dokonać porównania z innymi rozwiązaniami ze stanu techniki.

[...] marca 2008 r. skarżący złożył wyjaśnienia wskazując problem techniczny rozwiązywany przez wynalazek. Do wyjaśnień dołączył nową wersję zastrzeżeń, usuwającą w jego opinii wskazane wady. Jednocześnie zadeklarował gotowość wprowadzenia dalszych niezbędnych zmian w dokumentacji zgłoszenia, jeśli poczynione poprawki nie przyczyniły się do rozwiania wątpliwości organu.

Decyzją z [...] kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, wskazując na brak ujawnienia rozwiązania technicznego w zastrzeganych kategoriach zgłoszenia, a zatem brak charakteru technicznego przedmiotu zgłoszenia.

W rozwiązaniu w kategorii sposobu – w ocenie organu – skarżący nie ujawnia towarzyszących temu procedur technicznych, które można byłoby porównać z rozwiązaniem ze stanu techniki tzn. nie podaje, jak wygląda techniczne rozwiązanie przez niego tego problemu. W kolejnych wersjach zastrzeżeń nie można bowiem odnaleźć ujawnienia technicznej natury deklarowanych procedur.

Odnośnie rozwiązania w kategorii urządzenia organ uznał, że nie spełnia ono wymogu scharakteryzowania przez cechy techniczne dotyczące jego struktury konstrukcyjnej lub układowej, przejawiającej się w usytuowaniu i połączeniu poszczególnych jego części i/lub podzespołów, tworzących łącznie zwartą całość, przestrzennie ukształtowaną, umożliwiającą realizację przeznaczenia wynalazku.

W kategorii wytworu, dotyczącego nośnika, organ podał, że "parametry ścieżki" winny mieć ujawnione cechy techniczne np. modulację głębokości lub modulację ściany, względnie inną, zdefiniowaną technicznie, materialną formę śladu utrwalonego na nośniku sygnału, jak ma to miejsce w przypadku różnych nośników zapisu sygnałów cyfrowych. Parametry sekwencji zapisanego na nośniku sygnału nie są techniczną cechą nośnika lecz cechą organizacyjną śladu zapisanego sygnału. Słowa o różnej długości zapisuje się technicznie tak samo, a tworzące je znaczniki mają technicznie taką samą postać. Dwa nośniki z zapisanymi różnymi sygnałami nie są różnymi wynalazkami.

W skardze na powyższą decyzję, która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skarżący K. z siedzibą w H., zaskarżonej decyzji zarzucił:

1. naruszenie art. 10 u.o.w. mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 p.w.p. - poprzez nieprawidłową wykładnię pojęcia charakter techniczny wynalazku i w konsekwencji bezzasadne przyjęcie, że zgłoszone rozwiązania nie są wynalazkami patentowanymi w rozumieniu cytowanego przepisu;

2. naruszenie art. 7 i 77 k.p.a. w związku z art. 252 p.w.p. - poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne założenia natury faktycznej i prawnej;

3. naruszenie art. 10 k.p.a. – poprzez nieustosunkowanie się do zmienionej wersji zastrzeżeń patentowych przed wydaniem ostatecznej decyzji w przedmiocie udzielenia patentu, a tym samym uniemożliwienie skarżącemu wypowiedzenia się co do zarzutów UP w tej kwestii;

4. naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. - poprzez nienależyte, niespójne z powołaną podstawą prawną, uzasadnienie faktyczne oraz prawne decyzji,

i wnosił o jej uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania wg. norm przepisanych.

W ocenie skarżącego organ błędnie ustalił stan faktyczny, a ponadto w sposób nieprawidłowy dokonał wykładni normy prawnej, bezpodstawnie zawężając pojęcie charakteru technicznego wynalazku, co stanowi naruszenie art. 10 u.o.w. Skarżący nie ubiega się o ochronę koncepcji matematycznych, ale o ochronę rozwiązania opisanego za pomocą języka matematycznego odnoszącego się do sygnałów o charakterze fizycznym. Tymczasem organ badając zgłoszone do opatentowania wynalazki nie uwzględnił faktu, iż zastrzegane rozwiązania dotyczą przetwarzania sygnałów cyfrowych, które mają postać fizyczną. Tablice kodów według wynalazku muszą mieć postać fizycznej reprezentacji w bloku pamięci, aby mogły posłużyć do wygenerowania sygnału o korzystnych, innowacyjnych parametrach. Oznacza to, że tablica kodów opisana językiem matematyki reprezentuje poszczególne strony tranzystorów w module pamięci, które pozwalają na wygenerowanie sygnału elektrycznego. Zdaniem skarżącego pominięcie faktu, iż język matematyki stanowi tylko formę opisu złożonej rzeczywistości fizycznych procesów stanowi błąd mający istotny wpływ na wynik sprawy. Odnosząc się do definicji sygnału cyfrowego skarżący podkreślił, że w treści zgłoszenia wszystkie wymienione cyfry 0 i 1 oznaczają – opisują sygnał o wartości wysokiej lub sygnał o wartości niskiej, tym samym dotyczą bezpośrednio sygnału fizycznego. Według wynalazku w module pamięci ustawia się tak stany poszczególnych tranzystorów, aby odwzorowywały wszystkie kody z tablicy i dopiero korzystając z takich ustawień generuje się sygnał cyfrowy o określonych parametrach fizycznych.

Zdaniem skarżącego UP RP błędnie odczytuje istotę zgłoszonego wynalazku. Przedmiotowy wynalazek dotyczy tego w jaki sposób w warstwie technicznej reprezentowane są symbole aaa i bbb – symbole aaa i bbb nie mogą bowiem być zapisane wprost na nośniku optycznym. Aby dokonać ich zapisu niezbędne jest ich przekształcenie na sygnał elektryczny. Przedmiotem wynalazku jest właśnie to, w jaki sposób przekształcić te symbole na sygnał elektryczny o pożądanych właściwościach. Jednocześnie skarżący zauważył, że organ w uzasadnieniu decyzji z [...] kwietnia 2008 r. w punkcie 1 przyznał, że rozwiązanie dotyczy oddziaływania na materię, a więc należy uznać, że cechuje go charakter techniczny. W tej sytuacji zarzut niespełnienia wymogów art. 10 u.o.w. wydaje się być – w ocenie skarżącego – bezzasadny.

Nawiązując do treści art. 10 u.o.w. i § 32 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 września 2001 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 109, poz. 1119) w sprawie dokonywania i rozpatrywania wynalazków i wzorów użytkowych skarżący przyjął, że rozwiązaniem o charakterze technicznym jest takie rozwiązanie, które dotyczy technicznego sposobu oddziaływania na materię. W jego ocenie organ przyjął natomiast zawężającą wykładnię pojęcia charakteru technicznego, ograniczając je wyłącznie do samej czynności posługiwania się siłami przyrody, w konsekwencji przyjmując, że rozwiązaniem o charakterze technicznym jest takie rozwiązanie, które samo w sobie stanowi sposób oddziaływania na materię. Skarżący zarzucił, że UP RP w przypadku wynalazków mechanicznych posługuje się kryteriami związku z oddziaływaniem na materię, natomiast w przypadku wynalazków z dziedziny techniki cyfrowej kryterium stanowienia oddziaływania na materię. W ocenie skarżącego stosowanie niejednolitych kryteriów oceny jest dyskryminacją wynalazku z uwagi na dziedzinę techniki i jako takie stanowi naruszenie art. 27 ust. 1 TRIPS.

Uzasadniając zarzut odmowy prawa czynnego udziału strony w postępowaniu skarżący podał, że organ wydał przedmiotową decyzję bez uprzedniego ustosunkowania się do zmienionej wersji zastrzeżeń patentowych, a tym samym bez umożliwienia skarżącemu odpowiedzi na zarzuty UP RP w tym zakresie, co stanowi naruszenie art. 10 k.p.a. Skarżący został bowiem pozbawiony prawa zapoznania się z zarzutami i ustosunkowania się do nich przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Nadto skarżący zwrócił uwagę, że argumenty podnoszone w uzasadnieniu decyzji nie dotyczą oceny charakteru technicznego wynalazku, ale odnoszą się do braku należytego ujawnienia, co nie mieści się w zakresie dyspozycji normy prawnej wynikającej z art. 10 u.o.w. Zarzucił również, że organ jako uzasadnienie podstawy prawnej odmowy udzielenia patentu wskazał dotychczasową praktykę UP RP. Takie działanie – w jego ocenie – kłóci się nie tylko z treścią art. 107 § 3 k.p.a., ale przede wszystkim z zasadą praworządności wyrażoną w art. 6 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o oddalenie skargi jako niezasadnej.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 10 k.p.a. organ wskazał, że nie traktował nadesłanych przy piśmie z 13 marca 2008 r. zastrzeżeń patentowych jako nowej wersji zastrzeżeń i nie ustosunkował się do nich w trybie ustawowym. Jednocześnie organ uznał swoją wykładnię pojęcia charakteru technicznego wynalazku za prawidłową. Podtrzymał swoje stanowisko, że zgłoszone przez skarżącego do ochrony patentowej operacje są operacjami typu instrukcji użytecznego wykorzystania pewnych cech informacji (np. kodów) i obróbki informatycznej bez wnikania w towarzyszące temu procedury materialne na poziomie oddziaływania na materię. Organ nie doszukał się w zgłoszeniu P338300 procedur technicznych zgłoszonych do ochrony.

Odpowiadając na zarzut dotyczący niespójności uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji organ podniósł, że używając sformułowania o nienależytym ujawnieniu miał na celu podkreślenie zarzutu o niedostatecznym ujawnieniu technicznym, co skutkowało oceną, że zgłoszone rozwiązanie jest rozwiązaniem o charakterze nietechnicznym. Zwrócił także uwagę, że pojęcie "praktyka Urzędu" oznacza interpretację powołanego przepisu ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

W piśmie z [...] stycznia 2009 r. skarżąca podtrzymała zarzuty podniesione w skardze i ich uzasadnienie. Do jej stanowiska przyłączył się uczestnik postępowania S. z siedzibą w J. Podkreśliła, że nieustosunkowanie się do zmienionej wersji zastrzeżeń oznacza, że Urząd Patentowy ocenił sprawę i wydał decyzję na podstawie niewłaściwie ustalonego stanu faktycznego. Nawiązując do zawężającej wykładni pojęcia "charakter techniczny rozwiązania" zarzuciła, że nieuzasadnione jest sprowadzanie rozumienia pojęcia charakteru technicznego do treści § 32 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Wykładnia pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" dokonana przez organ wykracza bowiem poza delegację ustawową przewidzianą dla Rozporządzenia w art. 93 p.w.p.

Skarżąca zwróciła również uwagę na niekonsekwencję organu w kwestii oceny charakteru technicznego i przesłanek zdolności patentowej wynalazków objętych przedmiotowym zgłoszeniem. Podkreśliła nadto, że zgłoszenie jest zgłoszeniem jednolitym, dla którego, na etapie międzynarodowym, Międzynarodowy Organ Poszukiwań sporządził raport z poszukiwań, w którym porównał cechy zgłoszenia z innymi rozwiązaniami ze stanu techniki. Oznacza to, że uznał, iż urządzenie i sposób zostały należycie ujawnione i posiadają cechy techniczne, pozwalające na porównanie przedmiotu zgłoszenia z rozwiązaniami ze stanu techniki. Urząd Patentowy zaakceptował wyniki poszukiwań w stanie techniki powołując te same dokumenty jako dokumenty mające znaczenie przy ocenie zdolności patentowej wynalazku. Dlatego też dla zgłaszających niezrozumiała jest odmienna ocena charakteru technicznego wynalazków objętych przedmiotowym zgłoszeniem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd administracyjny bada legalność zaskarżonej decyzji pod kątem jej zgodności z prawem materialnym, określającym prawa i obowiązki stron oraz z prawem procesowym, regulującym postępowanie przed organami administracji publicznej.

Tylko w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Sąd władny jest wzruszyć zaskarżoną decyzję. Art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) określa w jakich sytuacjach decyzje organów administracji publicznej podlegają uchyleniu.

Dokonując oceny zasadności skargi K. na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] kwietnia 2008 r. Sąd doszedł do przekonania, że skarga ta zasługuje na uwzględnienie.

Postępowanie związane z rozpatrywaniem zgłoszenia wynalazku jest dwuinstancyjne. Od decyzji Urzędu Patentowego stronie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w rozumieniu k.p.a. Do postępowania o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące rozpatrywania odwołania od decyzji (art. 244 ust. 1 i 11 p.w.p.). Zgodnie z poglądami wyrażonymi w doktrynie i ugruntowanym orzecznictwem istotą zasady dwuinstancyjności jest to, że strona ma prawo do tego, aby jej sprawa była dwukrotnie rozpatrywana pod względem merytorycznym, by dwukrotnie oceniono dowody, w sposób rzeczowy i poważny przeanalizowano wszelkie argumenty, opinie i żądania i w konsekwencji doprowadzono do wydania takiego rozstrzygnięcia, które najlepiej odpowiadać będzie prawu, interesowi publicznemu i słusznemu interesowi strony (por. uchwałę SN z 1 grudnia 1994 r., sygn. akt III AZP 8/94, OSNA PiUS 1995, Nr 7, poz. 82).

Art. 245 ust. 1 p.w.p. określa jakie rozstrzygnięcia wydaje UP w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że organ może wydać jedynie orzeczenie o charakterze reformatoryjnym. Oznacza to, że na etapie postępowania odwoławczego muszą być usunięte wszelkie ewentualne mankamenty postępowania w pierwszej instancji. Organ jest jednocześnie obowiązany po raz drugi rozpoznać i rozstrzygnąć sprawę co do istoty. Obowiązują przy tym przepisy dotyczące rozpatrywania wynalazków (np. art. 49 ust. 2 p.w.p.), a także z mocy art. 252 p.w.p. rygory procedury administracyjnej, określające obowiązki organu w zakresie prowadzenia postępowania i orzekania. Organ na każdym etapie postępowania musi przestrzegać zasady dochodzenia prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.), podejmować wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, jest zobowiązany zebrać, rozpatrzeć i ocenić cały materiał dowodowy pod kątem, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 77 i 80 k.p.a.), a następnie uzasadnić swoje rozstrzygnięcie stosownie do wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

W rozpoznawanej sprawie, na etapie ponownego rozpatrywania sprawy, organ prowadził uzupełniające postępowanie wyjaśniające. Do skarżącego zostało skierowane pismo z [...] listopada 2007 r., w którym organ de facto wezwał skarżącego do przeredagowania zastrzeżeń patentowych, jak również do złożenia wyjaśnień odnoszących się do kwestii wskazanych przez organ w tym piśmie, wskazując jednocześnie na treść art. 37 p.w.p.

Okoliczność, że organ nie nadał temu pismu formy zawiadomienia, nie zwalnia go z obowiązku zachowania zasad prowadzenia postępowania administracyjnego – postępowania zgłoszeniowego.

Skarżący w odpowiedzi na powyższe pismo nadesłał żądane wyjaśnienia, zwracając uwagę na uwidocznione w nowej wersji zastrzeżeń cechy strukturalne urządzenia do modelowania, jak również urządzenia do demodulowania i przeredagowane zastrzeżenia patentowe. Zadeklarował jednocześnie gotowość wprowadzenia dalszych niezbędnych zmian w dokumentacji zgłoszenia, jeżeli organ uzna to za celowe. Upoważniał go do tego przywołany przez organ art. 37 ust. 1 p.w.p., zgodnie z którym zgłaszający może, do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu, wprowadzać uzupełnienia i poprawki do zgłoszenia. Cytowany przepis odnosi się do decyzji ostatecznej. Na takie rozumienie treści powyższego przepisu wskazuje również pismo organu z [...] listopada 2007 r. Także w wyroku z 15 września 2004 r. (sygn. akt 6 II SA 2969/03) WSA, nawiązując do orzeczenia SN z 7 października 1981 r., sygn. akt IV PRN 10/81 zwrócił uwagę, iż w każdym przypadku zmiany zastrzeżeń patentowych i na każdym etapie postępowania Urząd Patentowy winien informować zgłaszającego o wynikach badania, wyznaczając mu termin na zajęcie stanowiska. Jeżeli nadesłana nowa wersja zastrzeżeń patentowych nie zmieniła dotychczasowej negatywnej oceny co do ustawowych warunków wymaganych dla udzielenia patentu, to informację taką powinien zgłaszający otrzymać.

W rozpoznawanej sprawie organ – wbrew wskazanym powyżej zasadom – zaniechał powiadomienia skarżącego, iż w dalszym ciągu – w jego ocenie – istnieją przeszkody do udzielenia patentu i wydał decyzję ostateczną, którą utrzymał w mocy decyzję odmawiającą udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek. Tym samym organ naruszył wyrażoną w art. 7 k.p.a. zasadę kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem prawa w postępowaniu, prawdy obiektywnej, uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli oraz wyrażoną w art. 10 k.p.a. zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu.

Uchybienie organu mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem uniemożliwiło zgłaszającemu przedstawienie swojego stanowiska przed wydaniem decyzji, zaś organ nie podjął kroków niezbędnych do wyjaśnienia sprawy w związku ze zmienionymi zastrzeżeniami patentowymi. Tym samym nie ustalił w sposób właściwy stanu faktycznego sprawy.

W ocenie Sądu w rozpoznawanej sprawie doszło także do naruszenia art. 7 i 77 k.p.a., poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy, a także szczegółowego uzasadnienia przyjętego przez organ stanowiska, co w konsekwencji uniemożliwiło Sądowi zapoznanie się z analizą wszystkich okoliczności podnoszonych przez skarżącego i tym samym dokonanie kontroli legalności zaskarżonych decyzji.

Pogłębiona analiza i wnikliwe odniesienie się do twierdzeń skarżącego było w niniejszej sprawie szczególnie pożądane, bowiem skarżący zarzucił organowi brak zrozumienia istoty zgłoszonego wynalazku.

W sprawie niniejszej organ odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt "Urządzenie i sposób modulacji/demodulacji z ograniczeniem kolejnych wystąpień grupy o minimalnej długości", uznając, że przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym. Jako podstawę swego rozstrzygnięcia wskazał art. 10 u.o.w. Wobec takiego stanowiska organu należy zwrócić uwagę, że w zawiadomieniu z [...] lutego 2007 r., po którym nastąpiło wydanie decyzji odmawiającej udzielenia patentu, organ poinformował zgłaszającego, że przedmiot zgłoszenia nie ujawnia rozwiązania technicznego. Taka informacja organu wskazywałaby, że uznał on zgłoszone rozwiązanie za wynalazek, gdyż to właśnie wynalazku dotyczy wymóg definiowania za pomocą cech technicznych. Odbywa się to w sferze redakcji zastrzeżeń patentowych. Nienależyte ujawnienie wynalazku stanowi naruszenie art. 26 u.o.w. Tymczasem organ po otrzymaniu od skarżącego odpowiedzi na powyższe zawiadomienie wydał decyzję odmowną uznając, że przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym. Przyjął zatem, że rozwiązanie nie jest wynalazkiem patentowalnym w rozumieniu art. 10 u.o.w. Tym samym organ nie umożliwił skarżącemu dokonania właściwego ustosunkowania się do zastrzeżeń organu dotyczących zgłoszonego roszczenia, do czego jest on uprawniony w toku trwającego postępowania, na co wskazano we wcześniejszych rozważaniach. Organ nie może stosować zamiennie pojęć użytych w ustawie o wynalazczości w sytuacji ich różnego znaczenia, czy też posługiwać się nimi nieprecyzyjnie, albowiem w ten sposób pozbawia stronę możliwości prezentacji właściwego stanowiska i tym samym de facto pozbawią ją prawa czynnego udziału w postępowaniu.

Powyższe uwagi są o tyle istotne, że skarżący zarzuca organowi, że nie rozumie istoty zgłoszonego wynalazku. Zmiana poglądów organu odnosząca się do kwestii oceny charakteru technicznego i przesłanek zdolności patentowej wynalazków objętych przedmiotowym zgłoszeniem może prowadzić do przekonania, że organ nie ma jasno sprecyzowanego poglądu w zakresie istoty przedmiotowego wynalazku. W ocenie Sądu jeżeli spór pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania a Urzędem Patentowym dotyczy istoty wynalazku i co się z tym wiąże różnej oceny przedmiotu zgłoszenia, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, odmawiając udzielenia patentu organ zasadniczo nie może poprzestać jedynie na własnym przekonaniu co do przedmiotu zgłoszenia. Winien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swojego stanowiska, tak aby przedstawić kontrargumenty przeczące twierdzeniom skarżącego. W grę może wchodzić dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny. Brak przeprowadzenia wszechstronnego postępowania dowodowego i oparcie przez organ rozstrzygnięcia na własnym przekonaniu w zakresie uznania, co stanowi przedmiot zgłoszenia, co miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy, uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Rozstrzygając w niniejszej sprawie organ wywodząc, że patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych i nie wystarczy by techniczny był problem, czy tylko efekt (skutek) rozwiązania, pominął, że w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EPO przyjmuje się, że wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie (por. E. Traple, Zdolność patentowa programów komputerowych /w:/ Wynalazczości i ochrona własności intelektualnej, zeszyt 26). Również w doktrynie przyjmuje się, że za rozwiązania mające charakter techniczny uważa się "metody (sposoby) fizykochemicznego oddziaływania na materię, wytwory materialne będące wynikiem zastosowania takiej metody lub służące uzyskaniu efektu oddziaływania na materię" (por. A. Szewc, G. Jyż /w:/ Prawo własności przemysłowej, 2003, str. 55). Zdaniem S. Grzybowskiego "przedmiot rozwiązania może dotyczyć konstrukcji, urządzenia, sposobu produkcji lub sposobu postępowania, który jest obliczony na uzyskanie pewnego wyniku technicznego (S. Grzybowski, Prawo wynalazcze 1965, s. 21). Z kolei S. Sołtysiński stoi na stanowisku, iż rozwój techniki przemawia za coraz szerszym ujmowaniem sfery wynalazków patentowalnych, gdyż "tradycyjne, wąskie rozumienie sfery wynalazczości, ustępuje dziś miejsca liberalnej wykładni pojęcia wynalazek patentowalny" (por. S. Sołtysiński /w:/ System prawa własności intelektualnej, tom II Prawo wynalazcze, Warszawa 1990, s. 29). Uzasadniając restrykcyjne podejście do zakresu działania prawa patentowego organ odwołał się do wyroku Aerotel/Macrossan z 27 października 2006 r. (EWCA civ 1371). Zauważyć zatem należy, że powyższe orzeczenie nie stanowi odzwierciedlenia prezentowanych ostatnio poglądów sądownictwa brytyjskiego w omawianej kwestii. Wnioski zawarte w rozstrzygnięciu z 28 stycznia 2008 r. sprawy Astron Clinica są odmienne od zawartych we wspomnianym wyroku. Uznano w nim, że praktyka brytyjska odmowy patentowania rozwiązań, których wkład techniczny przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu nie jest zgodna z linią prezentowaną przez Komisję Odwoławczą Europejskiego Urzędu Patentowego, a przez to osłabia pewność systemu patentowego, w związku z tym jako taka nie może być kontynuowana (por. Astron Clinica Limited and others, and Compotroller General of Patents, Design and Trade Marks; Neutral Citation Number [2008] EWHC 85 (Pat) Case No CH/2207/APP/0466, Royal Courts of Justice Standard, London. WC2A 2LL). W wyroku z 28 czerwca 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 680/07) WSA, kierując się wskazaniami NSA zawartymi w wyroku z 25 stycznia 2007 r. (sygn. akt II GSK 239/06), zwrócił uwagę na konieczność wyjaśnienia, dlaczego organ, gdy chodzi o rozumienie "technicznego charakteru rozwiązania" będącego przedmiotem wynalazku pomija zmiany rozumienia tego pojęcia przez EPO, ale także przez urzędy patentowe wielu krajów europejskich i pozaeuropejskich. Zauważył również, że organ pominął całkowicie stanowisko doktryny polskiej, które na przestrzeni ostatnich 40 lat uległo pewnej liberalizacji, co do interpretacji technicznego charakteru rozwiązania nadającego się do opatentowania, kładąc nacisk na wynik techniczny uzyskany przy pomocy rozwiązania oraz uzyskanie efektu oddziaływania na materię. Powyższe stanowisko Sądu, wyrażone zresztą w sprawie podobnej rodzajowo, ze skargi tego samego podmiotu co w sprawie niniejszej, znajduje pełne zastosowanie w rozpoznawanym przypadku. Brak pogłębionych rozważań w tej kwestii stanowi wadę decyzji, która mogła mieć zasadniczy wpływ na wynik sprawy, bowiem wnikliwe rozważenie pojęcia "charakteru technicznego rozwiązania" w rozumieniu prawa wynalazczego mogłoby przyczynić się do weryfikacji poglądu Urzędu Patentowego. Wskazane braki w rozważaniach Urzędu stanowią naruszenie zarówno art. 77 § 1 k.p.a., jak i 107 § 3 k.p.a., a te uchybienia procesowe mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Organ nie podał dlaczego efekt w postaci zapisu cyfrowego określonym kodem nie jest wkładem technicznym w stan techniki. Dokonując ponownej analizy przedmiotu zgłoszenia organ powinien wyjaśnić czy w przedmiotowym zgłoszeniu dochodzi do technicznego efektu rozwiązania i przy ewentualnym zachowaniu swojego dotychczasowego stanowiska uzasadnić dlaczego efekt ten nie może stanowić wkładu w stan techniki. Skarżący wskazuje bowiem, że efektem wynalazku jest ograniczenie wpływu warunków panujących w kanale transmisyjnym na przesyłany sygnał cyfrowy w trakcie odczytywania, przesyłania i zapisywania sygnału modulowanego. Efekt ten osiągnięto przez wprowadzenie zdefiniowanego kodowania oraz sterowania pozwalającego na regulację procesu kodowania, w odpowiedzi na wymagania kanału transmisyjnego. Urząd Patentowy winien ponadto wyjaśnić, czy występuje proces przebiegający po fizycznych nośnikach, proces który powoduje zmianę techniczną. W przypadku potwierdzenia istnienia takiego procesu organ powinien podać czy proces ten można potraktować jako oddziaływanie na materię. Jest to tym bardziej istotna kwestia, gdyż skarżący akcentuje, że wynalazek stanowi kompletne i działające urządzenie, wykonujące czynności w sensie oddziaływania na materię. Organ w rozpoznawanej sprawie nie ustosunkował się do wyszczególnionych przez skarżącego elementów technicznych zgłoszonego rozwiązania jak również do akcentowanej przez skarżącego tezy, że w technice cyfrowej używa się specjalnego aparatu pojęciowego, a także że we współczesnej technice struktury abstrakcyjne służą modelowaniu rzeczywistych procesów, wykonywanych przez rzeczywiste urządzenia i jako takie stanowią narzędzie opisu. Przy ocenie charakteru technicznego rozwiązania nie można bowiem przenosić cech opisu rozwiązania na cechy fizyczne obiektów i czynności reprezentowanych przez ten opis. Uchybienia te mają istotny wpływ na wynik sprawy, albowiem przy braku stanowiska organu Sąd nie może ocenić zasadności zarzutów skarżącego.

Ponownie rozpoznając przedmiotowe zgłoszenie organ obowiązany jest ustalić niebudzący wątpliwości stan faktycznej sprawy. Jednoznacznie zajmie stanowisko czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak to dopiero wówczas dokona dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ jest obowiązany wskazać, co jego zdaniem kryje się pod tym pojęciem. Urząd Patentowy dokona oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i w tym aspekcie powinnością organu będzie odniesienie się również do argumentów skarżącego, jeżeli pogłębiona wykładnia omawianego pojęcia dokonana przez organ będzie różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę. Należy podkreślić, że skarżąca prezentowała swoje stanowisko w tym zakresie w toku postępowania.

Mając powyższe względy na uwadze Sąd uznał, że organy nie wyjaśniły sprawy w sposób wymagany przez art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a., jak również naruszyły zasadę czynnego udziału strony w postępowaniu wyrażoną w art. 10 k.p.a., a naruszenia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z tych przyczyn Sąd na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji wyroku. Orzeczenie w kwestii wykonalności zostało wydane w oparciu o art. 152 p.p.s.a., zaś orzeczenie o kosztach na podstawie art. 200 p.p.s.a.