VI SA/Wa 262/11 - Wyrok

Data orzeczenia	2011-05-17	
Data wpływu	2011-01-31	
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	
Sędziowie	Halina Emilia Święcicka /przewodniczący sprawozdawca/	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Hasła tematyczne	Własność przemysłowa	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Uchylono decyzję I i II instancji	
Powołane przepisy	Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270; art. 145 par. 1 pkt 1 lit. c, art. 152, art. 200, art. 205 par5. 2, par. 3, par. 4;  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117; art. 252, art. 132 ust. 2 pkt 2,; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071; art. 7, art. 77 par. 1, ar5t. 9, art. 11, art. 107 par. 3, art. 80, art. 10; Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity	
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka - Klimas Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Protokolant ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2011 r. sprawy ze skargi S.S.A. z siedzibą w A., Belgia na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] sierpnia 2009 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej S. S.A. z siedzibą w A., Belgia kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.	
Uzasadnienie
Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy RP – działając na podstawie art. 245 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. 1528 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm. - dalej p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku S. S.A. z siedzibą w A., Belgia o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] sierpnia 2009 r. nr [...] o odmowie uznania prawa ochronnego na znak towarowy Ferrero Opera zarejestrowany w trybie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z pierwszeństwem od dnia 23 grudnia 2005 r. pod numerem [...], utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Do wydania decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 24 sierpnia 2006 r. został w Polsce notyfikowany znak towarowy Ferrero Opera nr [...] zarejestrowany w dniu [...] czerwca 2006 r. na rzecz S. S.A. z siedzibą w A., Belgia (dalej zwana stroną skarżącą), na towary w klasie 30: wyroby cukiernicze, słodycze, przetwory czekoladowe, pralinki.

Urząd Patentowy RP we wstępnej odmowie udzielenia prawa ochronnego, wydanej w dniu [...] marca 2007 r. przeciwstawił przedmiotowej rejestracji znak towarowy Ferrero, zarejestrowany pod nr [...] na rzecz F. S.p.A. z siedzibą w A. (Włochy) przeznaczony do oznaczania m.in. kakao, czekolady, słodyczy, gumy do żucia, wyrobów ciastkarskich, oraz znak towarowy Ferrero zarejestrowany pod nr [...] na rzecz F. S.p.A. z siedzibą w A. (Włochy) przeznaczony do oznaczania m.in. wyrobów piekarniczych i cukierniczych, lodów jadalnych, wyrobów z kakao, mianowicie: past do robienia napojów kakaowych, past czekoladowych, kuwertur, mianowicie: kuwertur czekoladowych, czekolad, pralin, wyrobów z czekolady do dekoracji choinek, wyrobów czekoladowych z alkoholowym wypełnieniem, wyrobów z cukru, pieczywa słodkiego włączając ciasta i drobne ciastka.

W piśmie z 18 września 2007 r. skarżąca spółka podtrzymała wniosek o udzielenie prawa ochronnego na ww. znak towarowy. Nie kwestionowała ona podobieństwa znaków. Uznała jednak, że podobieństwo to nie stanowi przeszkody rejestracyjnej na podstawie przepisu art. 132 ust 2 pkt 2 p.w.p., gdyż podmioty uprawnione do przeciwstawionych znaków są ze sobą powiązane, działając w ramach tego samego holdingu ściśle ze soba połaczonych organizacyjnie i kapitałowo spółek, tj. F. Group. Ponadto załączono list zgody firmy F. S.p.A. zezwalający na rejestrację i używanie znaku Ferrero.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2009 r. Urząd Patentowy RP, powołując się na art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. Z art. 1522 p.w.p odmówił uznania skutków rejestracji międzynarodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaku towarowego Ferrero Opera [...], albowiem jest podobny do znaku towarowego Ferrero, zarejestrowanego pod nr [...] oraz znaku towarowego Ferrero zarejestrowanego pod nr [...] na rzecz F. S.p.A. z siedzibą w A. (Włochy)

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z przepisem art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie jest możliwe udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku, na który udzielono prawo ochronne z wcześniejszym pierwszeństwem, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Niedopuszczalne jest zatem udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeśli skutkiem tego powstałoby prawo, którego zakres pokrywałby się choćby w części z zakresem prawa z pierwszeństwem. Niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorcy w błąd, które jest podstawową przesłanką odmowy udzielenia prawa ochronnego ze względu na wcześniejszą rejestrację, polega na możliwości wywołania u odbiorcy błędnego przekonania, że dany towar pochodzi od uprawnionego do wcześniejszego znaku. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest więc wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów nie budzi wątpliwości. Wszystkie znaki zarejestrowane są bowiem dla szeroko rozumianych wyrobów cukierniczych, słodyczy, czekoladek i innych wyrobów czekoladowych.

Zdaniem organu bezsporna w niniejszej sprawie jest również kwestia podobieństwa samych oznaczeń. Najbardziej odróżniającym elementem wszystkich przeciwstawionych znaków jest fantazyjny wyraz "Ferrero". Jest to silne oznaczenie, które dzięki długiej obecności na rynku jest wysoce rozpoznawalne. Strona skarżąca nie kwestionuje zresztą podobieństwa znaków w niniejszej sprawie. Stoi ona jednak na stanowisku, że w związku z powiązaniami pomiędzy F. S.p.A. i S. S.A nie zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów. Zdaniem organu argumenty te nie zasługują na uwzględnienie. Soremartec S.A. jest odrębnym podmiotem prawa niż uprawniony do wcześniejszych znaków. Wszelkie powiązania pomiędzy firmami, które czyniłyby zasadnym korzystanie przez S. S.A ze znaku Ferrero, mogą być jedynie podstawą do udzielenia licencji na używanie znaków wcześniejszego uprawnionego, ustanowienia wspólnego prawa ochronnego lub jeśli jest to wolą stron, zbycia tychże oznaczeń na rzecz jednego podmiotu. Powiązania nie mogą być natomiast podstawą do rejestracji bardzo podobnych oznaczeń na rzecz różnych przedsiębiorców. Instytucja listów zgody w stosunku do znaków pozostających w mocy nie została przez ustawodawcę przewidziana w prawie polskim. Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG w art. 4. ust 5 pozostawia krajom członkowskim swobodę w zakresie wprowadzenia do krajowych porządków prawnych tej instytucji i do określenia okoliczności uzasadniających zastosowanie listów zgody. Nasz ustawodawca z takiej możliwość skorzystał tylko w ograniczonym zakresie. W ustawie prawo własności przemysłowej listy zgody przewidziane są w przepisie art. 133 .p.w.p. Zgodnie z tym przepisem zgoda uprawnionego do znaku wcześniejszego może wyeliminować przeszkodę rejestracyjną z art. 132 u.p.w.p. jedynie w zakresie kolizji ze znakiem już wygasłym. Ustawodawca nie przewidział podobnej instytucji odnoszącej się do znaków pozostających w mocy. Nie jest to jednak luka prawna. Norma zakazu jest bowiem jasna i nie pozostawiająca wątpliwości (art. 132 ust. 1 i ust 2 p.wp.), a wyjątek od tej normy przewidziany w art. 133 .p.w.p. ma bardzo ograniczony zakres i nie należy interpretować go rozszerzająco. Jest to klasyczny przykład regulacji pozytywno - negatywnej stosowanej w legislacji. Zgodnie z regułą wnioskowania a contrario przepis art. 133 p.w.p. ustanawia dwie normy: pozytywną - dopuszczającą rejestrację znaku po uzyskaniu zgody od uprawionego do wcześniejszego, wygasłego znaku i negatywną - nie dopuszczają listów zgody w przypadku pozostałych kolizji (tj. ze zwykłymi znakami pozostającymi w mocy, znakami renomowanymi itd.). Za taką interpretacją opowiedział się również Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2007 r. II GSK 279/07, wskazując że cyt.:"Przepis ten nie został implementowany do polskiego prawa, dlatego bezskuteczne jest powoływanie się na jego naruszenie.... zgoda taka nie ma ... skuteczności prawnej w prawie polskim".

W Polsce w zakresie rejestracji znaków towarowych obowiązuje system badawczy. Listy zgody nie eliminują ryzyka wprowadzenia odbiorów w błąd, co do pochodzenia towarów. Okoliczność ta musi być więc brana pod uwagę w trakcie badania oznaczeń. Znak ma bowiem odróżniać jednego przedsiębiorcę od drugiego - przedsiębiorcy w rozumieniu art. 3 p.w.p. Grupa kapitałowa to natomiast zrzeszenie wielu przedsiębiorców w różny sposób ze sobą powiązanych. Jeżeli faktycznie towary wprowadzane na rynek przez taką grupę są tożsame i nie wywołują u odbiorców błędu, to w przepisie art. 122 p.w.p. przewidziana jest dla takich sytuacji instytucja wspólnego prawa ochronnego. Współne prawo ochronne dzięki obligatoryjnemu regulaminowi gwarantuje, że znaki nie tylko w chwili dokonywania zgłoszenia nie będą wprowadzać w błąd, ale także w trakcie ich funkcjonowania na rynku. Nie można natomiast z góry przyjąć, że oznaczenia pochodzące z firm powiązanych organizacyjnie i finansowo nie wprowadzają w błąd odbiorców. Wprowadzenie w błąd w takiej sytuacji będzie bowiem występowało zawsze.

W trakcie postępowania zgłoszeniowego nie jest możliwe, aby organ badał politykę wielkich koncernów pod kątem ustalania tożsamości oferowanych przez poszczególne spółki towarów. Dlatego też, jeżeli kilka podmiotów odrębnych prawnie chce używać podobnego znaku, muszą one, zgodnie z naszą ustawą, skorzystać z instytucji wspólnego prawa ochronnego lub licencji. Traktowanie pochodzenia znaków od przedsiębiorstw powiązanych organizacyjnie i finansowo jako gwarancji braku wprowadzania odbiorców w błąd, co do źródła pochodzenia towarów, nie jest uzasadnione prawnie.

Skarżąca spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który następnie uzupełniła pismem z dnia 8 stycznia 2010 roku.

Skarżąca zarzuciła naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędne zastosowanie.

Ponadto postawiono zarzut, że decyzja została wydana z naruszeniem ogólnych zasad postępowania administracyjnego określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, tj.:

- art. 7 oraz art. 8 k.p.a. przez niepodjęcie dostatecznych kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy

- art. 75 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie całości materiału dowodowego przedstawionego przez stronę

- art. 77 § I w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez niewywiązanie się z obowiązku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, w wyniku czego została wydana błędna decyzja w przedmiotowej sprawie.

Zdaniem strony skarżącej przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, gdyż okoliczności faktyczne sprawy wskazują na to, że w przedmiotowej sprawie brak jest jakiegokolwiek ryzyka wprowadzenia potencjalnych odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów oznaczanych przedmiotowym znakiem oraz znakami przeciwstawionymi. Ewentualne skojarzenie znaku późniejszego z wcześniejszymi znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz F. S.p.A. nie będzie błędem, gdyż wskazane znaki towarowe należą do ściśle ze sobą powiązanych spółek należących do F. Group, a towary opatrywane tymi znakami podlegają jednolitym standardom jakości opracowywanym dla wszystkich spółek należących do tej grupy przez firmę S. S.A.

Strona skarżąca nie zgodziła się także ze stanowiskiem organu odmawiającym uznania listu zgody podpisanego przez F. S.p.A. Wskazano, że organ zaniechał dokładnego zbadania wszystkich okoliczności przedmiotowej sprawy, a zwłaszcza dokładnego zbadania okoliczności sprawy, której dotyczy wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2007 r. na który powołano się w decyzji odmownej. W ocenie strony skarżącej organ nie wziął pod uwagę, że:

- wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r. dotyczył sprawy, w której list zgody został wydany przez niezależną firmę, tj. firmę niepowiązaną organizacyjnie i/lub prawnie z uprawnionym do zgłoszenia znaku towarowego,

- w wyroku tym NSA orzekał w oparciu o inne okoliczności faktyczne i prawne,

- wyrok ten nie jest wiążący w przedmiotowej sprawie i nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji odnośnie znaku Ferrero Opera,

- list zgody wystawiony w imieniu F. S.p.A miał charakter jedynie uzupełniający, gdyż w przedmiotowej sprawie nie istnieje niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami towarowymi.

Podkreślono, że Ferrero Group nic jest zrzeszeniem niezależnych przedsiębiorstw. Grupa ta powstała w wyniku funkcjonalnego i organizacyjnego wyodrębniania się poszczególnych spółek ze "spółki matki". Nie jest to zwykły holding spółek, do którego może zostać przyjęta jakakolwiek inna, zewnętrzna spółka. W związku z powyższym organ nie miał żadnych podstaw do zaklasyfikowania powiązań między przedsiębiorstwami należącymi do tej Grupy, jako grupy kapitałowej stanowiącej zrzeszenie niezależnych przedsiębiorstw.

Zarzucono także, że organ nie zbadał dodatkowych dowodów złożonych przy piśmie uprawnionego z 1 września 2007 r., tj. dodatkowego Affidavitu (Oświadczenia) podpisanego w imieniu F. S.p.A. przez S. G. Dokument ten potwierdza istnienie ścisłych powiązań organizacyjno-prawnych pomiędzy F. S.p.A. i S. S.A. oraz fakt, że firmy te należą do F. Group kontrolowanej przez firmę F. International S.A. Należąc do F. Group, zarówno F. S.p.A. jak i S. S.A. mogą, jednocześnie używać w obrocie gospodarczym podobnych znaków towarowych, m.in. znaków zawierających w warstwie słownej słowo Ferrero, gdyż nie istnieje miedzy nimi stosunek konkurencji, a towary oznaczone tymi znakami w istocie rzeczy podlegają jednolitym standardom jakości. W celu potwierdzenia tych faktów do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dołączono kopię Affidavitu (Oświadczenia) podpisanego w imieniu F. International S.A wraz z tłumaczeniem. Strona skarżąca podkreśliła, że ocena struktury organizacyjnob- prawnej F. S.p.A, S. S.A. i F. International S.A. powinna być dokonywana w oparciu o bezpośrednio obowiązujące w Polsce przepisy prawa Unii Europejskiej, a nie o przepisy polskiego Kodeksu spółek handlowych. Wymienione spółki w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego są spółkami zależnymi.

Podniesiono również, że w przedmiotowej sprawie ze względu na jednolite standardy, jakim podlega zarówno używanie znaków towarowych przez spółki należące do F. Group jak i jednolite standardy jakości w odniesieniu do towarów opatrywanych tymi znakami, nie istnieje realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych przeciwstawionymi znakami towarowymi.

Stwierdzono, że stanowisko organu odnośnie istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd jest sprzeczne z utrwalonymi poglądami doktryny i orzecznictwem, powołując się orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie.

W wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy decyzją z dnia z [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy decyzję z [...] sierpnia 2009 r. o odmowie uznania prawa ochronnego. W uzasadnieniu decyzji organ, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wskazał, iż zarzuty strony są bezzasadne.

Odnosząc się do zarzutów strony skarżącej, organ wskazał, że oczywiście powoływany wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2007 r. II GSK 279/07, zgodnie z twierdzeniem skarżącej, nie odzwierciedla w pełni analogicznej sytuacji, do tej jaka ma miejsce w niniejszej sprawie. W powoływanym orzeczeniu rzeczywiście podmiot, który podpisał list zgody nie był powiązany ze stroną postępowania. Niemniej jednak wyrok ten potwierdził słuszność praktyki Urzędu Patentowego, związanej z listami zgody, a polegającej na uznaniu, że w polskim prawie instytucja listu zgody nie posiada skuteczności prawnej. W kwestii instytucji listów zgody, także w przypadkach istniejących powiązań między podmiotami pojawiły się kolejne orzeczenia, np.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 600/10, czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 710/10.

Organ ponownie podkreślił, że występowanie między dwoma odrębnymi podmiotami powiązań organizacyjnych i prawnych, bez względu na nasilenie tych powiązań, na formę prawną jaką przyjmują, nie eliminuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Nadal, nawet w sytuacji silnego powiązania podmiotów, mówimy o ich wielości, a nie o jednym i tym samym podmiocie. Kwestie analizy uwarunkowań prawnych w jakich te powiązania funkcjonują nie mogą mieć wpływu na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. Faktem bowiem jest, że stosunki między podmiotami gospodarczymi charakteryzują się dynamizmem i mogą zmieniać się w czasie. Nie można natomiast z góry przyjąć, że oznaczenia pochodzące z firm powiązanych organizacyjnie i finansowo nie wprowadzają w błąd odbiorców. Wprowadzenie w błąd w takiej sytuacji będzie bowiem występowało zawsze. Co prawda, jeżeli towary dystrybuowane przez spółki powiązane są tożsame, to będzie to obojętne z punktu widzenia odbiorcy. Samego wprowadzenia w błąd to jednak nie eliminuje. Jeżeli bowiem do tej pory znaki rejestrowane były przykładowo na rzecz spółki dominującej i nagle pojawią się na rynku znaki podobne zarejestrowane na rzecz spółki zależnej, to z pewnością odbiorca przypisze je spółce pierwotnie uprawnionej.

Zarzuty zgłaszającego, stwierdzające, iż organ nie zbadał dodatkowych dowodów złożonych w piśmie skarżącego z 1 września 2007r. tj. dodatkowego Affidavitu (Oświadczenia) podpisanego w imieniu F. S.p.A. uznał za nietrafne. Oświadczenie to jest dokumentem informującym o tym, że F. S.p.A. i S. S.A. są częścią F. Group, która jest kontrolowana przez F. International S.A. W kwestionowanej decyzji szeroko została omówiona kwesta powiązań między podmiotami gospodarczymi i jej wpływ, czy też jego brak, na udzielenie prawa ochronnego dla znaku podobnego do znaku wcześniejszego. Analogiczna sytuacja występuje również w przypadku Affidavitu (Oświadczenia) dołączonego do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jest to oświadczenie podpisane w imieniu F. International S.A., zawierające podobne informacje na temat powiązań miedzy podmiotami, co wcześniejsze oświadczenie wskazane wyżej. Wpływ tego dokumentu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, ze względu na podobną treść względem wcześniejszego oświadczenia, również jest taki sam. Zgodnie ze stanowiskiem organu przedstawionym wcześniej, fakt powiązań między podmiotami nie eliminuje ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów.

Od powyższej decyzji Urzędu Patentowego RP S. S.A. z siedzibą w A., Belgia, wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skarżąca spółka postawiła zarzuty:

- naruszenia art. 7 k.p.a. (zasada prawdy obiektywnej) poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego w zakresie istnienia oraz charakteru powiązań organizacyjno-prawnych pomiędzy skarżącą a spółką uprawnioną do wcześniejszych znaków Ferrero nr [...] i nr [...] i ich wpływu na możliwość uznania, że towary oznaczane znakami towarowymi należącymi do S. S.A. i F. S.p.A. mają w istocie rzeczy jednolite źródło pochodzenia sensu largo,

- naruszenie art. 8 k.p.a. (zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa) poprzez nieuwzględnienie wcześniejszych pozytywnych decyzji w odniesieniu do znaków towarowych skarżącej wydanych przez Urząd Patentowy RP w podobnych okolicznościach faktycznych i prawnych,

- naruszenie art. 11 k.p.a. (zasada przekonywania) poprzez brak należytego wyjaśnienia przesłanek leżących u podstaw podjętej decyzji,

- naruszenie art. 75 § 1 k.p.a. poprzez nieuwzględnienie całości materiału dowodowego przedstawionego przez stronę oraz naruszenie art. 77 § 1 w związku z art. 80 k.p.a. poprzez niewywiązanie się z obowiązku zebrania i rozpatrzenia w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego,

- naruszenie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 252 p.w.p. poprzez postawienie nowych zarzutów dopiero w decyzji wydanej w następstwie ponownego rozpatrzenia sprawy, wskutek czego skarżąca została pozbawiona prawa do wypowiedzenia się co do tych nowych zarzutów przed wydaniem tej decyzji,

- naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną wykładnie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w kontekście oceny ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów poprzez zawężenie pojęcia "źródła pochodzenia towarów" jedynie do źródła oznaczenia pochodzenia sensu stricte jak i jego zastosowanie do błędnie ustalonego stanu faktycznego,

- naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie zasady wolności gospodarczej określonej w art. 20 Konstytucji RP i art. 162 ust. 1 p.w.p., poprzez arbitralne przyjęcie, że skarżąca i uprawniona do wcześniejszych znaków towarowych mogą kształtować swoje stosunki prawne w zakresie znaków towarowych jedynie w jeden ze sposobów wskazanych przez Urząd Patentowy RP.

Strona skarżąca powtórzyła argumentację zawartą we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dodatkowo, wskazując na naruszenie art. 7 k.p.a. skarżąca wskazała, że organ nie zbadał dokładnie dodatkowych dowodów złożonych przy piśmie z 18 września 2007 r., tj. dodatkowego Affidavitu (Oświadczenia) podpisanego w imieniu F. S.p.A. przez S. T. i M. G. Dokument ten potwierdza istnienie ścisłych powiązań organizacyjno-prawnych pomiędzy F. S.p.A. i S. S.A. oraz fakt, że firmy te należą do F. Group kontrolowanej przez firmę F. International S.A. Ponadto organ zaniechał również wyczerpującego wyjaśnienia, dlaczego w przedmiotowej sprawie istnienie jednolitych standardów i jednolitej kontroli nad używaniem znaków towarowych jak i jakością towarów opatrywanych tymi znakami towarowymi w połączeniu ze ścisłym powiązaniem organizacyjnym, prawnym ekonomicznym ww. firm, nie eliminuje ryzyka prowadzenia odbiorców w błąd.

Ponadto skarżąca wskazała, że przytaczając po raz pierwszy dopiero w zaskarżaonej decyzji treść wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 600/10 oraz z dnia 21 czerwca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 710/10, organ naruszył art. 10 k.p.a., albowiem skarżąca przed wydaniem zaskarżonej decyzji nie mogła się odpowiednio ustosunkować do podniesionych w nich argumentów. Ponadto zdaniem skarżącej stanowisko organu, że sam fakt, iż firma S. S.A. jest odrębnym podmiotem prawa od firmy F. S.p.A., wystarczy do uznania istnienia ryzyka wprowadzania odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów w przedmiotowej sprawie jest podejściem błędnym, gdyż ocena ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie może być dokonywana in abstracto, jak to uczynił organ, ale uwzględniać realne warunki rynkowe i inne relewantne okoliczności związane z funkcjonowaniem znaku towarowego na rynku. Taka ocena nie może też być dokonywana bez odpowiedniego uwzględnienia okoliczności dotyczących samego uprawnionego do znaku towarowego, m.in. tego czy firma ta jest firmą całkowicie niezależną od innych przedsiębiorstw, czy też jest to wyodrębniona organizacyjnie grupa spółek tworząca jedną całość.

Ponadto zdaniem skarżącej przyjeta przez organ wykładnia pojęcia “źródło pochodzenia towarów" ograniczająca sie do rozumienia tego pojęcia sensu stricto, tj. fizycznego pochodzenia od jednego konkretnego przedsiębiorstwa jest niezgodna z utrwalonymi poglądami doktryny oraz utrwalonym orzecznictwem sądów wspólnotowych, w myśl których źródło pochodzenia towarów winno być rozumiane szeroko.

Wskazując na naruszenie art. 8 k.p.a., skarżąca spółka podniosła, że organ nie wziął pod uwagę, że:

- skarżąca jest uprawniona na terytorium Polski do szeregu znaków towarowych z elementem słownym Ferrero, w tym również cieszących się lepszym pierwszeństwem niż przeciwstawione znaki towarowe należące do firmy F. S.p.A. (1995 r.), np. do znaku towarowego Legerity Ferrero nr [...].

- skarżąca jest uprawniona na terytorium Polski do szeregu znaków towarowych z elementem słownym Ferrero zarejestrowanych przez organ pomimo istnienia praw ochronnych na znaki towarowe Ferrero nr [...] i nr [...], w tym następujących znaków towarowych, które uzyskały ochronę w Polsce na podstawie Listów Zgody wystawionych przez firmę F. S.p.A., np.: Ferrero Confort nr [...], Ferrero Manderly nr [...], Ferrero Cappucino nr [...], Fresh Confisierie Ferrero nr [...], Gran Ferrero nr [...], Ferrero Moments nr [...], Ferrero Gran Venice nr [...].

- w odniesieniu do kilku znaków towarowych zawierających w swej warstwie człon Ferrero zarejestrowanych na rzecz strony skarżącej, pomimo istnienia wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz F. S.p.A. zawierających ten sam element wyróżniający, organ nawet nie dopatrzył się istnienia ryzyka konfuzji i uznał ochronę tych znaków bez wydania decyzji o wstępnej odmowie uznania ochrony, np.: Ferrero Coffee Moments nr [...], Ferrero Collection nr [...],

- w odniesieniu do znaków towarowych Milkkinder nr [...], Kinder Mikosa nr [...], Tic Tac My Mix nr [...], Tic Tac CHill nr [...], Kinder Drink OR Ice nr [...], Kinder +Sport nr [...] organ, zmienił swe decyzje o wstępnej odmowie uznania prawa ochronnego na znak towarowy wydanych w oparciu o przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. ze względu na istnienie podobnych znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz F. S.p.A., po złożeniu przez skarżącą listów zgody oraz dodatkowego Affidavitu (Oświadczenia) podpisanego w imieniu firmy F.International S.A. z dnia 30 listopada 2009 r., tj. na podstawie dokładnie takich samych dokumentów i argumentów, jakie skarżąca przedstawiła w przedmiotowej sprawie.

Skarżąca podkreśliła, że nastapiła nagła i kategoryczna zmiana praktyki organu odnośnie mozliwości uznawania tzw. listów zgody. Ponadto, przyjmując, że znak towarowy musi wskazywać na pochodzenia towaru od konkretnego przedsiębiorstwa i negując możliwość rejestracji podobnych na rzecz firm ze sobą powiązanych, ze względu na dynamikę tychże powiązań, organ arbitralnie ogranicza swobodę działalności gospodarczej takich firm powiązanych m.in. poprzez ograniczenie możliwości swobodnego dysponowania przysługującymi im prawami do znaków towarowych, możliwością ich rejestracji i swobodnego zbycia.

Uzasadnianie odmowy możliwości udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy na jeden z podmiotów należących do grupy powiązanych ze sobą przedsiębiorstw, ze względu na dynamikę tychże relacji, stoi również w oczywistej sprzeczności również z art. 162 p.w.p., zgodnie z którym prawo do znaku towarowego jest zbywalne. W wyniku nowelizacji komentowanego przepisu, dokonanej ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 286) ustawodawca odszedł od obowiązujących do tego czasu ograniczeń w zbywalności prawa. Wprowadzono bowiem swobodny obrót prawem ochronnym na znak towarowy. Jest to rozwiązanie zgodne tak z postulatami polskiej doktryny, jak i prawem międzynarodowym (art. 21 TRIPS) i wspólnotowym (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego) oraz przeważającymi tendencjami w ustawodawstwie europejskim, uznającym pełną niezależność znaku towarowego od przedsiębiorstwa - tzw. cesja wolna.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP – podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko - wniósł o jej oddalenie. W uzasadnieniu organ podniósł, że zarzut naruszenia art. 10 k.p.a. jest bezpodstawny, gdyż w decyzji z dnia 30 listopada 2010 r. organ nie postawił skarżącej żadnych nowych zarzutów. Podstawą podjęcia decyzji o odmowie uznania prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy Ferrero Opera pozostał art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Nie zmieniono również argumentacji, która uzasadnia zastosowanie tego przepisu. Wskazano jedynie na nowe orzecznictwo, które potwierdza słuszność praktyki przyjętej przez Urząd Patentowy.

Odnosząc się do zarzutów naruszenia przez art. 8 k.p.a., w szczególności nieuzasadnioną zmianę praktyki postępowania, organ uważa, iż uzasadnienie decyzji odmawiającej uznania prawa ochronnego znaku towarowego Ferrero Opera było wystarczające, bowiem wskazano relewantny dla zmiany praktyki wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 20 grudnia 2007 r. o sygn. II GSK 279/07. Urząd jako organ administracyjny musi analizować wyroki wydawane przez sądy administracyjne i starać się, by jego praktyka była prawidłowa i zgodna z linią wytyczoną przez sądownictwo administracyjne, w szczególności, gdy są to wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zważywszy na powyższy wyrok, organ przyznał rację NSA, że na podstawie obowiązującej obecnie ustawy - Prawo własności przemysłowej nie ma podstaw prawnych, aby uznać skuteczność listu zgody; natomiast przy identyczności/wysokim podobieństwie towarów i wyraźnie dostrzegalnym podobieństwie samych oznaczeń, istnienie tak podobnych znaków na rynku może wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów od konkretnego przedsiębiorcy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Ponadto, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną - art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej p.p.s.a.

Analizując zaskarżoną decyzję z punktu widzenia powołanych wyżej kryteriów skarga zasługuje na uwzględnienie bowiem przy jej wydaniu doszło do naruszenia przepisów procesowych, które miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Urząd Patentowy jest związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie prowadzenia postępowania. W myśl art. 252 p.w.p., do postępowania przed Urzędem Patentowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jako organ administracji publicznej Urząd Patentowy musi m.in. przestrzegać zasady dochodzenia prawdy materialnej, w sposób wyczerpujący rozpatrzyć i ocenić materiał dowodowy, ocenić na podstawie materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 7, art. 77 § 1 k.p.a.). Jest zobowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania, powinien także wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kieruje się przy załatwieniu sprawy, (art. 9 i 11 k.p.a.). Wreszcie musi uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w art. 107 § 3 k.p.a.

Powodem wydania decyzji o odmowie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego Ferraro Opera było stwierdzenie Urzędu Patentowego, iż na przedmiotowe oznaczenie - z racji podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - nie może być udzielone prawo ochronne dla wskazanych towarów.

Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Istotą funkcji znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia oznaczanych towarów. Znak wskazuje, że towar pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie. Obecnie oznaczenie pochodzenia należy rozumieć szeroko wskazując na to, że towary sygnowane określonym znakiem są tego samego pochodzenia. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia usług jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń.

Organ oznaczenie pochodzenia ograniczył do wąskiego rozumienia pojęcia "źródła pochodzenia towarów", tj. uznał, iż skoro przeciwstawione znaki należą do konkretnego przedsiębiorstwa to używanie znaku podobnego wskazywać będzie tylko na to jedno źródło.

Skarżąca w postępowaniu wykazywała, iż nie istnieje realne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oznaczonych przeciwstawionymi znakami z uwagi na to, iż znaki należą do ściśle ze sobą powiązanych spółek, a towary opatrywane tymi znakami podlegają jednolitym standardom jakości opracowywanym dla wszystkich spółek. Przedstawiała dokumenty mające w jej ocenie potwierdzić związki istniejące między formami, przedłożyła również tzw. list zgody.

Organ odmawiając udzielenia ochrony oparł się tylko na stwierdzeniu, iż list zgody nie jest wystarczającą przesłanką do udzielenia ochrony. Sąd podziela stanowisko organu, co do zasady, iż sam list zgody wydany przez formę niepowiązaną organizacyjnie i/lub prawnie z uprawnionym do zgłoszenia znaku towarowego nie jest podstawą dla rejestracji znaku identycznego lub podobnego. Niemniej dokument ten nie był jedynym dokumentem, na który skarżąca powoływała się dla wykazania braku możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd. Przy ocenie zebranego materiału organ pominął zupełnie okoliczność, iż skarżąca posiada szereg znaków towarowych z elementem słownym "Ferraro", w tym znaków z wcześniejszym pierwszeństwem niż przeciwstawione jej znaki towarowe. Ponadto, posiada znaki towarowe zawierające człon "Ferraro", które zarejestrowano właśnie na podstawie tzw. listów zgody.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 marca 2010 r., sygn. akt II GSK 496/09 organ mógł zmienić pogląd co do prawidłowości rejestracji znaków towarowych, w których jednym z elementów było określone słowo, lecz powinien taką zmianę szczegółowo uzasadnić. Orzecznictwo organu może zatem podlegać zmianom, o ile organ wykaże, że są ku temu uzasadnione przyczyny. Nieuzasadniona zmienność poglądu organu stanowi bowiem naruszenie przepisu art. 8 k.p.a., gdyż – jak trafnie podnosi się w skardze – może spowodować uzasadnione podważenie zaufania obywateli do organów państwa oraz wpływać ujemnie na świadomość i kulturę prawną obywateli, a tym samym naruszenie art. 32 Konstytucji RP.

Organ nie dokonał pełnej oceny podobieństwa samych oznaczeń, zgłoszony znak jest znakiem dwuczłonowym, drugi człon – Opera ma określone znaczenie w języku polskim, Urząd Patentowy uznając, iż wyraz Ferraro jest najbardziej odróżniającym elementem pominął zupełnie drugi element znaku.

W konkluzji należy stwierdzić, iż Urząd Patentowy nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Sąd nie podzielił natomiast zarzutu naruszenia art. 10 k.p.a., powołanie się w decyzji drugoinstancyjnej na nowe orzecznictwo, w żadnym razie nie uzasadnia tego zarzutu.

Rozpoznając ponownie sprawę Urząd Patentowy przeprowadzi postępowanie administracyjne stosownie do wskazanych przepisów, oceni cały przedłożony przez skarżącą materiał dowodowy, odniesie się do wszystkich okoliczności faktycznych i całego materiału dowodowego, który zgromadził w sprawie by następnie na jego podstawie podjąć decyzję co do udzielenia prawa ochronnego uzasadniając ją stosownie do art. 107 § 3 k.p.a.

W świetle stwierdzonych uchybień formalnych skutkujących uchyleniem decyzji Urzędu Patentowego, rozważanie dalszych zarzutów naruszenia prawa procesowego i materialnego, podniesionych w skardze, staje się zbędne.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że przy wydawaniu zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia prawa procesowego w stopniu uzasadniającym uwzględnienie skargi, zatem na podstawie art.145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w pkt 1 sentencji.

O wstrzymaniu uchylonej decyzji Sąd orzekł na zasadzie art. 152 p.p.s.a.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2, 3 i 4 p.p.s.a.

Koszty postępowania stanowiły uiszczony wpis od skargi w kwocie 1.000 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 600 zł ustalone na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.) oraz 17 zł uiszczona opłata skarbowa od pełnomocnictwa.