Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.) Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Protokolant Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2009 r. sprawy ze skargi O. S.A. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy [...] nr [...] oddala skargę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] lipca 2008 r., na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), odmówił udzielenia prawa ochronnego S. W. wykonującemu działalność gospodarczą pod nazwą O. w S. na znak towarowy słowny "OCERIN" dla towarów według klasyfikacji nicejskiej 5 takich jak: preparaty farmaceutyczne doustne w postaci granulatu, kropli, kapsułek, emulsji, mieszanek ziołowych, past, pigułek, płynów, proszku, syropu, zawiesin, żeli; preparaty farmaceutyczne do stosowania w jamie ustnej w postaci aerozolu, gumy do żucia, kapsułek, koncentratu, kropli, pastylek, past, płynów, proszku, tabletek, zawiesin, żelu; preparaty farmaceutyczne do użytku dentystycznego w postaci emulsji past, płynów, proszku, tabletek, zawiesin, żelu; preparaty farmaceutyczne do inhalacji w postaci aerozolu, emulsji, gazu. Maści, płynu, proszku, tabletek, zawiesin, żeli; preparaty farmaceutyczne do tchawicy i płuc w postaci proszku, roztworu, zawiesiny; preparaty farmaceutyczne do stosowania na skórę przezskórnie w postaci dodatku do kąpieli leczniczych, emulsji, kataplazmy, kolodium koncentratu, kremu, maści, opatrunku, pasty, piany, plastra, płynu, pudru, szamponu, zawiesiny, żelu; preparaty farmaceutyczne do oczu w postaci kropli, kremu, maści, płynu, rozpuszczalnika do oczu; preparaty farmaceutyczne dopochwowe w postaci tabletek dopochwowych, tamponów, zawiesin do irygacji, żelu proszku i rozpuszczalnika do sporządzania żelu; preparaty farmaceutyczne doodbytnicze w postaci czopków, emulsji, kapsułek, koncentratu, kremu, maści, pianki, płynu, tabletek, tamponu, zawiesiny żelu; preparaty farmaceutyczne do pęcherzy i cewki moczowej w postaci płynu do płukania, proszku do przygotowania płynu, żelu; preparaty farmaceutyczne do uszu w postaci aerozolu-emulsji, roztworu, zawiesiny, kremu, kropli, maści, płynu, proszku, pręcika, tamponu, żelu; preparaty farmaceutyczne do nosa w postaci aerozolu-zawiesiny, płynu, kropli, maści, pudru, pręcika; preparaty farmaceutyczne dopochwowe w postaci emulsji do irygacji, globulek dopochwowych, kapsułek dopochwowych, kremów dopochwowych, maści dopochwowych, pianki do pochwy, płynu do irygacji.

Decyzję wydano po następujących ustaleniach:

Podaniem z dnia 4 czerwca 2002 r. S. W. zgłosił do rejestracji znak towarowy słowny "OCERIN" dla ww. towarów. Zgłoszenie zarejestrowano za nr [...].

Pismem z dnia 12 listopada 2003 r. (data wpływu) przedsiębiorstwo B. A.G. z siedzibą w H. (Niemcy) złożyło uwagi do zgłoszenia, podnosząc brak zdolności ochronnej znaku. B. A.G. podkreślała, że jest właścicielem międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego EUCERI [...], zarejestrowanego z pierwszeństwem od 3 marca 1999 r., przeznaczonego do oznaczania kosmetyków oraz innych towarów w klasie 5, a także wyrobów w klasie 3 i jego znak został uznany w Polsce. Obydwa znaki są podobne oraz dotyczą towarów w klasie 5. Zdaniem spółki o podobieństwie znaku decyduje 90% ich wspólnego członu – CERIN – zarówno w warstwie pisemnej, jak i brzmieniowej, co stwarza niebezpieczeństwo pomyłek wśród odbiorców towarów. Rejestracja znaku EUCERIN w różnych formach słownej, słowno-graficznej i obrazowej obejmuje 150 państw, a okres ochronny tego znaku biegnie od ok. siedemdziesięciu lat. W związku z tym, że znajomość na świecie znaku EUCERIN jest długotrwała, znak OCERIN, używany dla identycznych produktów, rozmyje atrakcyjność znaku spółki. Na potwierdzenie swoich argumentów przedłożono plik zdjęć towarów ze znakiem EUCERIN.

Urząd Patentowy pismem z dnia 30 czerwca 2005 r., przesyłając uwagi B. A.G., wezwał W. S. do zajęcia stanowiska zawiadamiając jednocześnie, że zgłoszony przez niego znak jest podobny do znaku B. A.G. "EUCERIN" [...] zarejestrowanego z pierwszeństwem od dnia 3 marca 1999 r. i przeznaczonego do oznaczania towarów w kl. 3 i 5 w zakresie kl. 5.

W odpowiedzi W. S. pismem z dnia 8 sierpnia 2005 r. (data wpływu) stwierdził, że podobieństwo znaków nie występuje. Pierwszy człon jego znaku (OCE) wywodzi się od nazwy przedsiębiorstwa – O. – natomiast drugi człon (RIN) występuje w obu znakach. Zdaniem zgłaszającego pierwszy człon jego znaku (OCE) kojarzy się w odbiorze z oceanem, a pierwszy człon znaku przeciwstawionego (EUCE) kojarzy się z Europą. Zatem pierwszy człon w obu znakach jest całkowicie różny co nie powoduje przy ich odczytywaniu niebezpieczeństwa powstania pomyłek.

W odpowiedzi Urząd Patentowy pismem z dnia 22 listopada 2007 r., wskazując na kolejne uwagi zgłoszone do oznaczenia OCERIN podał, że zgłoszony znak jest podobny do słownego znaku EUCERIN IR 710661 zgłoszonego z pierwszeństwem od 3 marca 1999 r. i słowno – graficznego znaku EUCERIN [...] zgłoszonego z pierwszeństwem od 18 maja 2001 r. zarejestrowanych na rzecz B. A.G. dla wszystkich towarów m.in. w kl. 5.

Wymienioną na wstępie decyzją Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego W. S. na zgłoszony znak towarowy OCERIN.

Wskazując na wyrok ETS z dnia 24 listopada 2004 r., sygn. T - 352/02, znak PC WORKS, teza nr 22 oraz z dnia 17 listopada 2004 r., sygn. T - 359/02, znak STAR TV, teza nr 25 Urząd Patentowy uznał za utrwalony w orzecznictwie tego sądu pogląd, iż prawdopodobieństwo konfuzji w obrocie zachodzi, jeżeli odbiorcy towarów i usług mogliby uznać, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorstwa, ewentualnie od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Jednocześnie powołując się na art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podnosił, że dla odmowy rejestracji nie musi zostać wykazane, by konfuzja faktycznie miała miejsce, wystarczy bowiem samo ryzyko jej zaistnienia. Zatem im bardziej są podobne towary i usługi, tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie i odwrotnie - im bardziej zbliżone znaki, tym większe prawdopodobieństwo konfuzji nawet przy nieidentycznych towarach i usługach. Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę rodzaj towaru, jego przeznaczenie oraz warunki zbytu. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne lub ich rozróżnienia przy stwierdzeniu, że dotyczą towarów tego samego przedsiębiorstwa, ale również należy mieć na uwadze, że mogą być rozumiane, jako informujące o związkach łączących odrębne przedsiębiorstwa, przy czym wyobrażenie to okazałoby się fałszywe. Nabywający towar na ogół nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie. Chodzi jednak o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na kupującym odbierany znak. Z psychologicznego punktu widzenia, dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się on przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drugorzędnych rozbieżności. Ryzyko konfuzji może istnieć także wtedy, gdy odbiorca spostrzega różnice między oznaczeniami, ale z ich podobieństwa, które przeważa w odbiorze, w dalszym ciągu wnioskuje o powiązaniu źródeł pochodzenia towarów. Może mieć to miejsce szczególnie wtedy, gdy daną kategorię towarów oferuje się w odmianach, kierowanych do różnych grup konsumentów. Jeśli chodzi o kosmetyki, kremy i tym podobne dobra, tak właśnie wygląda obrót, tzn. oferuje się produkty dla dzieci, młodzieży czy nastolatków (14-20 lat) itd. będące de facto odmianami produktów i noszących nieznacznie różniące się nazwy. Jeśli chodzi o leki z klasy piątej, bardzo często różnią się one stężeniem składnika aktywnego, wielkościami dawek czy ich ilością, nawet jeśli mają rozwiązywać ten sam problem. Przy zakupach "na odległość" (Internet) nabywcy nie dokonują subtelnych rozróżnień znaków towarowych, w większości zdając się na intuicję, co zwiększa ryzyko pomyłek.

Dokonując porównania oznaczenia zgłoszonego i znaków przeciwstawionych organ stwierdził, iż słowny znak EUCERIN [...] składa się wyłącznie z jednego słowa, a znak słowno - graficzny EUCEIN [...]przybrał postać niebieskiego napisu podkreślonego czerwonym trójkątem o odwróconym wierzchołku. Jednakże jego czcionka jest mało fantazyjna, prosta, wykonana dostępnym w edytorach tekstów krojem pisma. Litery przedstawiono w kolorze będącym barwą podstawową, a więc w podstawowym składniku wrażeń wzrokowych. Czerwony trójkąt wzmacnia jedynie odbiór słowa, które podkreśla. Z powyższych względów organ uznał swoją ocenę tego znaku za uzasadnioną. Wskazując na orzecznictwo ETS Urząd Patentowy stwierdził, że dominującą płaszczyzną jest płaszczyzna fonetyczna i semantyczna, natomiast grafika znaku EUCERIN [...] jest elementem drugorzędnym, nie zmieniającym odbioru znaku.

Uznając niezaprzeczalne podobieństwo przeciwstawionych znaków organ podkreślał, iż to, co zwraca natychmiast uwagę to bardzo podobne jednostki sylabiczne, które we wszystkich trzech przypadkach dają identyczne końcówki "cerin". Jednakże początek obu słów jest różny, na co słusznie zwracał uwagę zgłaszający, co jednak, zdaniem organu, nie znosi ryzyka konfuzji. Z faktu bowiem, że konsument dostrzeże różnicę nie można jeszcze wyprowadzić jednoznacznego i pewnego wniosku co do jego zachowania i oceny pochodzenia towarów przy tak dużym zbliżeniu pozostałej części znaku. Inaczej natomiast można by zapewne ocenić sytuację, w której konsument dostaje informację w postaci innego początku oraz dodatkowe elementy odróżniające, inne w przypadku porównywanych oznaczeń. Jeśli jednak większa część znaku jest identyczna, a różnią się tylko początki, to biorąc pod uwagę specyfikę dóbr z klasy 5 odbiorca może przyjąć, że chodzi o odmianę jednego produktu lub produkty o zbliżonym przeznaczeniu. Nie jest więc wykluczone, że konsument przeniesie podobieństwo w zakresie rdzenia i końcówki na pochodzenie towarów, ani też to, że różnice w zakresie początku, przeniesie raczej na różnice między produktami, niż na różnice w zakresie ich pochodzenia. Zatem w obu przypadkach znaki wprowadzą go w błąd co do pochodzenia towarów.

Oba znaki nie mają znaczenia w języku polskim. Konsument może się starać, lub nie, nadać im jakieś znaczenie. Urząd Patentowy zwracał uwagę, że bardzo często na rynku farmaceutyków końcówki znaków towarowych lub cale ich nazwy nawiązują do składników aktywnych leków. Jednakże przeciętny odbiorca nie posiada wiedzy z zakresu chemii i farmacji. Dlatego może nie wiedzieć, jakie składniki tworzą daną substancję, czy są swoimi pochodnymi i jak to się przekłada na nazewnictwo. Wszystko, co jest konsumentowi dostępne to podobieństwo słów i na tak skąpej podstawie musi on zdecydować o pochodzeniu towarów. Duża część środków wymienionych w obu wykazach towarów to środki dostępne bez recepty, a więc nie zawsze można zakładać pomoc farmaceuty. Takie towary oferują również hipermarkety oraz drogerie, gdzie nie zawsze można liczyć na pomoc sprzedawcy. Nawet jeśli jednak farmaceuta udzieli pomocy i przybliży skład specyfiku, to i tak nie przesądza to jeszcze o braku powiązań między podmiotami. O tym trzeba by wnioskować albo z drobnych różnic w znakach, albo z innych wskazówek na opakowaniu i etykiecie, a takiej sytuacji w toku porównywania znaków towarowych nie można zakładać, bowiem w założeniu znak towarowy musi samodzielnie wskazywać pochodzenie towarów.

Urząd Patentowy zauważył, że w warstwie fonetycznej znaki wykazują różnice. Z tej przyczyny uznał, iż warstwa fonetyczna i znaczeniowa wraz z płynącą z niej wieloznacznością będą przeważać nad warstwą graficzną. Ta ostatnia przekazuje sama w sobie wyłącznie komunikat słabej treści, który konsument uznaje za wtórny. Jeśli bowiem chodzi o słowa, konsument zawsze bada ich znaczenie i brzmienie, gdyż nie zwykł on postrzegać słów przez kształt ich liter. Jeśli chodzi o znak słowno - graficzny, prosta czcionka i podstawowe barwy to za mało, by uzyskać zdecydowany efekt odróżniający. Z tych ustaleń organ wyprowadził wniosek, iż oba znaki są powiązane w taki sposób, że zgłoszone oznaczenie wykazuje daleko posunięte podobieństwa wizualne w stosunku do wcześniejszych znaków towarowych. W konsekwencji stwierdził, że przeciwstawione oznaczenia są podobne z uwagi na to, że oznaczenie zgłoszone i znaki zarejestrowane mogą zostać uznane przez konsumenta za nawiązujące do siebie, przez co konsumenci mogliby przyjąć na tej podstawie, iż towary pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, co przesądza o ryzyku konfuzji. Podsumowując uznał za zasadne stwierdzić, iż wysokie podobieństwo analizowanych oznaczeń w sferze koncepcyjnej i fonetycznej wskazywać może na powiązanie ekonomiczne przedsiębiorstw (lub wręcz ich tożsamość).

Za drugi element porównawczy organ administracji przyjął porównanie towarów, dla oznaczania których przeznaczono poszczególne znaki. O podobieństwie towarów decyduje nie tylko materiał, z którego towar wytworzono, ale również przeznaczenie towarów, krąg adresatów, uzupełniający lub konkurujący ich charakter, kanały dystrybucji. Przyjmuje się również, iż mniejszy stopień podobieństwa w tym zakresie może być rekompensowany bardzo wysokim stopniem podobieństwa oznaczeń i odwrotnie, co ma szczególne znaczenie w niniejszej sprawie z uwagi na daleko posunięte podobieństwo oznaczeń oraz towarów. Organ zwracał uwagę, iż towary oznaczane przeciwstawionymi oznaczeniami to nie wyłącznie kosmetyki lecz także substancje medyczne. Wykaz zgłoszenia dotyczy różnych tego rodzaju substancji, przy czym nie podaje się przy niektórych pozycjach ich przeznaczenia, a więc należy przyjąć ich generalne przeznaczenie określane, jako "inne" są w zasadzie identyczne, bowiem zostały przeznaczone do stosowania na skórę i przezskónie. Wykaz wymienia też kremy i maści, plastry, płyny, pudry, szampony. W części są to więc preparaty identyczne, w części - gdy chodzi o inne ich przeznaczenie — uzupełniające i konkurujące. Również substancje takie, jak czopki i preparaty dopochwowe mogą odnosić podobny skutek dla skóry, szczególnie kiedy są oparte o kurację hormonalną. W rym zakresie Urząd miał na uwadze orzecznictwo, zgodnie z którym utrzymując, że wymienione w wykazie kategorie usług w danej klasie mogą dotyczyć wszelkich dóbr o wszelkim przeznaczeniu, przyznaje się pośrednio, że niektóre spośród nich oferowane przez zgłaszającego służą pielęgnacji i leczeniu skóry. Zgłaszający nie ograniczył wykazu do towarów i usług dla segmentów rynku innych, niż towary oferowane przez uprawnionego z wcześniejszego prawa. Związek kosmetyków dla pielęgnacji i leczenia skóry oraz towarów z klasy 5 jest oczywisty i nie da się zaprzeczyć. Zdaniem organu sytuacja istnienia dwóch tak podobnych oznaczeń w obrocie nie sprzyjałaby jego klarowności, bowiem przeciętny odbiorca nie ma w zwyczaju szeroko rozważać stosunków gospodarczych i wzajemnych relacji między poszczególnymi producentami. Ponieważ towary mają podobne przeznaczenie ich odbiorcy mogą być wprowadzani w błąd, podobieństwem znaków przeciwstawionych, co do ich pochodzenia.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy W. S. podnosił, że jego oznaczenie wywodzi się od nazwy przedsiębiorstwa, natomiast etymologii oznaczenia B. A.G. należałoby poszukiwać w polskiej nazwie euceryny, jako synonimu nazwy eucerinum (łac.). Zatem nazwa znaków B. A.G. wywodzi się z nazwy rodzajowej substancji przeznaczonej do wytwarzania wszelkiego rodzaju kremów wywołując konotacje z towarem, jakim jest euceryna. Takie oznaczenie, które stanowi znak aluzyjny jest oznaczeniem słabym, a zatem każdy ma prawo używać ten element znaku w swoim oznaczeniu. Nadto podkreślano, że przy badaniu znaków na ich podobieństwo należy brać pod uwagę całe oznaczenia, a nie jedynie ich elementy wspólne. Dlatego skarżący uważał, że znaki przeciwstawione są odmienne.

Znaki towarowe mają za zadanie odróżnić pochodzenie towarów. W związku z tym znak skarżącego, jako wywodzący się od nazwy jego przedsiębiorstwa –O. - w sposób jednoznaczny wskazuje na producenta. Zgłoszony znak towarowy OCERIN stanowi fragment nazwy przedsiębiorstwa O., który chroniony jest prawem wyłącznym [...] i nie jest skojarzeniem ze znakiem słowno-graficznym EUCERIN [...], który w warstwie słownej stanowi znak aluzyjny do wyrazu ogólnoinformacyjnego substancji chemicznej – euceryny. Jednocześnie wskazując na art. 135 p.w.p. W. S. wywodził brak przeszkód do rejestracji zgłoszonego oznaczenia dla towarów tego samego rodzaju.

Skarżący wskazywał na unieważnienia znaku towarowego słownego EUCERIN [...] decyzją Urzędu patentowego z dnia [...] kwietnia 2007 r. w sprawie [...] w zakresie kl. 5 – jedynej zgłoszonej dla tego znaku. Dlatego ocenie można obecnie poddać jedynie znak słowno-graficzny EUCERIN [...] w relacji do zgłoszonego oznaczenia. Oceniając podobieństwo tych oznaczeń skarżący stwierdził, że są one zupełnie odmienne. Znak EUCERIN informuje o substancji chemicznej, a zgłoszone oznaczenie OCERIN wywodzi się z nazwy przedsiębiorstwa skarżącego, znanego w kraju i za granicą. Przedsiębiorstwo W. S. O. funkcjonuje od 29 lutego 1988 r. i jego nazwa zaistniała na rynku przed zgłoszeniem znaku EUCERIN (3 marca 1999 r. i 18 maja 2001 r.). Skarżący w związku z tym podkreślał, że jego oznaczenie, jako wywodzące się od nazwy przedsiębiorstwa, należy do znaków mocnych, chronionych w szczególny sposób.

Analizując przeciwstawione oznaczenia pod względem fonetycznym stwierdził, że ich brzmienie jest zupełnie odmienne. Przy porównywaniu znaków szczególne znaczenie kładzie się na pierwsze litery wyrazów i przy odczytywaniu obu oznaczeń – OCERIN i EUCERIN – ich fonetyczne brzmienie jest zdecydowanie różne. Wskazując na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (II GSK 94/06) stwierdzono, że przeciętny odbiorca towarów, jakim są leki, przykłada szczególną uwagę do produktu, który kupuje, zatem nie może dochodzić do pomyłek w nabywaniu tych towarów.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2009 r. Urząd Patentowy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzją.

Urząd Patentowy, wymieniając towary oznaczone oznaczeniem OCERIN i znakami towarowymi EUCERIN [...] i EUCERIN [...] stwierdził, że bezspornym jest podobieństwo tych towarów. Odnosząc się do podobieństwa towarów i przeciwstawionych oznaczeń decyzja w znacznej części powtórzyła uzasadnienie decyzji I instancji stwierdzając, że pomiędzy towarami oznaczanymi znakami EUCERIN i zgłoszonym do rejestracji oznaczeniem OCERIN istnieje daleko posunięte podobieństwo. Podobieństwo to obejmuje również same oznaczenia, bowiem znak słowny EUCERIN i oznaczenie OCERIN są pisane prostą czcionką. Natomiast grafika w znaku słowno-graficznym EUCERIN [...] sprowadza się do czerwonego trójkąta podkreślającego i wzmacniającego jedynie odbiór samego słowa. Przyznano duże znaczenie konkurencyjności i komplementarności towarów obu przedsiębiorców, co przy podobieństwie oznaczeń będzie wprowadzało w błąd ich odbiorców co do pochodzenia tych dóbr. Natomiast co do argumentacji skarżącego o pochodzeniu jego oznaczenia od nazwy przedsiębiorstwa, Urząd Patentowy wskazując na treść art. 135 p.w.p. stwierdził, że nazwa OCERIN nie odnosi się do dóbr osobistych właściciela, nazwy jego przedsiębiorstwa O., gdyż zgłoszone oznaczenie nie zawiera w swej treści nazwy przedsiębiorstwa zgłaszającego. Co do żądania zawieszenia postępowania z powodu, jak twierdził skarżący, postępowania o unieważnienie znaku EUCERIN [...], Urząd Patentowy podał, że postępowanie administracyjne dotyczyło wygaszenia tego znaku, które to wygaszenie nastąpiło z dniem 31 października 2005 r., a więc po zgłoszeniu znaku skarżącego.

W skardze od powyższej decyzji O. S.A. z siedzibą w S. (następca prawny O. W. S.), zarzucając naruszenie przepisów postępowania (art. 7, 9, 77, 80 i 107 k.p.a.) i prawa materialnego, w szczególności art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., wnosiła o pozytywne rozpatrzenie skargi.

Skarżąca ponownie wskazywała, iż do porównania obu oznaczeń nie można było brać słownego znaku towarowego EUCERIN [...], gdyż został on unieważniony decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] kwietnia 2007 r. Przeprowadziła zatem analizę towarów oznaczonych znakiem słowno-graficznym EUCERIN [...] w relacji do towarów podanych dla zgłoszonego oznaczenia stwierdzając, że dla towarów B. A.G. i towarów skarżącego krąg odbiorców jest odmienny, co nie spełnia pierwszej przesłanki z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Zdaniem skarżącej, ponieważ towarami są medykamenty, przeciętny i rozważny ich odbiorca będzie szczególnie zwracał uwagę na ich producenta.

Spółka wskazując na ocenę przez Urząd Patentowy znaku słowno-graficznego EUCERIN [...], który stwierdził, że jego grafika (kolorystyka) ma jedynie wzmacniać odbiór elementu słownego, podkreślała, że organ przyjął, iż w tej sytuacji dominującą płaszczyzną będzie fonetyczny i semantyczny odbiór tego znaku, gdyż jego grafika nie zmieni tego odbioru. W ocenie skarżącej oba znaki są zupełnie odmienne z tego powodu, że znak EUCERIN odnosi się do aluzyjnej nazwy substancji chemicznej, czyli jest ogólnoinformacyjny, a jej znak do nazwy przedsiębiorstwa O., które zaistniało na rynku przed zgłoszeniem znaku EUCERIN. Zatem oznaczenie skarżącej należy do tzw. "mocnych" znaków chronionych w szczególny sposób, a znak przeciwstawiony do znaków "słabych", którego część może być wykorzystywana w innych oznaczeniach.

Analizując oba oznaczenia pod względem fonetycznym stwierdzono, że różnią się zasadniczo, bowiem nacisk kładzie się na pierwsze litery, a nie na rymy – brzmienie końcówek.

W płaszczyźnie wizualnej oba oznaczenia również są różne, gdyż składają się z różnej ilości liter, przy czym w oznaczeniach tych występują trzy odmienne litery "O", "E" i "U".

Zdaniem skarżącej nie występuje również ryzyko konfuzji z tego powodu, że znak spółki odwołuje się do nazwy jej przedsiębiorstwa oraz dlatego, że znak słowno-graficzny EUCERIN [...], zgłoszony [...] maja 2001 r., dopiero zaczął wchodzić na rynek i nie kojarzy się z nazwą przedsiębiorstwa B. A.G.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy, powtarzając w obszernych fragmentach uzasadnienie decyzji i nie zgadzając się z zarzutami naruszenia przepisów postępowania, wnosił o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje;

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne (art. 3 § 1 ww. ustawy).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż jest ona niezasadna.

Przedmiotem rozpoznania Sądu była decyzja Urzędu Patentowego odmawiająca udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy OCERIN.

Materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i jak podkreśla się w literaturze przedmiotu jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Przepis ten, w dotychczas obowiązującej postaci, przybliżał rozumienie ryzyka wprowadzenia w błąd stwierdzając, że wystarczy wystąpienie ryzyka błędu wśród "części odbiorców", a błąd może polegać "w szczególności na skojarzeniu między znakami". W literaturze nie kwestionuje się tego, że chodzi tu jedynie o pewną cześć odbiorców, których dotyczy ryzyko konfuzji (zob. np. I. Wiszniewska (w:) Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2000, s. 458 i n.). Zatem uzasadnione jest analogiczne rozumienie sformułowania zawartego w art. 132 ust. 2 pkt 2 po nowelizacji, iż mimo odmiennego brzmienia tego przepisu w stosunku do jego uprzedniej treści, zakres podmiotów, których dotyczyć ma ryzyko wprowadzenia w błąd, nie uległ zmianie.

Słowne oznaczenie OCERIN zostało zgłoszone do ochrony z pierwszeństwem od [...] czerwca 2002 r. Znak towarowy słowny EUCERIN [...] został zgłoszony z pierwszeństwem od 3 marca 1999 r. i został wygaszony decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] kwietnia 2007 r. z dniem 31 października 2005 r., a więc po zgłoszeniu oznaczenia OCERIN. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 13 grudnia 2007 r. (VI SA/Wa 1515/07) oddalił skargę B. AG na powyższą decyzję – wyrok stał się prawomocny z dniem 19 lutego 2008 r. Znak towarowy słowno - graficzny EUCERIN [...] został zgłoszony z pierwszeństwem od dnia 18 maja 2001 r. Oba znaki towarowe i oznaczenie zgłoszone przez skarżąca służą do oznaczania m.in. towarów w kl. 5, a jak wynika z dat zgłoszenia do rejestracji znaki spółki B. AG zostały zgłoszone z pierwszeństwem przed zgłoszeniem skarżącego.

Stosownie do wymienionego wyżej przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., przeszkodę do rejestracji stanowi prawo z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem w przypadku, gdyby mogło dojść do konfuzji pomiędzy znakami, tj. gdyby w wyniku rejestracji powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem w wyniku czego mogłoby zaistnieć w śród odbiorców towarów ryzyko błędu, co do ich pochodzenia, będącego następstwem podobieństwa znaków i towarów. Natomiast podobieństwo między oznaczeniami jest tym większe, im większa możliwość skojarzenia zgłoszonego oznaczenia ze znakiem z wcześniejszym pierwszeństwem ze względu na siłę odróżniającą drugiego z wymienionych znaków (por. Urszula Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003).

W wyroku z dnia 29 września 1998 r., w sprawie C., C-39/97 ETS stwierdził, że niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd istnieje, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, gdy odbiorcy mogą pomylić się co do pochodzenia towarów lub usług. Dlatego wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść uprawnionego do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Powyższa zasada jest konsekwencją przekonania, że przedsiębiorca, który dla towarów tego samego rodzaju wybiera znak towarowy podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem, działa na własne ryzyko i wątpliwości powinny być rozstrzygane na jego niekorzyść (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze 1997 r.).

Omawiany przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją z 23 stycznia 2004 r. mówił o błędzie polegającym w szczególności na "skojarzeniu między znakami". Powstawało więc pytanie, czy "skojarzenie między znakami" należy rozumieć jako szczególną kategorię wprowadzenia w błąd, czy też jest ono "samodzielną" przesłanką naruszenia prawa ochronnego w tym sensie, że dla zastosowania omawianego przepisu wystarczające jest już zaistnienie samego skojarzenia, i to nawet w sytuacji, w której odbiorcy zdają sobie sprawę, iż towary pochodzą od różnych producentów, a więc brak ryzyka wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru. Zmiana art. 132 ust. 2 pkt 2 zmierzała do uzgodnienia treści powołanego przepisu p.w.p. z art. 4 ust. 1 lit. b) I Dyrektywy nr 89/104/EWG oraz z przepisem art. 8 ust. 1 lit. g) rozporządzenia wspólnotowego nr 40/94.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w brzmieniu ustalonym nowelizacją prawidłowo określa "ryzyko wprowadzenia w błąd", usuwając w ten sposób istotny błąd językowy w dotychczas obowiązującej redakcji tego przepisu. Z logicznego punktu widzenia możliwość skojarzenia między znakami jest bowiem kategorią szerszą niż wywołanie błędu, skoro więc omawiany przepis stanowi o "błędzie polegającym w szczególności na skojarzeniu", to dotyczyć może jedynie przypadków, w których skojarzenie prowadzi do błędu co do pochodzenia towarów. Brzmienie art. 132 ust. 2 pkt 2 nadane przez nowelizację jednoznacznie ujmuje ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jako kategorię błędu, nie zaś jako "samodzielną" przeszkodę w rejestracji, oderwaną od ochrony funkcji oznaczenia pochodzenia towarów (por. Okoń Zbigniew, Komentarz do art. 132 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz.1117), [w:] Z. Okoń, Komentarz do ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U.04.33.286) oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 września 2007 r. w sprawie II GSK 113/07).

W świetle powyższych rozważań o tym czy obydwa oznaczenia są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Przy czym nie chodzi o spersonifikowanego przedsiębiorcę lecz o to, że znak towarowy ma określać zawsze to, iż towar pochodzi wyłącznie od tego samego przedsiębiorcy. Na niedopuszczalne wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów składa się podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń. W orzecznictwie ETS ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest tym większe im bardziej podobne są towary, dla których przeznaczone są znaki i im bardziej są podobne do siebie oznaczenia (por. wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., w sprawie L., C-342/97; oraz wyrok z dnia 29 września 1998 r., w sprawie C., C-39/97).

Porównywane oznaczenia są przeznaczone do oznaczenia towarów tego samego rodzaju, jak również są do siebie podobne.

I tak, zgłoszone do rejestracji oznaczenie OCERIN zostało przeznaczone dla towarów wskazanych na wstępie. Znak słowny EUCERIN [...] został przeznaczony dla towarów (wg tłumaczenia Urzędu Patentowego): kosmetyki do celów medycznych w szczególności przygotowane w formie kremów, żeli i lotionów, wszystkie do ochrony suchej skóry, preparaty dermatologiczne do zapobiegania wypryskom, łuszczycy i problemom dermatologicznym, dodatki medyczne do kąpieli i pod prysznic, preparaty medyczne do ochrony i mycia włosów, preparaty medyczne do opalania, preparaty medyczne chroniące przed starzeniem się skóry, preparaty medyczne do użycia w formie maści. Natomiast znak słowno – graficzny EUCERIN [...] (także wg tłumaczenia Urzędu) przeznaczono dla towarów: preparaty medyczne upiększające i do ochrony ciała, zwłaszcza preparaty do ochrony ekstremalnie suchej i zniszczonej skóry w formie kremów, żeli i lotionów, preparaty dermatologiczne do ochrony przed wypryskami, łuszczycy i schorzeniom skórnym, preparaty medyczne do ochrony, mycia, upiększania włosy, dodatki medyczne do kąpieli i pod prysznic, preparaty medyczne do ochrony przed słońcem, preparaty medyczne chroniące przed starzeniem się skóry.

Z zestawienia towarów oznaczanych znakami towarowymi EUCERIN i zgłoszonym do rejestracji oznaczeniem OCERIN wynika, że są to towary podobne. W śród tych towarów znajdują się zarówno kosmetyki, jak i preparaty farmaceutyczne o charakterze kosmetycznym i leczniczym.

Przy ocenie podobieństwa towarów należy również mieć na uwadze to w jaki sposób towary te są nabywane. Wszystkie towary oznaczone znakami przeciwstawionymi są dostępne w sklepach z kosmetykami lub w aptekach bez recepty. Nie są to więc towary reglamentowane co do dostępu do nich przez wszystkich nabywców. Jednocześnie są to towary uzupełniające się oraz konkurujące ze sobą.

W związku z tym, przy podobieństwie towarów i analogicznych możliwościach ich nabywania, aby nie dochodziło do wprowadzania nabywców w błąd co do ich pochodzenia, konieczna jest taka różnica w oznaczeniach, która wykluczałaby możliwość zaistnienia tego niebezpieczeństwa.

Znak towarowy słowno – graficzny EUCERIN [...] , jak słusznie ocenił Urząd Patentowy, nie przedstawia w całościowym oglądzie dominacji grafiki w stosunku do wyrażenia Eucerin. Grafika ta sprowadza się do czerwonego trójkąta znajdującego się pod słowem i w istocie jedynie słowo to podkreśla. W orzeczeniu z dnia 1 lutego 2001 r. (sygn. akt I CKN 1128/98, OSNC 2001/9/136) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, iż w stosowanych w obrocie znakach słowno-graficznych części słownej takich znaków przypisać należy znaczenie dominujące. Sąd w składzie orzekającym pogląd ten podziela jako utrwalony w orzecznictwie i doktrynie. W warstwie słownej znaku mieści się bowiem z reguły informacja o przeznaczeniu towaru lub rodzaju usługi i ta jego postać sprzyja łatwości postrzegania oraz przyswajania go przez odbiorców, względnie potencjalnych odbiorców. Ponieważ cechą dominująca znaku słowno – graficznego EUCERIN [...] jest słowo Eucerin, znak ten jest rozpoznawany jedynie przez to wyrażenie. Znak słowny EUCERIN [...] składa się z jednego wyrażenia, a więc podobnie jak wymieniony znak słowno – graficzny jest odbierany wyłącznie jako słowo, tak jak oznaczenie skarżącej – OCERIN.

Analizując w odbiorze fonetycznym przeciwstawione oznaczenia należy uznać, że przy wyraźnie artykułowanej ich wymowie, z uwagi na pierwsze ich litery "EU" i "O", oznaczenia te sprawiają pewną różnicę, aczkolwiek nie na tyle istotną by odbiorca mógł wyraźnie znaki te odróżnić. W odbiorze wizualnym już ta różnica ulega rozmyciu. Oba oznaczenia mają tożsamy rdzeń – "cerin", a w doktrynie uznaje się, że badając podobieństwo oznaczeń należy mieć na uwadze, iż odbiorca kieruje się przy wyborze towaru jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczeń, z pominięciem drobnych rozbieżności (M. Kępiński - Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 28/1982). Stąd występujące między oboma oznaczeniami drobne odchylenie w przedrostkach, nie prowadzi do wniosku o braku podobieństwa obu oznaczeń. Wystarczającym jest natomiast dla podobieństwa oznaczeń spełnienie jednej z przesłanek podobieństwo to warunkujących.

W rozumieniu znaczeniowym, właśnie z uwagi na wspólny rdzeń "cerin", dla nabywców towarów, przeciwstawione oznaczenia mogą wskazywać na wspólny skład chemiczny towarów, którym jest euceryna, jako powszechnie używany składnik przy produkcji kosmetyków. Urząd Patentowy odnosząc się do uwagi skarżącej o "słabości" znaku EUCERIN ze względu na jego bliskoznaczność z nazwą substancji euceryna, podkreślał brak powszechnej wiedzy z zakresu chemii lub farmakologii w śród nabywców towarów oznaczanych tym znakiem. Sąd orzekający w sprawie stanowisko to podziela. Nadto towary te są ogólnie dostępne w aptekach czy nawet w sklepach, stąd skojarzenie przez odbiorców w znaku EUCERIN składnika euceryny, będzie co najmniej wątpliwe. Zauważenia wymaga, że skarżąca zwracając uwagę na "słabość" znaku EUCERIN jednocześnie stanowczo podkreślała brak podobieństwa między tym znakiem i jej oznaczeniem OCERIN. Jeżeli tak, to jej zarzut o "słabości" znaku EUCERIN, przy twierdzeniu o braku podobieństwa między spornymi oznaczeniami, nie mógł jednocześnie uzasadniać prawa do skorzystania z części znaku B. AG.

W ocenie Sądu w składzie orzekającym przeciwstawione oznaczenia są kolizyjnie podobne. Oznaczenie skarżącej – OCERIN, w relacji do znaków B. AG – EUCERIN, ze względu na takie podobieństwo obu oznaczeń powoduje zaistnienie ryzyka, w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. - wprowadzenia odbiorców w błąd przez skojarzenie oznaczenia OCERIN z wcześniejszymi znakami towarowymi EUCERIN. Odbiorcy towarów oznaczanych tymi znakami mogą, jak zauważył to organ administracji, kojarzyć oba oznaczenia jako wskazujące na pewne odmiany towarów, lub nawet, kiedy wczytają się w informację o producentach, wywodzić błędne przypuszczenia, że przedsiębiorców tych łączą jakieś wspólne więzy prawne czy organizacyjne, które wyrażają się w produkcji podobnych (takich samych) towarów pod tak podobnymi znakami.

Twierdzenie skarżącej co do tego, że jej oznaczenie posiada swój rodowód w nazwie przedsiębiorstwa – O. – w istocie nie zmienia faktu podobieństwa obu oznaczeń. Natomiast, jak słusznie stwierdził Urząd Patentowy, nie można odnieść bezpośredniego podobieństwa zgłoszonego oznaczenia do nazwy skarżącej, gdyż faktycznie nazwa ta w spornym oznaczeniu nie występuje. Litery "OCE" są zbyt aluzyjne by można bezpośrednio samo oznaczenie skojarzyć z firmą spółki O. S.A., tym bardziej, że w znakach EUCERIN również występują litery "CE" tak jak w spornym oznaczeniu OCERIN.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdzając, iż Urząd Patentowy nie dopuścił się naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub naruszenia przepisów postępowania, które taki wpływ mogłoby mieć, na podstawie art. 151 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji wyroku.