Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie : Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Protokolant apl. radcowski Mateusz Rompalski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 listopada 2007 r.. sprawy ze skargi S., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2006 r. wniosku S. S.A. z siedzibą w V., Szwajcaria o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie umorzenia postępowania decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2006 r. w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy CHOKELLA R-85159 udzielonego na rzecz K. A/S z siedzibą w N., Dania wszczętego na skutek wniosku S. S.A., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 127 § 3 k.p.a. oraz art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) – zwanej dalej p.w.p.

Podstawę faktyczną stanowiły następujące ustalenia:

W dniu 3 lutego 2005 r., do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek S. S.A.z siedzibą w V., Szwajcaria o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy CHOKELLA R-85159, udzielonego na rzecz K. A/S z siedzibą w N., Dania, z powodu nie używania znaku.

Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 r. Urząd Patentowy działający w trybie postępowania spornego umorzył postępowanie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia kwestionowanego prawa ochronnego. W jej uzasadnieniu wywiódł, że postępowanie jest bezprzedmiotowe, gdyż przed datą wystąpienia z wnioskiem, prawo ochronne na znak towarowy CHOKELLA R-85159 wygasło z mocy prawa, wobec nie przedłużenia ochrony na kolejny dziesięcioletni okres. W tej sytuacji, niedopuszczalne jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa, które nie istniało w dacie wniosku.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy S. S.A. zakwestionowała w szczególności pogląd, iż datą wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania znaku jest data wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa w postępowaniu spornym. Jej zdaniem powyższe stanowisko, przyjęte przez doktrynę i orzecznictwo pod rządami ustawy o znakach towarowych nie ma zastosowania w obecnym stanie prawnym. Powołując się na treść art. 169 ust. 2 i 172 p.w.p. podniosła, że obecna ustawa dopuszcza przyjęcie innej daty wygaśnięcia prawa, niż data wszczęcia postępowania spornego przed Urzędem Patentowym.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Urząd Patentowy podtrzymał dotychczasową argumentację o zasadności umorzenia postępowania, zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie to z jakiejkolwiek przyczyny, stało się bezprzedmiotowe. Powołał się na utrwalony w doktrynie, a także praktyce orzeczniczej pogląd, że brak przedmiotu rozstrzygnięcia stanowi klasyczną postać bezprzedmiotowości (B. Adamiak J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, 7 wydanie, Wyd. CH. Beck Warszawa 2005 r., s. 487, a także wyr. NSA z dnia 25 maja 1984 r., II SA 2085/83, ONSA 1984, Nr 1 poz. 23). Przeszkody z art. 105 § 1 k.p.a. mogą zaistnieć przed wszczęciem postępowania administracyjnego, a nawet w jego trakcie.

Wywodził, że prawo ochronne na znak towarowy CHOKELLA R-85159 wygasło z powodu nie przedłużenia ochrony w dniu 30 sierpnia 2003 r. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia kwestionowanego prawa ochronnego został złożony w dniu 3 lutego 2005 r., czyli niemal dwa lata po wygaśnięciu tego prawa. Z tej przyczyny, zasadne było umorzenie postępowania wobec braku przedmiotu nadającego się do merytorycznego orzekania.

Odnosząc się do zarzutu błędnego przyjęcia za datę stwierdzenia wygaśnięcia dnia wszczęcia postępowania spornego, organ uznał go za bezzasadny, bowiem zakładając, że spełnione zostały warunki do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji, prawo to wygasa w dniu wydania decyzji ze skutkiem od dnia złożenia wniosku. W świetle powyższego decyzja ma charakter konstytutywny, działając ex tunc (w ten sposób R. Skubisz Państwo i Prawo 1992/11/62, tenże, Prawo znaków towarowych - Komentarz, Warszawa 1997 r., s. 205). Zdaniem Urzędu Patentowego, stanowisko to jest aktualne w obecnym stanie prawnym.

Organ nie podzielił poglądu wnioskodawcy, że instytucje wygaśnięcia prawa wyłącznego w ustawie o znakach towarowych i ustawie Prawo własności przemysłowej zostały uregulowane zupełnie odmiennie. W szczególności brak jest podstaw do przyjęcia, iż konstrukcja art. 169 ust. 2 p.w.p. przesądza o deklaratoryjnym charakterze decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego. Poza odmiennym nazewnictwem instytucji (uznanie za wygasłe prawa z rejestracji według u.z.t., stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w p.w.p.) przepis ten jest tożsamy z regulacjami u.z.t. (art. 26 i art. 30 ust. 1). Za błędny uznał pogląd wnioskodawcy, iż zastosowanie przez ustawodawcę w ustawie Prawo własności przemysłowej sformułowania "stwierdzenie wygaśnięcia" powoduje, że automatycznie decyzja ma charakter deklaratoryjny. Przyjmując takie stanowisko za prawidłowe należałoby równocześnie uznać, że wszystkie decyzje w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mają charakter deklaratoryjny. Tymczasem takiej automatycznej zależności nie ma, na co niejednokrotnie wskazywała doktryna przedmiotu. Organpowołał się na publikację Prawo Własności Przemysłowej, Wzory Przemysłowe, Znaki Towarowe, Oznaczenia Geograficzne, Topografie Układów Scalonych (Wprowadzenie Ewa Nowińska, Tom II, Zakamycze 2005 r., s. 83) gdzie jednoznacznie wyrażony został pogląd, zgodnie z którym decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego wydana na skutek zrzeczenia się tego prawa przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym (art. 168 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 p.w.p.) ma charakter konstytutywny, a nie deklaratoryjny. Podniesiono przy tym, iż skutek takiej decyzji cofa się do dnia w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego.

Uznał za niezasadne twierdzenie, iż deklaratoryjny charakter decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa ochronnego wynika z treści art. 172 p.w.p. Przepis ten wskazuje, iż prawo ochronne na znak towarowy wygasa zasadniczo w dniu w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Jakkolwiek ustawa o znakach towarowych nie wskazywała daty, z którą następuje wygaśnięcie spornego prawa, to jednak doktryna, a za nią orzecznictwo wypracowało sposób jej obliczenia w oparciu o określone zdarzenie. Za zdarzenie takie uznano wystąpienie z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe (Urszula Promińska Komentarz do ustawy o znakach towarowych). Zdaniem Urzędu, sformułowane w art. 172 p.w.p. stanowi usankcjonowanie nieformalnej reguły wypracowanej pod rządami przepisów u.z.t.

Dodatkowo organ powołał się na jednolite orzecznictwo, które wskazuje na identyczność zasad dotyczących sposobu obliczania daty wygaśnięcie prawa wyłącznego w ustawie o znakach towarowych i obecnie obowiązującej ustawie Prawo własności przemysłowej. Zwrócił na to uwagę m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2005 r. sygn. akt II GSK 71/05, czy a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1315/05, w wyroku z dnia 12 października 2005 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 937/05 oraz w wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie sygn. akt VI SA/Wa 1749/05. Na tej podstawie organ stwierdził, że na gruncie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej dotychczasowe orzecznictwo wykształciło pogląd, iż zdarzeniem prawnym, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego jest złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym o stwierdzenie wygaśnięcia takiego prawa wyłącznego.

Materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę na okoliczność deklaratoryjnego charakteru decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, został oceniony przez organ jako nie mający znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, dotycząc zupełnie innej instytucji - stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa.

Odnosząc się do stanowiska co do dopuszczalności przyjęcia odmiennej daty, niż dzień zgłoszenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, Urząd Patentowy stwierdził, że powołane przez stronę wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej oraz przepisów wykonawczych nie mogą stanowić podstawy prawnej roszczeń w niniejszej sprawie nie należąc do przepisów powszechnie obowiązujących. Mają one charakter wewnętrzny, a przyjęta w nich ocena nie może przesądzać o sposobie rozstrzygnięcia sprawy w sytuacji, gdy orzecznictwo administracyjne jak i sądowo- administracyjne poszło w odmiennym kierunku.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie S. z siedzibą w V., Szwajcaria zarzuciła powyższej decyzji naruszenie następujących przepisów:

- art 169 ust. 1 i 2 oraz art. 172 w związku z art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 p.w.p.,

- art. 6, 7, 8, 9, 77, 80, 105 i 107 kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 256 ust. 1 p.w.p.

Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie na jej rzecz zwrotu kosztów postępowania.

Wskazywała, że określona w art. 132 ust. 1 pkt 3 p.w.p. tzw. karencja znaku towarowego nie obowiązuje w przypadkach określonych w art. 133, a więc m.in. w sytuacji, gdy ochrona wcześniejszego znaku wygasła na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 z powodu jego nieużywania.

Skarżąca wskazała, że w dniu 24 stycznia 2005 r. dokonała zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego CHOKELLA dla następujących towarów: płatki śniadaniowe, muesli, płatki kukurydziane, batony zbożowe, płatki zbożowe, preparaty zbożowe, produkty żywnościowe na bazie ryżu, mąki lub zbóż, także w formie dań gotowych do użytku (nr zgłoszenia Z-290315).

W związku z możliwością przeciwstawienia wspomnianemu powyżej zgłoszeniu - znaku towarowego CHOKELLA (nr rejestracji R-85159), znajdującego się w dacie 24 stycznia 2005 r. w stanie ww. "karencji" wniosła o wydanie decyzji deklaratoryjnej, stwierdzającej wygaśnięcie znaku R-85159 z powodu jego nie używania, skutecznej od chwili, gdy nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia, tj. - z chwilą kiedy upłynął 5 letni okres jego nie używania.

Skarżąca nie zgodziła się z argumentacją organu, który stwierdził, że decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy wskutek jego nie używania, na gruncie ustawy p.w.p., ma charakter konstytutywny, zaś datą wygaśnięcia prawa ochronnego jest data złożenia wniosku przez osobę, która ma w tym interes prawny. Podnosiła, że większość przywołanych przez Urząd Patentowy przykładów wypowiedzi orzecznictwa oraz doktryny dotyczy przepisów nieobowiązującej już ustawy o znakach towarowych. Ma to znaczenie o tyle, że według skarżącej, konstrukcja prawna instytucji wygaśnięcia prawa do znaku towarowego została uregulowana inaczej w ustawie Prawo własności przemysłowej. Mianowicie, art. 26 ustawy o znakach towarowych stanowił, iż w wypadkach wskazujących na przesłanki wygaśnięcia prawa z rejestracji określonych w art. 25 pkt 2-5 u.z.t. Urząd Patentowy wydawał decyzję o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego. Na gruncie takiego sformułowania zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie przyjmowano, że decyzja Urzędu Patentowego miała charakter konstytutywny. Przepisy ustawy o znakach towarowych nie określały daty wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego i fakt ten, przy uwzględnieniu konstytutywnego charakteru decyzji, skłonił doktrynę i orzecznictwo do przyjęcia, iż prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa w dniu wydania decyzji ze skutkiem od dnia złożenia wniosku.

Skarżąca wywodziła, że ustawa Prawo własności przemysłowej reguluje zupełnie odmiennie instytucję wygaśnięcia prawa do znaku towarowego. Zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy i konstrukcja tego przepisu wskazuje jednoznacznie, iż decyzja jest obecnie aktem deklaratoryjnym o skutku konstytutywnym, czyli sama w sobie nie znosi ona prawa, lecz jedynie stwierdza, iż prawo to wygasło z mocy ustawy, co wywiera skutek wobec osób trzecich od chwili wydania przedmiotowej decyzji.

Wskazywała, że deklaratoryjny charakter wspomnianej decyzji wynika jednoznacznie z treści art. 172 p.w.p., który stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego, zaś data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji. Przepis ten przewiduje zatem przyjęcie innej daty wygaśnięcia prawa, niż data złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia.

Jej zdaniem, obecnie obowiązująca ustawa przesądza expressis verbis o deklaratoryjnym charakterze przedmiotowej decyzji oraz wskazuje, że prawo ochronne wygasa z chwilą upływu 5-letniego okresu nie używania znaku, zatem brak było przeszkód do stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku CHOKELLA zgodnie z wnioskiem. Powyższy pogląd jest zbieżny z oficjalnie opublikowanymi wytycznymi Prezesa Urzędu Patentowego RP. Stanowisku temu nie przeczą przywołane w uzasadnieniu decyzji z [...] listopada 2006 r. wyroki WSA w Warszawie.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie. Wskazał, że w utrwalonej praktyce sądowej przesądzono, że zasady rozumienia instytucji wygaśnięcia prawa wyłącznego uregulowanych w obu ustawach, są zasadniczo takie same, szczególnie w analizowanym zakresie. Nie zgodził się z twierdzeniem, iż w zaskarżonej decyzji oparto się na poglądach orzecznictwa i doktryny dotyczących przepisów ustawy o znakach towarowych. Zarówno bowiem wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 1315/05, jak również wyrok tego Sądu z dnia 12 października 2005 r. (sygn. akt VI SA/Wa 937/05) czy z dnia 7 lutego 2006 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1749/05), zostały wydane w oparciu o przepisy nowej ustawy (w szczególności art. 169 p.w.p.), co wprost wynika z treści uzasadnień powyższych orzeczeń. Jedynie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lipca 2005 r. sygn. akt II GSK 71/05 został oparty na ustawie o znakach towarowych, jednakże Sąd wypowiedział się także co do instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, dając w tym względzie istotne dla niniejszej sprawy wskazówki interpretacyjne. Stwierdził mianowicie, że w kwestii sposobu liczenia okresu nieużywania znaku w obrocie i daty uznania wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego pod rządami przepisów u.z.t., takie same zasady obowiązują pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej.

Organ podkreślił, iż zarówno w toku postępowania spornego jak i w skardze nie przedstawiono żadnego orzeczenia dotyczącego problematyki stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego, w którym podzielone zostałoby stanowisko skarżącego.

Odnosząc się do kwestii Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego RP w zakresie interpretacji wybranych przepisów ustawy podtrzymał stanowisko, iż nie mogą one stanowić podstawy prawnej, gdyż nie należą do przepisów powszechnie obowiązujących, zaś Kolegium Orzekające jako podmiot niezależny w sferze orzeczniczej jest uprawniony, a nawet zobowiązany do samodzielnej oceny faktycznej i prawnej całokształtu sprawy, z uwzględnieniem jej konkretnych okoliczności. Na marginesie wskazał, że "Wytyczne" sformułowane zostały w początkowej fazie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, a późniejsze orzecznictwo Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych poszło w innym kierunku.

Za bezzasadny uznał także zarzut naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz 133 p.w.p., bowiem przepisy te dotyczą ustawowych warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego i ewentualnie mogłyby zostać uwzględnione w postępowaniu o unieważnienie prawa wyłącznego. Tymczasem przedmiotem postępowania administracyjnego, w wyniku którego została wydana zaskarżona decyzja, była kwestia stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Organ nie stosował powyższych przepisów i nie zostały one wskazane ani w sentencji, ani w uzasadnieniu, zatem nie mógł ich naruszyć.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia przepisów postępowania administracyjnego: art. 6, 7, 8, 9, 77, 80 i 107 k.p.a. podniósł, że skarżący nie wskazał na czym konkretnie polegało ich naruszenie i że wytknięte uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Każdy z powołanych przepisów stanowi samoistną podstawę kontroli (i ewentualnego uchylenia) zaskarżonej decyzji, w związku z czym powinien być odpowiednio umotywowany.

Na rozprawie przed tutejszym Sądem skarżący rozszerzył skargę, wnosząc alternatywnie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wskazując, że zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p. sprawy wygaśnięcia decyzji rozstrzygane są w trybie spornym, niezależnie czy kończą się merytorycznie, czy umorzeniem. Zgodnie z art. 257 p.w.p. od wydanego orzeczenia nie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U .Nr 153, poz.1269 ze zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania powyższej decyzji. Sąd administracyjny nie ocenia decyzji organu pod kątem jej słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego.

Stosownie jednak do treści art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm. dalej zwaną p.p.s.a) rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Kontrolując zaskarżoną decyzję pod kątem powyższych kryteriów stwierdzić należy, że skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie odnieść się należy do najdalej idącego wniosku, złożonego na rozprawie przed tutejszym Sądem, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. ze wskazaniem, że stronie nie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zarzut powyższy, w ocenie Sądu, jest bezpodstawny. Wprawdzie zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 3 p.w.p. sprawy wygaśnięcia decyzji rozstrzygane są w trybie spornym, co wiąże się z przeprowadzeniem rozprawy (art. 2553 ust.1), ale art. 256 ust. 1. p.w.p. do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym odsyła w sprawach nieuregulowanych do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jednakże art. 256 ust. 3 p.w.p. wyłącza zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie tylko w przypadku wydania decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.

Skarżąca miałaby rację, jeśli pierwsza decyzja organu spełniałaby jednocześnie obie wymienione przesłanki: po przeprowadzeniu rozprawy wydana zostałaby decyzja co do istoty sprawy. W sprawie niniejszej nie została spełniona druga przesłanka. Organ wprawdzie przeprowadził rozprawę, ale stwierdzając bezprzedmiotowość wniosku nie orzekał co do jego istoty, umarzając postępowanie.

Innymi słowy, wobec nie spełnienia równocześnie obu przesłanek, analiza art. 256 ust. 3 p.w.p. a contrario, pozwala stwierdzić, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony (...), stosuje się do decyzji nie rozstrzygającej sprawy co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.

Po drugie, art. 169 ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) - wskazany jako podstawa materialnoprawna wniosku o wygaszenie, którą organ był związany, stanowi jednoznacznie, iż prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Należy zatem zwrócić uwagę, że ustawodawca wyraźnie określił w cytowanej normie istnienie dwóch przesłanek dla wygaszenie znaku towarowego: nieużywanie i zarejestrowanie. Zarejestrowanie znaku stanowi zatem o jego aktualnej ochronie w dacie złożenia wniosku o wygaszenie. Innymi słowy, prawo ochronne musi istnieć.

W istocie zatem, skarżący mógłby z tej podstawy skorzystać, gdyby wcześniej nie ziścił się skutek określony w przepisie poprzednim, tj. art. 168 ust. 1 pkt 1), który stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek upływu okresu, na który zostało udzielone. Ten skutek ziścił się wcześniej ex lege, zanim skarżąca złożyła wniosek o wygaszenie.

Natomiast przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem zarejestrowanego znaku towarowego przez okres pięciu lat i dochodzeniem tego roszczenia w trybie spornym.

Przedmiotowy znak został zgłoszony do rejestracji dnia 30 sierpnia 1993 r. Jego ochrona trwała 10 lat od daty zgłoszenia i po upływie tego okresu samoistnie wygasła. W okresie trwania ochrony, czyli stanu rejestracji znaku, nie dochodzono wydania decyzji o stwierdzeniu jej wygaśnięcia. Nawet, gdyby znak był nie używany, to prawo z rejestracji nadal istniało, aż do samoistnego wygaśnięcia z upływem ustawowego okresu ochrony. Z powyższych względów decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa z rejestracji ma charakter konstytutywny, bowiem także p.w.p. przewiduje, że nieużywanie znaku przez uprawnionego nie stanowi samoistnej przesłanki wygaśnięcia jego prawa do ochrony. Niezbędny jest, w myśl art. 169 ust. 1 pkt 1) p.w.p., wniosek mającego interes prawny zainteresowanego – złożony w okresie ochrony znaku. W przeciwnym razie, uprawniony korzysta ze swojego prawa do ochrony w całym, ustawowym okresie, jego prawo podmiotowe wygasa dopiero z mocy prawa, a złożony po tej dacie wniosek konkurenta o wygaszenie, staje się bezprzedmiotowy.

Nadmienić należy, prawo z rejestracji znaku towarowego istnieje od momentu wydania decyzji, zatem powstaje na mocy konstytutywnego aktu administracyjnego, nie zaś z mocy prawa. W tym samym trybie (tj. przez wydanie decyzji) podmiotowi, któremu przysługuje uprawnienie do znaku towarowego ochrona ta powinna być odbierana. Taki pogląd wypowiedział Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie II GSK 364/06 wydanym na podstawie obowiązującej obecnie ustawy Prawo własności przemysłowej. Sąd w niniejszym składzie pogląd ten podziela, a wywody skarżącej odnośnie innego charakteru decyzji o jakiej wydanie dochodzi, uznaje za nietrafne.

Na marginesie, należy przyznać rację organowi, że okres pięciu lat nieużywania znaku towarowego w nauce prawa oraz w praktyce oznacza, że obejmuje on kolejne pięć lat poprzedzających złożenie wniosku, przy czym okres ten nie może upływać przed datą rejestracji znaku towarowego, gdyż data rejestracji znaku towarowego jest ostatecznym terminem, od którego uprawniony z rejestracji powinien rozpocząć jego używanie. Data, od której uprawniony nabywa prawa ochronne jest datą zgłoszenia znaku towarowego i od niej liczony jest 10 letni okres ochronny. Uprawniony zobowiązany jest do rozpoczęcia używania znaku towarowego od daty jego rejestracji przez Urząd Patentowy. Jest to uzasadnione z uwagi choćby na fakt, że zgłaszający do czasu uzyskania decyzji udzielającej prawo ochronne pozostaje w stanie niepewności co do skuteczności swoich działań w zakresie.

Innymi słowy, tylko przed upływem wygaśnięcia z mocy prawa skarżąca mogła skutecznie domagać się stwierdzenia wygaszenia znaku towarowego z powodu nieużywania i wówczas data wygaszenia na wniosek byłaby wcześniejsza niż wygaszenia ex lege.

Nie ulega też wątpliwości, że ustawa Prawo własności przemysłowej, podobnie jak ustawa o znakach towarowych przewiduje, że prawo z rejestracji znaku towarowego wygasa z mocy prawa wskutek upływu okresu ochrony i w tym wypadku nie wydaje się decyzji o wygaśnięciu prawa. W pozostałych sytuacjach wydaje się taką decyzję.

Wobec powyższego, Sąd podzielił argumentację organu, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego złożony do Urzędu po dacie wygaszenia z mocy prawa jest bezprzedmiotowy, bowiem w dacie 3 lutego 2005 r. prawo ochronne już nie istniało. Skoro rejestracja znaku wygasła, to prawo z niej wynikające do jego ochrony już nie istniało. W istocie zatem, sporny znak nie był już znakiem zarejestrowanym, a tylko taki może być podstawą roszczeń określonych w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., którą to podstawą prawną organ był związany.

Z powyższych względów należało podzielić pogląd wyrażony przez Urząd Patentowy, iż skarżący nie mógł skutecznie domagać się stwierdzenia wygaśnięcia znaku, którego ochrona już nie istniała. Innymi słowy, zarzut nieużywania jako podstawę wygaszenia można skutecznie podnosić w czasie trwania ochrony znaku, bowiem przesłanką wniosku o wygaszenie jest nieużywanie znaku zarejestrowanego.

W niniejszej sprawie pięcioletni okres nieużywania znaku towarowego mógł upłynąć wcześniej niż 10 letni okres ochronny, ale nikt, kto miał interes prawny w wygaszeniu chronionego znaku nie złożył przed tym terminem wniosku, w którym zarzuciłby jego nieużywanie. Po upływie terminu ochrony organ nie mógł badać kwestii nieużywania znaku, którego ochrona z rejestracji nie istniała, ustała z mocy prawa na długo wcześniej przed wnioskiem skarżącego.

Inną rzeczą jest natomiast kwestia "karencji". Do zarejestrowania podobnego znaku na rzecz innej osoby ma zastosowanie art. 132 ust.1 pkt 3 p.w.p. (muszą upłynąć 2 lata od wygaśnięcia tego prawa do złożenia kolejnego wniosku.) Innymi słowy, karencja ta nie obowiązuje, gdyby ochrona znaku wygasła na skutek wcześniejszego zarzutu nieużywania, ale w niniejszej sprawie skarżąca spóźniła się z zarzutem nieużywania, wobec samoistnego upływu 10 letniego, ustawowego okresu ochrony.

Skarżąca chciała wywieść korzystne dla siebie skutki prawne jakie dawałby jej art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p, co byłoby to możliwe wówczas, gdyby przepis ten miał zastosowanie. Wtedy jego konsekwencją byłby ust. 2 tej normy stanowiąc, że Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny.

W ocenie Sądu, art. 169 ust 1 i ust. 1 p.w.p. nie mógł mieć zastosowania wobec tego, że w okolicznościach niniejszej sprawy jako pierwszy ziścił się skutek określony w art. 168 ust. 1 pkt 1 p.w.p., czyli z mocy ustawy prawo ochronne na znak towarowy wygasło na skutek upływu okresu, na który zostało udzielone.

Taką interpretację dokonaną przez Urząd Patentowy potwierdza art. 172 p.w.p., stanowiąc, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170, w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. "Zdarzeniem" o którym mówi ustawa, w niniejszej sprawie było wygaśnięcie znaku ze względu na upływ czasu jego ochrony tj. 31 sierpnia 2003 r.

Podkreślić należy, że wbrew poglądowi skarżącej, tak jak w przepisach uchylonej ustawy o znakach towarowych, prawo ochronne wygasa na skutek upływu ochrony i zrzeczenia się prawa przez uprawnionego, przy czym rozbudowane zostały przesłanki wygaśnięcia prawa z powodu nieużywania znaku towarowego i utraty przez znak zdolności odróżniającej. Wprowadzono również nową przyczynę, jaką jest uzyskanie przez znak charakteru znaku mylącego. Nie uległa zmianie konstrukcja wygaśnięcia, charakteryzująca się tym, że z wyjątkiem okresu ochrony (prawo wygasa ex lege), konieczną przesłanka wygaśnięcia jest wydanie przez Urząd Patentowy decyzji. Zasadą jest, że prawo to wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia. (Prawo własności Przemysłowej E.Nowińska, U.Promińska, Michał Du Vall WP W-wa 2003, str. 244-245)

Skoro w niniejszej sprawie organ ustalił, że decyzja wygasła z mocy prawa, to domniemanie istnienia prawa ochronnego w dacie złożenia wniosku o wygaszeniu zostało obalone. Na rozprawie administracyjnej poinformował o wygaszeniu rejestracji z mocy prawa, zatem istniały przesłanki do zastosowania art. 105 § 1 k.p.a. Sporny znak nie podlegał zatem już ochronie, czyli nie był zarejestrowany, to bezprzedmiotowe było, w świetle art. 169 ust. 1 pkt 1) p.w.p., dochodzenie jego wygaszenia. Nie istniał bowiem przedmiot postępowania spornego jaki jest przewidziany do dochodzenia tego roszczenia.

Sąd podzielił też pogląd organu co do nietrafności zarzutu naruszenia art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz 133 p.w.p., przepisów dotyczących ustawowych warunków wymaganych do udzielenia prawa ochronnego. Przedmiotem postępowania administracyjnego, w wyniku którego została wydana zaskarżona decyzja, była kwestia stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego i organ nie stosował wskazanych norm ani w jej sentencji, ani w uzasadnieniu, zatem nie mógł ich naruszyć.

Sad nie stwierdził także naruszenia przepisów postępowania administracyjnego: art. 6, 7, 8, 9, 77, 80 i 107 k.p.a., przy czym skarżąca nie wskazała na czym konkretnie polegało naruszenie tych norm w sposób, który miałby istotny wpływ na wynik sprawy, a tylko taka podstawa umożliwiała wyeliminowanie zaskarżonych decyzji z obrotu prawnego.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł na mocy art. 151 p.p.s.a. o oddaleniu skargi.