Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2007 r. sprawy ze skargi P. B. P., S. P., J. D. sp. j. z siedzibą w K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 206 r., Nr [...], po rozpoznaniu na rozprawie sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BI-KOR nr R-151731 udzielonego na rzecz p. E. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą B., z siedzibą w G., na skutek sprzeciwu wniesionego przez pp. B. P., S. P. i J. D. – P., Spółka jawna, z siedzibą w K., na podstawie m.in. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 7, z późn. zm.), w związku z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oddalono sprzeciw.

W uzasadnieniu przypomniano, iż P. B. P., S. P. i J. D. Spółka jawna z siedzibą w K. (sprzeciwiający się) wniosło w dniu [...] marca 2005 r. sprzeciw wobec decyzji Urzędu Patentowego RP o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy BI-KOR nr R-151731 na rzecz E. K., B., G. z pierwszeństwem według daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP, tj. [...] kwietnia 2000 r.

Zdaniem sprzeciwiającego się udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy BI-KOR nr R-151731 nastąpiło z naruszeniem przepisu art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Sprzeciwiający się uzyskał prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny BI-ES nr R-137322 dla towarów w klasie towarowej 03, tj. dla oznaczania szeroko rozumianych kosmetyków z pierwszeństwem określonym datą [...] listopada 1999 r., a więc wcześniejszym.

Znak towarowy BI-KOR został zarejestrowany dla towarów w klasie 03 (produkty kosmetyczne), w klasie 05 (preparaty farmaceutyczne dla celów kosmetycznych) oraz dla usług w klasie 41 (organizowanie i prowadzenie pokazów kosmetycznych i makijażu w celach konkursowych i edukacyjnych).

Towary których dotyczą porównywane znaki w klasie 03 są identyczne, towary, których dotyczy znak BI-KOR w klasie 05, są towarami tego samego rodzaju co środki kosmetyczne w klasie 03, nie są bowiem produktami służącymi ochronie zdrowia, nie są wydawane na receptę, co mogłoby mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów; w przypadku usług "organizowania i prowadzenia pokazów kosmetycznych i makijażu w celach konkursowych i edukacyjnych" w klasie 41, to kojarzą się one jednoznacznie z użyciem towarów z klasy 03. Towary (i usługi) porównywanych znaków towarowych są więc towarami tego samego rodzaju.

Oznaczenia BI-ES i BI-KOR są dwusylabowe, przy czym pierwsza sylaba jest identyczna, zatem różnice występujące pomiędzy oznaczeniami z łatwością mogą być pominięte przez odbiorców. Ponadto sylaby i pierwsze litery mają większe znaczenie niż zakończenia słów. Zatem oznaczenia są także podobne.

Dodatkowo, firma uprawnionego wykorzystała pomysł sprzeciwiającego się oddzielenia pierwszej sylaby BI od drugiego członu za pomocą myślnika.

Udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nastąpiło także z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Działania firmy uprawnionego wskazują bowiem, że próbuje ona wykorzystać renomę firmy sprzeciwiającego się.

Uzasadniając naruszenie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych sprzeciwiający się wskazał, że:

- prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął pod nazwą [...] w 1990 r., a od 1996 r. działalność jest kontynuowana pod nazwą [...] i swoje wyroby, a także usługi, były oznaczane znakiem BI-ES;

- obecnie jest to jeden z największych producentów wyrobów kosmetycznych.

Jako dowody w zakresie zarzutu z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych sprzeciwiający się przedstawił wydruki ze strony internetowej oraz faktury i zgłoszenia potwierdzające udział w targach kosmetycznych w Polsce i zagranicą, a także raport z badań rynkowych [...] za 2004 r.

Uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw uznał go za niezasadny. Ustosunkowując się do poszczególnych zarzutów i argumentów sprzeciwu podniósł, iż sporny znak towarowy nie jest podobny do znaku towarowego BI-ES w takim stopniu, że mógłby wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Nie są bowiem podobne towary, których znaki dotyczą. Towary oferowane pod znakiem BI-ES są w branży rozpoznawane jako tak zwane "perfumerie". Zaś towary oferowane pod znakiem BI-KOR są w branży rozpoznawane jako tak zwane "stałopostaciowe profesjonalne kosmetyki kolorowe" i są adresowane do profesjonalnych odbiorców.

Zdaniem uprawnionego nietrafna jest teza, że organizowanie i prowadzenie pokazów kosmetycznych w celach konkursowych i edukacyjnych (klasa 41) kojarzy się jednoznacznie z użyciem towarów z klasy 03. Teza ta nie została poparta żadnymi dowodami.

Uprawniony wskazał także, że znak BI-KOR funkcjonował znacznie wcześniej niż znak BI-ES. Znak ten został zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP już w marcu 1995 r., a więc na 4 lata przed zgłoszeniem znaku BI-ES, lecz zgłoszenie to upadło z powodu przejściowych trudności finansowych. Ponownie znak BI-KOR został zgłoszony w kwietniu 2000 r. Nie może więc być mowy o powieleniu koncepcji znaku BI- ES.

Uprawniony zanegował też zarzut o naruszeniu art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Skoro bowiem znak BI-KOR zaistniał w 1992 r. i wcześniej niż BI-ES, bo w marcu 1995 r. został po raz pierwszy zgłoszony w Urzędzie Patentowym, to zarzut wykorzystania renomy sprzeciwiającego się jest nietrafny. Sprzeciwiający się działalność pod firmą [...] rozpoczął bowiem od 1996 r. To znakowi BI-KOR można przypisać miano znaku sławnego, gdyż uzyskał on kilkadziesiąt nagród i dyplomów, z czego 15 zostało dołączonych do odpowiedzi na sprzeciw.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] lipca 2006 r. strony podtrzymały swoje stanowiska przedstawione wcześniej.

Dodatkowo sprzeciwiający się podkreślił, że działalność gospodarczą pod nazwą [...] rozpoczął w 1990 r. i na tę okoliczność przedłożył odpis zaświadczenia Urzędu Miasta I. Wskazał też, że obecnie kosmetyki zapachowe firmy stanowią 10 % udziału tych wyrobów znajdujących się na rynku.

Zwrócił też uwagę, że dowody przedłożone przez uprawnionego dotyczą roku 2000.

Urząd Patentowy po rozpoznaniu sprawy oddalił sprzeciw z następujących przyczyn. Zgodnie z art. 247 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo własności przemysłowej sprawa podlega rozpoznaniu jak wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż sprzeciw został uznany przez uprawnionego za niezasadny.

W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Z treści wymienionego przepisu wynika, że kwestię podobieństwa porównywanych znaków towarowych rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, przy czym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest rezultatem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń. Dla stwierdzenia mylącego podobieństwa niezbędne jest stwierdzenie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów i podobieństwa oznaczeń. Przy ocenie podobieństwa należy również brać pod uwagę warunki obrotu gospodarczego, w jakich funkcjonują znaki i towary nimi oznaczane. Porównywane znaki towarowe niewątpliwie są przeznaczone do oznaczania kosmetyków w klasie 3. Wprawdzie uprawniony twierdzi, że kosmetyki, których jest producentem należą do specyficznej grupy kosmetyków, które należą do tzw. "stałopostaciowych profesjonalnych kosmetyków kolorowych" i są adresowane do profesjonalnych odbiorców, ale argument ten nie ma istotnego znaczenia, ponieważ należy brać pod uwagę towary, do oznaczania których znak został zarejestrowany, a nie towary faktycznie tym znakiem oznaczane dotychczas. Uprawniony może bowiem oznaczać znakiem BI-KOR dowolne kosmetyki. Kosmetyki w klasie towarowej 5, określone jako preparaty farmaceutyczne dla celów kosmetycznych, a także usługi w klasie 41, polegające na prowadzeniu pokazów kosmetycznych i makijażu, również należy zaliczyć do tego samego rodzaju. Kosmetyki te jako nie wydawane pod specjalnym nadzorem, gdyż nie są wydawane na receptę, mogą być nabywane i stosowane nie tylko przez personel specjalistyczny, należy uznać za towary tego samego rodzaju. W doktrynie zaś usługi, jeżeli są związane bezpośrednio z określonymi towarami, uważa się za tego samego rodzaju, co towary bezpośrednio związane z tymi usługami. Sama przynależność do określonej klasy towarowej nie przesądza o jednorodzajowości towarów/usług.

Natomiast oznaczenia porównywanych znaków towarowych, zdaniem Urzędu Patentowego RP, nie są podobne do siebie w stopniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Oznaczenia te różnią się istotnie zarówno pod względem wizualnym, fonetycznym, jak i znaczeniowym.

Wprawdzie znak BI-ES jest znakiem towarowym słowno-graficznym, w którym litera "i" jest przedstawiona w postaci stylizowanego ornamentu roślinnego z trójką liści i ma barwę zieloną, ale w oznaczeniu tym grafika nie jest elementem dominującym. W doktrynie oraz w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że w znakach towarowych słowno-graficznych większe znaczenie mają słowa, chyba że dominuje w nich grafika. W rozpatrywanej sprawie dominującymi elementami są wyrazy bi-es i bi-kor.

Przekonanie sprzeciwiającego się o mylącym podobieństwie porównywanych znaków towarowych oparte jest na tym, że podobne są pierwsze człony oznaczeń. Otóż zasada ta nie ma rozstrzygającego znaczenia; ma ona jedynie pomocnicze znaczenie. W rzeczywistości rozstrzygające znaczenie ma ogólne wrażenie, które znaki wywołują, a w szczególności elementy odróżniające i dominujące. Przeciętny konsument z reguły postrzega znak jako pewną całość, nie zwracając uwagi na szczegóły, które je różnią (vide: wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r., C-342/97 – "Lloyd", GRUR Int. 1999, s. 734). W rozważanym przypadku element "bi" w porównywanych znakach ma znaczenie podrzędne. W języku polskim bowiem element "bi" jest używany często w znaczeniu łacińskiego słowa "bis", które jest znane powszechnie. Przykładowo: bimetal (łac. "bis" dwa razy) oznacza układ dwóch różnych metali spojonych ze sobą, że tworzą jedną mechaniczną całość; binarny (od łac. binarius - zawierający dwie jednostki) podwójny, złożony z dwóch jedności; binormalny (złoż. łac. "bis" dwa razy i normalny) (vide: "Słownik wyrazów obcych", PIW, Warszawa 1965). Oznaczenia BI-ES i BI-KOR można więc odczytać jako "podwójne es" i "podwójny kor".

Wiodące znaczenie w znakach BI-ES i BI-KOR mają więc elementy "ES" i "KOR", a jako całość wyrazy BI-ES i BI-KOR różnią się w trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej w sposób wyraźny. Warunek podobieństwa oznaczeń porównywanych znaków towarowych nie jest więc spełniony.

Brak jest też podstaw dla twierdzenia, że uprawniony naśladuje znak sprzeciwiającego się przez zapis wyrazu z użyciem myślnika. Niewątpliwie sprzeciwiający się nie jest pierwszym twórcą takiego zapisu. Na tę okoliczność uprawniony powołał się na wiele zgłoszeń takiego zapisu wyrazów, i to z użyciem elementów "BI" (np.BI-FLON, BI-58, BI-NOVUM, BI-STAL, BI-KAT, BI-FI). Zarzut o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy BI-KOR nr R-151731 z naruszeniem art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych jest więc niezasadny. Brak jest natomiast jakichkolwiek podstaw prawnych do rozstrzygania przez Urząd Patentowy kwestii naruszenia renomy firmy sprzeciwiającego się (na stronie 4 sprzeciwu). Uzasadniając zarzut z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stwierdza się jedynie, że: "Działania firmy BI- KOR wskazują bowiem, że próbuje ona, wykorzystując renomę mojego Mocodawcy, wprowadzać na rynek identyczne towary opatrując je znakiem łudząco podobnym do znaku zarejestrowanego na rzecz mojego Mocodawcy".

Brak jest również wystarczających podstaw dla uznania zarzutu za zasadny, jeśli przyjąć, iż chodzi o to, że udzielenie prawa ochronnego na sporny znak towarowy nastąpiło z naruszeniem zasad współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych) przez to, iż uprawniony ubiegając się o rejestrację spornego znaku, zmierzał do wykorzystania renomy znaku towarowego BI-ES sprzeciwiającego się. Wprawdzie przepisy ustawy o znakach towarowych nie stwarzają wprost żadnych szczególnych uprawnień wiążących się z renomą znaku towarowego, niemniej w doktrynie i orzecznictwie przyjęto, że Urząd Patentowy powinien odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 8 pkt 1 powołanej ustawy, gdy ubieganie się o rejestrację zmierza do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego. Uważa się przy tym, że renoma znaku towarowego oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową, zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to kryterium odwołujące się raczej do szczególnej jakości znaku. Renomowanym znakiem jest więc znak, który realizuje funkcję przyciągania klienteli, dla której towar jest przeznaczony. Niewątpliwie strona powołująca się na renomę swojego znaku towarowego powinna w toku postępowania wykazać tak rozumianą renomę znaku towarowego (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 997/04). W wyroku z dnia 26 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 718/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, powołując się na prawo europejskie, wskazał że "Na pierwszy plan wysuwa się podobieństwo między znakami i siła odróżniająca znaku zarejestrowanego (przeciwstawionego), jako że wyrażenie: "mający renomę" zakłada określony stopień znajomości znaku wśród istotnej części odbiorców, a w szczególności: udział w rynku, intensywność używania wcześniejszego znaku, zasięg terytorialny i czasowy używania znaku, koszty poniesione na reklamę i promocję wcześniejszego znaku. Renomowany znak towarowy w świetle orzecznictwa europejskiego to taki, który jest znany istotnej części właściwych (relewantnych) odbiorców". Sprzeciwiający się nie przedstawił dowodów, które świadczyłyby, że znak towarowy Bi-ES cieszył się tak rozumianą renomą, przy czym renoma znaku towarowego BI-ES powinna być wykazana na dzień pierwszeństwa spornego znaku towarowego, tj. [...] kwietnia 2000 r. Tymczasem dowód nr 1, mający świadczyć o jakości towarów oznaczanych znakiem towarowym BI-ES, w ogóle nie jest opatrzony datą. Ponadto zawarta jest w nim opinia sprzeciwiającego się, a nie opinia odbiorców i/lub odpowiednich instytucji.

Dowód nr 3, dotyczący udziału towarów w rynku oznaczanych znakiem BI-ES, odnosi się do roku 2004, jest więc dowodem niemiarodajnym w sprawie. Dokumenty oznaczone przez sprzeciwiającego się jako dowód nr 2 o udziale w targach i wystawach w znakomitej większości odnoszą się do lat 2001-2004, zatem w swojej większości są także nieadekwatne, a w szczególności nie są wystarczające dla wykazania, że znak towarowy BI-ES był znany wśród istotnej części relatywnych odbiorców, że towary nim oznaczane charakteryzowała szczególna jakość, że charakteryzowała go duża siła przyciągania klientów.

Powołaną wyżej decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2006 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sprzeciwiający się.

Zaskarżonej decyzji sprzeciwiający się zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa materialnego i przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

- art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz. U. nr 5, poz. 17 z późn. zm.), poprzez jego błędną wykładnię oraz

- art. 237 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu rzecznika patentowego bez prawidłowego umocowania

i w związku z tymi zarzutami wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W uzasadnieniu, po przedstawieniu stanu sprawy podniesiono, że w obydwu porównywanych oznaczeniach dominującym elementem jest pierwszy, identyczny człon obydwu oznaczeń, tj. BI-, a szczegółami odróżniającymi te oznaczenia są różne zakończenia.

Wyrazy BI-ES i BI-KOR mają wspólny początek, co stwarza poważne ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczanych tymi znakami jednorodzajowych towarów. Jak przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy porównywanych oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje z reguły w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje" (tak R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997, str. 91). Przy wyborze produktu kieruje się on "jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem odrębnych rozbieżności" (op. cit.). Podobne poglądy wyrażone są również w powołanym przez Urząd Patentowy RP orzeczeniu Lloyd, gdzie uznaje się m.in., że "przeciętny konsument rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania oznaczeń, ale musi w swojej ocenie zaufać niedoskonałemu obrazowi oznaczeń zachowanemu w pamięci". W praktyce obrotu konsument porównuje zatem zazwyczaj dominujące elementy oznaczeń, które najlepiej utrwalają się w jego pamięci.

Pogląd, iż identyczne początki elementów słownych mają duże znaczenie dla uznania istnienia podobieństwa między porównywanymi znakami, natomiast różnice w zakończeniach są znacznie mniej istotne, przywołuje m.in. prof. R. Skubisz. Autor ten podniósł, iż "w nauce prawa zwraca się uwagę, że znacznie mniejsze znaczenie niż pierwsze litery i sylaby mają (...) zakończenia słów. Z reguły bowiem wizualnie i fonetycznie odbiorca zwraca mniejszą uwagą na końcowe fragmenty słowa. (op. cit., str. 92).

W świetle powyższych poglądów wspólny dla obydwu porównywanych oznaczeń początek BI- powinien zostać uznany za element dominujący, decydujący o ocenie podobieństwa. Urząd Patentowy RP dokonał jednak błędnej wykładni przepisu art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, gdyż wbrew przyjętej praktyce dotyczącej porównywania oznaczeń odmówił przyznaniu temu przedrostkowi znaczenia dominującego w porównywanych znakach. Podejście Urzędu Patentowego i odstąpienie od ustalonej praktyki ma być uzasadnione tym, że przedrostek BI- ma znaczenie podrzędne, jako że w języku polskim używany jest często w znaczeniu powszechnie znanego łacińskiego słowa bis (łac. dwa razy), przez co mniejsza jest jego zdolność odróżniająca. Dla potwierdzenia powyższego stanowiska Urząd Patentowy RP podaje przykłady wyrazów, w których przedrostek BI występuje w takiej właśnie funkcji, tj. "bimetal" (układ dwóch metali), "binormalny" (dwa razy i normalny) i "binarny" (złożony z dwóch całości).

Przyjęty przez Urząd Patentowy RP pogląd nie może się ostać. Urząd Patentowy RP zdaje się bowiem wychodzić z założenia, że w języku polskim przedrostek BI występuje wyłącznie w opisanej wyżej funkcji i odczytywany jest jako "podwójny, -a, -e". Pogląd ten wymaga istotnej korekty. Rzeczywiście, w podanych przez Urząd Patentowy RP przykładowych słowach przedrostek BI- występuje we wskazanej funkcji. Z drugiej strony można jednak wskazać liczne przykłady wyrazów, w których przedrostek BI funkcji takiej nie spełnia. Żaden konsument nie będzie bowiem postrzegał np. słowa "bieda" jako "podwójna bieda", biedronka" jako "podwójna biedronka" czy "bigos" jako "podwójny gos". Takie przykłady można by mnożyć, podobnie, jak można wskazać więcej wyrazów, w których przedrostek BI- występuje we wskazanym przez Urząd Patentowy RP znaczeniu. Porównanie tych zestawień prowadzi do wniosku, że rola przedrostka BI- i sposób jego postrzegania przez odbiorcę zależy od tego, czy pozostała część wyrazu ma określone znaczenie. Dotyczy to również powołanych przykładowo przez Urząd Patentowy RP wyrazów "bimetal" czy "binormalny", w których obok przedrostka BI- występują dodatki o określonym, łatwo dostrzegalnym znaczeniu (słowa "metal", "normalny"). Nieco inaczej jest w przypadku słowa binarny, jak jednak wskazuje sam Urząd Patentowy RP, jest to słowo pochodzące od łacińskiego binarius. W przeciwieństwie do wyrazów "bimetal" i "binormalny" słowo "binarny" nie powstało przez połączenie słowa polskiego z przedrostkiem BI-, ale przez spolszczenie obcego przymiotnika, a zatem powinno ono podlegać odmiennej ocenie. Wątpliwa jest zresztą trafność doboru słów, które według Urzędu miały się przeciętnemu polskiemu konsumentowi kojarzyć z przedrostkiem bi, gdyż słowa "bimetal", "binormalny" i "binarny" należą do terminologii specjalistycznej, używanej przez fizyków i matematyków. Trudno przyjąć, iż w tej właśnie grupie profesjonalistów należy upatrywać przeciętnych nabywców kosmetyków i perfum. Tymczasem zgodnie z definicją słownikową bi- w złożeniach oznacza dwa, trwający dwa" itp. (W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych", Muza S.A., Warszawa 1999). Aby jednak można było mówić o złożeniu, dodane do przedrostka elementy słowne również muszą mieć określone znaczenie. W przedmiotowej sprawie elementy "es" i "kor" żadnego znaczenia nie mają, w związku z czym przedrostek BI- nie będzie postrzegany jako wskazanie na ich podwójny charakter.

Na podstawie wcześniejszych wywodów Urząd Patentowy RP konstatuje, że konsument będzie odczytywał oznaczenia BI-ES i BI-KOR jako "podwójne es" i "podwójny kor". Konkluzja taka budzi oczywiste pytanie czym są owe "es" i "kor". W słownikach próżno szukać definicji tych wyrazów, nie przedstawia ich również Urząd Patentowy RP. Podsumowując, rola przedrostka BI- uzależniona jest od znaczenia pozostałej części wyrazu, w którym przedrostek ten funkcjonuje. W słowach, w których pozostała część warstwy słownej nie ma określonego znaczenia, przedrostek bi- jest jedynie początkiem wyrazu, a nie odpowiednikiem łacińskiego "dwa razy". Podobna sytuacja występuje zresztą w przypadku partykuły "nie", niewątpliwie lepiej znanej niż pochodzący z łaciny przedrostek "bi". Inna jest rola przedrostka "nie;" w takich wyrazach jak "niezgoda" czy "nieprędko", a inna w przypadku takich słów jak "niedźwiedź" czy "Niemiec". Nie można, wzorem Urzędu Patentowego RP, rozszerzać podrzędnego znaczenia przedrostka BI na wszelkie słowa, w których przedrostek ten występuje. W przedmiotowej sprawie przedrostek BI nie będzie postrzegany jako łacińskie "dwa", ze względu na fantazyjny charakter dołączonych do niego zakończeń. Na postrzeganie tego przedrostka przez odbiorcę nie ma również wpływu obecność w obydwu oznaczeniach myślnika, jest to bowiem okoliczność przyczyniająca się do zwiększenia, a nie zmniejszenia podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami.

Rola i znaczenie poszczególnych elementów słownych porównywanych oznaczeń nie wpływa zatem na ich dominujący lub podrzędny charakter. Na charakter ten wpływa natomiast kolejność w jakiej elementy te występują. W związku z powyższym, w świetle powołanych wyżej poglądów doktryny i orzecznictwa, za dominujący w obydwu porównywanych oznaczeniach należy uznać wspólny przedrostek BI- występujący jako pierwszy, najbardziej zauważalny element, natomiast dodatki "ES" i "KOR" będą miały znaczenie drugorzędne. Mając więc na uwadze, że o podobieństwie między oznaczeniami decydują ich dominujące elementy, a za takie, zgodnie z przyjętą praktyką, uznaje się początki słów, należy uznać, że znaki BI-ES i BI-KOR to oznaczenia łudząco podobne.

W odpowiedzi na sprzeciw rzecznik patentowy działający w imieniu uprawnionego do znaku BI-KOR, próbując wykazać małe znaczenie przedrostka BI z myślnikiem przy ocenie podobieństwa znaków, podał przykłady oznaczeń zawierających przedrostek BI-, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP. Wskazane zostały znaki: BI-FLON nr R-48493, klasa 7; BI-58 nr R-50701, klasa 5; BI-OSTEOGEN nr R-56988, klasa 10; BI-NOVUM nr R-58216, klasa 5; BI nr R-58216, klasa 25;

BI-STAL nr R-82616, klasy 1 i 16; BI-KAT nr R-90523, klasa 11; BI-FI nr R-104046, klasa 29.

W uzasadnieniu decyzji Urząd Patentowy RP przywołał wskazany pogląd i powołał niektóre z powyższych znaków (BI-FLON, BI-58, BI-NOVUM, BI-STAL, BI-KAT i BI-FI).

Wymienione znaki te zostały jednak zarejestrowane dla różnych towarów zawartych w różnych klasach towarowych, podczas gdy w rozpatrywanej sprawie jednorodzajowość towarów została przez Urząd Patentowy RP uznana. l tak, znak BI-58 został zarejestrowany dla farmaceutyków, środków dezynfekcyjnych i środków do tępienia szkodników, znak BI został zarejestrowany dla wyrobów pończoszniczych, znak BI-STAL dla klejów, znak BI-KAT dla aparatury do uzdatniania parametrów atmosfery pomieszczeń oraz oczyszczania i ochrony środowiska naturalnego, a znak BI-FI dla produktów spożywczych. Ochrona znaków BI-FLON, BI-OSTEGON i BI-NOVUM wygasła ponad 10 lat temu, a ich wykazy towarów nie są dostępne w bazie znaków towarowych Urzędu Patentowego RP, co nie pozwala odnieść się do kwestii rodzaju towarów wymienionych w ich wykazach. Należy natomiast podkreślić, że w znakach tych drugie człony FLON, OSTEGON i NOVUM są dłuższe i bardziej istotne w ocenie podobieństwa niż dodatki ES i KOR, oceniane w rozpatrywanej sprawie. W związku z powyższym powołane w odpowiedzi na sprzeciw, a powtórzone przez Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu decyzji przykłady zarejestrowanych znaków towarowych nie mogą stanowić argumentu potwierdzającego praktykę rejestrowania znaków towarowych zawierających przedrostek BI-. Mogą one co najwyżej potwierdzać taką praktykę w odniesieniu do oznaczeń przeznaczonych dla różnorodzajowych towarów. Podsumowując, w świetle powyższego należy uznać, że znaki BI-ES i BI-KOR to znaki podobne w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogą one wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Ponadto znaki te przeznaczone są do oznaczania towarów (usług) tego samego rodzaju, która to okoliczność została przez Urząd Patentowy RP przyznana. Należy zatem skonstatować, że w przedmiotowej sprawie spełnione zostały obydwie przesłanki zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych. Wszystkie powyższe argumenty dowodzą, iż Urząd Patentowy RP zastosował błędną wykładnię wskazanego przepisu tej ustawy, a zatem przedmiotowa decyzja powinna zostać uchylona.

Odnośnie zarzutu naruszenia przepisu art. 237 ust. 2 ustaw – Prawo własności przemysłowej. Zaskarżanej decyzji zarzucono naruszenie tego przepisu poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze pełnomocnika strony rzecznika patentowego bez prawidłowego umocowania.

Zgodnie z przepisem art. 237 ust. 2 Prawa własności przemysłowej "Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i dołączone do akt przy dokonywaniu pierwszej czynności prawnej".

W rozpatrywanej sprawie stroną postępowania administracyjnego przed Urzędem Patentowym RP była p. E. K. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P., uprawniona do znaku towarowego BI-KOR nr R-151731. W przeprowadzonym postępowaniu p. E. K. była reprezentowana przez rzecznika patentowego p. A. J., jednak pełnomocnictwo stanowiące podstawą tej reprezentacji nie zostało podpisane przez stronę. Podpis widniejący na pełnomocnictwie jest częściowo nieczytelny, nie jest to jednak podpis p. K. Ze względu na nieczytelność podpisu skarżąca nie mogła z całą pewnością stwierdzić, kto podpisał dokument pełnomocnictwa. Mogła jedynie przypuszczać, że była to p. M. W., której podpis widnieje na załączniku nr 4 do odpowiedzi na sprzeciw z dnia [...] czerwca 2005 r. Ponadto podpis ten został złożony z adnotacją "z upoważnienia", a w aktach sprawy brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, która podpisała dokument do udzielenia rzecznikowi patentowemu pełnomocnictwa do występowania w imieniu strony w przedmiotowej sprawie.

Dopuszczenie do występowania w imieniu uprawnionego rzecznika patentowego bez prawidłowego umocowania stanowi rażące naruszenie przepisów proceduralnych, a decyzja będąca wynikiem postępowania powinna zostać unieważniona, gdyż została podjęta w wyniku wadliwie przeprowadzonego postępowania.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o uznanie skargi za nieuzasadnioną i stwierdził, odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, iż ocena podobieństwa znaków towarowych oparta została na wnikliwej analizie, dokonanej przez Urząd, całokształtu przedstawionego w sprawie materiału dowodowego - co zostało przedstawione w uzasadnieniu decyzji. W swej decyzji Urząd Patentowy prawidłowo ocenił stopień podobieństwa porównywanych znaków, na różnice między nimi na tyle dominujące nad cechami wspólnymi, że stopień podobieństwa nie stwarza ryzyka pomyłki w obrocie.

Zgodnie z przepisem art. 80 K.p.a. ocena ta należy do organu (Urzędu Patentowego w trybie spornym) a nie do stron. Nie jest zatem wystarczające przekonanie strony o możliwości oceny odmiennej, niż przedstawiona przez Urząd w motywach decyzji. Postępowanie sporne przeprowadzone na podstawie swobodnej (ale nie dowolnej) ocenie dowodów jest prawidłowe.

Kolejna kwestia poruszona przez skarżącego, dotycząca renomy jego firmy (uzasadnienie decyzji str.7 i 8) jako nieudowodniona przez skarżącego nie była brana pod uwagę - przesłanka renomy firmy wymaga udokumentowania na co zwraca uwagę zarówno doktryna, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Zarzut natury formalnej, dotyczący według skarżącego nieprawidłowego dokumentu j pełnomocnictwa, jest w całości nieuzasadniony. W aktach sprawy [...] znajduje się pełnomocnictwo wystawione dla rzecznika patentowego A. J. przez P. podpisane z upoważnienia obok pieczątki firmy. Oryginał pełnomocnictwa znajduje się w aktach dotyczących znaku towarowego BI-KOR nr R-151731. Pełnomocnictwo to nie było kwestionowane w toku postępowania spornego, ani przez uprawnionego do znaku, ani skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego z dnia z dnia [...] lipca 206 r., oddalającej sprzeciw wniesiony przez pp. B. P., S. P. i J. D. – P., Spółka jawna, o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BI-KOR nr R-151731, udzielony na rzecz p. E. K., prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P..

Przedmiotem zaskarżonej decyzji były dwa znaki towarowe: BI-KOR wobec którego sprzeciw wniosła firma posługująca się znakiem BI-ES. Oba znaki mają charakter fantazyjny, nie mają desygnatu w rzeczywistości, mają charakter abstrakcyjny i w istocie nie mają żadnego odrębnego znaczenia. Firma dysponująca znakiem BI-ES zarzuciła, iż rejestracja znaku BI-KOR została dokonana z naruszeniem art. art. 9 ust. 1 pkt 1, a także z naruszeniem art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, zgodnie z którym niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, który jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. W ocenie sprzeciwiającej się owa sprzeczność z zasadami współżycia społecznego przejawia się w tym iż firmy uprawnionego próbuje wykorzystać renomę firmy sprzeciwiającego się.

Towary, których dotyczą porównywane znaki są w istocie tego samego rodzaju. Oznaczenie BI-ES nakładane jest na produkty klasy 3 (produkty kosmetyczne), zaś znak BI-KOR został zarejestrowany dla towarów w klasie 3 (produkty kosmetyczne), w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne dla celów kosmetycznych) oraz dla usług w klasie 41 (organizowanie i prowadzenie pokazów kosmetycznych i makijażu w celach konkursowych i edukacyjnych).

Urząd Patentowy trafnie ustalił, że towary, których dotyczą porównywane znaki w klasie 3 są identyczne, towary, których dotyczy znak BI-KOR w klasie 05, są towarami tego samego rodzaju co środki kosmetyczne w klasie 3, nie są bowiem produktami służącymi ochronie zdrowia, nie są wydawane na receptę, co mogłoby mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów; w przypadku usług "organizowania i prowadzenia pokazów kosmetycznych i makijażu w celach konkursowych i edukacyjnych" w klasie 41, to kojarzą się one jednoznacznie z użyciem towarów z klasy 03. Towary (i usługi) porównywanych znaków towarowych są więc towarami tego samego rodzaju.

Podstawowy zarzut sprzeciwiającego się sprowadza się do stwierdzenia, że oznaczenia BI-ES i BI-KOR są dwusylabowe, przy czym pierwsza sylaba jest identyczna, oddzielona od drugiego członu myślnikiem, a zatem różnice występujące pomiędzy oznaczeniami z łatwością mogą być pominięte przez odbiorców. Ponadto sylaby i pierwsze litery mają większe znaczenie niż zakończenia słów. Zatem oznaczenia są także podobne.

Rozpatrując sprawę Urząd Patentowy RP trafnie uznał, iż dla stwierdzenia mylącego podobieństwa niezbędne jest stwierdzenie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów i podobieństwa oznaczeń. Jednorodzajowość towarów nie ulegała co do zasady wątpliwości. Uwaga Urzędu skupiła się więc na rozważeniu podobieństwa oznaczeń. W wyniku tych rozważań Urząd uznał, że oznaczenia porównywanych znaków towarowych nie są podobne do siebie w stopniu mogącym wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Oznaczenia te, w ocenie Urzędu Patentowego RP różnią się istotnie zarówno pod względem wizualnym, fonetycznym, jak i znaczeniowym.

Urząd Patentowy trafnie wskazał, iż przekonanie sprzeciwiającego się o mylącym podobieństwie porównywanych znaków towarowych oparte jest na tym, że podobne są pierwsze człony oznaczeń. Zasada ta nie ma jednak rozstrzygającego znaczenia. Ma ona jedynie pomocnicze znaczenie. W rzeczywistości rozstrzygające znaczenie ma ogólne wrażenie, które znaki wywołują, a w szczególności elementy odróżniające i dominujące. Przeciętny konsument z reguły postrzega znak jako pewną całość, nie zwracając uwagi na szczegóły, które je różnią. W rozpatrywanym przypadku przedrostki BI-, występujące w obu znakach, niejako się znoszą, a jako całość wyrazy BI-ES i BI-KOR różnią się w trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej w sposób wyraźny. Warunek podobieństwa oznaczeń porównywanych znaków towarowych nie jest więc spełniony.

Sąd nie ma zastrzeżeń do powyższych ustaleń gdyż uważa, że jeżeli po przedrostku BI- nie występuje człon o charakterze opisowym, co wyklucza m.in. tzw. rodzinę znaków towarowych (znaki seryjne), to w przypadku znaków fantazyjnych wspólny przedrostek BI- nie może decydować o podobieństwie tak różnych znaków jak BI-ES i BI-KOR - w każdej z trzech porównywalnych płaszczyzn.

Za zbędne należy uznać rozważania Urzędu Patentowego dotyczące łacińskiego źródłosłowu przedrostka BI- i łączenia jego treści ze znaczeniem "podwójny". Jeszcze bardziej chybione są rozważania językowe sprzeciwiającego się, który nie sięga w porównaniach do przedrostka BI-, lecz odnosi go do pierwszych liter wyrazów, w których litery bi- stanowią nie przedrostek, lecz część rdzenia wyrazu (np. bieda, biedronka, bigos). Zarówno uprawniony ze znaku BI-KOR, jak i sprzeciwiający się, dysponujący znakiem BI-ES mają własne poglądy tłumaczące genezę przyjętych przez nich znaków, a zwłaszcza przedrostka BI-. Z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy kwestia ta nie ma jednak żadnego znaczenia, gdyż decyduje fakt, iż jako całość wyrazy BI-ES i BI-KOR różnią się w trzech płaszczyznach - wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej w sposób wyraźny, wyłączający możliwość pomyłki co do źródeł pochodzenia oznaczonych nimi towarów. A ponadto oba człony tych znaków mają charakter fantazyjny (abstrakcyjny) i przypisanie jakiejkolwiek treści pierwszej części tych oznaczeń nie nada nowego sensu (w ogóle sensu) ich całości.

Trafnie też Urząd Patentowy odrzucił zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych uznając, że renoma znaku BI-ES nie została w sposób należyty uzasadniona.

Sąd zaakceptował również wytłumaczenie Urzędu i uprawnionego odnoszące się do podpisania pełnomocnictwa w sprawie, pozostawiając ten zarzut bez komentarza.

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 127, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.