Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska Sędziowie: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędzia WSA Piotr Borowiecki (spr.) Protokolant: Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2008 r. sprawy ze skargi Z. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy NIZOPOL nr R-152880 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej spółki Z. z siedzibą w L. kwotę 1.600,-zł (tysiąc sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2007 r., nr [...], Urząd Patentowy RP, działając w trybie postępowania spornego oraz powołując się na przepisy art. 132 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej także p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku spółki J. z siedzibą w N., S. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy NIZOPOL o numerze R-152880, udzielonego na rzecz Z. z siedzibą w L. - unieważnił prawo ochronne na w/w znak towarowy NIZOPOL nr R-152880.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu [...] listopada 2005 r. do Urzędu Patentowego wpłynął wniosek firmy J. (N.; dalej także: wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy NIZOPOL nr R-152880, udzielonego na rzecz skarżącej spółki Z., a przeznaczonego do oznaczania produktów kosmetycznych i preparatów do czyszczenia oraz produktów farmaceutycznych w klasach 3 i 5. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał na interes prawny, który wywiódł z faktu, iż jest uprawnionym z rejestracji słownego znaku towarowego NIZORAL o numerze R-57978, zarejestrowanego dla towarów w klasie 5 to jest: środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych. We wniosku o unieważnienie wnioskodawca podniósł zarzut naruszenia art. 132 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, a także zarzut naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Według wnioskodawcy oba porównywane znaki są podobne w dwóch płaszczyznach: wizualnej i fonetycznej. Znaki mają po 7 liter, z czego pierwsze 4 litery NIZO są identyczne. Wnioskodawca wskazał, że NIZO jest elementem całkowicie fantazyjnym, wymyślonym dla potrzeb znaku towarowego, nie wskazującym na żadne schorzenie czy nazwę organu, co ma często miejsce w przypadku znaków przeznaczonych do oznaczania leków lub preparatów farmaceutycznych. Ponadto wskazał, iż wcześniejsze prawa wnioskodawcy do przedrostka NIZO w klasie 5 są wszędzie uznane. Wśród rejestracji międzynarodowych znajduje się 6 znaków zaczynających się od NIZO, wszystkie należące do J. [...] filii wnioskodawcy. Ponadto wnioskodawca zauważył, że znak towarowy NIZORAL R-57978 należy do kategorii znaków powszechnie znanych - to jest do znaków silnie odróżniających. Zadecydowała o tym wysoka jakość oznaczanych nim towarów, długotrwała obecność na rynku polskim oraz siła i intensywność działań podejmowanych przez wnioskodawcę w celu promocji towarów oznaczanych tym znakiem. Wnioskodawca wskazał, że używa znaku towarowego NIZORAL R-57978 od co najmniej 1981r., w dużym zakresie na terenie Polski. Ponadto podkreślił, że w latach 1998-2004, a zatem w okresie poprzedzającym zgłoszenie znaku towarowego NIZOPOL przeprowadził on szeroko zakrojoną kampanię reklamową dotyczącą towarów opatrzonych znakiem towarowym NIZORAL. Wnioskodawca podniósł, że zostały podjęte m.in. następujące działania marketingowe: reklama w T.od 1997 r., sponsoring programu reality show B. w 2000 r., a także sponsoring serialu "N.", wyświetlanego w T. Ponadto wnioskodawca, powołując się na poglądy doktryny - zarzucił, iż skarżąca spółka dokonała rejestracji znaku towarowego NIZOPOL w złej wierze. Zdaniem wnioskodawcy przyjąć należy, iż uprawniony z rejestracji znaku NIZOPOL chce celowo skorzystać z wypracowanej przez wnioskodawcę renomy i powszechnej znajomości znaku towarowego NIZORAL.

Skarżąca spółka, jako uprawniony z rejestracji spornego znaku towarowego, w piśmie z dnia [...] stycznia 2006r. nie zgodziła się z zarzutami wnioskodawcy. Skarżąca wskazała, że bardzo często znaki towarowe dotyczące produktów farmaceutycznych są skrótami nazw substancji czynnych występujących w oznaczonych towarach, utworzonymi z liter lub sylab członu początkowego lub końcowego takiej nazwy, które często są wykorzystywane przez różne podmioty do tworzenia swoich nazw handlowych. Ponadto skarżąca zauważyła, iż towary oznaczone porównywanymi znakami są sprzedawane w aptekach, a więc farmaceuci (profesjonaliści) przekazują ten produkt pacjentowi. Skarżąca stwierdziła ponadto, że oba znaki na tyle się różnią w płaszczyznach fonetycznej i wizualnej, że nie mogą wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę. Brzmienie obu znaków jest zupełnie różne, różnią się również wizualnie. Kolorystyka opakowania Nizopolu jest diametralnie odmienna od Nizoralu. Skarżąca wskazała, że na obu produktach oznaczonych porównywanymi znakami są umieszczone nazwy wytwórców, co dodatkowo różni te produkty. Skarżąca podkreśliła, że człon "nizo" nie jest chronionym w Polsce znakiem, a zatem może być wykorzystywany swobodnie przy tworzeniu nazw znaków towarowych. Strona skarżąca podała szereg przykładów zarejestrowanych znaków towarowych w klasie 5 z identycznymi członami początkowymi, a także wymieniła różne znaki, które mają identyczne człony końcowe lub początkowe, dodatkowo zaznaczając, iż obrót produktami farmaceutycznymi i innymi produktami w aptekach nie odbywa się w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Ponadto skarżąca spółka podała przykłady zarejestrowanych w Europie przez inne podmioty znaków z członami początkowymi nizo, w odniesieniu do produktów farmaceutycznych. Uprawniona z rejestracji nie zgodziła się również z zarzutem naruszenia renomy przeciwstawionego znaku, a także zarzutem, że znak NIZOPOL został zarejestrowany w złej wierze. W ocenie uprawnionej z rejestracji oznaczenie NIZOPOL ma dostateczne znamiona odróżniające i nie jest podobne do przeciwstawionego znaku towarowego NIZORAL.

Dodatkowo w pismach z dnia [...] września 2006 r. i [...] marca 2007 r. skarżąca spółka, uzupełniając swoje stanowisko w sprawie, zwróciła uwagę m.in. na fakt, że znak towarowy NIZOPOL przeznaczony jest do oznaczania produktów kosmetycznych i preparatów do czyszczenia (klasa 3) oraz produktów farmaceutycznych (klasa 5), zaś w chwili obecnej na rynku znajduje się kosmetyk, a nie farmaceutyk.

W wyniku rozpatrzenia sprawy na rozprawie w dniu [...] marca 2007 r., Urząd Patentowy RP, działając w trybie postępowania spornego wydał decyzję nr [...], na podstawie której, powołując się na przepisy art. 132 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 pkt 1 p.w.p. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy NIZOPOL nr R-152880, udzielony na rzecz skarżącej spółki Z.

W uzasadnieniu decyzji organ, powołując się na przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. podniósł, że aby rejestracja znaku była niedopuszczalna muszą wystąpić następujące przesłanki: - rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, - podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, oraz - podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Urząd Patentowy RP wskazał, że sporny znak towarowy przeznaczony jest do oznaczania: produktów kosmetycznych i preparatów do czyszczenia; produktów farmaceutycznych - w klasach 3 i 5, natomiast znak towarowy wnioskodawcy Nizoral R-57978 przeznaczony jest dla środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych. Organ przechodząc do analizy podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych - stwierdził, iż znaki te mają po 7 liter, z czego pierwsze 4 litery NIZO są identyczne. Zdaniem organu przedrostek NIZO jest elementem całkowicie fantazyjnym, wymyślonym dla potrzeb znaku towarowego, nie wskazującym na żadne schorzenie czy nazwę organu, co ma często miejsce w przypadku znaków przeznaczonych do oznaczania leków lub preparatów farmaceutycznych. Organ podniósł, powołując się na utrwaloną praktykę oraz orzecznictwo, iż oznaczenia powinny być oceniane jako całość, gdyż sama powtarzalność wyodrębnionych elementów lub zbieżność członów oznaczeń nie musi determinować stworzenia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd. Zdaniem organu oba porównywane znaki są znakami słownymi jednoelementowymi i posiadają wspólny człon NIZO. Organ wskazał, że znaki słowne tym różnią się od pozostałych, np. graficznych czy słowno-graficznych, iż motywem, który skupia w sobie zagadnienie podobieństwa jest znaczenie wyrazu, jego fonetyka oraz wizualizacja. Dlatego też ocena podobieństwa dwóch znaków słownych nie może sprowadzać się tylko do porównywania samych liter i sylab bowiem, jak podkreślił organ powołując się na stanowisko M. K. - dzielenie słowa i porównywanie poszczególnych sylab prowadzić może do nieprawidłowych a często nawet błędnych rozstrzygnięć, a ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę powinno być uwzględniane przy dokonywaniu analizy podobieństwa znaków towarowych. Organ wskazał, że ocena podobieństwa oznaczeń powinna być dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (konsumenta) towarów. Oceny podobieństwa dokonuje się, biorąc pod uwagę zwykłe warunki obrotu i reakcję przeciętnego odbiorcy, a nie fachowca. Tak więc – jak stwierdził organ - oceny podobieństwa przedmiotowych znaków należy dokonać w kontekście ogólnego wrażenia, jakie te znaki wywierają na odbiorcy, który z reguły spostrzega i zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys poszukiwanego oznaczenia. Zdaniem organu dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt. II S.A. 2778/01, Urząd Patentowy RP stwierdził, że badając podobieństwo oznaczeń przeciwstawionych znaków towarowych, w kontekście wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, należy uwzględnić ogólne wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, dla którego decydujące znaczenie mają zbiorcze elementy porównywanych oznaczeń. Organ odwołując się także do orzecznictwa sądów administracyjnych - stwierdził, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego. Zdaniem Urzędu Patentowego RP w rozpoznawanej sprawie podobieństwa znaków w warstwie wizualnej i fonetycznej mają charakter elementarny. Organ uznał, iż fakt, że oba znaki są znakami słownymi ze wspólnym początkowym członem NIZO zwiększa ryzyko pomyłki. Odnosząc się do zarzutów strony uprawnionej z rejestracji spornego znaku, organ stwierdził także, iż nietrafny jest argument uprawnionego, że kolorystyka opakowania Nizopolu jest diametralnie odmienna od Nizoralu, albowiem oba znaki zostały zarejestrowane jako znaki słowne i ich podobieństwo oceniane jest w takiej formie, w jakiej są chronione, a nie w jakiej istnieją na rynku.

Pismem z dnia [...] czerwca 2008 r. skarżąca spółka, reprezentowana przez rzecznika patentowego, działając za pośrednictwem organu wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP. Skarżąca zarzuciła organowi:

- naruszenie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej - poprzez przyjęcie, że znak towarowy NIZOPOL jest podobny do znaku towarowego NIZORAL zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby w sytuacji gdy znak ten nie jest podobny do przeciwstawnego znaku, ma dostateczne znamiona odróżniające i nie występuje skojarzenie między znakami takie, że może odbiorców wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów w warunkach obrotu produktów farmaceutycznych (kosmetycznych), a także

- naruszenie przepisów art. 7 k.p.a., art. 77 k.p.a. i art. 107 k.p.a. w stopniu mającym wpływ na rozstrzygnięcie.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP pełnomocnik strony skarżącej podniósł w uzasadnieniu, iż skoro substancją czynną występującą w szamponach oznaczonych nazwami NIZORAL i NIZOPOL jest ketokonazol, to można przyjąć, iż czteroliterowy człon początkowy obu nazw został utworzony z czterech liter dwóch ostatnich sylab, tj. członu "nazo", w którym drugą samogłoskę "a" zastąpiono lepiej brzmiącą w tym zestawieniu samogłoską "i", uzyskując dwusylabowy człon początkowy "nizo". Ponadto strona stwierdziła, że NIZORAL i nizopol są sprzedawane w aptekach, a więc farmaceuci z racji swojej specjalistycznej wiedzy oraz charakteru wykonywanej pracy są szczególnie uważni i spostrzegawczy przy przekazywaniu tego produktu pacjentowi. Zdaniem skarżącej oba znaki na tyle się różnią w płaszczyznach wizualnej i fonetycznej, że nie mogą wprowadzić w błąd przeciętnego odbiorcę. Strona wskazała, że na obu produktach oznaczonych porównywanymi znakami, niezależnie od nazw handlowych, są umieszczone nazwy wytwórców, co dodatkowo różni te produkty od innych tego rodzaju produktów występujących na rynku. Zdaniem skarżącej z uwagi na renomę jej firmy o tradycji siedemdziesięciopięcioletniej, NIZOPOL jest identyfikowany z Z. Strona skarżąca podkreśliła również, że człon "nizo" nie jest chronionym w Polsce znakiem, a zatem może być wykorzystywany swobodnie przy tworzeniu nazw znaków towarowych. Skarżąca wskazała, że w praktyce rejestrowanych jest w Urzędzie Patentowym RP bardzo dużo, w odniesieniu do klasy 05, nazw chronionych jako znaki towarowe na rzecz różnych podmiotów, które na początku mają dwie takie same sylaby, utworzone z czterech, pięciu i więcej tych samych liter, a różnią się ostatnim członem, którym może być jedna sylaba. Skarżąca stwierdziła, że przy ocenie zdolności rejestrowej nie ma zasadniczego znaczenia fakt, iż człon początkowy jest taki sam. Zdaniem strony fantazyjność znaku i jego zdolność rejestrową, jak wynika z praktyki Urzędu Patentowego RP i orzecznictwa, oceniać należy jako całość. Jedynie pomocniczo analizujemy jego człony czy sylaby. Zdaniem skarżącej znaki towarowe nizoral jak i nizopol są oznaczeniami fantazyjnymi, a zatem nie są znakami podobnymi do siebie, co wyklucza możliwość kojarzenia ich ze sobą. Ponadto strona skarżąca wskazała, że dzisiejszy konsument jest uważny i zorientowany. Zdaniem skarżącej z licznie przytoczonych przykładów wynika, że w odniesieniu do produktów farmaceutycznych (leków) występuje duża ilość zarejestrowanych w Polsce znaków, które mają dwusylabowe te same człony początkowe i jednosylabowe człony końcowe, i znaki te nie są kojarzone jako podobne. Przyjęcie zatem tezy w odniesieniu do znaków dotyczących produktów farmaceutycznych, iż odbiorca zwraca większą uwagę na pierwszą część znaku i nie będzie szczegółowo analizował pozostały jego element jest nie do przyjęcia. Skarżąca stwierdziła, iż obrót produktami farmaceutycznymi i innymi produktami w aptekach nie odbywa się w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Wydającym produkt pacjentowi jest farmaceuta - osoba o specjalistycznej wiedzy, ponosząca pełną odpowiedzialność za prawidłowe wydanie towaru. Odbiorca zwraca taką samą uwagę na pierwszą cześć znaku jak i na drugą jego część końcową, a zatem na pełną jego nazwę, co nie oznacza, że w szczególnych przypadkach zwłaszcza przy większej ilości liter w nazwie, może być inaczej. Skarżąca wskazała, że w Europie są rejestrowane przez inne podmioty znaki z członami początkowymi NIZO, w odniesieniu do produktów farmaceutycznych w klasie 05. Ponadto skarżąca wskazała na rejestracje znaków towarowych z przedrostkiem NIZO dokonywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W konsekwencji skarżąca uznała, że przedłożone dokumenty nie potwierdzają, iż oznaczenie NIZO jest elementem całkowicie fantazyjnym wymyślonym przez firmę [...] (J.) dla potrzeb znaku towarowego, gdyż znaki towarowe z oznaczeniem NIZO (zarówno jako człon początkowy znaku jak i odrębne słowo) były rejestrowane wcześniej przez inne podmioty, zarówno w Europie jak i w Ameryce. Nie można zatem zgodzić się ze stwierdzeniem organu, że przedrostek NIZO jest elementem całkowicie fantazyjnym, wymyślonym dla potrzeb znaku towarowego. Skarżąca spółka podkreśliła, iż w doktrynie przyjmuje się, że jeden człon identyczny z członami znaków już zarejestrowanych nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy rejestracji znaku, a tym samym do unieważnienia rejestracji już zarejestrowanego znaku. Powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, skarżąca podniosła, iż ryzyko wprowadzenia w błąd po stronie opinii publicznej zawsze musi być oceniane całościowo, biorąc pod uwagę wszelkie właściwe dla danej sprawy okoliczności, do których należy specyfika obrotu farmaceutykami. Należy brać pod uwagę, że nawet zwykły ostateczny odbiorca, podczas zakupu produktów farmaceutycznych (czy kosmetycznych mających wpływ na zdrowie) jest wyjątkowo uważny w wyborze właściwego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym, lecz takim, który będzie miał skutki dla jego zdrowia. Strona wskazała, jako przykład, orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 5 kwietnia 2006 r. wydane w sprawie T - 202/04. Ponadto pełnomocnik skarżącej spółki stwierdził, że ani na butelce Nizoralu, ani na jej opakowaniu, ani też na ulotce dla pacjenta nie jest umieszczona nazwa firmy J. Na butelce i na saszetkach podana jest firma :J. Na opakowaniu butelki i saszetek jako podmiot odpowiedzialny jest wymieniona firma J., B., przy czym dodatkowo na opakowaniu saszetek jako wytwórca i miejsce wytwarzania gdzie następuje zwolnienie serii –J., W. Natomiast na materiałach reklamowych załączonych do wniosku o unieważnienie znaku wymieniona jest firma J. W rejestrze znaku towarowego jako jedyny uprawniony wymieniona jest firma J. ze S. Zdaniem strony skarżącej wobec braku na towarze i jego opakowaniu Nizoralu nazwy firmy J. nie jest możliwe kojarzenie oznaczenia Nizopol z towarem tej firmy, która nie występuje z tym towarem na naszym rynku, a tym bardziej twierdzenie, że odbiorcy błędnie uznają, iż pomiędzy P. a wymienioną firmą zachodzą związki o prawnym, gospodarczym lub organizacyjnym charakterze. Według skarżącej uznać należy ponadto, ze człon końcowy POL w nazwie NIZOPOL, kojarzy się raczej z produktem krajowym, co wyklucza tym samym możliwość kojarzenia tej nazwy z firmami zagranicznymi, zarówno z firmą J., jak i J.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Na rozprawie w dniu [...] listopada 2008 r. pełnomocnik skarżącej spółki, podtrzymując zarzuty skargi, stwierdził, iż przed datą rejestracji spornego znaku nie było zarejestrowanego w Polsce, a także nie występował w obrocie handlowym w Polsce znak z przedrostkiem "nizo". Dodatkowo podkreślił, iż znak towarowy NIZOPOL jest używany nie dla oznaczenia towarów z klasy 5 (farmaceutyki) tylko dla produktów z klasy 3 (kosmetyki).

Obecny na rozprawie pełnomocnik uczestnika postępowania – spółki J. oświadczył, iż J. i J. są spółkami zależnymi od spółki J.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – dalej także p.p.s.a.).

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga spółki Z. S.A. z siedzibą w L. zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2007 r., nr Sp. [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy NIZOPOL – narusza prawo.

Zdaniem Sądu unieważniając udzielone skarżącej prawo ochronne na sporny słowny znak towarowy, Urząd Patentowy RP dopuścił się - mogących mieć istotny wpływ na wynik sprawy - naruszeń przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 8 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. oraz art. 107 § 3 k.p.a. Naruszenie to polegało na obrazie zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa i stosowanego przez nie prawa, poprzez niewyjaśnienie przez organ w sposób wszechstronny wszystkich istotnych okoliczności sprawy i niepełne rozpoznanie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, co w konsekwencji - według Sądu - mogło w istotny sposób wpłynąć na nieprawidłowe zastosowanie w sprawie normy prawa materialnego wyrażonej w art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej w przepisie art. 315 ust. 3 stanowi, iż ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W związku z tym należy stwierdzić, że organ zasadnie przyjął, iż przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności rejestrowej spornego znaku towarowego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, są przepisy p.w.p., skoro zgłoszenie znaku towarowego NIZOPOL nastąpiło w dniu [...] lutego 2003 r.

Podstawą materialnoprawną zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP unieważniającej prawo ochronne na znak towarowy udzielony na rzecz skarżącej spółki był przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Jak stanowi art. 132 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

W świetle omawianego przepisu niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym, czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji, czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo to polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak.

Niewątpliwie należy przyjąć, że we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa dwóch znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch – ściśle ze sobą powiązanych – elementów: po pierwsze – podobieństwa oznaczeń, a po drugie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów, dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane. Oba te czynniki wyznaczają zakres ochrony znaku towarowego (tak m.in. M. Kępiński /w:/ Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, ZNUJ PWOWI zeszyt nr 28 z 1982 r., s. 10).

Zdaniem Sądu przyjąć należy, iż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zakłada jednoczesne istnienie identyczności lub podobieństwa pomiędzy znakiem zgłaszanym a znakiem wcześniejszym oraz identyczność lub podobieństwo pomiędzy towarami i usługami, dla których dokonuje się zgłoszenia, a tymi, dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak towarowy. Przesłanki te powinny być spełnione kumulatywnie (tak m.in. /w:/ wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 października 2004 r. w sprawie C-106/03 P, Vedial v. OHIM, Rec. s. I-9573, pkt 51). Tak więc w braku jednej z przesłanek niezbędnych do zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej, nie może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

W tej sytuacji uznać należy, iż Urząd Patentowy RP zobowiązany był ocenić w toku postępowania spornego nie tylko kwestię podobieństwa obydwu przeciwstawionych oznaczeń, ale również rozważyć problem podobieństwa towarów, a także zbadać, czy nie występują inne okoliczności wpływające na zmniejszenie lub też zwiększenie ryzyka konfuzji.

Na wstępie należy przyjąć, iż wbrew zarzutom skargi organ dokonał prawidłowej oceny podobieństwa obydwu przeciwstawionych oznaczeń, tj. znaku spornego NIZOPOL i wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego NIZORAL.

Organ w tym aspekcie zobowiązany był, jak słusznie wskazał w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, uwzględnić ogólne wrażenie, jakie oba porównywane oznaczenia wywierają na odbiorcę, a następnie porównać je w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

Urząd Patentowy RP prawidłowo uznał, że podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Zatem różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją kupujący może być wprowadzony w błąd, a zatem można mówić o podobieństwie uzasadniającym postawienie zarzutu naruszenia prawa do znaku oryginalnego.

Podzielić należy również stanowisko organu, iż przy ocenie przeciwstawionych oznaczeń słownych w warstwie fonetycznej większą uwagę należało przywiązywać do pierwszych liter i sylab, zdecydowanie mniejszą zaś rolę przyznawać zakończeniom słów (tak również: J. Piotrowska, Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 131 i cyt. tam poglądy doktryny).

Niemniej należy wyraźnie wskazać, iż poza przeprowadzoną oceną samego podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, Urząd Patentowy RP nie dokonał jakiejkolwiek analizy podobieństwa towarów, dla ochrony których zostały zgłoszone znaki towarowe.

Urząd Patentowy RP wskazał jedynie w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (vide: strona 8), że sporny znak towarowy NIZOPOL przeznaczony jest do oznaczania: produktów kosmetycznych i preparatów do czyszczenia; produktów farmaceutycznych - w klasach 3 i 5, natomiast znak towarowy wnioskodawcy Nizoral [...] przeznaczony jest dla środków farmaceutycznych, weterynaryjnych i higienicznych.

Zdaniem Sądu nierozważnie kwestii podobieństwa towarów uznać należy za jedną z istotnych wad zaskarżonego rozstrzygnięcia organu. Zupełne pominięcie tej przesłanki przez Urząd Patentowy RP jest niedopuszczalne, gdyż przedmiotowa kwestia ma znaczenie przy całościowej ocenie ryzyka konfuzji.

Ponadto należy uznać, iż dokonując oceny ryzyka wprowadzania w błąd organ nie przeprowadził jakiejkolwiek analizy szeregu innych ważnych okoliczności, które należy brać pod uwagę przy zastosowaniu przepisu art. 132 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Wskazać trzeba, iż dokonując powyższych ustaleń, organ nie może nie wziąć pod uwagę - przy ocenie obydwu oznaczeń - siły oddziaływania znaku towarowego na przeciętnego odbiorcę, mając na uwadze to, że im większa zdolność odróżniania (pierwotna lub wtórna), im bardziej znany znak towarowy, tym większy zakres ochrony i tym łatwiej przyjąć, że zachodzi podobieństwo obydwu znaków towarowych (tak również: R. Skubisz /w:/ Prawo znaków towarowych. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997 r., s. 91).

W ocenie Sądu Urząd Patentowy RP przy ocenie podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń pominął w ogóle kwestię siły oddziaływania znaku towarowego NIZORAL, w tym całkowicie pominął kwestię powszechnej znajomości tego znaku, podnoszoną wyraźnie we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak NIZOPOL.

Zdaniem Sądu organowi należy zarzuć również, iż oceniając kwestię niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd, praktycznie całkowicie pominął – kolejną przesłankę, którą należy ocenić, a mianowicie "warunki obrotu gospodarczego". W ocenie Sądu Urząd Patentowy nie odniósł się w sposób pogłębiony i wszechstronny do kwestii specyfiki obrotu produktami, dla oznaczania których zgłoszono przeciwstawione znaki towarowe.

W ocenie Sądu takie pobieżne potraktowanie kwestii warunków obrotu stanowi istotny błąd organu, albowiem zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ryzyko wprowadzania w błąd po stronie opinii publicznej zawsze musi być oceniane całościowo, biorąc pod uwagę wszelkie właściwe dla danej sprawy okoliczności (vide: wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV (ECR 1999 I-3819, par. 18 oraz wyrok ETS z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode CV v. Adidas AG and Adidas Benelux BV (ECR 2000 I-4861, par. 40).

Ogólna i całościowa ocena ryzyka wprowadzenia w błąd uwarunkowana jest szeregiem współzależności występujących pomiędzy wszystkimi elementami, które należy wziąć pod uwagę w danej sprawie.

Zdaniem Sądu istota danego obrotu może pociągać za sobą szereg okoliczności specyficznych dla danych produktów, w tym chociażby ich kontrolowane wprowadzenie do obrotu (np. leki wydawane na receptę i sprzedawane w aptece) i specjalna grupa właściwych odbiorców (z jednej strony wykwalifikowani specjaliści medyczni – lekarze i farmaceuci, z drugiej strony – konsumenci). Okoliczności te muszą mieć znaczny wpływ także na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd przez znaki towarowe.

Urząd Patentowy RP nie rozważył w ogóle problematyki związanej ze stopniem uwagi odbiorców produktów, pomimo, iż stopień uwagi przeciętnego odbiorcy jest wysoce istotny dla oceny możliwości spostrzeżenia przez konsumenta poszczególnych elementów, które składają się na ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd, a w szczególności elementów istotnych dla oceny podobieństwa znaków towarowych.

Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy podzielić stanowisko, że nawet zwykły ostateczny odbiorca (a więc nie tylko profesjonalista) podczas zakupu produktów np. farmaceutycznych, czy też kosmetycznych może być wyjątkowo uważny w wyborze prawidłowego produktu, ponieważ kupowany produkt nie jest towarem zwykłym, lecz takim, który będzie miał (czy też może mieć) skutki dla jego zdrowia. Odbiorca taki będzie także bardziej skłonny przy podobnym zakupie do szukania i wzięcia pod uwagę porady specjalisty. Rozsądny konsument powinien zwracać szczególną uwagę na nazwę (i tym samym znak towarowy) przy jego zakupie.

Należy przy tym zauważyć, iż jeśli chodzi o model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – warto wskazać, iż w orzeczeniu z dnia 22 czerwca 1999 r., C – 342/97 Lloyd/Klijsen, jak również w orzeczeniu z dnia 16 lipca 1998 r., C – 210/96 Gut Springenheide i Tusky ETS podał, iż dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji przeciętny konsument określonego rodzaju dóbr jest postrzegany jako osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna. Jednocześnie podkreślił, że poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług.

Zdaniem Sądu organ nie dokonał również w niniejszej sprawie jakiejkolwiek oceny innej ważnej okoliczności wpływającej na ryzyko konfuzji, a mianowicie nie odniósł się do kwestii związanej z zarzutem występowania w obrocie handlowym innych podobnych oznaczeń zawierających przedrostek "nizo". Organ winien ustosunkować się do wskazywanych przez stronę skarżącą okoliczności, albowiem w doktrynie przyjmuje się, że używanie takiego samego lub podobnego znaku przez osoby trzecie może prowadzić do osłabienia siły oddziaływania znaku, a co za tym idzie – do zmniejszenia ryzyka konfuzji (tak m.in. R. Skubisz /w:/ Prawo znaków towarowych. Komentarz, s. 91).

W tej sytuacji – zdaniem Sądu – należy przyjąć, iż Urząd Patentowy RP w toku ponownego rozpatrywania sprawy powinien przede wszystkim rozważyć kwestię podobieństwa towarów.

Należy wskazać, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dla dokonania oceny podobieństwa między danymi towarami lub usługami należy wziąć pod uwagę wszelkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Przyjmuje się, iż do czynników tych należy zaliczyć w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób ich użycia, jak również to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają (vide: m.in. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2008 r., w sprawie T-420/03, El Corte Ingles S.A. v. OHIM, pkt 98 i cyt. tam orzecznictwo ETS).

W ocenie Sądu rozpatrując ponownie kwestię ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd Urząd Patentowy RP zobowiązany będzie rozważyć, jak na ryzyko konfuzji może wpłynąć siła oddziaływania (powszechna znajomość) przeciwstawionego wcześniejszego znaku towarowego, przy tak ukształtowanym w orzecznictwie wspólnotowym modelu przeciętnego odbiorcy.

Urząd Patentowy RP wyjaśniając w/w kwestię winien – zdaniem Sądu – uwzględnić także wspomniane już warunki obrotu.

W tej sytuacji organ winien rozważyć ponownie kwestię ryzyka ewentualnego wprowadzenia w błąd mając na uwadze również przeznaczenie przeciwstawionych oznaczeń.

Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, iż organ wydając zaskarżoną decyzję nie rozważył prawidłowo całego materiału dowodowego i nie dokonał wszechstronnej oceny wszystkich istotnych okoliczności wpływających na ryzyko konfuzji.

Niewątpliwie przyjąć trzeba, że w postępowaniu administracyjnym wydanie prawidłowej decyzji w każdym przypadku powinno poprzedzać dokładne ustalenie stanu faktycznego istotnego w sprawie, stosownie do art. 7 i 77 k.p.a. Zgodnie zaś z przepisem art. 107 § 3 k.p.a. decyzja powinna być należycie uzasadniona z podaniem m.in. dowodów, na podstawie których określone fakty organ orzekający przyjął za udowodnione oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. Niewyjaśnienie wszystkich okoliczności mających istotne znaczenie w sprawie oraz nieuzasadnienie decyzji w sposób właściwy narusza podstawowe zasady postępowania administracyjnego i stanowi podstawę do uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji (tak również: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie /w:/ wyroku z dnia 26 maja 1998 r., sygn. akt II SA 420/98, nie publik.). Niewątpliwie zaniechanie przez organ administracji publicznej podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności, jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwość decyzji (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 marca 1981 r., sygn. akt SA 234/81, ONSA z 1981, Nr 1, poz. 23).

Wprawdzie należy w pełni zgodzić się z organem, iż szczególny charakter postępowania spornego, w którym stosowanie ogólnych zasad procedury administracyjnej doznaje pewnych modyfikacji, nakłada m.in. obowiązek aktywnego udziału stron postępowania i zaprezentowania przez nie dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne, niemniej nie oznacza to, że Urząd Patentowy RP zwolniony jest z obowiązku dokonania oceny wszystkich istotnych okoliczności sprawy, których precyzyjne wyjaśnienie niezbędne jest do końcowego prawidłowego rozstrzygnięcia sporu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Poprzez zaniechanie wyjaśnienia kwestii podnoszonych przez stronę skarżącą, Urząd Patentowy RP uniemożliwił sądowi administracyjnemu przeprowadzenie prawidłowej i pełnej kontroli legalności zaskarżonej decyzji z dnia [...] marca 2007 r.

W konsekwencji należy przyjąć, iż ustosunkowując się do powyższych zagadnień w sposób bardzo pobieżny i ogólny, albo wręcz nie odnosząc się do wielu istotnych elementów oceny ryzyka wprowadzania w błąd, Urząd Patentowy RP dopuścił się ewidentnie naruszenia zasady zaufania obywateli do organów państwa wyrażonej w art. 8 k.p.a.

Z zasady wyrażonej w tym przepisie wynika przede wszystkim wymóg praworządnego i sprawiedliwego prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy przez organ administracji publicznej, co jest zasadniczą treścią zasady praworządności (art. 6 k.p.a.). Tylko postępowanie odpowiadające takim wymogom i decyzje wydane w wyniku tak ukształtowanego postępowania mogą wzbudzać zaufanie obywateli do organów administracji publicznej nawet wtedy, gdy decyzje administracyjne nie uwzględniają ich żądań. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 729/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 117, podkreślił, że w celu realizacji tej zasady konieczne jest przede wszystkim ścisłe przestrzeganie prawa, zwłaszcza w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego ustosunkowania się do żądań i twierdzeń stron oraz uwzględniania w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli, przy założeniu, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa. Zdaniem Sądu zasadom takim nie odpowiada takie prowadzenie postępowania administracyjnego, w którym występują sprzeczne interesy stron, gdy organy prowadzące postępowanie, bez wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, uwzględniają tylko jeden z wchodzących w grę interesów, nie ustosunkowując się do zgłaszanych w toku postępowania twierdzeń i wniosków strony skarżącej. Ponadto w ocenie Sądu spełnienie normy wynikającej z przepisu art. 8 k.p.a. wymaga prowadzenia postępowania administracyjnego w taki sposób, aby w szczególności w uzasadnieniu decyzji przekonać stronę, że jej stanowisko zostało poważnie wzięte pod uwagę, a jeżeli zapadło inne rozstrzygnięcie, niż np. w podobnych sprawach, to przyczyną tego są istotne powody.

Zdaniem Sądu organ zobowiązany będzie ponownie dokładnie wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy, konkretnie ustosunkowując się do żądań i twierdzeń strony skarżącej oraz uwzględniając w decyzji zarówno interes społeczny, jak i słuszny interes strony. Innymi słowy organ administracji obowiązany jest w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić ponownie cały materiał dowodowy (art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie według wymagań określonych w przepisie art. 107 § 3 k.p.a., w taki sposób, aby umożliwić sądowi administracyjnemu dokonanie prawidłowej i pełnej oceny legalności wydanej przez organ decyzji nie tylko pod względem proceduralnym, ale również materialnoprawnym.

Biorąc powyższe pod uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku, działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stwierdzając, iż uchylona decyzja nie podlega wykonaniu, Sąd oparł swoje rozstrzygnięcie na normie prawnej wyrażonej w przepisie art. 152 p.p.s.a.

Zasądzając zwrot uiszczonego wpisu sądowego oraz poniesionych przez stronę skarżącą kosztów zastępstwa procesowego, Sąd orzekł na podstawie przepisu art. 200 i art. 205 § 2 i 4 p.p.s.a. w zw. z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).