Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska (spr.) Sędziowie Asesor WSA Piotr Borowiecki Asesor WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2005r. sprawy ze skargi J.C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2004 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" oddala skargę

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzja nr [...] z dnia [...] listopada 2004r. na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej, oddalił wniosek J.C. D. w [...] o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" nr R – 116968 w części dotyczącej określenia "DACH-BUD".

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na to rozstrzygnięcie złożył, działając przez swego pełnomocnika – rzecznika patentowego M.K., J.C. kwestionując stanowisko organu, zgodnie z którym unieważnienie w części prawa z rejestracji znaku towarowego to zawsze unieważnienie tego prawa w odniesieniu do części towarów.

Stan faktyczny w rozpatrywanej sprawie przedstawiał się następująco. Skarżący J.C., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D. w [...], uzasadnił złożony wniosek o częściowe unieważnienie znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" tym, że jego zdaniem rejestracja nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 2 ustawy o znakach towarowych. Podniósł, że od [...] czerwca 1986r. prowadzi działalność pod nazwą D., podczas gdy uprawnieni ze znaku R – 116968 K.P. i Z.P. zostali wpisani do ewidencji działalności gospodarczej 1 lutego 1990r. Dokonana rejestracja narusza dobra osobiste skarżącego i powoduje ograniczenie swobody prowadzenia jego działalności gospodarczej. Skarżący wskazał, że dnia [...] czerwca 1999r. zgłosił do Urzędu Patentowego znak towarowy słowno-graficzny DACH-BUD Z-203892, któremu Urząd Patentowy przeciwstawił sporny znak towarowy "DACH-BUD PERDKOWIE" R-116968.

Uprawniony z rejestracji wniósł o oddalenie wniosku, podnosząc że skarżący nie wykazał jakich warunków nie spełniał sporny znak towarowy, co mogłoby stanowić podstawę do stwierdzenia, iż narusza on prawa osobiste i majątkowe. Dodatkowo, uprawniony podniósł, że skarżący nie wykazał interesu prawnego do złożenia wniosku o unieważnienie przedmiotowego znaku. Na rozprawie przed Urzędem Patentowym, która odbyła się [...] lipca 2004r. uprawniony dodał, że żaden przepis ustawy o znakach towarowych nie przewiduje unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, jak też zrzeczenia się prawa z rejestracji w części dotyczącej określonego elementu znaku.

Urząd Patentowy, podejmując decyzję oddalającą wniosek o unieważnienie znaku towarowego "DACH–BUD PERDKOWIE" w części pierwszych dwóch znaków, nie odmówił skarżącemu interesu prawnego, jednak żądanie wnioskodawcy o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego w części dotyczącej elementu znaku uznał za nie znajdujące podstawy. Przychylenie się do wniosku i dokonanie unieważnienia znaku towarowego w części dotyczącej samego oznaczenia, doprowadziłoby do powstania nowego, innego znaku towarowego, co pozostawałoby w sprzeczności z samą instytucją znaku towarowego związaną z zasadą pierwszeństwa do uzyskania prawa wyłącznego.

W złożonej skardze od decyzji Urzędu Patentowego, skarżący wniósł o jego uchylenie twierdząc, że przepis art. 29 ustawy o znakach towarowych, a obecnie art. 164 ustawy – Prawo własności przemysłowej jest klarowny i stanowi wyraźnie o możliwości unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego w całości lub w części, przy czym termin "w części" nie zawiera ograniczenia tylko do towarów. Dokonana i przytoczona w decyzji interpretacja przepisu autorstwa Ryszarda Skubisza, jak stwierdził skarżący, stanowi zbyt daleko posuniętą, zawężającą interpretację przepisu art. 29 u.z.t. Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę, że sformułowanie wniosku o częściowe unieważnienie znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" wynikał z nieuwzględnienia przez ten organ sprzeciwu, który wyraził skarżący wobec rejestracji znaku, którego unieważnienia w części obecnie się domaga. Skarżący wniósł również o uchylenie orzeczenia zwrotu kosztów w wysokości 1600 zł tytułem ustanowienia pełnomocnika na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych w sytuacji, gdy zastosowanie winno mieć rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2002r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej. Podkreślił, że unieważnienie prawa z rejestracji w części dotyczącej samej postaci znaku nie może prowadzić do zmiany istoty znaku, która byłaby niedopuszczalna już na etapie postępowania zgłoszeniowego. Unieważnienie znaku DACH-BUD PERDKOWIE w części dotyczącej elementu słownego DACH-BUD, który sam skarżący określił jako wyróżnik znaku, prowadziłoby do powstania nowego znaku czyli do zmiany jego istoty, co pozostawałoby w sprzeczności z instytucją znaku towarowego związaną z zasadą pierwszeństwa do uzyskania prawa wyłącznego. Co do kosztów postępowania jakie zastosowano, organ stwierdził że przyznana kwota odpowiada minimalnej stawce przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997r., zaś rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2002r. nie zastosowano z uwagi na wejście w życie tego aktu po dacie złożenia wniosku o unieważnienie. Przepis § 18 powołanego rozporządzenia postanowił, iż do spraw wszczętych, a nie zakończonych ostatecznym rozstrzygnięciem do dnia wejścia w życie rozporządzenia należało zastosować przepisy dotychczasowe.

W piśmie procesowym złożonym na rozprawie, skarżący podniósł że sporny znak został zarejestrowany z naruszeniem zasad określonych art. 129 – 131 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wskazał, że wyróżnik DACH-BUD nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej albowiem jest wyrazem pospolitym i nazwą własną (dach) oraz słowotwórczym rdzeniem (budowlany, budowa, budować), ale uzyskał wskutek długotrwałego używania przez skarżącego, wtórną zdolność rejestrową. Dodatkowo, skarżący używa oznaczenia DACH-BUD w formie słowno-graficznej, a znak uprawnionego jest znakiem słownym bez żadnych wyróżników. Urząd Patentowy bezzasadnie odmawia od 6 lat zarejestrowania znaku DACH-BUD, zasłaniając się rejestracją znaku, którego unieważnienia w części domaga się z tego powodu skarżący. Odmowa unieważnienia znaku DACH-BUD PERDKOWIE w części wyróżnika DACH-BUD stanowi rażące naruszenie prawa, jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego i z zasadą pewności obrotu gospodarczego. Urząd nie ocenił w dotychczasowym postępowaniu zarzutu działania w złej wierze przedsiębiorcy, na rzecz którego dokonał spornej rejestracji, ograniczając swe rozważania do strony technicznej znaku towarowego. Skarżący równocześnie wyraził swoją wątpliwość co do trybu postępowania przed Urzędem Patentowym, zgodnie z którym decyzja wydana przez Urząd Patentowy jest decyzją wydaną przez organ, o którym mowa w art. 5 § 1 pkt 4 k.p.a. w trybie art. 127 § 3 k.p.a. (w piśmie skarżącego art. 127 § 1 pkt 3 k.p.a.). Zastosowana przez Urząd Patentowy procedura narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, o której jak podaje skarżący, mowa w art. 53 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrole działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy oddalił wniosek skarżącego J.C. D. w [...], uznając że nie ma podstaw do unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" R-116968 w zakresie żądania skarżącego tj. w części dotyczącej elementu słownego DACH-BUD.

W ocenie Sądu stanowisko Urzędu Patentowego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.), która to ustawa znalazła zastosowanie w sprawie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117), prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione w całości lub w części, jeżeli nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6 - 9 i 32 tej ustawy.

W rozpatrywanej sprawie kluczową kwestią jest czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest unieważnienie udzielonego prawa ochronnego na znak towarowy w części tworzącej ten znak tj. w części wyróżnika "DACH-BUD". Skarżący o takiej możliwości jest przekonany, a wywody Urzędu Patentowego dotyczące ograniczenia instytucji unieważnienia znaku w części określił jako sprzeczne z prawem, zarzucając rażące naruszenie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w związku z art. 164 p.w.p. tj. w warunkach wskazanych w art. 156 § 1 pkt 7 k.p.a. oraz przepisów art. 129 i art. 131 ust. 1 pkt 1 i innych wskazanych przepisów ustawy p.w.p.

Dokonywana w trybie art. 44 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o znakach towarowych, a obecnie w trybie art. 147 ust. 1 w związku z art. 121 ustawy – Prawo własności przemysłowej, rejestracja znaku towarowego jest decyzją administracyjną. Przyjęty w obu ustawach termin "unieważnienie prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego" nie jest do końca poprawny, ponieważ unieważnienie w całości lub części prawa ochronnego na znak towarowy jest w istocie stwierdzeniem nieważności całości lub w części decyzji udzielającej takiego prawa.

Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części.

O możliwości odniesienia się przez organ odwoławczy lub przez ten sam organ, rozpatrujący sprawę w wyniku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, do decyzji w całości lub w części stanowi przepis art. 138 § 1 pkt 2 k.p.a. Stwierdzenie nieważności decyzji następuje na podstawie art. 158 § 1 k.p.a. w razie stwierdzenia jednej z podstaw wskazanych w art. 156 § 1 k.p.a. i nie operuje wprawdzie pojęciami stwierdzenia nieważności decyzji w całości lub w części, lecz należy stwierdzić, że jeśli jest to możliwe ze względu na przedmiot decyzji i jej konstrukcję, takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części, a podjęcie decyzji w tym przedmiocie dokonuje się na zasadach określonych w przepisach regulujących stosunki w zakresie znaków towarowych.

Stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w rozpatrywanej sprawie osadzone jest w realiach ustawy o znakach towarowych, gdy idzie o zbadanie przez organ administracji ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego i ustawy – Prawo własności przemysłowej, gdy idzie o postępowanie prowadzone w tej sprawie. Jak stanowi art. 164 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy może być unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Przepis ten stanowi odpowiednik przepisu art. 29 u.z.t., który dopuszczał możliwość unieważnienia znaku towarowego w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do rejestracji, określone w przepisach art. 4, 6–9 i 32 tej ustawy. Oceniając możliwość stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej prawa ochronnego na znak towarowy, trzeba odnieść się do treści, które na tę decyzję się składają. W decyzji o udzieleniu znaku Urząd Patentowy:

- dokonuje rejestracji zgłoszonego znaku i wpisuje go do rejestru znaków towarowych pod określonym numerem,

- określa podmiot na czyją rzecz zarejestrowano zgłoszony znak towarowy,

- określa datę zgłoszenia oraz datę pierwszeństwa,

- oznacza rodzaj i zakres działania podmiotu, który uzyskał rejestrację,

- określa wykaz i klasy towarów do oznaczania których zarejestrowany znak jest przeznaczony

- wydaje świadectwo ochronne na zarejestrowany znak, dokładnie go opisując oraz

- postanawia o ogłoszeniu znaku towarowego w sposób prawem przewidziany.

Wszystkie wyżej wymienione elementy składają się na decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, jednak unieważnienie w całości lub w części decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, jak wynika z przepisu art. 164 p.w.p. (wcześniej art. 29 u.z.t.) odnosić się może tylko do niektórych z nich i jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach stwierdzenia niespełnienia ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego. Są to warunki, które wynikają z istoty znaku jako oznaczenia dającego się graficznie przedstawić lub wyrazić i które nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów tego samego rodzaju innego przedsiębiorstwa. Warunki te określała wcześniej ustawa o z. t. w art. 4, 6–9 i 32, a obecnie precyzuje je ustawa p.w.p. w art. 129–132 i dotyczą one towarów, dla których oznaczania zarejestrowany został znak towarowy oraz graficznego przedstawienia czy wyrażenia znaku. Jednak nawet na tak nakreślonym polu działania, instytucja unieważnienia prawa ochronnego w części doznaje ograniczenia i wynika to z samej procedury rejestrowej znaków towarowych i celu, któremu ma ona służyć.

Zgłoszenie znaku towarowego do rejestracji powoduje uruchomienie procedury badania zdolności rejestrowej danego znaku, dokonywanej na tle określonego w tej dacie stanu faktycznego. Z tego to powodu za niedopuszczalne uznawała ustawa o znakach towarowych (art. 42 u.z.t.) i uznaje obecnie ustawa – Prawo własności przemysłowej (art. 140 ust. 1 p.w.p.), dokonywanie w zgłoszeniu uzupełnień i poprawek, które mogłyby prowadzić do zmiany istoty znaku towarowego. Niedopuszczalne również było i jest rozszerzenie wykazu towarów, dla których znak został zgłoszony przy jednoczesnej możliwości zawężenia tego wykazu. Prawo ochronne mógł uzyskać tylko ten znak w zgłoszonej postaci, który został poddany ocenie Urzędu Patentowego pod kątem przesłanek zdolności rejestrowej. Trafne jest spostrzeżenie organu, że unieważnienie znaku towarowego w części jednego z elementów składających się na ten znak, prowadziłoby do powstania nowego znaku, co pozostawałoby w sprzeczności z instytucją znaku towarowego związanego z zasadą pierwszeństwa. Jest oczywiste, że unieważnienie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części jego graficznego zapisu, przez pozostawienie innych elementów naruszałoby istotę znaku objętego ochrona i prowadziłoby do powstania znaku innego, nie badanego pod kątem zdolności rejestrowej, z ustaloną datą pierwszeństwa dla znaku unieważnionego w części. Z tego powodu nie jest dopuszczalne unieważnienie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy w części dotyczącej przedstawienia/wyrażenia graficznego samego znaku, a jedynie w części która może ulec zmianie po dokonaniu zgłoszenia w trakcie postępowania rejestrowego tj. w części dotyczącej wykazu towarów dla oznaczania których znak został zarejestrowany. Tak rozumiane stosowanie instytucji unieważnienia prawa ochronnego nie narusza prawa i znajduje wsparcie w doktrynie (patrz: Ryszard Skubisz Prawo znaków towarowych, komentarz, Wyd. Prawnicze W-wa 1997r. str. 220 oraz Ewa Nowińska, Urszula Romińska, Michał du Vall Prawo własności przemysłowej – przepisy i omówienie, Wyd. Prawnicze Lewis Nexis, W-wa 2003r. str. 243). O braku możliwości unieważnienia znaku towarowego w części dotyczącej fragmentu znaku wypowiedział się także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w orzeczeniu z dnia 21 czerwca 2005r. sygn. akt VI SA/Wa 2069/04, stwierdzając, iż nie jest dopuszczalne wyodrębnienie z formy strukturalnej znaku jego części i jej unieważnienie.

Reasumując, nie można zgodzić się ze skarżącym, że Urząd Patentowy odmawiając unieważnienia znaku towarowego "DACH-BUD PERDKOWIE" w części wyróżnika "DACH-BUD" i oddalając tak złożony wniosek naruszył prawo.

Jako wymagające zasygnalizowania jest przywołanie przez skarżącego przepisów ustawy – prawo własności przemysłowej jako tych, które zostały naruszone zaskarżoną decyzją. Przepisy te nie mogły być w rozpatrywanej sprawie podstawą oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy DACH-BUD PERDKOWIE z uwagi na brzmienie art. 315 ust. 3 p.w.p., zgodnie z którym oceny zdolności rejestrowej znaku należało dokonać w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu zgłoszenia znaku.

Sąd nie podzielił też wątpliwości skarżącego o naruszeniu zasady dwuinstancyjności postępowania. Wniosek skarżącego o unieważnienie znaku przedmiotowego towarowego w części wyróżnika "DACH-BUD", Urząd Patentowy rozpatrzył w trybie postępowania spornego na podstawie przepisu art. 255 pkt 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej. Stosownie do art. 256 ust. 1 p.w.p. stosuje się przepisy k.p.a. z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 tego artykułu., co oznacza:

1. że koszty postępowania,w tym koszty zastępstwa, przyznaje się w oparciu o przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym oraz

2. że od decyzji rozstrzygającej sprawę co do istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy, nie stosuje się przepisów k.p.a. o ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Zaskarżona decyzja oddalająca wniosek o unieważnienie znaku w części podjęta została po przeprowadzeniu rozprawy i nie przysługiwało od niej ani odwołanie, ani stosownie do treści art. 256 ust. 3 p.w.p. wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy mimo wydania jej przez centralny organ administracji państwowej.

Tak więc w opisanym stanie prawnym i faktycznym nie może być mowy o kolizji art. 256 ust. 3 i art. 257 p.w.p. z art. 5 § 1 pkt 4 i art. 127 § 3 (skarżący podał art. 127 § 1 pkt 3 k.p.a.), a co do wskazywanej przez skarżącego kolizji wskazanych tu przepisów z przepisami art. 52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), to stwierdzić trzeba, że przepis art. 52 § 3 p.p.s.a nie dotyczy decyzji administracyjnych, a innych niż decyzje aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. z kolei zaś przepis art. 52 § 4 p.p.s.a. dotyczy pozostałych innych aktów, o których mowa w dalszych punktach art. 3 § 2 p.p.s.a.

Ponadto, przepis art. 257 p.w.p. jest jednoznaczny i dysponuje prawo bezpośredniego złożenia skargi do sądu administracyjnego od decyzji i postanowień Urzędu Patentowego wydanych w sprawach, o których mowa w art. 255 p.w.p., a więc również w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. W sytuacji braku środków zaskarżenia od wydanej decyzji, a taka sytuacja miała miejsce w rozpatrywanej sprawie, skargę można wnieść na podstawie tego przepisu oraz na podstawie przepisu art. 52 § 1 p.p.s.a. zgodnie z którym wniesienie skargi następuje po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Ponieważ przepis art. 257 p.w.p. nie określa terminu do wniesienia skargi, zastosowanie znajduje 30 dniowy termin od doręczenia decyzji w sprawie, przewidziany przepisem art. 53 § 1 p.p.s.a.

Sąd nie podzielił też zarzutu skargi o wadliwości przyznania uprawnionemu kosztów postępowania w sprawie. Kwestię tę wyjaśnił organ w odpowiedzi na skargę, a złożone wyjaśnienia dotyczące zastosowanej w zaskarżonej decyzji podstawy prawnej przyznania kosztów należy uznać za wyczerpujące.

Mając powyższe na uwadze, Sąd skargi nie uwzględnił i oddalił ją na podstawie art. 151 p.p.s.a.