Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka (spr.) Protokolant Patrycja Wrońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2007 r. sprawy ze skargi K. N.V. z siedzibą w Holandii na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wynalazku 1. uchyla zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję z dnia [...] lutego 2007 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K. N.V. z siedzibą w Holandii kwotę 1 617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 1 lutego 1995 r. K. N. V. z siedzibą w Holandii dokonała zgłoszenia pt. Urządzenie kodujące do przekształcania słów na sygnał modulowany, urządzenie do zapisywania informacji, sposób wytworzenia nośnika zapisu i nośnik zapisu, urządzenie dekodujące i urządzenie odczytujące z wnioskiem o uzyskanie patentu – nr 378756 (wydzielone ze zgłoszenia Nr P 319407).

W zawiadomieniu z dnia 7 lipca 2006 r. Urząd Patentowy RP działając na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej stwierdził, że zebrane dowody i materiały, mogą świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu na przedmiot ww. zgłoszenia.

Zgłoszenie nie spełnia, bowiem wymogów art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, ponieważ jego znamienne cechy wymienione w zastrzeżeniach od 1 do 28 nie dotyczą rozwiązania o charakterze technicznym.

W zastrzeżeniach patentowych od 1 do 12 oraz od 21 do 28 brak jest cech, które zgodnie z przyjętą kategorią wynalazku, powinny jednoznacznie określać urządzenie a w zastrzeżeniach od 13 do 20 cechy właściwe dla kategorii wytworu.

W urządzeniu kodującym według pierwszego, niezależnego zastrzeżenia patentowego, w jego części znamiennej i nieznamiennej, nie została określona jego konstrukcja (układ). Cechą konstrukcyjną nie są bowiem "środki wprowadzania stanu kodowania ...", "środki do wybierania słowa kodowego ...", "środki wprowadzające stan ...", zespół stanu do wprowadzenia pierwszego typu stanu kodowania ..." i założenia organizacyjno - logiczne przypisane tym środkom i zespołowi.

W części nieznamiennej zastrzeżenia wymieniony jest znany przetwornik oraz modulator, dla których w dalszej części zastrzeżenia zupełnie nie został określony związek konstrukcyjny (układowy) z innymi poprawnie nazwanymi elementami urządzenia. Nazwami technicznymi właściwymi dla kategorii "urządzenie" nie są bowiem abstrakcyjne "środki", i "zestaw słów kodowych". Również słowo "skojarzone" nie dotyczy połączeń elementów, ale nazw z zakresu oprogramowania (np. jest "żaden zestaw słów kodowych skojarzonych ze stanem kodowania", "słów kodowych skojarzonych z innym stanem kodowania", "słów kodowych skojarzonych ze stanem kodowania", "słowo kodowe z grupy drugiego typu, skojarzone ze zbiorem słów informacji").

Zastrzeżenia zależne, począwszy od 2-go do 12-go również nie rozwijają cech konstrukcyjnych urządzenia (układu). Cechą konstrukcyjną (układową) nie są bowiem informacje o sygnale modulowanym, minimalnej liczbie kolejnych komórek bitowych, o "środkach do dostarczania pary słów kodowych", "środkach wybierających", "środkach do wyznaczania bieżącej wartości sumy cyfrowej", oraz założenia co do środków synchronizacyjnych, parametrów i założeń co do słowa kodowego.

Podobnie brak jest cech właściwych dla rozwiązania w kategorii wytworu, tj. dla nośnika zapisu.

W zastrzeżeniach od 13 do 20 podano własności abstrakcyjnej części pierwszej i drugiej ścieżek oraz własności i założenia, przykładowo: "mają wykrywalne własności, a drugie części mają wykrywalne własności odróżnialne od pierwszej części ", "sygnał zawiera szereg kolejnych informacyjnych części sygnału", z których ...", "informacyjne części sygnału są wybrane przynajmniej z grupy pierwszego typu ...", "...drugiego typu w kombinacji z wartościami logicznymi...", itp.

Cechą wytworu (zastrz. od 14 do 20) nie są też informacje o wartościach komórek bitowych, ich liczbie i o słowach informacji o pozycjach bitowych.

Natomiast w zastrzeżeniach dotyczących urządzenia dekodującego (zastrz. 21 do 28) również brak jest cech konstrukcyjnych (układowych).

Urządzenia tego nie określają:

- "środki" i założenia co do skutków ich zastosowania, np. "środki do przekształcania sygnału na łańcuch bitowy", "środki przekształcające do przekształcania do przekształcania szeregu słów kodowych na szereg słów informacji", "środki przekształcające zawierają zespół przekształcenia do przekształcenia słowa kodowego",

- wartości bitów, ich pozycje i liczba tych pozycji, oraz

- "skonfigurowanie" środków przekształcających do przekształcania słowa kodowego..., "skonfigurowanie" środków wykrywających...,

- liczba słów informacji i ich zakres,

- przeznaczenie zespołu odczytującego i przeznaczenie środków detekcyjnych.

Na zajęcie stanowiska co do przedstawionych zarzutów Urząd Patentowy RP wyznaczył termin 2 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zgłaszający nie zgodził się z przedstawionymi w ww. zawiadomieniu zarzutami i stanowisko w tym względzie przedstawił w piśmie z dnia 11 września 2006 r. składając wraz z pismem nową jak stwierdził wersję zastrzeżeń uzupełnionych o ujawniony w zgłoszeniu wynalazek dotyczący sposobu dekodowania.

W wezwaniu z dnia 21 września 2006 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 46 ust. 2 i art. 37 ust. 2 p.w.p. stwierdził niedopuszczalność uzupełnień i poprawek rozszerzających pierwotny zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami patentowymi od 29 do 36 wprowadzonych w wersji zastrzeżeń nadesłanej przy ww. piśmie i wezwał do ich usunięcia w terminie 2 miesięcy pod rygorem umorzenia postępowania.

Zgłaszający pismem z dnia 22 stycznia 2007 r. wycofał kwestionowane zastrzeżenia patentowe od 29 do 36 w wersji z dnia 11 września 2006 r. zmieniając, jak stwierdził, redakcję i układ dotychczasowych zastrzeżeń patentowych.

W wezwaniu z dnia 25 stycznia 2007 r. Urząd Patentowy stwierdził niedopuszczalność uzupełnień i poprawek rozszerzających pierwotny zakres żądanej ochrony określony zastrzeżeniami patentowymi od 30 do 35 wprowadzonych w wersji zastrzeżeń nadesłanej przy ww. piśmie i wezwał ich do usunięcia w terminie 2 miesięcy pod rygorem umorzenia postępowania.

Przy piśmie z dnia 26 stycznia 2007 r. zgłaszający złożył wersję zastrzeżeń korygującą, jak podał, zastrzeżenia nr 25, 27 i 29 zestawu złożonego przy piśmie z dnia 22 stycznia 2007 r. i wniósł o przeprowadzenie badania merytorycznego względem tej wersji zastrzeżeń.

Odpowiadając na wezwanie z dnia 25 stycznia 2007 r. Zgłaszający w piśmie z dnia 12 stycznia 2007 r. stwierdził, że wprowadzone przy piśmie z dnia 22 stycznia 2007 r., zastrzeżenia nie rozszerzają zakresu ochrony ponieważ nie zmieniają istoty wynalazku przez dodanie nowych nieznanych cech, a jedynie precyzują zakres ochrony w postaci szeregu zastrzeżeń zależnych, zawężając zakres ochrony względem poprzedniej wersji zastrzeżeń.

Decyzją z dnia [...] lutego 2007 r. wydaną na podstawie art. 46 ust. 2 oraz 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117późniejszymi zmianami) Urząd Patentowy RP umorzył postępowanie w sprawie ww. zgłoszenia.

Urząd Patentowy nie podzielił stanowiska Zgłaszającego przedstawionego w piśmie z dnia 12 stycznia 2007 r.

Zdaniem Urzędu Patentowego, nadsyłając dodatkowe i dość rozbudowane (2 strony maszynopisu) zastrzeżenia od 30 do 35 Zgłaszający nie ograniczył zakresu ochrony lecz żądał ochrony patentowej na dodatkowe rozwiązania alternatywne, których to rozwiązań nie zawierała wersja pierwotna zastrzeżeń.

W "Poradniku wynalazcy, metodyka badania zdolności patentowej ..." na str. 25 i 26 podano, co podniósł organ: "... nie jest dopuszczalne rozszerzenie pierwotnego zakresu żądanej ochrony, określonego zastrzeżeniami patentowymi po ogłoszeniu o zgłoszeniu, chociażby wprowadzone uzupełnienia i poprawki miały poparcie w pierwotnej wersji opisu wynalazku. Pod pojęciem rozszerzenia zakresu ochrony należy rozumieć takie zmiany zastrzeżeń patentowych, które skutkowałyby zwiększeniem liczby rozwiązań objętych ochroną patentową.

Powyższa wykładnia znajduje, zdaniem Urzędu Patentowego RP, dodatkowe potwierdzenie w "Poradniku wynalazcy, zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych" wyd. UP RP, Warszawa 2005 r. str. 15 w. 3 do 8 gdzie podano: "W szczególności niedopuszczalne jest wprowadzenie do zgłoszenia dodatkowych zastrzeżeń patentowych, które nie występowały w pierwotnej wersji zgłoszenia i nie mieściły się w zakresie żądanej ochrony, określonym pierwotną wersją zastrzeżeń patentowych, chociażby cechy techniczne wynalazku objęte tymi dodatkowymi zastrzeżeniami miały poparcie w pierwotnej wersji opisu".

W przypadku nowych zastrzeżeń od 30 do 35, nie zachodzi przypadek zmiany polegający na przenoszeniu cech z jednych zastrzeżeń do innych, np. z zastrzeżeń zależnych do zastrzeżeń niezależnych a także przenoszenie cech między częściami nieznamienną i znamienną zastrzeżeń niezależnych. Cech zawartych w zastrzeżeniach od 30 do 35 nie było bowiem w żadnym z zastrzeżeń w wersji pierwotnej.

Stanowisko Zgłaszającego, że dodatkowe zastrzeżenia od 30 do 35 zawężają dotychczasowy zakres ochrony jest, zdaniem Urzędu, błędne. W zgłoszeniu nie zachodzi modyfikacja pierwotnych zastrzeżeń tak, jak twierdzi Zgłaszający przez wprowadzenie do nich cech z opisu. Wszystkie bowiem zastrzeżenia od 22 do 29 w wersji z dnia 22 stycznia 2007 r. dotyczące nośnika zapisu nie zostały zmienione a więc "zmodyfikowane". Do zastrzeżeń 22 do 29 nie zostały wprowadzone żadne sformułowania, które zawężałyby zakres ochrony. Natomiast nowe zastrzeżenia od 30 do 35 są tylko próbą objęcia ochroną patentową dodatkowych rozwiązań alternatywnych.

Urząd Patentowy stwierdził tym samym, że zastrzeżenia od 30 do 35 dość jednoznacznie naruszają pierwotny zakres ochrony podany przez Zgłaszającego. W konsekwencji uznał, że wezwanie z dnia 25 stycznia 2007 r. nie zostało wykonane i umorzył postępowanie w sprawie.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Zgłaszający wniósł o uchylenie ww. decyzji. Zgłaszający nie zgodził się z oceną Urzędu Patentowego RP, iż w przedmiotowym zgłoszeniu wprowadzone zmiany rozszerzają zakres żądanej ochrony i tym samym naruszają zapis art. 37 ust. 2 p.w.p.

Zdaniem Zgłaszającego Urząd Patentowy przyjął niewłaściwe rozumienie pojęcia zakres ochrony i przeprowadził błędną analizę wpływu zmian dokonywanych w dokumentacji na zmianę zakresu ochrony w szczególności w odniesieniu do zastrzeżeń zależnych.

Zakres ochrony patentowej co do jego granic wyznacza zawsze, zdaniem strony, zastrzeżenie niezależne w danej kategorii wynalazku. Treść zastrzeżenia niezależnego powinna zawierać bowiem wszystkie niezbędne cechy techniczne potrzebne do określenia zastrzeganego wynalazku. Zastrzeżenia zależne reprezentują jedynie warianty wynalazku lub precyzują cechy wymienione w zastrzeżeniu niezależnym lub zastrzeżeniach zależnych.

Dla przykładu urządzenie zawierające cechę A oraz cechę B znamienne tym, że dodatkowo ma cechę C. Urządzenie według zastrzeżenia 1 znamienne tym, że cecha C to C1.

W tym przykładzie zakres ochrony zdeterminowany jest obecnością cech A, B oraz C. To znaczy, w ocenie Zgłaszającego, że każde urządzenie, które zawiera cechy A, B oraz C niezależnie od obecności innych cech będzie wchodziło w zakres ochrony wyznaczony zastrzeżeniem niezależnym. Z punktu widzenia zakresu ochrony nie istotne jest czy C to C1 czy C2 czy też C3, ponieważ wszystkie te cechy są szczegółowymi wersjami cechy C z zastrzeżenia niezależnego i jako takie są objęte zakresem ochrony wyznaczonym przez zastrzeżenie niezależne.

W niniejszym zgłoszeniu kwestionowane zastrzeżenie zależne 30 ma postać:

30. Nośnik zapisu według zastrzeżenia 28 albo 29 znamienny tym, że s jest równe 0, 1, 6, 7, 8 lub 9.

Zastrzeżenie to podaje szczególne, korzystne wartości parametru s występującego w zastrzeżeniu 28. Zdaniem Zgłaszającego Urząd nie podał jakiegokolwiek argumentu który wskazywałby, aby tak zredagowane zastrzeżenie w jakikolwiek sposób mogło rozszerzyć zakres ochrony. W niekwestionowanym przez Urząd Patentowy zastrzeżeniu 28 wskazano bowiem parametr s jako cechę wynalazku. Szczególne wartości parametru s zostały ujawnione również w opisie zgłoszeniowym, zastrzeżenie 30 bazuje bowiem na opisie str. 16 wiersze 8 -15, który ujawnia że zastrzegany wcześniej parametr s przyjmuje szczególne wartości s=0, 1, 6, 7, 8, 9.

Dodanie kolejnego zastrzeżenia zależnego obejmującego dodatkową cechę również nie stanowi jak twierdzi Zgłaszający, rozszerzenia zakresu ochrony: Urządzenie według zastrzeżenia 1 znamienne tym, że ponadto ma cechę D.

Taka redakcja zastrzeżenia spowoduje jedynie wyselekcjonowanie z całej grupy urządzeń określonych przez zastrzeżenie niezależne 1 cechami A, B oraz C, tych urządzeń, które ponadto mają cechę D. Tak określony zbiór urządzeń jest mniej liczny niż zbiór urządzeń zdefiniowanych wyłącznie cechami A, B i C. Dodanie cechy D w zastrzeżeniu zależnym nie prowadzi do rozszerzenia zakresu ochrony, a do jego selektywnego doprecyzowania. Przez dodanie cechy D w zastrzeżeniu zależnym wskazuje się szczególnie korzystne warianty wynalazku.

Urząd Patentowy RP, co podniósł Zgłaszający we wniosku, postawił zarzut rozszerzenia zakresu ochrony argumentując to zwiększeniem liczby zastrzeżeń oraz znacznym zwiększeniem objętości zastrzeżeń. Taka argumentacja jest, zdaniem Zgłaszającego, całkowicie błędna i niewłaściwa.

Przedmiot wynalazku należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki, stopień złożoności wynalazków jest znaczny i nie można uniknąć budowania opisu patentowego zawierającego cały szereg zastrzeżeń zależnych, pokazujących szczególnie korzystne warianty wynalazku, których ze względu na wymóg formułowania zastrzeżeń nie sposób umieścić w jednym zdaniu. Tym bardziej zdziwienie budzi, iż analiza wynalazku została sprowadzona do wskazania nadmiernej liczby zastrzeżeń oraz wykazania, że zastrzeżenia te zajmują kolejne 2 strony tekstu więc muszą rozszerzać zakres ochrony.

Błędna analiza konstrukcji logicznej zastrzeżeń oraz wprowadzonych poprawek, brak analizy merytorycznej wskazuje na to, zdaniem strony, iż Urząd Patentowy RP w sposób nieuprawniony żądał od Zgłaszającego usunięcia wprowadzonych zmian i uzupełnień i decyzja została wydana na podstawie błędnie ustalonego stanu faktycznego.

Decyzja z dnia [...] lipca 2007 r. Urząd Patentowy RP na podstawie art. 245 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 2 i art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

W uzasadnieniu decyzji Urząd podniósł, że możliwość wprowadzenia do zgłoszenia uzupełnień i poprawek przewiduje wprawdzie art. 37 ust. 1 p.w.p., to jednak nie wynika z tego możliwość wprowadzenia dodatkowego zastrzeżenia patentowego - określającego nowy wariant rozwiązania (zdeterminowany "dodatkową cechą"), nieobjęty pierwotną wersją zastrzeżeń, gdyż wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia patentowego (niezależnie od tego, że "dodatkowa cecha" była ujawniona w pierwotnej wersji opisu) implikuje bezpośrednio prawa wyłączne również dla tego dodatkowego wariantu rozwiązania, określonego tym właśnie dodatkowym zastrzeżeniem, a zatem liczba wariantów (odmian) rozwiązania objętych ochroną prawną (zdefiniowaną całościowo zestawem wszystkich zastrzeżeń patentowych) będzie większa - w porównaniu z liczbą wariantów (odmian) rozwiązania, określonych zestawem zastrzeżeń patentowych bez tego dodatkowego zastrzeżenia. I taka tylko interpretacja odzwierciedla, zdaniem Urzędu, logiczny sens wprowadzania dodatkowych zastrzeżeń. W przeciwnym bowiem razie wprowadzanie dodatkowych zastrzeżeń byłoby tylko czasochłonnym zabiegiem "kosmetycznym" – nie mającym żadnego praktycznego znaczenia.

Mając na uwadze znaczenie wyrazowe określenia '"zakres" podane w słowniku języka polskiego [red.] Mieczysław Szymczak. Wyd. PWN Warszawa 1995 r.: "zbiór wszystkich desygnatów nazwy; denotacja (tom 3. str. 857), Urząd Patentowy uznał, że wprowadzenie do pierwotnego zestawu zastrzeżeń patentowych dodatkowego zastrzeżenia określającego wariant rozwiązania (scharakteryzowany co najmniej jedną nową, ujawnioną w opisie cechą) nieobjętego pierwotną wersją zastrzeżeń - rozszerza zakres żądanej ochrony określony nowym, liczniejszym (wzbogaconym o dodatkowe zastrzeżenie) zestawem zastrzeżeń patentowych, a zatem w świetle art. 37 ust. 2 p.w.p. taka zmiana zestawu zastrzeżeń patentowych jest niedopuszczalna.

Skoro dołączenie do zestawu zastrzeżeń patentowych jednego dodatkowego zastrzeżenia (określającego dodatkowy wariant rozwiązania - nieobjęty pierwotną wersją zastrzeżeń) rozszerza zakres żądanej ochrony, to tym bardziej dodanie kilku dodatkowych zastrzeżeń zakres ochrony rozszerza, i to w stopniu o wiele większym, bo wprowadza dodatkowe warianty rozwiązań, określonych dodatkowymi kombinacjami powiązań (wprowadzonych zastrzeżeń) z innymi zastrzeżeniami.

Taką interpretację rozszerzenia zakresu ochrony Urząd, co podniósł w uzasadnieniu ww. decyzji, wskazywał w swoich pismach, powołując stosowne fragmenty z opracowań Urzędu Patentowego, pt. "Poradnik Wynalazcy": Metodyka badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych, wyd. UPRP 2006 oraz Zasady sporządzania dokumentacji zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, wyd. UPRP 2005.

Urząd podzielił pogląd Zgłaszającego co do tego, że przedmiot wynalazku należy do jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin techniki, stopień złożoności wynalazków jest znaczny i nie można uniknąć budowania opisu patentowego zawierającego cały szereg zastrzeżeń zależnych. Natomiast konkluzja, iż analiza, wynalazku została sprowadzona do wskazania nadmiernej liczby zastrzeżeń, zdaniem Urzędu, jest wynikiem nieporozumienia, bowiem Urząd nie kwestionował nadmiernej ich liczby, jako takiej, lecz że dodatkowo wprowadzone zastrzeżenia nr 30-35 naruszają przepis art. 37 ust. 2 ustawy p.w.p., gdyż rozszerzają zakres żądanej ochrony, co w świetle tego przepisu jest niedopuszczalne.

Urząd Patentowy uznał tym samym, że dodatkowe zastrzeżenia patentowe zostały wprowadzone do zgłoszenia z naruszeniem obowiązującego prawa.

Mając na uwadze zdecydowaną wolę Zgłaszającego w utrzymaniu zastrzeżeń wprowadzonych do zgłoszenia niezgodnie z przepisami ustawy, mającą swój wyraz w braku wykonania wezwania z dnia 25 stycznia 2007 r. do ich usunięcia, Urząd Patentowy, umorzył postępowanie w sprawie ww. zgłoszenia.

W skardze na tę decyzję strona zarzuciła:

- naruszenie art. 37 ust. 2 ustawy p.w.p przez błędną interpretację pojęcia rozszerzenie zakresu ochrony i w konsekwencji nieuprawnione żądanie od Zgłaszającego usunięcia zmienionych zastrzeżeń patentowych;

- naruszenie art, 37 ust. 2 ustawy p.w.p w związku z art. 27 pkt 1 PCT i art. 41 Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 70, poz. 303, dalej PCT ) poprzez nieuprawnione postawienie Zgłaszającemu wymogów wykraczających poza to, co wynika z treści Układu PCT;

- naruszenie art. 46 ust. 2 ustawy p.w.p. i art.10 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy p.w.p. poprzez bezpodstawne umorzenie postępowania zgłoszeniowego i w konsekwencji uniemożliwienie stronie czynnego udziału w postępowaniu;

- naruszenie art. 7 i 77 k.p.a. w związku z art. 252 ustawy p.w.p. - poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne założenia natury faktycznej i prawnej;

Podnosząc powyższe zarzuty wniosła o uchylenie ww. decyzji, oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżący ponowił argumentację przedstawioną we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Nadto podniósł, że stanowisko Urzędu kłóci się również z treścią przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, w szczególności art. 27 pkt 1 i art. 41 pkt 2 PCT, ponieważ wymaga od zgłoszenia patentowego spełnienia dodatkowych wymogów, wykraczających poza te, które w odniesieniu do wprowadzenia zmian i uzupełnień w treści zgłoszenia wynikają z Układu i Regulaminu PCT. Z art. 41 PCT jednoznacznie wynika, że do czasu zakończenia postępowania przed urzędem wybranym tj. uprawomocnienia się decyzji w sprawie postępowania o udzielenie patentu, dopuszczalna jest każda zmiana zastrzeżeń patentowych, o ile nie wykracza poza zakres tego co zostało ujawnione w zgłoszeniu międzynarodowym.

W toku postępowania Urząd Patentowy całkowicie błędnie, zdaniem strony, interpretuje pojęcie zakres żądanej ochrony. Opiera się przy tym na pozaprawnych, nieprecyzyjnych i niezrozumiałych dla Zgłaszającego kryteriach, przywołując za podstawę swoich twierdzeń wykładnię i rozumienie zaczerpnięte z publikacji słownikowych, które nie stanowią źródła prawa i w opinii Zgłaszającego, mają walor jedynie poznawczy.

Zdaniem Zgłaszającego, umorzenie postępowania w przedstawionej wyżej sytuacji jest wadliwe, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, w związku z tym decyzja Urzędu Patentowego z dnia [...] lipca 2007 r. oraz utrzymana nią w mocy decyzja z dnia [...] lutego 2007 r. powinny zostać uchylone. Urząd Patentowy naruszył bowiem art. 46 ustawy p.w.p. poprzez bezzasadne umorzenie postępowania w odniesieniu do wszystkich wynalazków, podczas gdy stawiane zarzuty dotyczyły tylko jednego z wynalazków. Nie zachodzi przy tym bezprzedmiotowość postępowania, bo Zgłaszający wypowiedział się na postawione w piśmie z dnia 25 stycznia 2007 r. zarzuty Urzędu Patentowego, składając w urzędzie obszerne wyjaśnienia pismem z dnia 16 lutego 2007 r. co potwierdza, że jest zainteresowany kontynuowaniem postępowania, a przedmiotowe zgłoszenie zawiera oprócz kwestionowanych zastrzeżeń, zastrzeżenia patentowe 1 do 29, co do których Urząd Patentowy nie wypowiedział się w toku postępowania.

Zgłaszający nie skreślił zastrzeżeń zależnych 30 do 35 dotyczących cech nośnika zapisu, bowiem uznał, iż żądania Urzędu Patentowego zostały sformułowane w oparciu o błędną wykładnię art. 37 ust. 2. Zgłaszający nie wykonał zatem mechanicznie nakazu Urzędu wskazanego w przedmiotowym wezwaniu, gdyż się z nim nie zgadzał, jednakże wezwanie wykonał - w odpowiedzi na wezwanie UP Zgłaszający ustosunkował się do zarzutów Urzędu i przedstawił argumenty na poparcie swoich racji.

Nawet zatem jeśli Urząd Patentowy uznał, że w odniesieniu do zastrzeżeń 30 do 35 żądania postawione w wezwaniu są zasadne i wymagały wykonania, a tym samym wezwanie w tym zakresie nie zostało wykonane, zdaniem Zgłaszającego, uzasadnione byłoby ewentualnie wydanie decyzji umarzającej w tym tylko, ściśle określonym i ograniczonym zakresie, podobnie, jak Urząd postępuje w przypadku rezygnacji przez Zgłaszającego z pewnych zastrzeżeń w toku postępowania.

Natomiast wydanie decyzji umarzającej całe postępowanie jest w tym przypadku nielogiczne, krzywdzące dla Zgłaszającego i nie znajduje oparcia w przepisach prawa. Ponadto, takie działanie Urzędu Patentowego jest niespójne z praktyką Urzędu dopuszczającą możliwość wydawania w określonych sytuacjach decyzji umarzającej postępowanie w odniesieniu do niektórych zastrzeżeń.

Nadto wskazano, iż w sytuacji, gdy Zgłaszający nie zgadza się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego, sformułowanym w oparciu o art. 46 p.w.p. powinien mieć możliwość przedstawienia swoich argumentów wobec żądań Urzędu Patentowego. W konsekwencji, Urząd Patentowy może uznać ich słuszność, odstępując od postawionych uprzednio zarzutów. W przeciwnym wypadku może dojść do absurdalnej sytuacji, że to Urząd Patentowy, a nie Zgłaszający określi kształt wynalazku i zakres ochrony poprzez narzucenie Zgłaszającemu w trybie art. 46 ustawy p.w.p swojego zdania i samowolne skreślenie pewnych rozwiązań ze zgłoszenia.

Rygor umorzenia postępowania w sytuacji, gdy Urząd nie podziela argumentów Zgłaszającego radykalnie, zdaniem strony, ogranicza możliwość korzystania przez stronę z ustawowo zagwarantowanych praw procesowych i przedstawienia swoich racji w toku toczącego się postępowania z uwagi na ryzyko utraty całego zgłoszenia.

Zakończenie postępowania zgłoszeniowego poprzez jego umorzenie zostało przewidziane w art. 46 ust. 1 i 2 jako sankcja za bierność i brak zainteresowania Zgłaszających podtrzymywaniem zgłoszenia, nie zaś za jako sankcja za odmienne od Urzędu Patentowego zdanie Zgłaszających.

Urząd Patentowy RP naruszył, co zarzuciła strona, podstawowe zasady proceduralne, w szczególności zasadę prawdy obiektywnej i zasadę czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym, w przypadku, gdy Zgłaszający nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu Patentowego i przedstawił szereg argumentów uzasadniających swoje racje, Urząd Patentowy zobowiązany był bowiem rozważyć argumenty Zgłaszającego i ponownie dokonać oceny nowej wersji zastrzeżeń patentowych, ustosunkowując się do nich, aby w ten sposób umożliwić Zgłaszającemu wypowiedzenie się przedmiocie zajętego przez Urząd Patentowy stanowiska.

W odpowiedzi na argumenty Zgłaszającego Urząd Patentowy nie przedstawił jednak swojego stanowiska, lecz wydał decyzję umarzającą postępowanie, zamykając w ten sposób drogę do jakiejkolwiek polemiki merytorycznej.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżony akt administracyjny z punktu widzenia jego zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- dalej zwana p.p.s.a.).

Badając skargę wg powyższych kryteriów Sąd uznał, iż skarga zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja i decyzja utrzymana nią w mocy naruszają bowiem prawo w stopniu uzasadniającym ich uchylenie.

W dniu 1 lutego 1995 r. weszło w fazę krajową złożone przez stronę międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/IB85/00070 zarejestrowane przez Urząd Patentowy RP pod nr P 319407, z którego Zgłaszający dokonał wydzielenia przedmiotowego zgłoszenia oznaczonego nr P378756. Datą tego zgłoszenia jest zatem 1 lutego 1995 r. Stosownie do art. 316 ust. 4 p.w.p. postępowanie związane ze zgłoszeniem wynalazku toczy się od dnia wejścia w życie tej ustawy według jej przepisów.

Tym samym, co nie budzi, w świetle powołanego przepisu wątpliwości, w sprawie mającej zastosowanie te przepisy p.w.p., które regulują tryb postępowania prowadzonego w związku ze zgłoszeniem wynalazku zakreślając jego ramy procesowe i Urząd Patentowy wg tych przepisów postępowanie zakończone decyzją o umorzeniu postępowania prowadził, tyle że wydając tę decyzję, a następnie decyzję utrzymującą ją w mocy naruszył obowiązujące prawo w stopniu uzasadniającym uchylenie obu decyzji. Stosownie do art. 31 ust. 1 p.w.p. zgłoszenia wynalazku dokonuje się w celu uzyskania patentu. Celem postępowania zgłoszeniowego (wszczętego wskutek dokonania zgłoszenia) jest zatem rozpoznanie i załatwienie sprawy zgłoszenia przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do istoty tj. decyzji o udzieleniu patentu w przypadku niestwierdzenia braku ustawowych warunków do uzyskania patentu (art. 52 p.w.p.) bądź decyzji o odmowie jego udzielenia w sytuacji stwierdzenia braku tych warunków (art. 49 ust. 1 p.w.p).

Ten cel nie zawsze może być osiągnięty, bo przepisy p.w.p. przewidują również możliwość zakończenia postępowania zgłoszeniowego jego umorzeniem.

Pamiętać jednak należy, iż decyzja rozstrzygająca sprawę co do istoty wywołuje skutki w sferze stosunku materialnoprawnego zaś decyzja o umorzeniu postępowania zamykająca stronie drogę do konkretyzacji prawa wywołuje skutki wyłącznie w sferze stosunku procesowego. Taki stan rzeczy wywołuje różne dla strony i organu konsekwencje w tym nie pozostaje bez wpływu na granice i zakres kontroli tych decyzji różniących się od siebie z punktu widzenia skutków, jakie one wywołują.

Jeżeli bowiem w sprawie wydano decyzję o odmowie udzielenia patentu tj. decyzję o charakterze merytorycznym to kontrola tej decyzji (bądź w ramach wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź skargi do wojewódzkiego sadu administracyjnego) obejmuje jej ocenę także z punktu widzenia przepisów prawa materialnego w tym przypadku z punktu widzenia określonych w p.w.p. ustawowych przesłanek do udzielenia patentu co wiąże się z koniecznością odniesienia się do zarzutów o charakterze merytorycznym odnoszącym się do przedmiotu zgłoszenia. W przypadku decyzji o umorzeniu postępowania z uwagi na jej istotę i wyłącznie procesowy charakter skutków jej wydania takiej możliwości nie ma. Nie jest zatem możliwe, by sądowa kontrola tego rodzaju decyzji obejmowała również ocenę wiążącą się z przedmiotem zgłoszenia, składaną w postępowaniu dokumentacją w tym kolejnymi wersjami zastrzeżeń patentowych i ich oceną w aspekcie dopuszczalności ich zmiany.

Jednym z przepisów, który w swej dyspozycji zawiera rygor naruszenia postępowania zgłoszeniowego tj. zakończenia tego postępowania decyzją umarzającą jest przepis art. 46 ust. 1 p.w.p. stosowany odpowiednio w sytuacji, gdy po wszczęciu postępowania Zgłaszający wprowadził do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki niezgodnie z przepisami ustawy. Te przepisy wraz z art. 37 ust. 2 p.w.p. stanowiły podstawę prawną obu zaskarżonych decyzji. Urząd Patentowy RP uznał bowiem, iż nadesłane przy piśmie Zgłaszającego z dnia 22 stycznia 2007 r. zastrzeżenia od 30 do 35 rozszerzają pierwotny zakres ochrony i w konsekwencji stosując przepis art. 46 ust. 1 i 2 p.w.p. wezwał do ich usunięcia w wyznaczonym terminie pod rygorem umorzenia postępowania i wobec ich nieusunięcia, jak stwierdził Urząd, zgodnie z powyższym rygorem postępowanie zostało umorzone. Urząd Patentowy RP uznał, bowiem, iż skoro Zgłaszający wskazanych, niedopuszczalnych poprawek nie usunął to bez znaczenia z punktu widzenia powołanego przepisu pozostaje okoliczność, czy i w jakim zakresie zgłaszający ustosunkował się do ww. wezwania i jakie wyjaśnienia w tej mierze przedstawił. Sąd powyższego stanowiska nie podziela.

Uwzględniając istotę i charakter rozstrzygnięcia będącego skutkiem zastosowania rygoru, o którym mowa w wyżej powołanym przepisie uznać bowiem należy, iż rygor ten służy jedynie dyscyplinowaniu Zgłaszającego i ma przeciwdziałać jego bierności, nie zaś swoistemu "wymuszaniu" na zgłaszającym określonego zachowania w postaci zastosowania się strony do wezwania. Nie może zatem, na co trafnie zwraca uwagę skarżący, stanowić sankcji, za to, iż skarżący zajmuje w kwestii dopuszczalności poprawek stanowisko odmienne niż Urząd.

Przyjąć zatem, zdaniem Sądu, należy, iż przesłanka do zastosowania rygoru umorzenia postępowania zachodzi jedynie wówczas, gdy zgłaszający zachowa całkowitą bierność względem wezwania wystosowanego przez Urząd Patentowy w trybie art. 46 ust. 1 i 2 p.w.p. i w ogóle na nie nie odpowie. Taka sytuacja w sprawie nie miała miejsca.

W piśmie z dnia 16 lutego 2007 r., co w sprawie bezsporne, Zgłaszający odpowiedział na wezwanie z dnia 25 stycznia 2007 r. tyle, że nie podzielił stanowiska Urzędu przedstawionego w tym wezwaniu i w konsekwencji do wezwania się nie zastosował przedstawiając w ww. piśmie swoje merytoryczne stanowisko co do wadliwości, w jego ocenie, twierdzeń Urzędu o niedopuszczalności wskazanych poprawek i uzupełnień.

W tym stanie rzeczy brak było podstaw do zastosowania rygoru, o którym wyżej mowa.

W przypadku zgłoszenia, co stało się w tej sprawie, merytorycznych argumentów strony co do stanowiska Urzędu skutkującego powyższym wezwaniem Urząd Patentowy winien zająć stanowisko także w decyzji o charakterze merytorycznym. Tylko wówczas bowiem możliwe jest dokonanie przez Sąd oceny, w takim merytorycznym zakresie.

Urząd Patentowy z naruszeniem powołanego przepisu podjął jednak decyzję o o umorzeniu postępowania i chociaż decyzja nie ma ze swej istoty charakteru merytorycznej to w jej uzasadnieniu zawarte są argumenty i stanowisko Urzędu o takim charakterze. Ramy kontroli tego rodzaju decyzji nie obejmują jednak ich oceny w takim zakresie. Urząd Patentowy RP umarzając postępowanie zamknął zatem możliwość poddania ocenie merytorycznej argumentów również merytorycznej natury, podniesionych zarówno przez stronę, jak i przez organ.

W tym stanie rzeczy dodatkowo należy podnieść, iż Sąd podziela co do zasady stanowisko zgłaszającego dotyczące, możliwości umorzenia postępowania w części. Skoro bowiem stosownie do art. 34 p.w.p. zgłoszenie wynalazku może obejmować kilka wynalazków połączonych ze sobą w taki sposób, że stanowią wyraźnie jeden pomysł wynalazcy to organ winien zająć stanowisko co do każdego zgłoszonego wynalazku, w tym także w części umorzyć postępowanie jeżeli zajdą ku temu warunki określone w przepisach p.w.p. i nie będzie przeszkód w uznaniu, iż sprawa objęta zgłoszeniem w stosownej części jest sprawą podzieloną.

Art. 46 ust. 1 p.w.p. nie może być w powyższej sytuacji odczytywany jako podstawa do umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia w całości mimo, iż wezwanie całości zgłoszenia nie dotyczy.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a orzekł, jak w pkt 1 sentencji, w punkcie 2 zgodnie z art. 152 p.p.s.a. zaś o kosztach orzeczono po myśli art. 200 p.p.s.a.