Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Bała Sędziowie NSA Rafał Batorowicz (spr.) Jan Grabowski Protokolant Maciej Dębski po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2007 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. w W. (H.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2006 r. sygn. akt VI SA/Wa 537/06 w sprawie ze skargi S. w W. (H.) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. Uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania 2. Zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S. w W. (H.) kwotę 900 (dziewięćset) zł tytułem kosztów postępowania kasacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 25 maja 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 537/06, po rozpoznaniu sprawy ze skargi S. z siedzibą w W. w H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2005 r., nr [...], w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, oddalił skargę.

Wyrok zapadł w następującym stanie sprawy.

Znak towarowy FEMISTEN został zgłoszony do rejestracji w dniu 26 listopada 1999 r. przez G. S.A. dla towarów w klasie 5 (preparaty farmaceutyczne, leki). G. S.A. z dniem 28 maja 2001 r. zmienił nazwę na G. S.A. z siedzibą w P.

Decyzją z dnia 15 lipca 2003 r. Urząd Patentowy RP udzielił prawa ochronnego na znak towarowy FEMISTEN. W dniu 28 lipca 2004 r. do Urzędu Patentowego wpłynął sprzeciw S. z siedzibą w W., H. wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Powołując się na art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5, poz. 17 ze zm.) w zw. z art. 246 i art. 315 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. 119, poz. 1117 ze zm.) wskazano, że na rzecz firmy S. został zarejestrowany w trybie Porozumienia Madryckiego z pierwszeństwem od dnia 19 sierpnia 1994 r. znak towarowy słowny FEMOSTON przeznaczony także do oznaczania towarów w klasie 5.

W uzasadnieniu sprzeciwu podniesiono, że znak towarowy FEMISTEN jest myląco podobny do znaku FEMOSTON zarówno w płaszczyźnie fonetycznej, jak i wizualnej, a obydwa znaki są przeznaczone do oznaczenia tego samego rodzaju towarów. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak FEMISTEN została więc udzielona z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych.

Uprawniony z rejestracji ustosunkowując się do sprzeciwu wniósł o jego oddalenie.

Z uwagi na stanowisko uprawnionego z rejestracji wobec sprzeciwu Urząd Patentowy na podstawie art. 247 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej przekazał sprawę do rozpoznania w trybie postępowania spornego. W dniu 16 listopada 2005 r. odbyła się rozprawa przed Urzędem Patentowym w trybie postępowania spornego.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia 16 listopada 2005 r. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FEMISTEN.

W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że w jego ocenie nie zachodzi podobieństwo oznaczeń, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych mogące wprowadzić w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów. Jest to widoczne szczególnie w warstwie znaczeniowej bowiem oba znaki rozpatrywane jako całość mają charakter fantazyjny. Człon "FEMI" w znaku FEMISTEN wskazuje, że produkt opatrywany takim oznaczeniem przeznaczony jest dla kobiet. Pewne podobieństwo występuje w strukturze i brzmieniu tych oznaczeń (oba znaki mają identyczną liczbę liter i sylab, a różnica sprowadza się do odmienności samogłosek w tych oznaczeniach), jednak nie stwarza ono w ocenie organu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towaru od określonego przedsiębiorcy. Znak FEMOSTON przeznaczony jest bowiem do oznaczania preparatów farmaceutycznych stosowanych w terapii hormonalnej, wydawanych jedynie na podstawie recepty, a więc trafiających do klienta za pośrednictwem lekarzy i farmaceutów. Znak FEMISTEN przeznaczony jest natomiast do oznaczania produktów do pielęgnacji skóry, dostępnych bez recepty, nie związanych z terapią hormonalną. Podkreślono przy tym, że nabywcami produktów o charakterze farmaceutycznym są osoby dorosłe, które z uwagi na nieobojętny wpływ na organizm tego typu produktów, z namysłem dokonują ich wyboru zwracając uwagę na ich skład, przeznaczenie, sposób działania.

W skardze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik skarżącego S. zarzucił organowi naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz naruszenie przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 oraz art. 77 § 1 i § 4 kpa, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu skargi zarzucił, że Urząd Patentowy ocenił stopień podobieństwa towarów bez należytej staranności i uwzględnienia stanu prawnego. Firma S. ma bowiem prawo używać znaku towarowego FEMOSTON w obrocie dla dowolnych preparatów i substancji farmaceutycznych. Podobnie uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy FEMISTEN też może go użyć dla dowolnych preparatów farmaceutycznych i leków. Zapewnienia pełnomocnika uprawnionego z rejestracji, że znak będzie używany dla oznaczenia preparatów do pielęgnacji skóry, nie mają więc znaczenia, gdyż uprawniony może zmienić swój zamiar i użyć tego oznaczenia np.: do oznaczenia środków hormonalnych.

Ocena stopnia podobieństw obu oznaczeń dokonana przez Urząd Patentowy wskazuje natomiast na brak konsekwencji. Urząd stwierdził najpierw, że są to oznaczenia fantazyjne nic nie oznaczające, a następnie stwierdził, że człon "FEMI" w znaku FEMISTEN wyraźnie sugeruje, że produkt opatrywany takim oznaczeniem przeznaczony jest dla kobiet. Ponadto Urząd Patentowy nie stwierdził jednoznacznie, czy występuje podobieństwo w strukturze i brzmieniu tych oznaczeń. Oba oznaczenia zostały zarejestrowane jako znaki słowne, a więc są chronione niezależnie od ich formy przedstawieniowej. Znak towarowy FEMOSTON jest od wielu lat używany w Polsce intensywnie dla oznaczenia produktów farmaceutycznych. Wprowadzenie więc na polski rynek produktów farmaceutycznych opatrzonych tak bardzo podobnym znakiem towarowym FEMISTEN budzi uzasadnione obawy, że będzie dochodziło do wprowadzania w błąd potencjalnych nabywców tych produktów, a nawet do niebezpiecznych dla zdrowia pomyłek. Wskazano przy tym, że trwają intensywne prace nad wprowadzeniem na rynek środków hormonalnych w postaci maści, kremów i żeli. W konkluzji pełnomocnik skarżącego stwierdził, że Urząd Patentowy nie rozpatrzył sprawy we wszystkich aspektach naruszając tym samym przepisy postępowania administracyjnego.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podkreślając, ze zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy.

Rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju jeżeli jest on podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru.

Stosownie do tego przepisu, przeszkodę do rejestracji stanowi więc prawo z rejestracji znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem. Podobieństwo znaków ocenia się natomiast według kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towaru składa się podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń.

Za bezsporny Sąd uznał fakt, że sporne znaki towarowe zostały zarejestrowane dla towarów w tej samej klasie 5 (preparaty farmaceutyczne, leki). Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika natomiast, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego FEMISTEN G. S.A. z siedzibą w P. na chwilę obecną nie wprowadza do obrotu towarów oznaczonych spornym znakiem, lecz według deklaracji uprawnionego, zamierza w przyszłości wprowadzać na rynek pod tym oznaczeniem preparaty do pielęgnacji skóry w postaci maści i żelu dostępne bez recepty. Znak towarowy FEMISTEN ma więc być przeznaczony do oznaczania innego rodzaju towarów niż znak FEMOSTON, o innym przeznaczeniu oraz w inny sposób wprowadzanych do sprzedaży i udostępnianych potencjalnym klientom. Przeciwstawny znak towarowy FEMOSTON używany jest bowiem do oznaczania preparatów farmaceutycznych stosowanych w terapii hormonalnej, wydawanych jedynie na podstawie recepty, a więc trafiających do klienta za pośrednictwem lekarzy i farmaceutów.

W ocenie Sądu ustalenia Urzędu Patentowego w tym zakresie należy uznać za prawidłowe. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie i orzecznictwie przy ustalaniu jednorodzajowości towarów bierze się pod uwagę rodzaj towarów, przeznaczenie towarów oraz warunki ich zbytu, natomiast sam fakt przynależności towarów do wspólnej klasy nie stanowi decydującego argumentu na rzecz uznania towarów za należące do tego samego rodzaju.

Po porównaniu przedmiotowych znaków w płaszczyźnie znaczeniowej, fonetycznej i wizualnej Sąd uznał za słuszne stanowisko Urzędu Patentowego, że w rozważanym przypadku niebezpieczeństwo pomyłek nie występuje, gdyż nie są one do siebie podobne w stopniu stwarzającym niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia towaru od określonego przedsiębiorcy.

Sąd podkreślił, że podobieństwo znaków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych nie jest kategorią samodzielną, lecz służy określonemu celowi, a mianowicie wyeliminowaniu poprzez odmowę rejestracji znaku, który mógłby w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Ocena podobieństwa oznaczeń powinna być przy tym dokonywana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy (konsumenta) towarów.

W ocenie Sądu zarzut strony skarżącej, że przeciętny odbiorca w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego może sądzić, że sporne znaki towarowe (pomimo różnic występujących między nimi) są ze sobą powiązane, nie znajduje uzasadnienia.

W opinii Sądu obydwa przeciwstawne znaki oceniane jako całość mają charakter fantazyjny. Bardziej szczegółowa analiza porównawcza prowadzi z kolei do wniosku, że człon "FEMI" w znaku FEMISTEN wskazuje na krąg odbiorców, do których adresowany jest produkt i nie ma w związku z tym charakteru fantazyjnego, natomiast człon "FEMO" w przeciwstawnym znaku nie budzi żadnych skojarzeń i w związku z tym zachowuje charakter fantazyjny. Zgodnie natomiast ze stanowiskiem prezentowanym w doktrynie potencjalny odbiorca zwraca większą uwagę na pierwsze człony znaków, a mniejszą na końcowe fragmenty, gdyż wizualnie i fonetycznie pierwsze litery i sylaby przyciągają jego największą uwagę i są zapamiętywane.

Zdaniem Sądu odmienności samogłosek użytych w spornych oznaczeniach powodują także, że mają one inną fonetykę (femisten brzmi bowiem miękko, natomiast femoston twardo).

Sąd wskazał, że pewne podobieństwo między tymi znakami nie stanowi wystarczającej przesłanki do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FEMISTEN, gdyż tylko taki stopień podobieństwa stanowiłby przesłankę do unieważnienia tego prawa, który w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów.

W ocenie Sądu w toku rozpoznania sprawy przez Urząd Patentowy nie doszło do naruszenia przepisów postępowania w stopniu mającym wpływ na prawidłowość dokonanego przez ten organ rozstrzygnięcia. Urząd Patentowy, wbrew zarzutowi skargi, rozpoznał sprawę we wszystkich jej aspektach oraz wyjaśnił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, dlaczego odmówił unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy.

Sąd podkreślił, że Urząd Patentowy oparł się w swoim rozstrzygnięciu na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym. Wskazał też, że gdyby w przyszłości ujawniły się okoliczności, których strona skarżąca nie mogła podnieść w sporze o unieważnienie prawa ochronnego, uzasadniające wznowienie postępowania, to może ona wystąpić do organu z takim podaniem.

S. wniósł od powyższego wyroku skargę kasacyjną. Zaskarżając wyrok w całości strona zarzuciła, że został on wydany z:

I. naruszeniem przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), tj. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 151 p.p.s.a.:

1) poprzez błędną ocenę stanu faktycznego sprawy ustalonego przez Urząd Patentowy RP, w szczególności nie zakwestionowanie przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych poczynionych przez Urząd Patentowy co do braku podobieństwa towarów, do oznaczania których przeznaczone zostały sporne znaki towarowe, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. z 1985 r. nr 5, poz. 17 ze zm.), dalej uzt, w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej pwp, i oddalenie skargi mimo istnienia okoliczności świadczących o istnieniu podobieństwa towarów, do oznaczania których przeznaczone zostały sporne znaki towarowe, w konsekwencji istnienia okoliczności powodujących możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a w związku z tym przemawiających za uwzględnieniem skargi,

2) poprzez błędną ocenę stanu faktycznego sprawy ustalonego przez Urząd Patentowy, w szczególności nie zakwestionowanie przez Sąd I instancji ustaleń faktycznych poczynionych przez Urząd Patentowy co do braku podobieństwa spornych znaków towarowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt w związku z art. 315 ust. 3 pwp i oddalenie skargi mimo istnienia okoliczności świadczących o istnieniu podobieństwa spornych znaków towarowych w stopniu mogącym wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a w związku z tym przemawiających za uwzględnieniem skargi,

3) poprzez nieuwzględnienie przez Sąd I instancji zarzutów skarżącego dotyczących naruszenia przez Urząd Patentowy przepisów postępowania (art. 7, 77 § 1 i § 4 kpa), polegającego na dokonaniu oceny podobieństwa towarów i znaków towarowych w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami i stanem faktycznym sprawy i oddalenie skargi.

II. naruszeniem przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.) poprzez błędne zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt w związku z art. 315 ust. 3 pwp, w szczególności poprzez błędne porównanie rodzaju towarów, do oznaczania których przeznaczone zostały zgodnie z zakresem udzielonych praw znaki towarowe FEMOSTON nr IR 624 469 i FEMISTEN nr R-146192, błędne porównanie spornych oznaczeń per se, a w konsekwencji błędne przyjęcie, że stopień podobieństwa znaku towarowego FEMISTEN do znaku towarowego FEMOSTON nie jest taki, aby w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógł wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Wskazując na powyższe podstawy kasacyjne strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uczestnik postępowania spółka G. S.A. w odpowiedzi na skargę kasacyjną wniosła o oddalenie skargi w całości i zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 174 p.p.s.a. skargę kasacyjną można oprzeć na podstawach: 1) naruszenia przepisów prawa materialnego przez błędna jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 2) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Z treści art. 183 § 1 p.p.s.a. wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadku ziszczenia się co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art. 183 § 2 p.p.s.a. Wobec takich regulacji nie może budzić wątpliwości, że wywołane skargą kasacyjną postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie polega na ponownym rozpoznaniu sprawy w jej całokształcie i że uzasadnione jest odnoszenie się do poszczególnych zarzutów składających się na podstawy kasacyjne i wyznaczających zakres badania sprawy przez sąd drugiej instancji.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna oparta jest na obu podstawach wymienionych w art. 174 p.p.s.a. p.p.s.a. ,z tym jednak, że w obu przypadkach zarzuty składające się na podstawy kasacyjne odnoszą się do zasadniczej kwestii jaką jest ewentualność, iż zachodzi opisane w art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt w zw. z art. 315 ust. 3 pwp podobieństwo znaków towarowych mogące w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadzić w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Taka konstrukcja podstaw kasacyjnych jest uprawniona zważywszy, że podobieństwo znaków towarowych jest kategorią zarówno faktyczną jak i prawną, oraz, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym możliwe jest prowadzenie własnej oceny kryteriów podobieństwa stosowanych przez Urząd Patentowy (por. wyrok NSA z 11 maja 2005 r., sygn. akt II GSK 36/05, LEX nr166070 ).

Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem, o podobieństwie znaków towarowych rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Na niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów składa się podobieństwo towarów i podobieństwo oznaczeń (por. wyrok NSA z 28 marca 2002 r., II S.A. 2778/01). Wobec tego niezbędnym elementem stanu faktycznego ustalonego dla potrzeb porównania znaków towarowych pod względem ich podobieństwa jest określenie jakie towary mogą być opatrywane znakami towarowymi, do których wynikające z rejestracji uprawnienia przysługują różnym podmiotom. Wymóg taki nie zachodzi wtedy, gdy pomiędzy samymi oznaczeniami brak podobieństw mogących powodować niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Taka sytuacja występuje w szczególności, gdy porównywane słowne znaki towarowe w warstwie wizualnej i fonetycznej wykazują tak znaczne różnice, że wykluczone są pomyłki po stronie odbiorcy dokonującego zakupu niezależnie od warunków i przedmiotu sprzedaży.

Sąd pierwszej instancji założył, że o podobieństwie towarów, a w konsekwencji znaków towarowych, nie przesądza przynależność towarów do tej samej klasy, w tym przypadku piątej. Takie stanowisko jest oczywiście słuszne i nie jest kwestionowane skargą kasacyjną. Dalsze jednak zaakceptowane przez Sąd, wynikające z wnioskowań, ustalenia Urzędu Patentowego dotyczące tego jakie towary są lub mogą być opatrywane zarejestrowanymi znakami towarowymi dotknięte są istotnymi wadami mogącymi mieć wpływ na wynik postępowania.

Z niewyjaśnionych powodów przyjęto za podstawę porównań sposób wykorzystania znaku towarowego FEMISTEN deklarowany jedynie przez spółkę G., w sytuacji gdy poza sporem pozostaje, że w chwili wydawania zaskarżonej do sądu administracyjnego decyzji znakiem tym nie opatrywano żadnego towaru. Już z samej konstrukcji sądowej kontroli aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem zgodności z prawem wynika zasada, że sąd kieruje się stanem faktycznym i prawnym istniejącym w chwili wydawania decyzji ostatecznej. Wobec tego na ocenę Sądu pierwszej instancji nie mogły skutecznie wpływać dalsze deklaracje spółki co do ograniczenia uprawnień ze znaku FEMISTEN. Tylko marginalnie zaznaczyć można, że same deklaracje nie wprowadzały istotnych zmian w zakresie stanu faktycznego. W tych okolicznościach przyjąć należy za podstawę porównywania towarów możność opatrywania znakiem FEMISTEN wszystkich towarów zaliczanych do klasy piątej.

Zastrzeżenia wzbudza również ograniczenie sposobu wykorzystywania znaku FEMOSTON, traktowanego jako podstawa porównywania towarów, do tego jaki istniał w chwili wydawania decyzji ostatecznej. Oczywiście, prawidłowe jest ustalenie faktyczne, że znak używano do oznaczenia konkretnego leku. Brak natomiast odniesienia do okoliczności, że uprawnienie spółki S. wynikające z rejestracji znaku towarowego nie jest ograniczone do opatrywania znakiem jedynie tego towaru. W przepisach prawa odnoszących się do materii własności przemysłowej brak regulacji zakazującej uprawnionemu z rejestracji znaku zmiany towaru opatrywanego znakiem towarowym na inny, mieszczący się w klasie określonej przy rejestracji znaku nieprecyzującej bliżej rodzaju towaru. Poza granice skargi kasacyjnej wykraczałyby rozważania co do tego na ile faktyczna możliwość zmian mogłaby być ograniczona skutkiem działania przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 53, poz. 533 ze zm.), w szczególności co do skutków decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego o określonej nazwie.

W stanie faktycznym i prawnym, na jaki powołano się w zaskarżonym wyroku, wbrew nieuprawnionym wnioskowaniom, porównaniu powinny podlegać wszelkie towary należące do klasy piątej. Jak dotąd nie wykluczono skutecznie ewentualności opatrzenia porównywanymi znakami towarowymi towarów o identycznym lub zbliżonym charakterze i przeznaczeniu. Nie znajdują więc uzasadnienia powoływane argumenty dotyczące szczególnych warunków sprzedaży, w tym dotyczące udziału profesjonalisty – farmaceuty i warunków sprzedaży leków wydawanych na receptę. Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że prawo farmaceutyczne dopuszcza pozaapteczny obrót produktami leczniczymi, nawet lekami wydawanymi bez recepty, w tym w ogólnodostępnych sklepach.

Przedstawione uwagi sprawiają, że nie jest dostatecznym uzasadnieniem tezy o braku niebezpieczeństwa konfuzji powołanie się na argumenty dotyczące warstwy wizualnej i fonetycznej porównywanych znaków towarowych. Wskazywane różnice w pisowni i brzmieniu znaków odnieść należy do wszelkich możliwych warunków obrotu wszystkimi towarami jakich dotyczą uprawnienia. Jak dotąd opierano się na niedostatecznie uzasadnionym założeniu, że towary będą sprzedawane w odmiennych warunkach względnie z udziałem profesjonalisty.

W kwestiach szczegółowych dotyczących porównywania samych oznaczeń rozważenia wymaga kwestia podobieństwa brzmienia i znaczenia pierwszej sylaby obu znaków. Nie można odmówić zasadności podnoszonemu w skardze kasacyjnej argumentowi, że już sylaba "fem" budzi skojarzenia z pierwiastkiem żeńskim, zwłaszcza jeśli odnieść się do słów wywodzących się z języka angielskiego czy francuskiego znajdujących zapożyczenia w języku polskim. Z drugiej strony nie zwrócono uwagi na zjawisko zmiękczania głoski "m" skutkiem użycia samogłoski "i" w słowie FEMISTEN, przyjmując jedynie, że całe słowo brzmi miękko. Nie wyjaśniono też jak pogodzić argumentację dotyczącą skojarzeń łączonych z pierwszą sylabą z ustaleniem, iż oba znaki towarowe mają fantazyjny charakter.

Istotne znaczenie ma kwestia czy zauważone podobieństwo w pisowni obu znaków może powodować niebezpieczeństwo pomyłek. Dla oceny w tym zakresie konieczne jest odniesienie do wszelkich możliwych warunków sprzedaży wszystkich towarów jakie mogą oznaczać znakami towarowymi uprawnieni z ich rejestracji. W szczególności co do leków wydawanych na recepty wypisywane pismem ręcznym oceny wymaga wykluczenie niebezpieczeństwa pomyłki po stronie profesjonalisty.

W końcowej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku znalazła się uwaga odwołująca się do możliwości wznowienia postępowania. Jeżeli uwaga ta stanowi ogólną informację co do zasad postępowania wznowieniowego to zastrzeżenia budzi jedynie celowość jej zamieszczania w uzasadnieniu wyroku. Jeżeli natomiast ma odzwierciedlić pogląd, że oznaczenie w przyszłości identycznych lub podobnych towarów porównywanymi znakami towarowymi względnie zbliżenie warunków sprzedaży stanowiłoby podstawę wznowienia postępowania, to pogląd taki pozostawałby w sprzeczności z art. 145 § 1 pkt 5 k.p.a., gdyż podstawą wznowienia nie mogą być okoliczności powstałe po zakończeniu postępowania.

Z wymienionych powodów uchylono zaskarżony wyrok na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. i przekazano sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego uzasadnia art. 203 pkt 1 p.p.s.a. oraz § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. nr 212 , poz. 218).