Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Drachal (spr.) Sędzia NSA Cezary Pryca Sędzia del. WSA Wojciech Czajkowski Protokolant Grzegorz Heleniak po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "A" od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt VI SA/Wa 1452/09 w sprawie ze skargi "A." na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uznania skutków rejestracji międzynarodowej graficznego znaku towarowego oddala skargę kasacyjną.

A., zarejestrowała w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm. - dalej Porozumienie Madryckie) znak towarowy w postaci pojedynczego koloru jasnozielonego RAL 150 60 40, przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 19: tuyaux rigides et garnitures en polypropylene pour l'approvisionnement en eau notable au sein de batiments d'habitations, d'immeubles de bureaux ou de batiments industrieIs (sztywne przewody i wyposażenie do nich z propylenu dla zaopatrzenia w wodę pitną w ramach budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych).

Urząd Patentowy RP w notyfikacji wstępnej z dnia 11 lipca 2006 r. poinformował Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej (dalej Biuro Międzynarodowe) o tymczasowej odmowie udzielenia ochrony na ww. znak towarowy. W sporządzonym w języku francuskim dokumencie notyfikacyjnym Urząd Patentowy RP, powołując się na przepis art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm. - dalej jako p.w.p.), wskazał, że odmawia udzielenia powyższej ochrony (uznania międzynarodowej rejestracji) z uwagi na fakt, iż "Znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor".

W piśmie z dnia 27 grudnia 2006 r. skierowanym do Urzędu Patentowego RP, skarżąca spółka, reprezentowana przez rzecznika patentowego, podtrzymała wniosek o udzielenie prawa ochronnego na ww. znak towarowy. W uzasadnieniu strona opisała historię firmy oraz wskazała, iż stosuje w swoich produktach pewne kolory (zwłaszcza zielony), kombinacje barw i pewne formy pasków. Zgłasza i rejestruje takie znaki w Urzędach Patentowych w Niemczech i w Polsce (np. IR - 832 895, IR - 837 655). Wskazała, iż Urząd Patentowy RP zarejestrował kombinacje kolorów per se o kodzie RAL 150 60 40 oraz o kodzie RAL 170 40 40. Kolor jasnozielony o kodzie RAL 150 60 40 występuje we wszystkich wyżej wymienionych znakach firmy. Wnioskodawca wskazał też, że rynek rur i instalacji polipropylenowych jest rynkiem szczególnym, na którym funkcjonują wyłącznie profesjonaliści.

W dniu 20 kwietnia 2007 r. Urząd Patentowy wystosował pismo do Biura Międzynarodowego w Genewie z informacją dotyczącą sprostowania błędu pisarskiego w notyfikacji z dnia 11 lipca 2006 r., informując, iż wstępna odmowa ochrony powinna zawierać art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Jednocześnie Urząd Patentowy nie uwzględnił wniosku strony o wyznaczenie rozprawy administracyjnej w sprawie sprostowania tego błędu. Jak wskazał, wbrew twierdzeniom spółki, w wyniku sprostowania nie zmieniono podstawy prawnej notyfikacji. Różnica w numeracji art. 120 i 129 wynika z nieszczęśliwej w tym wypadku bliskości cyfr 9 i 0 na klawiaturze komputera.

Decyzją z dnia 9 maja 2008 r. (znak DT-IR-863 506), na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 1, art. 1525 w związku z art. 15210 p.w.p., Urząd Patentowy odmówił udzielenia prawa ochronnego na graficzny znak towarowy w postaci pojedynczego jasnozielonego koloru zarejestrowanego pod numerem IR - 863 506 w dniu 17 maja 2005 r. w trybie Porozumienia Madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, na rzecz A.

Od powyższej decyzji wywiedziony został wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Po jego zbadaniu, decyzją z dnia 10 czerwca 2009 r. (znak PT-430/08 IR-863 506) Urząd Patentowy, działając na podstawie art. 245 i art. 248 p.w.p., utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

W uzasadnieniu organ podniósł, iż powoływanie się przez wnioskodawcę na fakt rejestracji na jego rzecz innych znaków, nie jest - na tle niniejszej sprawy - prawidłowe, albowiem każde postępowanie jest indywidualne. Podając dla przykładu znak IR - 838 122 stwierdzono, iż jest to znak kolorowy w kombinacji, tj. składa się z jasnych i ciemnych pasków w kolorze jasno i ciemnozielonym, ułożonych na przemian, tworzących charakterystyczną grafikę i układ kolorystyczny. Fakt jego zarejestrowania nie powoduje zatem niejako automatycznego obowiązku zarejestrowania znaku IR-863 506.

Urząd uznał także, iż nie dopuścił się obrazy przepisów Porozumienia Madryckiego. Powołując treść art. 5 ust. 1 tego aktu stwierdził, iż w wyniku notyfikacji przedłożonej przez Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej zgłosił do niej zastrzeżenia, do czego był uprawniony. Wskazał, iż wcześniejsze zarejestrowanie znaku międzynarodowego w kraju pochodzenia uprawnionego (...), nie powoduje automatyzmu w jego zarejestrowaniu w Polsce. Podkreślił, iż nie zmienił, w wyniku sprostowania omyłki, podstawy prawnej dokonanej odmowy. Jeżeli w istocie miałoby tak być, wówczas po przywołaniu jako przyczyny odmowy uznania w Polsce rejestracji spornego znaku braku zdolności odróżniającej dla towarów, Urząd powołałby następnie jedną z przyczyn wymienionych np. w art. 131 p.w.p. - naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, czy też art. 132 p.w.p. - podobieństwo do już zarejestrowanego znaku towarowego. Urząd Patentowy wypełnił rubrykę IV formularza notyfikacji (przyczyna odmowy) w sposób następujący: La marque n`est pas susceptible de distinque les produits parce qu`elle constitue une simple couleur. Przywołanie, w kontekście takiego wskazania, art. 120.1 i 120.2 to "niezręczność" o charakterze oczywistym, nieprowadząca do żadnej konfuzji w zrozumieniu istoty odmowy. W sprawie nie ma żadnych wątpliwości co do zakresu rzeczowego przyczyny odmowy. Już z samej nazwy rubryki wynika, że odpowiednie zastosowanie mają takie numery artykułów p.w.p. jak art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1, gdyż to właśnie te przepisy odpowiadają na pytanie zadane w tytule rubryki tj. dlaczego nie udziela się prawa ochronnego. Powody odmowy "... nie ma dostatecznych znamion odróżniających" i "... nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów dla których zostały zgłoszone", mieszczą się w ramach zakreślonej w rubryce IV formularza notyfikacji przez Urząd generalnej przyczyny odmowy tj. że przedmiotowy znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor. Przesłanki odmowy udzielenia praw ochronnych opisane są w zasadzie w art. 129, 131 i 132 p.w.p. Art. 120 p.w.p. jedynie definiuje znak towarowy, a art. 121 stwierdza, że na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Odnośnie do zarzutu naruszenia prawa do obrony poprzez niewyznaczenie rozprawy organ stwierdził, iż w dacie złożenia wniosku w tym zakresie znane były wnioskodawcy ogólne przyczyny odmowy rejestracji. Reprezentujący spółkę rzecznik patentowy mógł, co też i czynił, pisemnie zajmować stanowisko w sprawie odmowy. Nie było również potrzeby uzgadniania stanowiska stron o spornych interesach (w sprawie bierze udział jedynie A.) oraz nie było konieczne przesłuchanie świadków lub prowadzenia innych dowodów na rozprawie.

Zajmując stanowisko w odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 129 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie oraz wykładnię niezgodną z orzecznictwem europejskim Urząd Patentowy podkreślił, że istnieje daleko idąca zbieżność pomiędzy prawem polskim i prawem wspólnotowym. Obecne brzmienie i znaczenie przepisów ustawy p.w.p. jest zgodne z wymogami Pierwszej Dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. U. 1989, L 40, s. 1 - dalej jako Dyrektywa). Treść art. 129 ust. 2 pkt 1 odpowiada wiernie unormowaniom zawartym tak w art. 3 ust. 1 lit. b) Dyrektywy jak i w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. U. L 11, s. 1 - dalej jako Rozporządzenie). Ich odpowiednikiem w Konwencji Paryskiej jest regulacja art. 6 quinquies ust. B odnosząca się do znaków towarowych pozbawionych jakichkolwiek znamion odróżniających. W ocenie Urzędu Patentowego specyficznym rynkiem dopuszczającym istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej koloru bez uprzedniego jego stosowania, zgodnie z orzecznictwem ETS jest np. rynek wąskiej grupy towarów o szczególnym przeznaczeniu, a także rynek na którym dominuje określony kolor dla danej kategorii towarów (np. białe lateksowe rękawiczki medyczne), a jeden z przedsiębiorców przełamuje tę zasadę. Uwzględniając, że art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 3 Dyrektywy mają podobne brzmienie jak art. 7 ust. 1 lit. b) i art. 7 ust. 3 Rozporządzenia, wykładnia podana przez Trybunał w wyroku w sprawie LIBERTEL znajduje zastosowanie w odniesieniu do rozporządzenia. Odnosząc się do wyroku ETS w sprawie C-104/01 (LIBERTEL), organ zauważył, iż pierwotna zdolność odróżniająca jest traktowana jako rzadkość i absolutny wyjątek, natomiast nabycie wtórnej zdolności odróżniającej oceniane jest na podstawie całokształtu okoliczności. W praktyce rejestracyjnej niemieckiego urzędu patentowego warunkiem koniecznym uzyskania rejestracji przez kolor jest nabycie wtórnej zdolności odróżniającej. W Portugalii ustawa wyraźnie wyklucza możliwość rejestracji kolorów per se, a zgodnie z praktyką stosowaną w Danii, Szwecji i Norwegii kolory nie są rejestrowane. W Austrii ustawa nie reguluje wyraźnie dopuszczalności rejestracji koloru, jednak w praktyce rejestrację taką uznaje się za niedopuszczalną. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ze skargi A. C. z siedzibą w M., USA (sygn. akt II GSK 258/07) potwierdził, że ani decyzje Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), ani też orzeczenia ETS nie zwalniają Urzędu Patentowego oraz sądu od dokonania własnej oceny w okolicznościach konkretnej sprawy.

W przedmiotowej sprawie - jak zauważył organ - rury i armatura do wody znajdują się w polu zainteresowania zarówno profesjonalistów jak i ogółu nabywców, zatem docelowa grupa odbiorców tych towarów jest bardzo szeroka. Nabywcy kierują się względami estetycznymi, praktycznymi i ekonomicznymi nie upatrując w kolorze wskazówki co do pochodzenia danego towaru. Organ zwraca uwagę, że w praktyce w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych rury z tworzyw sztucznych na rynku polskim są jeszcze względną nowością i nie mają monopolu. W powszechnej świadomości jest fakt stosowania rur stalowych ocynkowanych lub ze stali zwykłej, które co do zasady podlegają malowaniu. Rola tego malowania to zabezpieczenie antykorozyjne, estetyka wnętrza, a w przypadku instalacji przemysłowych także informacja do przesyłu jakich substancji służy dany rurociąg. W tym przypadku zastosowanie znajdowała norma PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. W normie tej zalecano by znakowanie poprzez malowanie identyfikacyjne rurociągów ze stali węglowej lub innych materiałów podatnych na korozję należy skoordynować z malowaniem antykorozyjnym, w którym warstwa nawierzchniowa powinna spełniać funkcję identyfikacyjną. Przyjęło się by koloru zielonego używać dla wody oraz wodnych roztworów związków chemicznych nie stwarzających dla obsługi zagrożenia chemicznego i termicznego (niepalne). Jednocześnie organ podzielił wcześniejsze argumenty, iż na rynku istnieje wiele różnych rur i złączek z polipropylenu, w różnych kolorach czy zestawieniach kolorystycznych, jak też stosowane są obecnie rury miedziane, które i tak są malowane według przekonań estetycznych. W ocenie Urzędu Patentowego przedmiotowy znak towarowym nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej dla koloru per se o odcieniu RAL 150 60 40.

Zdaniem Urzędu Patentowego oświadczenie Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji nie stanowi wiarygodnego dowodu. W świetle utrwalonych poglądów doktryny uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi mieć miejsce przed złożeniem zgłoszenia znaku towarowego, a ponadto należy je przeprowadzić w oparciu o badania opinii publicznej (opinii rynku) naukowymi metodami przez niezależny, obiektywny ośrodek badania opinii.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia artykułu 6 quinquies Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej organ podtrzymał wcześniejsze stanowisko, że przepis ten nie nakłada na poszczególne krajowe Urzędy Patentowe obowiązku rejestrowania znaków, które uzyskały ochronę w kraju pochodzenia.

W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 77 § 1 oraz art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.) poprzez nieuwzględnienie w decyzji materiału dowodowego przedstawionego przez stronę oraz brak ustosunkowania się w uzasadnieniu decyzji do wskazanych wyroków i decyzji w podobnych sprawach stwierdzono, iż nie zasługuje on na uwzględnienie. Każde postępowanie prowadzone przez Urząd Patentowy jest indywidualne, zaś porównywanie dwóch znaków, koloru per se oraz oznaczenia z kombinacją kolorystyczną nie jest w tym przypadku możliwe.

Organ za niezasadny uznał także zarzut naruszenia art. 3 oraz art. 13 Dyrektywy, albowiem w decyzji z dnia 9 maja 2008 r. odmawiającej udzielenia prawa ochronnego, wymienione są wszystkie towary dla których zgłaszający ubiega się o ochronę. Również w dokumencie notyfikującym wstępną odmowę z dnia 11 lipca 2006 r. w wierszu V zapisano, że odmowa dotyczy wszystkich towarów.

Powyższa decyzji została zakwestionowana przez A. skargą, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzucono jej naruszenie:

- art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego i tym samym naruszenie art. 7, 9 oraz art. 91 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, poprzez wydanie decyzji o odmowie ostatecznej uznania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaku towarowego w postaci pojedynczego koloru o numerze IR - 863 506, na podstawie prawnej wskazanej przez Urząd Patentowy po upływie terminu określonego w tym przepisie; termin na przedstawienie wszystkich podstaw odmowy uznania skutków tej rejestracji przez Urząd Patentowy upłynął w dniu 27 października 2006 r., a art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., stanowiące podstawę odmowy, zostały po raz pierwszy wskazane dopiero w piśmie z dnia 20 kwietnia 2007 r.;

- art. 7, art. 10 § 1, art. 75, art. 77 § 1, art. 80, art. 81, art. 107 § 3 k.p.a., poprzez błędne ustalenie stanu faktycznego i przekroczenie granic swobodnej oceny materiału dowodowego, oraz uniemożliwienie spółce czynnego udziału w każdym stadium postępowania i pozbawienie możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy,

- art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędną wykładnię, co miało wpływ na wynik sprawy.

Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i decyzji ją poprzedzającej, podtrzymując stanowisko wyrażone we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zwróciła w szczególności uwagę, że organ wskazał jako podstawę odmowy art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. w piśmie z dnia 20 kwietnia 2007 r., a następnie w zaskarżonych decyzjach, czym naruszył wiążący go roczny termin. Zdaniem spółki powołanie art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p w notyfikacji o wstępnej odmowie zostało dokonane świadomie i nie może zostać uznane za omyłkę pisarską bowiem Urząd Patentowy w słownym wyjaśnieniu towarzyszącym wskazaniu podstaw prawnych odmowy napisał: "La marque n`est pas susceptible de distinguer les produits parce qu'elle constitue une simple couleur", co oznacza po polsku "Przedmiotowy znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor". To zdanie jednoznacznie wskazuje, że ekspert, wydając wstępną odmowę, zarzucił znakowi brak zdolności odróżniania, czy inaczej brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (art. 120 p.w.p.) - ekspert uznał, że przedmiotowy znak towarowy nie nadaje się do odróżniania jakichkolwiek towarów w obrocie czyli nie posiada abstrakcyjnej zdolności odróżniania. Natomiast art. 129 p.w.p. wskazany przez Urząd Patentowy jako podstawa odmowy ochrony w decyzji ostatecznej dotyczy braku tzw. konkretnej zdolności odróżniającej, czyli faktu posiadania przez znak dostatecznych znamion odróżniających dla zgłoszonych towarów.

Strona skarżąca nie zgodziła się również z dokonaną przez Urząd Patentowy RP oceną stanu faktycznego sprawy. W ocenie strony organ błędnie ustalił, iż towary zawarte w wykazie towarów i usług przedmiotowego znaku towarowego są towarami powszechnego użytku skierowanymi do masowego odbiorcy, oraz że kolor zielony jest powszechnie używany dla oznaczania rur doprowadzających wodę oraz wodne roztwory. Urząd Patentowy nie dokonał wyczerpującej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności całkowicie pominął kluczowy w sprawie dowód złożony przez spółkę w postaci oświadczenia Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, w którym zawarte zostały istotne informacje dotyczące kwestii, czy na rynku systemów instalacji z polipropylenu kolor może wskazywać producenta oraz kwestii, czy oznaczenie kolorem zielonym rury lub instalacji służy do identyfikacji przez odbiorców na rynku koloru zielonego ze skarżącą.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, co do braku zdolności odróżniającej oznaczenia w postaci pojedynczego koloru jasnozielonego i wniósł o oddalenie skargi.

Wyrokiem z dnia 3 grudnia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1452/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

W uzasadnieniu podniósł, iż Urząd Patentowy RP nie dopuścił się obrazy przepisu art. 5 ust. 2 i 5 Porozumienia Madryckiego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 tego Porozumienia, w państwach, w których ustawodawstwo do tego upoważnia, organy, którym Biuro Międzynarodowe notyfikuje rejestrację znaku lub wniosek o rozszerzenie ochrony, będą uprawnione oświadczyć, że temu znakowi nie może być udzielona ochrona na ich terytorium. Z kolei art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego stanowi, że właściwy organ państwa będącego sygnatariuszem omawianej umowy może w stosownym terminie notyfikować Biuru Międzynarodowemu swoją odmowę udzielenia ochrony danemu znakowi (zarejestrowanemu w trybie Porozumienia Madryckiego) na terytorium tego państwa, wskazując jednocześnie wszystkie powody odmowy w tym terminie. Z przepisu art. 5 ust. 5 Porozumienia Madryckiego wynika, iż organy które we wskazanym wyżej nieprzekraczalnym terminie nie poinformują Biura Międzynarodowego w odniesieniu do danej rejestracji znaku o tymczasowej lub ostatecznej odmowie udzielenia ochrony, utracą uprawnienie przewidziane w ust. 1 tego artykułu. Mając powyższe na uwadze WSA przyjął, iż Urząd Patentowy RP, w terminie wskazanym w Porozumieniu Madryckim, w dniu 11 lipca 2006 r. poinformował Biuro Międzynarodowe o tymczasowej odmowie udzielenia ochrony na wskazany znak towarowy. W sporządzonym w języku francuskim dokumencie notyfikacyjnym Urząd Patentowy, powołując się na przepis art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p., podkreślił, że odmawia udzielenia powyższej ochrony (uznania międzynarodowej rejestracji) z uwagi na fakt, iż "Znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor". Wprawdzie organ wskazał we wstępnej odmowie przepis art. 120 p.w.p., jednakże nie można podzielić argumentów skarżącej, iż z tego powodu odmowa ta była bezskuteczna w świetle przepisów Porozumienia Madryckiego. Zgodnie z zasadami zawartymi we Wspólnym Regulaminie Wykonawczym dla Porozumienia Madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków oraz dla protokołu z tego porozumienia za nieprawidłowe uznaje się wyłącznie zawiadomienie o wstępnej odmowie jeśli m.in. nie wskazuje ono żadnych podstaw odmowy lub jest przesłane do Biura Międzynarodowego zbyt późno (por. zasada 18 Regulaminu, Wiadomości Urzędu Patentowego Nr 1/2003). W rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy jako powód odmowy uznał, że "Znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor." i takiej treści sformułowanie w języku francuskim umieścił w rubryce IV notyfikacji. WSA uznał, iż brak jest uzasadnionych podstaw do zdyskwalifikowania skuteczności odmowy w wymaganym rocznym terminie. W konsekwencji nie można uznać, że notyfikacja nie wskazuje żadnych podstaw odmowy. Wprawdzie zasada 17 Regulaminu mówi o potrzebie przywołania również przepisów prawa lecz ostatecznie, wobec treści zasady 18, brak przywołania tych przepisów lub pomyłka w ich powołaniu nie stanowią - zdaniem WSA - o bezskuteczności notyfikacji.

Także sformułowanie zawarte w notyfikacji "Znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor" nie świadczy o powołaniu się przez Urząd Patentowy na brak abstrakcyjnej zdolności odróżniającej przedmiotowego znaku. W ocenie Sądu pierwszej instancji sformułowanie to należy interpretować jako wskazanie na brak dostatecznych znamion odróżniających w rozumieniu art. 129 p.w.p. W szczególności organ przyjął, iż znak "nie może odróżniać towarów", zatem a contrario uznał, że przedmiotowy kolor per se, co do zasady, posiada zdolność abstrakcyjną. Jednoznacznym dowodem na to, iż strona skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego), zrozumiała ww. notyfikację odmowną Urzędu Patentowego RP jako wynikającą z przepisu art. 129 p.w.p. jest przede wszystkim pismo spółki z dnia 28 grudnia 2006 r., w którym ustosunkowuje się do kwestii posiadania przez przedmiotowy kolor per se pierwotnej zdolności odróżniającej.

WSA za niezasadny uznał zarzut naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Zdaniem Sądu pierwszej instancji organ zasadnie przyjął, że w niniejszej sprawie nie zachodziły ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na zgłoszony przez skarżącą znak towarowy. W procesie badania, czy prawo ochronne może być udzielone ustala się, czy dane oznaczenie może być w ogóle znakiem towarowym. Dopiero po ustaleniu, że tak jest, bada się, czy znak ma dostateczne znamiona odróżniające, a więc sprawdza się, czy nadaje się do odróżniania w obrocie konkretnych towarów, dla oznaczania których został zgłoszony. Zgodnie z art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Brak zdolności odróżniającej uznaje się za bezwzględną przeszkodę rejestracji, jednakże znaki pozbawione tej zdolności mogą ją nabyć w rezultacie używania. WSA przyjął, iż pojedynczy kolor teoretycznie może nadawać się do odróżniania towarów i usług danego przedsiębiorstwa. Tym samym zasadnie zauważono, iż znak towarowy zgłoszony przez A. posiadał abstrakcyjną zdolność odróżniającą (zdolność do bycia znakiem towarowym).

Kontynuując wywód WSA zauważył, że w wypadku koloru per se konkretną zdolność odróżniającą należy interpretować w świetle interesu publicznego, który polega na nie ograniczaniu dostępności kolorów dla innych przedsiębiorców, którzy oferują towary lub usługi tego samego rodzaju co towary lub usługi objęte zgłoszeniem rejestracyjnym. Podstawowa funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub użytkownikowi finalnemu identyczności pochodzenia oznaczonego towaru lub oznaczonej usługi, przez umożliwienie mu odróżnienia tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług o innym pochodzeniu. Wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu go w takie cechy, które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że oznaczony nim towar pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa. WSA zauważył, iż w odniesieniu do koloru per se przyjmuje się, że istnienie pierwotnej zdolności odróżniającej (bez jakiegokolwiek wcześniejszego używania) jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, a w szczególności, gdy liczba towarów lub usług, dla których jest zgłoszony znak towarowy jest bardzo ograniczona i gdy rynek relewantny jest bardzo specyficzny. Zdaniem Sądu pierwszej instancji, Urząd Patentowy RP zasadnie przyjął, iż zgłoszone przez stronę skarżącą oznaczenie w postaci pojedynczego koloru jasnozielonego nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej. W niniejszej sprawie nie zachodzą więc wyjątkowe okoliczności do przyjęcia, że przedmiotowy kolor posiadał pierwotną zdolność odróżniania towarów firmy A. Wprawdzie liczba towarów lub usług, dla których jest zgłoszony znak towarowy mieści się w klasie 19 jednak trudno uznać, aby rynek relewantny był tak daleko specyficzny, jak widzi go strona skarżąca. Rynek usług wodno-kanalizacyjnych jest częścią rynku usług budowlano-remontowych, który nie jest rynkiem o takiej specyfice (tj. rynkiem wyspecjalizowanych podmiotów). Organ zasadnie wskazał, iż generalnie rury i armatura do wody znajdują się w polu zainteresowania zarówno profesjonalistów, jak też i innych nabywców, którzy własnymi środkami przeprowadzają remonty. Nie można zatem wykluczyć sytuacji, gdy grupa docelowa jest szersza, zwłaszcza iż artykuły wodno-kanalizacyjne są ogólnodostępne w sieciach marketów budowlanych. W związku z powyższym również oświadczenie Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z dnia 12 czerwca 2008 r. nie może mieć decydującego znaczenia w sprawie. WSA podzielił stanowisko skarżącej, iż takie oświadczenie może być pomocne dla poparcia jej stanowiska (art. 75 k.p.a.), lecz zauważył także, iż dokument taki nie może być uznany za dowód z opinii biegłego w rozumieniu przepisów k.p.a. lub zastępować dowodu z badania opinii publicznej.

W ocenie Sądu pierwszej instancji w sprawie nie zaistniała przesłanka odwołująca się do oryginalności i niezwykłości koloru. Kolor jasnozielony w odniesieniu do zgłoszonych przez skarżącą spółkę towarów nie jest niczym nadzwyczajnym (niczym specyficznym). Powołując się na literaturę WSA wskazał, że kolory pełniące funkcję ostrzegawczą dla narzędzi lub maszyn niebezpiecznych (kolor czerwony lub pomarańczowy) lub kolory oddające pewne właściwości towarów (kolor zielony dla towarów i usług związanych z przyrodą albo dla smaku miętowego) lub takie, które są kolorem właściwym dla danego towaru np. brązowy dla czekolady lub szary dla powierzchni plastikowych lub metalowych powinny być pozostawione do wolnego użytku wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. W przypadku koloru zielonego użytego dla rur służących do przepływu wody istnieje niebezpieczeństwo iż będzie się on kojarzył z przyrodą, przez co jest kolorem, który nie powinien zostać zmonopolizowany przez jedno przedsiębiorstwo zwłaszcza, iż przybrany odcień zielonego RAL 150 60 40 nie jest oryginalny. Ponadto, w ocenie WSA, Urząd Patentowy słusznie posłużył się przykładem normy PN-70/N-01270 - Wytyczne znakowania rurociągów. W normie tej zalecano by znakowanie poprzez malowanie identyfikacyjne rurociągów ze stali węglowej lub innych materiałów podatnych na korozję skoordynować z malowaniem antykorozyjnym, w którym warstwa nawierzchniowa powinna spełniać również funkcję identyfikacyjną. Przyjęło się by koloru zielonego używać dla wody oraz wodnych roztworów związków chemicznych nie stwarzających dla obsługi zagrożenia chemicznego i termicznego.

WSA nie dopatrzył się naruszenia art. 7 i 77 § 1 k.p.a. uznając, iż Urząd Patentowy, który ustalając stan faktyczny i dokonując oceny materiałów dowodowych prawidłowo przyjął, że powoływane przykłady rejestracji znaków zawierających kombinację kolorów, nie mogą automatycznie przesądzać o konieczności rejestracji przedmiotowego koloru bowiem każda sprawa ma swój indywidualny charakter. W tej sytuacji nie można było zarzucić organowi obrazy wskazanych unormowań procedury administracyjnej.

Za chybiony WSA uznał także zarzut naruszenia art. 10 § 1 k.p.a. i art. 81 k.p.a., przez uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się co do szeregu dowodów przeprowadzonych przez Urząd Patentowy RP i przedstawionych dopiero w zaskarżonej decyzji z dnia 10 czerwca 2009 r. Skarżąca zarzuciła w szczególności, iż organ uznając szereg okoliczności faktycznych za udowodnione przed wydaniem zaskarżonej decyzji pozbawił ją możliwości czynnego udziału w postępowaniu. Zastrzeżenia dotyczyły następujących sformułowań Urzędu Patentowego:

"Nabywcy kierują się względami estetycznymi, praktycznymi i ekonomicznymi nieupatrując się w kolorze wskazówki co do pochodzenia towarów.";

"Rury z tworzyw sztucznych na rynku polskim są jeszcze względną nowością i nie mają monopolu. W powszechnej świadomości jest fakt stosowania rur stalowych ocynkowanych lub wręcz ze stali zwykłej, które co do zasady były malowane.";

"Rynek rur i armatury do wody rozwija się bardzo dynamicznie a dostęp do towaru jest łatwy i powszechny.";

"Rury i armatura z tworzyw sztucznych bardzo źle się malują przez co znacznie wzrasta rola ich koloru w masie.";

"Na rynku istnieje wiele różnych rur i złączek z polipropylenu, w różnych kolorach czy zestawieniach kolorystycznych, produkowanych przez różne podmioty gospodarcze.".

W ocenie WSA cytowane wypowiedzi organu nie wymagały dowodu bowiem w większości stanowiły fakty, o których mowa w art. 77 § 4 k.p.a.

Powyższy wyrok został w całości zaskarżony przez spółkę A.

W skardze kasacyjnej orzeczeniu WSA zarzucono naruszenie:

1. przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 1 § 2 w zw. z art. 3 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz.1269 z zm.) oraz art. 133 § 1, art. 141 § 4 i art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.) w zw. z art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego o Międzynarodowej Rejestracji Znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1 934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514), poprzez oddalenie skargi, pomimo że została ona wydana na podstawie prawnej wskazanej przez Urząd Patentowy dopiero w dniu 20 kwietnia 2007 r., a więc po upływie terminu określonego w przepisie art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, tj. po dniu 27 października 2006 r.;

2. prawa materialnego, tj. art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego poprzez błędną jego wykładnię i uznanie, że wymaganie wskazania przez Urząd Patentowy wszystkich powodów odmowy uznania międzynarodowego znaku towarowego należy rozumieć jako wskazanie jakichkolwiek (dowolnych) podstaw odmowy, choćby nie pokrywały się one z przepisami stanowiącymi następnie podstawę wydania decyzji odmawiającej uznania międzynarodowego znaku towarowego w Polsce oraz uznanie, że upływ terminu wskazanego w tym przepisie nie rodzi skutków prawnych w postaci braku możliwości wskazywania przez Urząd Patentowy dodatkowych podstaw odmowy;

3. prawa materialnego, tj. art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez jego zastosowanie, w przypadku gdy przepis ten, jako niewskazany we wstępnej odmowie złożonej Biuru Międzynarodowemu przed upływem terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, w ogóle nie mógł mieć zastosowania w sprawie;

4. przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 1 § 2 w zw. z art. 3 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz art. 141 § 4 i art. 151 p.p.s.a. w związku z art. 7, art. 10 § 1, art. 75, art. 77 § 1 i 4, art. 80, art. 81, art. 107 § 3 k.p.a., poprzez przyjęcie wadliwych ustaleń faktycznych Urzędu Patentowego, nieznajdujących oparcia w materiale dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy, polegających na uznaniu, iż kolor jasnozielony RAL 150 60 40 nie może zostać uznany za wyróżniający towarów w postaci rur i instalacje z polipropylenu stosowanych w celach dostarczania wody pitnej, w domach, biurach i budynkach przemysłowych w obrocie i ustalenie, że "kolor jasnozielony dla zgłoszonych towarów nie jest niczym nadzwyczajnym" dla tych towarów oraz iż "przyjęło się by koloru zielonego używać dla wody oraz wodnych roztworów związków chemicznych nie stwarzających dla obsługi zagrożenia chemicznego i termicznego" na podstawie dowodów, co do których strona nie miała możliwości wypowiedzenia się i które pozostają w sprzeczności ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Mając powyższe na uwadze strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i rozpoznanie skargi poprzez uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 10 czerwca 2009 r., jak również decyzji Urzędu Patentowego z dnia 9 maja 2008 r. o odmowie ostatecznej uznania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowej graficznego znaku towarowego w postaci pojedynczego koloru zarejestrowanego pod numerem IR - 863 506 w całości. Skarżąca wniosła także o zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania sądowego niezbędnych do celowego dochodzenia praw, w tym kosztów zastępstwa procesowego, wedle norm prawem przypisanych.

Odnośnie do zarzutu nr 1 w uzasadnieniu skargi kasacyjnej wskazano, iż art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego ma charakter mieszany, tj. stanowi zarówno normę postępowania wiążącą Urząd Patentowy w procedurze międzynarodowej, jak też przewiduje termin o charakterze materialno-prawnym. Skutkiem upływu tego terminu jest utrata możliwości powoływania przez Urząd Patentowy nowych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego. Jednocześnie upływ terminu stanowi dla zgłaszającego gwarancję, że w jego sprawie nie będą podnoszone zarzuty nie sformułowane we wstępnej fazie postępowania. Wyraźne podkreślenie, że wszystkie przeszkody mają być wskazane w odmowie, a nie tylko niektóre (jak stwierdził sąd pierwszej instancji) ma na celu umożliwienie zgłaszającemu dokonania właściwej oceny sytuacji w danym państwie i podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania. Z upływem terminu zgłaszający zyskuje pewność, że jego sprawa zostanie rozstrzygnięta na podstawie przepisu wymienionego we wstępnej odmowie.

Skarżąca stwierdziła, iż Urząd Patentowy, działając na podstawie art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, mógł odmówić uznania ochrony tego znaku w terminie, który upłynął w dniu 27 października 2006 r. W podanym przedziale czasowym organ skorzystał z przysługującej mu możliwości i wskazał jako podstawę odmowy art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. Zarówno ten przepis jak i wyjaśnienia Urzędu Patentowego wskazywały, że odmowa nastąpiła na podstawie braku spełnienia przez znak IR - 863 506 przesłanki tzw. abstrakcyjnej zdolności odróżniającej. Nie ulega więc wątpliwości, że we wstępnej odmowie Urząd Patentowy uznał, że oznaczenie IR - 863 506 w ogóle nie może być znakiem towarowym.

W decyzji z dnia 9 maja 2008 r. i z dnia 10 czerwca 2009 r., Urząd Patentowy wskazał jako podstawę odmowy przepis art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 1525 i art. 15210 p.w.p. W uzasadnieniu decyzji również wskazał przede wszystkim na brak konkretnej zdolności odróżniającej znaku IR - 863 506.

Na tle powyższego, w ocenie spółki, WSA nie rozpoznał sedna zarzutów jej skargi. Skarżąca nigdy nie twierdziła, że notyfikacja wstępnej odmowy była bezskuteczna tj. że w ogóle nie miała miejsca. Podnosiła natomiast, że Urząd Patentowy wskazując we wstępnej odmowie skierowanej do Biura Międzynarodowego art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p., mógł następnie tylko i wyłącznie na tej samej podstawie prawnej dokonać odmowy uznania międzynarodowej rejestracji znaku IR - 863 506 w decyzji finalnej. Podstawa wskazana przez Urząd Patentowy we wstępnej odmowie nie mogła zostać następnie rozszerzona lub też całkowicie zmieniona, jeśli minął termin do jej złożenia (tj. po dniu 27 października 2006 r.). Urząd Patentowy bezpodstawnie rozszerzył podstawy odmowy wskazane we wstępnej notyfikacji na przepisy nią nie objęte. Ponadto, Sąd pierwszej instancji błędnie uznał, że słowne wyjaśnienie wskazane przez Urząd Patentowy we wstępnej odmowie, które brzmi po francusku: "La marque n`est pas susceptible de distinque les produits parce qu`elle constitue une simple couleur" i które oznacza w języku polskim "przedmiotowy znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor", informuje o braku konkretnej zdolności odróżniającej. Wyjaśnienie wskazane przez Urząd Patentowy jest wprost skorelowane z brzmieniem art. 120 ust. 1 p.w.p. który stanowi, że znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Skarżąca wskazywała już w skardze, że w przypadku, gdy Urząd Patentowy zawiadamia o braku konkretnej zdolności odróżniającej (tj. art. 129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 1 p.w.p.) stosuje zupełnie inną formułę, tj. wskazuje że: "La marque n`pas de caractere distinctif suffisant. La marque ne represente que le produit pour distinguer leuel est-elle destinee, sans elements distinctifs suffisants", co w tłumaczeniu na język polski oznacza: "Znak nie posiada wystarczającego charakteru odróżniającego. Znak określa wyłącznie produkty, do oznaczania których jest przeznaczony, nie ma elementów wystarczająco odróżniających." WSA w ogóle nie odniósł się do tych zarzutów i dokonał nieprawidłowego ustalenia, że Urząd Patentowy wyczerpująco poinformował Biuro Międzynarodowe o wszelkich podstawach odmowy uznania znaku IR - 863 506 podczas, gdy, Urząd Patentowy podał inny przepis niż ten, który stanowił podstawę ostatecznej odmowy i potwierdził to wyjaśnieniem typowym dla odmów opartych na art. 120 ust. 1 p.w.p.

Powodem wprowadzenia zasady wynikającej z art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, była standaryzacja procedur we wszystkich państwach, jak również chęć zapewnienie ubiegającemu się o ochronę pewności, co do sposobu rozpatrzenia jego sprawy. Zakładając, że państwo-sygnatariusz Porozumienia Madryckiego w sposób prawidłowy dokona notyfikacji odmowy, ubiegający się może podjąć decyzję, co do dalszego sposobu postępowania w oparciu o wskazane podstawy. Może zatem zdecydować się na rezygnację z ubiegania się o ochronę w danym kraju, bądź też może próbować przekonać urząd o możliwości rejestracji znaku tj. o braku naruszenia wskazanego przepisu. Jak podnosi się w literaturze "Nie ulega wątpliwości, że stanowisko zajęte w decyzji o wstępnej odmowie rejestracji jest brzemienne w skutki, gdyż urząd jest treścią tej decyzji związany w tym sensie, że nie może już przytaczać innych powodów odmowy niż te, które we wstępnej decyzji zostały ujęte. Podkreśla się, że Porozumienie Madryckie stara się ograniczyć możliwość odmowy udzielenia ochrony znakowi zarejestrowanemu międzynarodowo do przyczyn, z którymi wszyscy zgłaszający muszą się liczyć i które tym samym nie stanowią dla nich zaskoczenia. Mając na uwadze, że wybranie danego sposobu postępowania przez ubiegającego się o ochronę wiąże się z poniesieniem przez niego określonych kosztów i podjęciem działań przygotowawczych (na przykład zatrudnieniem pełnomocnika do prowadzenia sprawy), ma on prawo działać w zaufaniu, że wskazano mu wszelkie podstawy odmowy. W niniejszej sprawie powyższa zasada zaufania została naruszona. Skarżąca miała pełne prawo oczekiwać, że znakowi IR - 863 506 zostanie przyznana ochrona w Polsce, tak jak nastąpiło to w Niemczech, czy w krajach Beneluxu, a kwestia posiadania przez kolor abstrakcyjnej zdolności odróżniania (art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p.) zostanie wyjaśniona w oparciu o orzecznictwo ETS (w szczególności o wyrok w sprawie Libertel). Oczekiwanie skarżącej było uprawnione, gdyż Urząd Patentowy zarejestrował wcześniej jej inny znak kolorowy, tj. znak dwubarwny IR - 838 122. Zmiana podstawy odmowy, która nastąpiła już po otrzymaniu przez Urząd Patentowy pisma skarżącej w sprawie ochrony znaku, była dla niej zaskakująca. Sąd pierwszej instancji nie dostrzegł rażącego naruszenia przez Urząd Patentowy procedury wynikającej z art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Podstawa odmowy udzielenia ochrony na przedmiotowy znak wskazana przez Urząd Patentowy tj. art. 120 ust. 1 p.w.p. jest bowiem bezzasadna w świetle obowiązującego orzecznictwa ETS (w którym przesądzono że znak w postaci jednego koloru ma abstrakcyjną zdolność odróżniającą). Skarżąca miała zatem prawo sądzić, że decyzja odmowna wydana w oparciu o tę podstawę ulegnie uchyleniu jako nieprawidłowa. Tym samym nie doszło do realizacji funkcji kontrolnej sądu art. 1 § 2 w zw. z art. 3 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów administracyjnych. Ponadto, brak odniesienia się do zarzutów Skarżącej odnośnie do skutków, jakie rodziło oparcie decyzji o odmowie uznania znaku IR - 863 506 na podstawach nie wskazanych w notyfikacji i uniknięcie rozważenia skutków takiego naruszenia stanowi uchybienie treści art. 133 § 1 oraz art. 141 § 4 p.p.s.a.

Odnośnie do zarzutu nr 2 w uzasadnieniu skargi kasacyjnej zauważono, że art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego ma podobny charakter do art. 31 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U., Nr 5, poz. 17 dalej - u.z.t.), który stanowił, że: "Z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego można wystąpić w okresie pięciu lat od daty rejestracji. Po upływie tego okresu z wnioskiem takim można wystąpić jedynie w stosunku do uprawnionego, który uzyskał rejestrację działając w złej wierze." Termin 5 lat jest przy tym terminem prawa materialnego, nie podlega zatem przywróceniu, a jego upływ w czasie obowiązywania u.z.t. powodowałby niedopuszczalność unieważnienia znaku towarowego. Przenosząc to na grunt niniejszej sprawy skarżąca zauważyła, iż upływ terminu, o którym mowa w art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego, powoduje brak możliwości odmowy uznania znaku towarowego na podstawie innej, niż wskazana Biuru Międzynarodowemu we wstępnej notyfikacji. W obu wypadkach podmiot zyskiwał swoistą gwarancję, co do zakresu swoich praw i obowiązków i miał prawo wierzyć, że ta gwarancja podlega konstytucyjnej zasadzie praw nabytych.

Błędna interpretacja wskazanego przepisu polegała na uznaniu przez WSA, że reguluje on jedynie kwestię bezskuteczności notyfikacji tj. określa, że w razie braku przypisanych elementów notyfikacji - takich jak na przykład brak podstawy prawnej - notyfikację uznaje się za niedokonaną. Skarżąca nie kwestionuje skuteczności wstępnej odmowy, wskazuje jednak, że naruszenie przepisu art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego polegało nie na tym, że Urząd Patentowy w ogóle nie złożył skutecznie zawiadomienia o odmowie uznania, ale że dokonał ostatecznej odmowy uznania na innych podstawach niż wskazane w notyfikacji. Ponadto, WSA unika wyjaśnienia skutków, które związane są z uchybieniem przez Urząd Patentowy przepisowi art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego jeśli to uchybienie ma postać podania w notyfikacji złożonej Biuru Międzynarodowemu innych podstaw, niż te które ostatecznie zostały powołane w decyzji. Z treści uzasadnienia orzeczenia (strona 18), wynikać może, że wskazanie podstawy prawnej we wstępnej notyfikacji służy jedynie jako wskazówka dla pełnomocnika w celu przygotowania odpowiedniej "obrony" znaku. Takie rozumienie przepisu art. 5 ust. 2 Porozumienia Madryckiego - zdaniem skarżącej - jest błędne i stanowi jego rażąco mylną interpretację. Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że odmowa ostateczna dokonana stronie przez Urząd Patentowy może opierać się tylko na tych powodach, które zostały ujęte we wstępnej notyfikacji złożonej Biuru Międzynarodowemu w przewidzianym terminie. Taka interpretacja tego przepisu wyrażona jest zarówno w literaturze "Porozumienie Madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków. Komentarz" M. Kępiński, B. Rokicki" (str. 89), gdzie zaznaczono, iż "Nie ulega wątpliwości, że stanowisko zajęte w decyzji o wstępnej odmowie rejestracji jest brzemienne w skutki, gdyż urząd jest treścią tej decyzji związany w tym sensie, że nie może już przytaczać innych powodów odmowy niż te, które we wstępnej decyzji zostały ujęte." Również w wyjaśnieniach dostępnych na stronie WIPO podkreśla się, że Urząd Patentowy nie może opierać decyzji o odmowie na przeszkodzie rejestracyjnej, która nie znalazła się w zawiadomieniu o tymczasowej odmowie, dokonanym w terminie roku (http://www.wipo.int/madrid/en/guide/guide_partb_2-03.html#P1364_100806). Sąd uznając, że brak jest tego rodzaju skutków materialno prawnych związanych z podaniem przez Urząd Patentowy określonych powodów notyfikacji, dokonał błędnej interpretacji tego przepisu. Innymi słowy, Sąd uznał, że wystarczy, że Urząd Patentowy poda we wstępnej notyfikacji jakiekolwiek podstawy odmowy uznania, niezależnie od tego, czy w ogóle są istotne w sprawie. WSA, dokonując prawidłowej interpretacji przepisu powinien był stwierdzić, że skutkiem podania przez Urząd Patentowy przepisu art. 120 ust. 1 i 2 p.w.p. we wstępnej odmowie rejestracji jest uznanie tej podstawy jako jedynej wiążącej strony (tj. tak Urząd Patentowy jak i zgłaszającego) w dalszej części postępowania.

Odnośnie do zarzutu nr 3 wskazano, iż przepis art. 129 p.w.p. w ogóle nie powinien stanowić podstawy decyzji podjętej przez Urząd Patentowy, bowiem organ mógł ją oprzeć jedynie na art. 120 ust. 1 i ust. 2 p.w.p.

Odnośnie do zarzutu nr 4 podniesiono, iż Urząd Patentowy błędnie ustalił, a WSA niezasadnie zaakceptował, że kolor zielony jest powszechnie używany dla oznaczania rur doprowadzających wodę oraz wodne roztwory i w związku z tym znak towarowy w postaci koloru RAL 150 60 40 nie posiada cech pozwalających indywidualizować oznaczone nim rury na relewantnym rynku. Ustalenie powyższe zostało dokonane na podstawie dowodów przeprowadzonych samodzielnie przez organ tj. na podstawie rzekomej treści nieobowiązującej już polskiej normy PN-70/N-01270 "Wytyczne znakowania rurociągów" oraz ogólnie określonych wyników poszukiwań w wyszukiwarce Google. Skarżąca nie miała możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie tych dowodów. Ustalenie powyższe pozostaje w sprzeczności z dowodem, który znajduje się w aktach sprawy tj. oświadczeniem prezesa Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z dnia 12 czerwca 2008 r. który wprost wskazuje, że jedynie w firmie skarżącej rury zielone to rury do wody pitnej, a według jego wiedzy "u pozostałych producentów rur i systemów z polipropylenu nie ma takiego rozróżnienia". Nadto, inne stwierdzenia Urzędu Patentowego, które miały istotny wpływ na wynik postępowania w sprawie, w ogóle nie zostały wywiedzione z analizy jakichkolwiek dowodów. Powyższe uchybienia stanowią naruszenie zasad prowadzenia przez organ postępowania dowodowego, zapewnienia stronom możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, obowiązku wszechstronnego ich rozpatrzenia, jak również prawidłowego uzasadnienia poczynionych ustaleń faktycznych.

Urząd Patentowy nie skorzystał z prawa wniesienia odpowiedzi na skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw.

Stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje konkretną sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 powołanego artykułu. W badanej sprawie nie występuje jednak żadna z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, która powodowałaby nieważność postępowania prowadzonego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Analizując z kolei przedstawiony NSA środek odwoławczy zauważyć należy, iż wnosząca go strona zarzuca wyrokowi Sądu pierwszej instancji zarówno naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, jak i przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 i 2 p.p.s.a.). Powyższa okoliczność, w większości przypadków, implikuje potrzebę zbadania i odniesienia się w pierwszej kolejności do zarzutów natury procesowej, stosownie bowiem do treści art. 188 p.p.s.a., NSA może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednakowoż istota sformułowanych w niniejszej sprawie zarzutów kasacyjnych dotyczy dwóch zasadniczych dla rozstrzygnięcia kwestii. Pierwsza, wynikająca z zarzutów nr 1, 2 i 3, wiąże się z wadliwym działaniem WSA i organu na gruncie stosowania art. 5 ust 2 Porozumienia Madryckiego. Skarżącej chodzi w szczególności o błędne przyjęcie, iż Urząd Patentowy we wstępnej notyfikacji podał wszystkie powody odmowy uznania międzynarodowego znaku towarowego, a ściślej że prawidłowo zasygnalizował w niej art. 129 ust. 1 pkt 2 i art. 129 ust. 2 pkt 1 p.w.p., na który później powołał się w wydanych decyzjach. Strona skarżąca zarówno w zarzucie procesowym jak i materialnych twierdzi, że organ de facto przekroczył wiążący go roczny termin na podanie wszystkich motywów wstępnej odmowy i w związku z tym w ogóle nie mógł powoływać się w decyzjach na wskazane artykuły p.w.p. Druga kwestia, poruszona w zarzucie nr 4, dotyczy przyjęcia wadliwych ustaleń faktycznych przez organ (a zaakceptowanych przez WSA), które zdaniem skarżącej nie znajdują uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym, o którym skarżąca nie miała możliwości się wypowiedzieć. W kontekście powyższego, celowe jest zbadanie zaskarżonego skargą kasacyjną wyroku przez pryzmat ww. zagadnień, wynikających z podniesionych zarzutów (tak procesowych jak i materialnych).

Odnosząc się zatem do pierwszego z nich (najistotniejszego z punktu widzenia istoty sprawy) NSA wskazuje, iż podziela pogląd o braku możliwości odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, z powodów innych niż wskazane w notyfikacji wstępnej. Inaczej mówiąc, Urząd Patentowy nie może odmówić wskazanej ochrony z przyczyn odmiennych niż te, które wstępnie zasygnalizował w notyfikacji. Wbrew jednak twierdzeniom strony skarżącej, w niniejszej sprawie sytuacja taka tj. powołanie się w decyzjach na przyczyny inne niż podane w notyfikacji, nie zachodzi. NSA zwraca uwagę, iż wstępna odmowa udzielenia ochrony jest, z samej swej istoty, pewnym ogólnym, niejako ramowym, oświadczeniem uprawnionego organu państwa - strony Porozumienia Madryckiego, o braku możliwości udzielenia ochrony znaku zarejestrowanego w trybie przewidzianym we wskazanej umowie międzynarodowej. Oczywiście przyczyny podane we wstępnej notyfikacji jak najbardziej zakreślają granice w jakich Urząd Patentowy następnie bada sprawę. Nie można jednak tracić w pola wiedzenia okoliczności, iż stanowisko wyrażone w notyfikacji ma wyżej już przywołany ogólny (sygnalizacyjny) charakter i ulega sprecyzowaniu w toku dalszego postępowania administracyjnego. W razie sporu stanowisko to podlega szczegółowemu badaniu przez sądy administracyjne, uwzględniającemu m.in. kontekst zgłoszenia, charakter znaku, itp. W konsekwencji, motywy wstępnej odmowy należy wykładać w sposób ogólny i przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności podanych w notyfikacji przez organ. NSA nie podziela zatem stanowiska skarżącej, iż o wadliwości działań Urzędu Patentowego przesądza wskazanie w notyfikacji art. 120 p.w.p., następnie sprostowane na art. 129 p.w.p. Wykładnia stanowiska organu (zawartego w jego oświadczeniu wstępnym) nie może odbywać się jedynie na podstawie podanego przepisu p.w.p. i w oderwaniu od reszty elementów istotnych notyfikacji. W ocenie NSA nie można w sposób uzasadniony twierdzić, iż Urząd Patentowy w istocie powołał się na brak abstrakcyjnej zdolności odróżniania znaku, nie powołując się na brak jego zdolności konkretnej. Jeżeli z samego stwierdzenia opisowego notyfikacji wynika, że znak nie może odróżniać towarów, gdyż stanowi pojedynczy kolor, to oceniając powyższe stwierdzenie w kontekście sformułowania: "Refus pour tous les produits et services" - "Odmowa dla wszystkich produktów i usług", a także przywołania w sekcji VIII "Dispositions essentielles" - "Kluczowe przepisy", dojść należy do przekonania, iż Urząd Patentowy prawidłowo założył, iż po stronie znaku brak jest jednak konkretnej zdolności odróżniającej, którą w dalszym postępowaniu należało zbadać. W ocenie Sądu z procedury notyfikacji strona nie może czynić narzędzia do niejako formalnego "rejestrowania" znaków towarowych. Za nie zasługujące na ochronę należy uznać więc takie stanowisko, zgodnie z którym wystarczające dla oceny oświadczenia organu zawartego w notyfikacji jest jego powierzchowne zbadanie (przez pryzmat podanych jednostek redakcyjnych p.w.p.). Nie jest dopuszczalne takie ocenianie tego przejawu aktywności Urzędu Patentowego, które w okolicznościach sprawy, zwłaszcza w kontekście rodzaju towarów zgłoszonych do ochrony oraz charakteru znaku, doprowadzi do zawężenia wniosków płynących ze wstępnej notyfikacji odmowy rejestracji. NSA podkreśla, iż granica tego rodzaju ocen jest dość płynna. Zestawiając powyższe z doniosłym skutkiem jaki zaistniałby w sytuacji uznania rejestracji znaku w Polsce (nastąpiłoby wyłączenie koloru jasnozielonego dla oznaczania wszystkich, w ocenie NSA ogólnodostępnych, towarów z klasy 19), podkreślenia wymaga szczególna rola sądu administracyjnego w wyjaśnianiu rzeczywistych motywów, jakie przyświecały Urzędowi Patentowemu.

Za nieuzasadniony uznano zarzut nr 4 skargi kasacyjnej, na podstawie którego skarżąca przyjęła, iż organ dokonał wadliwych ustaleń faktycznych, które nie znajdują uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym. W niniejszej sprawie znakiem towarowym jest pojedynczy kolor z ogólnodostępnej palety barw. Przyjęcie zatem, iż może on służyć do wyłącznego oznaczania towarów danego rodzaju, a zatem de facto wyłączenie tego koloru z obrotu, wymaga od strony uprawnionej wykazania szczególnej dbałości o przedkładane na powyższą okoliczność dowody. Strona skarżąca, w zasadzie przedstawiła na poparcie swojego stanowiska oświadczenie prezesa Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji z dnia 12 czerwca 2008 r. Organ i WSA ocenili jednak ten dowód jako niewystarczający z czym należy się zgodzić (nie jest to opinia biegłego, a dokument prywatny). Nadto, towary jakie miałby oznaczać sporny znak są ogólnodostępne dla szerokiej rzeszy odbiorców (można je nabyć w większości marketów budowlanych). Odbiorcy Ci, przy pomocy stosowanych aktualnie rozwiązań technicznych, umożliwiających łatwe łączenie przewodów z propylenu, mogą wykorzystywać te towary w warunkach domowych, bez pomocy wąskiej grupy wykwalifikowanych specjalistów. Końcowo należy zauważyć, iż NSA nie podziela uwag, co do pozbawienia możliwości wypowiedzenia się przez stronę o zgromadzonych w sprawie dowodach i twierdzeniach Urzędu Patentowego. Podkreślenia wymaga, iż strona skarżąca mogła w pełni odnieść sie do materiału dowodowego w trakcie prowadzonego postępowania, w tym m.in. we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Stronie były wyznaczane terminy na wypowiedzenie się w kwestiach istotnych dla rozstrzygnięcia, jednakże większą uwagę zwróciła ona na zagadnienia proceduralne (niepodanie wszystkich przyczyn odmowy w notyfikacji), niż na zagadnienia materialne (konkretna zdolność odróżniania znaku).

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji wyroku.