Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Protokolant p.o. ref. staż. Agnieszka Fidor po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 września 2018 r. sprawy ze skargi S. z siedzibą w Z., S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S. z siedzibą w Z., S. kwotę 2217 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 2 sierpnia 2016 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] udzielonego na rzecz S. AG z siedzibą w Z., Szwajcaria.

Wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy nie jest używany na terytorium Polski. W piśmie z dnia 12 października 2016 r. podtrzymał swoje stanowisko odnośnie nieużywania spornego oznaczenia oraz podniósł, że znak [...] [...] utracił znamiona odróżniające i stał się oznaczeniem posiadającym wyłącznie opisowy charakter. Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2017r. wnioskodawca sprecyzował podstawy prawne złożonego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...], wskazując, iż są nimi art. 169 ust. 1 pkt 1 i art. 169 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz podniósł, że żąda stwierdzenia wygaśnięcia spornego prawa z dniem 29 czerwca 2001r. Wskazał ponadto, że przedmiotowy wniosek nie został złożony w trybie art. 166 p.w.p.

Uprawniony w odpowiedzi z dnia 14 czerwca 2017 r. wniósł o oddalenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy [...]

o numerze [...]. Podniósł, że sporny znak towarowy jest używany dla jednego

z najpopularniejszych w Polsce produktów leczniczych. Wskazał również, że znak ten jest używany za zgodą uprawianego przez powiązane z nim spółki tj. przez: W. S.A. oraz Z. S.A. Podkreślił, że znak sporny jest używany w domenie internetowej

a produkt [...] jest dostępny w niemal wszystkich aptekach na terenie Polski. Wskazał na wysoki udział w rynku leku [...] i na jego wysoką sprzedaż oraz intensywność reklam i promocji, kreujących wysoką rozpoznawalność, Ponadto uprawniony podniósł, że sporne prawo ochronne nie uległo degeneracji.

Na okoliczność rzeczywistego używania spornego znaku towarowego uprawniony przedłożył następujące materiały dowodowe:

1. opakowanie leku [...];

2. kserokopie sprzeciwów i pozwów skierowanych do innych niż strony przedmiotowego postępowania podmiotów;

3.wydruk ze strony www.[...].pl;

4.wydruk prezentacji z dnia 22 grudnia 2016r. pt. "Analiza struktury zakupów ASA poprzedzających zakup AN[...] razem z receptą Rx w 5-10.2016, Analiza dla firmy P.;

5.wydruk ze strony medimoon.com w języku angielskim;

6.wydruk ze strony pub.[...].gov.pl. dotyczący wyszukiwania preparatu [...];

7. wydruk artykułu pt. "Druga Edycja Konkursu Samorząd od Serca";

8. wydruk artykułu dotyczącego Kampanii Ciśnienie na Życie odbywającej się 5.10.2015r., ze strony www.[...].pl;

9. wydruk artykułu z dnia 25 września 2014r. pt. "[...] mecenasem filmu "BOGOWIE", ze strony internetowej www.[...].com;

10. kserokopia broszurki "ćwiczenia dla osób po udarze", kserokopie ulotek reklamowych leku [...] ACIDUM ACETYLOSALICYLICUM, dzienniczek pomiaru ciśnienia;

11. kserokopia raportu przygotowanego dla P. przez l. Sp. z o.o. w dniu 16 stycznia 2017r. pt, "Leki chroniące przed zawałem serca";

12. raport dotyczący emisji reklam oraz zawierające reklamy leku [...] na nośniku CD;

13. kserokopie oświadczeń z dnia 9 grudnia 2016r. podmiotu N. sp. z o.o. dotyczące emisji reklam produktu o nazwie [...];

14. oświadczenie M. Sp. z o.o. z dnia 4 listopada 2016r. dotyczące reklam produktu [...] wraz z raportem i reklamami na nośniku CD;

15. wydruk artykułu z dnia 21 maja 2015r. pt. "Brała 31 różnych witaminek

i wylądowała u lekarza. Cudowne właściwości suplementów to ściema?" ze strony internetowej wyborcza.biz;

16. wydruk prezentacji podmiotu P. pt. "Polski rynek apteczny - szanse i zagrożenia", która powstała prawdopodobnie pod koniec 2013r.;

17.wydruk prezentacji I. z dnia 8 maja 2012r. pt. "Rynek Farmaceutyczny 2012 - wpływ nowej ustawy na konsumpcję leków w Polsce";

18. wydruk raportu sprzedaży produktu nazwanego przez uprawnionego [...] za okres 4201542016, sporządzony przez P. w dniu 16 czerwca 2016r;

19. kserokopia oświadczenia P. S.A. dotyczącego wielkości sprzedaży i przychodu ze sprzedaży produktu nazwanego przez uprawnionego [...] w latach 2011—2016;

20. decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 marca

2016r.;

21.wydruk ze strony internetowej zawierający porównanie cen produktu o nazwie [...];

22.wydruki ze stron internetowych zawierające oferty sprzedaży produktu o nazwie [...];

23.wydruk ze stron internetowych zawierających informacje-stosowaniu leku [...];

24. ulotki — informacja dla pacjenta dotyczące leku o nazwie [...];

25. wydruk z wyszukiwarki ze strony internetowej pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl dotyczący dopuszczenia do obrotu leku o nazwie [...].

W piśmie z dnia 15 listopada 2017 r. wnioskodawca odniósł się do argumentacji uprawnionego i wskazał, iż, wbrew twierdzeniom uprawnionego, nie zostało wykazane zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy uprawnionym

a W. S.A. oraz Z. S.A. Ponadto wskazał. że materiały dowodowe przedłożone do akt sprawy przez uprawnionego na okoliczność używania spornego oznaczenia dotyczą w większości znaku słownograficznego [...] o numerze [...] nie zaś spornego znaku słownego [...] [...]. Podkreślił, że uprawniony myli dowodowo używanie znaku spornego słownego [...] [...] ze znakiem słowno-graficznym [...]. Wnioskodawca podniósł również, że znak sporny utracił znamiona odróżniające.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 20 listopada 2017 r. strony podtrzymały

swoje stanowiska. Uprawniony podniósł, że do dnia 10 marca 2014 r. znak sporny był używany przez ówczesną uprawnioną, która była wytwórcą leku [...].

Decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2017 r. sprawy z wniosku H. Spólka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w W. przeciwko S. AG z siedzibą w Z., Szwajcaria o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...], na podstawie art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776) oraz

art. 98 k.p.c. w związku z art 256 ust. 2 ustawy p.w.p., stwierdził z dniem 29 czerwca 2001r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...], przyznał H. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w W. od S. AG z siedzibą w Z., Szwajcaria kwotę w wysokości 1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

W uzasadnieniu organ wskazał, że zgodnie z wykładnią dyspozycji art. 169 p.w.p. celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane

w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem

z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług) do oznaczania których znak został przeznaczony.

Nieużywanie znaku towarowego może skutkować, w określonych sytuacjach, stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. W myśl z art. 169 ust. 6 p.w.p.

w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle powołanego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu

w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku, który powinien wykazać, że znaku używał lub, jeśli znaku nie używał, miał ku temu ważne powody. Zgodnie z jednolitym w tym względzie orzecznictwem krajowym i europejskim, aby używanie znaku towarowego wyłączało skuteczność zarzutu niewykonywania obowiązku używania znaku, musi mieć miejsce na obszarze Polski, mieć niedwuznaczny charakter, być rzeczywiste oraz powinno dotyczyć znaku zarejestrowanego dla towarów i usług objętych ochroną.

Organ podkreślił, że rzeczywiste używanie znaku towarowego polega na nakładaniu znaku na towar i wprowadzaniu tak oznaczonych towarów do obrotu w określonym przez wnioskodawcę przedziale czasowym.

Celem udzielenia prawa ochronnego jest używanie znaków towarowych

w sposób określony w art. 154 p.w.p., w szczególności przez:

1. umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach i wprowadzanie do obrotu;

2. umieszczanie znaku na dokumentach;

3. posługiwanie się znakiem w celu reklamy.

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 4 p.w.p. przez używanie znaku towarowego należy rozumieć używanie znaku:

1. różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru;

2. przez umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla

celów eksportu;

3. przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego.

Uprawniony w przedmiotowej sprawie oświadczył, że sporny znak towarowy jest używany za jego zgodą przez dwa podmioty: W. S.A. oraz Z. S.A. Kolegium wskazało, że w świetle obowiązującego orzecznictwa skuteczne wykazanie używania znaku towarowego możliwe jest przez dowiedzenie używania go także przez inny niż uprawniony do znaku podmiot. Przez używanie znaku rozumie się także używanie go przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Przepis ten nie wprowadza obowiązku ani posiadania licencji ani też ustanowienia użytkowania znaku towarowego.

Organ stwierdził, że sporny znak towarowy jest znakiem słownym, składającym się z jednego słowa [...] i został przeznaczony do oznaczania towaru: produkt farmaceutyczny z klasy 5. Zdaniem organu analiza ww. materiału dowodowego przedłożonego do akt przedmiotowej sprawy przez uprawnionego prowadzi do następujących wniosków:

Ad 1. Przedmiotowe opakowanie leku o nazwie [...] nie zawiera podstawowych informacji umożliwiających uznanie wykazania rzeczywistego używania spornego znaku. Z faktu jego istnienia, ani z treści na nim umieszczonych nie wynika okoliczność wprowadzenia produktu sygnowanego tą nazwą na rynek i jego dostępności dla odbiorców na polskim rynku, a tym bardziej rozmiarów tego wprowadzenia umożliwiającego uznanie poważnego i rzeczywistego używania spornego znaku towarowego.

Ad 2. Stanowiące karty 133-186 akt przedmiotowej sprawy kserokopie pozwów

i sprzeciwów do, innych niż strony niniejszego postępowania, podmiotów również nie dowodzą używania spornego oznaczenia, świadczą jedynie o dbałości uprawnionego o utrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy [...] [...].

Ad 3. Materiał dowodowy wskazany w pkt 3 powyżej jest nieczytelny, stanowi wydruk z internetu przedstawiający urwane wyrazy na środku wydruku. Nie można zatem pozytywnie ocenić jego wartości dowodowej.

Ad 4. Prezentacja wymieniona w pkt 4 dotyczy zakupu leków [...], [...] oraz [...] (karta 285). Szczegółowa analiza treści tego materiału prowadzi do wniosku, iż nie wynika z niej przedmiot dowodzenia, w szczególności nie można jednoznacznie uznać, którego z należących do uprawnionego znaków dotyczy, w szczególności czy odnosi się do produktu oznaczanego znakiem spornym [...] [...] czy znakiem "[...] o numerze [...].

Ad 5. Materiał dowodowy wskazany w pkt 5 został przedłożony w języku angielskim, a zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. 2011 Nr 43, poz. 224) podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Ad 6. Wydruk wskazany w pkt 6 dotyczy wyszukiwania preparatu o nazwie [...]. Towar oznaczany taką nazwą/znakiem towarowym nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, zatem materiał ten nie jest przydatny do ustalenia faktu używania znaku spornego.

Ad 7 i 8. Materiał dowodowy opisany w pkt 7 i pkt 8 zawiera zdjęcia z kampanii reklamowej pt.: "Ciśnienie na życie". Wynika z niego, że na autobusie w którym dokonywane były pomiary ciśnienia umieszczone zostały materiały promocyjne leku sygnowanego słowno - graficznym znakiem towarowym [...] o numerze [...].

Z powyższego wynika iż prezentowany znak nie jest znakiem spornym, tj. tym który ma postać słowną [...] i został zarejestrowany pod numerem [...]. W treści tego materiału znajduje się ponadto reklama leku [...] w opakowaniu tożsamym

z materiałem dowodowym opisanym w pkt 1. jednakże samo posługiwanie się znakiem towarowym w reklamie nie świadczy o obecności towaru oznaczanego tym znakiem na rynku. Takie stanowisko Kolegium Orzekającego jest zgodne z jednolitą w tym względzie.

Ad 9. Wydruk artykułu opisanego w pkt 9 ze strony internetowej podmiotu P. S.A zawiera w tytule słowo [...]. jednakże nie dowodzi w jakim charakterze słowo to tam występuje, czy kontekst dotyczy nazwy leku czy spornego znaku towarowego. Na podstawie tego materiału również nie można stwierdzić rzeczywistego używania spornego oznaczenia na polskim rynku.

Ad 10. Materiał dowodowy opisany w pkt 10 stanowi broszurę informacyjną w treści zawierającą znak towarowy [...] o numerze [...]. Umieszczona w nim została również reklama leku o nazwie [...], w opakowaniu tożsamym z materiałem dowodowym opisanym w pkt 1, jednakże jak wskazano powyżej, posługiwanie się znakiem towarowym w reklamie nie dowodzi używania w sposób rzeczywisty i poważny znaku towarowego na rynku. Materiał ten zatem również nie świadczy o rzeczywistym używaniu spornego oznaczenia na rynku.

Ad 11. Raport wskazany w pkt 11 dotyczy znajomości leków [...] i [...].

Z materiału tego wynika jedynie znajomość przez konsumentów leków o ww. nazwach a nie fakt ich używania na polskim rynku. Odróżnienie pojęcia konsumenckiej znajomości marki od rynkowego jej używania, w kontekście dowodzenia rzeczywistego używania znaku towarowego. stanowi podstawową wiedzę przeciętego specjalisty w tym zakresie i w kontekście sporu o stwierdzenie wygaśnięcia prawa, jest oczywiste i nie wymagające komentarza. Kolegium podziela w tym względzie aktualną, jednolitą linię orzeczniczą, zgodnie z którą ocena używania znaku towarowego jest niezależna od znajomości znaku wśród odbiorców (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012r., sygn. akt Vi SA/Wa 397/12). W rezultacie powszechnej marketingowej praktyki rynkowej często bowiem znajomość danego produktu, pomimo jego nieobecności na rynku, jest wśród konsumentów wysoka.

Ad 12. Materiał dowodowy opisany w pkt 12 stanowią telewizyjne spoty reklamowe na nośniku CD oraz raport nt. ilości tych spotów dotyczących kampanii pt. "Ciśnienie na życie". W żadnym z nich, w trakcie odtwarzania filmów, nie pojawia się znak sporny. W materiale tym widnieje jedynie znak [...] oraz zdjęcie opakowania opisanego w pkt 1. Zdaniem organu analiza ww. materiału w kontekście rzeczywistego używania spornego słownego znaku towarowego [...] [...] prowadzi do następujących wniosków:

a) spot oznaczony na płycie numerem [...] nie zawiera odniesień do znaku spornego;

b) spoty nr 124388, 157876 i 164290 zawierają jedynie znak [...] i tego słowne-graficznego znaku dotyczą;

c) spoty nr 143061, 144392, 144398, 157846 i 157851 zawierają jedynie znak [...][...] oraz zdjęcie opakowania opisanego w pkt 1;

d) spoty nr 187136, 193208, 193218, 203615, 207173 i 210704 zawierają jedynie zdjęcie opakowania opisanego w pkt 1.

Ww. materiał dowodowy stanowi krótkie filmy reklamowe, zgodnie zaś

z powyższymi konstatacjami posługiwanie się znakiem towarowym jedynie w celach reklamowych nie dowodzi używania tego znaku w sposób rzeczywisty i poważny, czyli taki, którego ciężar leży po stronie uprawnionej w zakresie skutecznego uchylenia się przed zarzutem wygaśnięcia prawa.

Ad 13. Dowody wskazane w pkt 13 to oświadczenia odnoszące się do kampanii reklamowej pt. "Ciśnienie na życie" zobrazowanej na nośnikach CD wskazanych

w pkt 12 powyżej. Wbrew tytułem oświadczeń i stanowisku uprawnionego, materiały opisane w pkt 12 i 13 nie dotyczą produktu sygnowanego znakiem [...], lecz jedynie kampanii prozdrowotnej pt.: "Ciśnienie na życie", w ramach której polecany jest lek o takiej nazwie. Materiały te zawierają jedynie krótki wykaz dotyczący emisji reklam, który został rozwinięty na nośniku CD wskazanym w pkt 12 powyżej, nie mogą stanowić dowodu na rzeczywiste używanie spornego znaku.

Ad 14. Materiały przedłożone przez uprawnionego i opisane w pkt 14 to filmy reklamowe na nośniku CD zawierające zdjęcie opakowania leku opisanego w pkt 1 oraz jedynie postać znaku towarowego słowno-graficznego [...] [...]. Są tam zdjęcia z tablic reklamowych zawierające zarówno zdjęcie opakowania opisanego w pkt 1 jak i znak towarowy [...] [...], jest to typowy materiał używany w celach reklamowych, który, jak wyjaśniono powyżej, nie może świadczyć o rzeczywistym i poważnym używaniu spornego znaku [...] [...] na terytorium Polski.

Ad 15. W pkt 15 znajduje się artykuł prasowy dotyczący suplementów diety. Nie zawiera on odniesienia do spornego znaku towarowego. Co prawda na karcie 633 widnieje słowo [...], jednakże nie jest wiadome w jakim kontekście zostało użyte, gdyż wydruk tego dowodu jest nieczytelny, a widoczny jest jedynie fragment strony. Materiału tego nie można zatem uznać za przydatnyw aspekcie wykazania używania spornego znaku.

Ad 16. Prezentacja opisana w pkt 16 zawiera na karcie 652 słowo [...]

w odniesieniu do leku w grupie leków o najwyższej sprzedaży aptecznej w 2013r. jednakże z żadnego dokumentu nie wynika jakiego leku dotyczy to odniesienie, czy np. leku oznaczanego słownym znakiem spornym [...] [...] czy słowno-graficznym [...][...]. Sam bowiem uprawniony w materiale dowodowym powołuje się zamiennie na oba oznaczenia w ramach wykazywania używania znaku spornego.

Ad 17. Prezentacja opisana w pkt 17 zawiera na karcie 699 nazwę leku [...] wśród "top 20 produktów OTC w ramach zakupów spowodowanych paniką w grudniu 2011r." jednak ocena tego materiału sprowadzić się musi, z uwagi na jego przedmiotowo niejednoznaczną treść, do tożsamych jak w pkt. 16 powyżej konstatacji.

Ad 18 i 19. Dane zawarte w pkt 18 i 19 stanowiące raport sprzedaży produktu [...] za okres 4201542016 oraz oświadczenia członków zarządu P. S.A. również nie są jednoznaczne w aspekcie przedmiotu, nie można na ich podstawie uznać jakiego leku oznaczanego którym ze znaków (słownym spornym [...] czy słowno- graficznym [...][...]) dotyczą, gdyż uprawniony w przełożonym materiale dowodowym oraz w toku postępowania używa tych oznaczeń zamiennie w ramach wykazywania używania znaku spornego.

Ad 20. Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 marca 2012r. zawiera w kontekście przedmiotu sporu, jedynie w treści odniesienie ogólne do leku [...], z czego również nie można jednoznacznie wnioskować którego znaku należącego do uprawionego dotyczy.

Ad 21 i 22. Wydruki zawarte w pkt 21 i 22 dotyczą ofert sprzedaży produktu [...], z porównaniem cen oraz informacji o leku. Pomijając aktualność w tym względzie dywagacji jak w pkt, 20, dodatkowo stwierdzić należy, iż oferty te nie dowodzą tego czy faktycznie produkt którego dotyczą został wprowadzony do obrotu rynkowego.

Ad 23. Materiał dowodowy opisany w pkt 23 zawiera wydruki ze stron internetowych dotyczące informacji o dawkowaniu i przeznaczeniu leku o nazwie [...]. Nie wynika z nich jednak, aby ten produkt był obecny na rynku.

Ad 24. Materiał dowodowy wskazany w pkt 24 stanowi kserokopię informacji dla pacjenta dotyczącą stosowania leku [...] w postaci 75 tabletek dojelitowych. Nie dotyczy zatem leku oznaczanego słownym znakiem spornym [...] (lecz znakiem słowno-graficznym chronionym pod numerem [...]).

Ad 25. Dopuszczenie do obrotu wskazane w pkt 25 dotyczy również leku o nazwie

[...] a więc oznaczanego znakiem towarowym o numerze [...]. Na marginesie Kolegium zwraca uwagę, że dopuszczenie do obrotu leku nie jest jednoznaczne z wprowadzeniem go na rynek.

Analizując ww. przedłożony przez uprawionego do akt przedmiotowej sprawy, w celu realizacji w procesie kontradyktoryjnym obowiązku dowodowego wykazania rzeczywistego używania słownego znaku towarowego [...] oznaczonego numerem [...] materiał dowodowy, Kolegium Orzekające jednoznacznie stwierdziło, że uprawiony nie dowiódł rzeczywistego używania tego oznaczenia. Przedłożony w sprawie przez uprawnionego materiał dowodowy w większości dotyczy innego niż sporny znaku towarowego tj. słowno-graficznego oznaczenia [...] zarejestrowanego na rzecz uprawnionego pod numerem [...], który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania Ponadto, jak wskazano powyżej, część materiałów dowodowych (np. oświadczenie członków zarządu P. SA) jest niejednoznaczna, nie można na podstawie ich treści ustalić jakiego znaku towarowego dotyczą.

Zdaniem organu materiał dowodowy przedłożony przez uprawnionego to

w znacznej mierze różnego rodzaju reklamy: telewizyjna, w prasie. na plakatach

czy billboardach o tożsamym wydźwięku w aspekcie rodzaju informacji tam zawartych. Nieliczne z nich w których pojawia się słowo [...] (np. opakowanie) nie niosą treści umożliwiających stwierdzenie rzeczywistego używania spornego oznaczenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 169 ust. 5 p.w.p., (nie uważa się za używanie w sposób rzeczywisty znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku) materiał ten mógłby mieć wartość wśród dowodów świadczących o dostępności produktów oznaczanych znakiem spornym na rynku polskim. Takich dowodów uprawiony nie przedłożył. Zapewnienia zaś pełnomocników oprawionego o dostępności towarów oznaczanych znakiem spornym nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wydania decyzji administracyjnej oddalającej wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowego prawa ochronnego. Nie ulega wątpliwości, iż rynkowe używanie znaku towarowego musi mieć charakter rzeczywisty.

Materiał dowodowy przedłożony przez uprawnionego do akt przedmiotowej sprawy może, w ocenie Kolegium Orzekającego dowodzić jedynie przedsięwzięcia działań przygotowawczych takich jak kampania reklamowa, sporządzenie ulotek

z informacjami o leku czy przygotowanie opakowań mających na celu używanie spornego znaku, nie zaś jego rzeczywistego używania. Również wydruki z internetu stanowiące oferty sprzedaży produktu o nazwie [...] nie mogą świadczyć

o wprowadzeniu na rynek tych towarów.

Reasumując organ stwierdził, że uprawniony w przedmiotowej sprawie nie przedłożył dowodów, z których wynikałoby, że towary oznaczane znakiem spornym są używane w sposób determinowany zarzutowością stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Żaden z poszczególnych materiałów dowodowych ani kompleksowy całokształt wszystkich tych dowodów nie wykazał rzeczywistego używania znaku spornego.

Kolegium podkreśliło, że w sprawach o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego ciężar dowodowy wykazania rzeczywistego używania znaku spoczywa wyłącznie na uprawnionym. Kolegium dokonało oceny jedynie tych materiałów, które zostaną przedłożone przez strony postępowania do akt sprawy. W przedmiotowej sprawie uprawniony mimo złożenia oświadczenia o kompletności, w jego przeświadczeniu, materiału dowodowego nie przedstawił takiego dowodu, który obaliłby zarzut nieużywania spornego znaku.

Materiały dowodowe przedstawione przez uprawnionego świadczą o przypadkowym chaotycznym, nie mającym związku ze znakiem spornym ich doborze, pozbawionym analizy i myśli procesowej.

Rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą przypuszczeń i domniemań, tylko musi opierać się na konkretnych i obiektywnych dowodach, z których wynika, iż znak był używany faktycznie i na wystarczającą skalę na danym rynku.

Organ podkreślił, że przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem znaku towarowego przez okres pięciu lat. Bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczynał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Zatem w przypadku braku dowodów na używanie znaku towarowego, stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy może najwcześniej nastąpić w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...] wydana została w dniu 29 lutego 1996r. Pierwszym dniem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust.1 pkt, 1 p.w.p. jest dzień 1 marca 1996r. W związku z powyższym 5 lat w. okresu upłynęło w dniu 1 marca 2001r. Kolegium Orzekające uznało zatem za zasadne żądanie wnioskodawcy stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy z dniem 29 czerwca 2001r., bowiem data ta nastąpiła 5 lat po upływie udzielenia spornego prawa ochronnego.

W związku z powyższym, wobec uznania zasadności zarzutu opartego o art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Kolegium Orzekające odstąpiło od badania drugiego zarzutu postawionego przez wnioskodawcę w przedmiotowej sprawie, tj. zarzutu degeneracji

spornego znaku towarowego, opartego na art. 169 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie art. 98 51 k.p.c., stanowiący, że strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W rozpatrywanej sprawie strona wygrywająca złożyła w toku postępowania wniosek o zwrot kosztów postępowania i była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie rzecznika patentowego. W związku z powyższym w oparciu o ww. przepisy oraz na podstawie art. 98 51 k.p.c. i 57 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. z 2017, poz. 881]. Kolegium Orzekające postanowiło przyznać stronie wygrywającej przedmiotowy spór kwotę w wysokości 1900 zł, na którą składa się kwota zastępstwa procesowego (w wysokości 900 zł0 oraz zwrot opłaty za wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy (w wysokości 1000 zł).

Pismem z dnia 11 lutego 2018r. S. AG z siedzibą w Z., Szwajcaria reprezentowana przez pełnomocnika wniosła do WSA w Warszawie skargę na powyższą decyzję, zarzucając:

I.Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, 77 5 1, 80 oraz 107 5 3 k.p.a. poprzez brak podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia sprawy, błędne ustalenia faktyczne, błędną ocenę materiału dowodowego oraz uzasadnienie zaskarżonej decyzji

w sposób, który nie spełnia wymogów uzasadnienia decyzji administracyjnej,

w zakresie w jakim organ, w sposób sprzeczny z przedstawionym przez skarżąca materiałem dowodowym, wykluczył rzeczywiste używanie znaku towarowego "[...]" ([...]) w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej i w konsekwencji błędnie stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na ten znak towarowy;

II. Naruszenie prawa materialnego, tj:

1.art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną interpretację i błędne zastosowanie, a to poprzez brak uwzględnienia, że rzeczywistym używaniem znaku towarowego jest również "używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru", a w konsekwencji uznanie, że przedstawione przez skarżącą dowody dotyczące używania znaku z elementem "[...]" nie potwierdzają rzeczywistego używania znaku towarowego "[...]" ([...]);

2.art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. w zw. z art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną interpretacje i błedne zastosowanie, a to poprzez przyjęcie, że rzeczywiste używanie zarejestrowanego znaku towarowego nie może zostać wykazane dowodami używania innego zarejestrowanego znaku towarowego (w którym zachowane zostają znamiona odróżniające pierwszego ze znaków), a w konsekwencji wadliwe uznanie, że dowody potwierdzające używanie znaku towarowego "[...] nie potwierdzają rzeczywistego używania znaku towarowego "[...]"

3.art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez biedną interpretacje i błedne zastosowanie, a to

poprzez przyjęcie, że znajomość (rozpoznawalność) znaku towarowego wśród właściwych odbiorców nie ma znaczenia dla oceny rzeczywistego używania tego znaku towarowego, a w konsekwencji wadliwe uznanie, że dla oceny rzeczywistego używania znaku towarowego "[...]" nie mają znaczenia dowody potwierdzające wysoką znajomość tego znaku towarowego na polskim rynku;

4. art. 169 ust. 5 p.w.p. poprzez błędne zastosowanie, a to przez przyjęcie,

że przedstawione przez skarżąca materiały reklamowe nie stanowią dowodów rzeczywistego używania znaku towarowego "[...]" ([...]), ponieważ brakuje dowodów dostępności towarów (leków) pod tym znakiem na rynku,

5. art. 170 ust. 1 p.w.p. poprzez błędną interpretację, wyrażającą się w pominięciu, że stosownie do tej regulacji — nie było podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" z dniem 29 czerwca 2001 r., ponieważ skarżący wykazał rzeczywiste używanie ww. znaku w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wygaszenie.

W związku z powyższym spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów. W obszernym uzasadnieniu skarżącą rozwinęła powyższe zarzuty.

Stanowisko w sprawie zajął również uczestnik postępowania wznosząc

o oddalenie skargi.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym ta kontrola stosownie do § 2 powołanego artykułu sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Sąd

w ramach swojej właściwości dokonuje zatem kontroli aktów z zakresu administracji publicznej z punktu widzenia ich zgodności z prawem materialnymi jak i prawem procesowym.

Sąd rozstrzyga przy tym w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zw. dalej "p.p.s.a." - Dz. U. z 2017 poz.1369 ze zm.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać,

że jest ona zasadna. Sąd, badając legalność zaskarżonej decyzji w oparciu

o wyżej powołane kryteria, doszedł do przekonania, iż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP narusza prawo.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP, który działając

w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2017 r. sprawy z wniosku H. Spólka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w W. przeciwko S. AG z siedzibą w Z., Szwajcaria o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy "[...]" o numerze [...], na podstawie art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776), stwierdził z dniem 29 czerwca 2001r. wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o numerze [...].

Na wstępie podkreślić należy, że celem uzyskania ochrony na określony znak towarowy jest, stosownie do art. 153 p.w.p., nabycie prawa wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Istota znaku towarowego polega na możliwości odróżniania oznaczonych nim towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego przedsiębiorstwa. Uprawniony, który uzyskał prawo ochronne, nabywa prawo wyłącznego używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Służące uprawnionemu prawo wyłącznego używania znaku stanowi także jego obowiązek, bowiem nieużywanie znaku powoduje, że otwiera się możliwość dla innych podmiotów, mających w tym interes prawny, żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego. Celem znaku towarowego jest bowiem odróżnianie towarów i usług wedle ich pochodzenia, a cel ten może być realizowany tylko wtedy, gdy znak nakładany jest na towary/usługi, a towary/usługi trafiają do klienteli. Znak towarowy adresowany jest do klienteli i to właśnie kontakt znaku towarowego

z odbiorcami towarów, dla których oznaczania znak jest przeznaczony, decyduje

o obecności znaku na rynku lub o jego używaniu.

Prawo do korzystania z monopolu jaki daje udzielone na dany znak towarowy prawo ochronne, ze względu na zagrożenie jakie stwarza art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., nie jest zatem tylko uprawnieniem podmiotu, na rzecz którego udzielono ochrony, lecz jest równocześnie jego obowiązkiem.

Założeniem udzielenia prawa ochronnego jest, aby znak towarowy był używany, a podstawowe formy tego używania - umieszczanie znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu, wprowadzanie tych towarów do obrotu, umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług i posługiwanie się znakiem w celu reklamy - rzecz jasna towarów znakiem towarowym oznaczonych - określone zostały w art. 154 cyt. ustawy.

Pomimo, że określający podstawowe formy używania znaku przepis art. 154 p.w.p. nie jest sformułowany z wykorzystaniem formuły "używanie rzeczywiste", której wymaga art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy dla wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania przez określony tą normą czas, przyjąć należy, iż z uwagi na treść art. 169 ust. 4, przy ocenie istnienia przesłanek wygaszenia prawa ochronnego na znak towarowy bierze się pod uwagę rzeczywiste używanie znaku we wszystkich wskazanych ustawą formach.

Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego dla towarów (usług) dla których znak został zarejestrowany. Z kolei nieużywanie znaku towarowego może skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego. Instytucja ta została unormowana w art. 169 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Art. 169 ust. 1 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

Badając prawidłowość merytorycznego rozstrzygnięcia wskazać należy, że zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie wygaśnięcia prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. A zatem to skarżący jako uprawniony powinien był wykazać, iż używał znaku towarowego na terytorium Polski w sposób rzeczywisty poprzez nakładanie oznaczenia na towar i wprowadzanie tak oznaczonych towarów do obrotu.

W rozpoznawanej sprawie, w ocenie Sądu organ dokonał analizy całego materiału dowodowego i na podstawie tej analizy dokonał prawidłowego ustalenia, że przedłożony w postępowaniu administracyjnym przez skarżącą spółkę materiał dowodowy, nie pozwalał na przyjęcie twierdzenia o rzeczywistym używaniu oznaczenia [...].

Jak słusznie zauważyło Kolegium przedłożony w sprawie przez uprawnionego materiał dowodowy w większości dotyczy innego niż sporny znaku towarowego

tj. słowno-graficznego oznaczenia [...] zarejestrowanego na rzecz uprawnionego pod numerem [...], który nie jest przedmiotem niniejszego postępowania. Ponadto, jak wskazano powyżej, część materiałów dowodowych (np. oświadczenie członków zarządu P. SA) jest niejednoznaczna, nie można na podstawie ich treści ustalić jakiego znaku towarowego dotyczą.

Materiał dowodowy przedłożony przez uprawnionego to w znacznej mierze różnego rodzaju reklamy: telewizyjna, w prasie, na plakatach czy billboardach

o tożsamym wydźwięku w aspekcie rodzaju informacji tam zawartych. Nieliczne z nich w których pojawia się słowo [...] (np. opakowanie) nie niosą treści umożliwiających stwierdzenie rzeczywistego używania spornego oznaczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 169 ust. 5 p.w.p., (nie uważa się za używanie w sposób rzeczywisty znaku w reklamie towaru, który nie jest dostępny na rynku) materiał ten mógłby mieć wartość wśród dowodów świadczących o dostępności produktów oznaczanych znakiem spornym na rynku polskim. Takich dowodów uprawiony nie przedłożył. Zapewnienia pełnomocników oprawionego o dostępności towarów oznaczanych znakiem spornym nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wydania decyzji administracyjnej oddalającej wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia przedmiotowego prawa ochronnego. Nie ulega wątpliwości, iż rynkowe używanie znaku towarowego musi mieć charakter rzeczywisty.

Znak powinien być stosowany w swojej podstawowej funkcji, a zarazem

w odniesieniu do towarów lub usług faktycznie znajdujących się w obrocie.

Używanie znaku jest ściśle związane z dystrybucją i sprzedażą towarów na których ten znak jest umieszczany, czego niewątpliwym dowodem są faktury. Tymczasem skarżąca dopiero w piśmie procesowym z dnia 18 września 2018r. wniosła o przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentów w postaci przykładowych faktur (od 1998r.) na okoliczność rzeczywistego i poważnego wprowadzania do obrotu i używania leku [...]. Wniosek został przez Sąd oddalony, albowiem sąd administracyjny nie prowadzi postępowania dowodowego.

Pomimo jednak powyższych ustaleń, Sąd uznał za zasadne uchylenie zaskarżonej decyzji, albowiem podzielił zarzut skargi dotyczący naruszenia art. 170 ust. 1 p.w.p.

Zgodnie z treścią art. 170 ust.1 p.w.p. Urząd Patentowy oddala,

z zastrzeżeniem ust. 2, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego

w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku.

Skarżąca spółka podkreśla, że organ prowadząc postępowanie zupełnie pominął, że skarżący wykazał rzeczywiste używanie ww. znaku "[...]" w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wygaszenie.

Zdaniem Sądu organ w ogóle nie rozważał okoliczności o których mowa w art. art. 170 ust.1 p.w.p., nie przeprowadził w tym zakresie postępowania wyjaśniającego.

Nie bez znaczenia dla rozpoznania niniejszej sprawy pozostaje fakt, że w toczącej się niemal równolegle sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "[...]", organ wydając w dniu [...] grudnia 2017r. decyzję nr [...] przyjął, że znak [...] [...] był w dniu [...] marca 2013r. znakiem renomowanym. Wskazuje to bezspornie na rzeczywiste używanie znaku.

Ponieważ sąd administracyjny nie czyni własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym

i przepisami procesowymi, a taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, za niezbędne Sąd uznał uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy Urzędowi Patentowemu.

W ponownie przeprowadzonym postępowaniu organ uwzględni wyrażone powyżej stanowisko Sądu.

Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c orzekł jak w sentencji. W oparciu o art. 200, art. 205 § 1 i 2 oraz

art. 209 p.p.s.a., Sąd zasądził od organu na rzecz skarżącego kwotę 2217 zł, obejmującą kwotę wpisu sądowego w wysokości 1000 zł, kwotę 1200 tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. "b" rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. 2018, poz.265) oraz kwotę 17 zł poniesioną tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.