Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2010 r. sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] grudnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej P. S.A. z siedzibą w W. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Urząd Patentowy RP decyzją z [...] grudnia 2008 r. oddalił sprzeciw P. S.A. z siedzibą w W. (dalej wnosząca sprzeciw lub skarżąca) zgłoszony wobec udzielenia na rzecz W. J. (dalej uprawniony lub uczestnik postępowania) prawa ochronnego na znak towarowy START [...].

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Dnia [...] lutego 2004 r. uprawniony zgłosił do ochrony ww. znak towarowy i [...] sierpnia 2006 r. Urząd Patentowy RP udzielił na jego rzecz prawo ochronne na ten znak towarowy w klasie 43.

Wobec tego sprzeciw złożyła sprzeciwiająca się wskazując, jako podstawę prawną naruszenie przez sporne prawo ochronne art. 131 ust. 1 pkt 2 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) dalej jako p.w.p. Wskazała, że sporny znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami i został zgłoszony do ochrony w złej wierze, czym naruszono art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Podała, że na swoją rzecz dnia [...] maja 2004 r. zgłosiła do ochrony znak towarowy START HOTEL [...] i nastąpiło to w okresie, kiedy nie zostały jeszcze opublikowane przez Urząd Patentowy RP informacje o wcześniejszych zgłoszonych znakach towarowych, w tym także o spornym znaku towarowym. W ocenie wnoszącej sprzeciw zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło w innym celu niż oznaczenie usług objętych ochroną - mianowicie uprawniony wymusza korzyści finansowe, a to narusza zasady współżycia społecznego. Jej zdaniem uprawniony nie używa spornego znaku towarowego zgodnie z zakresem wynikającym z art. 154 p.w.p. i nie prowadzi żadnej faktycznej działalności gospodarczej z użyciem spornego znaku towarowego, a potwierdzeniem złej wiary są zakłócenia czynione przez niego wobec jej przedsiębiorstwa. Na potwierdzenie tego sprzeciwiająca się złożyła korespondencję między nią a uprawnionym, z treści której, w jej opinii, wynika, że głównym celem uprawnionego było zaproponowanie jej odkupienia prawa do spornego znaku towarowego, za sumę wielokrotnie przekraczającą koszt uzyskania samego prawa ochronnego. Nadto wskazała, że uprawniony ze spornego znaku towarowego jest także uprawniony z innych znaków towarowych, które są przeznaczone do oznaczania usług w klasie 43 mimo, że jest nieznanym podmiotem w branży hotelarskiej czy gastronomicznej, w przeciwieństwie do niej samej. Z powyższych okoliczności skarżąca wywiodła domniemanie, że uprawniony nie ma ani zamiaru ani możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z zakresem usług objętych ochroną spornego znaku towarowego i innych znaków towarowych mu przynależnych w klasie 43.

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniony stwierdził, że argumentacja zawarta w sprzeciwie to pomówienia, a zarzuty oparte zostały wyłącznie na domniemaniach nie mających potwierdzenia w faktach. Po pierwsze, wnosząca sprzeciw w żaden sposób nie dowiodła nieprowadzenia lub braku zamiaru prowadzenia przez uprawnionego działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem ochrony spornego znaku towarowego. W jego ocenie nie potwierdza tego fakt, że nie jest on znanym podmiotem w branży hotelarskiej czy gastronomicznej. Nadto uprawniony wskazał, że przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej nie wymagają od podmiotu zgłaszającego znak towarowy do ochrony bycia powszechnie znanym w danej branży, odnośnie której zgłaszany jest znak lub posiadania renomy. Podkreślił, że liczy się prawo wynikające z pierwszeństwa zgłoszenia i w związku z tym, to on może zarzucić wnoszącej sprzeciw złą wiarę w związku z późniejszym zgłoszeniem przez nią znaku towarowego START HOTEL [...] do ochrony. Podał również, że sprzeciwiająca się faktyczną działalność w zakresie hotelarstwa podjęła dopiero po dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony oraz po dacie ogłoszenia przez Urząd Patentowy RP o zgłoszeniu go do ochrony. Uprawniony odnosząc się do zarzutu jakoby zgłosił sporny znak towarowy do ochrony jedynie w celu wymuszenia korzyści majątkowych od sprzeciwiającej się wskazał, że jego zgłoszenie miało miejsce przed zleceniem przez sprzeciwiającą się badań i poszukiwań znaków towarowych oraz nazwy dla jej działalności hotelarskiej, a nadto art. 162 ust. 1 p.w.p. przewiduje możliwość zbycia prawa do znaku towarowego. Podkreślił przy tym, że jego oferta zbycia sprzeciwiającej się spornego znaku towarowego była podyktowana z jego strony jedynie chęcią polubownego rozwiązania sytuacji kolizyjnej.

Wobec uznania przez uprawnionego sprzeciwu za bezzasadny sprawa została - na podstawie art. 247 p.w.p., przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym RP strony podtrzymały swoją argumentacje zawartą w sprzeciwie i odpowiedzi na sprzeciw. Dodatkowo uprawniony złożył oświadczenie, w którym podał, że sporny znak towarowy zgłosił do ochrony bowiem zamierzał rozpocząć wraz z zagranicznymi partnerami inwestycję w zakresie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego w U. Projekt tej inwestycji przygotowywał od końca lat 90-tych. Przypadkowo w 2006 r. powziął informację o tym, że sprzeciwiająca się bezprawnie używa nazwy START i poinformował o tym swoich partnerów, którzy w konsekwencji tego wycofali się ze wspólnego projektu ww. kompleksu hotelowo-rekreacyjnego. W związku z tym wycofaniem się, także uprawniony odstąpił od tego projektu i podjął decyzję o odsprzedaży spornego znaku towarowego, proponując w pierwszej kolejności prawo jego odkupu sprzeciwiającej się. Stwierdził nadto, że w sytuacji, gdy sprzeciwiająca się nie miała zamiaru odkupić od niego spornego znaku towarowego, winna była niezwłocznie zaprzestać używania nazwy START. Ponieważ nie powstrzymała się od tego uprawniony podał, że powziął kroki zmierzające do skierowania sprawy na drogę sądową uznając, że sprzeciwiająca się uniemożliwia mu korzystanie z jego prawa, wynikającego z prawa ochronnego na sporny znak towarowy. Sprzeciwiająca się także złożyła na rozprawie do akt sprawy pismo, w którym podtrzymując zarzuty naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. podkreśliła, że jej zdaniem jedynym celem uprawnionego ze spornego znaku jest uzyskanie korzyści majątkowych z jego odsprzedaży, a nie chęć używania tego znaku towarowego zgodnie z postanowieniami art. 154 p.w.p. Jej zdaniem uprawniony nie wykazał wprowadzenia do obrotu usług hotelarsko-gastronomicznych oznakowanych spornym znakiem towarowym, wobec czego w rzeczywistości nie używa go.

Urząd Patentowy RP uzasadniając oddalenie sprzeciwu wskazał, że w sprawie badał czy sporny znak towarowy jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami oraz czy sporne prawo wyłączne zostało zgłoszone do ochrony w złej wierze. Odnosząc się do pierwszej kwestii organ uznał, że forma spornego znaku towarowego nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, wobec czego nie został naruszony przepis art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. W zakresie złej wiary Urząd Patentowy RP stwierdził, że pojęcie "złej wiary", o którym mówi art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. jest niezależne od pojęcia "złej wiary" przyjętym w prawie cywilnym. Podał, że zła wiara w świetle art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. to nie tylko świadomość niezgodnego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, brak takiej świadomości, która jest wynikiem niedbalstwa ale również nieuczciwe zgłoszenie znaku towarowego. Zła wiara nie jest uzależniona od subiektywnego stanu osoby działającej, ale w zakresie tego pojęcia należy uwzględnić także obiektywnie zdarzenia i okoliczności. Do okoliczności, które towarzyszą dokonaniu zgłoszenia w złej wierze należy zaliczyć sytuacje, w których:

1. zgłoszony znak towarowy narusza przepisy o bezwzględnych przeszkodach rejestracji (art. 129-131 p.w.p.);

2. znak towarowy został zgłoszony w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku;

3. zgłoszenie znaku towarowego nastąpiło w celach spekulacyjnych i może to dotyczyć zgłoszenia, którego przedmiotem są znaki identyczne lub podobne do znaków wybieranych przez innych przedsiębiorców na danym rynku, w sytuacji gdy zgłoszenie dotyczy tych samych lub podobnych towarów, a zgłaszający nie prowadzi działalności na tym rynku lub w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej i nie pozostaje z nią w jakikolwiek związku.

W ocenie Urzędu Patentowego RP w niniejszej sprawie nie wystąpiły żądne z ww. okoliczności. Sporny znak towarowy spełnia bezwzględne warunki udzielania ochrony wskazane w art. 129-131 p.w.p. W toku postępowania nie dowiedziono także, że przedmiotowy znak towarowy został zgłoszony w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku. Nie potwierdza tego fakt, że sprzeciwiająca się zgłosiła do ochrony swój znak towarowy START HOTEL. Nie zostało także wykazane aby sprzeciwiająca się w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony posiadała ustaloną pozycję na rynku usług, wynikającym z zakresu objętego ochroną spornego znaku – tj. w klasie 43. Organ przyznał rację uprawnionemu, że sprzeciwiająca się podjęła swoją działalność gospodarczą po dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, w związku z tym nie można było przyjąć, aby przedsiębiorstwo sprzeciwiającej się miało pozycję na rynku usług hotelarskich, skoro działalność w tym zakresie została dopiero przez nią podjęta. Urząd Patentowy RP odnosząc się do kwestii próby wymuszenia przez uprawnionego od sprzeciwiającej się wysokiej kwoty za odsprzedanie prawa do spornego znaku towarowego uznał, że z przedstawionej w toku postępowania korespondencji to nie wynika. Z dokumentów tych wynika jedynie, że uprawniony wystąpił do sprzeciwiającej się z ofertą odsprzedaży przedmiotowego znaku towarowego, celem polubownego rozwiązania kolizji, i że nie zaakceptował sytuacji, w której istnieją dwa znaki towarowe – jego znak chroniony START i znak zgłoszony przez sprzeciwiającą się START HOTEL, które służą do oznaczania tego samego rodzaju usług z klasy 43. Nadto organ podał, że kwestia wysokości ceny za jaką uprawniony proponował sprzeciwiającej się odsprzedanie prawa do spornego znaku towarowego nie jest i nie może być przedmiotem jego oceny. Organ uznał, że zbiegu zgłoszenia przez uprawnionego spornego znaku do ochrony z podjęciem przez sprzeciwiającą się działań w celu znalezienia odpowiedniej nazwy dla swojej działalności w zakresie hotelarstwa, nie można uznać za złą wiarę uprawnionego w dokonaniu zgłoszenia. Między tymi faktami w ocenie Urzędu Patentowego RP nie istnieje jakikolwiek związek pozwalający na przyjęcie, że uprawniony w dacie zgłoszenia spornego znaku do ochrony posiadał wiedzę o podjęciu przez sprzeciwiającą się ww. działań. Organ uznał również, że skoro brak używania znaku towarowego nie jest przesłanką stanowiącą o udzieleniu ochrony na znak towarowy, to nie może stanowić podstawy jego unieważnienia. Podkreślił, że kwestia rzeczywistego używania lub nieużywania znaku towarowego jest podstawą do wygaszenia prawa z tego znaku, przy czym w świetle art. 169 p.w.p. nie ocenia się w tym postępowaniu – o wygaśnięciu prawa, czy znak towarowy spełnia przesłanki ochronne.

Na powyższą decyzję sprzeciwiająca się – skarżąca złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę, w której wnosząc o jej uchylenie w całości, zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego – art. 131 ust. 1 pkt 2 i art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. oraz przepisów procesowych – art. 7, 77 § 1 i 80 k.p.a. Uzasadniając skargę podtrzymała swoją dotychczasową argumentację w sprawie. W ocenie wnoszącej skargę Urząd Patentowy RP rozpoznając sprawę nie dokonał wnikliwej analizy wszystkich dowodów, a zwłaszcza tych, które w jej ocenie wskazują na złą wiarę uprawnionego – uczestnika postępowania. Owa zła wiara jej zdaniem bezsprzecznie wynika po pierwsze z faktu, że uczestnik postępowania nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa i gastronomi, a po drugie zaraz po uzyskaniu prawa ochronnego na sporny znak wystąpił do niej z propozycją finansową, mającą na celu przeniesienie tego prawa na jej rzecz za wskazaną opłatą. Nadto wskazała, że bez rzeczywistego prowadzenia przez uczestnika postępowania działalności gospodarczej ww. zakresie i w związku z tym bez rzeczywistego używania spornego znaku towarowego START nie mogło dojść do wytworzenia wymaganego stopnia znajomości tego znaku, a w konsekwencji do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców i do naruszenia przez skarżącą prawa do spornego znaku START. Podła, że na dzień rejestracji spornego znaku towarowego używała nazwy START HOTEL – zbieżnej fonetycznie ze spornym znakiem START, w sposób rzeczywisty i ciągły w obrocie gospodarczym od 2004 r. czym uzyskała dla tej nazwy pozycje rynkową w zakresie usług hotelarskich w Polsce. Uznała również, że wobec powyższych faktów nie można mówić o kolizji spornego znaku towarowego START z jej nazwą START HOTEL, bowiem sporny znak towarowy w odróżnieniu od jej nazwy nie był i nie jest używany. Na okoliczność istnienia po stronie uczestnika postępowania złej woli skarżąca wniosła o przeprowadzenie dowodów z akt sprawy prowadzonej przez Prokuratora Rejonowego [...].

W piśmie z [...] października 2009 r. pełnomocnik skarżącej sprecyzował, że wnosi o przeprowadzenie dowodu z: zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; zeznań dwóch świadków; postanowienia ww. Prokuratora, którym umorzono śledztwo w sprawie usiłowania doprowadzenia skarżącej do zawarcia niekorzystnej - czynu z art. 304 k.k. i do niekorzystnego rozporządzania przez skarżącą mieniem – czynu z art. 286 § 1 k.k.; zażalenia na postanowieni o umorzeniu śledztwa i postanowienia Sądu Rejonowego [...] o oddaleniu zażalenia.

W odpowiedzi na skargę odnośnie zarzutów naruszenia prawa materialnego Urząd Patentowy RP przywołał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Odpierając zarzuty naruszenia procedury stwierdził, że materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania został w sposób prawidłowy i wyczerpujący. Zebrane dokumenty ocenił w całości i w oparciu o nie ustalił stan faktyczny sprawy, a następnie uznając, że nie dowodzą one istnienia po stronie uczestnika postępowania złej wiary oddalił sprzeciw.

Na rozprawie [...] lutego 2010 r. skarżąca złożyła pismo procesowe, w którym wskazała, że uczestnik postępowania od chwili gdy uzyskał prawo ochronne na sporny znak towarowy nie wykonuje tego prawa poprzez faktyczne używanie spornego znaku towarowego w zakresie usług hotelarskich i gastronomicznych, do oznaczania których znak ten został przeznaczony. W ocenie skarżącej zawarte w oświadczeniu - złożonym na rozprawie przed organem, stwierdzenia uczestnika postępowania, dotyczące zamiaru podjęcia przez niego działalności w zakresie usług hotelarsko-gastronomicznych i przygotowywanie się do tego od lat 90-tych, są niewiarygodne i budzą jej wątpliwość. Na potwierdzenie tego podniosła, że uczestnik postępowania jest uprawnionym także z innych znaków towarowych, nieprowadząc przy tym żadnej działalności gospodarczej, co powoduje, że intencje zgłaszającego – uczestnika postępowania pozostają wątpliwe. Skoro nieużywanie spornego znaku towarowego jest okolicznością wtórną wobec intencji zgłaszającego ten znak w złej wierze – bez zamiaru jego używania, to prawo ochronne niewsparte udokumentowanym wiarygodnie zamiarem używania znaku w sytuacji, gdy nie występują uzasadnione przeszkody w jego używaniu – traci sens gospodarczy i stanowi wystarczająca podstawę, aby uprawniony – uczestnik postępowania został pozbawiony prawa ochronnego na znak towarowy START poprzez jego unieważnienie, zanim nie minie pięcioletni okres na realizację obowiązku jego używania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Sąd administracyjny wykonuje wymiar sprawiedliwości, poddając kontroli decyzje wydawane przez organy administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem, badając czy właściwie zastosowano przepisy prawa materialnego oraz przestrzegano przepisów proceduralnych w postępowaniu administracyjnym. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa Sąd władny jest wzruszyć zaskarżoną decyzję. Art. 145 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej jako p.p.s.a.) stanowi w jakich sytuacjach decyzje podlegają uchyleniu.

Dokonując oceny zasadności wniesionej przez P. S.A. skargi na decyzję Urzędu Patentowego RP z [...] grudnia 2008 r. Sąd doszedł do przekonania, że skarga ta zasługuje na uwzględnienie, chociaż nie podzielił wszystkich zarzutów w niej podniesionych.

W ocenie Sądu organ dokonał prawidłowej wykładni przepisu art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. i zasadnie uznał, że nie znajduje on zastosowania w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z powołanym przepisem nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Jego literalna wykładnia prowadzi do wniosku, że w przepisie tym chodzi o ocenę samego oznaczenia. Określony w nim zakres oceny zdolności ochronnej dotyczy znaku jako takiego, a więc jego treści i formy przedstawieniowej, a nie ewentualnego rezultatu jego stosowania. Zwrócić przy tym należy uwagę na zmianę omawianego przepisu, który w swoim poprzednim brzmieniu rzeczywiście odnosił się do używania danego oznaczenia, co również jednoznacznie wynikało z jego ówczesnej treści. W tych okolicznościach nie można przyjąć, że pomimo różnego brzmienia wykładnia przepisu art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. będzie taka sama. Zasadnie zatem organ przyjął, że w trybie tego przepisu ocenie nie podlegają ani działania zgłaszającego, ani ich charakter, natomiast ani treść, ani też forma przedstawieniowa spornego znaku nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Skarżąca spółka formułując zarzut nieprawidłowej (zawężającej) interpretacji powyższego przepisu nie przytoczyła żadnych argumentów na poparcie swoich twierdzeń, jak również wywodu, który doprowadził ją do zaprezentowania takiego stanowiska.

Sąd podzielił natomiast zarzut skarżącej, iż organ badając przesłanki zastosowania w sprawie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 1 p.w.p. nie uwzględnił wszystkich okoliczności, niezasadnie uznając, że badając zagadnienie zgłoszenia określonego oznaczenia w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony, nie należy oceniać kwestii używania danego znaku towarowego.

W toku postępowania przed Urzędem Patentowym skarżąca akcentowała, że uprawniony, który nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie hotelarstwa i gastronomii, nie zamierzał i nie zamierza używać spornego znaku dla usług hotelarskich i gastronomicznych. Dodatkowo podnosiła zgłoszenie przez uprawnionego, w tych samych klasach usług, także innych znaków towarowych.

Organ w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia wskazał, że brak używania znaku towarowego nie jest przesłanką stanowiącą o udzieleniu ochrony na znak towarowy, a zatem nie może stanowić podstawy jego unieważnienia. Zwrócił przy tym uwagę, że kwestia używania lub też braku używania znaku towarowego ma znaczenie w postępowaniu o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego.

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zgłoszenie znaku do rejestracji bez zamiaru jego używania jest zgłoszeniem w złej wierze. Ta podstawa pozbawienia prawa do nieużywanego znaku jest przy tym odrębną podstawą od niewypełnienia obowiązku używania. Jej zastosowanie powoduje unieważnienie, a nie wygaśnięcie prawa ochronnego (por. R. Skubisz, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze /w:/ Rozprawy prawnicze, Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Zakamycze 2005; M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Wydawnictwo C. H. Beck, 2007). Oznacza to, że kwestia ta podlega ocenie na tle art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i w tym właśnie kontekście istnieje po stronie organu obowiązek rozpatrzenia sprawy także w aspekcie używania spornego znaku towarowego, a dokładnie od strony zamiaru jego używania. Badanie to sprowadza się do oceny prawa do znaku na innej płaszczyźnie. W przypadku obowiązku używania bada się czynnik obiektywny – fakt używania. Czynnik subiektywny, którym jest zamiar używania, ma w tym przypadku znaczenie jedynie pomocnicze. Zarazem badanie to odnosi się do zachowania uprawnionego z rejestracji. Zakłada się, że uprawniony nie musi podejmować używania od razu. Wymaga się jednak, aby jego używanie miało szczególny charakter i zostało podjęte w ciągu pięciu lat. Natomiast w przypadku zgłoszenia w złej wierze poddaje się analizie czynnik subiektywny – zamiar (intencję). Czynnik ten bada się na tle okoliczności faktycznych, ale należące do nich nieużywanie odgrywa tylko rolę potwierdzającą. Ocenia się zarazem zgłaszającego znak do rejestracji, a nie uprawnionego z rejestracji. Antycypuje się jednak, że zgłaszający, stając się uprawnionym, ma podjąć używanie znaku. Jeśli tego nie uczyni, potwierdzi złą wiarę w zgłoszeniu, ujawniając nieuczciwy zamiar (tak M. Trzebiatowski j.w.). Ten zamiar może być zrealizowany samodzielnie przez zgłaszającego lub przez osobę trzecią. Brak takiego zamiaru oznacza, że zgłaszający działa niezgodnie z ratio legis przysługującego mu prawa. Wskazany zamiar używania powinien być poważny; podobnie jak poważne powinno być używanie zarejestrowanego znaku towarowego. Przy ocenie zgłoszenia znaku w złej wierze znaczenie ma fakt posiadania czy braku przedsiębiorstwa przez zgłaszającego.

Pomimo odstąpienia w prawie własności przemysłowej od zasady akcesoryjności, okoliczność, że zgłaszający nie prowadzi działalności gospodarczej lub prowadzi ją w zupełnie innej branży towarowej lub usługowej niż ta, w odniesieniu do której dokonuje zgłoszenia znaku, może być podstawą do potwierdzenia zgłoszenia w złej wierze (tak R. Skubisz j.w.), J. Preussner-Zamorska, Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze /w:/ Księga pamiątkowa z okazji 80lecia orzecznictwa patentowego w Polsce, Warszawa 2001). Za jej istnieniem może przemawiać także nieprzygotowanie choćby środków niezbędnych do prowadzenia takiej działalności.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy wskazać należy, że sprawa ta, na co zwrócono uwagę na wstępie, nie została zbadana w powyższym aspekcie, co czyni odnośne zarzuty skargi zasadnymi.

Uprawniony wprawdzie, odnosząc się do zarzutów skarżącej w tym przedmiocie, przedstawił swoje stanowisko i dowody na jego poparcie. Nie zostały one jednak zanalizowane i ocenione przez organ wobec zajętego przezeń stanowiska. W tej sytuacji, wobec braku punktu widzenia organu w tym zakresie, nie jest możliwa ocena sprawy co do istnienia złej wiary w omawianym powyżej kontekście. Na przypomnienie zasługuje bowiem, że rolą sądu administracyjnego jest kontrola decyzji administracyjnej pod względem zgodności z prawem, a nie samodzielne rozstrzyganie spraw na etapie postępowania w Urzędzie Patentowym i wyprowadzanie własnych wniosków z materiału dowodowego. Jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego, która ma także zastosowanie w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym, jest zasada prawdy obiektywnej, z której to zasady wynika obowiązek organu administracji publicznej wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych związanych z określoną sprawą, aby w ten sposób uzyskać podstawę trafnego zastosowania przepisu prawa. Prawidłowe i pełne ustalenie stanu faktycznego sprawy jest bowiem niezbędnym elementem zastosowania normy prawa materialnego.

Rozpoznając ponownie przedmiotową sprawę organ powinien dokonać analizy materiału dowodowego i argumentów oraz stanowisk stron pod kątem zamiaru używania przez skarżącego spornego znaku towarowego, mając na względzie poczynione wcześniej uwagi odnoszące się do intencji zgłaszającego jako wyznacznika jego ewentualnej złej wiary w zgłoszeniu danego oznaczenia do ochrony.

Oceniając argumentację organu, zaprezentowaną w uzasadnieniu decyzji, a nawiązującą do stanowiska R. Skubisza przedstawionego w opracowaniu "Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze", zwrócić należy uwagę, iż organ, odnosząc się do okoliczności zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania zgłoszenia lub używania znaku towarowego przez osobę dysponującą znakiem towarowym o pewnej pozycji na rynku, nieprawidłowo oceniał ustaloną pozycję na rynku przedsiębiorstwa skarżącej, a nie pozycję na rynku danego znaku towarowego.

Wskazana kategoria zjawiskowych form zgłaszania znaków towarowych w złej wierze obejmuje zgłoszenie do Urzędu Patentowego znaku towarowego już używanego na terytorium danego kraju przez inne przedsiębiorstwo. Cechą charakterystyczną tej sytuacji jest zamiar zgłaszającego – poprzez rejestrację znaku towarowego – przejęcia pozycji danego znaku towarowego na rynku i zablokowanie używania znaku towarowego przez innego przedsiębiorcę. W rozpoznawanej sprawie takie okoliczności nie były podnoszone. W tych warunkach za niezasadne należy uznać zarzuty skargi nawiązujące do pozycji rynkowej skarżącej, gdyż okoliczności te pozostają bez znaczenia dla sprawy.

W ocenie Sądu nieuzasadnione są zarzuty skargi odnoszące się do niezbadania przez organ sprawy w kontekście naruszenia przez działania uprawnionego przepisów kodeksu karnego. Do badania sprawy w tym zakresie uprawnione są inne organy, a nie Urząd Patentowy. Takie działania zostały podjęte, o czym świadczy postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową [...], sygn. akt [...].

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem rozstrzygając w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego do znaku towarowego organ jest związany podstawą prawną zakreśloną przez podmiot wnioskujący o to unieważnienie. Tak też działał organ w sprawie niniejszej, co oznacza, że nie był uprawniony do badania kolizyjności spornego znaku towarowego Start ze znakiem towarowym Start Hotel i w konsekwencji do badania niebezpieczeństwa wprowadzania odbiorców w błąd, gdyż przesłanki te wynikają z innej, niż wskazana we wniosku, podstawy prawnej.

Oddalając na rozprawie [...] lutego 2010 r. wnioski dowodowe skarżącej spółki, złożone w toku postępowania sądowoadministracyjnego, Sąd działał na podstawie art. 106 § 3 k.p.a. uznając, że zgłoszone dowody nie są niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości. Na co zwrócono uwagę wcześniej, postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym i w konsekwencji dokonywanie przez Sąd ustaleń faktycznych jest dopuszczalne w zakresie uzasadnionym celami postępowania administracyjnego i powinno umożliwiać sądowi dokonywanie ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem zaskarżonej decyzji. Oznacza to, że sąd w istocie nie może dokonywać ustaleń, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania ustaleń, które mają służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu, sąd powinien uchylić zaskarżoną decyzję (tak B. Dauter /w:/ B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Zakamycze 2005). Uznając, że powołane przed sądem dowody mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy we wskazanym powyżej zakresie, skarżąca ma możliwość zgłoszenia tych dowodów w toku ponownego rozpatrzenia sprawy, gdyż organ będzie czynił ustalenia związane z zamiarem używania przez uprawnionego spornego znaku towarowego.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności pod uwagę Sąd stwierdził, że organ nie wyjaśnił sprawy w sposób wymagany przez art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., a naruszenie tych przepisów mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Z tych przyczyn Sąd, na zasadzie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c p.p.s.a., orzekł jak w sentencji orzeczenia. Rozstrzygnięcie w kwestii wstrzymania wykonania decyzji zostało wydane w myśl art. 152 p.p.s.a., zaś o zwrocie kosztów postępowania, obejmujących 1000 zł uiszczonego wpisu sądowego, 600 zł kosztów zastępstwa procesowego i 17 zł opłaty za pełnomocnictwo, Sąd orzekł w trybie art. 200 p.p.s.a.