Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Marcinkowska Sędziowie Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2009 r. sprawy ze skargi K. z siedzibą w E., H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. "Nośnik danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych" nr [...] oddala skargę

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z [...] marca 2009r. znak [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (uow) w zw. z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (pwp) po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy wniesionego przez K. utrzymał w mocy decyzję tego organu z [...] października 2008 r. odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek pt. Nośnik danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych, zgłoszonego do ochrony w dniu [...] listopada 1999 r. przez K., H.; S., T., J.

Jak wynika z akt sprawy w dniu [...] sierpnia 2000 r. weszło w fazę krajową zgłoszenie międzynarodowe [...] pt. Nośnik danych, urządzenie i sposób odtwarzania nośnika danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych". Zgłoszenia dokonano w imieniu K., H. oraz S., J.

W dniu [...] lutego 2006 r. ze zgłoszenia macierzystego oznaczonego numerem [...] wydzielone zostało niniejsze zgłoszenie patentowe dotyczące wynalazków pt. "Nośnik danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych". Zgłoszenie wydzielone otrzymało numer [...] i korzysta z daty zgłoszenia dla zgłoszenia międzynarodowego [...] tj. [...] listopada 1999 r.

Europejski Urząd Patentowy udzielił ochrony patentowej na wszystkie wynalazki ujęte w wzmiankowanym zgłoszeniu międzynarodowym decyzją, o której ogłoszono [...] września 2006 r. w biuletynie [...].

Na wynalazki będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia udzielono patentu europejskiego [...].

Odmawiając udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie organ stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nie jest wynalazkiem, gdyż nie przedstawia rozwiązania o charakterze technicznym. Uzasadniając swoje stanowisko UPRP poddał szczegółowej analizie wersję zastrzeżeń patentowych niezależnych i uznał, że w zastrzeżeniach patentowych brak jest cech, które zgodnie z przyjętą kategorią wynalazku, powinny jednoznacznie określać wytwór materialny oraz techniczny sposób oddziaływania na materię.

Odpierając argumentację Zgłaszającego jakoby cechy zawarte w zastrzeżeniach odnoszą się do nośnika zapisu, który jest obiektem fizycznym a zakres ochrony dotyczy nośników z utrwalonym wzorem według wynalazku Urząd Patentowy stwierdził, że nie dopatrzył się w zgłoszeniu utrwalonego wzoru według wynalazku. Zwrócił uwagę, że taki wzór może obrazować fig. 1 lecz oznaczenia z rysunków fig. 1 są powoływane jedynie w części nieznamiennej zastrzeżenia czyli w znanym stanie techniki, natomiast w części znamiennej powoływana jest Fig.2 dotycząca sieci działań przy odtwarzaniu nośnika i nie przedstawia wzoru utrwalonego na nośniku. Nie kwestionując stanowiska Zgłaszającego, że nośniki danych ze ścieżką i utrwalonymi na niej znacznikami, jako takie, należą do stanu techniki, organ podkreślił, że wymaga się jednak, aby ochroną obejmowana była budowa takiego nośnika, a nie jak w przypadku niniejszego zgłoszenia rodzaj danych jakie reprezentują znaczniki.

Zdaniem organu, interpretacji przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości należy dokonać w duchu systemu prawa własności przemysłowej, zgodnie z przepisami Konwencji Paryskiej i porozumienia TRIPS, które nakazują udzielanie patentów bez względu na dziedzinę techniki. Urząd Patentowy podkreślił, że w rozpatrywanej sprawie interpretował wymagania rozwiązania o charakterze technicznym uwzględniając zapisy ustawy Prawo własności przemysłowej i związanych z tą ustawą przepisów uzupełniających (art. 93 Pwp - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, art. 269 ust. 3, 4 i 5 Pwp. - Poradniki UPRP w których podano definicje poszczególnych kategorii zgłoszenia). Wskazał, że jego zdaniem, nie ma żadnej niezgodności pomiędzy zastosowaną oceną UPRP a wskazanymi innymi normami prawa (art. 24 Pwp, Konwencja Paryska czy TRIPS) ponieważ zastosowana ocena nie wynika z dziedziny techniki, której przedmiot zgłoszenia dotyczy, tylko z jego nietechnicznego charakteru. Według UPRP wynalazkiem może być jedynie rozwiązanie o charakterze technicznym, co wymaga przedstawienia rozwiązania w postaci środków technicznych właściwych dla zastrzeganej kategorii zgłoszenia (art. 33 ust. 3 Pwp). Ponieważ zgłoszone rozwiązanie nie zostało uznane za wynalazek to nie można na nie udzielić patentu. Zastępowanie środków technicznych efektem jaki zamierza się osiągnąć nie może być uznane za rozwiązanie o charakterze technicznym. Urząd Patentowy RP wymaga, aby Zgłaszający wskazał środki techniczne dzięki którym efekt ten zostanie osiągnięty. Z całą pewnością nie są środkiem technicznym budowy nośnika "znaczniki tworzące odcinkami drugą sekwencję programu (140) reprezentującą dane pomocnicze (151 -156), definiujące co najmniej dodatkową cechę wizualną obiektu graficznego ", ani technicznym oddziaływaniem na materię podanie rodzaju danych jakie się utrwala znacznikiem na nośniku.

Innymi słowy, zdaniem organu, nośnik danych (zastrzeżenia 1 do 8) nie jest określony przez podanie jego wewnętrznej struktury a sposób (zastrz. 9) nie jest określony przez podanie czynności mających na celu wytworzenie nośnika danych. W zastrzeżeniach 1-9 podane są jedynie cechy związane z oprogramowaniem a więc obszarem nietechnicznym.

Jednocześnie organ uznał za nieporozumienie zarzut Zgłaszającego, że UPRP uznał cechy zawarte w zastrz. 1-9 za program komputerowy podczas, gdy w wymienionych zastrzeżeniach podane są cechy związane z oprogramowaniem pojmowanym jako zorganizowany w postaci programów zbiór informacji przechowywany w pamięci maszyny cyfrowej służących rozszerzeniu możliwości sprzętu tej maszyny zatem oprogramowanie dotyczy organizacji pracy maszyny i jest jej materialnym składnikiem -software.

Odnosząc się do argumentacji Zgłaszającego dotyczącej udzielenia na przedmiotowy wynalazek ochrony patentowej przez EPO organ stwierdził, że uwzględnienie wniosku tylko z tego powodu że takiej ochrony udzieliło już EPO jest nieuprawnione a to z uwagi na treść art. 27 ust.5 Układu PCT, który zapewnia poszczególnym Państwom swobodę w ustalaniu warunków zdolności patentowej, jakie to Państwo uważa za właściwe. W rozpatrywanej sprawie, zdaniem organu, przedmiotowe zastrzeżenia nie spełniają kryteriów Układu o współpracy patentowej (PCT) zgodnie z którym zastrzeżenia powinny by jasne i zwięzłe a określenie przedmiotu, dla którego wnosi się o ochronę powinno być dokonane przez podanie technicznych cech wynalazku.

W skardze do tutejszego Sądu na decyzję UP RP z dnia [...] marca 2009 r. wnosząc o jej uchylenie zaskarżonej decyzji zarzucono:

I. naruszenie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U. nr 26 poz. 117 z 1993 r., dalej uow) mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 pwp - poprzez nieprawidłową wykładnię pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym i w konsekwencji bezzasadne przyjęcie, że zgłoszone rozwiązania nie są rozwiązaniami o charakterze technicznym w rozumieniu cytowanego przepisu;

Błędna ocena stanu faktycznego dokonana przez organ polega, zdaniem skarżącej, na niewskazaniu jakichkolwiek argumentów na poparcie swojego stanowiska, że Nośnik danych (zaostrz. 1 do 8) nie jest określony przez podanie jego wewnętrznej struktury a sposób (zastrz. 9) nie jest określony przez podanie czynności mających na celu wytworzenie nośnika danych. Środkiem technicznym dla kategorii wytworu nie jest bowiem "druga sekwencja programu", "znacznik" (dane pomocnicze) złożone z co najmniej 6 bitów oraz "cechy wizualne obiektu graficznego" [ponadto] związku konstrukcyjnego dla wytworu i czynności dla sposobu nie definiują takie słowa jak "reprezentujące" i "definiujące". Zdaniem Skarżącej z powyższego wynika, że wydając decyzję oparł się wyłącznie na własnym przekonaniu co do charakteru wymienionych cech, tymczasem Zgłaszający w dalszym ciągu nie wiedzą dlaczego wymienione cechy nie są uważane za techniczne w kontekście nośnika danych współpracującego z urządzeniem odczytującym. Tymczasem w odniesieniu do przedmiotu zgłoszenia wyraźnie widać, iż nośnik danych zawiera elementy materialne (podłoże, ścieżka znaczniki), które są rozmieszczone zgodnie z zestawem reguł tworzenia i porządkowania tych znaczników. Wszystkie cechy rozwiązania (materialne i opisane abstrakcyjnie), są cechami technicznymi łącznie, ponieważ istnieje pomiędzy nimi związek skutkujący rozwiązaniem problemu związanego z uzyskaniem określonego efektu technicznego (przejawiającego się w sferze materialnej w postaci obiektu, którego zachowanie jest zgodnie z określonymi regułami opisanymi abstrakcyjnie). Efektem jest pożądane działanie urządzenia odtwarzającego nośnik danych.

Skarżący zarzuca, że prowadząc badanie Urząd Patentowy RP powinien odnosić się do przedmiotu zgłoszenia jako całości a nie tylko i wyłącznie do jego arbitralnie wybranych części. Nieprawidłowe jest dokonanie oceny, tego czy rozwiązanie zgłoszone do opatentowania jest wynalazkiem, przeprowadzone wyłącznie w oparciu o badanie charakteru pojedynczych cech, przy pominięciu ich związku z pozostałymi cechami tworzącymi wynalazek jako kompletne rozwiązanie problemu. Powyżej wskazane fragmenty decyzji oznaczają że Urząd Patentowy RP za przedmiot zgłoszenia Urząd Patentowy przyjął tylko i wyłącznie cechy znamienne zastrzeżenia patentowego. Zdaniem strony, określony przez Urząd Patentowy RP przedmiot zgłoszenia różni się od faktycznego przedmiotu zgłoszenia zdefiniowanego przez wszystkie cechy znajdujące się w zastrzeżeniu. Urząd Patentowy RP dokonał w sposób nieuprawniony rozbicia wynalazku na pojedyncze cechy i ocenił te cechy w oderwaniu od kontekstu, w którym te cechy występują. Podczas, gdy z treści art. 33 ust. 3 pwp wynika wprost, iż to zastrzeżenie jako całość ma definiować wynalazek tj. przedmiot zgłoszenia oraz zakres żądanej ochrony, a nie jak mylnie przyjmuje Urząd Patentowy RP tylko cechy znamienne wymienione w zastrzeżeniu. Ponadto sformułowanie zarzutu wobec braku ujawnienia konstrukcji nośnika nie znajduje uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów prawa. Ustawodawca bowiem wyraźnie reguluje formę i treść dokumentacji patentowej, która zgodnie z art. 26 uow winna ujawniać istotę wynalazku, a zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 pwp zastrzeżenia patentowe powinny ujawniać wynalazek za pomocą cech technicznych. Z przepisów ustawy nie wynika bowiem wymóg ujawniania konstrukcji urządzenia. Cechami technicznymi, o których mowa w ustawie pwp, są bowiem takie cechy, które dla znawcy z danej dziedziny techniki stanowią wystarczającą instrukcję dotyczącą procedury technicznej, którą należy przeprowadzić, aby uzyskać zakładany rezultat. Taka instrukcja może mieć charakter bezpośredni lub funkcjonalny tj. może być zdefiniowana przez uzyskiwany rezultat. Takie stanowisko zajmuje np. Europejski Urząd Patentowy w decyzji T68/85r. 8.4.1.

Nadto Skarżący zarzuca, że Urząd Patentowy przy formułowaniu normy prawnej posłużył się nie tylko art. 10 uow, ale również § 32 pkt. 1 ust. 1 Rozporządzenia. W tym zakresie Skarżąca podnosi, iż dokonanie takiej wykładni normy materialno-prawnej budzi poważne wątpliwości natury systemowej, ponieważ prowadzi do złamania konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, jako akt władzy wykonawczej, nie może bowiem stanowić źródła prawa materialnego, ten zakres uprawnień leży bowiem w gestii władzy ustawodawczej, zakres regulacji określany w § 32 Rozporządzenia nie mieści się w dyspozycji wynikającej z art. 93 pwp. Art. 93 pwp sytuuje bowiem Rozporządzenie jako akt o charakterze -wykonawczym, którego celem jest określenie warunków oraz trybu badania zgłoszenia patentowego. Strona podkreśla, iż treść § 32 ust. 1 pkt 1 ustanawia dodatkowy względem art. 28 pwp, katalog przedmiotów, których Urząd Patentowy nie uznaje za wynalazki. Regulacja ta ma więc charakter materialno-prawny, ponieważ odnosi się do przedmiotu, którego dotyczy zgłoszenie patentowe, a nie trybu badania samego zgłoszenia, dlatego też jako taka znajduje się poza delegacją art. 93 pwp.

Jednocześnie Skarżący wnosi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawnego co do zgodności § 32 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych z dnia 17 września 2001 (Dz. U. z 2001 r., nr 102, poz. 1119, z późn. zm.;) - w zakresie, w jakim formułuje warunki, które musi spełniać rozwiązanie (przedmiot zgłoszenia), aby mogło być uznany za wynalazek - z art. 93 pwp i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

II. naruszenie art. 6, 9 i 10 kpa w związku z art. 252 pwp - przez wydanie decyzji bez podstawy w przepisach prawa oraz brak należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, przed wydaniem decyzji, co uniemożliwiło stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Uzasadniając powyższy zarzut, Skarżąca wskazuje, iż Urząd Patentowy RP w decyzji z [...] marca 2009 r. przywołał nieaktualne brzmienie § 35 ust. 5 Rozporządzenia (str. 5 punkt Ad. I)), co oznacza, iż Urząd Patentowy RP wydał decyzję bez oparcia w przepisach prawa, a to stanowi dodatkowo naruszenie art. 6 kpa.

Niezależnie od powyższego ocena zmian wprowadzonych przez Zgłaszającego uznana została przez organ jako zmiany z zakresu semantyki języka polskiego, co jest wadliwie a powołując się na ekonomikę postępowania Urząd Patentowy nie uznał za stosowne poinformować o tym Zgłaszającego. Zgłaszający dowiedział się o takiej ocenie wprowadzonych zmian dopiero z uzasadnienia decyzji z dnia [...] października 2008 r., co stanowi naruszenie przepisu art. 9 k.p.a., który nakłada na organy administracji należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, oraz art. 10 kpa, który nakazuje przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W toku postępowania Zgłaszający został pozbawiony swoich praw wynikających z art. 9 i 10 kpa.

Zgłaszający podkreślił, że we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie zgodził się z wnioskami wyciągniętymi przez Urząd Patentowy RP i wskazał, że reguły semantyczne języka polskiego dotyczą warstwy znaczeniowej. Semantyka zajmuje się bowiem badaniem znaczenia słów, czyli interpretacją znaków oraz interpretacją zdań i wyrażeń języka. Zmiany o charakterze semantycznym dotyczą zmiany znaczenia, a więc mają wpływ na zakres przedmiotowy patentu, a więc mają istotne znaczenie dla przebiegu sprawy.

III. naruszenie art. 7 i 77 kpa w związku z art. 252 ustawy pwp - poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne założenia natury faktycznej i prawnej;

Zdaniem Skarżącego, Urząd Patentowy RP zbagatelizował fakt udzielenia na wynalazki będące przedmiotem niniejszego zgłoszenia, patentu europejskiego EP [...]. Zadowalając się stwierdzeniem, iż zgłoszenie [...] nie ma swojego odpowiednika ani w patencie europejskim ani w żadnym innym [patencie]. Tymczasem zastrzeżenia 17 do 24 patentu [...] dotyczą nośnika danych według przedmiotowego zgłoszenia, natomiast zastrzeżenie 25 dotyczy sposobu wytwarzania takiego nośnika danych. Istota tych wynalazków jest tożsama z przedmiotowym zgłoszeniem, gdyż bazują na tym samym dokumencie pierwszeństwa [...] ([...].12.1998), a ewentualne różnice są efektem postępowań prowadzonych przez różne organy własności przemysłowej. Europejski Urząd Patentowy udzielił ochrony patentowej na wszystkie wynalazki ujęte w przedmiotowym zgłoszeniu decyzją o której ogłoszono [...] września 2006 r. w biuletynie [...]. Nie ulega zatem wątpliwości, iż stanowisko Urzędu Patentowego, w szczególności odmienne od prezentowanych przez kompetentne organy innych państw, powinno zostać poprzedzone wnikliwą analizą w tym zakresie.

IV. naruszenie art. 107 § 3 kpa - poprzez nienależyte, niespójne z powołaną podstawą prawną uzasadnienie faktyczne oraz prawne decyzji;

Formułując ten zarzut Skarżący podniósł, że Podstawą prawną wskazaną w obu decyzjach Urzędu Patentowego RP jest art. 10 uow, natomiast z treści uzasadnienia, w szczególności z uzasadnienia decyzji z dnia [...] marca 2009 r. (strona [...] punkt Ad [...]) wynika wprost, iż podstawą prawną wydania decyzji był również § 32 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia, ponieważ Urząd Patentowy wskazał, iż przyjął ten przepis do określenia treści normy prawnej, którą posłużył się do rozstrzygnięcia sprawy. Z decyzji nie wynika czy Urząd Patentowy RP zastosował przepis § 32 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia jako taki, czy też nie.

Uzasadnienie faktycznie nie zawiera żadnych dowodów odnoszących się do przedmiotu zgłoszenia jako całości - Urząd Patentowy wymienia tylko i wyłącznie pojedyncze cechy, które poddaje subiektywnie ocenie, poprzestając wyłącznie na własnym przekonaniu co do charakteru wymienionych cech.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, uznając zarzuty w niej sformułowane za niezasadne.

Urząd Patentowy zwrócił uwagę, że rolą organu administracji publicznej, którym jest Urząd Patentowy RP jest stosowanie prawa. Rozpatrując przedmiot zgłoszenia [...] Urząd Patentowy zastosował obecnie obowiązujące prawo. Nie jest rolą Urzędu Patentowego dyskutowanie w ramach niniejszego zgłoszenia czy zapisy tego prawa są poprawne i czy nie powinny one ulec zmianie.

W odniesieniu do zarzutu nieprawidłowej wykładni pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym", oraz błędnej oceny stanu faktycznego organ wskazał, że w punkcie [...] skargi Skarżący zacytował konkluzję oceny nośnika i sposobu oraz uzasadnienie powołujące cechy znamienne tych kategorii, uznając (w punkcie [...]), że Urząd nie wskazał żadnych argumentów na poparcie swojego stanowiska. Tymczasem całość zawiadomienia z dnia [...] czerwca 2008 r., to nic innego jak argumenty uzasadniające stanowisko Urzędu. Argumenty te zostały następnie podtrzymane i powtórzone w obu zaskarżonych decyzjach. Za niezgodne ze stanem faktycznym uznał twierdzenie jakoby organ oparł się wyłącznie na własnym przekonaniu co do charakteru wymienionych cech "gdyż zarówno zawiadomienie jak i obie decyzje szczegółowo wyjaśniają przesłanki jakimi kierował się Urząd oceniając przedmiot zgłoszenia. Zdaniem Urzędu podstawę dla interpretacji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" stanowi, w szczególności § 32 ust. 1 pkt 1 wyżej powołanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów mającego zastosowanie na podstawie art. 93 ustawy pwp, o którym Zgłaszający był informowany. Z przepisu tego wynika, że wynalazek musi być określony za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu (wynalazek w kategorii wytworu, np. urządzenia) bądź dotyczyć sposobu technicznego oddziaływania na materię (wynalazek w kategorii sposobu).

Zawarte w punkcie [...] skargi twierdzenie jakoby zarzut braku ujawnienia konstrukcji nośnika nie znajdował uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa jest niezgodne ze stanem faktycznym. Natomiast oczekiwania skarżącego, że można uzyskać prawa wyłączne definiując w zastrzeżeniach patentowych jedynie końcowy rezultat jaki chce się uzyskać jak sprzeczne z podstawową zasadą - ochrona za ujawnienie rozwiązania technicznego, podnoszą zarzut że rozpatrując przedmiot zgłoszenia Urząd Patentowy oceniał przede wszystkim część znamienną zastrzeżeń patentowych niezależnych. Powołując się na art. 33 ust. 3 Pwp , skarżący wyciąga wniosek że zastrzeżenie jako całość ma definiować wynalazek tj. przedmiot zgłoszenia oraz zakres żądanej ochrony, a nie jak mylnie utrzymuje Urząd tylko cechy znamienne w zastrzeżeniu. Wyjaśniając powyższą kwestię Urząd Patentowy przypomina treść art. 33 ust. 3 zawartą w tekście jednolitym (Dz.U. z 1993 r. Nr 26 poz. 117) ustawy pwp. "Zastrzeżenia patentowe, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 3, powinny być w całości poparte opisem wynalazku i określać w sposób zwięzły, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiązania zastrzegany wynalazek oraz zakres żądanej ochrony (część znamienna zastrzeżenia) ". Zapis ten stawia znak równości pomiędzy częścią znamienną /zastrzeżenia, a zakresem żądanej ochrony. Ma to istotne znaczenie przy rozpatrywaniu zapisu z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (§ 32 ust. 2 pkt. 2 w/w rozporządzenia) zgodnie z którym Urząd Patentowy wydaje decyzję o odmowie udzielenia patentu jeżeli "rozwiązanie nie zostało przedstawione w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił zakresu żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia". Z zapisu tego wynika jednoznacznie, że należy odmówić udzielenia patentu jeżeli w części znamiennej zastrzeżenia patentowego niezależnego występują jedynie cechy nietechniczne.

W związku z powyższym zastosowana przy rozpatrywaniu przedmiotu zgłoszenia procedura oceniania charakteru technicznego przedmiotu zgłoszenia w oparciu o część znamienną zastrzeżenia patentowego (wkład do stanu techniki) jest prawidłowa i w pełni uzasadniona.

Odnosząc się do zarzutu zastosowania przepisu § 32 ust. 5 rozporządzenia w brzmieniu nieobowiązującym organ stwierdził co prawda nowelizacja rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r w § 1 pkt. 15 zmieniła brzmienie § 32 ust. 5 jednak zgodnie z § 2 nowej wersji rozporządzenia "Do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe". Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 3 cytowanego rozporządzenia Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nowe brzmienie § 32 ust. 5 ma zastosowanie do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych po [...] lipca 2005 r. Nie ulega zatem wątpliwości, że dla zgłoszenia [...] dla którego datą zgłoszenia jest [...] listopada 1999 r., prawidłowa jest wersja zacytowana w zaskarżonej decyzji. Zatem twierdzenie skarżącego o naruszeniu art. 6 kpa jest niezgodne ze stanem faktycznym.

Bezpodstawny jest zarzut naruszenia art. 7 i art. 77 kpa poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. Urząd Patentowy dokładnie przeanalizował materiały zawarte w aktach zgłoszenia, oceniając kolejne wersje zastrzeżeń patentowych, korespondencje wysyłaną do Zgłaszającego oraz argumenty Zgłaszającego (wezwanie z dnia [...] października 2007 r. - odpowiedź Zgłaszającego z dnia [...] lutego 2008 r. wraz z nową wersją zastrzeżeń, zawiadomienie Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2008 r. -odpowiedź Zgłaszającego z dnia [...] października 2008 r wraz z nową wersją zastrzeżeń oraz zaskarżoną decyzję i argumenty zawarte we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) uznając decyzją z dnia [...] marca 2009 r., że ocena zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia [...] zawarta w decyzji Urzędu Patentowego z [...] października 2008 r. jest prawidłowa i wystarczająco uzasadniona, a decyzja została wydana po uprzednim wyczerpującym wyjaśnieniu przesłanek, którymi kierował się Urząd oceniając przedmiot zgłoszenia i umożliwieniu Zgłaszającemu wypowiedzenia się co do wskazanych okoliczności świadczących o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu. Również wskazana w punktach [...] skargi kwestia zgłoszenia z zastrzeżonym pierwszeństwem [...] rozpatrywanego przez Europejski Urząd Patentowy została dostatecznie wyjaśniona.

Zdaniem organu, wskazana w obu zaskarżonych decyzjach oraz wskazana w zawiadomieniu podstawa prawna zaskarżonej decyzji to art. 10 ustawy o wynalazczości mający zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy pwp. Urząd Patentowy konsekwentnie powoływał tą podstawę prawną w której występuje wymóg aby zgłoszone rozwiązanie miało charakter techniczny. Uzasadnienie dotyczyło wskazania okoliczności dlaczego Urząd Patentowy nie uznaje zgłoszonych rozwiązań za mające charakter techniczny. Ocena Urzędu nie opierała się wyłącznie na własnym przekonaniu i rozumieniu eksperta, ale została poparta zapisami zawartymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wytycznych Prezesa UP RP opublikowanych w poradnikach, oraz orzeczeniach WSA i NSA. Nie oznacza to jednak że wskazane w uzasadnieniu materiały stanowią podstawę prawną podejmowanych decyzji.

Zdaniem organu, nie było również potrzeby w rozpatrywanej sprawie powoływania biegłego, specjalisty z danej dziedziny. Urząd Patentowy zwrócił uwagę że wszyscy rozpatrujący merytorycznie przedmiot zgłoszenia eksperci Urzędu Patentowego mają wyższe wykształcenie techniczne (co najmniej tytuł inżyniera) i są biegłymi specjalistami w danej dziedzinie. Zgodnie z unormowaniami tytułu VIII, dział I i II ustawy pwp ekspertom stawia się wysokie wymagania, co do wykształcenia i nie są oni zwykłymi urzędnikami, lecz stanowią wyspecjalizowany korpus fachowców, przy pomocy których Urząd wykonuje swoje zadania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona. Wbrew twierdzeniom skarżącego organ nie naruszył przepisów prawa procesowego w szczególności art. 6, 9, 10, 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. a także prawa materialnego tj. art. 10 ustawy o wynalazczości, który to przepis stanowił podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji.

Zdaniem Sądu organ prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy.

Nie można podzielić stanowiska skarżącego, że Urząd Patentowy wydał decyzję bez wszechstronnego i dokładanego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. Argumentacji strony przeczy treść korespondencji organu ze skarżącym. Wynika z niej, że organ oceniał kolejne wersje zastrzeżeń patentowych (v. wezwanie z [...] października 2007 r., odpowiedź zgłaszającego z [...] lutego 2008 r. wraz z nową wersją zastrzeżeń, zawiadomienie z [...] czerwca 2008 r. i odpowiedź zgłaszającego z [...] października 2008 r. wraz z nową wersją zastrzeżeń).

W decyzji z dnia [...] października 2008 r. organ drobiazgowo wyjaśnił dlaczego przedmiotowe zgłoszenie nie spełnia wymogów art. 10 uow. Z kolei w decyzji z [...] marca 2009 r. Urząd Patentowy odniósł się do argumentacji skarżącego przedstawionej we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zdaniem Sądu nie ma racji strona twierdząc, że Urząd Patentowy przywołał w decyzji nieaktualne brzmienie § 32 ust. 5 a nie § 35 ust. 5 jak omyłkowo wskazuje strona) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków (...).

Nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. w § 1 pkt 15 zmieniła brzmienie § 32 ust. 5 jednakże stosownie do § 2 znowelizowanego Rozporządzenia "do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe". Powyższa nowelizacja weszła w życie 5 lipca 2005 r. co wynika z § 3 cytowanej regulacji. Nie ulega zatem wątpliwości, iż w sytuacji jaka miała miejsce w przedmiotowej sprawie a mianowicie, iż datą zgłoszenia nie rozpatrzonego zgłoszenia [...] był [...] listopada 1999 r. prawidłowa była wersja zacytowana w zaskarżonej decyzji a więc: "Zgłaszający godząc się w całości lub w części z zarzutami przedstawionymi w myśl ust. 2 może w wyznaczonym terminie wprowadzić do zgłoszenia uzupełnienia lub poprawki, które jego zdaniem usuwają przeszkody do udzielenia patentu. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że wprowadzone uzupełnienia i poprawki nie usuwają wskazanych poprzednio przeszkód do udzielenia patentu, nie jest obowiązany do wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenie się co do tych przeszkód".

W niniejszej sprawie Urząd Patentowy uznał, że poprawki dokonane przez zgłaszającego w kolejnej wersji zastrzeżeń przedstawionej przy piśmie z dnia [...] października 2008 r. są zmianą jedynie stylistyczną i w tej sytuacji odstąpił od wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenie się co do stwierdzonych przeszkód do udzielenia przedmiotowego patentu.

Zdaniem Sądu, działanie organu nie naruszało cytowanego § 32 ust. 5 ww Rozporządzenia. Jak wynika z akt sprawy w kolejnej wersji zastrzeżeń przedstawionej przy piśmie z dnia [...] października 2008 r. zgłaszający zastąpił dotychczasową wersję "druga sekwencja programu zawiera znaczniki reprezentujące dane pomocnicze", określeniem "zawiera znaczniki tworzące odcinkami drugą sekwencję programu reprezentującą dane pomocnicze".

Niewątpliwie z zestawienia powyższych wersji wynika, że dokonana zmiana jest zmianą jedynie stylistyczną. Zarówno w jednej jak i w drugiej wersji sformułowanie dotyczące znaczników, które składają się, zdaniem strony, na nośnik danych który w sensie technicznym złożony jest również z podłoża o właściwościach technicznych.

Skarżący w toku postępowania administracyjnego prezentował stanowisko, że znaczniki oprócz właściwości fizycznych muszą spełniać określony zestaw reguł o charakterze logicznym, tak aby umożliwić odczytanie nośnika danych przez urządzenie odczytujące. Zdaniem zgłaszających cechą techniczną nośnika danych jest również struktura logiczna ścieżki bez której nie jest możliwe odczytanie tego nośnika przez urządzenie odtwarzające.

Organ natomiast stwierdził, że zgłaszający nie zastrzega wzoru znaczników czy znacznika jako takiego ale reprezentację znacznika to znaczy jakie dane są przez niego reprezentowane. Organ wskazał, że dane te są następnie wykorzystywane przez program sterujący odtwarzaniem nośnika.

Organ podkreślił ponadto, że treść zastrzeżenia 1 dotyczącego nośnika zawiera w części niezamiennej oznaczenia 1, 2, 3, 4 odnoszące się do Fig. 1 przedstawiającego schematycznie nośnik danych, podczas gdy w części znamiennej, reprezentującej wkład do stanu techniki wskazane są cechy nietechniczne odnoszące się do sieci działań programu komputerowego. Cechy odnoszące się do sieci działań nie powstały w procesie wytwarzania nośnika lecz dotyczą przetwarzania informacji (znacznik jest tylko nośnikiem tej informacji). Powyższe stanowisko nie zostało skutecznie zamienione przez stronę.

Dla Sądu prawidłowe jest stanowisko organu odmawiające udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie gdyż nie można uzyskać prawa wyłącznego definiując w zastrzeżeniach patentowych jedynie końcowy rezultat jaki chce się uzyskać.

Ochroną patentową objęte jest bowiem ujawnienie rozwiązania technicznego. Organ prawidłowo rozpatrywał przedmiot zgłoszenia oceniając przede wszystkim część znamienną zastrzeżeń niezależnych, gdyż pojęcie "zakres żądanej ochrony" pokrywa się z pojęciem "część znamienna zastrzeżenia".

W tej części zastrzeżenia podane są zwięźle te cechy techniczne zastrzeganego wynalazku, które wyróżniają go spośród innych rozwiązań technicznych mających zespół cech technicznych określonych w części niezamiennej zastrzeżenia patentowego niezależnego. Ponadto żadna z cech wymienionych w tej części nie może należeć do stanu techniki.

Zastrzeżenie niezależne ma za zadanie określenie wszystkich istotnych, zgłaszanych do ochrony cech technicznych rozwiązania a więc tego, co zgłaszający uważa za wynalezione przez niego.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 10 ustawy o wynalazczości stwierdzić należy, zarzut ten również nie jest uzasadniony.

Zgodnie z tym przepisem wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

Jak słusznie podnosi organ i skarżący, pojęcie technicznego charakteru nie zostało w regulacjach prawnych zdefiniowane.

Odwołanie się do techniki jest ogólnikowe (nie ma w ustawodawstwie definicji techniki) stąd i pojęcie technicznego charakteru musi być wypełniane treścią przez orzecznictwo.

Ponieważ przepis § 32 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dokonywania i badania zgłoszeń wynalazków (...) nie stanowił w niniejszej sprawie podstawy prawnej wydanej decyzji dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uznał za konieczne wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym czego domagał się skarżący.

Zważywszy, iż regulacja prawna nie podaje definicji techniki oraz, że w judykaturze nie utrwaliła się żadna jednolita metoda badania tej przesłanki zdolności patentowej konieczne jest odwoływanie się do rozumienia pojęcia techniki w znaczeniu potocznym, co słusznie podnosi się w skardze.

Zważywszy powyższe, zdaniem Sądu nie było błędem Urzędu Patentowego, że dla interpretacji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" uwzględnił przepisy powołanego rozporządzenia, a także odwoływał się do interpretacji poszczególnych kategorii rozwiązania podawanych w poradnikach opracowanych przez Urząd Patentowy RP (Poradnik wynalazcy, Metodyczne badania zdolności patentowej wynalazków i wzorów użytkowych).

Organ bowiem uznał obowiązek wypełnić pojęcie "rozwiązanie o charakterze technicznym treścią na tle konkretnego stanu faktycznego.

W niniejszej sprawie z tej powinności wywiązał się w sposób należyty.

Nie można podzielić stanowiska skarżącego, że stwierdzenie organu, iż "nośnik danych (zastrz. 1-8) nie jest określony przez podanie jego wewnętrznej struktury a sposób (zastrz. 9) nie jest określony przez podanie czynności mających na celu wytworzenie nośnika danych. Środkiem technicznym dla kategorii wytworu nie jest bowiem "druga sekwencja programu", "znacznik" (dane pomocnicze) złożone za co najmniej 6 bitów oraz "cechy wizualne obiektu graficznego" [ponadto] związku konstrukcyjnego dla wytworu i czynności dla sposobu nie definiują także słowa jak "reprezentujące" i "definiujące" oparte jest wyłącznie na własnym przekonaniu organu co do wymienionych cech.

Wbrew twierdzeniom skarżącego dokonana przez organ ocena nie jest subiektywna czy dowolna. Organ w decyzji szczegółowo wyjaśnił tok przeprowadzonego rozumowania, które doprowadziło do wyprowadzenia wniosku, że w zastrzeżeniach 1 do 9 podane są jedynie cechy związane z obszarem nietechnicznym co uniemożliwiło udzielenie przedmiotowego patentu.

Podkreślenia przy tym wymaga, że cechy podane w zastrzeżeniu od 1 do 9 organ uznał za cechy związane z oprogramowaniem a nie za program komputerowy, którego opatentowanie jest wyłączone z mocy prawa.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że ze względu na formę notacji programu komputerowego oraz jego zawartość treściową program komputerowy nie może być uznany za opis rozwiązania zarówno w kategorii sposobu, jak i kategorii urządzenia lub układu.

Uzyskanie natomiast skutecznej ochrony prawnej na rozwiązanie zawierające unikalne oprogramowanie wymaga m.in. aby opis przedmiotu zgłoszenia nie ograniczał się do prezentacji samej tylko koncepcji rozwiązania problemu technicznego jak to miało miejsce w rozpatrywanej sprawie.

Organ wyjaśnił także w sposób nie budzący wątpliwości dlaczego na zgłoszone rozwiązanie nie może zostać udzielony patent pomimo, że EPO udzieliło takiej ochrony.

Niewątpliwie rację ma organ, że Urząd Patentowy RP oraz EPO różnią się w rozumieniu charakteru technicznego rozwiązania. Analizując linię orzecznictwa EPO można wskazać wyraźną tendencję do liberalizacji postrzegania wymogu "technicznego charakteru" wynalazku urzeczywistnionego za pomocą komputera (vide np. decyzja T-208/84 w sprawie Vicom, T 931/5 w sprawie Controlling Pension Benefis System / PBS T (258/03) 18 w sprawie Hitachi).

Analizując orzecznictwo EPO nie sposób podkreślić, że nadal brakuje jednolitej regulacji wspólnotowej i przejrzystych reguł prawa patentowego.

W związku z tym, że zakres działania patentu europejskiego jest taki sam jak w przypadku patentu przyznanego w danym kraju, orzecznictwo poszczególnych krajów członkowskich prezentuje rozmaite podejście w kwestii badania zdolności patentowej wynalazków wykorzystujących programy komputerowe. Art. 27 PCT jak słusznie podnosi organ nie może być traktowany jako zakaz stosowania własnej interpretacji dla oceny zdolności patentowej przedmiotu żądanej ochrony. Z art. 27 ust. 5 PCT wynika, że poszczególne Państwa mają swobodę w ustalaniu warunków zdolności patentowej, jakie to Państwo uważa za właściwe.

W rozpatrywanej sprawie organ wyczerpująco odniósł się do faktu udzielenia patentu europejskiego na przedmiotowe rozwiązanie i wskazał powody dla których nie udzielił prawa w niniejszym postępowaniu. Stąd nie można postawić organowi zarzutu naruszenia art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. Niewątpliwie trudno nie dostrzec znaczenia wystąpienia przez Prezesa Europejskiego Urzędu Patentowego z pytaniami do Rozszerzonej Izby Odwoławczej EPO, dotyczącymi podstawowych kwestii związanych z wykładnią postanowień art. 52 EPC w odniesieniu do programów komputerowych (wniosek z 8 października 2008 r. G 3/08).

Pytania skierowane do Prezesa Rozszerzonej Izby Odwoławczej EPO odzwierciedlają problemy i rozbieżności interpretacyjne dotyczące wykładni art. 52 EPC, których źródłem jest utrzymująca się od kilku lat linia orzecznicza EPO zmierzająca do nadmiernego rozszerzenia pojęcia "patentowanego wynalazku".

Na dzień rozpoznania sprawy niniejszej wzmiankowany wniosek nie został rozpatrzony.

Tak więc brak jest nadal ujednoliconego stanowiska w zakresie badania zdolności patentowej wynalazków wykorzystujących programy komputerowe do którego mogłyby się odnieść poszczególne państwa związane postanowieniami komisji o udzieleniu patentów europejskich.

Mając na uwadze powyższe, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a., jako że nie miała ona usprawiedliwionych podstaw.