Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Przy ocenie kwestii podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych słownych, przeznaczonych do oznaczania produktów farmaceutycznych, na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), nie ma decydującego znaczenia istnienie wspólnego członu w tych znakach, jakim jest powszechnie używany skrót nazwy związku chemicznego.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Sieńczyło - Chlabicz Sędzia NSA Stanisław Gronowski (spr.) Sędzia del. WSA Piotr Pietrasz Protokolant Szymon Janik po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2013 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej L. f. d. d.d. z siedzibą w L., S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 7 września 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1236/11 w sprawie ze skargi L. f. d. d.d. z siedzibą w L., S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1236/11, wydanym w sprawie ze skargi L. f. d. d.d. z siedzibą w L., S. na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, oddalono skargę.

Wyrok zapadł na tle następującego stanu faktycznego sprawy:

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] czerwca 2007 r. udzielono prawo ochronne na znak towarowy słowny KETOGEL z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 2005 r. na rzecz Z. S.A. w S. dla oznaczania produktów farmaceutycznych w klasie 5.

Na powyższą decyzję L. f. d. d.d. z siedzibą w L., S., zwana dalej "skarżącą", złożyła do Urzędu Patentowego sprzeciw w trybie art. 246 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej "p.w.p."

Jako podstawę prawną sprzeciwu skarżąca wskazała przepisy art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Zgodnie z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. W myśl art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do znaku powszechnie znanego.

Według skarżącej sporny znak jest podobny pod względem fonetycznym i wizualnym do przysługującego skarżącej znaku towarowego słownego KETONAL zarejestrowanego pod numerem [...] w sposób mogący powodować ich mylne skojarzenie i wprowadzenie nabywców w błąd. Przeciwstawiony znak towarowy jest również przeznaczony do oznaczania produktów farmaceutycznych ujętych w klasie 5, a zatem towary, do oznaczania których przeznaczone są obydwa znaki, są identyczne. O podobieństwie znaków decyduje identyczny pierwszy człon "KETO" oraz ostatnia litera "L".

Jak podniosła skarżąca, lek oznaczany znakiem "KETONAL" jest popularnym w Polsce środkiem przeciwbólowym dostępnym również bez recepty. Długość i intensywność używania tego znaku oraz nakłady ponoszone na jego promocję pozwalają uznać ten znak za renomowany. W związku z tym skarżąca zarzuciła uprawnionej ze znaku KETOGEL zamiar wykorzystania renomy znaku KETONAL poprzez osiągnięcie nienależnych korzyści.

Wobec uznania przez uprawnioną z rejestracji sprzeciwu za bezzasadny sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym (art. 247 ust. 2 p.w.p.). Według uprawnionej przeciwstawione znaki towarowe nie są podobne, a także nie wprowadzają odbiorcę w błąd co do pochodzenia towaru. O braku podobieństwa pomiędzy znakami decydują dwie odmienne litery końcówki znaku. Ponadto, o braku podobieństwa omawianych znaków decyduje wykorzystanie w nich wspólnego dla tych znaków elementu słownego "KETO", który jest również wykorzystywany w wielu znakach towarowych przez innych przedsiębiorców dla oznaczania towarów farmaceutycznych, w tym w czterech różnych nazwach rodzajowych leków generycznych takich jak Ketoconazole, Ketoprofen, Ketorolac oraz Ketotifen. Jak podkreśliła, w nazwach leków często występują niewielkie różnice, które są jednak wystarczające do ich odróżniania przez odbiorców. Oznaczenie spornego znaku KETOGEL wskazuje na substancję czynną (ketoprofen) i formę preparatu (żel). Wskazała na zarejestrowanie na jej rzecz licznych znaków towarowych stanowiących pochodną nazwy ketoprofen. Przeciwstawione znaki składają się z trzech sylab, są łatwe do wymówienia i zapamiętania. Ponadto uprawniona zakwestionowała renomę znaku skarżącej KETONAL.

Decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] lutego 2010 r. nr [...] oddalono wniosek skarżącej o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak towarowy KETOGEL.

Jak podniósł organ, przy tworzeniu znaków towarowych dla oznaczania środków leczniczych w doktrynie i w praktyce ugruntowany jest pogląd o możliwości konstruowania takich znaków na bazie źródłosłowów zaczerpniętych m.in. z nazw podstawowych składników chemicznych danego środka lub nazwy choroby, do której usunięcia dany środek jest przeznaczony, w połączeniu z pewnymi przedrostkami lub pewną stereotypową końcówką (por. W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 78-79).Taka sytuacja miała miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy. W obu znakach zastosowano bowiem element nazwy organicznego związku chemicznego ketoprofen (łac. ketoprofenum), zbudowanego z reszty benzofenonu i kwasu propionowego. Substancja ta zaliczana jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wykazujących silne działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Wspomniana praktyka nie stwarza zagrożenia wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru docelowego kręgu odbiorców leków oznaczanych w ten sposób, do których należą pacjenci, lekarze, farmaceuci i pielęgniarki. Klientela, w szczególności pacjenci, pozostaje w tym przypadku uważna i ostrożna, a przed zastosowaniem leku sprawdza załączoną do niego ulotkę lub konsultuje zasadność zażycia preparatu z lekarzem, weterynarzem lub farmaceutą.

Badając podobieństwo przeciwstawionych znaków na płaszczyźnie wizualnej, oba znaki towarowe KETOGEL i KETONAL mają charakter słowny, co jest powszechną praktyką w odniesieniu do oznaczeń funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Oba wyrazy są trzysylabowe, składają się z siedmiu liter, różniąc się końcówką NAL oraz GEL. Z uwagi na specyfikę rynku farmaceutycznego w ocenie Urzędu Patentowego przeciwstawione znaki na płaszczyźnie wizualnej nie są podobne. Odbiorcy, a w szczególności lekarze i farmaceuci, są świadomi, że element "KETO" stanowi pochodną substancji o nazwie "ketoprofen", a charakter odróżniający nadają obu znakom ich końcówki, czyli odpowiednio NAL oraz GEL. Dlatego nie jest ważna zbieżność pierwszych czterech liter.

Analizując przeciwstawione znaki na płaszczyźnie znaczeniowej, mając w szczególności na uwadze występowanie w tych znakach elementu "KETO", dla konsumenta, do którego adresowane są leki oznaczane omawianymi znakami, znaki mają charakter aluzyjny. Oceniane zaś w całości, także na tej płaszczyźnie, przeciwstawione znaki nie mogą być uznane za podobne.

Przechodząc do oceny przeciwstawionych znaków na płaszczyźnie fonetycznej, jak wskazał organ, w doktrynie prawa, w odniesieniu do leków, podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej jest mniej istotne, niż podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej. Leki nie są bowiem na ogół wprowadzane do obrotu w sklepach samoobsługowych, lecz w aptekach, gdzie konsument sam musi zwrócić się do farmaceuty o specyficzny preparat i nie może zaś sobie dowolnie wybierać z wystawionych towarów (por. B. Depo, Praktyka Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego przy ocenie ryzyka wprowadzenia w błąd oznaczeń przeznaczonych dla produktów farmaceutycznych, Rzecznik Patentowy 2005/1-2). A zatem, w przypadku znaków towarowych przeznaczonych do sygnowania produktów farmaceutycznych istnieje możliwość oparcia się głównie na płaszczyźnie fonetycznej w trakcie dokonywania oceny podobieństwa w odniesieniu do płaszczyzn, na których prowadzone jest badanie. Wobec powyższego organ zwrócił szczególną uwagę na analizę podobieństwa fonetycznego. Ponadto, na rynku farmaceutycznym, jak podniósł, występują liczne leki sygnowane znakami towarowymi zawierającymi w treści element "KETO" (np. KETOCONAZOLE, KETORAOLAC, KETAZOLAM lub KETOPROFEN). Również zarejestrowanych zostało wiele znaków towarowych do sygnowania produktów farmaceutycznych, które zawierają w treści element "KETO" (np. KETOF, KETORES lub KETOSAL). Z tych względów również w sferze fonetycznej nie występuje podobieństwo, a to z uwagi na końcówki tych znaków, dominujące podczas ich wymowy.

Ostatnią badaną przesłankę z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. stanowi możliwość spowodowania wśród odbiorców, wskutek używania znaku towarowego, błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym. Na taką ewentualność należy patrzeć przez pryzmat modelu przeciętnego odbiorcy ukształtowanego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jako osoby należycie dobrze poinformowanej, należycie uważnej i ostrożnej (por. wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1999 r. o sygn. akt C-342/97, wyrok ETS z dnia 16 lipca 1998 r. o sygn. akt C-210/96 oraz wyrok ETS z dnia 12 lutego 2004 r. o sygn. akt C-218/01). Równocześnie w świetle orzecznictwa europejskiego poziom spostrzegawczości przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług. Zasadne jest zatem stanowisko, że omawiany konsument, nabywający farmaceutyki, wiedząc o ich wpływie na zdrowie i o niebezpieczeństwach płynących z ewentualnej pomyłki, będzie szczególnie uważny i ostrożny. Zwróci więc również uwagę na nazwę leku, a także na znak towarowy jakim jest oznaczany.

Ponadto, co wziął również pod uwagę Urząd Patentowy, silniejszej ochronie podlegają znaki towarowe, które cechuje większa odróżnialność. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większą zdolność odróżniającą posiada znak z wcześniejszym pierwszeństwem oraz bardziej podobne są towary lub usługi opatrzone porównywanymi znakami. Wychodząc z takiego założenia KETONAL, jako oznaczenie aluzyjne, w odniesieniu do towarów nim oznaczanych, posiada małą zdolność odróżniającą. Na rynku występuje wiele oznaczeń, które w swojej strukturze zawierają element "KETO". Tego rodzaju oznaczenia są kwalifikowane jako znaki towarowe słabe, a doktryna i orzecznictwo przyznaje im mniejszą ochronę prawną.

Mając na uwadze powyższe argumenty, a także stanowisko doktryny i sądów, w ocenie Urzędu Patentowego nie istnieje prawdopodobieństwo powstania wśród odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu między badanymi znakami.

Analizując podniesiony przez skarżącą zarzut naruszenia przez zakwestionowany znak powołanego przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p., na podstawie którego nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, przepis ten ma zastosowanie, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy przesłanki: renoma znaku wcześniejszego, podobieństwo lub identyczność oznaczeń, uzyskanie przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub wywarcie szkodliwego skutku dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

Jak podniósł Urząd Patentowy, w orzecznictwie rozróżnia się metodę bezwzględną i względną oceny renomy. Pierwsza z nich uwzględnia znajomość znaku towarowego i bierze pod uwagę przede wszystkim procentowo określony stopień jego znajomości na rynku. Z kolei metoda względna kładzie nacisk na inne kryteria, w tym stopień znajomości znaku, udział w rynku pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów, zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem, terytorialny i czasowy zasięg używania znaku, licencje udzielone na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów, wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku, a także relację cenową do towarów substytucyjnych (zob. wyrok ETS z dnia 14 września 1999 roku o sygn. akt C-375/97, decyzja OHIM z dnia 25 kwietnia 2001 roku o sygn. akt R 283/1999-3, a także wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 listopada 2006 roku). Środkami dowodowymi mogą być: badania opinii publicznej, nagrody i wyróżnienia, publikacje prasowe, rankingi, raporty, faktury i inne dokumenty handlowe, a także różnorakie materiały reklamowe.

Skarżąca na potwierdzenie renomy przedstawiła następujące materiały: wydruki stron internetowych z lutego 2010 r., na których pojawia się oferta preparatu "KETONAL LEK" lub "KETONAL" (załącznik nr 1 oraz 8-9), zestawienie danych w języku angielskim (załącznik 2), oświadczenie prywatne pracownika wnoszącego sprzeciw (załącznik 3), ulotki reklamowe wnoszącego sprzeciw (załączniki 4-6), artykuł z czasopisma "Aptekarz" z 2004 r., w którym pojawia się nazwa "KETONAL", a także fotografie z reklam preparatu "KETONAL" (załącznik 10). W ocenie Urzędu Patentowego materiały te nie potwierdzają renomy znaku skarżącej. Dokumenty te świadczą jedynie o promowaniu leku na rynku, lecz nawet nie pozwalają określić skali tego zjawiska. Zdaniem organu, skarżąca nie udowodniła, że jej towary na skutek intensywnej reklamy znane są szerokim kręgom odbiorców, którzy kojarzą je z wysoką jakością. Aby potwierdzić swoje stanowisko skarżąca musiałaby przedstawić dowody świadczące o tym, że towary opatrzone jej znakiem kojarzą się odbiorcom z wysoką jakością i ekskluzywnym charakterem, czego nie wykazała. Dlatego niezasadne są twierdzenia skarżącej jakoby rejestracja spornego znaku prowadziła do wykorzystania renomy znaku towarowego "KETONAL" w celu uzyskania nienależnych korzyści majątkowych ze sprzedaży towarów opatrzonych spornym znakiem.

Z powyższych względów Urząd Patentowy oddalił wniosek skarżącej.

Rozpoznając skargę wniesioną przez skarżącą Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., o czym była mowa na wstępie, skargę tę oddalił. Według Sądu pierwszej instancji, akceptującego w całej rozciągłości stanowisko Urzędu Patentowego, różnice w prezentacji przeciwstawionych znaki towarowe, przy uwzględnieniu specyfiki rynku farmaceutycznego, są na tyle istotnie, że wykluczone jest ryzyko pomyłki co do pochodzenia towarów.

Sąd pierwszej instancji podzielił również stanowisko organu w kwestii nie wykazania przez skarżącą renomowanego charakteru jej znaku towarowego.

Skarżąca wywiodła obszerną skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania.

Skarga kasacyjna oparta jest na obu podstawach zaskarżenia wskazanych w przepisach art. 174 pkt i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. 270 ze zm.), zwanej "p.p.s.a."

Skarga kasacyjna zarzuca naruszenie przepisów postępowania w sposób mogący mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1. art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez brak oparcia rozstrzygnięcia o akta sprawy polegające na wadliwym ustaleniu przez Sąd, że:

• w aktach nie znajdował się materiał dowodowy pozwalający uznać, że znak towarowy KETONAL [...] nabył przed zgłoszeniem znaku towarowego KETOGEL [...], cechy znaku renomowanego, lub co najmniej cechy znaku o wysokiej sile dystynktywnej;

• z uwagi na kategorię konsumentów element "KETO" ma charakter aluzyjny, bowiem wskazuje na substancję czynną w postaci ketoprofenu, w sytuacji, gdy z akt sprawy jednoznacznie wynika, iż jest to element kilku substancji czynnych w tym ketoconazole, ketorolac, ketotifen, a tym samym nie może być podstawą zarówno dla pacjenta, jak i lekarza do oceny przeznaczenia leku zawierającego ten element w nazwie;

• porównywane znaki KETONAL [...] i KETOGEL [...], przeznaczone do oznaczania preparatów farmaceutycznych, powstały w oparciu o nazwę ketoprofen, podczas gdy jak wynika z akt sprawy bezsporne jest między stronami, iż do preparatów farmaceutycznych zawierających element "KETO" należą także ketoconazole, ketorolac, ketotifen;

• porównywane znaki KETONAL [...] i KETOGEL [...], przeznaczone do oznaczania preparatów farmaceutycznych, powstały w oparciu o nazwę ketoprofen, podczas gdy przeczą temu materiały dowodowe i okoliczności podniesione przez strony w toku postępowania, z których wynika, iż znaki z elementem "KETO" rejestrowane są przez Urząd Patentowy także dla produktów farmaceutycznych przeznaczonych dla zwierząt, między innymi do leczenia choroby zwierzęcej ketozy, której nie leczy się ketoprofenem;

• Urząd Patentowy wyczerpująco zbadał wszystkie istotne okoliczności faktyczne oraz przeprowadził dowody służące ustaleniu stanu faktycznego, zgodnie z zasadami prawdy obiektywnej (art. 7 i 77 § 1 k.p.a.), podczas gdy, jak to zostało wykazane w skardze do Sądu, z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, iż ustalenia Urzędu Patentowego nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym sprawy lub są z nim wręcz sprzeczne, w tym w szczególności w zakresie elementu "KETO" oraz siły odróżniającej, w tym renomy znaku KETONAL [...] w Polsce;

2. art. 141 § 4 p.p.s.a.,:

• w związku z art. 7, art. 8, art. 9, art.10, art. 77 § 1, art. 77 § 4, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. oraz 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. poprzez brak merytorycznego odniesienia się w zaskarżonym wyroku przez Sąd do wszystkich zarzutów skarżącej podnoszonych w skardze, w tym w szczególności do zarzutów naruszenia przez Urząd Patentowy przepisów postępowania, tj. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 77 § 1, art. 77 § 4,art. 80 i 107 § 3 k.p.a. przez brak wskazania, dlaczego materiały dowodowe na okoliczność silnej zdolności odróżniającej, w tym renomy znaku KETONAL [...] nie są dla Sądu wystarczające, podczas gdy z ich treści wynikają wszystkie wskazane przez Sąd w wyroku okoliczności potwierdzające renomę znaku KETONAL [...], a także fakt, iż jest to lek używany przez blisko 5 milionów Polaków;

• w następstwie braku wyjaśnienia, dlaczego w ocenie Sądu nie zachodzi wymieniona na stronie 12 wyroku przesłanka z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w postaci możliwości spowodowania wśród odbiorców, wskutek używania znaku towarowego, błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu znaku spornego ze znakiem wcześniejszym;

• poprzez odmowę uznania porównywanych znaków KETONAL [...] i KETOGEL [...] za podobne na płaszczyźnie fonetycznej ze względu na brak identyczności transkrypcji fonetycznej, podczas gdy podobieństwo oznaczeń nie ogranicza się jedynie do identyczności, ale obejmuje także podobieństwo;

3. art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. poprzez brak oparcia wyroku o ten przepis w sytuacji istnienia podstaw do:

• stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a., a także art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. z uwagi na pominięcie wpływu siły dystynktywnej znaku towarowego KETONAL [...], w tym renomy, a niezależnie identyczności towarów, na ocenę ryzyka kontuzji;

• stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. z uwagi na wadliwe uznanie, że w aktach sprawy nie znajdował się materiał dowodowy potwierdzający renomę lub co najmniej silną zdolność odróżniającą znaku towarowego KETONAL [...] i pominięcie tej okoliczności przy ocenie sprawy;

• stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 oraz art. 77 § 1 i § 4, art. 80 k.p.a. polegającego na oparciu się przy ustalaniu stanu faktycznego i prawnego sprawy na twierdzeniach uprawnionego, niepopartych jakimikolwiek dowodami, a także w oparciu o okoliczności znane Urzędowi Patentowemu z urzędu lub uznanych za powszechnie znane bez poinformowania o tym skarżącej, a w efekcie uniemożliwienia jej zajęcia stanowiska wobec tych twierdzeń i faktów, przy jednoczesnym naruszeniu zasady równości stron, podczas gdy ustalenia Urzędu Patentowego są niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym;

• stwierdzenia naruszenia przez Urząd Patentowy art. 107 § 3 k.p.a. polegającego na braku prawidłowego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji, w zakresie odmowy unieważnienia znaku towarowego KETOGEL [...] w oparciu o art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p.;

• stwierdzenia, że organ wydał decyzję z naruszeniem art. 64 k.p.a. w związku z art. 7, art. 8 i art. 9 k.p.a., ponieważ będąc zobowiązanym do podejmowania wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, nie przeprowadził w sposób właściwy postępowania dowodowego na okoliczność zastosowania elementu "KETO" dla preparatów farmaceutycznych, jego pochodzenia, a także jego używania dla tworzenia znaków towarowych, przeznaczonych dla oznaczania preparatów farmaceutycznych, a niezależnie także na okoliczność siły dystynktywnej oraz renomy znaku towarowego KETONAL [...] i ich znaczenia dla sprawy.

4. art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi przy braku przesłanek pozwalających stwierdzić legalność decyzji Urzędu Patentowego.

Skarga kasacyjna zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj.:

1) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu przez Sąd, iż:

• różnica dwóch liter w znakach do 8 liter włącznie wystarcza by wyłączyć podobieństwo oznaczeń, a w efekcie niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu poprzez uznanie, iż Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził brak istnienia konfuzyjnego podobieństwa znaku spornego KETOGEL [...] do znaku KETONAL [...] ze względu na brak podobieństwa oznaczeń, podczas gdy w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. ilość liter nie jest przesłanką definiującą podobieństwo oznaczeń lub jego brak;

• podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej występuje jedynie, gdy zachodzi identyczność transkrypcji fonetycznej znaków, a w efekcie niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu poprzez uznanie, iż Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził brak istnienia podobieństwa znaku spornego KETOGEL [...] do znaku KETONAL [...] na płaszczyźnie fonetycznej;

• (str. 12 wyroku), iż przesłanką naruszenia wskazanego przepisu jest wysokie podobieństwo oznaczeń, a w efekcie niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu poprzez uznanie, iż Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził brak przesłanki do unieważnienia znaku towarowego KETOGEL [...], podczas gdy przesłanką odmowy rejestracji jest zwykłe podobieństwo, które nadto w przypadku identyczności towarów może być nawet niewielkie, aby można było uznać znaki towarowe za konfuzyjnie podobne;

2) art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w stanie sprawy z uwagi na brak uwzględnienia przy ocenie ryzyka konfuzji stopnia podobieństwa towarów, a także wysokiej siły dystynktywnej znaku towarowego KETONAL [...], co doprowadziło do przyjęcia, iż przepis ten nie może być w niniejszej sprawie zastosowany, podczas gdy w niniejszej sprawie zachodziły wszystkie przesłanki do tego, aby znak KETOGEL [...] został unieważniony na podstawie tego przepisu;

3) art. 132 ust. 2 pkt 3) ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu przez Sąd, iż:

• różnica dwóch liter w znakach do 8 liter wystarcza by wyłączyć podobieństwo oznaczeń, a w efekcie niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu poprzez uznanie, iż Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził brak istnienia podobieństwa znaku spornego KETOGEL [...] do znaku KETONAL [...] ze względu na brak podobieństwa oznaczeń, podczas gdy w świetle art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. ilość liter nie jest przesłanką definiującą podobieństwo oznaczeń lub jego brak;

• podobieństwo oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej występuje jedynie gdy zachodzi identyczność transkrypcji fonetycznej znaków, a w efekcie niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu poprzez uznanie, iż Urząd Patentowy prawidłowo stwierdził brak istnienia podobieństwa znaku spornego KETOGEL [...] do znaku KETONAL [...] na płaszczyźnie fonetycznej;

4) art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na przyjęciu, iż nie może on być podstawą unieważnienia znaku towarowego KETOGEL [...] w stanie niniejszej sprawy, a tym samym nie może być w niej zastosowany, podczas gdy w niniejszej sprawie zachodziły wszystkie przesłanki do tego aby znak ten został unieważniony.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wyrok Sądu pierwszej instancji jest zgodny z prawem, zaś skarga kasacyjna nie jest oparta na usprawiedliwionych podstawach.

Naczelny Sąd Administracyjny jest związany podstawami skargi kasacyjnej, bowiem stosownie do treści art. 183 § 1 p.p.s.a, rozpoznając sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze pod rozwagę z urzędu jedynie nieważność postępowania, która zachodzi w przypadkach przewidzianych w § 2 tego artykułu. W niniejszej sprawie nie występują jednak żadne z wad wymienionych we wspomnianym przepisie, które powodowałyby nieważność postępowania prowadzonego przez Sąd pierwszej instancji.

W postępowaniu spornym, co należy podkreślić, nie bada się od początku spełnienia przez znak towarowy wszystkich wymogów, jakie powinien spełnić znak towarowy podlegający rejestracji. Badanie zdolności rejestracyjnej spornego znaku towarowego w tym postępowaniu prowadzone jest bowiem wyłącznie pod kątem spełnienia przez ten znak ustawowych wymogów w zakresie przepisów wskazanych we wniosku o wszczęcie postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na ten znak. W realiach niniejszej sprawy, w świetle sprzeciwu skarżącej, takimi przepisami są art. 132 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 p.w.p. Przepisy te ukierunkowane są w pierwszej kolejności na ochronę praw podmiotowych skarżącej wszczynającej postępowanie sporne, i przynajmniej zasadniczo nie podważają takich przymiotów wymaganych od znaku towarowego, jakim przykładowo jest zdolność odróżniająca (por. art. 129 ust. 1 pkt 2 p.w.p.).

Przeciwstawione znaki towarowe, o czym była już mowa, zawierają taki sam wspólny człon, jakim jest wyraz "KETO". Wyraz ten jest powszechnie używanym skrótem nazwy związku chemicznego, jakim jest ketoprofen (łac. Ketoprofenum), mającym zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Na bazie tego członu funkcjonuje w obrocie wiele znaków towarowych, w tym również znaki, które uzyskały rejestrację, na co wskazał Urząd Patentowy. Wyraz "KETO" wszedł więc dostatecznie mocno do języka potocznego w dziedzinie farmaceutyki, a także może, choć nie musi, wskazywać na właściwości produktu leczniczego oznaczanego znakiem towarowym obejmującym wspomniany człon. Toteż, w świetle przepisów art. 129 ust. 2 pkt 2 i 3 p.w.p. trudno byłoby przypisać wyrazowi "KETO" zdolność odróżniającą.

Wywiedziona przez skarżącą skarga kasacyjna, przynajmniej w części dotyczącej zarzutu naruszenia przez sporną rejestrację przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., oparta jest na trudnym do zaakceptowania założeniu, nie mającym uzasadnienia prawnego, że jako producent leku, dla jego oznaczania znakiem towarowym słownym, skarżąca mogła skutecznie zastrzec sobie na prawach wyłączności użycie w tym znaku, jako jego członu, powszechnie używanego skrótu znanego związku chemicznego mającego zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, jakim jest właśnie wspomniany wyraz "KETO". Skarżąca nie wykazała żadnych praw do używania tego wyrazu na zasadach wyłączności, chociażby tylko w charakterze elementu składowego jej znaku towarowego "KETONAL", który przeciwstawia spornej rejestracji. Roszczenie przez skarżącą prawa do wyrazu "KETO" jest oczywiste w okolicznościach sprawy. Gdyby bowiem pominąć ten wyraz, jako nie mający dostatecznej zdolności odróżniającej w przeciwstawionych znakach, wówczas, porównując ich końcówki, tj. "GEL" i "NAL", nie sposób byłoby zasadnie twierdzić o istnieniu podobieństwa tych znaków.

Ponadto, oceniając znak skarżącej, który przeciwstawia ona spornej rejestracji, choć nie ma to istotnego wpływu na wynik sprawy, użycie w jej znaku członu "KETO", jest zawoalowaną informacją o składzie, a tym samym właściwościach leku oznaczanym tym znakiem. Informację tę z łatwością rozszyfruje znacząca relewantna grupa odbiorców, do których kierowany jest towar oznaczony tym znakiem, jakimi są w szczególności farmaceuci prowadzący apteki. Jak to trafnie wskazał Urząd Patentowy ketoprofen, którego powszechnie używanym skrótem jest wyraz "KETO", zbudowany jest z reszty benzofenonu i kwasu propionowego. Substancja ta zaliczana jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, wykazujących silne działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Takie właśnie właściwości ma lek oznaczony przez skarżącą znakiem "KETONAL", na co wskazuje choćby ulotka tego leku.

Pomijając wspomnianą kwestię o braku po stronie skarżącej prawa do wyłączności w używaniu członu "KETO" w jej znaku towarowym, nie można podzielić jej stanowiska, iż naruszałoby prawo dopiero użycie w znaku towarowym pełnej nazwy związku chemicznego, tj. "ketoprofen". Używanie pełnej nazwy związku chemicznego w znaku towarowym w większości przypadków byłoby niewykonalne, choćby z uwagi na obszerność nazw wielu związków chemicznych używanych w przemyśle farmaceutycznych. Natomiast potrzeby marketingowe przemawiają za używaniem stosunkowo krótkich nazw leków, łatwych do wymówienia i zapamiętania. Dlatego przy konstruowaniu znaków towarowych dla produktów farmaceutycznych w praktyce nie tworzy się tych znaków na bazie pełnej nazwy substancji czynnej leku, lecz jej skrótu, który jednak w dostatecznie dobrym stopniu informuje relewantną grupę odbiorców o składzie, a tym samym właściwościach leku oznaczanego znakiem towarowym.

Znak towarowy zbudowany na bazie związku chemicznego ma stosunkowo niewielką zdolność odróżniającą. Jeżeli producent preparatu farmaceutycznego decyduje się na użycie w znaku towarowym słownym elementu składowego, jakim jest człon nazwy lub skrót nazwy związku chemicznego, musi się liczyć ze słabszą ochroną takiego znaku. Nie może bowiem skutecznie zarzucać konkurentowi, że analogicznie postępuje, chyba że znak towarowy konkurenta jest podobny w stopniu mogącym odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towaru. Jednakże owego podobieństwa nie można skutecznie wyprowadzać z nazwy, bądź skrótu nazwy związku chemicznego użytego w przeciwstawionych znakach towarowych, gdyż na równych prawach z użycia tych elementów może skorzystać każdy przedsiębiorca. Nie ma przy tym znaczenia kwestia, czy i w jakim zakresie oznaczany w taki sposób produkt farmaceutyczny spełnia właściwości na jakie może wskazywać nazwa bądź skrót nazwy związku chemicznego, stanowiący człon znaku towarowego. Dlatego w sprawie nie jest istotne, do czego skarżąca przywiązuje nadmierną uwagę, istnienie różnorodnych produktów farmaceutycznych oznaczanych przez wielu przedsiębiorców znakami towarowymi z użyciem wyrazów "KETO", a w szczególności używanie znaków towarowych z tym elementem dla oznaczania leków o innych właściwościach niż lek skarżącej. Wymaga bowiem podkreślenia, że co do zasady, każdy producent produktów farmaceutycznych przy tworzeniu znaku towarowego dla oznaczania swoich towarów może wykorzystać, jako element znaku, nazwę bądź skrót nazwy związku chemicznego.

Reasumując, przy ocenie kwestii podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych słownych, przeznaczonych do oznaczania produktów farmaceutycznych, na gruncie przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie ma decydującego znaczenia istnienie wspólnego członu w tych znakach, jakim jest powszechnie używany skrót nazwy związku chemicznego.

Przechodząc do podniesionych w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przepisów postępowania ich generalnym mankamentem jest brak wykazania, iż uchybienia te mogły mieć wpływ na wynik sprawy, jak to wymaga przepis art. 174 pkt 2 p.p.s.a. W świetle utrwalonego orzecznictwa, nie każde naruszenie przepisów postępowania może stanowić podstawę kasacyjną, ale tylko takie, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Obowiązkiem wnoszącego skargę kasacyjną jest wykazanie, że gdyby do zarzucanego naruszenia przepisów nie doszło, wyrok sądu pierwszej instancji byłby inny (por. m.in. wyrok NSA z dnia 4 października 2012 r., II FSK 437/11; LEX nr 1233849). Takich dowodów skarga kasacyjna nie przeprowadziła. Ograniczyła się jedynie do wyłuskiwania przykładów niepełności, bądź niezręczności redakcyjnej uzasadnienia, czy to zaskarżonej decyzji, czy też wyroku Sądu pierwszej instancji.

W sprawie nie został naruszony przez Sąd pierwszej instancji, przynajmniej w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy, zarzucony w skardze kasacyjnej przepis art. 133 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. Sąd pierwszej instancji wydał wyrok po zamknięciu rozprawy na podstawie akt sprawy, jak tego wymaga przepis art. 133 § 1 p.p.s.a., nie dopatrując się przy tym naruszenia przepisów postępowania w niewadliwie prowadzonym postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Organ ten należycie ocenił, a Sąd pierwszej instancji właściwie skontrolował, przedstawiony przez skarżącą materiał dowodowy, uznając go jako nie mający dostatecznego waloru dla podważenia spornego znaku towarowego. Odmienna ocena materiału dowodowego od tej, jakiej by oczekiwała skarżąca, nie wystarcza dla uznania zasadności zarzutu naruszenia wyżej wskazanych przepisów postępowania.

Przechodząc do podniesionego w skardze kasacyjnej zarzutu naruszenia przepisu art. 141 § 4 p.p.s.a. wskazać należy, iż w świetle stanowiska wyrażonego w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2010 r. II FPS 8/09 (ONSAiWSA 2010/3/39, ZNSA 2010/2/122), które podziela skład orzekający w niniejszej sprawie, powołany wyżej przepis może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia. Taka sytuacja nie ma jednakże miejsca w okolicznościach sprawy. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszystkie elementy wymagane od wyroku. Przedstawia bowiem stan sprawy, zarzuty podniesione w skardze, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Natomiast, czego nie bierze pod uwagę skarga kasacyjna, ta część uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego nie powinna łączyć się z oceną pod względem zgodności z prawem rozstrzygnięcia (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2010 r., sygn. akt II FSK 119/09; LEX nr 590810). Toteż, zarzut naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie jest usprawiedliwioną podstawą dla czynienia zaskarżonemu wyrokowi zarzutu dokonanie błędnych ustaleń faktycznych, czy też błędnego rozstrzygnięcia sprawy.

Również, o czym już wspomniano, nie ma dostatecznych podstaw dla czynienia Sądowi pierwszej instancji zarzutów naruszenia przepisu art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. w związku ze wskazanymi w skardze kasacyjnej przepisami postępowania administracyjnego. Urząd Patentowy dla potrzeb wydania merytorycznie trafnej decyzji należycie rozpatrzył zebrany w sprawie materiał dowodowy i uzasadnił zaskarżoną decyzję, zaś Sąd pierwszej instancji prawidłowo skontrolował te rozstrzygnięcie.

Brak jest również podstaw dla domagania się przez skarżącą unieważnienia prawa ochronnego do spornego znaku towarowego z powołaniem się na renomę swojego znaku, stosownie do przepisu art. 132 ust. 2 pkt 3 p.w.p. W szczególności, o czym była już mowa, stawiając zarzut naruszenia w tym zakresie przepisów postępowania skarżąca nie wykazała zaistnienia pozostałych przesłanek uzasadniających skuteczne powołanie się na wspomniany przepis prawa materialnego. W szczególności skarżąca nie wykazała na czym konkretnie miałoby polegać szkodzenie renomie jej znaku towarowego przez sporny znak, jeśli się zważy na brak podstaw do roszczenia sobie przez skarżącą prawa wyłączności do użycia wspólnego w obu znakach elementu "KETO", zaś porównując pozostałe elementy przeciwstawionych znaków towarowych, tj. "GEL" i "NAL", trudno byłoby dopatrzyć się powodów do szkodzeniu spornej rejestracji renomie znaku skarżącej "KETONAL".

W tym stanie sprawy skarga kasacyjna, jako nie oparta na usprawiedliwionych podstawach, podlega oddaleniu (art. 184 p.p.s.a.).