Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia del. WSA Szymon Widłak Protokolant Marta Zawadzka-Zasuwik po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej A Societe par Actions Simplifiee w R., Francja od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 r. sygn. akt VI SA/Wa 1170/15 w sprawie ze skargi A Societe par Actions Simplifiee w R., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2014 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla zaskarżoną decyzję; 3. zasądza na rzecz A Societe par Actions Simplifiee w R., Francja od Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 3700 (trzy tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów postępowania sądowego.

I

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem objętym skargą kasacyjną, oddalił skargę A (Société par Actions Simplifiée) z siedzibą w R., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2014 r., w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:

w dniu 27 grudnia 2013 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw skarżącej spółki wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ADMART o numerze R.253379 na rzecz D. B. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą [...] w W. Wnosząca sprzeciw wykazała, że jest uprawnioną z rejestracji dwóch wspólnotowych znaków towarowych DAMART o numerach CTM-4047239 i CTM-4047288 oraz międzynarodowego znaku towarowego DAMART IR-1090639, którego ochrona został uznana na terytorium Unii Europejskiej w zakresie towarów i usług z klas 25 i 35. Jako podstawę prawną sprzeciwu spółka wskazała art. 132 ust. 2 pkt 2 i art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej pwp). W związku z uznawaniem przez uprawnioną do znaku ADMART sprzeciwu za bezzasadnego, sprawa została rozpoznana w postępowaniu spornym i decyzją z dnia [...] listopada 2014 r. Urząd Patentowy RP oddalił sprzeciw, przyjmując, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp wskazane jako jego podstawa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalając skargę wyrokiem objętym skargą kasacyjną stwierdził, że celem przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp jest uniemożliwienie kolizji z prawami ochronnymi do znaków towarowych identycznych lub podobnych udzielonymi z wcześniejszym pierwszeństwem, a przeszkoda udzielenia prawa ochronnego zachodzi w razie łącznego spełnienia przesłanek tzn. po pierwsze gdy badane znaki są identyczne i służą do oznaczania towarów podobnych lub są podobne i służą do oznaczania towarów identycznych, lub są podobne i służą do oznaczania podobnych towarów oraz po drugie gdy we wskazanych wyżej sytuacjach zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Sąd wskazał, że sporny znak towarowy R.253379 jest oznaczeniem słownym składającym się z jednego słowa ADMART, natomiast przeciwstawione znaki towarowe są oznaczeniem słownym i słowno – graficznym. Znak CTM-4047239 jest oznaczeniem słowno-graficznym składającym się ze słowa DAMART zapisanego granatowymi, drukowanymi literami oraz czerwonego motywu graficznego przypominającego kształtem błyskawicę, wpisanego w literę "D". Przeciwstawiony znak towarowy CTM-4047288 jest oznaczeniem słownym składającym się z jednego słowa DAMART. Z kolei znak towarowy IR.1090639 jest oznaczeniem słowno-graficznym składającym się ze słowa DAMART zapisanego szarymi, drukowanymi literami oraz czerwonego motywu graficznego przypominającego kształtem błyskawicę, wpisanego w literę "D".

Sąd stwierdził, że porównywane znaki posiadają wspólny element jakim jest człon słowny "mart". Zdaniem Sądu ten identyczny człon słowny to jednak za mało aby uznać, że znaki te są podobne do siebie w stopniu powodującym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów nimi oznaczonych. Wszystkie porównywane oznaczenia różnią się początkowymi elementami, które tworzą litery AD w znaku spornym i DA w znakach przeciwstawionych. W związku z tym, że różnice te dotyczą początkowych elementów porównywanych znaków bez wątpienia zostaną one dostrzeżone przez odbiorców. Wizualnie pierwsze litery i sylaby przyciągają bowiem ich największą uwagę i są zapamiętywane. Pierwsze zaś człony, tj. DA w znakach przeciwstawionych i AD w znaku spornym, pomimo tego że utworzone są przez te same litery, ale umieszczone w innej kolejności, co powoduje, że znaki te jako całość wywołują odmienne wrażenie w warstwie wizualnej. Ponadto znaki przeciwstawione słowno-graficzne IR.1090639 oraz CTM-4047239 posiadają dodatkowo grafikę, na którą oprócz napisu DAMART składa się czerwony motyw graficzny przypominający kształtem błyskawicę wpisany w literę D, który dzięki zastosowaniu silnego koloru czerwonego jest elementem rzucającym się w oczy. Co dodatkowo różnicuje znak sporny oraz dwa przeciwstawione mu znaki towarowe CTM-4047239 i IR.1090639 w warstwie wizualnej.

Porównując znaki w warstwie fonetycznej Sąd wskazał, że znak sporny i przeciwstawione są wymawiane w sposób odmienny. Są to znaki dwusylabowe, gdzie druga sylaba jest identyczna. Jednakże znaki te posiadają odmiennie wymawiane pierwsze sylaby, co wpływa na odmienną fonetykę całych słów. Znak sporny składa się z dwóch sylab AD i MART, z których każda jest wymawiana krótko, podczas gdy w znakach przeciwstawionych pierwsza sylaba DA jest wymawiana długo. Wynika to chociażby z ogólnych zasad fonetyki, zgodnie z którymi jeżeli samogłoska poprzedza spółgłoskę taka sylaba wymawiana jest krótko, natomiast jeżeli to spółgłoska poprzedza samogłoskę, taka sylaba jest wymawiana dłużej.

Z kolei oceniając porównywane znaki w warstwie znaczeniowej Sąd zgodził się z organem, że znaki te oceniane jako całość są oznaczeniami fantazyjnymi, które nie posiadają znaczenia w żadnym z języków. Zatem nie można mówić o jakimkolwiek podobieństwie bądź różnicach pomiędzy porównywanymi znakami w warstwie znaczeniowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że przeciwstawione znaki towarowe nie są do siebie podobne na żadnej z płaszczyzn postrzegania.

W ocenie Sądu organ prawidłowo przyjął, że pomimo, iż towary i usługi do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe można nabyć w tych samych miejscach, a mianowicie w sklepach z odzieżą i nakryciami głowy, jak również w sklepach wielkopowierzchniowych, to jednak nie zachodzi ryzyko wprowadzenia potencjalnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia tych towarów. Sąd wskazał, że organ uwzględnił model przeciętnego odbiorcy ukształtowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dla celów całościowej oceny niebezpieczeństwa konfuzji, który stanowi osoba należycie dobrze poinformowana, należycie uważna i ostrożna, uwzględniając, że nabywcy towarów takich jak odzież, nakrycia głowy i usług związanych z ich sprzedażą to osoby, które dobrze znają znaki towarowe używane do ich oznaczania.

Zdaniem Sądu za bezzasadny uznać należało zarzut naruszenia art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp albowiem strona skarżąca nie wykazała renomy przeciwstawionych znaków towarowych ani na terytorium Polski, ani chociażby na części terytorium Unii Europejskiej.

W podstawie prawnej wyroku Sąd I instancji powołał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej: ppsa).

II

Skargę kasacyjną wniosła skarżąca spółka zaskarżając wyrok w całości i zarzucając mu:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy:

1. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ppsa poprzez niestwierdzenie naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.; dalej: kpa), art. 8 kpa, art. 11 kpa,art. 77 § 1 kpa, art. 80 kpa oraz art. 107 § 3 kpa, polegające na wadliwym ustaleniu przez Sąd I Instancji, że organ w sposób wyczerpujący zbadał sprawę, a także wyjaśnił i uwzględnił wszystkie istotne z punktu widzenia jej rozstrzygnięcia okoliczności, związane z oceną podobieństwa wcześniejszych znaków towarowych DAMART nr EUTM-004047239, nr EUTM-004047288, nr IR-1090639 oraz spornego znaku ADMART nr R-253379, w sytuacji, gdy:

a) organ nie zbadał, jaki wpływ na ocenę całościowego podobieństwa znaków towarowych DAMART i ADMART ma fakt, że w porównywanych znakach występuje identyczna liczba liter i sylab, a także pierwsza sylaba “AD" spornego znaku składa się z identycznych liter "d" oraz "a" jak pierwsza sylaba "DA" w znakach wcześniejszych DAMART, a także, iż we wszystkich porównywanych znakach występuje ciąg identycznych i usytuowanych w tej samej kolejności liter "MART";

b) organ, przy ocenie podobieństwa znaków towarowych, pominął okoliczność, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z identycznymi towarami i usługami, co skutkuje zastosowaniem surowszych kryteriów oceny podobieństwa znaków;

c) organ nie dokonał bilansu podobieństw i różnic pomiędzy znakami towarowymi DAMART i ADMART w warstwie wizualnej i fonetycznej, skupiając się wyłącznie na różnicach;

d) organ nieprawidłowo uwzględnił okoliczność braku określonego znaczenia słów "damart" i "admart" w języku polskim jako potwierdzenie braku podobieństwa pomiędzy znakami, podczas gdy – zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem - w przypadku, gdy oba porównywane znaki mają charakter fantazyjny, ocena na płaszczyźnie konceptualnej ma charakter neutralny;

e) organ zastosował wadliwe kryteria oceny podobieństwa znaków towarowych DAMART i ADMART nie odpowiadające strukturze i charakterowi znaków jednoelementowych;

f) organ nie określił, jaki poziom uwagi będą wykazywali przeciętni nabywcy towarów i usług, dla których służą znaki towarowe DAMART i ADMART;

g) organ nie uwzględnił warunków i zasad obrotu towarami, a także specyfiki świadczenia usług, dla oznaczania których przeznaczone zostały znaki towarowe DAMART i ADMART w zakresie, w jakim będą determinowały ich postrzeganie;

h) organ nie wyjaśnił na jakiej podstawie przyjął, że przeciętni odbiorcy towarów i usług w przedmiotowej sprawie dobrze znają znaki towarowe używane do ich oznaczania;

i) organ, przy ustalaniu ryzyka wprowadzenia przeciętnych odbiorców w błąd nie wziął pod uwagę prawa serii znaków towarowych z elementem DAMART;

2. naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit c) ppsa poprzez niestwierdzenie naruszenia przez Urząd Patentowy RP art. 7 kpa, art. 8 kpa, art. 11 kpa, art. 77 § 1 kpa, art. 80 kpa oraz art. 107 § 3 kpa, polegające na wadliwym ustaleniu przez Sąd I Instancji, że organ w sposób wyczerpujący zbadał sprawę, a także wyjaśnił i uwzględnił wszystkie istotne z punktu widzenia jej rozstrzygnięcia okoliczności w zakresie ustalenia renomy wcześniejszych unijnych znaków towarowych DAMART oraz międzynarodowej rejestracji znaku towarowego DAMART wyznaczonej na Unię Europejską, w sytuacji, gdy:

a) organ wadliwie ocenił podobieństw spornego znaku ADMART do wcześniejszych znaków DAMART w ramach zasad oceny podobieństwa, które dotyczą znaków renomowanych, uznając, że wywołują one odmienne ogólne wrażenie na odbiorcach;

b) organ nie dokonał analizy materiału dowodowego złożonego przez skarżącą na okoliczność renomy jego znaków towarowych DAMART na terytorium Unii Europejskiej, po ustaleniu, że nie dotyczy ona terytorium Polski;

c) organ, nie dokonując analizy materiału dowodowego złożonego na okoliczność renomy w Unii Europejskiej wadliwie przyjął, że materiały te nie potwierdzają również, że znaki towarowe DAMART cieszą się renoma chociażby w części Unii Europejskiej;

3. naruszenie art. 133 § 1 ppsa - poprzez niewydanie wyroku w oparciu o akta sprawy, co skutkowało dokonaniem i zaaprobowaniem ustaleń faktycznych nie mających potwierdzenia w materiale dowodowym;

4. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez nieprawidłowe uzasadnienie wyroku polegające na braku prawnego uzasadnienia w zakresie wykładni art. 132 ust. 2 pkt 2 i 3 pwp i rozumienia przez Sąd I instancji przesłanek zastosowania tych przepisów;

5. naruszenie art. 141 § 4 ppsa poprzez sporządzenie nieprawidłowego uzasadnienia wyroku oraz braku właściwego wyjaśnienia motywów rozstrzygnięcia, polegające na braku odniesienia się do aktualnej linii orzeczniczej sądów unijnych w zakresie zasad badania renomy znaku unijnego, a także braku wskazania motywów, dla których Sąd I instancji przedstawił w zaskarżonym wyroku odmienne poglądy w tej sprawie;

6. naruszenie art. 151 ppsa polegające na jego zastosowaniu w niniejszej sprawie w sytuacji gdy nie istniały przesłanki do oddalenia skargi.

II. Naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie:

1. naruszenie art. 132 ust 2 pkt 2 pwp, poprzez błędną wykładnię, polegającą na wadliwym uznaniu, że:

a) ocena całościowego podobieństwa znaków towarowych opiera się na uwzględnieniu wyłącznie cech, które je różnicują;

b) ocena ryzyka wprowadzenia przeciętnych odbiorców w błąd nie wymaga uwzględnienia wszystkich okoliczności istotnych z punktu widzenia rozstrzygnięcia danej sprawy;

2. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp poprzez błędną wykładnię polegającą na:

a) przyjęciu błędnych kryteriów oceny podobieństwa znaków towarowych przy dochodzeniu ochrony znaku towarowego renomowanego poprzez zastosowanie analogicznych kryteriów jak stosowane przy ocenie podobieństwa w ramach art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp;

b) błędnym uznaniu, że stwierdzenie renomy unijnych znaków towarowych wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających renomę tego znaku na terytorium Polski;

3. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. art. 132 ust. 6 pwp w oparciu o art. 1 ust 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2009.78.1 ze zm.) przez błędną wykładnię stojącą w sprzeczności z zasadą jednolitości unijnego znaku towarowego w zakresie wywoływania przez niego takich samych skutków prawnych na terytorium całej Unii Europejskiej;

4. naruszenie art. 132 ust. 2 pkt 2 oraz art. art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp poprzez niezastosowanie w stanie faktycznym przedmiotowej sprawy.

Podnosząc te zarzuty skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz o rozpoznanie sprawy na rozprawie.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna została oparta na usprawiedliwionych podstawach, aczkolwiek nie wszystkie jej zarzuty zasługują na uwzględnienie. Przed odniesieniem się do poszczególnych jej zarzutów Naczelny Sąd Administracyjny za niezbędne uznał wskazanie i uporządkowanie istotnych elementów stanu faktycznego sprawy. Z akt postępowania spornego wynika, że udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowny ADMART dla towarów w klasie 25: odzież, nakrycia głowy oraz usług w klasie 35: usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz sprzedaży przez Internet, w tym za pośrednictwem sieci komputerowej - odzieży i nakryć głowy, nastąpiło decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] grudnia 2012 r. z pierwszeństwem od dnia 18 listopada 2011 r.

Przeciwstawne znaki DAMART należące do wnoszącej sprzeciw to dwa wspólnotowe znaki towarowe (słowny i słowno-graficzny) oraz międzynarodowy znak słowno-graficzny DAMART, którego ochrona została uznana na terytorium Unii Europejskiej, zgłoszone z wcześniejszym pierwszeństwem dla towarów w klasie 25 i usług w klasie 35, w tym odzieży i nakrycia głowy (klasa 25) oraz usług ich sprzedaży (klasa 35). Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji przyjął, że znak sporny i znaki przeciwstawne służą do oznaczenia identycznych towarów takich jak odzież i nakrycia głowy a także identycznych usług "jakimi w ogólności są usługi sprzedaży odzieży i nakryć głowy". WSA podzielił ten pogląd i w tym zakresie kwestia ta została przesądzona.

Nadto z akt sprawy, uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika, że w toku postępowania spornego skarżąca spółka uprawniona do znaków towarowych DAMART przedstawiła materiał dowodowy "na okoliczność renomy znaków" w tym stopnia znajomości znaków we Francji, Wielkiej Brytanii i Belgii jak i dostępności produktów oznaczonych znakami DAMART m.in. we Francji, Belgii i Luksemburgu. Urząd Patentowy uznał, że materiał ten nie wykazuje, aby znaki towarowe cieszyły się renomą na terytorium Polski w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego ADMART, a Sąd I instancji podzielając tę ocenę dodał, że "materiały te nie potwierdzają również, że znaki towarowe DAMART cieszą się renomą chociażby na części terytorium Unii Europejskie".

Sprzeciw od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ADMART został oparty na dwóch podstawach – art. 132 ust. 2 pkt 2 i art.132 ust. 2 pkt 3 pwp.

W myśl art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp, w brzmieniu wiążącym w tej sprawie, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji (o ile znak taki zostanie zarejestrowany) na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Dokonując wykładni tego przepisu zarówno Urząd Patentowy, jak i Sąd I instancji trafnie zauważyli, że ma on zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione są trzy przesłanki: podobieństwa lub identyczności oznaczeń, renomy wcześniejszego znaku, uzyskania przez zgłaszającego nienależnych korzyści lub szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Ta dość oczywista konkluzja nie jest jednak wystarczająca do uznania, że dokonano prawidłowej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp. Prawidłowa wykładnia powołanego przepisu wymaga bowiem na wstępie ustalenia, czy znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem ma status znaku renomowanego, bo jeśli tak jest, to ocena podobieństwa znaków powinna zostać dokonana przy pomocy innych znacznie subtelniejszych kryteriów oceny, niż ocena dokonana na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp.

W judykaturze od lat konsekwentnie przyjmuje się, że w przypadku znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, polegające na niebezpieczeństwie samego skojarzenia z nim innego znaku, i to w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, a nie tylko do podobnych czy identycznych (tak przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 109/08, LEX nr 479328). Podobnie Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 335/2008, OSNC 2009, nr 3, poz. 85) wskazał, że: "w odniesieniu do znaku renomowanego chodzi o podobieństwo szczególnego rodzaju, gdyż do jego stwierdzenia wystarczy niebezpieczeństwo, że inny znak może być z nim skojarzony (łączony)". Zdaniem SN: "w orzecznictwie wspólnotowym i krajowym stopień podobieństwa znaków, jako przesłanka naruszenia znaku renomowanego, jest sytuowany na niskim poziomie, wyznaczanym przez takie określenia jak łączenie, kojarzenie, przywodzenie na myśl. Tak subtelne kryteria prawdopodobieństwa mają zastosowanie tylko do znaków renomowanych."

Na temat istoty podobieństwa znaku renomowanego wypowiedział się ETS w wyroku z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 (Adidas-Salomon), stwierdzając, że chociaż podobieństwo oznaczeń jest przesłanką zastosowania tego przepisu, to wystarczający jest taki stopień podobieństwa, który prowadzi do łączenia oznaczenia ze znakiem renomowanym przez relewantnych odbiorców. W uzasadnieniu wskazanego wyroku nawiązując do swego wcześniejszego wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-375/97 (Chevy) Trybunał wskazał, że naruszenia znaku renomowanego są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między tym znakiem a spornym oznaczeniem, z powodu którego odbiorcy wiążą oznaczenie ze znakiem (łączą ze sobą oba oznaczenia, nawet jeśli ich nie mylą). W wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 (Intel) ETS stwierdził, że okoliczność, iż późniejszy znak towarowy przywodzi konsumentowi na myśl wcześniejszy znak towarowy jest jednoznaczna z istnieniem między kolidującymi ze sobą związku w rozumieniu przyjętym w wyroku w sprawie Adidas-Salomon.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego również ugruntowany jest pogląd, że okoliczność, iż wcześniejszy znak towarowy ma status znaku renomowanego ma decydujące znaczenie dla zastosowania właściwych kryteriów oceny podobieństwa takiego znaku do oznaczenia późniejszego (zob. wyroki NSA: z dnia 16 października 2012 sygn. akt II GSK 1379/11, z dnia 24 września 2014 r. sygn. akt II GSK 1195/13, z dnia 21 czerwca 2017 r. sygn. akt II GSK 2782/15; dostępne CBOSA).

Nie powinno również budzić wątpliwości, że dla ustalenia renomy danego oznaczenia w ujęciu terytorialnym nie pozostaje obojętne czy znak towarowy wcześniejszy jest znakiem wspólnotowym (unijnym). W wyroku z dnia 3 września 2015 r. w sprawie C- 125/14 Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że "znajdujące się w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 wyrażenie 'cieszy się renomą we Wspólnocie' ma takie samo znaczenie jak identyczne wyrażenie zawarte w art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, który jest z kolei identyczny z art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1). W tym względzie w odniesieniu do art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 Trybunał orzekł, że pojęcie 'renomy' zakłada pewien stopień znajomości wśród właściwego kręgu odbiorców, który to stopień należy uważać za osiągnięty, gdy wspólnotowy znak towarowy znany jest znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych oznaczonymi tym znakiem towarami lub usługami (zob. wyrok PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 21, 24). Przy badaniu tej przesłanki sąd krajowy musi uwzględnić całokształt istotnych okoliczności sprawy, czyli w szczególności udział danego znaku towarowego w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długość okresu jego używania, a także rozmiar nakładów poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu jego wypromowania (zob. PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 25). Przesłankę dotyczącą renomy należy uważać za spełnioną w ujęciu terytorialnym, gdy wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą na istotnej części obszaru Unii, przy czym taka część może w danym przypadku odpowiadać w szczególności terytorium jednego tylko państwa członkowskiego (zob. podobnie wyrok PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, pkt 27, 29). W konsekwencji gdy istnienie renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii, która może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, należy uznać, że ten znak towarowy cieszy się 'renomą w [Unii]' w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95, i nie można wymagać od właściciela tego znaku wykazania istnienia tej renomy na obszarze państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia późniejszego krajowego znaku towarowego będącego przedmiotem sprzeciwu (pkt 16 – 20)". Z tych też względów w powołanym wyroku Trybunał orzekł w punkcie 1 sentencji, że artykuł 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że gdy istnienie renomy wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało stwierdzone na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, która może w danym przypadku pokrywać się z obszarem jednego tylko państwa członkowskiego, które niekoniecznie musi być tym państwem, w którym został dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, należy uznać, że znak ten cieszy się renomą w Unii Europejskiej. Kryteria, które zostały ustanowione przez orzecznictwo w zakresie rzeczywistego używania wspólnotowego znaku towarowego, nie są same w sobie właściwe dla ustalenia istnienia 'renomy' w rozumieniu art. 4 ust. 3 tej dyrektywy.

Natomiast punkt 2 sentencji wyroku stanowi, że w sytuacji gdy wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy zdobył już renomę na istotnej części obszaru Unii Europejskiej, lecz nie wśród właściwego kręgu odbiorców państwa członkowskiego, w którym dokonano zgłoszenia do rejestracji późniejszego krajowego znaku towarowego, którego dotyczy sprzeciw, właściciel wspólnotowego znaku towarowego może skorzystać z ustanowionej w art. 4 ust. 3 dyrektywy 2008/95 ochrony, jeżeli okaże się, że niebagatelna z handlowego punktu widzenia część tego kręgu odbiorców zna ten znak i dostrzega związek między nim a późniejszym krajowym znakiem towarowym oraz że przy uwzględnieniu wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy istnieje albo faktyczne i trwające naruszenie wspólnotowego znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, albo, gdy do niego nie doszło, duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości.

Niewątpliwie rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości w wyżej powołanej sprawie jest kontynuacją linii orzeczniczej zapoczątkowanej wyrokiem Trybunału z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C- 375/97 (sprawa General Motors).

Tymczasem w rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy RP wykładając przesłanki zastosowania art. 132 ust .2 pkt 3 pwp najpierw odwołał się do braku podobieństwa znaków stwierdzonej podczas oceny tego podobieństwa w aspekcie art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp, a następnie zbadał renomę znaków wcześniejszych. Ten błąd w wykładni miał istotny wpływ na wynik sprawy z tego przede wszystkim powodu, że badanie przesłanki renomy znaków wcześniejszych pomijało zupełnie fakt, że przeciwstawne znaki są znakami wspólnotowymi. Wbrew wyżej powołanemu orzecznictwu odnoszącemu się do kwestii terytorium geograficznego w ramach Unii Europejskiej, które musi być objęte zasięgiem znaku w celu ustalenia, że wspólnotowy znak towarowy cieszy się renomą Urząd Patentowy przyjął, że uprawniony do znaku wspólnotowego "musi wskazać dowody potwierdzające renomę na terytorium Polski". Naczelny Sąd Administracyjny oczywiście zauważa, że pogląd ten organ wywiódł z powołanych w uzasadnieniu decyzji orzeczeń, jednakże stwierdza, że tezy zawarte w powołanych orzeczeniach odnoszą się do innych stanów prawnych i faktycznych (wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009 r. sygn. akt II GSK 1111/08 – ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych) lub też treść powołanych orzeczeń nie została poddana dogłębnej analizie (sprawa General Motors).

Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgadzając się z wykładnią i subsumcją art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp dokonaną przez Urząd Patentowy uznał za bezzasadny zarzut naruszenia tego przepisu "albowiem strona skarżąca nie wykazała renomy przeciwstawnych znaków towarowych ani na terytorium Polski, ani jak podnosi chociażby na części terytorium Unii Europejskiej", by następnie stwierdzić, "że większość zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego dotyczy terytorium Francji". Podkreślenia przy tym wymaga, że Urząd Patentowy nie dokonał analizy złożonego materiału dowodowego w aspekcie potencjalnej renomy znaku w innych krajach Unii (poza Polską), a stwierdzenie Sądu I instancji o braku wykazania renomy znaków "chociażby na części terytorium Unii Europejskiej" nie zostało poparte żadną analizą złożonych materiałów dowodowych i pozostaje w sprzeczności z kolejną uwagą odnoszącą się do "terytorium Francji".

W skardze kasacyjnej w obrębie podstawy kasacyjnej, o której stanowi art. 174 pkt 1 ppsa, podniesiono zarzut błędnej wykładni art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp polegającej zarówno na błędnym uznaniu, że "stwierdzenie renomy znaków towarowych wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających renomę tego znaku na terytorium Polski", jak i "przyjęciu błędnych kryteriów oceny podobieństwa znaków towarowych przy dochodzeniu ochrony znaku towarowego renomowanego poprzez zastosowanie analogicznych kryteriów jak stosowane przy ocenie podobieństwa w ramach art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp". Naczelny Sąd Administracyjny z przyczyn powyżej podanych zarzut ten, jak i powiązany z nim zarzut naruszenia art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej uznał za usprawiedliwiony.

W takiej sytuacji za usprawiedliwione należało uznać także te zarzuty skargi kasacyjnej, postawione w oparciu o art. 174 pkt 2 ppsa, które zarzucają dokonania oceny materiału dowodowego, złożonego przez uprawnioną do znaków DAMART, jedynie w zakresie renomy znaku w kraju ochrony znaku spornego ADMART i zaniechanie dokonania tej oceny w odniesieniu do innych krajów unijnych, których dotyczy przedstawiony materiał dowodowy.

Sprzeciw od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy ADMART został oparty także na art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp. W myśl tego przepisu, w brzmieniu wiążącym w sprawie, nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Wykładając art.132 ust.2 pkt 2 pwp Urząd Patentowy przyjął, a Sąd I instancji to zaaprobował, że "dla wypełnienia jego dyspozycji konieczne jest spełnienie łącznie przesłanek: identyczności lub podobieństwa towarów do oznaczenia których znaki są przeznaczone, identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym". Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że tak zaprezentowanej wykładni nie można zarzucić mylnego zrozumienia treści normy prawnej, z tego też względu za nieusprawiedliwiony uznaje zarzut naruszenia art.132 ust.2 pkt 2 pwp w tej postaci. Zauważa równocześnie, że uzasadnienie ocenianego zarzutu w istocie zmierza do wykazania błędu w subsumcji art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp przy równoczesnym kwestionowaniu w oparciu o podstawę kasacyjną określoną w art. 174 pkt 2 ppsa oceny dowodów i ustaleń stanu faktycznego sprawy. Ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny z przyczyn poniżej wskazanych zarzuty odnoszące się do naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ppsa w związku z art. 7 kpa, art. 80 kpa i art. 107 § 3 kpa uznał za usprawiedliwione, zarzut naruszenia art.132 ust. 2 pkt 2 pwp poprzez niewłaściwe zastosowania należało uznać co najmniej za przedwczesny.

W orzecznictwie i praktyce Urzędu Patentowego niekwestionowany jest pogląd, wynikający wprost z wykładni art. 132 ust.2 pkt 2 pwp, że badanie podobieństwa znaków towarowych rozpoczyna się od oceny, czy towary do oznaczania których przeznaczone zostały porównywane znaki towarowe są identyczne lub podobne. W świetle jednolitego orzecznictwa nie powinno również budzić wątpliwości, że identyczność towarów czy usług, do oznaczenia których przeznaczone zostały badane znaki skutkuje ostrzejszymi kryteriami analizy podobieństwa oznaczeń. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie II GSK 2100/11 Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że w sytuacji gdy mamy do czynienia z jednorodzajowością usług należy stosować zaostrzone kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami, ponieważ im bardziej podobne usługi (towary), tym większa możliwość uznania znaków za podobne. W rozpoznawanej sprawie, o czym już była mowa, zostało przesądzone, że znak towarowy ADMART i przeciwstawne znaki towarowe DAMART przeznaczone są do oznaczenia identycznych towarów i usług w zakresie odzieży i nakryć głowy i sprzedaży odzieży i nakryć głowy. Urząd Patentowy ustalając ten fakt zupełnie pominął go przy ocenie podobieństwa znaków przeciwstawnych. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika, aby przy analizie podobieństwa oznaczeń ADMART i DAMART przeznaczonych do oznaczenia identycznych towarów i usług zastosowano zaostrzone kryteria co do zachowania dystansu pomiędzy ocenianymi znakami towarowymi. Również Sąd I instancji aprobując ustalenia organu co do identyczności towarów i usług nie dostrzegł potrzeby zastosowania w tej sytuacji koniecznego rygoryzmu w badaniu podobieństwa znaków.

Naruszenie w wyżej wskazanym zakresie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, które odpowiednio stosuje się w postępowaniu spornym, mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy m.in. z tego powodu, że oceniając niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd, należy uwzględnić współzależność występującą w szczególności między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem oznaczonych nimi towarów lub usług. Niski stopień podobieństwa towarów lub usług może być kompensowany wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie, co tym samym może spowodować ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (wyrok ETS z dnia 29 września 1998 r. w sprawie Canon Kabushiki Kaisha przeciwko Metro-Goldwyn-Mayer Inc., uprzednio Pathe Communications Corporation, C-39/97, EU:C:1998:442, pkt 17; wyrok ETS z dnia 13 września 2007 r. w sprawie II Ponte Finanziaria SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), C-234/06, EU:C:2007:514, pkt 48).

Określenie towarów i usług, do oznaczenia których przeznaczone są porównywalne znaki – sporny i przeciwstawne - pozwala na ustalenie właściwego kręgu odbiorców, będących nabywcami towarów i usług oznaczanych tymi znakami. Urząd Patentowy przyjął, a Sąd I instancji to zaaprobował, że odbiorcami towarów oznaczonych porównywalnymi znakami są przeciętni polscy konsumenci, i że nabywcy towarów takich jak odzież i nakrycia głowy i usług związanych z ich sprzedażą to osoby, które dobrze znają znaki towarowe używane do ich oznaczenia. O ile można zgodzić się z poglądem, że nabywcą przedmiotowych towarów i usług jest przeciętny odbiorca to teza, o tym, że odbiorca ten "dobrze zna znaki towarowe" nie została w żadnej mierze wykazana, ani uzasadniona, co jak trafnie podniesiono w skardze kasacyjnej stanowi naruszenie art. 107 § 3 kpa.

W skardze kasacyjnej zarzucono nadto naruszenie art. 133 § 1 ppsa i art. 141 § 1 ppsa. Naczelny Sąd Administracyjny te zarzuty uznał za nieusprawiedliwione. Pierwszy z powołanych przepisów, w zakresie istotnym dla postawionego zarzutu, stanowi, że sąd wydaje wyrok na podstawie akt sprawy. To, że Sąd przy ocenie legalności zaskarżonej decyzji nie uwzględnił kryterium oceny renomy znaku unijnego zawartych m.in. w wyroku ETS z dnia 3 września 2015 r. w sprawie C -125/14 nie stanowi naruszenia zasady orzekania na podstawie akt sprawy.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego uzasadnienie zaskarżonego wyroku zawiera wszelkie ustawowe elementy, o których stanowi art. 141 § 4 ppsa. Zaskarżony wyrok poddaje się także kontroli instancyjnej, a konstrukcja uzasadnienia nie uniemożliwiła ani Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, ani też stronom postępowania wskazania przyczyn, dla których Sąd I instancji uznał, że kontrolowana decyzja odpowiada prawu. To, że Sąd I instancji w całości podzielił ustalenia organu i płynące z nich wnioski odnoszące się do subsumcji przepisów prawa materialnego nie świadczy o tym, że uzasadnienie orzeczenia nie pozwala na ustalenie, czy sąd orzekający nie popełnił w swoim rozumowaniu błędów. Pozwala na takie ustalenie i przyjęcie, że doszło do naruszenia przepisu prawa materialnego – art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp oraz naruszenia przepisów postępowania związanych z oceną dowodów i uzasadnieniem decyzji w toku badania zaistnienia przesłanek określonych u podstaw sprzeciwu. To z kolei oznacza, że zaistniały podstawy do uwzględnienia skargi kasacyjnej. Jednocześnie uznając, że istota sprawy została dostatecznie wyjaśniona Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art.188 ppsa rozpoznał skargę uchylając z przyczyn powyżej podanych zaskarżoną decyzję na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i c ppsa.

Ponownie rozpoznając sprawę Urząd Patentowy kierując się wykładnią art.132 ust.2 pkt 3 pwp zaprezentowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny, najpierw oceni przedłożony przez skarżącą spółkę materiał dowodowy pod kątem ustalenia czy znak towarowy DAMART posiada renomę w krajach (kraju) Unii Europejskiej, których dotyczy ten materiał. W sytuacji pozytywnych ustaleń w tym zakresie dokona oceny podobieństwa znaków przy uwzględnieniu kryterium właściwego dla oceny znaków renomowanych i w zależności od ustaleń przeanalizuje istnienie trzeciej z przesłanek, o której mowa w art. 132 ust. 2 pkt 3 pwp.

Z kolei oceniając istnienie przesłanek niezbędnych dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 2 pwp Urząd Patentowy zobligowany będzie przy ponownej ocenie podobieństwa oznaczeń uwzględnić fakt identyczności towarów i usług stosując kryteria oceny właściwe w takiej sytuacji. Ustalając krąg odbiorców towarów i usług, dla których przeznaczone są przeciwstawne oznaczania organ winien wykazać przyczyny, dla których przyjął, że odbiorca tych towarów i usług to osoba dobrze znająca znaki towarowe.

Z przedstawionych powodów Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art.188 ppsa i art.145 § 1 pkt 1 lit. a i c ppsa orzekł jak w punkcie 1 i 2 sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 ppsa i art. 200 ppsa w zw. z § 12 ust. 1 oraz w zw. z § 12 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212 poz. 2076 ze zm.).