Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Pamela Kuraś - Dębecka (spr.) Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2009 r. sprawy ze skargi I. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej I. z siedzibą w W. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] czerwca 2008 r. sprawy z wniosku I. z W. przeciwko H. Sp. z o.o. z Z. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...], na podstawie art. 161 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.- dalej jako p.w.p.) w związku z art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.- dalej jako u.z.t.) w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. oraz na podstawie art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił wniosek i przyznał H. Sp. z o.o. z Z. od wnioskodawcy zwrot kosztów postępowania w sprawie.

Uzasadniając swoją decyzję organ wyjaśnił, iż do Urzędu Patentowego RP w dniu [...] kwietnia 2005 r. wpłynął wniosek przedsiębiorstwa I. (skarżący) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny XAVIER LAURENT nr [...]. Znak ten jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3 tj dezodorantów osobistych. Sporne prawo wyłączne na ten znak zostało udzielone w dniu [...] października 1996 r., z pierwszeństwem od dnia 11 marca 1994 r., na rzecz przedsiębiorstwa V. s.c. Z. B., D. Ł. z Z. , obecnie na podstawie umowy sprzedaży praw z rejestracji znaków towarowych (umowa z dnia [...] września 1998 r. w aktach rejestrowych nr [...]) uprawnionym jest przedsiębiorstwo H. Sp. z o.o. z Z.

Wnioskodawca wskazał, że od lat 90 - tych działa na rynku producentów kosmetyków, przy czym największą popularnością cieszą się wyroby ze znakiem Xavier Laurent. W Polsce dystrybutorem był uprawniony ( Z. B., D. Ł. s.c. V. z Z.) na mocy umowy zawartej [...] lipca 1994 r. Jednocześnie wnioskodawca poinformował, że Urząd Patentowy odmówił rozszerzenia uznania ochrony na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...] za przeszkodę wskazując ważną rejestrację spornego znaku towarowego.

Początkowo jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Na przeprowadzonej w dniu [...] lutego 2006 r. rozprawie wnioskodawca skorygował podstawę prawną swojego wniosku, wnosząc o unieważnienie spornego znaku towarowego w oparciu o art. 29 u.z.t.. w związku z art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p.

Wnioskodawca podnosił, iż uprawniony będąc świadomym, że przedmiotowy znak jest własnością innego przedsiębiorstwa, a także pomimo przygotowań do podpisania umowy dystrybucyjnej, zgłosił sporny znak towarowy, co należy uznać za postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, któremu towarzyszy zła wiara uprawnionego polegająca na działaniu nielojalnego agenta, który bez zezwolenia osoby uprawnionej do wyłącznego prawa używa znaku towarowego w innym państwie i rejestruje ten znak na swoją rzecz. Ochronę szczególnego stosunku zaufania między stronami tego rodzaju umów wprowadzono art. 6 septies Konwencji Paryskiej, który może stanowić samodzielną postawę prawną wniosku lub też wraz z zarzutem naruszenia art. 8 pkt 1 i 2 u.z.t. Co do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. wnioskodawca stwierdził, że niemożliwe jest udzielenie prawa z rejestracji na znak towarowy, który narusza prawa osobiste lub majątkowe w szczególności polegające na zakazie rejestracji znaku towarowego wbrew zobowiązaniu przyjętemu przez zgłaszającego określonego zachowania wynikającego z treści umowy.

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku jako nieuzasadnionego lub jego odrzucenie ze względu na brak interesu prawnego wnioskodawcy. Zdaniem uprawnionego w przedmiotowym wniosku błędnie wskazano podstawę prawną, ponieważ w sprawie powinny mieć zastosowanie przepisy o unieważnieniu ujęte w ustawie u.z.t. Co do zarzutu złej wiary uprawniony stwierdził, że po pierwsze, znak towarowy został udzielony na rzecz przedsiębiorstwa V. i właśnie to przedsiębiorstwo zawarło umowę dystrybucyjną z wnioskodawcą tym samym obecnie uprawnione przedsiębiorstwo H. Sp. z o.o. nabywając prawo z rejestracji na sporny znak towarowy jest osobą trzecią. Ponadto, w ocenie uprawnionego nie istnieje możliwość powołania się przez wnioskodawcę na przepis art. 6 septies Konwencji Paryskiej, ponieważ w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego strony postępowania nie wiązała żadna umowa dystrybucyjna, na którą powołuje się wnioskodawca. Zatem spółka V. nie była agentem czy też przedstawicielem wnioskodawcy a to prowadzi do wniosku, że w dacie zgłoszenia znaku XAVIER LAURENT nie była ona obciążona obowiązkiem dochowania zaufania wobec wnioskodawcy. Po drugie wnioskodawca nie był uprawniony z prawa wyłącznego na sporny znak towarowy w jakimkolwiek kraju będącym w Związku, o którym stanowi art. 6 septies Konwencji Paryskiej bowiem rejestrację w kraju pochodzenia uzyskał dopiero [...] września 1999 r., a ochrona międzynarodowej rejestracji trwa od 10 lipca 2001 r. Ponadto uprawniony stwierdził, że złożenie wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego XAVIER LAURENT jest nadużyciem prawa podmiotowego bowiem wniosek został złożony w jedenaście lat od momentu od kiedy jest chroniony znak towarowy XAVIER LAURENT [...] i sześć lat po zakończeniu stosunku umownego ze spółką V.

Co zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. uprawniony podniósł, że umowa przeniesienia praw autorskich w zakresie projektów graficznych jest datowana na dzień 24 stycznia 2005 r., a więc prawa autorskie nie przysługiwały wnioskodawcy w dniu zgłoszenia spornego znaku do ochrony - stąd brak jest podstaw do postawienia zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t.

W piśmie z dnia [...] czerwca 2006 r., wnioskodawca przedłożył materiały dowodowe (akta, tom I, k. 66-150) potwierdzające, że w końcu 1992 r. rozpoczął negocjacje ze Z. B., czego efektem było podpisanie umowy dystrybucyjnej w lipcu 1994 r. Powołując się na treść korespondencji Z. B. z [...] lutego1998 r., skierowanej do dyrektora przedsiębiorstwa wnioskodawcy R. wnioskodawca stwierdził, że wynika z niej jednoznacznie, iż p. Z. B. działał jako dystrybutor produktów wnioskodawcy co najmniej od 1993 r. Wyżej wymienione okoliczności potwierdzają, że sporny znak towarowy należy do wnioskodawcy a ponadto że stosunki między stronami postępowania trwały nieprzerwanie w przeszłości, a więc także i przed podpisaniem umowy dystrybucyjnej. Do ww. pisma dołączono oświadczenie R., w którym stwierdził, że nazwa XAVIER LAURENT została wymyślona przez niego jako nazwa służąca do oznaczania produktów przedsiębiorstwa wnioskodawcy w sierpniu 1992 r ( k. 148 t.II). Ponadto dołączono również: umowę o przeniesieniu praw autorskich, umowę dystrybucyjną z [...] lipca 1994 r. (kopia); list Z. B. z [...] lutego 1994 r. (kopia).

W toku postępowania administracyjnego toczącego się w trybie spornym strony przedstawiały swoje stanowiska w pismach i na rozprawach oraz składały dowody na potwierdzenie podnoszonych zarzutów lub też dowody podważające stanowisko przeciwnika. Przy piśmie wnioskodawcy z [...] marca 2007 r. przedstawiono dowody świadczące o tym, że uprawniony nie był producentem towarów objętych ochroną znaku towarowego a jedynie prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego artykułami konsumpcyjnymi.

Na wniosek uprawnionego organ na rozprawie [...] czerwca 2008 r. przesłuchał w charakterze świadków Z. B. i D. Ł. D. Ł. stwierdził, że współpraca pomiędzy stronami postępowania rozpoczęła się w 1994 r. Spółka V. sprzedawała towary sprowadzane z Anglii i były oznaczone znakiem XAVIER LAURENT, które były kupowane od M. S. w ramach jego przedsiębiorstwa Z. B. potwierdzając te zeznania dodatkowo wyjaśnił, iż około roku 1994 M. S. zaproponował aby wspólnie kupować towar od R., przy czym R. miał wypłacać prowizję M. S. Jednocześnie świadek oświadczył, że o zgłoszeniu do rejestracji znaku XAVIER LAURENT właściciel spółki [...] wiedział i nie protestował wobec tego faktu. Do czasu podpisania umowy dystrybucyjnej przedsiębiorstwo V. sprzedawało towary opatrzone spornym znakiem, tak jak wiele innych firm, natomiast dystrybutorem przedsiębiorstwo V. zostało wraz z podpisaniem tejże umowy. Przed podpisaniem umowy dystrybucyjnej w latach 1993 - 1994 nabywane były towary z oznaczeniem XAVIER LAURENT od M. S. i świadek nie wiedział, kto jest producentem tak oznaczanych towarów. Na tej rozprawie uprawniony podniósł zarzut z art. 161 ust. 2 p.w.p., jego zdaniem upłynął okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie, zatem wnioskodawca nie może skutecznie domagać się unieważnienia spornego znaku towarowego.

Orzekając o oddaleniu wniosku o unieważnienie Urząd Patentowy uznał, że wnioskodawca posiada w sprawie interes prawny albowiem istnienie spornego prawa ochronnego stanowi przeszkodę w uznaniu skutków rejestracji międzynarodowej znaku XAVIER LAURENT nr [...] przyjmując jednocześnie, że datą przesądzającą o statusie strony jest dzień wystąpienia z wnioskiem o unieważnienie Jednocześnie organ uznał, iż skierowanie wniosku o unieważnienie prawa na znak towarowy w stosunku do H. Sp. z o.o. nie może być traktowane jako skierowanie niniejszego wniosku wobec osoby trzeciej, jak sugerował to uprawniony (analogicznie do uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 20 grudnia 2004r., sygn. akt 6 II SA 4485/03 do wyroku wydanego w sprawie znaku towarowego [...]),

Organ ustalił, że w przedmiotowej sprawie zgłoszenie - [...] marca 1994 r. znaku towarowego XAVIER LAURENT jak i jego rejestracja - [...] października 1996 r. - miały miejsce w czasie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z 1985 r., natomiast wnioskodawca złożył swój wniosek [...] kwietnia 2005 r. - pod rządami ustawy Prawo własności przemysłowej - obowiązującej od 22 sierpnia 2001 r. Pięcioletni okres od daty rejestracji - [...] października 1996 r. - [...] października 2001 r. - znaku towarowego XAVIER LAURENT przypadł na czas obowiązywania ustawy p.w.p.

W przedmiotowej sprawie, w ocenie Urzędu Patentowego, co do zdolności rejestrowej czy też ochronnej będą miały zastosowanie przepisy ustawy o znakach towarowych, zgodnie z treścią art. 315 ust. 3 p.w.p., natomiast co do zastosowania przepisów dotyczących wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy p.w.p. - art. 164 i 165.

Oceniając zatem zgłoszony zarzut działania w złej wierze organ, analizując literaturę tego zagadnienia, doszedł do przekonania , iż zarzut ten jest zasadny. Zdaniem organu działanie uprawnionego w złej wierze miało charakter zarówno blokujący, jak i spekulacyjny. Złą wiarę Urząd Patentowy wywiódł z faktu istniejącej współpracy pomiędzy stronami jako kontrahent (wnioskodawca) - agent (uprawniony). Co prawda w sprawie było podnoszone, że w dacie zgłoszenia znaku spornego pomiędzy stronami postępowania nie zawarto jeszcze umowy dystrybucyjnej na piśmie, niemniej przed zgłoszeniem znaku towarowego do ochrony pomiędzy wnioskodawcą i uprawnionym istniały kontakty o charakterze handlowym ( korespondencja z [...] lutego 1998 r., w której sam uprawniony przyznaje, że od pięciu lat, a więc od 1993 r. wprowadza na rynek towary z oznaczeniem Xavier Laurent , akta, tom I, k. 76). Zdaniem Urzędu uprawniony ze spornego prawa skutecznie nie zakwestionował tego dowodu. Jako niewiarygodne organ ocenił zeznania Z. B. (protokół rozprawy z [...] czerwca 2008 r. akta, tom II, k.189-190), że przed podpisaniem umowy dystrybucyjnej towary z oznaczeniem Xavier Laurent były nabywane od M. S., który następnie pośredniczył w podpisaniu umowy dystrybucyjnej w lipcu 1994 r. Oświadczenie Z. B. nie zostało poparte żadnym dowodem bezpośrednio potwierdzającym okoliczność nabywania towarów od M. S., za to potwierdza fakt, iż uprawniony ze spornego prawa wiedział, że sporny znak jest używany do oznaczania konkretnego rodzaju towarów jakimi są wyroby kosmetyczne. Zdaniem organu, nawet jeżeli przyjąć, że przedsiębiorstwo uprawnionego ze spornego znaku towarowego nabywało towary oznaczone znakiem Xavier Laurent wyłącznie od M. S. (do dnia podpisania umowy dystrybucyjnej), to trudno jest wykluczyć, że nie dokonało sprawdzenia skąd pochodzą towary nabywane od pośrednika M. S. i czy np. posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczające tak oznaczany towar do wprowadzenia na rynek. Organ przyjął, że skoro wskazane przez wnioskodawcę okoliczności potwierdzają zarzut działania uprawnionego w złej wierze, zatem uzasadnia to wniesienie wniosku o unieważnienie bez względu na ograniczenia, o których stanowi art. 165 ust. 1 pkt 1-3 p.w.p.

Z kolei analizując zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 pkt 1 u.z.t. w związku z podnoszonym jednocześnie zarzutem naruszenia art. 6 septies Konwencji Paryskiej, który to przepis ten przewiduje przyznanie ochrony wobec nielojalnego agenta albo przedstawiciela, który bez zezwolenia uprawnionego do znaku towarowego zgłasza i rejestruje na swoją rzecz dany znak towarowy organ stwierdził, że ma to swoje konsekwencje bowiem w art. 161 p.w.p. implementowano przepis art. 6 septies Konwencji Paryskiej.

Wobec powyższego Urząd Patentowy dokonał ustaleń faktycznych z których wynika m.in, że:

-pomiędzy wnioskodawcą a uprawnionym ze spornego prawa na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...], istniały przed datą zgłoszenia kontakty handlowe, potwierdzone przez samego uprawnionego w treści korespondencji z dnia [...] lutego 1998 r. (akta, tom I. k.76), w której uprawniony stwierdził "Sprzedaję twoje produkty bardzo aktywnie od 5 lat. Zorganizowałem rynek zbytu na produkty Xavier Laurent w Polsce (...). Cytowana korespondencja pochodzi z roku 1998, to 5 lat wstecz będzie przypadało na rok 1993, a więc na rok przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego przypadający na dzień [...] marca 1994 r. Ponadto, zdaniem organu, kontakty między przedsiębiorstwem wnioskodawcy i uprawnionego zaistniałe przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego, można określić jako istnienie szczególnego stosunku zaufania wynikającego z promowania i oferowania przez uprawnionego towarów pochodzących od wnioskodawcy, które w tej sytuacji odpowiadało faktycznemu i bezumownemu stosunkowi odbiorcy czy też przedstawiciela handlowego (analogicznie do uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II SA 2971/01),

-w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego - [...] marca 1994 r. strony postępowania nie były związane żadnym postanowieniem umownym a umowa dystrybucyjna została podpisana w [...] lipca 1994 r., która to umowa potwierdzała i ustalała istniejące między stronami kontakty handlowe,

-pomiędzy stronami kontynuowana była dalsza współpraca handlowa, której potwierdzeniem są kolejne ustalenia i umowy dotyczące zasad tej współpracy np z: [...] stycznia 1999 r. - zatytułowana Umowa Dystrybucyjna (akta, tom II, k. 82-88), z dnia [...] stycznia 2000 r. - Proponowane zmiany w umowie dystrybucyjnej (akta, tom II, k. 112), czy też korespondencja dotycząca aktualnych spraw dotyczących współpracy np. z dnia [...] czerwca 1999 r. (akta, tom II , k. 108-109) czy z dnia [...] czerwca 2000 r. (akta, tom II, k.117-118),

-miał miejsce fakt poinformowania wnioskodawcy przez uprawnionego w piśmie z dnia [...] lipca 1998 r. (akta, tom II, k. 73-74) o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego XAVIER LAURENT w 1994 roku i o uzyskaniu ochrony na ten znak towarowy.

Z powyższych okoliczności wynika, zdaniem Urzędu Patentowego, że wnioskodawca wiedział o fakcie zgłoszenia przez uprawnionego spornego znaku towarowego już w roku 1998, w dwa lata po udzieleniu ochrony i na prawie siedem lat przed dniem złożenia przedmiotowego wniosku o unieważnienie prawa wyłącznego na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...]. Przedłożone zaś materiały dowodowe nie potwierdzają aby wnioskodawca podjął jakiekolwiek działania sprzeciwiające się używaniu znaku towarowego XAVIER LAURENT wobec uprawnionego. Ponadto znak XAVIER LAURENT nr [...], który został zgłoszony [...] lipca 2001 r. i otrzymał tymczasową odmowę uznania skutków rejestracji i międzynarodowej, którą opublikowano w [...] października 2002 r. Przeszkodą dla uznania tejże rejestracji była ważna rejestracja znaku spornego XAVIER LAURENT nr [...], a więc wnioskodawca wiedział o braku możliwości uzyskania prawa wyłącznego na znak nr [...].

W konsekwencji Urząd Patentowy stwierdził, że skoro ochrona na sporne prawo na znak towarowy XAVIER LAURENT została udzielona od dnia [...] października 1996 r., to pięć lat używania upłynęło w dniu [...] października 2001 r., zaś wnioskodawca jako osoba uprawniona do wyłącznego używania tego znaku towarowego był - od [...] lipca 1998 r. - a więc w czasie pięciolecia świadomy używania spornego znaku towarowego przez polskie przedsiębiorstwo i nie sprzeciwiał się temu. W związku tym wystąpienie z niniejszym wnioskiem po upływie pięciu lat używania przez uprawnionego zarejestrowanego znaku towarowego XAVIER LAURENT nr [...] nie jest możliwe i stosownie do art. 161 ust. 2 p.w.p. wniosek o unieważnienie spornego prawa wyłącznego na znak towarowy organ oddalił. Według organu przepis art. 161 ust. 2 p.w.p. jest lex specialis wobec przepisu art. 165 ust. 2 p.w.p., ponieważ odnosi się bezpośrednio do konkretnej wskazanej w dyspozycji sytuacji zaistniałej pomiędzy stronami postępowania.

Natomiast odnosząc się do zarzutu naruszenia przez sporne prawo na znak towarowy XAVIER LAURENT nr [...] art. 8 pkt 2 u.z.t.,organ rozstrzygając w tym zakresie stwierdził, że w dacie zgłoszenia spornego znaku -[...] marca 1994 r.- wnioskodawca nie dysponował prawami autorskimi o charakterze majątkowym do znaku XAVIER LAURENT, ponieważ te uprawnienia zostały przeniesione na jego rzecz dopiero [...] stycznia 2005 r. (akta, tom I, k.126 i nast.), zatem zarzut ten jest bezskuteczny. Ponadto organ zauważył, iż umowa, na którą powołuje się wnioskodawca za przedmiot wskazuje "dzieła artystyczne" wraz z wskazaniem daty ich powstania, które w istocie stanowią projekty opakowań określonej serii kosmetyków (akta, tom I, k.110-122, tłumaczenie).

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie I. z W. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji i o zasądzenie kosztów postępowania.

Poniósł zarzut naruszenia przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 255 ust. 4 p.w.p. oraz art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. a także zarzut naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 161 oraz art. 315 p.w.p., art. 8 pkt 1 oraz art. 8 pkt 2 u.z.t.

Uzasadniając zarzut naruszenia przepisów postępowania skarżący wskazał, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy XAVIER LAURENT o nr [...] złożony został ostatecznie oparty na art. 29 u.z.t. w zw. z art. 8 pkt 1 i pkt 2 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Zaskarżona decyzja została natomiast wydana na podstawie art. 161 p.w.p. w związku z art. 8 pkt 1 u.z.t. oraz art. 8 pkt 2 u.z.t. [...]. Zdaniem strony Urząd samowolnie zmienił podstawę prawną wniosku o unieważnienie z przepisów u.z.t. (art. 29) na przepisy p.w.p. (art. 161 ust. 2 p.w.p.), potraktowany przez Urząd jako lex specialis do art. 164 oraz 165 p.w.p. Organ zmienił też podstawę unieważnienia z art. 6 septies Konwencji Paryskiej na jej odpowiednik z p.w.p. (art. 161 ust. 1) oraz wbrew woli skarżącego związał podstawę unieważnienia z art. 8 pkt 1 u.z.t. z art. 161 ust. 1 p.w.p., uznając, że art. 8 pkt 1 u.z.t. nie może stanowić samodzielnej podstawy unieważnienia, jeśli tylko spełnione są przesłanki zastosowania art. 161 p.w.p.

Zdaniem skarżącego powyższe naruszenie przepisów postępowania miało wpływ na wynik sprawy, gdyż Urząd bez wiedzy i woli skarżącego zmienił podstawy wniosku na takie, które umożliwiły mu wydanie decyzji oddalającej wniosek o unieważnienie spornego prawa. Skarżący uważa, iż gdyby Urząd rozpatrzył sprawę w granicach wniosku w oparciu o wskazane podstawy, decyzja musiałaby stanowić o unieważnieniu prawa na znak XAVIER LAURENT.

Natomiast naruszenia art. 107 § 3 k.p.a., jak również art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. skarżący upatruje w tym, że organ nie potraktował art. 8 pkt 1 u.z.t. jako niezależnej od art. 6 septies Konwencji Paryskiej podstawy unieważnienia. Uznając umowę przenoszącą prawa autorskie do opakowań zawierających oznaczenie XAVIER LAURENT za umowę przenoszącą prawa autorskie do tegoż oznaczenia, Urząd całkowicie błędnie ocenił złożony w sprawie materiał dowodowy. Nie uzasadnił, dlaczego odmówił wiarygodności dowodowi w postaci złożonego pod przysięgą oświadczenia R., dyrektora spółki I., iż jest on autorem oznaczenia słownego Xavier Laurent, które wymyślił w sierpniu 1992 r..

Skarżący podnosi, iż Urząd Patentowy rażąco naruszył przepisy postępowania, nie rozpatrując w ogóle zasadniczego zarzutu sformułowanego m.in. w piśmie procesowym skarżącego z [...] stycznia 2007 r., polegającego na braku dowodu posiadania przez skarżącego (wnioskodawcę) prawa do znaku towarowego XAVIER LAURENT. Ewentualna słuszność tego zarzutu skutkowałaby stwierdzeniem , iż w niniejszej sprawie art. 6 septies Konwencji Paryskiej nie ma zastosowania (a tym samym również art. 161 ust. 1 p.w.p.), a w konsekwencji nie ma zastosowania ograniczenie czasowe możliwości wystąpienia z żądaniem unieważnienia znaku towarowego z art. 161 ust. 2 p.w.p., które odnosi się przecież ściśle do sytuacji normowanej przez art. 6 septies Konwencji Paryskiej, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

W zakresie naruszenia prawa materialnego, w ocenie strony skarżacej, najpoważniejszym zarzutem jest zastosowane w niniejszej sprawie art. 161 p.w.p . Skarżący podkreślił, że gdyby nawet przyjąć, iż Urząd może oceniać zasadność użycia tego przepisu w niniejszej sprawie, to efektem takiej oceny powinno być uznanie, że przepis ten nie ma tutaj zastosowania.

Skarżący wywodzi, że w celu jego zastosowania muszą być spełnione dwie przesłanki:

a) prawowity właściciel znaku musi być wyłącznie uprawniony do używania tego znaku w obcym państwie. Jak zostało wykazane w toku postępowania, do używania znaku w W. było, oprócz skarżącego, uprawnione przedsiębiorstwo C., reprezentowane przez M. S. Spółka V. sprzedawała w Polsce towary kupowane w latach 1993-94 od M. S. M. S. prowadził negocjacje w imieniu skarżącego, C. było stroną umowy intencyjnej z [...] lipca 1994 r. Czynności wykonywane przez C. bez wątpienia wyczerpują znamiona używania znaku towarowego, a więc skarżący nie był "wyłącznie uprawniony do używania tego znaku w obcym państwie". Tym samym niniejszy przepis nie może mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie.

b) przepis art. 161 ust. 1 p.w.p. stosuje się na żądanie uprawnionego do znaku w obcym państwie, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca.

Powołując się na wyrok z 5 grudnia 2006 r. (sygn. II GSK 167/06) Naczelnego Sądu Administracyjny, z którego wynika, iż

" przepisu, że do praw istniejących w dniu wejście w życie p. w.p. stosuje się przepisy dotychczasowe należy wyprowadzić wniosek, że do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, które powstało przed wejściem w życie p. w.p. stosuje się przepisy u.z.t., w zakresie dotyczącym całej instytucji unieważnienia prawa ochronnego, co obejmuje także stosowanie ustawy o znakach towarowych w zakresie określenia terminu do wystąpienia o unieważnienie tego prawa", skarżący podnosi, że w sprawie mają zastosowanie przepisy art. 29-31 u.z.t. oraz art. 6 septies Konwencji Paryskiej.

Dalej skarżący stwierdza, że Urząd błędnie przypisał mu wolę występowania o unieważnienie przedmiotowego znaku na podstawie art. 8 pkt 1 u.z.t. wyłącznie w związku z art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Zdaniem skarżącego Urząd ma obowiązek rozpatrzeć zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. przed wdaniem się w dywagacje co do możliwości zastosowania art. 6 septies Konwencji Paryskiej. Skarżący powołał sie na decyzję Urzędu Patentowego z [...] lutego 2007 r. w sprawie [...], sygn. akt [...] oraz wyrok WSA w Warszawie z 2 października 2008 r. ,sygn. VI SA/Wa 1351/08 oddalający skargę na tę decyzję.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, wniósł o jej oddalenie.

Uczestnik postępowania H. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skarga zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja narusza prawo w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia. Jednakże nie wszystkie zarzuty skargi okazały się zasadne.

Skład orzekający w niniejszej sprawie podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, który uznał skarżącego za stronę postępowania, przyjmując, iż posiada w sprawie interes prawny, albowiem istnienie spornego prawa ochronnego stanowi przeszkodę w uznaniu skutków rejestracji międzynarodowej znaku XAVIER LAURENT nr [...]. A zatem istnieje realny i bezpośredni związek pomiędzy sytuacją prawną skarżącego a rozstrzygnięciem mogącym zapaść w tej sprawie.

Pozostaje poza sporem, że ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl, której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, którymi są normy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (u.z.t.). Nie ulega, bowiem wątpliwości, że uzyskanie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy dotyczy tego, czy prawo to zostało prawidłowo nabyte, a więc przedmiotem żądania jest dokonanie oceny zdarzenia, które było źródłem nabycia prawa (decyzja o rejestracji). Żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Prawo może być unieważnione, jeżeli zostało wadliwie nabyte, tzn. nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do nabycia tego prawa.

Wbrew twierdzeniom skarżącego w orzecznictwie dominujące jest stanowisko, zgodnie z którym przepis art. 315 ust. 3 p.w.p. nie odnosi się do wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ( por. wyrok NSA z 24 maja 2006 r. , sygn. akt II GSK 67/06, wyrok NSA z 20 stycznia 2009 r. sygn. akt II GSK 642/08).

W rozpoznawanej sprawie rejestracja spornego oznaczenia, na skutek zgłoszenia z [...] marca 1994 r., nastąpiła w dniu [...] października 1996 r., zatem do oceny zgodności z prawem uzyskania rejestracji winna zostać dokonana z uwzględnieniem przepisów określających ustawowe warunki w dniu zgłoszenia znaku towarowego XAVIER LAURENT. Są to zatem przepisy u.z.t. Natomiast nie jest słuszne stanowisko skarżącego jakoby do wniosku o unieważnienie, który został złożony po wejściu w życie przepisów ustawy p.w.p.( 26 kwietnia 2005 r.) nadal można było stosować przepisy u.z.t. W tym stanie rzeczy zasadnie Urząd uznał, iż w sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 29 i nast. u.z.t. Z drugiej strony oznacza to, że w zakresie odnoszącym się do złożenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, które to prawo powstało prze dniem wejścia w życie ustawy p.w.p., będą miały zastosowanie przepisy art. 164 i art. 165 p.w.p. i nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie art. 31 u.z.t. czy też art. 29 u.z.t., jak chciał tego skarżący.

Nie można też podzielić zarzutu skarżącego co do naruszenia art. 255 ust. 4 p.w.p. Stosownie do tego przepisu Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. Przepis art. 256 ust. 1 p.w.p. stanowi zaś, że do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie - Prawo własności przemysłowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Z przepisu tego wynika więc, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w przedmiocie unieważnienia znaku towarowego nie jest wyłączony obowiązek organu wyjaśnienia okoliczności sprawy, o którym mowa w art. 7 i art. 77 k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 stycznia 2006 r. sygn. akt II GSK 320/05 wskazał, iż z przepisu art. 255 ust. 4 p.w.p. wynika, że wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy określa zakres sprawy administracyjnej - wyznacza jej granice - zarówno co do okoliczności faktycznych, jak i podstawy prawnej wniosku. Stosownie zaś do przepisów art. 61 i art. 63 § 2 k.p.a. granice sprawy administracyjnej wyznacza zgłoszone do organu administracji żądanie strony. Zakres żądania strony identyfikujący sprawę administracyjną, w tym przedmiot postępowania administracyjnego, wynika więc przede wszystkim z podstawy faktycznej żądania opisanej w podaniu strony, natomiast wskazana przez stronę podstawa prawna nie ma w zasadzie, tj. w ramach ogólnego postępowania administracyjnego regulowanego przepisami k.p.a., dla organu rozpatrującego żądanie strony charakteru determinującego. Z uwagi na istotę postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wynikającą z art. 255 ust. 4 w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy związany jest więc podstawą prawną wskazaną w tym wniosku, jednakże z zastrzeżeniem, że sformułowania "granice wniosku o unieważnienie i podstawa prawna wskazana przez wnioskodawcę" należy rozumieć w ten sposób, że chodzi tu o ścisły związek między wskazanymi podstawami faktycznymi żądania unieważnienia prawa ochronnego, a podstawami prawnymi tego żądania, tj. że wskazane podstawy prawne muszą wynikać z podstaw faktycznych żądania. Nie ma zatem związania wskazaną podstawą prawną, jeżeli nie pozostaje ona w bezpośrednim związku z okolicznościami faktycznymi żądania. Prawidłowa podstawa prawna żądania strony wynika z przedstawionej przez nią podstawy faktycznej żądania, co oznacza, że błędne zakwalifikowanie sprawy pod względem prawnym przez stronę poprzez wskazanie nieprawidłowej podstawy prawnej żądania nie jest wiążące dla organu administracji. Organ administracji związany jest bowiem granicami danej sprawy, które wynikają z okoliczności faktycznych sprawy przedstawionych przez wnioskodawcę. (por. wyrok WSA w Warszawie z 15 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1356/07).

Mając te okoliczności na uwadze, w ocenie Sądu, brak jest uzasadnionych podstaw do zakwestionowania stanowiska Urzędu Patentowego co do zastosowania w sprawie przepisów art. 164 p.w.p. art. 165 p.w.p. oraz w konsekwencji, jako lex specialis, art. 161 p.w.p.

Natomiast zastrzeżenia Sądu budzi kwestia prawidłowości ustalenia przez organ stanu faktycznego w sprawie, który uzasadniałby zastosowanie przepisu art. 161 p.w.p.

Stosownie do art. 161 ust. 1 i 2 w zakresie, jaki wynika z umowy międzynarodowej, w razie zgłoszenia na swoją rzecz znaku towarowego albo uzyskania na znak towarowy prawa ochronnego przez agenta lub przedstawiciela osoby uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie, osoba ta, jeżeli agent lub przedstawiciel działał bez jej zezwolenia, może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia prawa ochronnego. Osoba ta może również żądać udzielenia jej prawa ochronnego na ten znak, a także przeniesienia na nią już udzielonego prawa. (ust. 1). Z żądaniem unieważnienia lub przeniesienia prawa nie można wystąpić, jeżeli przez okres pięciu kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, będąc świadoma tego używania, nie sprzeciwiała się temu. ( ust. 2).

Odesłanie do umowy międzynarodowej , o której mowa w ust. 1 in principio jest odesłaniem do art. 6 septies Konwencji Paryskiej w myśl którego;

1. Jeżeli agent lub przedstawiciel osoby, która jest właścicielem znaku w jednym z Państw będących członami Związku, wnosi bez zezwolenia właściciela o zarejestrowanie znaku na swoją rzecz w jednym lub kilku Państwach będących członkami Związku, właściciel będzie mógł sprzeciwić się żądanej rejestracji albo żądać jej wykreślenia lub jeżeli ustawodawstwo danego Państwa będącego członkiem Związku na to zezwala, żądać przeniesienia na jego rzecz wymienionej rejestracji, o ile ten agent lub przedstawiciel nie uzasadni swego działania.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1 właściciel znaku będzie mógł sprzeciwić się używaniu swego znaku przez agenta lub przedstawiciela, o ile nie zezwoli na takie używanie.

3. Ustawodawstwa wewnętrzne mogą przewidzieć odpowiedni termin, w którym właściciel znaku powinien skorzystać z praw przewidzianych w niniejszym artykule.

W piśmiennictwie wyrażany jest pogląd, że art. 161 p.w.p. określając podmiot chroniony przez ten przepis, mówi o "osobie uprawnionej do wyłącznego używania tego znaku w obcym państwie". Z ochrony przewidzianej w art. 161 może korzystać każdy podmiot (przedsiębiorca) zagraniczny, który wykaże, iż przynajmniej w jednym kraju związkowym przysługuje mu "własność" określonego znaku towarowego, a zwłaszcza prawo jego wyłącznego używania płynące z odpowiedniej decyzji władz publicznych (organu patentowego) tego kraju. (Szewc Andrzej, artykuł, PUG.2005.2.2, Uwagi w związku z art. 161 Prawa własności przemysłowej. Teza nr 1).

Autor tego opracowania porównując redakcję przepisu art. 161 p.w.p. z art. 6 septies Konwencji Paryskiej zauważa, iż określenia użyte w konwencji i przez ustawodawcę polskiego nie w pełni się pokrywają. Ustawodawca polski odwołuje się bowiem do przymiotu prawa wyłączności tj. prawa, które wypływa z zarejestrowania znaku, podczas, gdy art. 6 septies Konwencji Paryskiej mówi o "właścicielu znaku", co w świetle pojęcia własności przemysłowej obejmuje również znaki niezarejestrowane, używane przez określonego przedsiębiorcę (np. znaki powszechnie znane). Zdaniem autora ww. publikacji rozbieżność tę interpretować trzeba na korzyść postanowień Konwencji Paryskiej.

W rozpoznawanej sprawie bezsporna była okoliczność, że skarżący rejestrację spornego znaku w kraju pochodzenia otrzymał dopiero 23 września 1999 r., a ochrona międzynarodowej rejestracji trwa od 10 lipca 2001 r. w sytuacji, gdy zgłoszenie znaku przez wspólników spółki cywilnej V. miało miejsce w dniu [...] marca 1994 r. Niewątpliwie materiał dowodowy zebrany w sprawie był, zdaniem Sądu, niewystarczający do dokonania ustalenia, iż skarżący w dacie zgłoszenia czyli w dniu 11 marca 1994 r. był właścicielem znaku w rozumieniu przepisu art. 161 p.w.p., jeśliby nawet przyjąć szerszą interpretację tego pojęcia, wyznaczoną przez art. 6 septies Konwencji Paryskiej ( właściciel znaku). Trzeba też zwrócić uwagę, że przepisy p.w.p. w art. 153 ust. 1 p.w.p. wyjaśniają pojęcie występujące w art. 161 p.w.p. "osoby uprawnionej do wyłącznego używania znaku", stanowiąc, iż " Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej." Oznacza to, że ustawa p.w.p za osobę uprawnioną do wyłącznego używania znaku rozumie osobę (przedsiębiorcę), określoną także w art. 161 p.w.p. czyli osobę posiadającą zarejestrowany znak towarowy, co w niniejszej sprawie nie miało przecież miejsca ( w dacie złożenia wniosku o rejestrację).

Dlatego też należy podzielić zarzuty skarżącego dotyczące naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności art. 107 § 3 k.p.a., jak również art. 7, art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a.

Przede wszystkim ustalenia faktyczne dokonane przez organ w toku postępowania spornego są niewystarczające do przyjęcia, że skarżący posiadał prawo wyłączne do spornego znaku w dniu 11 marca 1994 r. Jeśliby nawet przyjąć zgodnie z duchem Konwencji Paryskiej, że w przepisie art. 161 p.w.p. chodzi o "właściciela znaku" to organ nie dokonał wystarczających ustaleń w tym zakresie.

Ponadto, zasadne są zarzuty skargi, iż uznając umowę przenoszącą prawa autorskie do opakowań zawierających oznaczenie XAVIER LAURENT z 2005 r. za umowę przenoszącą prawa autorskie do tegoż oznaczenia, Urząd całkowicie błędnie ocenił złożony w sprawie materiał dowodowy. Nie uzasadnił, dlaczego odmówił wiarygodności oświadczeniu R., dyrektora spółki I. Z jego pisemnych wyjaśnień wynika, iż to on wymyślił oznaczenie "Xavier Laurent" w 1992 r. Oczywistym dla Sądu jest, że w 2005 r. przedmiotem umowy był graficzny projekt etykiety dla kosmetyków oznaczanych "XAVIER LAURENT", nie zaś samo oznaczenie słowne XAVIER LAURENT jako znak towarowy.

Sprawa nie została też wyjaśniona w sposób całkowity, bowiem istnieje pewna sprzeczność w ustaleniach dokonanych przez Urząd Patentowy w omawianych wyżej kwestiach. Z jednej strony organ stwierdza, że zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 161 ust. 1 p.w.p. firma [...] miała wyłączne prawo do spornego znaku, z drugiej strony uznaje, iż nie przysługiwały jej prawa autorskie do tego znaku w dacie zgłoszenia znaku XAVIER LAURENT w Polsce przez firmę V. Z. B. i D. Ł. Skoro badanie prawidłowości rejestracji znaku przeprowadza według stanu na datę zgłoszenia, zatem także Urząd Patentowy jest obowiązany do dokonania szczegółowych ustaleń w tym zakresie.

Powołany przez skarżącego we wniosku oraz przez Urząd jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powołanego przepisu, należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również odnosi ona się do działań zgłaszającego i ich skutku, które obejmują także zawłaszczenie cudzego znaku, nawet, jeśli nie jest objęty ochroną wynikającą z rejestracji. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006 r. w sprawie sygn. II GSK 113/06 "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba, bowiem, pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu". NSA wskazał także, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem "Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego". Należy podkreślić, że orzecznictwo Urzędu Patentowego oraz sądowoadministracyjne (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 113/06, z dnia 17 lipca 2003r. sygn. akt II SA 1165/02, lub z dnia 28 marca 2002r. sygn. akt II SA 2971/02 patrz także m.in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 135/05, z dnia 26 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1112/04, z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2310/05, z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 871/06) a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Traple glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 p.1 u.z.t. przemawia również treść art. 31 u.z.t. wprost przewidująca możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie spółka V. od 1993 r. a więc jeszcze przed datą zgłoszenia spornych znaków do rejestracji utrzymywała kontakty handlowe z firmą [...]. Do czasu zawarcia umowy dystrybucyjnej w lipcu 1994 r. pośrednikiem w tych kontaktach był M. S. V. w osobach wspólników Z. B. i D. Ł. był dystrybutorem na terenie Polski m.in kosmetyków pod nazwą Xavier Laurent. Z ustaleń Urzędu Patentowego wynika, że dopiero w 1998 r. Z. B. poinformował swojego kontrahenta, iż wystąpił o rejestrację znaków XAVIER LAURENT, i że rejestracja taka została dokonana. Okoliczność ta wynika z przedłożonego przez skarżącą w postępowaniu administracyjnym dokumentu, jakim jest pismo Z. B. z dnia [...] lipca 1998 r. (akta, tom II, k. 73-74) o dokonaniu zgłoszenia znaku towarowego XAVIER LAURENT w 1994 r. i o uzyskaniu ochrony na ten znak towarowy. Zdaniem Sądu w zakresie przesłanki złej wiary organ dokonał prawidłowej oceny, iż uprawniony miał pełną świadomość, że znaki przysługują innemu podmiotowi. Zgłosił, zatem do rejestracji cudzy znak i uzyskał prawo ochronne. Działanie takie było działaniem w złej wierze i jako takie stanowi kwalifikowaną postać działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego. Naruszenie zasad współżycia społecznego zachodzi również wtedy, gdy zgłaszający wiedział lub mógł się dowiedzieć, że dane oznaczenie jest już używane w obrocie gospodarczym (także R. Skubisz i E. Traple w glosie do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89 w Przegląd Sądowy Nr 2/1992).

Reasumując powyższe rozważania, w ocenie Sądu, brak pełnego ustosunkowania się do wyżej opisanych kwestii własności znaku towarowego w dacie zgłoszenia do rejestracji tego znaku w Polsce nie pozwala na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Aby rozstrzygnięcie to ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym odniesienia do wszystkich wątpliwości występujących w niniejszej sprawie. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w toku ponownego postępowania organ winien – uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować się do zarzutów strony skarżącej. Organ musi też prawidłowo ustalić czy według stanu na dzień zgłoszenia można było postawić uprawnionemu zarzut naruszenia 8 pkt 2 u.z.t., w szczególności czy skarżącemu w dacie rejestracji przysługiwały autorskie prawa majątkowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jednocześnie Sąd – działając w oparciu o przepis art. 152 cyt. ustawy – stwierdził, że uchylone decyzje Urzędu Patentowego RP nie podlegają wykonaniu. O kosztach orzeczono na mocy art. 200 p.p.s.a. w związku z art. 205 § 1 p.p.s.a.