Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Piotr Borowiecki Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 października 2010 r. sprawy ze skargi M. Z., S. Z. "I." Sp. j. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej M. Z., S.. Z. "I." Sp. j. z siedzibą w C. kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Przedmiotem skargi wniesionej przez Z. M., Z. S. "I." – spółka jawna z siedzibą w C. jest decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2007 r. Nr [...], który po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] marca 2007 r. sprawy z wniosku firmy U. N.V., R., Holandia o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy [...] nr [...] udzielonego na rzecz M. Z., S. Z. "I." Sp.J., C. na podstawie art. 8 pkt 1, art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5 poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 kpc w związku z art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej orzekł:

1. unieważnić prawo ochronne na słowny znak towarowy [...] nr [...],

2. przyznał U. N.V., R., Holandia od M. Z., S. Z. "I." Sp.J., C. kwotę 2000 zł (słownie: dwa tysiące zł) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powyższej decyzji organ stwierdził, że dnia [...] czerwca 2005 r. do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego wpłynął wniosek U. N.V., R., Holandia o unieważnienie prawa ochronnego na słowny znak towarowy [...] nr [...] udzielonego na rzecz M. Z., S. Z. "[...]" Sp.J., C., dla towarów z klasy 30 (lody, lody spożywcze, lody spożywcze w proszku, torty lodowe, rolady lodowe, jogurt mrożony, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, słodycze, środki wiążące do lodów spożywczych), z pierwszeństwem od dnia [...] września 1999 r.

Za podstawę swojego żądania wnioskodawca podał przepisy art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 8 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 3 powołanej ustawy Prawo własności przemysłowej.

Wnioskodawca wywodził swój interes prawny w sprawie, gdyż jest konkurentem uprawnionego w zakresie produkcji i sprzedaży lodów, a przedmiotowe prawo ochronne narusza prawo wyłącznego używania należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego [...] [...](od [...] lipca 1994 r.) i słowno-graficznego [...] [...] (od [...] listopada 1994 r.).

W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych, gdyż przedmiotowy znak towarowy jest podobny do należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego [...] [...] (od [...] lipca 1994 r.) i słowno-graficznego [...] [...] (od [...] listopada 1994 r.) również dla wyrobów w klasie 30, a zwłaszcza dla lodów, co powoduje wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Podniósł on, że jednorodzajowość towarów i okoliczności ich sprzedaży zwiększają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców.

Wskazał on na identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("[...]") i w znakach wnoszącego sprzeciw, a także na podobną stylistykę graficzną w porównywanych znakach słowno-graficznych, na podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz na podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), podkreślając, iż oceny podobieństwa znaków towarowych należy dokonywać w kontekście ogólnego wrażenia jakie te oznaczenia wywierają na odbiorcy, przy czym podkreślił, że słowo "[...]" jest jedynym wyróżniającym elementem tego znaku.

Ponadto wnioskodawca stwierdził, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o znakach towarowych, gdyż należące do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe słowny [...] [...] i słowno-graficzny [...] [...] są znakami powszechnie znanymi, co powoduje dodatkowe niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia znaku i powinno wiązać się z szerszą ochroną tych oznaczeń.

Wnioskodawca stwierdził także, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 1 powołanej ustawy o znakach towarowych, gdyż znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W latach 1997-2001 toczyły się bowiem między stronami niniejszego postępowania dwa postępowania cywilne przed Sądem Okręgowym w [...] o sygn. akt. [...] i [...], zakończone ugodą w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń [...], [...] i [...] (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym).

O naruszeniu przepisu art. 8 pkt 1 uzt świadczy, zdaniem wnioskodawcy, wykorzystywanie renomy znaków [...] wnioskodawcy poprzez używanie przez uprawnionego w obrocie dla lodów różnych oznaczeń w tym [...], [...] i [...] i [...] (oznaczenie sporne) upodobnionych do znaków [...] wnioskodawcy w celu wykorzystania ich renomy.

Wnioskodawca przedłożył na poparcie swoich argumentów postanowienie i protokół Sądu Okręgowego w [...] z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] z ugodą w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń [...], [...] i [...], oraz szereg dowodów reklamy lodów [...] w Polsce uprzednio załączonych do pozwu złożonego [...] listopada 1997 r. przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...], przy czym materiały reklamowe obejmowały zdjęcia materiałów promocyjnych dostarczanych do sklepów i stoisk, opakowania lodów [...], kalendarza na rok 1997 ze znakiem [...], bilbordów umieszczanych na środkach transportu, parasolach stoiskowych i innych obiektach.

Uczestnik postępowania w odpowiedzi na wniosek podniósł brak interesu prawnego wnioskodawcy.

Podniósł, że oznaczenie [...] zostało zapożyczone z popularnej piosenki "[...], [...]" i jest przez uprawnionego używane nieprzerwanie od przełomu lat 1993/94. Załączył wizerunki znaku spornego i znaków przeciwstawionych, oświadczenie S. S. o drukowaniu opakowania lodów [...] w [...] r. w Szwecji, fakturę firmy szwedzkiej z [...] r. za wydrukowanie opakowania lodów [...], faktury z lat [...] dotyczące sprzedaży lodów [...], wizerunki folderów reklamowych i opakowań lodów [...] i lodów wg. znaków przeciwstawionych, oraz wydruki różnych rejestracji znaków towarowych dla towarów z klasy 30 z literami "[...]" w nazwie. Ponadto, zdaniem uprawnionego, ugoda sądowa z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...], na którą powołuje się wnioskodawca, zakazuje mu występowania z roszczeniami w stosunku do spornego znaku towarowego [...].

W odpowiedzi na wniosek i w kolejnych pismach procesowych wnosząc o oddalenie wniosku podnosił, że przytoczone przez wnioskodawcę argumenty są chybione, gdyż nie zachodzi zarzucane we wniosku podobieństwo znaków towarowych tego rodzaju, że może w zwykłych warunkach obrotu wprowadzić odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów oraz dlatego, że uprawniony nie działał w złej wierze.

Uprawniony przeprowadził analizę porównawczą należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego [...] [...] i słowno-graficznego [...] [...] oraz znaku spornego podkreślając, że ponieważ sporny znak towarowy jest znakiem słownym może być on porównywany tylko pod względem fonetycznym i znaczeniowym.

Zdaniem uczestnika postępowania, porównywane oznaczenia w warstwie fonetycznej różnią się w sposób zasadniczy ze względu na różną ilość sylab i [...] nawiązujące fonetycznie i wizualnie do słońca budzi odmienne skojarzenia niż oznaczenie [...] zapożyczone z przeboju z lat 70-tych XX wieku, piosenki "[...], [...]".

Uczestnik postępowania podniósł, że wśród wyrobów w klasie 30, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki jednorodzajowość towarów zachodzi jedynie dla lodów, przy czym okoliczności ich sprzedaży zmniejszają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców, gdyż od lat w handlu obowiązuje praktyka przechowywania lodów przeznaczonych do sprzedaży w oddzielnych, firmowych zamrażarkach.

Zdaniem uczestnika postępowania bezzasadny jest też zarzut, iż sporny znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, gdyż powstał on na przełomie lat 1993/1994, a więc przed datami pierwszeństwa znaków przeciwstawionych [...] [...] ([...] lipca 1994 r.) i [...] [...] ([...] listopada 1994 r.) oraz przed datą pojawienia się na polskim rynku lodów "[...]", tj. przed marcem 1996 r.

Ponadto, zdaniem uprawnionego, załączone przez wnioskodawcę 12 fotografii, na dowód renomy i powszechnej znajomości znaków [...], jedynie informuje o jednorazowej akcji promocyjnej wnioskodawcy o ograniczonym zasięgu terytorialnym (nad morzem) przeprowadzonej prawdopodobnie w roku 1996.

Uprawniony wystąpił także w pismach z [...] czerwca 2006 r. o dopuszczenie dowodu z przesłuchania piosenki "[...], [...]", na okoliczność istnienia takiego utworu muzycznego, dowodu z zeznań świadka S. S. na okoliczność ustalenia daty rozpoczęcia używania przez uprawnionego oznaczenia "[...]" na opakowaniach lodów, dowodu z akt sądowych sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...] na okoliczność braku związku pomiędzy treścią ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. w powyższym postępowaniu, a ochroną przedmiotowego znaku towarowego [...] nr [...] oraz dowodu z zeznań świadka M. G. na okoliczność popularności w Polsce utworu muzycznego, piosenki "[...], [...]".

Unieważniając prawo ochronne na przedmiotowy znak organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie słowny znak towarowy [...] nr [...] został zgłoszony do rejestracji w dniu [...] września 1996 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną rozstrzygnięcia postępowania o unieważnienie przedmiotowego prawa ochronnego (z rejestracji znaku towarowego) ze względu na treść art. 315 ust. 3 pwp.

Odwołując się do treści art. 164 pwp z którego wynika, że prawo z rejestracji znaku towarowego może być unieważnione na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, organ zeznał, że wnioskodawca tj. spółka U. posiada interes prawny w domaganiu się unieważnienia przedmiotowego prawa ochronnego na znak towarowy słowny znak towarowy [...], bowiem powołuje się na podobieństwo przedmiotowego znaku towarowego do swoich znaków towarowych zarejestrowanych z wcześniejszym pierwszeństwem, tj.: słownego [...] [...] (od [...] lipca 1994 r.) i słowno-graficznego [...] [...] (od [...] listopada 1994 r.).

Ponadto, zdaniem organu wnioskodawca jako producent i dystrybutor lodów ma interes prawny w domaganiu się unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w ramach wolności prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowanej w art. 20 Konstytucji RP - i potwierdzonej w art. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.), obecnie art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

Uzasadniając unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy Urząd Patentowy uznał za słuszny zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 uzt Organ wskazał, że znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem organu świadczą o tym postanowienie i protokół Sądu Okręgowego w [...] z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] z ugodą, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń [...], [...] i [...] (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym).

Z ww. dokumentów wynika, że uprawniony używał oznaczeń [...], [...], praktycznie tożsamych z oznaczeniem [...] wnoszącego sprzeciw, jak również, że zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczenia [...], praktycznie tożsame z oznaczeniem spornym [...].

Wobec powyższego zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem [...] przez uprawnionego dnia [...] września 1996 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają zdaniem Kolegium Orzekającego, w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 pkt 1 uzt.

Rozpatrując zarzut z art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt, który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, w odczuciu Kolegium Orzekającego wnioskodawca również wykazał, że porównywane oznaczenia są podobne do siebie w takim stopniu, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego przedmiotowy znak towarowy mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

Dokonując oceny podobieństwa znaków towarowych w kontekście ogólnego wrażenia jakie te oznaczenia wywierają na odbiorcy i w świetle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 września 2004 r. sygn. akt 6IISA 3054/03, w którym Sąd wskazał, iż ocena podobieństwa znaków towarowych powinna być oparta na analizowaniu podobieństwa znaków według ich cech wspólnych, a nie według występujących między nimi różnic, Kolegium Orzekające uznało, że przedmiotowy znak towarowy jest podobny do należących do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaków towarowych słownego [...] [...] (od [...] lipca 1994 r.) i słowno-graficznego [...] [...] (od [...] listopada 1994 r.) również dla wyrobów w klasie 30, a zwłaszcza dla lodów, co może powodować wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia znaku.

Identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("[...]") i w znakach wnoszącego sprzeciw, narzuca podobieństwo fonetyczne jedynego elementu słownego [...] do elementów słownych [...] zawartych w znakach przeciwstawionych, co wraz z podobnym skojarzeniem treściowym (ze słońcem), przesądza o ogólnym podobieństwie porównywanych znaków towarowych powodując ich jednakowy odbiór. Zdaniem organu, bezsporne jest przy tym, że wśród wyrobów w klasie 30, do których oznaczania przeznaczone są porównywane znaki, jednorodzajowość towarów zachodzi jedynie dla lodów i towarów podobnych do lodów (np. torty lodowe, jogurt mrożony, ciasta mrożone, ciasta i wyroby cukiernicze, cukierki, środki wiążące do lodów), ale wobec uznania, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 1, oraz wobec braku wniosku odnośnie ewentualnego ograniczenia towarowego zakresu ochrony spornego znaku towarowego, Kolegium Orzekające nie rozpatrywało takiego ewentualnego ograniczenia towarowego.

Kolegium Orzekające uznało dodatkowo, że rejestracja spornego znaku towarowego nie nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy o znakach towarowych, gdyż wnioskodawca nie udowodnił, iż należące do wnioskodawcy z wcześniejszym pierwszeństwem znaki towarowe słowny [...] [...] i słowno-graficzny [...] [...] były znakami powszechnie znanymi przed datą pierwszeństwa spornego znaku towarowego.

Zdaniem Kolegium Orzekającego przedłożone dowody reklamy lodów [...] w Polsce, uprzednio załączone do pozwu złożonego [...] listopada 1997 r. przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...], przy czym te materiały reklamowe obejmowały zdjęcia materiałów promocyjnych dostarczanych do sklepów i stoisk, opakowania lodów [...], kalendarza na rok [...] ze znakiem [...], bilbordów umieszczanych na środkach transportu, parasolach stoiskowych i innych obiektach, nie stanowią dostatecznych dowodów powszechnej znajomości znaków [...] przed [...] września 1996 r. Materiały załączone przez wnioskodawcę obejmujące 12 fotografii jedynie informują o jednorazowej akcji promocyjnej wnioskodawcy o ograniczonym zasięgu terytorialnym (nad morzem) przeprowadzonej prawdopodobnie w roku 1996.

Ponadto, zdaniem Kolegium Orzekającego dowody przedłożone przez uczestnika postępowania są w niniejszej sprawie bezprzedmiotowe.

Materiały te obejmujące wizerunki znaku spornego i znaków przeciwstawionych, oświadczenie S. S. o drukowaniu opakowania lodów [...] w [...] r. w Szwecji, fakturę firmy szwedzkiej z [...] r. za wydrukowanie opakowania lodów [...], faktury z lat [...]-[...] dotyczące sprzedaży lodów [...], wizerunki folderów reklamowych i opakowań lodów [...] i lodów wg. znaków przeciwstawionych, oraz wydruki różnych rejestracji znaków towarowych dla towarów z klasy 30 z literami "[...]" w nazwie, nie mogą zmienić treści ugody sądowej z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...], w której uprawniony zobowiązał się nie używać oznaczenia [...], tj. oznaczania praktycznie tożsamego z oznaczeniem spornym, a także nie mogą wpłynąć na ocenę podobieństwa spornego znaku do znaków przeciwstawionych z wcześniejszym pierwszeństwem.

Ponieważ oznaczenia [...] i [...] są zdaniem Kolegium tożsame, także nie można zgodzić się z tezą, iż ugoda sądowa z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] na którą powołuje się wnioskodawca, zakazuje mu występowania z roszczeniami w stosunku do spornego znaku towarowego [...].

Kolegium nie uwzględniło ponadto wniosków uprawnionego o dopuszczenie dodatkowych dowodów. Dowodu z przesłuchania piosenki "[...], [...]", na okoliczność istnienia takiego utworu muzycznego oraz dowodu z zeznań świadka M. G. na okoliczność popularności w Polsce utworu muzycznego, piosenki "[...], [...]", Kolegium nie dopuściło ze względu na ich bezprzedmiotowość w sprawie, dla oceny podobieństwa oznaczeń i skutków ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. miedzy stronami, przy czym okoliczności istnienia takiego utworu muzycznego ani jego popularności nie były w sprawie kwestionowane.

Dowodu z zeznań świadka S. S. na okoliczność ustalenia daty rozpoczęcia używania przez uprawnionego oznaczenia "[...]" na opakowaniach lodów, Kolegium nie dopuściło ze względu na jego bezprzedmiotowość w sprawie, dla oceny podobieństwa oznaczeń i skutków ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. między stronami, gdyż okoliczność w jakiej dacie nastąpiło rozpoczęcie używania przez uprawnionego oznaczenia "[...]" na opakowaniach lodów nie ma dla takiej oceny znaczenia.

Dowodu z akt sądowych sprawy zawisłej przed Sądem Okręgowym w [...] sygn. akt. [...] na okoliczność braku związku pomiędzy treścią ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. w powyższym postępowaniu, a ochroną przedmiotowego znaku towarowego [...] nr [...], Kolegium nie dopuściło ze względu na jego bezprzedmiotowość w sprawie, dla oceny podobieństwa oznaczeń i skutków ugody sądowej zawartej [...] lutego 2002 r. między stronami, gdyż poznanie przebiegu postępowania sądowego nie może prowadzić do zmiany treści i skutków tej ugody, niezależnie od przyczyn dla których uprawniony zobowiązał się nie używać oznaczenia [...], tj. oznaczania praktycznie tożsamego z oznaczeniem spornym.

Rozstrzygając zaś wniosek o zwrot kosztów postępowania złożony przez wnioskodawcę Kolegium uznało, że wniosek jest zasadny. Stosownie bowiem do obowiązujących przepisów, strona, której żądanie zostało uwzględnione ma prawo do zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w razie złożenia o to wniosku nie później niż przed zamknięciem rozprawy.

W przedmiotowej sprawie żądanie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na rzecz M. Z., S. Z. "[...]" Sp.J., C. na słowny znak towarowy [...] nr [...], zostało załatwione pozytywnie.

W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie zwrotu niezbędnych kosztów postępowania dla strony, której żądanie zostało uwzględnione.

W niniejszej sprawie wnioskodawca korzystał z usług pełnomocnika, którym był rzecznik patentowy.

Rozstrzygając wysokość zwrotu niezbędnych kosztów postępowania Kolegium oparło się na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076). Zgodnie z § 8 pkt 2 tego rozporządzenia stawka minimalna w sprawach dotyczących unieważnienia prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny wynosi 1600 zł.

W związku z powyższym Kolegium uznało za zasadne przyznanie uczestnikowi postępowania kwoty 1600 zł tytułem zwrotu niezbędnych kosztów postępowania w sprawie powiększonej o kwotę 400zł stanowiącą koszt opłaty za wniosek.

Od powyższej decyzji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła uprawniona do znaku spółka jawna "I.".

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania skarżąca zarzuciła, że organ nie wykazał, iż rejestracja spornego znaku nastąpiła z naruszeniem art. 8 pkt 1 uzt a także, że w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo przeciwstawionych znaków towarowych [...] i [...] w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt. Nadto zarzuciła, że Urząd Patentowy RP rozszerzył katalog roszczeń U. o domniemane naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt stwierdzając jednakowoż w uzasadnieniu decyzji, iż takiego naruszenia nie było. Podniesiono także zarzut błędnego przyjęcia, że wnioskodawca ma interes prawny w niniejszym postępowaniu administracyjnym.

Uczestnik postępowania wnosił o oddalenie skargi.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga spółki "I." jest zasadna, choć nie wszystkie podniesione w niej zarzuty zasługują na uwzględnienie.

Sąd nie podzielił stanowiska skarżącej spółki I. co do braku interesu prawnego U. N.V. do żądania unieważnienia spornego oznaczenia "[...]". W rozpatrywanej sprawie słusznie organ przyjął istnienie interesu prawnego wywiedzionego z zasady swobody działalności gospodarczej. W orzecznictwie nie budzi raczej wątpliwości teza, że źródłem interesu prawnego w sprawach z zakresu własności przemysłowej mogą być nawet najbardziej ogólne normy prawne, kreujące prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w tym art. 20 i 22 Konstytucji RP, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), a wcześniej art. 5 ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.).

Poza sporem pozostaje, iż w myśl art. 315 ust. 3 pwp, zgodnie z którym zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, w niniejszej sprawie zdolność rejestracyjną przedmiotowego znaku należy ocenić według przepisów ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (uzt).

Uchylając zaskarżoną decyzję w pierwszej kolejności należy podkreślić, że sporne oznaczenie [...] zostało zarejestrowane z pierwszeństwem od [...] września 1996 r. (co potwierdza adnotacja znajdująca się na podaniu o zarejestrowanie znaku, a także decyzja o zarejestrowaniu z dnia [...] maja 2001 r.) a nie [...] września 1999 r. jak wskazano na wstępie uzasadnienia zaskarżonej decyzji. Wskazana błędna data pierwszeństwa została później niejako skorygowana przez zapis zawarty na str. 7 przedmiotowej decyzji gdzie organ stwierdza m.in. "wobec powyższego, zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem [...] przez uprawnionego dnia [...] września 1996 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają zdaniem Kolegium Orzekającego w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 pkt 1 uzt".

Uznając, że organ dokonując wspomnianej korekty prawidłowo oceniał ustawowe warunki wymagane do uzyskania przedmiotowego prawa z rejestracji tj. na dzień zgłoszenia, a więc [...] września 1996 r. Sąd nie uchylił zaskarżonej decyzji traktując podaną na wstępie uzasadnienia decyzji datę pierwszeństwa tj. [...] września 1999 r. jako oczywiście omyłkową.

Po drugie zaakcentowania również wymaga, że wniosek spółki U. o unieważnienie spornego prawa z rejestracji był oparty o art. 8 pkt 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych (vide wniosek z [...] czerwca 2005 r. - k. 20 akt administracyjnych).

Tymczasem organ unieważniając prawo rozszerzył katalog roszczeń U. dodatkowo o domniemanie naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt stwierdzając, że takiego naruszenia nie było.

Należy podkreślić, że w postępowaniu spornym organ jest związany podstawą prawną unieważnienia wskazaną przez wnioskodawcę.

Jak wynika z akt administracyjnych, a w szczególności treści znajdującego się w nich wniosku, zarzutu opartego na art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt nie było. Przeprowadzenie zatem procesu subsumcji ustalonego stanu faktycznego pod normę zawartą w art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt było wadliwe. Jednakże wadliwość ta nie ma wpływu na wynik sprawy, gdyż organ stwierdził w decyzji, że do naruszenia art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt przy rejestracji nie doszło. Z powyższego wynika zatem, że powołany przepis art. 9 ust. 1 pkt 2 uzt nie stanowił podstawy do unieważnienia spornej rejestracji w sprawie niniejszej.

Pomijając przedstawione wyżej mankamenty zaskarżonej decyzji stwierdzić należy, że przedmiotowa decyzja narusza prawo w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy co prowadzi do konieczności uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia.

W uzasadnieniu decyzji podniesiono, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt, gdyż sporny znak towarowy jest podobny do wymienionych wyżej, wcześniejszych znaków SOLERO należących do wnioskodawcy, zarejestrowanych m.in. dla lodów, co powoduje wprowadzanie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Organ poniósł, że jednorodzajowość towarów i okoliczności ich sprzedaży zwiększają niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców. Wskazał na identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("[...]") i w znakach uprawionego, a także podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz na podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), podkreślając, iż oceny podobieństwa znaków towarowych należy dokonywać w kontekście ogólnego wrażenia jakie te oznaczenia wywierają na odbiorcy.

Stanowiska organu nie sposób zaakceptować.

W ocenie Sądu, identyczność pierwszych czterech liter w spornym znaku towarowym ("[...]") i w znakach wnioskodawcy, a także podobieństwo fonetyczne elementu słownego oraz podobne skojarzenie treściowe (ze słońcem), nie przesądzają o podobieństwie porównywanych znaków towarowych z uwagi na występujące między nimi różnice powodujące ich odmienny odbiór.

Ocena podobieństwa znaków dokonana przez Urząd Patentowy była skrótowa oraz pobieżna, a zatem w tej sytuacji decyzję w tym zakresie można było uznać za arbitralną. Organ winien dokonać analizy przeciwstawionych znaków mając na uwadze ich warstwę słowną, fonetyczną, znaczeniową i wizualną (wszakże jedno z oznaczeń przeciwstawionych spornemu znakowi było oznaczeniem słowno-graficznym). Należy podkreślić, że organ nie zwrócił uwagi, iż porównywane oznaczenia w warstwie fonetycznej mają różną ilość sylab i odmienność drugiej sylaby. Nie wskazał, czy i jakie znaczenie mają wskazane różnice dla oceny podobieństwa w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt. Ponownie rozpatrując sprawę w aspekcie przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt organ powinien dokonać analizy spornych znaków przede wszystkim mając na uwadze test konfuzji wymagany prawem wspólnotowym. Test ten wymaga uwzględnienia grupy docelowej towarów/usług, poziom uwagi docelowego konsumenta, podobieństwa towarów, podobieństwa pomiędzy znakami (na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, przez ogólne wrażenie oraz charakterystyczne i dominujące elementy znaku) i wzajemnej zależności tych elementów. Innymi słowy, Urząd Patentowy RP powinien dokonać analizy porównawczej przeciwstawionych znaków w oparciu o wszystkie ich komponenty (dystynktywne i niedystynktywne oraz dominujące i niedominujące), oraz ocenić wagę poszczególnych elementów znaków z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy.

Zdaniem Sądu, w omówionym zakresie Urząd Patentowy dopuścił się zarówno naruszenia przepisów prawa materialnego, w tym art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt, jak również uchybił przepisom postępowania, a w szczególności art. 7 kpa, art. 11 § 1 kpa, art. 80 kpa, oraz art. 107 kpa, w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Uzasadniając unieważnienie prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy Urząd Patentowy ponadto uznał za słuszny zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 uzt.

Organ wskazał, że przedmiotowy znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Zdaniem organu świadczą o tym postanowienie i protokół Sądu Okręgowego w [...] z [...] lutego 2002 r. sygn. akt. [...] z ugodą, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń [...], [...] i [...] (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym). Z ww. dokumentów wynika również, zdaniem organu, że uprawniony używał oznaczeń [...], [...], praktycznie tożsamych z oznaczeniem [...], jak również, że zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczenia [...], tożsamego z oznaczeniem spornym [...]. Wobec powyższego, w ocenie Urzędu Patentowego RP, zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem [...] przez uprawnionego dnia [...] września 1996 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 pkt 1 uzt.

Powyższego stanowiska organu również nie sposób podzielić.

W ocenie Sądu unieważniając prawo ochronne na słowny znak towarowy "[...]" Urząd Patentowy RP dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 kpa i art. 77 § 1 kpa - poprzez pominięcie istotnych dla sprawy okoliczności dotyczących istnienia złej wiary uprawnionego. Kwestia ta nie została poddana wszechstronnej analizie z punktu widzenia realiów konkretnej sprawy, a także specyfiki ugody sądowej zawartej pomiędzy stronami w dniu [...] lutego 2002 r. przed Sądem Okręgowym w [...].

Organ wskazał, że znak został zgłoszony w złej wierze, tj. w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, o czym świadczy treść ugody, w której uprawniony zobowiązał się m.in. do zaprzestania używania oznaczeń [...], [...] i [...] (identycznego fonetycznie ze znakiem spornym). Z tego dokumentu organ wysnuł wniosek, że uprawniony używał oznaczeń [...], [...], praktycznie tożsamych z oznaczeniem [...], jak również, że zobowiązał się do zaprzestania używania oznaczenia [...], praktycznie tożsamego z oznaczeniem spornym [...]. Wobec tego organ uznał, niejako automatycznie, że w takim razie zgłoszenie znaku towarowego z dominującym elementem [...] przez uprawnionego w dniu [...] września 1996 r. oraz brak wniosku o rezygnacji z tego znaku do chwili obecnej pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu art. 8 pkt 1 uzt.

Zgodnie z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przesłankę niedopuszczalności zarejestrowania znaku towarowego na podstawie powołanego przepisu, należy łączyć nie tylko bezpośrednio z samym znakiem, ale również odnosi ona się do działań zgłaszającego i ich skutku, które obejmują także zawłaszczenie cudzego znaku, nawet, jeśli nie jest objęty ochroną wynikającą z rejestracji.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006 r. w sprawie sygn. II GSK 113/06 "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba bowiem pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu". NSA wskazał także, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem "Pierwsza Dyrektywa - z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego".

Należy podkreślić, że orzecznictwo Urzędu Patentowego (por. np. dec. UP RP z [...] września 1994 r. nr [...] i dec. Kom. Odw. przy UP RP z dnia [...] maja 1995 r. nr Odw. [...] w sprawie "[...]"), oraz sądowoadministracyjne (np. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2006 r., sygn. akt II GSK 113/06, z dnia 17 lipca 2003 r. sygn. akt II SA 1165/02 lub z dnia 28 marca 2002 r. sygn. akt II SA 2971/02 patrz także m.in.: wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 135/05, z dnia 26 sierpnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1112/04, z dnia 5 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2310/05, z dnia 26 lipca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 871/06) a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Trapie glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989 r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art. 8 pkt 1 uzt musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje nie tylko samą postać znaku, ale również elementy podmiotowe. Podstawą unieważnienia mogą być, zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego.

Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie skarżąca od 1994 r., a więc jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku do rejestracji sprzedawała lody opatrzone zakwestionowanym znakiem. Ponadto, jak utrzymuje strona skarżąca, w przedmiotowej sprawie istotnym jest również to, iż zarówno w dniu wszczęcia postępowania przed Sądem Okręgowym w [...], jak i w dniu zawarcia ugody przed tym sądem skarżąca używała znaku zawierającego słowo "[...]" dla oznaczania swoich lodów i nie budziło to u wnioskodawcy U. N.V. sprzeciwu. Z przedstawionego przez skarżącego materiału dowodowego (oświadczenia, faktury, foldery reklamowe, itp.) wynika że wówczas, gdy lody [...] wnioskodawcy U. N.V. pojawiły się na rynku w Polsce (lata 1996 -1997), to wytwarzane od 1994 r. przez skarżącego lody, zawierające w nazwie słowo [...], były już na rynku, zaś w następnych latach lody "[...]" i lody zawierające w nazwie słowo "[...]" występowały jednocześnie na rynku.

Zdaniem Sądu w swych ustaleniach Urząd Patentowy pominął nader istotną okoliczność, iż ugoda sądowa została zawarta w 2002 r., zatem blisko 6 lat po zgłoszeniu spornego znaku przez firmę I.

Jednocześnie organ uznał za bezzasadne dopuszczenie dowodów zgłoszonych przez uprawnionego I. w toku postępowania spornego świadczących w ocenie skarżącego, o używaniu spornego znaku "S." - lody już od 1994 r.

Z powyższego wynika, że Urząd Patentowy przedwcześnie przyjął, że w dacie zgłoszenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu uprawnionego sprzecznym z zasadami współżycia społecznego - działaniu z zamiarem zablokowania rynku innym przedsiębiorcom. Tylko takie działanie mogłoby być uznane za działanie w złej wierze jako kwalifikowanej postaci działania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.

W ocenie Sądu brak pełnego odniesienia się do wyżej opisanych kwestii nie pozwala na pełne skontrolowanie legalności zaskarżonej decyzji. Aby rozstrzygnięcie to ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym odniesienia do wszystkich wątpliwości występujących w niniejszej sprawie. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż w toku ponownego postępowania organ winien - uwzględniając powyższe zastrzeżenia - szczegółowo ustosunkować się do zarzutów strony skarżącej I. Organ musi ustalić czy według stanu na dzień zgłoszenia można było postawić uprawnionemu zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 pkt 1 uzt. Od ustalenia tych okoliczności faktycznych zależy zatem dalsza ocena przesłanek unieważnienia spornego znaku.

Odnosząc się natomiast do podnoszonego przez uczestnika postępowania argumentu, że Urząd Patentowy RP miał obowiązek uwzględnić wszelkie istotne okoliczności wpływające na zdolność rejestrową spornego znaku [...] zaistniałe do dnia wydania decyzji o rejestracji a zatem również te, które nastąpiły po dniu zgłoszenia spornego znaku tj. po dniu [...] września 1996 r. należy stwierdzić, że Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę nie podziela powyższego stanowiska.

Zdaniem Sądu, dokonanie oceny zachowania uprawnionego do znaku [...] nr [...] powinno nastąpić na dzień zgłoszenia przedmiotowego znaku, a nie na dzień wydania decyzji o udzieleniu ochrony.

W wyroku z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie sygn. akt II GSK 344/09 Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił znaczenie, jakie w sprawie rejestracji znaku towarowego ma data złożenia wspomnianego wniosku.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż data złożenia wniosku o rejestrację, w świetle art. 11 uzt decyduje o pierwszeństwie do prawa ochronnego związanego ze zgłoszonym znakiem towarowym (Prior tempore potior iure). Zatem, według tej daty należy również oceniać zagadnienia związane z kwestiami podmiotowymi i przedmiotowymi wiążącymi się z prawem zgłoszonym do ochrony, a w szczególności także, czy zgłaszającemu w ogóle przysługuje prawo do zgłoszonego znaku.

Naczelny Sąd Administracyjny zaakcentował również, że w Ustawie o znakach towarowych, jak i w ustawie Prawo własności przemysłowej, brak jest przepisu, który kwestię badania zgłoszenia, tak pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym, regulowałoby inaczej, a więc biorąc pod uwagę jako miarodajny inny, późniejszy, moment czasowy. Ponadto przyjęcie późniejszej daty dla oceny kwalifikacji zgłaszającego znak do ochrony, nie tylko dawałoby pole dla podejmowania prób konwalidacji zgłoszeń dokonanych w sprzeczności z prawem, z zasadami współżycia społecznego, w złej wierze, ale także mogłoby naruszać inne przepisy prawa. Sąd zwrócił także uwagę, że w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w art. 131 ust. 2 pkt 1, chcąc rozwiać wszelkie wątpliwości w kwestii momentu oceny złej wiary zgłaszającego wyraźnie już wskazano, że o złej wierze zgłaszającego decyduje dzień zgłoszenia znaku, a nie jego rejestracji.

Poglądy zawarte w przytoczonym wyroku, a także w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 czerwca 2009 r., sygn. akt II GSK 950/08 (www.orzeczenia.nsa.gov.pl) Sąd rozpoznający sprawę niniejszą w pełni podziela.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd orzekł, jak w sentencji wyroku na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ppsa. Jednocześnie Sąd - działając w oparciu o przepis art. 152 cyt. ustawy - stwierdził, że uchylone decyzje Urzędu Patentowego RP nie podlegają wykonaniu. O kosztach orzeczono na mocy art. 200 ppsa w związku z art. 205 § 1 ppsa.