VI SA/Wa 2195/06 - Wyrok

Data orzeczenia	2007-09-04	
Data wpływu	2006-12-08	
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	
Sędziowie	Andrzej Czarnecki
Stanisław Gronowski /przewodniczący/
Zbigniew Rudnicki /sprawozdawca/	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Sygn. powiązane	II GSK 506/07	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Oddalono skargę	
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędziowie Sędzia WSA Andrzej Czarnecki Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Protokolant Monika Staniszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 września 2007 r. sprawy ze skargi R. GmbH, Niemcy na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2006 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę	
Uzasadnienie
Decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2006 r., działającego w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] września 2006 r. wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] udzielonego na rzecz firmy R. GmbH, H., Niemcy, (uprawnionego) na skutek sprzeciwu firmy H. AG, M., Niemcy – wnoszącej sprzeciw, (obecnie H. GmbH, M., Niemcy), na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17), dalej zwanej u.z.t., w związku z art. 315 ust. 3, art. 246 ust.1 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117, z późn. zm.), dalej zwanej p.w.p., unieważniono prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...].

W uzasadnieniu przypomniano, iż dnia [...] października 2002 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw złożony przez sprzeciwiającą się wobec decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2002 r. o udzieleniu prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...], na rzecz uprawnionego – R. GmbH, H., Niemcy, dla towarów w klasie 34 (tytoń, wyroby tytoniowe, papierosy, cygaretki, przybory dla palących, zapałki), z pierwszeństwem od dnia [...] września 1998 r.

W uzasadnieniu wnosząca sprzeciw stwierdziła, że rejestracja przedmiotowego znaku nastąpiła z naruszeniem przepisów art. 9 ust.1 pkt 1 i 3 oraz art. 8 pkt 2 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 powołanej ustawy p.w.p.

Naruszenie art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t. wynika z faktu, iż znak ten jest podobny do wcześniej zarejestrowanych czterech znaków towarowych należących do H. AG. - tak, że zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów w obrocie gospodarczym.

Znaki te to:

- znak słowny BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25 i 28 (okulary i ich części; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria, zegary i zegarki; wyroby ze skóry, nesesery i torby, parasole i parasolki, pasy skórzane; odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci; skarpety i pończochy; nakrycia głowy; pasy; szaliki i szale; dodatki, a mianowicie opaski na głowę, szyję i ramiona, chusteczki kieszonkowe; krawaty, rękawiczki, buty, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry, zabawki) z pierwszeństwem od [...] stycznia 1989 r.,

- znak słowny HUGO BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14, 18, 25 i 34 (okulary i ich części; artykuły wytworzone z metali szlachetnych lub nimi platerowane oraz stopy metali szlachetnych; biżuteria, zegary i zegarki; wyroby ze skóry, nesesery i torby, parasole i parasolki, pasy skórzane; odzież dla mężczyzn, kobiet i dzieci; skarpety i pończochy; nakrycia głowy; pasy; szaliki i szale; dodatki, a mianowicie opaski na głowę, szyję i ramiona, chusteczki kieszonkowe; krawaty, rękawiczki, buty, artykuły gimnastyczne i sportowe, gry, zabawki; zapalniczki) z pierwszeństwem od [...] stycznia1989 r.,

- znak słowno-graficzny BOSS HUGO BOSS nr [...] dla towarów w klasach 9, 14 (popielniczki, etui na cygara i papierosy), 18, 24, 25, 28 i 34 (zapalniczki) z pierwszeństwem od [...] kwietnia 1992 r., oraz

- znak słowno-graficzny BOSS nr [...] dla towarów w klasach 3, 9, 14, 18, 24, 25, 28 i 34 z pierwszeństwem od [...] lipca 1993 r.

Zdaniem wnoszącej sprzeciw papierosy objęte spornym znakiem towarowym BOSS LIGHTS nr [...] oraz zapalniczki objęte znakiem towarowym HUGO BOSS nr [...] i znakiem towarowym BOSS HUGO BOSS nr [...] są towarami jednorodzajowymi. Natomiast podobieństwo, fonetyczne, znaczeniowe i wizualne między porównywanymi znakami wynika z dominującego charakteru identycznego słowa BOSS w spornym znaku towarowym BOSS LIGHTS, oraz z jego identycznej postaci wizualnej w obu znakach, wynikającej z jego przedstawienia dużymi literami, standardową i pogrubioną czcionką z szeryfami.

Naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 3 u.z.t. wynika z faktu, iż decyzja o częściowym wygaszeniu znaku BOSS nr [...] dla towarów w klasie 34 obejmujących wyroby tytoniowe, cygarniczki, artykuły dla palących i zapałki została wydana ze skutkiem od dnia [...] maja 1998 r., a więc w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji [...] września 1998 r. nie minął trzyletni okres karencji określony w powołanym przepisie.

Natomiast naruszenie art. 8 pkt 2 u.z.t., zdaniem wnoszącej sprzeciw, wynika z naruszenia prawa H. AG, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, do jego nazwy. Podniosła przy tym okoliczność renomy znaku H. AG, której wykorzystywanie przez uprawnionego ze spornego znaku jest sprzeczne z prawem.

Wnosząca sprzeciw załączyła kopie zdjęć metalowej zapalniczki, etui na cygara i metalowej papierośnicy z oznaczeniem BOSS, oświadczenie T. GmbH (z tłumaczeniem) dotyczące sprzedaży cygar z oznaczeniem BOSS, kopię umowy licencyjnej z przedsiębiorstwem szwajcarskim dotyczące sprzedaży zegarków z oznaczeniem BOSS, wyniki badania opinii w Czechach w roku 2001 i w Niemczech w latach 1986, 1994, 1996, 1997 i 2001, zestawienie dochodów H. AG w Polsce w latach 1995-2001, wykaz sklepów H. AG w Polsce, a także prezentację badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS oraz przykładowe towary sprzedawane pod znakiem DAVIDOFF obejmujących m.in. luksusowe zapalniczki i tanie papierosy, a także wyrok NSA, sygn. akt II SA 3874/2001, dotyczący bezwzględnego obowiązywania przepisu art. 9 ust.1 pkt 3 u.z.t.

Uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny.

Argumentował, że przedmiotowy znak towarowy różni się od przeciwstawionych przez wnioskodawcę czterech znaków towarowych, a w szczególności sporny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] jest znakiem słowno - graficznym barwnym, w którym na jasno-niebieskim tle z białą pionową kreską w środku umieszczony jest napis "BOSS" koloru czarnego, a pod nim znajduje się napis "LIGHTS", podczas gdy znak towarowy BOSS nr [...] zawiera jedynie słowo "BOSS". Tym bardziej sporny znak różni się od pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS nr [...]. Podnosił też, iż papierosy objęte spornym znakiem towarowym BOSS LIGHTS nr [...] oraz zapalniczki objęte znakiem towarowym HUGO BOSS nr [...] i znakiem towarowym BOSS HUGO BOSS nr [...] są towarami niejednorodzajowymi. Podważył renomę w Polsce wnoszącej sprzeciw, zwłaszcza wśród palaczy papierosów, twierdząc, iż przedstawione materiały nie świadczą o powszechnej znajomości znaków BOSS i BOSS HUGO BOSS w odniesieniu od papierosów i artykułów dla palaczy. Mogą jedynie świadczyć o prezentowaniu marki HUGO BOSS w związku z towarami luksusowymi, bardzo drogimi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 9 ust.1 pkt 3 u.z.t. uprawniony uznał go za bezzasadny gdyż, jego zdaniem, brak jest podobieństwa między znakiem spornym i znakami wnoszącego sprzeciw. Ponadto przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy znak został wygaszony z powodu jego nieużywania.

Podobnie, zdaniem uprawnionego, bezzasadny jest zarzut naruszenia przez sporną rejestrację praw osobistych i majątkowych wnoszącej sprzeciw, w rozumieniu art. 8 pkt 2 u.z.t. Jeżeli bowiem znak jest używany dla oznaczania towarów innego rodzaju przez przedsiębiorców nie będących konkurentami, to późniejsza rejestracja narusza prawa osobiste i majątkowe przedsiębiorcy wcześniej używającego znak towarowy tylko wtedy, jeżeli jest to znak sławny, a tego wnosząca sprzeciw dla znaków BOSS i BOSS HUGO BOSS nie udowodnił.

Uprawniony przedłożył krytyczną ocenę, przedłożonej prezentacji badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS, sporządzoną przez doc. P. S. z PAN oraz wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego H. AG, M. wraz z tłumaczeniem zakresu działalności firmy (nie zawierającym zapalniczek ani wyrobów tytoniowych).

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego sprawę przekazano do Urzędu Patentowego RP działającego w trybie postępowania spornego do rozpatrzenia w myśl przepisu art. 255 ust.1 pkt 9, jako sprawę o unieważnienie spornego prawa ochronnego.

Urząd Patentowy, po rozpatrzeniu wszystkich materiałów w sprawie i wysłuchaniu stron na rozprawie zważył, co następuje.

Stosownie do przepisów art. 246 ust.1 i art. 247 ust. 2 p.w.p., każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, a w przypadku gdy uprawniony w odpowiedzi na sprzeciw podniesie zarzut, że sprzeciw ten jest bezzasadny sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym. W myśl art. 255 ust.1 pkt 9 powołanej ustawy sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na skutek złożonego sprzeciwu uznanego za bezzasadny rozpatruje Urząd Patentowy RP w trybie postępowania spornego. Natomiast zgodnie z art. 315 ust. 3 tej ustawy ustawowe warunki wymagane do uzyskania rejestracji ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. W przedmiotowej sprawie słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] został zgłoszony do rejestracji w dniu [...] września 1998 r., tj. w okresie obowiązywania cyt. wyżej ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta stanowiła więc podstawę prawną rozstrzygnięcia ww. sprawy.

Rozpatrując zarzut z art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t., który stanowi, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów - zdaniem Urzędu Patentowego – wnioskodawca (wnoszący sprzeciw) nie wykazał, że porównywane oznaczenia przeznaczone są dla towarów tego samego rodzaju, ani że sporny znak w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów nim oznaczonych. Urząd Patentowy uznał bowiem, iż papierosy objęte spornym znakiem towarowym BOSS LIGHTS nr [...] oraz zapalniczki objęte znakiem towarowym HUGO BOSS nr [...] i znakiem towarowym BOSS HUGO BOSS nr [...] są towarami niejednorodzajowymi, gdyż zwyczajowo ich produkcja, jako mająca zupełnie odrębny charakter, pochodzi od różnych przedsiębiorców.

Urząd Patentowy uznał również za bezzasadny zarzut naruszenia art. 9 ust.1 pkt 3 u.z.t., gdyż sporny znak towarowy uzyskał ochronę decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2002 r. o udzieleniu prawa ochronnego wydaną na podstawie art. 147 i 150 powołanej ustawy p.w.p. Mimo więc, że ustawowe warunki wymagane do uzyskania rejestracji oceniano według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego, to do postępowania zastosowano przepisy powołanej ustawy p.w.p., a w szczególności art. 133 p.w.p. Przepis ten stanowi, że nie wydaje się decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, który jest podobny do znaku wcześniejszego, jeżeli ten ostatni nie był używany ... i zostanie wydana decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa. Także zgodnie z wcześniejszą praktyką Urzędu i orzecznictwem przepis art. 9 ust.1 pkt 3 uzt nie miał zastosowania w przypadku, gdy znak został wygaszony z powodu jego nieużywania. Należy zauważyć, iż przedłożony wyrok NSA, sygn. akt II SA 3874/2001, dotyczący bezwzględnego obowiązywania przepisu art. 9 ust.1 pkt 3 u.z.t. został wydany w innych okolicznościach faktycznych, niezwiązanych z decyzją stwierdzającą wygaśnięcie prawa.

Urząd Patentowy uznał natomiast, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt. 2 powołanej ustawy o znakach towarowych, tj. narusza ona prawa H. AG, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, prawa do jego firmy (nazwy). Bezsporne jest bowiem, że sporny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] zawiera napis "BOSS" koloru czarnego, stanowiący jedyny element znaku towarowego BOSS nr [...] oraz główny element pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS nr [...] oraz firm (nazwy) H. AG.

Ponadto, zdaniem Urzędu, rozpatrywane łącznie, przedłożone materiały obejmujące kopie zdjęć metalowej zapalniczki, etui na cygara i metalowej papierośnicy z oznaczeniem BOSS, oświadczenie T. GmbH (z tłumaczeniem) dotyczące sprzedaży cygar z oznaczeniem BOSS, kopię umowy licencyjnej z przedsiębiorstwem szwajcarskim dotyczące sprzedaży zegarków z oznaczeniem BOSS, wyniki badania opinii w Czechach w roku 2001 i w Niemczech w latach 1986, 1994, 1996, 1997 i 2001, zestawienie dochodów H. AG w Polsce w latach 1995-2001, wykaz sklepów H. AG w Polsce, a także prezentację badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS, mogą dowodzić pewnej renomy firmy H. AG, a przede wszystkim świadczą o prezentowaniu marki HUGO BOSS w związku z towarami luksusowymi, bardzo drogimi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców, której może szkodzić kojarzenie z tanimi papierosami, (chociaż przykłady towarów sprzedawanych pod znakiem DAVIDOFF, obejmujący m.in. luksusowe zapalniczki i tanie papierosy świadczą o tym, że są firmy, które nie unikają takich skojarzeń).

Zdaniem Urzędu Patentowego, faktu naruszania przez sporną rejestrację prawa H. AG do firmy nie zmieniają materiały, które przedłożył uprawniony, obejmujące krytyczną ocenę przedłożonej prezentacji badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS sporządzoną przez doc. P. S. z PAN oraz wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego H. AG, M. wraz z tłumaczeniem zakresu działalności firmy (nie zawierającym zapalniczek ani wyrobów tytoniowych).

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję Urzędu Patentowego wniósł uprawniony - firma R. GmbH z siedzibą w H..

Zaskarżonej decyzji zarzucono:

1. naruszenie prawa materialnego, poprzez niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych w związku z art. 315 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.),

2. naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy poprzez naruszenie art.7 k.p.a. i 77 k.p.a. oraz 107 k.p.a., polegające na pominięciu istotnych okoliczności sprawy mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy oraz oparciu rozstrzygnięcia o dowody, które nie mają znaczenia dla sprawy ponieważ nie odnoszą się do sytuacji (pozycji znaku) w Polsce, a także na nie wskazaniu przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej.

W związku z tymi zarzutami wniesiono o uchylenie decyzji w całości.

W uzasadnieniu przypomniano, że zaskarżoną decyzją Urząd Patentowy uznał za bezzasadny zarzut naruszenia przedmiotową rejestracją art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t., natomiast uznał, że rejestracja spornego znaku towarowego nastąpiła z naruszeniem przepisu art. 8 pkt 2 powołanej u.z.t., stanowiącej kolejną podstawę wniosku, gdyż narusza prawa H. AG, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, prawa do jego firmy.

W uzasadnieniu Urząd podał, że załączone przez wnioskodawcę materiały, obejmujące kopie zdjęć metalowej zapalniczki, etui na cygara i metalowej papierośnicy z oznaczeniem BOSS, oświadczenie T. GmbH dotyczące sprzedaży cygar z oznaczeniem BOSS, kopię umowy licencyjnej z przedsiębiorstwem szwajcarskim dotyczące sprzedaży zegarków z oznaczeniem BOSS, wyniki badania opinii w Czechach w roku 2001 i w Niemczech, zestawienie dochodów H. AG oraz wykaz sklepów H. AG w Polsce a także prezentację badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS, "mogą dowodzić pewnej renomy firmy H. AG, a przede wszystkim świadczą o prezentowaniu marki HUGO BOSS w związku z towarami luksusowymi, bardzo drogimi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców, której może szkodzić kojarzenie z tanimi papierosami".

Ustalenie dokonane przez Urząd Patentowy jest błędne i całkowicie dowolne.

Uprawniony podniósł, że materiały załączone przez wnioskodawcę składają się w głównej mierze z dokumentów dotyczących sytuacji firmy w innych krajach, jak Czechy, Szwajcaria, Niemcy. Dokumenty te nie odnoszą się do sytuacji w Polsce i nie mogą stanowić o pozycji rynkowej Firmy H. w Polsce. Pozostałe zaś materiały, dotyczące sytuacji w Polsce, to wykaz sklepów i zestawienie dochodów, które nie są miarodajnym materiałem dowodzącym renomy firmy H. na terenie Polski. Natomiast prezentacja badania przeprowadzonego w Polsce przez Pracownię Badań Społecznych odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS jest, zdaniem uprawnionego, subiektywna, brak w niej jasno obranej metodologii badania (kryteriów doboru grupy badanych).

Zatem renoma firmy H. nie została, zdaniem skarżącego, udowodniona.

Urząd bez uzasadnionego powodu nie uwzględnił przedłożonej, przez uprawnionego opinii doc. P. S. z PAN, zawierającej krytyczną ocenę przedłożonej prezentacji badania w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS. Nie podał przyczyn, z powodu których odmówił wiarygodności wyżej wspomnianej opinii.

Urząd Patentowy stwierdził, że znak BOSS LIGHTS narusza prawa H. AG do jego firmy poprzez zbieżność elementu słownego BOSS, który nie jest jedynym elementem porównywanych oznaczeń.

Urząd Patentowy RP przy całościowej ocenie podobieństwa porównywanych oznaczeń błędnie ocenił nadrzędny i wyróżniający charakter elementu słownego BOSS w nazwie H. AG, przypisując mu bez żadnej uzasadnionej przesłanki dominującą rolę.

Urząd pominął, podnoszoną przez uprawnionego, ważną okoliczność, że słowo BOSS jest słowem o określonym znaczeniu, powszechnie używanym w języku polskim. Świadczą o tym liczne zgłoszenia i rejestracje znaków towarowych ze słowem BOSS na rzecz różnych podmiotów dla różnych klas towarowych (według bazy znaków polskich UPRP - 83 zgłoszeń, w tym blisko połowę stanowią udzielone już prawa ochronne) np. na rzecz P. dla alkoholi. Świadczą o tym także współistniejące na rynku nazwy firm ze słowem BOSS, np. F., B., B., S..

Zatem słowem odgrywającym nadrzędną rolę w nazwie H. AG (identyfikującym firmę) wydaje się pierwszy element nazwy - "HUGO" (imię męskie), który ma charakter bardziej abstrakcyjny i prowadzi do łatwego kojarzenia firmy przez odbiorców.

Urząd nie odniósł się do powyższej okoliczności, błędnie utrzymując naruszenie prawa do nazwy firmy poprzez zbieżność elementu słownego BOSS, które uznał za nadrzędne.

Jak już wcześniej stwierdzono, Urząd słusznie przyjął, że bezpodstawny jest zarzut naruszenia art. 9 ust.1 pkt 1 u.z.t., ponieważ nie zachodzą przesłanki jednorodzajowości towarów ani też podobieństwa oznaczeń. Nie ma zatem kolizji pomiędzy spornymi znakami i nie zachodzi niebezpieczeństwo mylenia znaków przez potencjalnych odbiorców. Skoro nie ma niebezpieczeństwa mylenia znaków tym bardziej nie zachodzi możliwość skojarzeń pomiędzy papierosami ze znakiem BOSS LIGHT a nazwą firmy H. AG, która znana jest jedynie przez bardzo mały krąg odbiorców luksusowych i bardzo drogich towarów innego rodzaju niż towary produkowane przez uprawnionego (tanie papierosy). Papierosy, jak wynika z załączonego do akt wyciągu z rejestru niemieckiego, nigdy nie były przedmiotem działalności H. AG. Nabywcy nie będą kojarzyć więc tanich papierosów z firmą H. AG, gdyż jest to inna grupa odbiorców, inny poziom cenowy i inne rynki zbytu. Towary H. AG to głównie droga odzież i drogie kosmetyki, które klient ogląda przed zakupem, konsultuje ich własności i cechy co najmniej ze sprzedawcą, i papierosy BOSS LIGHT w kiosku lub w sklepie tytoniowym są dla niego bez znaczenia, nie wywierają wpływu na decyzję o zakupie towaru w sklepie firmowym H. AG.

Zatem nie ma żadnego związku przyczynowego i ekonomicznego pomiędzy znakiem towarowym uprawnionego ze znaku BOSS LIGHTS [...] i firmą H. AG oraz jej powołanymi we wniosku znakami towarowymi BOSS [...], HUGO BOSS [...], BOSS HUGO BOSS [...], BOSS [...] zarejestrowanymi w innych klasach towarowych dla innych wyrobów, a Urząd bezpodstawnie przyjął, że nawet jeżeli nie ma kolizji pomiędzy znakami i towarami, to tanie papierosy mogą szkodzić renomie firmy H. AG.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

Ustosunkowując się do zarzutów podniesionych przez skarżącego Urząd Patentowy uznał, że w świetle faktycznej treści zaskarżonej decyzji, faktycznych okoliczności sprawy, a ponadto w kontekście ustalonego orzecznictwa nie zasługują one na uwzględnienie, przy czym sprowadzają się one jedynie do odmiennej oceny stanu faktycznego sprawy i przedłożonych w sprawie dowodów.

W szczególności zdaniem Urzędu Patentowego:

ad. 1) Skarżący nie podaje w czym upatruje niewłaściwe zastosowanie tego przepisu (tj. art. 8 pkt 2 u.z.t.), a więc Urząd nie może ustosunkować się do tego zarzutu.

ad. 2) Urząd uwzględnił istotne okoliczności sprawy, oparł rozstrzygnięcie o dowody istotne dla sprawy, a ponadto wskazał przyczyny, dla których dowodom odmówił mocy dowodowej na wskazane okoliczności, przy czym ponieważ skarżący nie podaje, w jaki sposób konkretne przepisy zostały w zaskarżonej decyzji naruszone, to Urząd nie może ustosunkować się konkretnie do tych zarzutów.

Natomiast dziwi stwierdzenie skarżącego, iż nie zgadza się z ustaleniami wyrażonymi w zaskarżonej decyzji, a w szczególności z ustaleniem, że załączone przez wnioskodawcę materiały "mogą dowodzić pewnej renomy firmy H. AG, a przede wszystkim świadczą o prezentowaniu marki HUGO BOSS w związku z towarami luksusowymi, bardzo drogimi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców", gdyż powyższe słowa są cytatem z wypowiedzi skarżącego na rozprawie.

Ponadto stwierdzenie, że Urząd bez uzasadnionego powodu nie uwzględnił przedłożonej przez uprawnionego opinii doc. P. S. z PAN jest sprzeczne ze stanem faktycznym.

Urząd w zaskarżonej decyzji podał: "Zdaniem Kolegium Orzekającego, faktu naruszania przez sporną rejestrację prawa H. AG do firmy nie zmieniają materiały, które przedłożył uprawniony, obejmujące krytyczną ocenę przedłożonej prezentacji badania przeprowadzonego w Polsce odnośnie znajomości marki BOSS HUGO BOSS sporządzoną przez doc. P. S. z PAN oraz wyciąg z niemieckiego rejestru handlowego H. AG, M. wraz z tłumaczeniem zakresu działalności firmy (nie zawierającym zapalniczek ani wyrobów tytoniowych)", co w sposób wystarczający świadczy o uwzględnieniu tej przedłożonej przez uprawnionego opinii.

Jak wynika z powyższego, skarżący nie podniósł w skardze żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać na nieprawidłowość decyzji i obecnie spowodować zmianę wcześniej zajętego przez Urząd Patentowy stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2006 r., działającego w trybie postępowania spornego, którą unieważniono prawo ochronne na słowno-graficzny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] udzielone na rzecz firmy R. GmbH, H., Niemcy, (uprawnionego) na skutek sprzeciwu firmy H. AG, M., Niemcy – wnoszącej sprzeciw, (obecnie H. GmbH, M., Niemcy).

W ocenie Urzędu Patentowego RP zarzuty wnoszącej sprzeciw o naruszeniu sporną rejestracją przepisów art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o znakach towarowych nie znalazły potwierdzenia, natomiast za zasadny, przesądzający o treści decyzji, uznano zarzut rejestracji przedmiotowego znaku z naruszeniem przepisów art. 8 pkt 2 powołanej ustawy.

W związku z tym uprawniony (skarżący) zarzucił Urzędowi Patentowemu niewłaściwe zastosowanie przepisów art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych w związku z art. 315 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Ponadto skarżący zarzucił Urzędowi Patentowemu naruszenie przepisów postępowania mających istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności art. 7, art. 77 oraz 107 k.p.a., w zakresie dotyczącym postępowania dowodowego.

Według skarżącej (uprawnionej) zarzuty naruszenia przepisów postępowania, polegające na pominięciu istotnych okoliczności sprawy oraz oparciu rozstrzygnięcia o dowody, które nie mają znaczenia dla sprawy ponieważ nie odnoszą się do sytuacji (pozycji znaku) w Polsce, a także na nie wskazaniu przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej, wiążą się bezpośrednio z zarzutem naruszenia zastosowania przepisów art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych. Z tego powodu zgłoszone w sprawie zarzuty zostaną rozpatrzone łącznie.

Istotne znaczenie w sprawie ma kwestia podobieństwa spornych znaków, na które składa się słowo BOSS lub w których użyto tego słowa (BOSS HUGO BOSS, HUGO BOSS, ale także BOSS LIGHTS). Urząd Patentowy uznał, że sporny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] zawiera napis "BOSS" koloru czarnego, stanowiący jedyny element znaku towarowego BOSS nr [...] oraz główny element pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS nr [...]. Natomiast skarżąca (uprawniona) podnosiła, że sporny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] jest znakiem słowno - graficznym barwnym, w którym na jasno - niebieskim tle z białą pionową kreską w środku umieszczony jest napis "BOSS" koloru czarnego, a pod nim znajduje się napis "LIGHTS", podczas gdy znak towarowy BOSS zawiera jedynie słowo "BOSS". Tym bardziej sporny znak różni się od pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS oraz BOSS.

Sąd podziela stanowisko wnoszącej sprzeciw, przyjęte również przez organ orzekający w sprawie, iż sporne znaki są podobne, a ich podobieństwo fonetyczne, znaczeniowe i wizualne wynika z dominującego charakteru identycznego słowa BOSS w spornym znaku towarowym BOSS LIGHTS, oraz z jego identycznej postaci wizualnej w obu znakach, wynikającej z jego przedstawienia dużymi literami, standardową i pogrubioną czcionką z szeryfami.

Bez znaczenia jest w tej sytuacji fakt licznych zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych ze słowem BOSS na rzecz różnych podmiotów dla różnych klas towarowych – właśnie dlatego, że ta różnorodność oraz często lokalny charakter wyklucza możliwość pomyłki co do pochodzenia towarów. Ponadto, wbrew twierdzeniom skarżącej, słowo BOSS nie jest słowem powszechnie używanym w języku polskim.

Dalej, w ocenie Sądu Urząd Patentowy trafnie uznał, że znak towarowy BOSS (czy BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS) ma charakter znaku renomowanego, a wnosząca sprzeciw ten charakter znaku prawidłowo udokumentowała.

Należy przy tym zauważyć, że argumenty uprawnionego w tej kwestii odnoszą się do powszechnej znajomości znaku, czyli do znaku powszechnie znanego, notoryjnego. Tymczasem znak notoryjny i znak renomowany jako kategorie normatywne są wydzielone z uwagi na inne kryteria, leżą na innych płaszczyznach.

W orzecznictwie sądów administracyjnych uznaje się, że "... renoma nie jest prostą konsekwencją rozpowszechniania znaku. Znak renomowany to znak posiadający reputację, a więc obok jego znajomości musi wyróżniać się dodatkowymi cechami:

- udział w rynku (zarówno pod względem ilości, jak i wartości zbywanych towarów),

- zasięg i długotrwałość reklamy produktu sygnowanego danym oznaczeniem,

- terytorialny i czasowy zasięg używania znaku,

- licencje udzielane na używanie znaku, jakość oznaczonych towarów,

- wartość danego oznaczenia w ocenie niezależnych instytucji finansowych,

- rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocją znaku,

- relacja cenowa do towarów substytucyjnych,

- czy (i ewentualnie w jakim zakresie) znak ten jest używany przez osoby trzecie.

Wśród nich ważna jest także jakość towaru opatrzonych znakiem (wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 października 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 662/05, LEX nr 197305). Stwierdza się przy tym, że "... Renomowany znak towarowy to oznaczenie, które:

a) jest rozpoznawane przez potencjalnych odbiorców i służy w ich przekonaniu do oznaczenia towarów pochodzą z tego samego, konkretnego lub abstrakcyjne określonego źródła (wtórna zdolność wyróżniająca),

b) wywołuje pozytywne skojarzenia wśród potencjalnych klientów, zachęcając ich do nabywania oznaczonym nim towarów (posiada siłę atrakcyjną).

... Ochrona renomowanych znaków towarowych może wystąpić poza granicami podobieństwa towarów. Znak towarowy stanowi wartość materialną sam w sobie i mimo braku podobieństwa towarów można żądać jego ochrony. Przecież zarówno dobra sława, renoma, prestiż, zaufanie do znaku towarowego jest wartością samą w sobie. Dobra sława - renoma może być też sama w sobie przedmiotem obrotu, przede wszystkim wpływa jednak na zwiększenie wartości towarów sygnowanych tym znakiem." (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 marca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1626/05, LEX nr 197277).

W piśmiennictwie (m.in. U. Promińska, red. Prawo własności przemysłowej, wyd. II, Difin, Warszawa 2005, str. 232 in.) uznaje się, że ochrona znaków renomowanych jest zwiększona i m.in. przełamuje zasadę specjalizacji i pozwala chronić taki znak przed używaniem dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku.

Przy tego rodzaju zwiększonej ochronie fakt późniejszej rejestracji znaku BOSS LIGHTS nr [...] dla innych lub tożsamych (jednorodzajowych) grup towarowych miałby mniejsze znaczenie – zwłaszcza gdyby udowodniono pasożytnicze używanie znaku bądź szkodliwość dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku.

Autorka wskazała na dwa ujęcia istoty znaku towarowego. Pierwsze, opowiadające się za tzw. bezwzględną metodą oceny renomy znaków towarowych, kładzie akcent na znajomość znaku renomowanego, bierze więc pod uwagę przede wszystkim procentowo określony stopień znajomości znaku na rynku. Drugie, preferujące metodę względną, przywiązuje wagę do siły atrakcyjnej znaku, dobrej opinii, jaką cieszy się wśród kupujących, a przede wszystkim każe uwzględniać wszystkie okoliczności konkretnego przypadku. Na to ostatnie ujęcie wskazuje orzeczenie ETS z dnia 14 września 1999 r. w sprawie znaku towarowego Chevy, w którym wskazano na konieczność uwzględniania – obok stopnia znajomości znaku (za wystarczający uznano znajomość wśród istotnej części relewantnego kręgu kupujących) - następujące okoliczności: terytorialnego i czasowego zasięgu używania znaku, udział w rynku towarów nim oznakowanych i ich jakość, rozmiar nakładów poniesionych w związku z promocja znaku, liczby udzielonych licencji.

W rozpatrywanej sprawie Urząd Patentowy odnosząc się do sposobu oceny renomy znaku w obszernym wywodzie uwzględnił przesłanki (kryteria) właściwe dla względnej metody oceny renomy znaków towarowych, jak i dla metody bezwzględnej, zajmując w zasadzie stanowisko pośrednie, kompromisowe między metodą obiektywną i subiektywną. Wywód Urzędu Patentowego na ten temat należy uznać za prawidłowy – tym bardziej, że Urząd przedstawił nie tylko kryteria, którymi się kierował przy ocenie renomy znaku towarowego słownego BOSS, lecz również wskazał rodzaj materiałów dowodowych, które mogą te przesłanki uzasadniać.

Posługując się wskazaną metodą oceny renomy znaków towarowych w odniesieniu do znaku towarowego słownego BOSS (czy BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS) Urząd Patentowy RP sformułował dwa wnioski.

Po pierwsze, uznał, że ten znak ma w świetle przyjętych kryteriów oceny charakteru znaku renomowanego.

Wiąże się z tym wniosek drugi, że to sama skarżąca (uprawniona) nie wykazała, iż znak towarowy BOSS nie jest znakiem renomowanym, i dlatego też zgłoszenie znaku identycznego nastąpiło w złej wierze.

Sąd zgadza się z powyższymi ocenami Urzędu Patentowego. Znak towarowy słowny BOSS (BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS) jest kojarzony w Polsce z towarami luksusowymi, przeznaczonymi dla zamożnych nabywców (głównie młodych ludzi, dla których marka towaru, jego renoma ma b. istotne znaczenie), i której może szkodzić kojarzenie z tanimi papierosami. We współczesnym świecie tego rodzaju marki dla pewnych grup społecznych świadczą o stylu życia i pozycji społecznej nabywcy. Nie muszą być one powszechnie rozpoznawane, wystarczy gdy są rozpoznawane właśnie w ramach tej grupy. Dlatego też kryteria bezwzględne, obiektywne w przypadku tego rodzaju znaków jak BOSS zawodzą, gdyż jedną z cech wyróżniających tych znaków jest ograniczenie dostępności oznaczanych nimi towarów, przejawiająca się m.in. w ich cenie i ograniczeniu liczby sklepów sprzedających takie towary oraz ich umiejscowienie w miejscach (centrach handlowych) o prestiżowej lokalizacji.

Należy więc uznać, że zgłaszająca sprzeciw udowodniła renomę znaku towarowego słownego BOSS (BOSS HUGO BOSS lub HUGO BOSS). Oznacza to m.in., że podlega on szczególnej ochronie, a co za tym idzie – późniejsza rejestracja znaku słowno-graficznego BOSS LIGHTS nr [...] dla papierosów została dokonana z naruszeniem dobrych obyczajów kupieckich.

Podobnie Sąd zgadza się z oceną Urzędu Patentowego co do naruszenia art. 8 pkt 2 powołanej ustawy. Niewątpliwie wykazano jakie prawa majątkowe skarżącej zostały naruszone (prawo do firmy, jako przedsiębiorstwa uprawnionego z wcześniejszej rejestracji, do jego nazwy). Trafnie zatem Urząd Patentowy, uznając że sporny znak ma charakter znaku renomowanego wskazał, że sporny znak towarowy BOSS LIGHTS nr [...] zawiera napis "BOSS" koloru czarnego, stanowiący jedyny element znaku towarowego BOSS nr [...] oraz główny element pozostałych przeciwstawionych znaków towarowych HUGO BOSS nr [...], BOSS HUGO BOSS nr [...] oraz BOSS nr [...] oraz firm (nazwy) H. AG.

W orzecznictwie sądów administracyjnych uznaje się, że "rejestracja słownego znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa (wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/01, Pr. Gosp. 2002/7-8/78). Ponadto uważa się, że "przy stwierdzeniu przez Urząd Patentowy naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. nie ma znaczenia, czy wystąpiły konkretne fakty konfuzji w obrocie, tj. wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości firmy i znaku. Wystarczy tu ustalenie potencjalnej możliwości wystąpienia takiej konfuzji, która w sytuacji prowadzenia przez obydwie firmy identycznej lub zbieżnej działalności wydaje się nieunikniona (wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2006 r., sygn. akt II GSK 3/06, LEX nr 197239). Jednocześnie, uwzględniając niejako drugą stronę medalu wskazuje się, że "o naruszeniu prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa jako przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego na podstawie art. 29 w związku z art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (....) nie przesądza samo zarejestrowanie identycznego lub podobnego do nazwy znaku towarowego na rzecz innego przedsiębiorstwa. Istotnym elementem jest niebezpieczeństwo wprowadzenia klienta w błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa (wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 31/06, ONSAiWSA 2006/5/138). Taka też sytuacja występuje w rozpatrywanej sprawie. Zatem "za niedopuszczalną uznaje się rejestrację danego oznaczenia dla jakichkolwiek towarów, gdy rejestracja prowadzi albo do wykorzystania renomy cudzego znaku albo do zagrożenia tej renomy. Poza nielicznymi przypadkami znaków powszechnie znanych jako renomowane, twierdzenie, iż dany znak jest renomowany musi zostać udowodnione".

2. Wykorzystanie w znaku towarowym bez upoważnienia cudzego nazwiska lub nazwy handlowej - całej bądź jej istotnej części kwalifikuje się do uznania, że przy rejestracji tak skomponowanego znaku towarowego doszło do naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. (...) (wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1707/05, LEX nr 200771). Ponadto podnosi się, iż:

"1. Nazwa przedsiębiorstwa może być naruszona przez użycie znaku towarowego.

O naruszeniu prawa do firmy można mówić nie tylko wówczas, gdy osoba nieuprawniona rejestruje na swoją rzecz pełną nazwę osoby prawnej, ale także wtedy, gdy dokonuje zgłoszenia w celu uzyskania ochrony części nazwy, jeżeli ta część ma charakter wyróżniający.(...)

3. Kolizja prawa do nazwy handlowej oraz prawa do znaku towarowego może wystąpić pomimo nieistnienia podobieństwa produkowanych towarów, a więc pomimo nieistnienia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, albowiem firma indywidualizuje osobę prawną, która poprzez nazwę wyrabia sobie renomę, solidność świadczonych usług. Dlatego też używanie oznaczenia z późniejszym pierwszeństwem korzystania może przynieść nienależną korzyść lub być szkodliwe dla wartości odróżniającego charakteru bądź renomy oznaczenia z wcześniejszym pierwszeństwem korzystania.

W przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej." (wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 października 2005 r., sygn. akt VI SA/Wa 1008/05, LEX nr 197295).

Jednocześnie podkreślić należy, że odnosząc się do formy ochrony praw wyłącznych Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2004 r., sygn. akt V CK 280/04, LEX nr 137679, wskazał, iż "Podmiot praw wymienionych w art. 8 pkt 2 u.z.t. może domagać się, z powołaniem się na właściwą w zakresie ich ochrony podstawę normatywną (np. art. 23 i 24 k.c., art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.), zakazania działań objętych prawem wyłącznym, wynikającym z decyzji o rejestracji znaku towarowego, które prawa te naruszają, bez konieczności uprzedniego unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego. Ochrona prawna wynikająca z zarejestrowania znaku towarowego jest jedynie formalna i nie może stanowić przeszkody do orzeczenia zakazu naruszania praw prywatnych określonego podmiotu. Sąd nie jest związany ostateczną decyzją Urzędu Patentowego w sprawie rejestracji znaku towarowego, jeśli chodzi o ocenę faktów stanowiących podstawę rozstrzygnięcia sporu cywilnego."

Odnosząc się już odrębnie do zarzutów naruszenia przez Urząd Patentowy RP w rozpatrywanej sprawie prawa procesowego, a zwłaszcza przepisów art. 7, 77 oraz 107 § 3 k.p.a., Sąd nie dopatrzył się pominięcia w toku postępowania okoliczności sprawy mających wpływ na jej rozstrzygnięcie, czy też oparcia rozstrzygnięcia o dowody, które nie mają znaczenia dla sprawy ponieważ nie odnoszą się do sytuacji (pozycji znaku) w Polsce. Były to informacje uzupełniające, którymi przedsiębiorstwo działające w skali europejskiej miało prawo wesprzeć swoje twierdzenia – tym bardziej, że pokazało również swoją sytuację rynkową w Polsce, świadczącą o renomie znaku. W tej sytuacji Sąd nie uznał, że ewentualne naruszenia przepisów postępowania miały istotny wpływ na wynik sprawy.

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.