Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędziowie Sędzia WSA Tomasz Sałek Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2020 r. sprawy ze skargi N. Sp. z o.o. z siedzibą w D. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2020 r. nr [...] w przedmiocie prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] lipca 2020 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 245 ust 1 pkt 1 oraz art. 129 ust. 1 pkt 2 oraz art 129 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266) po rozpatrzeniu wniosku N. sp. z o.o. o ponowne rozpoznanie sprawy utrzymał w mocy decyzję własną z dnia [...] marca 2017 roku o odmowie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowny perlage, zgłoszony w dniu 05.12.2014 roku pod numerem [...] przez N. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, N., Polska (wcześniej: P.spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, [...], Polska).

Organ wyjaśnił, iż podstawą wydania decyzji o odmowie udzielenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów

z klasy 32 tj. wody mineralne był art 129 ust. 1 pkt 2 oraz art. 129 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).

Zdaniem organu przedmiotowe oznaczenie nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, w stosunku do towarów zawartych w wykazie towarów i usług załączonych do podania. Ma ono określone znaczenie, a mianowicie w odniesieniu do napojów oznacza sposób ich produkcji, to jest metodę nasycania wody dwutlenkiem węgla. W odniesieniu do wskazanych w wykazie wód mineralnych, zgłoszone oznaczenie jest bezpośrednio opisowe. Znak ten jest znakiem słownym, pozbawionym jakiejkolwiek grafiki oraz nie zawiera żadnych dodatkowych elementów, które ewentualnie mogłyby wyróżnić go i spowodować powstanie w świadomości odbiorców asocjacji między znakiem towarowym i źródłem komercyjnego pochodzenia. Urząd , po przeanalizowaniu dowodów załączonych przez Zgłaszającego do pisma z dnia 2 maja 2016 roku Urząd stwierdził także, iż materiał dowodowy w sprawie nie jest wystarczający do ustalenia nabycia przez oznaczenie słowne perlage wtórnej zdolności odróżniającej.

Rozpoznając ponownie sprawę w wyniku złożonego przez spółkę wniosku Urząd Patentowy RP wyjaśnił, że zgodnie z przepisami przejściowymi ustaw zmieniających p.w.p. tj. art 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo

własności przemysłowej (Dz. U. z 14.10.2015 r. poz. 1615) podstawą wydania decyzji są przepisy p.w.p. w brzmieniu z czasu dokonania zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia.

Odnośnie pierwotnej zdolności odróżniającej organ przytoczył treść art.129 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 2 p.w.p. Stwierdził, że towary do sygnowania, których został przeznaczony znak, to towary klasyfikowane w klasie 32 (szczegółowo określone jako: wody mineralne) których odbiorcami jest ogół społeczeństwa - przeciętni konsumenci. Są to towary powszechnego użytku, dlatego też poziom uwagi odbiorców będzie niski. Krąg odbiorców wód mineralnych jest praktycznie nieograniczony - znajdują się w nim zarówno osoby dobrze wykształcone, jak i osoby o wykształceniu podstawowym, emeryci, pracownicy umysłowi, fizyczni. Typowym przedstawicielem tej grupy odbiorców jest więc przeciętny polskojęzyczny konsument.

Urząd, przechodząc do oceny zgłoszonego oznaczenia wskazał, że jest ono oznaczeniem informacyjnym. Tym samym nie posiada podstawowej funkcji znaku towarowego - czyli funkcji odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy, działającego na tym samym rynku. Słowo perlage posiada bowiem określone znaczenie w języku polskim wskazując w sposób bezpośredni na sposób produkcji napojów, polegający na zastosowaniu metody nasycania dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego. Zastosowanie tej metody w produkcji napojów sprawia, że bąbelki są drobne, a ich uwalnianie odbywa się powoli. Oznaczenie perlage ma charakter bezpośrednio i konkretnie opisowy wobec towarów jakimi są wody mineralne wskazując na metodę produkcji.

Odnosząc się do stanowiska zgłaszającego organ stwierdził, że oznaczenie perlage nie jest stosowane wyłącznie w odniesieniu do produktów takich jak szampan i wino., co wynika chociażby z informacji zawartej na stronie internetowej zgłaszającego dostępnej pod adresem: [...], z których wynika, że perlage to "nazwa specjalnej metody nasycania wody dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego, dzięki której bąbelki są drobne i uwalniane powoli, podobnie jak w najwyższej klasy winach musujących".

Organ podkreślił, iż w przypadku oznaczeń słownych, które posiadają kilka znaczeń, do wyłączenia od rejestracji wystarczy, jeżeli jedno z tych możliwych znaczeń ma charakter opisowy w stosunku do towarów lub usług, dla których wnioskowana jest ochrona.

Podsumowując, organ stwierdził, że oznaczenie perlage informujące o tym, że dany towar zawiera bąbelki związane z obecnością dwutlenku węgla jest równie opisowe w stosunku wina i szampana, ale także w stosunku do innych napojów które również mogą być nasycone dwutlenkiem węgla tj. woda.

Odnośnie zdolności odróżniającej przedmiotowego oznaczenia, w ocenie Urzędu, nie jest ono wystarczająco dystynktywne, aby mogło służyć jako oznaczenie gospodarczego pochodzenia produktu. Zgłoszone oznaczenie jest znakiem słownym, nie posiada żadnej charakterystycznej grafiki, dającej możliwość indywidualizacji oznaczenia w obrocie. Tego rodzaju oznaczenie w kontekście towarów objętych zgłoszeniem stanowi bezpośrednią informację o cechach oferowanych towarów (nasycenie dwutlenkiem węgla, które z uwagi na rodzaj zastosowanej metody przyczynia się do określonych pożądanych cech towarów).

Ponadto, przedmiotowemu oznaczeniu nie można przypisać jakiś szczególnych cech retorycznych bądź charakteru poetycznego, których efektem byłaby dystynktywność znaku. Nie stanowi ono też neologizmu o swoistym znaczeniu, a zatem autonomicznego w porównaniu z elementami go tworzącymi. Proste zestawienie słów o określonym znaczeniu, zrozumiałym dla właściwego kręgu odbiorców, automatycznie będzie odbierane jako informacja o pewnych właściwościach towarów, które są sygnowane za jego pomocą. Biorąc pod uwagę ogólne wrażenie całego oznaczenia, jego wartość znaczeniową i jedynie słowną prezentację w ocenie organu oznaczenie nie posiada znamion indywidualizujących, które mogłyby zapewnić jednolite skojarzenia jego odbiorcom, że towary oznaczone słownym oznaczeniem pochodzą od jednego zawsze tego samego przedsiębiorcy. Treść jaką przekazuje przedmiotowe oznaczenie perlage w powiązaniu z rodzajem towarów, dla których oznaczenie to zostało przeznaczone niejako automatycznie budzi u odbiorców, również nie znających języka francuskiego, skojarzenia z napojami nasyconymi dwutlenkiem węgla. Oznaczenie perlage nie stanowi więc fantazyjnej kompozycji słownej, która umożliwiłaby odróżnienie tych towarów z ich konkretnym pochodzeniem gospodarczym. Element słowny, pochodzący z języka francuskiego posiada konkretne znaczenie. Świadomy polski konsument czyta oznaczenia na opakowaniach i zastanawia się nad ich treścią, a w razie wątpliwości sprawdza informacje w ogólnodostępnych źródłach. Oczywistym jest, że oceniając oznaczenie zgłoszone w języku obcym należy wziąć pod uwagę stopień znajomości danego języka, a język francuski nie jest językiem cieszącym się dużą popularnością,

ale podczas przedmiotowej oceny należy również mieć na uwadze, że dla znajomości niektórych prostych i często używanych w obrocie słów (np. na opakowaniach produktów), nie jest konieczna dogłębna znajomość języka obcego czy umiejętności porozumiewania się. Dlatego jeśli odbiorca spotkał się wcześniej z oznaczeniem informacyjnym perlage np. na butelce wina z całą pewnością skojarzy, że chodzi tu o oznaczenie cech produktu, związane z nasyceniem dwutlenkiem węgla czyli, że ma do czynienia z napojem gazowanym. W ten sposób należy uznać, że odbiorca towarów z klasy 32 z całą pewnością będzie w stanie odczytać i ustalić w łatwo dostępnych źródłach znaczenie słowa perlage, dlatego będzie to dla niego element opisowy.

W ocenie Urzędu przedmiotowy znak pozbawiony jest cech pozwalających na uznanie, że nie jest opisowy lecz stanowi wyłącznie aluzję lub sugestię. Oznaczenie perlage stanowi bowiem bezpośrednią informację o cechach towarów, podczas gdy znaki aluzyjne wywołują wprawdzie pewne konotacje z konkretnymi towarami, jednakże nie stanowią oznaczeń wprost opisowych względem tych towarów.

Odnośnie wtórnej zdolności odróżniającej Urząd Patentowy przytoczył treść art. 130 p.w.p i wyjaśnił, że ocenie podlega przede wszystkim fakt, czy oznaczenie było używane w roli znaku towarowego, a zatem czy było stosowane w celu poinformowania o pochodzeniu tak oznaczonego towaru od danego przedsiębiorcy. Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania oznaczenia należy oceniać w odniesieniu do konkretnych towarów i usług, na jakie Zgłaszający wnosi o ochronę. Dowody powinny wskazywać, że znaczna część odbiorów postrzega dany znak jako oznaczający konkretne towary lub usługi, muszą one odnosić się do każdego z towarów i usług ze zgłoszenia znaku towarowego i powinny przedstawiać przykłady używania znaku towarowego.

Urząd Patentowy RP ocenił znajdujące się w aktach materiały:

- przykładowe materiały z 2011 roku, dotyczące artykułów odnoszących się do oznaczenia perlage (łącznie 58 stron);

-materiały prasowe odnoszące się do roku 2012 (łącznie 57 stron);

- materiały z 2013-2014 roku (łącznie 54 strony), printscreeny z różnych stron internetowych, artykuły odnoszące się do oznaczenia perlage, materiały te potwierdzają, że oznaczenie jest obecne na rynku od lat oraz, że jest znane i kojarzone z wodą mineralną;

- liczne artykuły z prasy kolorowej gdzie można zauważyć obecność wody mineralnej

perlage, jako produktu powszechnie obecnego na rynku (łącznie 33 strony). Potwierdzają one, że Zgłaszający uczestniczy w wielu imprezach medialnych, rozrywkowych;

- faktura numer [...] z dnia 23.10.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: C., z siedzibą we Francji;

- faktura numer [...] z dnia 1.12.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: S., z siedzibą we Francji;

- faktura numer [...] z dnia 5.05.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: R., z siedzibą w Estonii;

- faktura numer [...] z dnia 1.04.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: R.z siedzibą w Rumunii; 

- faktura numer [...] z dnia 1.03.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: P., z siedzibą na Węgrzech;

- faktura numer [...] z dnia 10.09.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: O., z siedzibą w USA;

- faktura numer [...] z dnia 2.06.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: W., z siedzibą w Korei Południowej

- faktura numer [...] z dnia 25.06.2014 roku, wystawiona przez P.sp. z o.o. sp.k. na rzecz: A., z siedzibą w Korei Południowej.

Urząd wyjaśnił, że Zgłaszający wskazał, że używa znaku perlage na rynku od wielu lat, najpierw w połączeniu z nazwą Cisowianka, potem zaś samoistnie. Na stronach 6-15 pisma z dnia 02.05.2016 roku, stanowiącego odpowiedź na zawiadomienie Urzędu o przeszkodach rejestracyjnych zaprezentował otrzymane nagrody i wyróżnienia i są to: Superior Taste Award 2010 (Cisowianka Perlage), Perła Rynku FMCG 2010 (Cisowianka Perlage), Perła Rynku FMCG 2012 (Cisowianka Perlage), Perła Rynku FMCG 2013 (Cisowianka Perlage w puszce) Luksusowa Marka Roku 2011 (Cisowianka Perlage), Art. Of Packing 2013- Perła wśród Opakowań, Najlepszy Produkt 2014- Wiadomości Handlowe, Superbrand 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, PremiumBrand 2009, PremiumBrand 2010, PremiumBrand 2011, PremiumBrand 2012, PremiumBrand 2013, PremiumBrand 2014.

Analizując wskazane dowody Urząd stwierdził, że są to nagrody dla "Cisowianki Perlage", podczas gdy oznaczeniem zgłoszonym jest perlage. Zatem powołane dowody odnoszą się do oznaczenia, w którym na pierwszym miejscu znajduje się

fantazyjny element Cisowianka. Dodanie do oznaczenia perlage elementu Cisowianka nie jest nieznaczną zmianą znaku. Jest to przedstawianie oznaczenia perlage z dodatkowym elementem o bardzo silnej zdolności odróżniającej - Cisowianka. Takie przedstawienie oznaczenia zmienia całkowicie jego charakter odróżniający, bowiem dodanie Cisowianka nadaje całemu oznaczeniu pierwotny charakter odróżniający, którego to samo oznaczenie perlage nie posiada. W związku z tym przeciętny konsument będący odbiorcą tych materiałów nie przypisuje funkcji identyfikującej oznaczeniu perlage, a oznaczeniu Cisowianka perlage. Przeciętny konsument patrzy na oznaczenie całościowo, wobec czego patrząc na oznaczenie Cisowianka perlage nie wyodrębnia drugiej części przekazu, a zwraca uwagę na element dystynktywny, czyli w tym wypadku Cisowianka. W związku z tym Urząd uznał, iż dowody wskazujący na używanie oznaczenia perlage jako elementu oznaczenia Cisowianka perlage należy potraktować jako używanie znacznie odmiennego znaku niż znak zgłoszony.

Załącznik nr 1 - przykładowe materiały z 2011 roku, dotyczące artykułów odnoszących się do oznaczenia perlage (łącznie 58 stron); na załączonych materiałach zgłoszone oznaczenie nie występuje jako samodzielny znak, bowiem oznaczeniu perlage towarzyszy nazwa CISOWIANKA bądź nazwa Cisowianka i grafika (słowo Perlage zapisane fantazyjną czcionką). Część materiałów odnosi się natomiast do samodzielnie występującego elementu Cisowianka. Te odnoszące się do nowej butelki wody Cisowianka perlage i obecności na pokazach mody materiały te nie potwierdzają nabycia wtórnej zdolności odróżniającej dla znaku słownego perlage.

Załącznik nr 2 - materiały prasowe odnoszące się do roku 2012 (łącznie 57 stron); konkluzja dotycząca załącznika 1 odnosi się do większości materiałów przedstawionych w załączniku nr 2. Część materiałów przedstawionych przez Zgłaszającego odnosi się wyłącznie do elementu słownego Perlage. Są to materiały pochodzące m.in. ze stron internetowych: udziewczyn.pl, net pr.pl, egospodarka.pl, dreamcorp.pl. Jednak przedstawiony materiał nie jest wystarczający do ustalenia nabycia przez przedmiotowe oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej w następstwie używania.

Załącznik nr 3 - materiały z 2013-2014 roku (łącznie 54 strony) konkluzja odnosząca się do załącznika na 2 z całą pewnością może znaleźć zastosowanie do materiałów z załącznika nr 3, z tą jeszcze uwagą, że materiały z tego załącznika zawierają samodzielne oznaczenie perlage w postaci słowno-graficznej, jako zapis za pomocą fantazyjnej stylizowanej czcionki.

Załącznik nr 4 - artykuły z prasy kolorowej nie stanowią potwierdzenia powszechnej obecności na rynku, którą powołuje Zgłaszający. Mogą stanowić jedynie potwierdzenie tego, że znak był używany. Nie stanowią jednak potwierdzenia, że właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał go za identyfikujący towar jako pochodzący z określonego przedsiębiorstwa i tym samym będzie go odróżniał od towarów innych przedsiębiorców.

Na przedstawionych kopiach artykułów z prasy kolorowej uwidoczniono liczne zdjęcia butelki wody z etykietą "Cisowianka" i "Perlage" w postaci zapisu fantazyjną czcionką z towarzyszącymi elementami dekoracyjnymi podczas gdy zgłoszony znak jest znakiem słownym. W tym wypadku Zgłaszający nie udowodnił, że przedmiotowy znak towarowy nabył wtórną zdolność odróżniającą, ponieważ na żadnym z załączonych materiałów nie został przedstawiony jako znak słowny.

Załącznik nr 5, 6, 7, 8, 9 (faktury sprzedaży do krajów europejskich), załączniki nr 10, 11, 12 (faktury sprzedaży poza Europę) nie dotyczą znaku perlage w odniesieniu do obszaru Polski, dlatego nie mogą zostać uwzględnione.

Rozpoznawalność oznaczenia musi być odzwierciedlona odpowiednimi materiałami dowodowymi w postaci: badań opinii publicznej, że znak ten utożsamiany jest ze Zgłaszającym na minimum 50% terytorium Rzeczypospolitej (ochrona przyznawana jest na całym terenie naszego kraju), sporządzonego przez jednostkę do tego uprawnioną - niezależny ośrodek badawczy, faktury potwierdzające nakład na reklamę tego oznaczenia oraz rozpowszechnianie oznaczenia na terytorium całego kraju.

Podsumowując organ stwierdził, że zgłoszone oznaczenie jest znakiem słownym, zawierającym jedynie określenia ogólnoinformacyjne, do których nie można przyznać wyłączności jednemu podmiotowi, ponieważ wszyscy uczestnicy obrotu gospodarczego muszą mieć swobodny dostęp do określeń, służących do określenia cech, właściwości i jakości wytwarzanych przez nich produktów. Oznaczenie perlage, pozbawione jest cech szczególnych właściwych do uzyskania przez nie miana znaku towarowego i jako takie w postaci słownej nie posiada samoistnej zdolności odróżniającej. Sporny znak towarowy nie posiadał na dzień złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego, tj. na dzień 5 grudnia 2014 roku wtórnej zdolności odróżniającej względem towarów, dla których oznaczenia został zgłoszony.

Przedstawione materiały wskazują jedynie na obecność produktu na rynku, a nie na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie długotrwałego używania w charakterze znaku towarowego. Samo używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarczy, by znak nabył wtórną zdolność odróżniania. Istotny jest fakt, czy dany znak jest zdolny do odróżniania konkretnych, zgłoszonych towarów w obrocie, na podstawie ich pochodzenia od określonego przedsiębiorcy.

Na poparcie swojej argumentacji Urząd Patentowy powołał się na stanowisko orzecznictwa oraz doktryny.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie N. Sp z o.o. wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu RP, przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentu w postaci opinii prof. dr hab. J. B. na okoliczność znaczenia słowa "perlage" i jego funkcjonowania w języku polskim oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący podniósł zarzut naruszenia:

I. przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

1. art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 k.p.a. oraz art. 107 § 3 polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji oraz przeprowadzenia analizy materiału dowodowego przedłożonego przez skarżącego w sposób sprzeczny z zasadami życiowego doświadczenia i logiką, co doprowadziło do błędnego uznania, że słowo "perlage" posiada określone znaczenie w języku polskim "wskazując w sposób bezpośredni na sposób produkcji napojów, polegający na zastosowaniu metody nasycania dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego."

2. art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 80 k.p.a. polegające na braku wyczerpującego zbadania sprawy, pominięciu istotnych okoliczności mających wpływ na rozstrzygnięcie decyzji oraz przeprowadzenia analizy materiału dowodowego przedłożonego przez Skarżącego w sposób dowolny, sprzeczny z zasadami życiowego doświadczenia i logiką, co skutkowało pominięciem w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji twierdzeń i dowodów złożonych przez Skarżącego i doprowadziło do błędnego uznania, że oznaczenie Perlage nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej pomimo spełnienia przesłanek wskazanych wart. 130 p.w.p.

3. art. 7 w zw. z art. 77 § 1 w zw. z art. 78 k.p.a. w zw. z art. 145 § 3 p.w.p. poprzez ich błędne zastosowanie polegające na nieuwzględnieniu wniosku Skarżącego o umożliwieniu przedłożenia dodatkowego stanowiska, co doprowadziło do braku wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych sprawy.

II. przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.:

1. art. 129 ust. 2 pkt. 2 w zw. z art. 129 ust. 1 pkt. 2 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowej ocenie bezwzględnej przeszkody rejestracji znaku towarowego "perlage" i uznanie tego znaku za bezpośrednio i konkretnie opisowy wobec towaru w postaci wody mineralnej;

2. art. 130 p.w.p poprzez jego błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że używanie oznaczania "Perlage" jako części zarejestrowanego znaku towarowego "Cisowianka Perlage" nie może świadczyć o nabyciu przez to oznaczenie wtórnej zdolności odróżniającej, ponieważ dodanie Perlage do elementu Cisowianka jest nieznaczną zmianą znaku, co doprowadziło do wadliwego uznania, że oznaczenie Perlage nie nabyło wtórnej zdolności odróżniającej.

W obszernym (26 stron) uzasadnieniu skargi skarżący przypomniał stan faktyczny sprawy oraz rozwinął i szczegółowo uzasadnił wskazane zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie argumentując jak dotychczas.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie dokonane przez Urząd Patentowy jest prawidłowe i nie narusza obowiązującego w tym zakresie prawa, a argumenty zawarte w skardze zasadności tego rozstrzygnięcia nie podważają.

Należy przypomnieć podstawową funkcję znaku towarowego, która wynika już z samej jego definicji. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art.120 ust.1 ustawy).

Konsekwencją powyższego rozwiązania jest dyspozycja art.129 ust. 1 pkt.2 i art. 129 ust.2 pkt 2, który stanowi, że nie może być udzielone prawo ochronne na znak, który nie ma dostatecznych znamion odróżniających (znaki niedystynktywne) oraz składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (znaki opisowe) .

Znaki niedystynktywne to oznaczenia nienadające się do odróżniania towarów lub usług, bowiem nie posiadają na tyle charakterystycznych cech strukturalnych, które umożliwiłyby identyfikację towarów nimi oznaczonych w obrocie. Odróżniający charakter znaku towarowego oznacza, że znak towarowy pozwala na określenie towaru, dla którego wniesiono o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyroki ETS: z 29.4.2004 r., sprawy połączone C 473/01 P i C 474/01 P, Procter & Gamble v. OHIM, Zb.Orz. 2004, s. I–5173; z 21.10.2004 r., C 64/02 P, OHIM v. Erpo Möbelwerk, Zb.Orz. 2004, s. I–10031, pkt 42; wyr. WSA z 14.11.2006 r., VI SA/Wa 1705/06, Legalis).

Zakaz rejestracji znaków opisowych opiera się na założeniu, że pewne znaki muszą pozostać wolne dla innych przedsiębiorców (Freihaltebedürfnis) w imię ochrony interesu publicznego (zob. J.C. Nave, Markenrecht in der Unternehmenspraxis, s. 52; S.M. Maniatis, Trade marks in Europe, s. 178; A. Michalak, Interes publiczny, s. 129 i n.), ma zatem na celu ochronę innych uczestników rynku oraz zapobieganie zubożeniu domeny publicznej (J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy, s. 169–170).

Znak towarowy ma identyfikować w obrocie towar, a nie przekazywać informację o nim. Ponadto uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy powoduje uzyskanie wyłączności posługiwania się nim w obrocie, w związku z czym prawo to nie może być zarezerwowane jedynie dla jednego przedsiębiorstwa i pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze poprzez stosowanie takich wskazówek lub oznaczeń (zob. U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 421–422; wyr. ETS z 23.10.2003 r., C 191/01 P, OHIM v. Wrigley, Zb.Orz. 2003, s. I–12447, pkt 31 oraz wyroki SPI: z 20.3.2002 r., T 356/00, Daimler Chrysler v. OHIM, "CARCARD", Zb.Orz. 2002, s. II–1963, pkt 24 i z 27.11.2003 r., T 348/02, Quick v. OHIM, "Quick", Zb.Orz. 2003, s. II–5071, pkt 27).

Za opisowe uznać należy takie oznaczenia, które zbudowane zostały wyłącznie z elementów opisowych. Wystarczy przy tym, że oznaczenie takie będzie stanowić opis nawet jednej właściwości towarów, dla których oznaczania ma być przeznaczone (zob. wyr. TSUE z 10.3.2011 r., C 51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. v. OHIM, Zb.Orz. 2011, s. I–1541).

W orzecznictwie wskazuje się również, że w przypadku gdy dane oznaczenie

słowne posiada kilka znaczeń, dla odmowy rejestracji wystarczające jest, gdy jedno z nich ma charakter opisowy w stosunku do towarów, do których oznaczania ma być przeznaczony (zob. wyr. Trybunału ETS z 23.10.2003 r., C-191/01, OHIM v. Wrigley, Zb.Orz. 2003, s. I–12447, pkt 32).

Ocenę opisowego charakteru oznaczenia przeprowadza się poprzez odniesienie, po pierwsze, do sposobu jego odbioru przez dany krąg odbiorców, a po drugie, do danych towarów lub usług. Aby oznaczenie zostało objęte zakazem przewidzianym przez ten przepis, musi mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z rozważanymi produktami lub usługami, który pozwala danemu kręgowi odbiorców na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii tych towarów lub usług lub jednej z ich cech (zob. wyr. SPI z 27.2.2000 r., T 106/00, Streamserve v. OHIM, "STREAMSERVE", Zb.Orz. 2000, s. II–723, pkt 40, utrzymany w mocy post. ETS z 5.2.2004 r., C 150/02 P, Streamserve v. OHIM, Zb.Orz. 2004, s. I–1461 oraz wyr. SPI z 20.3.2002 r., T 356/00, Daimler Chrysler v. OHIM, "CARCARD", Zb.Orz. 2002, s. II–1963, pkt 28; wyr. SPI z 14.6.2007 r., T-207/06, Europig SA v. OHIM, "EUROPIG", Zb.Orz. 2007, s. II–1961; wyr. WSA w Warszawie z 19.4.2010 r., VI SA/WA 109/10, Legalis; zob. również E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, 2003, s. 190).

Niezależnie w orzecznictwie podnosi się, że nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazówki składające się na znak towarowy, o którym mowa w tym przepisie, były w momencie wniesienia o rejestrację faktycznie używane do opisu takich towarów lub usług, jak te mające być objęte rejestracją, lub do opisu właściwości takich towarów lub usług. Wystarczy, by te oznaczenia lub wskazówki mogły być używane do takich celów. Na podstawie powyżej wspomnianego przepisu należy zatem odmówić rejestracji oznaczenia słownego, gdy przynajmniej jedno z jego możliwych znaczeń stanowi opis właściwości oznaczonych nim towarów lub usług (zob. wyr. ETS z 23.10.2003 r., C 191/01 P, OHIM v. Wrigley, Zb.Orz. 2003, s. I–12447, pkt 32; wyr. SPI z 9.7.2008 r., T-304/06, Paul Reber GmbH & Co. KG v. OHIM, Zb.Orz. 2008, s. II–1927).

Nie ulega wątpliwości, że z punktu widzenia interesu publicznego należy przyjąć restrykcyjną wykładnię przepisów dotyczących rejestracji oznaczeń wolnych lub na granicy opisowości, co oznacza jednocześnie szeroką interpretację pojęcia znaku wolnego i pojęcia opisowego charakteru znaku (tak A. Michalak, Interes publiczny, s. 130).

Jak wskazuje się w doktrynie w ramach szerokiej wykładni pojęcia opisowości danego oznaczenia należy przyjąć następujące zasady wykładni:

1) przesłankę aktualności opisowości należy odnosić nie tylko do obecnych warunków rynkowych i ustalać, "czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie (słowo, symbol) jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno pozostać dostępne dla wszystkich jego uczestników" (tak U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, 2004, s. 203), ale należy przyjąć za orzeczeniem ETS z 4.5.1999 r. (sprawy połączone C-108/97 i C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Zb.Orz. 1999, s. I–2779), że przydatność oznaczenia do przekazywania określonych informacji powinna być oceniana również ze względu na możliwość pełnienia funkcji informacyjnej w przyszłości;

2) konkretna opisowość powinna być odniesiona również do towarów lub usług podobnych;

3) opisowość należy odnosić zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak i rynku w ogólności;

4) opisowość nie może być zawężona tylko do jednego języka,

5) opisowość istnieje także w przypadku opisu funkcji produktu (usługi).

Z powołanych przepisów wynika, że nie należy udzielać praw ochronnych na oznaczenia nie mające dostatecznych znamion odróżniających, przy czym w literaturze (red. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Difin, wyd.II, Warszawa 2005, str. 210 i n.) podkreśla się, że "...nie ma normatywnej definicji zdolności odróżniającej. Treść tego pojęcia może być jedynie zrekonstruowana na podstawie przepisów, które wskazują znaki pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających".

Zgodnie z powołanym wyżej art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Są to więc znaki wyłącznie opisowe, których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu. Podkreśla się przy tym (por. A. Kisielewicz, Prawo własności przemysłowej w zarysie, Przemyśl 2008, wyd. III, str. 49), że tego rodzaju oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki, jeżeli składają się wyłącznie z elementów opisowych. Wyłączenie nie dotyczy zatem oznaczeń, które składają się z elementów opisowych i

nieopisowych. Wówczas o zdolności odróżniającej oznaczenia przesądza jego całościowa ocena, ogólne wrażenie przeciętnego odbiorcy. W tej kwestii w wyroku Sądu Apelacyjnego w W. z dnia [...] grudnia 2008 r., sygn. akt [...], stwierdzono, że "1. Nie mają charakteru odróżniającego znaki opisowe, które przekazują informację o towarze, jego cechach, a nie jego pochodzeniu od oznaczonego przedsiębiorcy. Elementy opisowe mogą stanowić jeden ze składników znaku, np. szczególna oprawa słowa lub symbolu wskazującego na pewną cechę towaru. Wówczas znak ocenia się jako całość, a więc nie tylko przez pryzmat jednego elementu - słowa opisowego, ale i pozostałych towarzyszących mu elementów. Wszystkie symbole (znaki) używane w obrocie jako opisowe, aby nabrać mocy odróżniającej muszą mieć ponadto taki wyraz, aby w świadomości zbiorowej odbiorców produktu wykształciło się jednoznaczne skojarzenie między danym oznaczeniem a towarem, wyróżniające go jako pochodzący od danego przedsiębiorcy."( LEX [...]). Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 25 września 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1144/08, (LEX nr 513878) uznano, że "Opisowy charakter znaku wyraża się tym, że jedyną i bezpośrednio przekazywaną informacją jest ta, która wskazuje na cechę towaru. Nie mają natomiast opisowego charakteru te znaki, które dopiero drogą pośredniego wnioskowania mogą stanowić oznaczanie takich cech". W konsekwencji w wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1705/06, LEX nr 299601, uznano, nawiązując wprost do sformułowań ustawowych, że: "3. Wyłączenie od rejestracji znaków kwalifikowanych jako opisowe nie oznacza pozbawienia zdolności rejestracyjnej każdego znaku, który zawiera elementy opisujące towar, jego cechy lub właściwości. Za znaki opisowe w rozumieniu ustawy o znakach towarowych należy uznać takie znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń mogących służyć w obrocie do przekazywania informacji o cechach towarów".

Dalej, jak uznaje się w literaturze przedmiotu (U. Promińska, op. cit., str. 212) za wskazaniem znaków opisowych jako znaków pozbawionych zdolności odróżniającej przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, rolą znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Po drugie, zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku. Nabycie podmiotowego prawa wyłącznego do znaku towarowego nie może

pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze. Odnosząc się z kolei do tej kwestii w powołanym wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego w W. uznano, że "2. Znak towarowy, który korzysta z ochrony udzielonej z uwagi na fakt jego rejestracji, nie może stanowić o monopolizacji rynku, gdyż nie daje on przedsiębiorcy żadnej możliwości uzyskania wyłączności na wytwarzanie czy oferowanie jakiegokolwiek towaru, a jedynie pozwala na wyłączność w zakresie określonego nazewnictwa oferowanych towarów". Podobnie w wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 262/08, stwierdzono, że "Przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy brać również pod uwagę interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej." (LEX nr 512901). Teza ta została powtórzona m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 października 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1451/07, (LEX nr 395425).

Na podstawie art.129 ust.2 pkt.2 Pwp ochrony na znak towarowy należy odmówić, jeśli przynajmniej w jednym z jego możliwych znaczeń opisuje ono właściwość danych towarów lub usług /wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C 191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. 112447, pkt. 32 oraz z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T 19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHMI (PAPERLAB), Zob. Orz. str. II 2383, pkt.34/. Wystarczy, że oznaczenia lub wskazówki mogą służyć celom opisowym, a więc przekazywać wiedzę o jakiś cechach produktu i nie jest konieczne, by oznaczenia i wskazówki składające się na znak towarowy, o którym mowa w tym przepisie, były faktycznie stosowane w czasie złożenia wniosku o rejestrację w celu opisu towarów i/lub usług albo charakterystyki towarów i/lub usług, w odniesieniu do których dokonane zostało zgłoszenie /zob. ww. wyrok Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie C 191/01 (Wrigley), pkt.32 i wyrok SPI z dnia 20 lipca 2004 roku, T'— 311/02, Vitaly Lissotschenko, Joachim Henrze przeciwko OHIM (LIMO), pkt. 32/.

Zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, uznaje się w szczególności, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Aktualność oznaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników.

Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony.

Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.

Odnosząc powyższe rozważania teoretyczne do rozpoznawanej sprawy Sąd uznał za trafne stanowisko organu odmawiające udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy perlage.

Przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest znak towarowy słowny, zatem znak pozbawiony warstwy graficznej, składający się z jednego elementu i przeznaczony do oznaczania towarów w i/lub usług w klasie 32: wody mineralne.

Jak prawidłowo ustalił Urząd słowo "perlage posiada określone znaczenie wskazuje bowiem na sposób produkcji napojów, polegający na zastosowaniu metody nasycania dwutlenkiem węgla pochodzenia naturalnego co sprawia, że bąbelki są drobne, a ich uwalnianie odbywa się powoli.

Zatem sporne oznaczenie- wskazując na metodę produkcji wód mineralnych - ma charakter bezpośrednio i konkretnie opisowy wobec tych towarów i nie może być zawłaszczone dla oznaczenia nim produktów lub usług pochodzących od jednego przedsiębiorstwa.

Sporne oznaczenie ma zatem charakter informacyjny, nie stanowi fantazyjnej kompozycji słownej, lecz posiada jedynie opisowe znaczenie, informujące klientów w bezpośredni sposób o metodzie produkcji oferowanych towarów i tylko tak może być postrzegane przez przeciętnego konsumenta nabywającego ten towar.

Oznaczenie jako całość musi posiadać choćby w minimalnym stopniu charakter fantazyjny, który w rozpoznawanej sprawie w ocenie Sądu nie występuje.

Sporny znak nie spełnia prawidłowo funkcji odróżniającej, ponieważ nie ma żadnych cech (znamion), które utkwiłyby w pamięci odbiorcy i pozwoliły zindywidualizować dany towar na rynku wśród towarów tego samego rodzaju, ale pochodzących z różnych przedsiębiorstw.

Jak już wyżej wskazano w orzecznictwie podkreśla, że przy ocenie zdolności rejestracyjnej należy rozważać także interesy innych podmiotów zajmujących się tą samą działalnością gospodarczą. Przyznanie bowiem zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej, gdyż prowadziłoby to do nieuzasadnionego ograniczenia innych przedsiębiorców (por. wyrok NSA z 30 marca, sygn. akt II GSK 15/05).

Uzyskanie przez skarżącego prawa wyłącznego na zgłoszony znak towarowy dawałoby mu uprawnienie do zakazywania innym uczestnikom obrotu gospodarczego posługiwania się tym oznaczeniem informacyjnym. Każdy uczestnik obrotu gospodarczego używający w nazwie oznaczeń dopuściłby się naruszenia znaku skarżącego. Inni producenci zostaliby więc pozbawieni możliwości oznaczania swoich produktów, a więc doszłoby do zawłaszczenia przez jeden podmiot oznaczenia ogólnoinformacyjnego. Brak zdolności odróżniającej oznaczeń ogólnoinformacyjnych wynika z obowiązującej w obrocie handlowym zasady swobody informowania - w interesie uczestników obrotu - o istotnych właściwościach produktów i usług (tak również: R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz." Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 57-58). Zakaz udzielania praw ochronnych na znaki opisowe wiąże się ściśle z regułą swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług na rynku. Reguła ta gwarantuje, że żaden inny podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na używanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi konkretyzację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Utrzymywanie swobody w zakresie używania tego rodzaju oznaczeń uzasadnia interes uczestników obrotu gospodarczego. Interes ten ujmować należy jako interes publiczny (vide: W. Włodarczyk "Zdolność odróżniająca znaku towarowego", s. 165 i powołane tam orzeczenie ETS z dnia 4 maja 1999 r., sygn. C-108/97 i C-109/97 w sprawie Chiemsee oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 1996 r., III RN 50/96, OSNAPiUS nr 15 z 1997 r. poz. 263 w sprawie znaku WAWELSKIE).

Sąd podzielił także stanowisko Urzędu, że towary z klasy 32, stanowią szeroko pojęte towary w postaci artykułów codziennego użytku.

Właściwym kręgiem odbiorców przy artykułach codziennego użytku będą wszyscy odbiorcy – ogół społeczeństwa, W przypadku towarów powszechnego użytku poziom uwagi przeciętnego odbiorcy będzie mniejszy niż w przypadku towarów specjalistycznych czy technologicznych, gdzie decyzja o zakupie wymaga pogłębionej analizy i tym samym jest on wyższy.

W konsekwencji należy uznać, że znak perlage w kontekście oferowanych towarów w klasie 32 stanowi informacje o właściwościach wód mineralnych- wskazuje bowiem na sposób ich produkcji polegający na zastosowaniu metody nasycania dwutlenkiem

węgla pochodzenia naturalnego, Metoda ta powoduje zaś, że woda mineralna zawiera bąbelki a tym samym jest wodą gazowaną. Oznaczenie tego rodzaju może występować obok znaku towarowego, ale samodzielnie nie może być znakiem towarowym. Ponadto jest to oznaczenie, które ze względu na swoją użyteczność informacyjną powinno pozostać do swobodnego użytku przez wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, którzy prowadzą tego samego rodzaju działalność gospodarczą, świadczą usługi i/lub produkują tego samego rodzaju towary co zgłaszający.

W świetle art. 130 p.w.p. możliwe jest natomiast udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli znak ten przed datą zgłoszenia w Urzędzie Patentowym nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Jest to tak zwana "wtórna zdolność odróżniająca". Regulacja ta pozwala na udzielenie prawa ochronnego na oznaczenia, które nabyły wtórną zdolność odróżniającą, ale jedynie w przypadku przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy określonych w art. 1291 ust. 1 pkt 2-4 p.w.p.

Znak towarowy legitymuje się wtórną zdolnością odróżniającą wtedy, gdy użyty w związku z towarem wprawdzie początkowo nie przekazuje informacji o pochodzeniu towarów, ale później, wskutek używania, najczęściej intensywnego i w dłuższym okresie na znacznym terytorium, przekazuje taki komunikat odbiorcom. Oznaczenie wskutek używania zmienia zatem swój wcześniejszy, pierwotny charakter i staje się nośnikiem informacji o pochodzeniu towarów i w następstwie ogromnej popularności zaczyna konsumentom kojarzyć się z określonym przedsiębiorcą.

Oznaczenie nabywa wtórną zdolność odróżniającą, gdy w przeciętnych warunkach obrotu, w odbiorze przeciętnego konsumenta, przestaje być odbierane jako informacja o rodzaju lub cechach towaru lub usługi, gdyż odczytywane jest jako oznaczenie wskazujące na pochodzenie towaru (usługi) z danego przedsiębiorstwa w odniesieniu do towarów (usług), dla jakich dany znak ma być chroniony, w konsekwencji czego pozwala na odróżnienie towarów pochodzących z danego przedsiębiorstwa od tych pochodzących z innych przedsiębiorstw (zob. wyrok ETS z dnia 4 kwietnia 1999 r. w sprawie Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) przeciwko Boots- und Segelzubehör Walter Huber i Franz Attenberger, C-108/97 i C-109/97, EU:C:1999:230, pkt 54). Chodzi więc o takie używanie znaku, które umożliwia powstanie asocjacji pomiędzy towarem a znakiem oraz jej utrwalenie w świadomości odbiorców.

Dla uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, oznakowany towar musi być wprowadzony na rynek i dostępny dla kupujących (tzw. rzeczywiste używanie znaku). Przy ustalaniu zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, mogą być brane również pod uwagę czynniki takie jak: udział w rynku, intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku, kwota zainwestowana przez przedsiębiorstwo w promocję znaku, procent osób danej kategorii, które ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa, a także oświadczenia stosownych izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych (zob. wyrok z dnia 18 listopada 2008 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie "LA ESPAŇOLA", VI SA/Wa 1620/08; wyrok z dnia 4 maja 1999 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie CHIEMSEE, C-108/97 i C-109/97). Powyższe wyliczenie okoliczności (faktów) istotnych w toku oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej ma charakter jedynie przykładowy. Nie jest zatem wykluczone uwzględnienie także innych okoliczności. Wszystkie one powinny być wykazane w toku postępowania za pomocą przedstawionych dowodów. Środkami dowodowym mogą być katalogi, ulotki reklamowe, gazetki, plakaty, tablice reklamowe, nośniki reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, a także raporty instytutów zajmujących się badaniem sytuacji na rynku, oświadczenia stowarzyszeń zawodowych, wyniki badań sondażowych opinii konsumentów, dane sprzedażowe, informacje o nakładach reklamowych, oświadczenia poszczególnych osób itp. Dowodem może być zatem każdy środek, który wskazuje na używanie i rozpoznawanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie przez znaczącą część nabywców tych towarów. Istotnym jest, że dowody te muszą pochodzić z okresu sprzed daty zgłoszenia. W praktyce unijnej dla wykazania wtórnej zdolności odróżniającej dopuszcza się również dowody pochodzące z okresu późniejszego, jednak tylko wtedy, gdy wynika z nich, że wtórna zdolność odróżniająca istniała już w tej dacie.

Orzecznictwo sądów unijnych wyróżnia dwie kategorie dowodów: bezpośrednie i pośrednie (wtórne). Bezpośrednim dowodem o charakterze empirycznym są wyniki badania opinii publicznej oraz opinie branżowych stowarzyszeń i izb handlowo-przemysłowych. Do pośrednich należą informacje o wysokości udziału w rynku,

nakładach na reklamę itd. Są to dane, które pozwalają na ustalenie zakresu, czasu oraz intensywności używania znaku towarowego. Istotne znaczenie w praktyce ma ocena wszystkich przedstawianych dowodów. Uzyskania charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie. nie mogą definitywnie dowodzić ogólne i abstrakcyjne dane, nie przesądzają one bowiem, że krąg odbiorców tych towarów postrzega oznaczenie jako wskazówkę o ich pochodzeniu. Takie informacje mogą dowodzić jedynie faktu odczytania przez potencjalnych nabywców oznaczenia jako informacji o właściwości towaru (produktu).

Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania oznaczenia należy oceniać w odniesieniu do konkretnych towarów wskazanych w wykazie towarów i usług, na jakie strona wnosi o ochronę. Przedstawione dowody muszą dowodzić związku między oznaczeniem zgłaszanym, a towarami i usługami, dla których zgłaszany jest znak, pozwalając przy tym na stwierdzenie, że dana kategoria osób lub przynajmniej jej znaczna część uznaje te towary za pochodzące od konkretnego przedsiębiorstwa w związku ze znakiem (wyrok ETS z 4 maja 1999 w sprawach połączonych C-0108/97 i C-109/97). Ocena następuje z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy tych towarów/usług. Właściwy krąg odbiorców należy określić poprzez odniesienie do podstawowej funkcji znaku towarowego, którą jest zagwarantowanie konsumentom lub użytkownikom końcowym możliwości zidentyfikowania pochodzenia towarów lub usług objętych znakiem, poprzez umożliwienie im, z wykluczeniem możliwości wprowadzenia ich w błąd, odróżnienia tych towarów lub usług od innych towarów lub usług o odmiennym pochodzeniu (wyrok ETS z 29 września 2010 w sprawie T-378/07). Przy ocenie, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania bierze się pod uwagę wszystkie sytuacje, w których odbiorcy towarów wchodzą w kontakt ze znakiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o chwilę podejmowania decyzji o zakupie i jej wykorzystaniu, ale również może to być moment zapoznania się z reklamą lub chwilą konsumpcji towaru. Kluczowe znaczenie ma jednak moment podejmowania przez nabywcę decyzji o zakupie towaru. W tej bowiem chwili jest faktycznie urzeczywistniana najważniejsza zasada gospodarki rynkowej, jaką jest konkurencja przedsiębiorców. Nabywca wybierając (kupując) bowiem konkretny towar pod znakiem faktycznie wyróżnia ten produkt wśród wielu legitymujących się innym pochodzeniem. Powstanie znajomości oznaczenia w obrocie, jego upowszechnienie, choćby nawet bardzo szerokie, nie może być jednak uważane w każdym przypadku

za realizację przesłanki używania w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie może bowiem być znane jako nazwa produktu (usługi) lub jako określenie jednej z wielu cech towarów (np. wskazanie na pochodzenie produktu z określonego obszaru geograficznego). Dlatego przykładowo skutkiem intensywnej reklamy może być jedynie upowszechnianie określonego oznaczenia jako informacji o pewnej właściwości towaru (np. o jego pochodzeniu geograficznym, o jego zastosowaniu, składzie)( tak Ryszard Skubisz UZYSKANIE CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO PRZEZ ZNAK TOWAROWY POPRZEZ UŻYWANIE-PRZESŁANKI, DATA I DOWODY NABYCIA).

Dowody na wykazanie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego zgłaszający winien zaoferować w postępowaniu zgłoszeniowym, jeżeli Urząd Patentowy zakwestionuje istnienie samoistnego charakteru odróżniającego znaku towarowego w dacie zgłoszenia. Obowiązek przeprowadzenia dowodu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej obciąża zgłaszającego (bądź uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego). To na zgłaszającym (bądź też uprawnionym) ciąży obowiązek wykazania, że wskutek jego działań oznaczone danym znakiem towary są postrzegane jako pochodzące wyłącznie od niego. W wyroku z dnia 14 lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. akt II GSK 607/09 podkreślił, iż zasadniczy ciężar dowodu ostatecznie spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi dla siebie skutki prawne, a więc zgłaszającym żądanie. Również w wyroku tut. Sądu z dnia 31 października 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 1420/06 stwierdzono, że w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP obowiązek poszukiwania dowodów ciąży przed wszystkim na stronie postępowania, która w swym dobrze rozumianym interesie powinna wykazywać dbałość o przedstawienie środków dowodowych. Nie jest obowiązkiem Urzędu Patentowego RP wzywanie zgłaszającego do nadsyłania (uzupełniania) dowodów, albowiem to sam podmiot - zgłaszający znak towarowy w celu uzyskania ochrony zobowiązany jest dostarczać materiały, które jego zdaniem przemawiają na korzyść w jego sprawie. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. akt II GSK 2781/16, ciężar dowodu na okoliczność nabycia wtórnego charakteru odróżniającego uzyskanego w następnie używania oznaczenia spoczywa na właścicielu tego oznaczenia, który podnosi jego charakter odróżniający. W zakresie kompetencji Urzędu Patentowego RP nie mieści się więc zbieranie dowodów wykazujących długotrwałe i intensywne używanie oznaczenia, dokonywanie badań związanych z

jego udziałem na rynku, wykazywanie kwot poniesionych przez zgłaszającego na reklamę, czy też przeprowadzanie badań z opinii publicznych informujących, iż dana grupa odbiorców jest w stanie zidentyfikować wskazane oznaczenie z konkretnym przedsiębiorcą. Przedstawione przez stronę dowody powinny więc wykazywać długotrwałe i intensywne używanie oznaczenia słownego perlage przez zgłaszającego przed dniem 05.12.2014r. (data zgłoszenia).

W konsekwencji Urząd Patentowy może przeprowadzić analizę jedynie dostarczonych przez zgłaszającego materiałów i ocenić na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona oraz czy wszystkie przedstawione materiały dowodowe są wystarczające czy też nie. Urząd Patentowy RP nie miał również obowiązku wzywania skarżącego do przedłożenia dowodów na nabycie wtórnej zdolności odróżniającej przez dany znak, ponieważ jest on związany przesłanym materiałem dowodowym a w jego kompetencji leży ocena dowodów przedstawionych na taką okoliczność.

Organ dokonał szczegółowej i wnikliwej analizy przedstawionego materiału dowodowego w zakresie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd przyjmując argumentację organu za własną uznał, ze nie ma potrzeby powtórnego przytaczania odniesienia się organu do każdego z przedstawionych dokumentów.

Przeciętnymi odbiorcami przedmiotowych towarów oznaczonych znakiem towarowym perlage będzie bardzo duża grupa konsumentów, która nie jest ograniczona obszarem działania przedsiębiorcy, a towarami określonymi w wykazie towarów usług przedmiotowego znaku, które są dostępne na terenie całego kraju, a więc w takiej skali należy oceniać wtórną zdolność odróżniającą.

Przedstawione przez skarżącego dowody nie dają podstaw do stwierdzenia, iż w świadomości określonego odbiorcy, a więc ogółu społeczeństwa, powstała utrwalona więź pomiędzy przedmiotowym oznaczeniem, a wskazanymi towarami, określonymi w wykazie towarów i usług. Skarżący nie przedstawił dokumentów potwierdzających jak długo i na jakim obszarze znak był używany, jaka była ilość środków zainwestowanych w promocję znaku, wreszcie jakie były proporcje odbiorców rozpoznających przedmiotowe oznaczenie jako konkretny znak towarowy. Całość materiału dowodowego przedłożonego przez stronę nie wykazuje, iż opinia publiczna rozpoznaje samo oznaczenie słowne perlage jako wyznacznik komercyjnego pochodzenia.Przedstawione materiały wskazują jedynie na obecność produktu na rynku, a nie na uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie długotrwałego

używania w charakterze znaku towarowego. .Na załączonych materiałach zgłoszone oznaczenie nie występuje jako samodzielny znak, bowiem oznaczeniu perlage towarzyszy nazwa CISOWIANKA bądź nazwa Cisowianka i grafika (słowo Perlage zapisane fantazyjną czcionką). Zatem, materiały nie potwierdzają nabycia wtórnej zdolności odróżniającej dla znaku słownego perlage.

Na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. Sąd oddalił wniosek skarżącego o przeprowadzenie dowodów wskazanych w skardze.

Sąd administracyjny, co do zasady, nie przeprowadza postępowania dowodowego, albowiem kontrolę legalności decyzji administracyjnej opiera na materiale dowodowym zgromadzonym w postępowaniu przed organem administracji wydającym zaskarżone rozstrzygnięcie (art. 133 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wyjątek od tej zasady zawiera art. 106 § 3 p.p.s.a. jednakże nie służy on do zwalczania ustaleń faktycznych, z którymi strona się nie zgadza (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 2004 r. FSK1186/04 nie publ.). Należy zwrócić uwagę, iż postępowanie dowodowe przed sądem administracyjnym i w konsekwencji dokonywanie przez ten sąd ustaleń faktycznych jest dopuszczalne w zakresie uzasadnionym celami postępowania administracyjnego i powinno umożliwiać sądowi dokonywanie ustaleń, które będą stanowiły podstawę oceny zgodności z prawem zaskarżonego rozstrzygnięcia. Oznacza to, że sąd w istocie nie może dokonywać ustaleń, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Należy zauważyć, iż przeprowadzenie dowodu z dokumentu jest niezbędne, jeżeli bez tego dokumentu nie jest możliwe rozstrzygnięcie istniejących w sprawie wątpliwości. Podkreślić zatem należy, że zakres kognicji sądu administracyjnego jest ograniczony do kontroli legalności zaskarżonego aktu i wyłącza możliwość czynienia przez ten sąd ustaleń faktycznych, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy. Celem postępowania sądowoadministracyjnego nie jest bowiem ponownie ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej (zob. NSA w wyroku z 6 października 2005 r. sygn. akt II GSK 164/05), lecz zbadanie, czy ustalenia dokonane przez organy administracyjne, których akty zostały zaskarżone, odpowiadają prawu (por. wyrok NSA z 23 stycznia 2007 r. II FSK 72/06).

Reasumując, Sąd uznał, że Urząd Patentowy RP w sposób prawidłowy dokonał oceny przedstawionych materiałów dowodowych dochodząc do prawidłowej konkluzji zawartej w zaskarżonej decyzji. Nie doszło przy tym do naruszenia procedury

administracyjnej, ani przepisów p.w.p. w rozumieniu art. 145 § 1 p.p.s.a.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak w sentencji.