Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Maria Jagielska Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Protokolant Łukasz Poprawski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2007 r. sprawy ze skargi G. N. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącego G. N. kwotę 1615 (jeden tysiąc sześćset piętnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VISA/WA 1170/07

UZASADNIENIE

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] maja 2007 r. sprawy z wniosku G. N., P., K. przeciwko P. H. SA, W. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny PLANTAGINIS nr R 105263 na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) art. 4, 7, 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. (Dz. U. nr 5 poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił wniosek.

Ustalono, że sporny znak został zgłoszony do rejestracji 19 października 1995 r. a zarejestrowany decyzją organu z dnia [...] września 1998r. na rzecz P. SA do oznaczania produktów farmaceutycznych i sanitarnych (kl.5).

Skarżący G. N. P., K. wniósł przeciwko P. SA, W. o unieważnienie prawa ochronnego na ww. znak towarowy słowny.

Interes prawny wnioskodawca wywiódł z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. z 2002 r., nr 234, poz. 1978,), w myśl którego w przypadku produktu leczniczego roślinnego, zamiast nazwy międzynarodowej, zamieszcza się na opakowaniu nazwę łacińską według Formakopei Europejskiej lub Farmakopei Polskiej lub nazwę potoczną, oraz z art. 20 Konstytucji RP i art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 110 poz. 1178 z póź. zm.). Nadto wskazał, że sporny znak stanowi potencjalne zagrożenie dla działalności gospodarczej wnioskodawcy, który na opakowaniu obok nazwy swojego leku PLANTAGEN umieszcza nazwę łacińską: plantaginis extractum fluidum, zawierającą sporny znak.

Wskazał, że sporny znak zarejestrowano z naruszeniem art. 4 i 7 oraz 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm. – u.z.t.). Jego zdaniem uprawniony zgłaszając sporny znak był świadomy, że uzyskanie rejestracji oznaczenia o charakterze rodzajowym będzie miało charakter blokujący dla innych konkurencyjnych podmiotów. Zdaniem skarżącego, w przypadku spornego znaku uprawnionemu znane było zarówno słowo plantaginis jak i wynikający z przepisów prawa farmaceutycznego obowiązek umieszczenia tego oznaczenia na produktach podmiotów konkurencyjnych zawierających jako substancję czynną wyciąg z babki lancetowatej, zatem działanie uprawnionego zmierzało do zawłaszczenia określenia rodzajowego na swoją rzecz i utrudnienia dostępu do rynku konkurentom a więc to działanie było w złej wierze.

Uprawniony wniósł o oddalenie wniosku wskazując, że wniosek oparty na tym, iż :

sporny znak został zgłoszony w złej wierze;

sporny znak stanowi nazwę rodzajową albo informuje jedynie o właściwości lub składzie towaru;

interes prawny wywodzi wnioskodawca z faktu wytwarzania i wprowadzenia do obrotu o nazwie własnej PLANTAGEN, którym jest ekstrakt z liści babki lancetowatej.

Zdaniem uprawnionego wnioskodawca nie przedstawił żadnego dowodu na okoliczność, że dokonał on rejestracji znaku w innym celu niż używanie znaku. W jego ocenie przesłanki zdolności odróżniającej spornego znaku (art. 7 ust. 2 u.z.t.) były oceniane dla warunków zwykłego obrotu, przy czym między końcowym odbiorcą a producentem leku o nazwie PLANTAGINIS jest pośrednik - farmaceuta. Zdaniem uprawnionego sporny znak nie jest nazwą rodzajową. Wskazał, że wnioskodawca podnosi, że nazwą rodzajową jest polska nazwa - babka lancetowata w tłumaczeniu plantago lanceolata. W jego ocenie końcowy odbiorca z powodu nieznajomości łaciny nie skojarzy słowa PLANTAGINIS z nazwą babka lancetowata lub plantago lanceolata. Jego zdaniem wnioskodawca nie przedstawił interesu prawnego. Obowiązek podawania składu leku przez uprawnionego na opakowaniu jego produktu o nazwie PLANTAGEN nie powoduje istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego do unieważnienia spornego znaku.

Zdaniem urzędu do oceny zdolności rejestracyjnej spornego znaku mają zastosowanie przepisy u.z.t. na mocy art. 315 ust. 3 p.w.p., ponieważ został on zgłoszony do rejestracji dnia 21 października 1999 r.

W ocenie organu potencjalne zagrożenie ze strony uprawnionego ze spornego znaku wobec wnioskodawcy nie może stanowić samoistnej podstawy do uznania istnienia interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, ponieważ opiera się jedynie na domniemaniu istnienia takiego zagrożenia. Podniósł, że uprawniony uzyskał prawo ochronne na mocy decyzji Urzędu z dnia [...] lipca 2003 r. z pierwszeństwem od dnia 21 października 1999 r. Skarżący na mocy decyzji Ministra Zdrowia uzyskał rejestrację leku PLANTAGEN dnia [...] stycznia 1998 r. przedłużoną decyzją z dnia 29 października 2003 r. (k. 3) i w obu tych rejestrach widnieje napis: Plantaginis extractum fluidum. Wnioskodawca wprowadzając do obrotu swój lek nie spotkał się w ciągu ośmiu lat obecności na rynku z jakimkolwiek działaniami uprawnionego przeciwko sobie.

W ocenie organu domniemanie wystąpienia w przyszłości uprawnionego przeciwko wnioskodawcy jest w ocenie organu mało prawdopodobne ze względu na treść art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp i mając na uwadze art. 156 ust. 2 pwp.

Podniesiono, że z treści przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia nie da się wywieść istnienia po stronie wnioskodawcy interesu prawnego, ponieważ w myśl tego przepisu w przypadku produktu leczniczego roślinnego na opakowaniu zamieszcza się nazwę łacińską lub nazwę potoczną.

Wskazano, że wnioskodawca i uprawniony produkują i wprowadzają na rynek syrop. Składnikiem czynnym syropu jest wyciąg z babki lancetowatej w tłumaczeniu na język łaciński: plantaginis lanceolate extractum fluidum. Jeśli wyciąg jest wytwarzany z liści babki lancetowatej, to pełna nazwa łacińska według farmakopei polskiej powinna brzmieć: wyciąg z liści babki lancetowatej a w tłumaczeniu na łacinę: folium plantaginis lanceolate extractum fluidum. W ocenie urzędu z cytowanego przepisu rozporządzenia jasno wynika, że można stosować nazwę łacińską lub nazwę potoczną w języku polskim. Wskazano, że samo słowo Plantaginis w tłumaczeniu znaczy "babki".

Organ stwierdził, że interes prawny po stronie wnioskodawcy można wywieść z art. 20 Konstytucji i art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. nr 173, poz. 1807 zakładając (jedynie teoretycznie), że słowo Plantaginis jest nazwą rodzajową.

Zdaniem organu w rozumieniu art. 7 ust. 2 słowo plantaginis nie jest nazwą rodzajową, bowiem dla odbiorcy syropu brzmi fantazyjnie ze względu na nieznajomość w Polsce łaciny, zwłaszcza w odniesieniu do botaniki. Również w tłumaczeniu na język polski słowo babki nie jest nazwą rodzajową. Nazwą rodzajową rośliny w języku polskim jest babka lancetowata - plantago lancelota a nazwą rodzajową surowca - liścia z którego uzyskuje się extrakt jest liść babki lancetowatej w tłumaczeniu folium plantaginis lance-olote. Syrop nie jest ani liściem babki ani rośliną (babką), składnikiem czynnym syropu jest wyciąg z liści babki lancetowatej, wobec czego nawet w języku łacińskim słowo plantaginis nie jest nazwą rodzajową syropu.

W ocenie organu zarzuty podniesione przez wnioskodawcę na podstawie art. 4 i 7 ust. 2 u.z.t. nie są zasadne. Sporny znak spełnia kryteria definicyjne o których mowa w art. 4 ust. 1 u.z.t., bowiem słowo plantaginis jest dla odbiorcy fantazyjne. W jego ocenie sporny znak ma dostateczne znamiona odróżniające w świetle art. 7 uzt bowiem nie jest ani nazwą rodzajową ani nie informuje odbiorcy o właściwościach towaru. Biorąc pod uwagę powyższe zarzuty z art. 4 i 7 u.z.t. uznano, że są one niezasadne.

Wskazano, że znak nie ma charakteru blokującego dla innych podmiotów o czym świadczy wprowadzenie do obrotu przez różne podmioty syropów ze słowem plantaginis a zachowanie się uprawnionego po uzyskaniu rejestracji spornego znaku nie wskazuje, że działał w złej wierze, dlatego zarzut złej wiary uprawnionego oparty na art. 8 pkt 1 u.z.t. należało oddalić.

W skardze do sądu skarżący podtrzymał stanowisko wskazując, że ocena Urzędu oparta jest na tezie, iż dla odbiorcy syropu słowo plantaginis "brzmi fantazyjnie ze względu na nieznajomość w Polsce łaciny". W jego ocenie odbiorca nie ma możliwości ustalić źródła pochodzenia towaru wyłącznie na podstawie słowa Plantaginis, bez odwoływania się do dodatkowych informacji o przedsiębiorstwie producenta. Jego zdaniem nie ma znaczenia, czy odbiorca zna język łaciński, czy też go nie zna. Podniósł, że na rynku, poza produktem "Sirupus Plantaginis" uprawnionego, są obecne co najmniej cztery inne produkty oznaczone tą samą nazwą pochodzące od innych producentów. Wskazał, że są to syropy z babki lancetowatej, a więc produkty identyczne z produktem uprawnionego. Wszystkie te produkty zostały dopuszczone do obrotu przez odpowiednią instytucję zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego. Jego zdaniem słowo plantaginis wskazuje bezpośrednio na składnik czynny produktu farmaceutycznego, jest wiec jedynie nośnikiem informacji o składzie produktu, a nie o źródle jego pochodzenia. Wskazał, że znak Plantaginis stanowi informację o roślinie, z której wyodrębniono substancję aktywną w produkcie, a nie służy odróżnieniu wytwórcy towaru. Uznał, że fakt, iż słowo plantaginis pochodzi z języka łacińskiego nie zmienia jego rodzajowego charakteru, a w odniesieniu do produktów farmaceutycznych stanowi dodatkową przesłankę negatywną, zważywszy na powszechne używanie nazw łacińskich do oznaczania produktów farmaceutycznych pochodzenia roślinnego. Wskazał, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego (...) nakłada na podmiot obowiązek umieszczenia na opakowaniu produktu leczniczego roślinnego nazwy łacińskiej lub nazwy potocznej. Uznał, że Urząd Patentowy w uzasadnieniu decyzji podkreśla, że skarżący (i inne podmioty) mają wybór i mogą posługiwać się nazwą potoczną. W jego ocenie organ pośrednio przyznaje, że decyzja rejestracji spornego znaku w praktyce pozbawia innych uczestników rynku możliwości posługiwania się nazwą łacińską, a takie uprawnienie wynika wprost z przepisów Rozporządzenia.

Skarżący wskazuje, że sporny znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem art. 4 i art. 7 u.z.t., ponieważ nie posiadał w dacie zgłoszenia zdolności odróżniającej, a Urząd Patentowy wydając sporną decyzję o odmowie unieważnienia prawa ochronnego dokonał błędnej i sprzecznej oceny dowodów wskazujących na brak tej zdolności.

Podkreślając zasadności wywodzenia interesu prawnego z przepisów prawa odnoszących się do wolności gospodarczej, powołał się na wyrok NSA z dnia 25 października 2006 r., (sygn. akt II GSK 154/06), zgodnie z którym: "Sporny znak zawiera jedynie informację o właściwości towaru i przez to w świetle art. 7 u.z.t. nie była dopuszczalna jego rejestracja. Zakaz udzielania prawa na tego rodzaju znaki znajduje swoje uzasadnienie w regule swobody komunikacyjnej przy opisie towarów na rynku. Wynikają z niej gwarancje, że inny podmiot nie uzyska w obrocie rynkowym monopolu na używanie oznaczeń przydatnych do informowania o cechach towarów, co stanowi konkretyzację sformułowanej w art. 20 Konstytucji RP zasady wolności gospodarczej W rezultacie znak ten nie miał dostatecznych znamion odróżniających oznaczonego nim towaru (mleka) skarżącej od tego samego rodzaju towaru innych przedsiębiorstw, wbrew wymogom art. 4 u.z.t. Już ta przesłanka wystarczyła zdaniem skarżącego do unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

Wskazał, że sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu [...] września 1998 r. a zgodnie z art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49, poz. 508, z późn. zm., p.w.p.) z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie 5 lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to zostało udzielone z naruszeniem przepisów art. 129 p.w.p., lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Art 129 p.w.p. stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. Jego zdaniem w przypadku znaku Plantaginis nie jest możliwe nabycie z upływem czasu charakteru odróżniającego, ponieważ, jest to oznaczenie o charakterze rodzajowym. Jego zdaniem należy uznać, że uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze. Powołując się na zdanie profesora Skubisza, iż,, Uprawniony uzyskał rejestracje w zlej wierze, gdy w dacie rejestracji wiedział lub powinien był wiedzieć, że nie są spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. Uprawniony z rejestracji zawsze jest w zlej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego" (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze. 1990r. str. 134). Nie ma wątpliwości, iż uprawniony, który jest przedsiębiorcą działającym na rynku farmaceutycznym, wiedział, a w każdym razie powinien wiedzieć, że słowo plantaginis jest określeniem o charakterze rodzajowym. Powołując się na uzasadnienie wyroku NSA II GSK 113/06 z dnia 13 września 2006 r. : "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także - a może nawet przede wszystkim - skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym". Wskazał, że skutki wywołane przez rejestrację spornego znaku prowadzą do naruszenia zasad współżycia społecznego przez pozbawienie innych uczestników rynku możliwości korzystania z określenia o charakterze rodzajowym. Nie ma w tej sytuacji znaczenia fakt, że uprawniony dotychczas nie skorzystał ze swojego uprawnienia do wyłącznego posługiwania się takim oznaczeniem. Skarżący, zgodnie z powołanym Rozporządzeniem, umieszcza na opakowaniach swojego syropu oznaczenie Plantaginis, a niebezpieczeństwo skorzystania z uprawnienia do wyłącznego posługiwania się takim oznaczeniem niewątpliwie istnieje, a ocena stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia uprawnionego dokonana przez Urząd całkowicie bezpodstawnie i dowolnie, nie zmienia faktu, iż monopol na posługiwanie się określeniem plataginis został przez Urząd Patentowy przyznany jednemu podmiotowi z naruszeniem przepisów u.z.t.

Na rozprawie w dniu 31 października 2007r. skarżący oraz uprawniony podtrzymali swoje stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tego aktu. Sąd administracyjny nie ocenia rozstrzygnięcia organu administracji pod kątem jego słuszności, czy też celowości, jak również nie rozpatruje sprawy kierując się zasadami współżycia społecznego. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej także: p.p.s.a.).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja narusza prawo w sposób mający wpływ na wynik sprawy.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] maja 2007r. nr [....] oddalającą wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego.

Podstawą prawną orzeczenia stanowiły przepisy art. 4, 7, 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Ustawa - Prawo własności przemysłowej w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami, stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej ww. znaku towarowego są zatem przepisy ustawy z 31 stycznia 1985 r. u.z.t.

Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego wszczynane jest na wniosek strony. W świetle ustalonego już orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z dnia z 14 grudnia 2001 r., sygn. akt II SA 3446/01) Urząd Patentowy, a tym samym i Sąd kontrolujący decyzję Urzędu Patentowego, jest związany podstawą faktyczną i prawną wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego. W świetle uzasadnienia wniosku skarżącego rejestracja ww. znaku zapadła z naruszeniem art. 4, 7, 8 pkt 1 u.z.t.

W pierwszej kolejności wymaga przesądzenia kwestia istnienia interesu prawnego skarżącego.

Stosownie do art. 30 ust. 1 u.z.t. z wnioskiem o uznanie prawa z rejestracji znaku towarowego za wygasłe, jak również z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego, może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Zagadnienie interesu prawnego na gruncie art. 30 ust. 1 u.z.t. stanowi przedmiot orzecznictwa zarówno Sądu Najwyższego (m.in. wyrok z dnia 27 maja 1999 r., III RN 5/99; OSNAP 2000/9/337 oraz wyrok z dnia 7 marca 2002 r., III RN 53/01; OSNAP 2002/24/583), jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 30 stycznia 2003 r., II SA 81/02).

Powyższe orzecznictwo zgodne jest co do tego, że użyte w art. 30 ust. 1 u.z.t. pojęcie interesu prawnego, stanowiącego przesłankę żądania unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, jest tożsame z pojęciem interesu prawnego, o którym mowa w art. 28 k.p.a. Stosownie do tego przepisu stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stwierdzenie, zatem istnienia interesu prawnego po stronie podmiotu ubiegającego się o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego wymaga ustalenia związku o charakterze materialnoprawnym między obowiązującą normą prawa a sytuacją prawną tego podmiotu, polegającego na tym, że akt stosowania tej normy (decyzja administracyjna) może mieć wpływ na jego sytuację w zakresie prawa materialnego. Interes taki powinien być bezpośredni, konkretny, realny i znajdować potwierdzenie w okolicznościach faktycznych, które uzasadniały zastosowanie normy prawa materialnego.

Zdaniem sądu skarżący posiada interes prawny w rozumieniu powołanych wyżej przepisów w domaganiu się unieważnienia spornego znaku towarowego, bowiem pojęcie interesu prawnego odnosi się do prawem chronionych wolności.

Nazwa łacińska "plantaginis", poprzez udzielenie ochrony została zmonopolizowana na rzecz uprawnionego. Rejestracja spornego znaku pozbawia inne podmioty wolności wyboru sposobu oznaczania swoich produktów nadanej przez przepisy prawa farmaceutycznego.

Wobec powyższego interes prawny, wynika wprost z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek. Nadto wskazany interes prawny można wywodzić art. 20 Konstytucji oraz art. 6 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej.

Jak wskazał, sąd w wyroku (WSA VI S.A./Wa 2176/04): "Wolność działalności gospodarczej nie jest wprawdzie wolnością absolutną, niemniej (...)" należy "(...) uznać, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca upatruje zagrożenia wolności gospodarczej w rejestrze na rzecz innego podmiotu określonego prawa wyłącznego orzecznictwo nie powinno stawiać nadmiernych barier dla dostępu tego przedsiębiorcy w postępowaniu przed Urzędem Patentowym dla wykazania, że rejestracja danego prawa wyłącznego zapadła z naruszeniem prawa".

Bezspornym zarówno w orzecznictwie jak i literaturze jest fakt, że zdolność odróżniającą znaku towarowego należy rozpatrywać w dwóch aspektach, a mianowicie abstrakcyjnym i konkretnym (por. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, Komentarz, Warszawa 1997 r. str. 33).

Zdaniem Sądu znak uprawnionego, wbrew wymogom art. 4 u.z.t. znak nie miał dostatecznych znamion odróżniających oznaczonego nim towaru od tego samego rodzaju towaru innych przedsiębiorstw. Ta przesłanka wystarczała do unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku towarowego.

Kwestię zdolności odróżniającej znaku towarowego w aspekcie abstrakcyjnym normuje przepis art. 4 u.z.t. Zgodnie z ust. 1 powołanego artykułu znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy, może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Stosownie zaś do ust. 2 powołanego artykułu znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma plastyczna, melodia lub inny sygnał dźwiękowy bądź zestawienie tych elementów. Wychodząc z przesłanek określonych w art. 4 u.z.t. ww. znak towarowy nie posiada abstrakcyjnej zdolność odróżniającej, a zatem nie może pełnić rolę znaku towarowego.

Zgodnie z powołanym przepisem znakiem towarowym może być znak nadający się do odróżniania towarów lub usług określonego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Przepis jest wyrazem funkcji znaku towarowego jako właściwego gospodarce instrumentu komunikacji między przedsiębiorcą a konsumentem towarów lub usług. Znak towarowy, pozostając w fizycznym lub jedynie pojęciowym związku z konkretnym egzemplarzem towaru, przekazuje nabywcom informację, że wszystkie towary tak oznaczone pochodzą z jednego i tego samego źródła podporządkowanego przedsiębiorcy, który jest uprawniony do używania znaku towarowego. Z przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o znakach towarowych wynika także, że wskazaną funkcję wyróżniania towarów i usług na podstawie ich pochodzenia może realizować tylko taki znak, który ma zdolność odróżniającą w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Wyróżniający charakter znaku polega na wyposażeniu znaku w takie cechy, które w świadomości uczestników obrotu gospodarczego w sposób niebudzący wątpliwości wskazują, że towar w ten sposób oznaczony pochodzi od określonego, tego samego przedsiębiorstwa (tak np. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2002 r., sygn. akt II SA 3847/01, Monitor Prawniczy z 2002, nr 10, poz. 436). Sporny znak towarowy jest znakiem słownym a ochrona odnosi się do niego jako całości, nie obejmuje poszczególnych elementów znaku oddzielnie. Zatem głównym elementem odróżniającym spornego znaku jest element słowny "plantaginis" i ten element jest przesądzający dla oceny zdolności odróżniającej spornego znaku. Wnioskodawca i uprawniony produkują i wprowadzają na rynek syrop. Składnikiem czynnym syropu jest wyciąg z babki lancetowatej w tłumaczeniu na język łaciński: plantaginis lanceolate extractum fluidum. Jeśli wyciąg jest wytwarzany z liści babki lancetowatej, to pełna nazwa łacińska według farmakopei polskiej powinna brzmieć: wyciąg z liści babki lancetowatej a w tłumaczeniu na łacinę: folium plantaginis lanceolate extractum fluidum. W ocenie Sądu odbiorca bez odwoływania się do dodatkowych informacji o przedsiębiorstwie producenta nie ma możliwości ustalenia źródła pochodzenia towaru wyłącznie na podstawie słowa Plantaginis. Jak wynika z akt administracyjnych (czemu nie zaprzecza uprawniony) na rynku, poza produktem "Sirupus Plantaginis" uprawnionego, są obecne co najmniej cztery inne produkty oznaczone tą samą nazwą pochodzące od innych producentów. Wobec czego odbiorca styka się na rynku z kilkoma identycznymi produktami oznaczonymi w taki sam sposób. Odbiorca nie ma zatem żadnej możliwości, aby mógł ustalić źródło pochodzenia towaru wyłącznie na podstawie słowa Plantaginis, bez odwoływania się do dodatkowych informacji o przedsiębiorstwie producenta.

Zdaniem sądu nawet jeżeli odbiorca nie identyfikuje łacińskiego znaczenia słowa, to jest to słowo rodzajowe, wykorzystywane zgodnie z prawem przez różne podmioty, i nie nadające się do odróżniania produktów farmaceutycznych, a więc nie spełniające przesłanek art. 4 uzt. Uzupełnienie znaku towarowego, w którym głównym elementem jest słowo "plantaginis" o krój i kolor czcionki, którą to słowo jest przedstawione, nie daje odbiorcy jednoznacznej możliwości zidentyfikowania wytwórcy produktu.

Przepis art. 7 ust. 1 u.z.t. stanowi, że jako znak towarowy może być zarejestrowany tylko znak, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Stosownie zaś do ust. 2 powołanego artykułu nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości, liczbie, ilości, masie, cenie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, składzie, funkcji lub przydatności towaru, bądź inne podobne oznaczenie nie dające wystarczających podstaw odróżniających pochodzenie towaru. Stosownie do przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zdolność odróżniająca wskazana w art. 7 u.z.t. odnosi się, jak to już wyżej wskazano, do konkretnej zdolności odróżniającej danego znaku towarowego, który pozytywnie przeszedł test w zakresie abstrakcyjnej zdolności odróżniającej (art. 4 u.z.t.). Przez konkretną zdolność odróżniającą znaku towarowego należy rozumieć ogół cech danego oznaczenia pozwalających odróżnić w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego tak oznaczany towar od innych towarów danego rodzaju pochodzących z innego źródła. W zaskarżonej decyzji, zdolność rejestracyjna w.w znaku towarowego była rozpatrywana z punktu widzenia konkretnej zdolności odróżniającej tego znaku, w rozumieniu art. 7 u.z.t., biorąc pod uwagę stan sprawy z daty zgłoszenia tego znaku do rejestracji (art. 11 u.z.t.). Przepis art. 7 ust. 1 u.z.t. odwołuje się więc do zwykłych warunków obrotu gospodarczego wobec czego decydować powinna ocena uczestników rynku, czy dane oznaczenie pozwala zidentyfikować dany towar (usługę), jako pochodzący od danego przedsiębiorcy lub podmiotów z nim związanych, od towarów (usług) tego samego rodzaju pochodzących od innych przedsiębiorców. Przez uczestników rynku należałoby rozumieć nie tylko finalnych odbiorców, w tym konsumentów, ale także różne grupy przedsiębiorców (kontrahentów i konkurentów), którzy uczestniczą na różnych szczeblach obrotu towarowego związanych z towarami tego samego rodzaju, co towar oznaczany analizowanym znakiem towarowym.

Ocena dostatecznych znamion odróżniających musi być zawsze dokonywana przy uwzględnieniu towarów i usług, do których oznaczania przeznaczony jest dany znak. Dystynktywny charakter znaku podlega ocenie w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest lub ma być zarejestrowany. Zasadzie tej daje w ogólny sposób wyraz art. 7 u.z.t. wskazując, że nie ma dostatecznych znamion odróżniających znak, który stanowi tylko nazwę rodzajową towaru lub informuje jedynie o właściwości, jakości (...).

Wymaga zaznaczenia, że zasada konkretnej niedystynktywności znaku przyjęta jest również w prawie europejskim. Wyraźnie wskazuje na nią orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W wyroku z 20 września 2001 r. w sprawie "Baby Dry" (C-383/99 P), w której kwestia dystynktywnego charakteru znaku towarowego rozpatrywana była na tle słownego znaku BABY DRY przeznaczonego do oznaczania pieluszek. Trybunał podkreślił, że wyłączenie od rejestracji znaków opisowych ma na celu niedopuszczenie do tego, by rejestrowane były takie znaki, które ze względu na ich zbieżność ze zwyczajowo przyjętym sposobem oznaczania towarów lub usług, czy też ich cech, nie mogą pełnić funkcji identyfikującej przedsiębiorcę, od którego pochodzą i dlatego nie mają siły odróżniającej, którą ta funkcja zakłada. Także w wyroku z 4 października 2001 r. w sprawie "Bravo" (C-517/99), dotyczącej znamion odróżniających słownego znaku BRAVO, który zarejestrowany miał być dla przyborów do pisania, Trybunał podkreślił, że to, czy określone znaki mają siłę odróżniającą nie może być oceniane abstrakcyjnie bez uwzględniania towarów lub usług, które te znaki mają odróżniać. W wyroku tym zwrócona została uwaga, że tylko takie znaki nie podlegają rejestracji, które składają się wyłącznie z oznaczeń i danych, powszechnie używanych lub zwyczajowo przyjętych w obrocie do określenia tych towarów lub usług, dla których znak został zgłoszony.

Niewątpliwie pierwszoplanową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia towaru (usługi), czyli funkcja odróżniania. Znak wskazuje, że towar nim opatrzony pochodzi z przedsiębiorstwa osoby używającej tego znaku albo z innych przedsiębiorstw związanych z nim organizacyjnie, gospodarczo lub prawnie w sposób, który ma wpływ na powstanie lub zbyt towarów ze znakiem.

Wobec tego używanie znaku (sprzedaż towarów ze znakiem, reklama) wywołuje u osób mających z nim styczność wyobrażenia dotyczące jakości towarów – znak towarowy pełni także funkcję jakościową. Wreszcie, w tych wszystkich przypadkach, w których znak został utrwalony (w pozytywny sposób) w świadomości nabywcy towarów i zwraca uwagę na każdy towar nim opatrzony – znak pełni funkcję reklamową (I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, PPH 2001, nr 12, s. 15).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz. U. z 2002 r., nr 234, póz. 1978, Rozporządzenie) konieczne jest oznakowanie produktu nazwą substancji czynnej. Słowo plantaginis wskazuje bezpośrednio na składnik czynny produktu farmaceutycznego, jest więc nośnikiem informacji o składzie produktu, a nie o źródle jego pochodzenia. Słowo plantaginis pochodzi z języka łacińskiego ale nie zmienia to jego rodzajowego charakteru, a w odniesieniu do produktów farmaceutycznych stanowi dodatkową przesłankę negatywną, zważywszy na powszechne używanie nazw łacińskich do oznaczania produktów farmaceutycznych. Wyżej wspomniane rozporządzenie nakłada na podmiot obowiązek umieszczenia na opakowaniu produktu leczniczego roślinnego nazwy łacińskiej lub nazwy potocznej. Zainteresowani mają wybór i mogą posługiwać się nazwą potoczną ale także nazwą łacińską albo umieścić obie nazwy jednocześnie, ponieważ o tym zdecydował ustawodawca używają wyrazu "lub". Decyzja rejestracji spornego znaku w praktyce pozbawia innych uczestników rynku możliwości posługiwania się nazwą łacińską, a takie uprawnienie wynika wprost z przepisów Rozporządzenia. W ocenie Sądu z powodów podanych wyżej bez znaczenia jest okoliczność, że znak uzyskał ochronę przed datą wejścia w życie cytowanego rozporządzenia, bowiem to organ winien uniemożliwiać zawłaszczanie przez przedsiębiorców pewnych sfer życia.

Skarżący słusznie powołał się na tezy zawarte w uzasadnieniu wyrok NSA II GSA 941/04 z dnia 7 stycznia 2005 r., "opatrzenie towaru znakiem towarowym BURSZTYN w sytuacji użycia w procesie technologicznym substancji o tej samej nazwie obejmuje informację o tym fakcie. Bez istotnego znaczenia przy tym pozostaje ocena, czy w ostatecznie wytworzonym produkcie wyodrębnić można składnik odpowiadający pojęciu bursztynu jako substancję odmienną od pozostałych składników. To zagadnienie, natury faktycznej, ma znaczenie dla stosowania prawa tylko o tyle, czy rozważać należy występowanie wprost jednej z przesłanek wymienionych w art. 7 ust. 2 u.z.t. (informacji o składzie), czy należy odnieść się do ogólnego pojęcia zdolności odróżniania (art. 7 ust. 1 u.z.t.)" "W tej sytuacji użycie jako znaku towarowego słowa BURSZTYN oznacza tyle, co określenie rodzaju towaru jako takiego, w którego produkcji użyto bursztynu. Nie można natomiast uznać, by oznaczenie towaru w głównej mierze służyło odróżnieniu wytwórcy towaru od innych producentów wytwarzających towary tego samego rodzaju". Podobnie w niniejszej sprawie znak Plantaginis stanowi informację o roślinie, z której wyodrębniono substancję aktywną w produkcie, a nie służy odróżnieniu wytwórcy towaru.

W ocenie Sądu sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, stanowiąca przeszkodę rejestracji znaku (art. 8 pkt 1 u.z.t.) ma dotyczyć samego znaku i jego rejestracji. W orzecznictwie i piśmiennictwie zwraca się uwagę, że nie chodzi tu wyłącznie o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku (jego treści), lecz także o sprzeczność z tymi zasadami określonych działań zgłaszającego i ich zamierzonego skutku (zob. np. wyrok NSA z 28 marca 2002 r., II SA 2971/0l; R. Skubisz. Prawo znaków towarowych. Komentarz, wyd. II, Warszawa 1997, s. 74 -75).

W postępowaniu administracyjnym uprawniony z rejestracji ww. znaku dokonał zgłoszenia w złej wierze. Sąd podziela prezentowany w literaturze pogląd, że "w złej wierze jest ten, kto powołując się na pewne prawo lub stosunek prawny wie, że owo prawo lub stosunek prawny nie istnieje, albo też wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy nie można w danych okolicznościach uznać za usprawiedliwiony" (zob. S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Część ogólna, Wrocław 1985, s. 276). Określenie złej wiary oparte jest więc na istnieniu mniemania o pewnym prawie lub stosunku prawnym. Wymaga przy tym podkreślenia, że prawo z rejestracji znaku towarowego jako prawo wyłączne z natury rzeczy wprowadza pewne ograniczenia; udzielenie prawa z rejestracji na dany znak towarowy na rzecz jednej osoby oznacza, że inne osoby nie mogą tego znaku używać. Wyłączność dla jednych, zawsze oznacza ograniczenie dla innych. Uprawniony jak profesjonalista nie mógł nie znać zarówno uwarunkowań prawnych jak farmakologicznych opisanych wyżej. Zgłaszając tę nazwę doprowadził faktycznie do jej zablokowania.

Sporny znak towarowy został zarejestrowany w dniu [...] września 1998 r. a zgodnie z art. 165 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49, póz. 508, z późn. zm., p.w.p.) z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie 5 lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to zostało udzielone z naruszeniem przepisów art. 129 pwp, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego. Art 129 pwp stanowi, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mają dostatecznych znamion odróżniających. W przypadku znaku Plantaginis nie jest możliwe nabycie z upływem czasu charakteru odróżniającego, ponieważ, jest to oznaczenie o charakterze rodzajowym. Uprawniony uzyskał prawo działając w złej wierze ,, Uprawniony uzyskał rejestracje w zlej wierze, gdy w dacie rejestracji wiedział lub powinien był wiedzieć, że nie są spełnione ustawowe warunki wymagane do zarejestrowania znaku towarowego. Uprawniony z rejestracji zawsze jest w zlej wierze, gdy uzyskał rejestrację znaku sprzecznie z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego" (R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz. Wydawnictwo Prawnicze. 1990r. str. 134). Uprawniony, który jest przedsiębiorcą działającym na rynku farmaceutycznym, wiedział, a w każdym razie powinien wiedzieć, że słowo plantaginis jest określeniem o charakterze rodzajowym. Skutki wywołane przez rejestrację spornego znaku prowadzą do naruszenia zasad współżycia społecznego przez pozbawienie innych uczestników rynku możliwości korzystania z określenia o charakterze rodzajowym. Nie ma w tej sytuacji znaczenia fakt, że uprawniony dotychczas nie skorzystał ze swojego uprawnienia do wyłącznego posługiwania się takim oznaczeniem. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem inne podmioty zobowiązane są do umieszczania na opakowaniach swojego syropu oznaczenie Plantaginis. Z tego powodu nie może to oznaczenie być przyznane tylko jednemu z nich.

W przypadku takich oznaczeń, nawet długotrwałe używanie w charakterze znaku towarowego w celu wskazania na pochodzenie towaru z przedsiębiorstwa, nie może doprowadzić do zmiany pierwotnej informacji odnoszącej się do produktu jako takiego w nośnik informacji właściwej znakowi towarowemu. Dlatego też takie oznaczenia nie mogą być rejestrowane jako znaki towarowe. Interes uczestników obrotu gospodarczego nakazuje wyłączenie od rejestracji takich oznaczeń, ponieważ ich rejestracja prowadziłaby do monopolizacji używania tych oznaczeń przez poszczególnych przedsiębiorców, co w rezultacie stanowiłoby bardzo poważne i nieuzasadnione ograniczenie działalności innych przedsiębiorców (tak również m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2002 r., III RN 218/01, OSNP z 2004 nr 2, poz. 23). Pogląd ten jest aktualny również w rozpoznawanej sprawie.

Rozpoznając ponownie sprawę organ uwzględni rozważanie sądu przedstawione wyżej.

Z tych przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt.1 lit. a ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji wyroku.

Stosownie do przepisu art. 152 p.s.a. orzeczono o niewykonywaniu zaskarżonej decyzji do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

O kosztach postępowania sądowego orzeczono na podstawie art. 200 o ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.