Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Kierejczyk (spr.) Sędziowie Jan Bała NSA Małgorzata Korycińska Protokolant Anna Tomaka-Magdoń po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2009 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej W. B. Spółki z o.o. Spółki komandytowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 1418/07 w sprawie ze skargi W. B. Spółki z o.o. Spółki komandytowej w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2007 r. nr Sp. [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego oddala skargę kasacyjną

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 lutego 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę W. B. Sp. z o.o. Sp. k. w W. (zwanego dalej Wydawnictwo lub uprawnionym) na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] stycznia 2007 r. nr [ ...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego T. S. nr [...] w części dotyczącej towarów w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej, tj. ubrań i butów.

Sąd I instancji oparł się na następujących ustaleniach faktycznych. W dniu [...] kwietnia 2005 r. B. S. i M. W., prowadzący działalności gospodarczą pod nazwą B. s.c., złożyli do Urzędu Patentowego wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia z powodu nieużywania prawa z rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego T. S. w części dotyczącej ubrań i butów, udzielonego na rzecz Wydawnictwa, podnosząc, ze sporny znak nie był używany przez uprawnionego w sposób rzeczywisty dla towarów we wskazanej klasie w ciągu nieprzerwanego okresu ponad pięciu lat. Swój interes prawny w złożeniu wniosku uzasadnili tym, że od [...] stycznia 1998 r. prowadzą na terenie K. sprzedaż odzieży w punktach handlowych pod nazwą T. S. oraz zgłosili w dniu [...] marca 2001 r. w Urzędzie Patentowym do ochrony znak towarowy słowno - graficzny T. S. nr [...], który jednak nie został zarejestrowany z uwagi na sporny znak. Ponadto zostali oni pisemnie wezwani przez uprawnionego do zaprzestania korzystania z jego prawa. Uprawniony ze spornego znaku wniósł o oddalenie wniosku wskazując na brak interesu prawnego wnioskodawców oraz zarzucając, że wskazane przez nich okoliczności świadczą o naruszeniu przysługującego mu prawa z rejestracji znaku powszechnie znanego i renomowanego, co nie zasługuje na ochronę prawną. Podkreślił też, że używa tego znaku we wszystkich zarejestrowanych klasach, w tym w odniesieniu do ubrań i obuwia. Znak T. S. stanowi tytuł ukazującego się od kilkunastu lat na rynku polskim czasopisma dla kobiet promującego ekskluzywną odzież i inne artykuły dla kobiet z tzw. "wyższej półki". Jest też używany do oznaczania artykułów kosmetycznych, obuwia i odzieży w ramach organizowanych przez uprawnionego co roku konkursów pod nazwą D. R. T. S. oraz D. M. T. S. Ze zwycięzcami konkursów zawierane są umowy licencyjne na posługiwanie się spornym znakiem i w ramach tych umów licencjobiorcy umieszczają znak towarowy T. S. w formie etykiety D. R. T.S. lub D. M. T. S. na metce określonego modelu kolekcji i wprowadzają tak oznaczony towar do obrotu. Taki znak umieszczany jest również na dokumentach handlowych, np. zamówieniach, cennikach, listach handlowych, a licencjobiorcy mogą się nim posługiwać w reklamie. Ponadto znakiem tym oznaczane są różnego rodzaju dodatki np. kosmetyki, torebki, koszulki, które załączane są do czasopisma.

Urząd Patentowy zaskarżoną decyzją uwzględnił wniosek podkreślając między innymi, że celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych na takie oznaczenia, które w obrocie gospodarczym faktycznie nie są używane. Z uwagi na brak w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), zwanej dalej p.wp., określenia terminu, od którego powinien liczyć się okres pięciu lat nieużywania znaku, organ, powołując się doktrynę i orzecznictwo jak również wypracowaną praktykę, badał nieużywanie spornego oznaczenia w okresie od 15 kwietnia 2000 r. do 15 kwietnia 2005 r. W oparciu o zebrany materiał dowodowy uznał, że sporny znak używany jest jedynie w odniesieniu do usług wydawniczych, organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania na łamach swojego czasopisma T. S. odzieży i obuwia różnych firm odzieżowych i obuwniczych, które przez to pismo zostały nagrodzone w konkursie D. M. T. S. Przedstawione przez wnioskodawcę umowy licencyjne z producentami obuwia i odzieży, oraz ulotki reklamowe tych firm wskazują jedynie, że znak T. S. w uzupełnieniu z określeniem D. M. ze wskazaniem roku jest używany przez producentów tychże towarów jedynie w celach reklamy i promocji swoich produktów wprowadzanych do obrotu pod własnymi znakami towarowymi. W tej sytuacji nie można mówić o faktycznym używaniu spornego znaku w odniesieniu do odzieży czy obuwia przez samego uprawnionego czy też przez osoby trzecie za jego zgodą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. podtrzymał stanowisko organu uzasadniające wygaszenie spornego znaku w części. Nie kwestionując istnienia po stronie wnioskodawców interesu prawnego w złożeniu takiego wniosku uznał za słuszne przyjęcie przez Urząd Patentowy art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. jako podstawy wydania zaskarżonej decyzji. Podkreślił między innymi, że znak towarowy nie może być używany symbolicznie, tylko dla utrzymania praw z rejestracji. Tymczasem uprawniony nie udowodnił rzeczywistego używania znaku T. S. w klasie 25, czyli oznaczania nim ubrań i butów, co wskazywałoby na pochodzenie tych towarów od niego jako przedsiębiorcy w ustalonym przez organ okresie. Nie kwestionowany jest fakt używania znaku do oznaczania różnych dodatków załączanych do wydawanego przez uprawnionego czasopisma tj. toreb, kosmetyków czy też limitowanej serii koszulek oraz organizowania konkursów, jednakże świadczy to o używaniu i reklamowaniu tego znaku w innych zarejestrowanych na rzecz uprawnionego klasach, tj. 16, 35, 42, a więc w odniesieniu do usług wydawniczych, organizowania konkursów oraz reklamowania i promowania mody. Zdaniem Sądu, okoliczność taką uwypukla fakt nieużywania tego znaku w zakwestionowanej klasie 25. Znak towarowy, niezależnie od jego kategorii spełnia trzy podstawowe funkcje: odróżniającą (tj. oznaczenia pochodzenia), reklamową oraz gwarancyjną. Najważniejszą z nich jest funkcja oznaczenia pochodzenia i tej funkcji nie spełnia sporny znak dla ubrań i butów. Słusznie też organ zauważył, że producenci obuwia i odzieży, którzy w danym roku wygrali konkurs D. M. T. S. sprzedają swoje produkty pod własnymi znakami towarowymi, a oznaczenia o wygranym konkursie (tj. D. M. T. S.) używają jedynie w celach reklamowych i promocyjnych produkowanych i sprzedawanych przez siebie towarów. Tym samym znak T. S. z dopiskiem D. M. nie służy jako oznaczenie mające na celu identyfikację ubrań i butów pochodzących od uprawnionego. Nie można też mówić o używaniu przez tych producentów spornego znaku za zgodą uprawnionego dla oznaczania towarów w klasie 25. Zdaniem Sądu, znane pismo T. S. promuje zwycięzców konkursów mody i to logo tego pisma, a nie producentów - zwycięzców konkursów jest umieszczane na ich wyrobach w charakterze reklamy, lecz produkty te w obrocie używane są pod nazwami własnymi zwycięskich firm.

Wydawnictwo B. Sp. z o.o. Sp. k. zaskarżyło powyższy wyrok w całości, zarzucając mu naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie następujących przepisów:

1. art. 169 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 i 5 p.w.p. przez błędne przyjęcie, że oceny używania znaku T. S. należy dokonywać przez pryzmat działalności wydawniczej i reklamowej, co spowodowało niewłaściwą ocenę Sądu co do sposobu używania spornego znaku towarowego i uznanie, że uprawniony nie używał go w odniesieniu do towarów w klasie 25 w sposób rzeczywisty,

2. art. 169 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 154 p.w.p. przez przyjęcie, że znak towarowy jest rzeczywiście używany, jeżeli jest on wykorzystywany zgodnie z jego podstawową funkcją oznaczenia pochodzenia, co doprowadziło do uznania przez Sąd, że używanie znaku w ramach innych jego funkcji nie stanowi używania znaku w sposób rzeczywisty.

W oparciu o powyższe wniosło o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej powtórzono argumenty przedstawione zarówno przed Urzędem Patentowym jak i Sądem I instancji. Zwrócono uwagę, że nie istnieją przepisy prawne, które pozwalałyby na dokonywanie oceny używania znaku towarowego przez pryzmat głównej działalności uprawnionego. To, że główną jego działalnością jest działalność wydawnicza i reklamowa nie oznacza, że nie może on używać spornego znaku w odniesieniu do innych usług czy towarów i nie istnieją przeszkody prawne do oznaczania ich znakiem, który jest używany do oznaczania głównego przedmiotu działalności uprawnionego. Ponadto brak podstaw do uznania, że skoro jego znak kojarzy się klientom głównie z jednego rodzaju działalnością uprawnionego, to nie może on być używany jednocześnie w sposób rzeczywisty dla mniej istotnych i znaczących usług/towarów uprawnionego. Nie można też od niego wymagać, żeby on sam produkował i sprzedawał towary oznaczone spornym znakiem skoro znaku tego mogą używać licencjobiorcy, zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p., a uprawniony wykazał, że w klasie 25 klasyfikacji nicejskiej znak T. S. używany jest przez licencjobiorców, co jest równoznaczne z jego używaniem przez uprawnionego. W odniesieniu do funkcji jakie spełnia znak towarowy, podkreślono, że funkcja oznaczenia pochodzenia w czystej postaci w obecnych warunkach rynkowych uległa dezaktualizacji. Funkcja ta jest realizowana poprzez wyróżnienie w obrocie gospodarczym towaru jako takiego. Znak towarowy spełnia również funkcje gwarancyjną, której istotą jest zagwarantowanie, że dany towar oznaczony określonym znakiem posiada oczekiwaną i niezmienną jakość (tj. tzw. zespół cech towarów). Ponadto, znak pełni również funkcję reklamową, w ramach której zachęca do nabycia danego towaru. I taką siłę reklamową posiada znak T. S. W obecnie obowiązującym systemie prawnym nie istnieje przepis, który dyskryminowałby którąkolwiek z wyżej wymienionych funkcji znaku towarowego w kontekście wymogu jego używania w rozumieniu art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Tym bardziej, że pojęcie używania znaku należy interpretować w związku z art. 154 p.w.p., zgodnie z którym używanie znaku polega między innymi na posługiwaniu się nim w celu reklamy. Nie ma natomiast wymogu używania znaku w funkcji oznaczenia pochodzenia. Tym samym używanie znaku T. S. w ramach funkcji reklamowej jest wystarczające do uznania, że znak ten był i jest używany w odniesieniu do ubrań i obuwia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 183 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W tej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające stwierdzenie nieważności postępowania, zatem zaskarżone orzeczenie zostało poddane badaniu przez pryzmat zawartych w skardze kasacyjnej zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego.

W pierwszej kolejności należy przypomnieć podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem znaku towarowego w obrocie. Zgodnie z art. 120 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Przepis ten jednoznacznie wskazuje na istotę znaku towarowego z punktu widzenia funkcji odróżniania towarów na podstawie ich pochodzenia. Jest nią zdolność odróżniająca znaku, która ma charakter konstytutywny i jest przesłanką bezwzględną do jego rejestracji (udzielenia prawa ochronnego). W literaturze przedmiotu podkreśla się, że zdolność ta ma charakter abstrakcyjny, a to oznacza, że jest oceniania w oderwaniu od konkretnego towaru czy usługi. Tym samym znakiem towarowym może być tylko takie oznaczenie, które po pierwsze: jest zmysłowo postrzegalne (a więc działające na zmysł wzroku, słuchu, dotyku) i po drugie: jest jednolite i samodzielne względem towaru (tj. zapewnia możliwość objęcia całości oznaczenia za pomocą jednego aktu poznawczego, jest łatwy do zapamiętania i charakteryzuje się pewną spójnością i jest odrębne od towaru co oznacza, że sam towar nie może być swoim własnym instrumentem identyfikacyjnym). Ostatnim elementem znaku jest możliwość jego przedstawienia w sposób graficzny, za pomocą takich środków technicznie dostępnych, które pozwolą na ustalenie postaci tego znaku (tak: U. Promińska w: Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003, s. 183 - 185).

Prawo ochronne na znak towarowy, które udzielane jest w drodze decyzji przez Urząd Patentowy na okres 10 lat z pierwszeństwem od dnia jego zgłoszenia, jest prawem podmiotowym, które upoważnia uprawnionego do wyłącznego używania tego oznaczenia w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 ust. 1 i 2 p.w.p.). Warunkiem utrzymania tego prawa jest obowiązek jego używania. Obowiązek ten wynika z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., który przewiduje możliwość jego wygaśnięcia właśnie z powodu nieużywania w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.

W doktrynie i orzecznictwie zwraca się uwagę na pojęcie "rzeczywistego używania" znaku, które winno zmierzać do utrwalenia danej marki na rynku jak i w świadomości konsumentów i konkurentów (tak: M. Kowalczyk, Obowiązek używania znaku towarowego, PUG 2003/3/22). Używanie znaku w rozumieniu art. 154 p.w.p., który nie zawiera zamkniętego katalogu sposobów realizacji tego prawa ochronnego, powinno być używaniem, które manifestuje się czynnościami i działaniami widocznymi na rynku i dotyczącym klientów przedsiębiorcy, a terminowi "rzeczywiste używanie" można przeciwstawić czynności okazjonalne, podejmowane z reguły dla pozoru, w celu uniknięcia zarzutu nieużywania znaku, a nie w celu prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Sposoby używania znaku towarowego wymienione są również w art. 169 ust. 4 p.w.p., jednakże przepis ten również nie zawiera wyczerpującego katalogu takich działań, których realizacja gwarantuje zachowanie prawa. Oba wspomniane przepisy uzupełniają się. Zasadą jest też używanie znaku w takiej postaci, w jakiej został wpisany do rejestru. Jednakże w ramach przysługującego uprawnionemu prawa ochronnego dopuszczalna jest pewna modyfikacja znaku. Stosownie do art. 169 ust. 4 pkt 1 polega ona na używaniu znaku różniącego się od znaku, na który prawo ochronne udzielono, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Sytuacja taka zachodzi, gdy oznaczenie może być używane w różnych odmianach, a różnice nie dotyczą elementów istotnych, które decydują o wyróżniającym charakterze znaku.

W ramach obowiązku rzeczywistego używania znaku w literaturze przedmiotu mówi się również o "czynnościach przygotowawczych", których podjęcie pozwala na zachowanie prawa i odparcie ewentualnych zarzutów o nieużywanie znaku. Zalicza się do nich np. zawarcie umowy o import towarów oznaczonych danym znakiem towarowym, intensywna reklama w mediach, czy też zawarcie umowy licencyjnej o używanie znaku. Podkreśla się jednak, że są to działania, które zmierzają do rzeczywistego używania znaku, ale jeszcze tym używaniem nie są. Ponadto działania te powinny czasowo i funkcjonalnie wiązać się z przyszłym używaniem znaku (tak: R. Skubisz: Obowiązek używania znaku towarowego, Państwo i Prawo 1992/11, s. 65).

W rozpoznawanej sprawie skarżące Wydawnictwo broni swojego prawa ochronnego do znaku T. S. w wygaszonej decyzją Urzędu Patentowego klasie 25 wskazując, że znak ten używany jest w rozszerzonej formie w postaci: D. R. T. S. i D. M. T. S. Ze zwycięzcami konkursów, prowadzonych przez Wydawnictwo pod tymi nazwami, zawierane są umowy licencyjne, na mocy których laureatom udzielane jest prawo do niewyłącznego i niepełnego używania tego znaku, a Wydawnictwo zachowuje prawo do jednoczesnego używania znaku w pełnym zakresie oraz do udzielania dalszych zgód na jego używanie. W aktach sprawy znajdują się dwie tego rodzaju umowy z dnia [...] sierpnia 2004 r., zawarte z firmami R. Sp. z o.o. (producentem obuwia) i T. M. Sp. z o.o. (producentem odzieży). Tymczasem z akt tych oraz wyjaśnień pełnomocnika skarżącego złożonych na rozprawie wynika, ze wyżej wymienione poszerzone oznaczenia funkcjonują w obrocie gospodarczym jako odrębne znaki towarowe, na które udzielone są prawa ochronne. I tak znak D. R. T. S. uzyskał prawo ochronne decyzją z dnia [...] stycznia 2003 r. z pierwszeństwem od dnia zgłoszenia tj. [...] sierpnia 1999 r. w klasie 16 i 35; a znak D. M. T. S. - decyzją z dnia [...] maja 2007 r., z pierwszeństwem od dnia [...] czerwca 2005 r., między innymi w klasach 16, 25, 35, 42. Takie szczegółowe informacje są powszechnie dostępne dla każdego zainteresowane w internetowej bazie znaków towarowych prowadzonej przez Urząd Patentowy RP. W tej sytuacji linia obrony Wydawnictwa co do używania znaku towarowego T. S. w klasie 25 poprzez udzielenie licencji nie jest uzasadniona. W rozpoznawanej sprawie chodzi o spór dotyczący używania w klasie 25 znaku T. S., a nie znaku towarowego D. R. T. S. czy D. M. T. S. Są to wyodrębnione w procesie rejestracji osobne oznaczenia, których w żadnym wypadku nie można stosować przemiennie. Natomiast sporadyczne udostępnianie konsumentom gadżetów w postaci torebek czy koszulek załączonych do czasopisma "T. S." nie może świadczyć o używaniu spornego znaku w tej klasie. Nie świadczy to o rzeczywistym używaniu znaku, które, jak to już wyżej podkreślono, powinno charakteryzować się pewnością i stałością, a w celu osiągnięcia tych cech obecność znaku na rynku powinna wskazywać poważne rozmiary. Taki pogląd wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06.

Z wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela uprawnionego na rozprawie przed Urzędem Patentowym wynika, że uprawniony w pewnym okresie czasu wprowadzał do obrotu odzież sygnowaną znakiem T. S., sprzedawaną w butiku znajdującym się przy siedzibie Wydawnictwa, jednakże działalność ta zakończyła się w 1998 r. z chwilą wyprzedaży ostatniej sztuki odzieży. Od tego czasu brak jakichkolwiek dowodów na wykorzystywanie tego znaku do wprowadzania do obrotu towarów w spornej klasie, a od 1999 r. byt prawny uzyskał nowy znak towarowy D. R. T. S., zgłoszony w tym czasie do rejestracji.

Ponadto, zdaniem Sądu, zwrócić należy uwagę na treść wskazanych wyżej umów licencyjnych. Sama licencja jest jednym ze środków, które pozwalają uprawnionemu do prawa ochronnego na eksploatację rynku, na którym wykonuje przysługujące mu prawo w sposób pośredni. Umowa taka nie przenosi prawa podmiotowego, a jedynie upoważnia do używania znaku. Przedmiotem umowy licencyjnej jest znak towarowy, do którego prawo jeszcze nie wygasło i dotyczy tylko tych towarów, które są objęte rejestracją. Tymczasem przedmiotem wspomnianych umów jest następujący znak: "W. D. M. 2004 - T. S.". Jak już wspomniano, dopuszczalne jest używanie znaku w sposób zmodyfikowany, jednakże bez zmiany elementów istotnych znaku. Znaki D. M. T. S., a wcześniej D. R. T. S., uzyskały natomiast nowy byt prawny przez udzielenie prawa ochronnego jako odrębne znaki towarowe.

Ponadto, nawet jeśli potraktować te oznaczenia jako rozszerzenie najwcześniej zarejestrowanego znaku T. S., to w kontekście umów licencyjnych należy uznać za słuszne stanowisko Sądu I instancji i organu, że T. S., z dopiskiem D. R. czy D. M., wykorzystywany był przez producentów - zwycięzców konkursów w danej kategorii i w danym roku do pokreślenia jakości swoich towarów opatrzonych własnym znakiem towarowym i zwiększenia tym samym renomy własnego znaku. Przeciętny konsument nie znajdzie na rynku butów czy odzieży o nazwie T. S., ponieważ takich produktów nie ma. Dostępne są natomiast buty o nazwie R., czy odzież o nazwie T., a załączone do nich etykiety zawierają dwie informacje. Po pierwsze, że buty oznaczone nazwą R. pochodzą od producenta R. Sp. z o.o., a po drugie - dopisane określenie "D. M. T. S. 2004" informuje, że tak oznaczone buty wygrały w danym roku w konkursie przeprowadzonym przez czasopismo T. S. i tym bardziej są one godne polecenia jako produkty najwyższej jakości. Tym samym znak T. S. nie spełnia swojej podstawowej funkcji oznaczenia pochodzenia towarów w klasie 25, a sama funkcja reklamowa znaku nie wystarcza do zachowania prawa ochronnego.

W świetle art. 171 p.w.p. brak rzeczywistego używania znaku w niektórych klasach towarów objętych prawem ochronnym nie powoduje wygaśnięcia tego prawa w pozostałych klasach. W tej sytuacji, skoro uprawniony nie udowodnił rzeczywistego używania spornego oznaczenia dla towarów w klasie 25, zasadne było stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa we wskazanej części.

Z powyższych względów skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i dlatego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.