II GSK 839/10 - Wyrok

Data orzeczenia	2011-10-03	
Data wpływu	2010-07-22	
Sąd	Naczelny Sąd Administracyjny	
Sędziowie	Gabriela Jyż /sprawozdawca/
Jacek Czaja
Magdalena Bosakirska /przewodniczący/	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Hasła tematyczne	Własność przemysłowa	
Sygn. powiązane	VI SA/Wa 1807/09	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny	
Powołane przepisy	Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117; art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 170; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej	
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Magdalena Bosakirska Sędzia NSA Gabriela Jyż (spr.) Sędzia del. WSA Jacek Czaja Protokolant Paweł Gorajewski po rozpoznaniu w dniu 20 września 2011 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej S. AG, B., Szwajcaria od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 19 marca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1807/09 w sprawie ze skargi S. AG, B., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego "DUAL" oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "DUAL SALT TECHNOLOGY" 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W. do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz S. AG, B., Szwajcaria, kwotę 1050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.	
Uzasadnienie
Wyrokiem objętym skargą kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., po rozpoznaniu sprawy ze skargi S. P., Szwajcaria (dalej: uprawniona, skarżąca) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: UP RP) z [...] stycznia 2009 r. nr [...]; [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia ochrony międzynarodowej znaku towarowego "DUAL" oraz oddalenia sprzeciwu wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "DUAL SALT TECHNOLOGY" Nr [...] udzielony na rzecz N. z siedzibą w Australii (dalej: wnioskodawca, uczestnik).

Ze stanu faktycznego sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że N. z siedzibą w Australii [...] listopada 2000 r. złożyła podanie o zarejestrowanie znaku towarowego "DUAL SALT TECHNOLOGY". UP RP decyzją z [...] czerwca 2005 r. udzielił prawa ochronnego na powyższą nazwę znaku towarowego i zarejestrował go w klasie 5 preparaty farmanaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, preparaty i odczynniki chemiczne do celów medycznych, weterynaryjnych i farmaceutycznych, biocydy, fungicydy, herbicydy i środki pasożytnicze.

Sprzeciw od tej decyzji złożyła S. P. z siedzibą w Szwajcarii wskazując, iż należący do niej znak towarowy słowny "DUAL" jest podobny do znaku zarejestrowanego na rzecz N. Ponadto, towary oznaczone omawianymi znakami są tożsame pod względem przeznaczenia, podobnie używane i zostały skierowane do tych samych odbiorców oraz konkurują ze sobą na rynku.

Wnioskiem z [...] listopada 2007 r. N. wystąpiła o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego "DUAL" [...] z powodu nieużywania przedmiotowego znaku na terenie Polski dla towarów z klasy 5 w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją.

W odpowiedzi na wniosek, pismem z 7 lipca 2008 r. uprawniona z prawa do znaku "DUAL" wniosła o jego oddalenie. Wskazała, iż zarzut nieużywania znaku jest bezzasadny, gdyż był w sposób rzeczywisty używany w obrocie. Na dowód używania znaku "DUAL" przedstawiła kopie sześciu faktur VAT z okresu od 2002 do 2006 r. wystawionych na sprzedaż towaru "DUAL GOLD 960 EC" oraz dwa artykuły prasowe dotyczące tego towaru oraz kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego "DUAL GOLD 960 EC" z dnia [...] sierpnia 2005 r.

UP RP w trybie postępowania spornego przeprowadził rozprawę 22 września 2008 r. i postanowił rozpoznać łącznie sprzeciw wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "DUAL SALT TECHNOLOGY" o [...] oraz wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "DUAL" [...].

Analizując wyjaśnienia pełnomocników stron oraz złożone przez nich dokumenty decyzją z [...] stycznia 2009 r. nr [...] i [...] UP RP stwierdził wygaśnięcie na terytorium Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego "DUAL" [...] z [...] czerwca 2002 r. oraz oddalił sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "DUAL SALT TECHNOLOGY" [...]. W uzasadnieniu wskazał, że wniosek o wygaśnięcie na terenie Polski ochrony międzynarodowego znaku towarowego "DUAL" został wniesiony [...] listopada 2007 r., tj. pod rządami ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej jako: p.w.p.) - zatem w tej sprawie zastosowanie będą miały przepisy art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 p.w.p. Jednocześnie termin, w którym rozpoczyna się pięcioletni okres nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego biegnie od dnia ogłoszenia w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" co nastąpiło w przedmiotowej sprawie [...] czerwca 1997 r., zatem organ patentowy wziął pod uwagę okres od [...] czerwca 1997 r. do [...] czerwca 2002 r. i uznał, że uprawniona nie przedstawiła materiałów dowodowych na okoliczność używania znaku "DUAL" w sposób rzeczywisty i poważny dla towarów wskazanych we wniosku, lub wskazujących, że nieużywanie to było usprawiedliwione.

W skardze do WSA w Warszawie na tę decyzję pełnomocnik S. P. zarzucił naruszenie przepisów postępowania, to jest art. 169 ust. 1 pkt. 1 oraz ust 2 i ust. 4 pkt 1 p.w.p. a także art. 170 ust. 1 p.w.p., art. 166 p.w.p i art. 15215 p.w.p, a ponadto naruszenie art. 7 i 77 § 1 k.p.a. i art. 107 § 3 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę UP RP wniósł o jej oddalenie. Uczestnik postępowania również wniósł o oddalenie skargi wskazując, iż znak towarowy "DUAL GOLD" został zarejestrowany w takiej formie, bez dodatku 960 EC.120

WSA wyjaśniając powody oddalenia skargi odniósł się do zarzutów skarżącego i zgodnie z orzecznictwem oraz powołując się na doktrynę wyjaśnił m.in. takie kwestie jak istota znaku towarowego, wskazanie kto może wywodzić interes prawny wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy oraz pojęcie rzeczywistego używania znaku. Odnosząc się do pojęcia rzeczywistego używania znaku stwierdził, iż nie jest ono w ustawie Prawo własności przemysłowej wyjaśnione w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Artykuł 154 p.w.p. wskazuje, iż używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług. Ważne jest żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty. Sąd I instancji podał, że pojęcie rzeczywistego używania znaku zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku NSA z dnia 24 maja 2006 r. sygn. akt II GSK 70/06 polega na takim używaniu, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą. Oznacza to konieczność nakładania zarejestrowanego oznaczenia na towar i wprowadzania do obrotu. Zgodnie zaś z wyrokiem NSA z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt II GSK 173/06 używanie znaku towarowego powinno pozostawać w zgodzie z działalnością przedsiębiorstwa, zaś obowiązkowi rzeczywistego używania czyni zadość jedynie używanie znaku w obrocie gospodarczym. WSA powołując się dalej na doktrynę wskazał, iż używanie rzeczywiste ma być używaniem nie dla pozoru. Konieczne jest, aby przeciętny odbiorca na rynku mógł łączyć określony towar z oznaczeniem. Używanie znaku znajduje najczęściej wyraz w nakładaniu oznaczenia na towar i jego wprowadzeniu do obrotu. To samo dotyczy usług, z tym, że musi to być rzeczywiste świadczenie usług pod tym znakiem. Używanie znaku musi również osiągnąć poważne rozmiary. Zakres koniecznego (poważnego) używania ustala się na podstawie mierników subiektywnych odnoszących się do przedsiębiorstwa osoby fizycznej lub prawnej uprawnionej z tytułu rejestracji. Należy również wskazać, iż zagraniczne osoby prawne i fizyczne są zobowiązane na równi z polskimi osobami fizycznymi i prawnym do używania zarejestrowanego znaku towarowego. Dlatego też obowiązek powyższy jest wykonywany wówczas, gdy uprawniony z rejestracji używa znaku w toku prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na obszarze Polski (por. R. Skubisz: Prawo znaków towarowych. Komentarz. Warszawa 1997, s. 211-212).

Natomiast nieużywanie znaku towarowego na terenie Polski jako przesłanka wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego ma stanowić gwarancje wykorzystywania zastrzeżonego znaku towarowego przez uprawnionego i doprowadzić do eliminacji zastrzegania atrakcyjnych znaków jedynie w celu utrudnienia działań marketingowych konkurentom. Stanowi zatem przymus używania znaku w sposób poważny i istotny gospodarczo, zasadniczo w postaci wpisanej do rejestru znaków towarowych, choć należy dopuścić także możliwość używania znaku w formie zmienionej w niewielkim stopniu, np. poprzez wprowadzenie dodatkowego elementu tła, nie skutkujące zmianą istoty znaku ani jego elementów odróżniających. W myśl bowiem artykułu 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się również używanie znaku różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, jednakże tylko w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

WSA stwierdził, że organ prawidłowo dokonał analizy całego materiału dowodowego oraz prawidłowo ocenił, iż nie miało miejsca rzeczywiste używanie przez skarżącą znaku towarowego "DUAL". Wszystkie dokumenty przedstawione przez skarżącą wskazują, iż używała ona znaku towarowego "DUAL GOLD" a nie znaku "DUAL". Sąd I instancji zauważył, iż znak powinien być używany w postaci wpisanej do rejestru. Na rzecz skarżącej zostały zarejestrowane dwa znaki towarowe "DUAL" i "DUAL GOLD" w tej samej klasie, służące do oznaczania niemal identycznych produktów. Znak "DUAL" został zarejestrowany dla herbicydów i środków do zwalczania szkodników, natomiast znak "DUAL GOLD" został zarejestrowany dla środków do niszczenia szkodników, środków do leczenia awitaminozy roślin, środków grzybobójczych, nicieniobójczych, herbicydów, środków fitosanitarnych do leczenia chorób roślin. Ponadto sam pełnomocnik skarżącej podkreślał na rozprawie, iż znaki te są zarejestrowane na inne towary, w związku z czym zakresy ich ochrony są różne. W ocenie WSA organ słusznie uznał zatem te znaki za niezależne od siebie, tym bardziej, że skarżąca postanowiła je zarejestrować jako znaki odrębne. Organ prawidłowo uznał, iż nieprawidłowe jest wskazanie, iż użycie znaku "DUAL" w znaku "DUAL GOLD" w postaci niezmienionej stanowi ciągle ten sam znak towarowy. Dopuszczalne jest bowiem używanie znaku w takiej formie, która nie wpływa na zmianę zdolności odróżniającej, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. Przedstawione znaki są odrębnymi znakami, oddzielnie zarejestrowanym i powinny być używane właśnie w takiej formie w jakiej zostały zarejestrowane. Sąd I instancji podzielił zdanie organu, iż w sytuacji, gdy temu samemu podmiotowi zostaje udzielone prawo ochronne na dwa lub więcej znaki towarowe takie same lub podobne, to nie można uznać, iż używanie jednego z nich może być uznane za używanie również pozostałych. Skarżąca przedstawiła dowody świadczące jedynie o używaniu znaku towarowego "DUAL GOLD", natomiast nie przedstawiła dowodów pozwalających uznać, iż miało miejsce rzeczywiste używanie znaku "DUAL". Nie ma również znaczenia fakt, iż prawo ochronne na znak towarowy "DUAL GOLD" wygasło w 2006 r., gdyż faktura z marca 2007 r. odnosiła się właśnie do tego znaku i nie pozwalała przyjąć, że chodzi o użycie znaku "DUAL".

Zdaniem Sądu I instancji w niniejszej sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis art. 170 ust. 1 p.w.p. z uwagi na fakt, iż skarżąca w żaden sposób nie wykazała, iż przed złożeniem wniosku o wygaśnięcie rozpoczęło się bądź zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Jak bowiem wskazano wcześniej używanie innego zarejestrowanego znaku zawierającego element słowny znaku, co do którego wystąpiono z wnioskiem o wygaszenie nie stanowi używania tego znaku.

Sąd podzielił stanowisko organu co do zasadności wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego "DUAL" na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. Następstwem powyższej okoliczności był brak podstaw do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "DUAL SALT TECHNOLOGY".

S. P. skargą kasacyjną zaskarżył powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu na podstawie art. 173 § 1, art. 174 pkt 1 i 2 oraz art. 185 § 1, a także art. 203 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) zarzucił:

- naruszenie przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy, w szczególności:

1. Naruszenie art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. - polegające na nieuchyleniu decyzji UP RP w sytuacji istnienia podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd art. 7 i 77 § 1 k.p.a. przy wydawaniu decyzji, polegających na wadliwym ustaleniu, że dowody złożone w sprawie pochodzą z lat 2002-2006, podczas gdy w aktach sprawy znajduje się także materiał z [..] marca 2007 r., co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

2. Naruszenie art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. - polegające na nieuchyleniu decyzji UP RP w sytuacji istnienia podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. przy wydawaniu decyzji, polegającym na nieuwzględnieniu, że znak DUAL GOLD [...] wygasł z dniem [...] czerwca 2006 r. i od tej daty przestał istnieć w obrocie prawnym oraz nieuwzględnieniu istnienia rejestracji znaku GOLD [...] dokonanej na rzecz skarżącej, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

3. Naruszenie art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. - polegające na nieuchyleniu decyzji UP RP w sytuacji istnienia podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd art. 7 i art. 77 § 1 kpa przy wydawaniu decyzji, polegającym na niedokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego i nie wyczerpującym rozpatrzeniu materiału dowodowego polegające na uznaniu, że łączne używanie dwóch znaków towarowych zmienia ich charakter odróżniający, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

4. Naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia wyroku do międzynarodowej rejestracji znaku towarowego GOLD [...] na rzecz skarżącej, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

5. Naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia wyroku do argumentów podnoszonych przez skarżącą w skardze oraz w toku rozprawy, w szczególności orzecznictwa europejskiego i polskiego dotyczącego rozumienia pojęcia używania znaku, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

6. Naruszenie art. 151 p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi przy braku przesłanek

pozwalających stwierdzić legalność decyzji UP, co w istotny sposób wpłynęło na wynik postępowania;

- naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie:

1. Naruszenie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na wadliwym uznaniu, że rzeczywiste używanie znaku ogranicza się do używania go w postaci wpisanej do rejestru;

2. Naruszenie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na wadliwym uznaniu, że zmiana charakteru odróżniającego znaku towarowego polega na używaniu tego znaku towarowego z dodatkowymi elementami lub innymi znakami towarowymi;

3. Niewłaściwe zastosowanie art. 169 ust. 1pkt 1 p.w.p. polegające na jego zastosowaniu w stanie sprawy;

4. Niewłaściwe zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. polegające na jego niezastosowaniu w stanie sprawy;

5. Niewłaściwe zastosowanie art. 170 ust. 1 p.w.p. polegające na jego niezastosowaniu w stanie sprawy;

6. Niewłaściwe zastosowanie art. 134 ust.1 p.w.p. polegające na jego niezastosowaniu w stanie sprawy.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik uczestnika postępowania – N.– wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, ponieważ w jego ocenie zaskarżony wyrok WSA jest poprawny pod względem merytorycznym i proceduralnym.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, ponieważ ma usprawiedliwione podstawy.

Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę jedynie nieważność postępowania. Oznacza to związanie NSA zarzutami i wnioskami skargi kasacyjnej, które mogą dotyczyć wyłącznie ocenianego wyroku Sądu I instancji, a nie postępowania administracyjnego i wydanych w nim rozstrzygnięć.

Natomiast stosownie do treści art. 176 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom określonym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Przepis art. 174 p.p.s.a stanowi z kolei, iż skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: a) naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (art. 174 pkt 1 p.p.s.a.) lub b) naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.). W świetle cytowanych przepisów o do autora skargi kasacyjnej należy wskazanie konkretnych przepisów prawa materialnego lub przepisów procesowych, które w jego ocenie naruszył Sąd I instancji i precyzyjne wyjaśnienie na czym polegało ich niewłaściwe zastosowanie lub błędna interpretacja - w stosunku do prawa materialnego, bądź wykazanie istotnego wpływu naruszenia prawa procesowego na rozstrzygnięcie sprawy przez Sąd I instancji – w odniesieniu do przepisów postępowania. A zatem Naczelny Sąd Administracyjny, z uwagi na ograniczenia wynikające ze wskazanych regulacji prawnych, nie może we własnym zakresie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej, ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować.

Jak słusznie akcentuje się w orzeczeniach sądów administracyjnych w sytuacji gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie prawa materialnego jak i naruszenie przepisów postępowania – jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - w pierwszej kolejności Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje zarzut naruszenia przepisów postępowania.

W niniejszej sprawie autor skargi kasacyjnej w ramach naruszenia przepisów postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy wskazał punkcie I podpunkcie 1-3 petitum skargi naruszenie przez Sąd I instancji art. 145 § 1 ust. 1 lit. c p.p.s.a. polegające na nieuchyleniu decyzji UP RP w sytuacji istnienia podstaw do stwierdzenia naruszenia przez Urząd art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. przy wydawaniu decyzji polegające na poczynieniu przez organ patentowy wadliwych ustaleń dowodowych sprowadzających się do uznania, iż dowody złożone w sprawie pochodzą z lat 2002-2006 (s. 3 uzasadnienia decyzji), podczas gdy w aktach sprawy znajduje się także faktura z [...] marca 2007 r., mająca istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, iż w zarzucie tym wnoszący skargę kasacyjną błędnie oznaczył jednostkę redakcyjną art. 145 p.p.s.a., wskazując art. 145 ust. 1 lit. c p.p.s.a. zamiast art. 145 pkt 1) lit. c p.p.s.a., uznał to jednak za oczywista omyłkę nie wpływającą na jasność zarzutu. Zarzut ten Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadny. Istotnie w aktach administracyjnych znajduje się faktura z [...] marca 2007 r. dot. sprzedaży preparatu DUAL GOLD 960 EC 12 XI oraz DUAL GOLD 960 EC 4X 5 L. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż znak towarowy DUAL GOLD [...] wygasł z dniem [...] czerwca 2006 r., a więc jako znak towarowy przestał istnieć od tej daty w obrocie (nie był zarejestrowany). Skoro znak towarowy DUAL GOLD przestał istnieć w obrocie prawnym po dniu [...] czerwca 2006 r. to organ winien był ocenić czy ten znak towarowy mógł być w tej sytuacji używany i wskazywany w przedmiotowej fakturze z dnia [...] marca 2007 r., czy też może faktura to świadczy o używaniu innego znaku towarowego uprawnionego – np. znaku DUEL i czy zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 170 ust. 1 p.w.p., a więc czy uprawniony nie wznowił używania tego znaku przed datą złożenia wniosku o unieważnienie, tj. w tej sprawie przed datą [...] listopada 2007 r. W świetle tych dowodów, stanowiących elementy stanu faktycznego tej sprawy, których dokładna analiza mogła mieć wpływ na wynik sprawy, przedwczesne jest stwierdzenie Sądu I instancji, iż w tej sprawie nie mógł mieć zastosowania przepis art. 170 ust. 1 p.w.p. (s. 15 uzasadnienia zaskarżonego wyroku) i że organ w tej sprawie nie naruszył przepisów art. 7 i art. 77 k.p.a., ponieważ dokonał analizy całego materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie. Uzasadniony jest także, w ocenie składu orzekającego Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1) lit. c p.p.s.a. poprzez nieuchylenie decyzji UP RP mimo naruszenia przez ten organ art. 7 i art. 77 k.p.a. polegającego na nieuwzględnieniu w analizie i ocenie materiału dowodowego w sprawie istnienia trzeciego znaku (oprócz DUAL, DUAL GOLD), zarejestrowanego na rzecz skarżącego, tj. znaku GOLD [...], co mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania.

W ramach zarzutów naruszenia przepisów procesowych skarga kasacyjna wskazuje także na naruszenie przez WSA art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez brak ustosunkowania się w treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku do: 1) międzynarodowej rejestracji znaku towarowego GOLD [...] na rzecz skarżącej, 2) brak ustosunkowania się do orzecznictwa europejskiego i polskiego dotyczącego rozumienia używania znaku powoływanego w skardze i w toku rozprawy. Art. 141 § 4 p.p.s.a wskazuje iż uzasadnienie wyroku sądu administracyjnego powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawna rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie wyroku winno zawierać wskazania co do dalszego postępowania. Pierwszy z zarzutów Naczelny Sad Administracyjny uznał za uzasadniony, czemu dał zresztą wyraz w poprzednim akapicie uzasadnienia. Należy wskazać, iż w orzecznictwie przyjęto, że jeśli uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji w ogóle nie zawiera stanowiska wobec części zarzutów skargi, to brak możliwości przyjęcia, że zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu (por. wyrok NSA z 5 kwietnia 2005 r., sygn. akt FSK 616/04, Legalis). Co do drugiego zarzutu należy zaakcentować, iż sąd administracyjny nie ma obowiązku w uzasadnieniu swego wyroku odnosić się do każdego wyroku czy to sądu polskiego, czy europejskiego wskazywanego i cytowanego przez skarżącego. Takiego obowiązku w żadnym wypadku nie da się wywieźć z treści art. 141 § 4 p.p.s.a. ani z żadnego innego przepisu ustawy. Natomiast winien on odnieść się do tych orzeczeń, z których skarżący wywodzi istotne dla oceny tej sprawy argumenty. W niniejszej sprawie Sąd I instancji nie spełnił tego wymogu, a zatem zarzut ten trzeba również uznać za zasadny. Konsekwencją takiej oceny zarzutów skargi kasacyjnej jest także uznanie za trafny zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji art. 151 p.p.s.a. w tej sprawie.

Przechodząc do zarzutów naruszenia prawa materialnego (punkt II skargi kasacyjnej), należy wskazać, iż w petitum skargi kasacyjnej wyartykułowano te naruszenia w sześciu podpunktach. Pierwszy i trzeci z nich dotyczy naruszenia przez Sąd I instancji art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędna wykładnie wyrażającą się w uznaniu, iż rzeczywiste używanie znaku ogranicza się do używania go w postaci wpisanej do rejestru i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie tego przepisu polegające na jego zastosowaniu w sprawie. Należy przypomnieć, iż przepis ten stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa m. in. na skutek nieużywania zarejestrowanego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. W świetle brzmienia tego przepisu należy zauważyć, iż istotnie nie wynika z niego, że rzeczywiste używanie znaku towarowego ogranicza się do jego używania w postaci wpisanej do rejestru.

W drugim i czwartym podpunktach sformułowano zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. poprzez jego błędna wykładnię polegającą na wadliwym uznaniu, że zmiana charakteru odróżniającego znaku towarowego polega na używaniu tego znaku towarowego z dodatkowymi elementami lub innymi znakami towarowymi, a w konsekwencji na niewłaściwym zastosowaniu tego artykułu ustawy poprzez jego niezastosowanie w stanie sprawy. Należy zauważyć, iż przepis ten stanowi, że: "Przez używanie znaku, w rozumieniu ust. 1, rozumie się również używanie znaku: 1) różniącego się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego, w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru." Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie z przepisu tego wynika, iż uprawniony do znaku towarowego może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Modyfikacje te nie mogą jednak dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości (por. U. Promińska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: prawo własności przemysłowej. Warszawa 2007, s. 241; wyrok NSA z 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 70/06, publ. http:// orzeczenia.nsa.gov.pl.). Zwraca się uwagę, że zagadnienie wypełniania obowiązku używania znaku towarowego w wyniku korzystania z odmiennej postaci znaku, która zawiera w sobie lub nawet stanowi jako taka odrębny znak towarowy zarejestrowany lub nie - jest kontrowersyjne. Nie oznacza to jednak, iż organ patentowy nie powinien się z nimi zmierzyć. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu: "Łatwiejsza do rozstrzygnięcia jest sytuacja, w której używana postać znaku jedynie zawiera w sobie inny znak. W tej sytuacji drugi znak jest jedynie elementem używanej postaci danego znaku, który ma być <<rzeczywiście>> używany. Trudniejsza sprawa jest gdy ten drugi, również samodzielny znak, jest na tyle silny pod względem zdolności odróżniającej w całym używanym znaku, że pełni w nim rolę dominującą. Należy przyjąć, że wówczas używany jest właściwie ten drugi znak, a dokładniej jego odmienna postać, a nie postać pierwszego ze wskazanych znaków. Charakter używanego znaku jest bowiem kształtowany przez ten z występujących w nim dwóch znaków, który ma większy wpływ na jego zdolność odróżniającą. Nie da się jednak całkowicie wykluczyć wyjątków w ocenie omawianej kwestii." (por. M. Trzebiatowski: Obowiązek używania znaku towarowego. Studia Prawa Prywatnego 2009, z. 3-4, s.22-223). Należy także zwrócić uwagę na stanowisko judykatury europejskiej w tej kwestii – np. wyrok SPI z 8 grudnia 2005 r. w sprawie CRISTAL (T-29/04, LEX nr 226113), w uzasadnieniu którego czytamy, iż: "Zdaniem Izby Odwoławczej może się zdarzyć, że dwa - lub więcej - znaki towarowe używane będą łącznie, lecz w sposób niezależny, wraz z nazwą przedsiębiorstwa producenta lub bez tej nazwy (...). Z powyższym poglądem należy się zgodzić. W niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z sytuacją, w której znak towarowy, do którego uprawniony jest interwenient, używany jest w postaci różniącej się od postaci zarejestrowanej, lecz z sytuacją, w której kilka oznaczeń jest w jednoczesnym użyciu, co nie wpływa na charakter odróżniający oznaczenia zarejestrowanego". (por. też wyrok ETS z 6 października 2005 r. w sprawie THOMPSON LIFE, C-120/04, wyrok ETS z 7 lipca 2007 r. w sprawie HAVE BREAK, C-353/03). Także w dotychczasowym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego można znaleźć stanowisko wskazujące na uznanie przez ten Sąd dużej swobody dysponowania znakiem towarowym przez uprawnionego. Wskazać można na wyrok NSA z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt II GSK 251/08, w którym Sąd stwierdził, że: "Z uwagi na fakt, iż przeciwstawiony spornemu znakowi znak MILKA jest znakiem słownym, jego używanie może przejawiać się w sposób wybrany przez uprawnionego, co oznacza, że uprawniony może go nakładać na towary w dowolny choć nie naruszający warunków udzielonego prawa ochronnego, sposób. Może więc, oznaczając towary dla których znak uzyskał ochronę, wykorzystać znak słowny poprzez wkomponowanie go w zarejestrowane inne znaki, bądź dołączyć do elementów znanych, a należących do niego oznaczeń." (publ.http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W świetle powyższych rozważań można zauważyć, iż Sąd I instancji nie dokonał w niniejszej sprawie dostatecznie dogłębnej analizy treści wskazanych przepisów materialnych, tj. art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 p.w.p., a w konsekwencji także wskazywanego w zarzutach skargi kasacyjnej art. 170 ust. 1 i art. 134 ust. 1 p.w.p. (podpunkt piąty i szósty punktu II petitum skargi kasacyjnej). Należy jednak podkreślić, iż obydwie formy naruszenia prawa materialnego, o których mowa jest w art. 174 pkt 1 p.p.s.a., tj. naruszenie prawa materialnego przez błędna jego wykładnie lub niewłaściwe zastosowanie, mogą się odnosić jedynie do sytuacji, gdy w ocenie wnoszącego skargę kasacyjna stan faktyczny sprawy został ustalony w sposób nie budzący wątpliwości. W przeciwnym razie czynienie Sądowi i instancji zarzutu naruszenia prawa materialnego jest co najmniej przedwczesne. A z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, ponieważ wnoszący skargę kasacyjną w pierwszej kolejności zarzucił Sądowi I instancji naruszenie przepisów postępowania polegające na nieuchyleniu decyzji UP RP w sytuacji gdy organ ten niedokładnie wyjaśnił stan faktyczny sprawy i nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, a tym samym naruszył art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., co mogło mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Reasumując – przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd I instancji w sposób wyczerpujący odniesie się w uzasadnieniu wyroku do zarzutów i argumentów skargi oraz wyjaśni racje i motywy dokonanej oceny legalności decyzji Urzędu Patentowego RP z uwzględnieniem wskazań zamieszczonych w uzasadnieniu niniejszego wyroku.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji. O kosztach rozstrzygnięto w oparciu o art. 203 pkt 1 p.p.s.a w zw. z § 12 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076 ze zm.).