VI SA/Wa 2279/08 - Wyrok

Data orzeczenia	2009-05-27	
Data wpływu	2008-10-31	
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	
Sędziowie	Grażyna Śliwińska /przewodniczący sprawozdawca/	
Symbol z opisem	6461 Wynalazki	
Hasła tematyczne	Własność przemysłowa	
Sygn. powiązane	II GZ 170/10	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Uchylono zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję	
Powołane przepisy	Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117; art. 24, art. 28, art. 245 ust. 1, art. 315 ust. 3; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej	
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Maria Jagielska Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 maja 2009 r. sprawy ze skargi K. z siedzibą w E., [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek pt. "Kodowanie informacji wielosłownej za pomocą przeplotu na poziomie słów" nr zgłoszenia [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2007 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K. z siedzibą w E., [...] kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.	
Uzasadnienie
Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z [...] września 2008r. znak [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej UP, organ) po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy K. [...] (dalej skarżący, zgłaszający) utrzymał w mocy swoją decyzję z [...] lipca 2007 r. odmawiającą udzielenia patentu na wynalazek pt.: "Kodowanie informacji wielosłownej za pomocą przeplotu na poziomie słów" zgłoszonego za nr [...] w dniu [...] lipca 1999 r. przez K. [...] i S..

Jako podstawę prawną wskazał art. 245 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) – dalej zwanej p.w.p. w związku z art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117) - dalej zwanej u.o.w., mającym zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy p.w.p.

Podstawę faktyczną rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia:

W dniu [...] marca 2000 r. weszło w fazę krajową zgłoszenie międzynarodowe [...] pt. "Kodowanie informacji wielosłownej za pomocą przeplotu na poziomie słów". Zgłoszenia dokonano w imieniu K. oraz S.

Niezależne zastrz. 1 określone jest przez czynności będące elementami metody kodowania:

(1) wielosłowna informacja jest oparta na symbolach wielobitowych,

rozmieszczonych w relatywnym sąsiedztwie w odniesieniu do nośnika i jest kodowana za

pomocą przeplotu na poziomie słów i kodu zabezpieczającego przed błędami na poziomie słów, dla zapewnienia kluczy do lokalizacji błędów w grupach wielosłownych,

(2) klucze takie pochodzą z wysoce zabezpieczających słów kluczowych (BIS), które są przeplecione między kolumny kluczowe, jak również z kolumn synchronizacji, tworzonych z grup bitów synchronizacji,

(3) kolumny synchronizacji są lokalizowane tam, gdzie wspomniane kolumny

kluczowe są rozmieszczone relatywnie rzadko,

(4) klucze są skierowane do słów docelowych o niskim zabezpieczeniu (LDS), które są przeplecione w zasadniczo równomierny sposób między kolumnami docelowymi, które tworzą grupy kolumn o równomiernym rozmiarze, między okresowym układem kolumn kluczowych i kolumn synchronizacji.

Postępowanie z niezależnego zastrz.14 jest identyczne jak postępowania z zastrz.1, tyle że stwierdza się, iż te czynności stanowią przygotowanie do odkodowania. Niezależne zastrz.26 i 38 są analogiczne jak zastrz.1 i 14, tylko że zamiast o sposobach mowa w nim o urządzeniach, które służą do wykonywania sposobów. Ta sama relacja zachodzi w stosunku do nośnika (zastrz.50), który faktycznie jest wynikiem zapisania informacji przetworzonej zgodnie metodą z zastrz.1.

Na podstawie Raportu z Międzynarodowych Badań Wstępnych (IPER) sporządzonego [...] listopada 1999 r. Urząd Patentowy RP ustalił jako najbardziej zbliżone do przedmiotu zgłoszenia, choć nie zagrażające jego poziomowi wynalazczemu, dokumenty[...] , ale swoje zarzuty o oczywistości oparł na dokumencie[...].

W dniu [...] października 2005 r. Zgłaszający zostali poinformowani Zawiadomieniem Urzędu Patentowego RP, iż zgłoszenie nie spełnia wymogów art. 10 i 26 u.o.w. Na zgłoszony wynalazek w części dotyczącej zastrzeżeń nr 1-49 nie może być udzielony patent, ponieważ przedmiot zgłoszenia w tej części nie spełnia wymogu nieoczywistości z art. 10 u.o.w., gdyż w świetle stanu techniki reprezentowanego np. przez rozwiązanie [...] przy rutynowym wykorzystaniu znawcy danej dziedziny zastrzegane w rozwiązaniu według zgłoszenia [...] środki techniczne i efekt ich zastosowania są oczywiste. Zaś rozwiązania przedstawione w zastrzeżeniach nr 50-61 nie zostały dostatecznie ujawnione, zatem nie spełniają wymogów art. 26 u.o.w., i na podstawie art. 10 u.o.w., nie mają zdolności patentowej. Organ wskazał, że zastrzeżenia patentowe nr 50-61 są niejasno sformułowane, ponieważ nie precyzują zakresu żądanej ochrony i nie ujawniają środków technicznych dla zastrzeganej kategorii. W przypadku jednolitego nośnika pamięci powinna być ujawniona jego struktura, a nie podany sposób zapisu informacji na nośniku.

Zgłaszający w piśmie z [...] grudnia 2005 r. odnosząc się do zarzutu podobieństwa parametrów informacji kodowanej w urządzeniu według [...] do parametrów cyfrowego sygnału informacyjnego kodowanego w urządzeniu według rozpatrywanego zgłoszenia podniósł, że ubiega się o ochronę sposobu i urządzenia do kodowania, a nie sygnału kodowanego. Podniósł, że w przeciwstawionym opisie patentowym nie występują cechy techniczne kodowania podane w zastrzeżeniu 1 zgłoszenia:

tworzenie kluczy do lokalizacji błędów w grupach wielosłowowych z zabezpieczonych w wysokim stopniu słów kluczy, które są poprzeplatane między kolumnami kluczy,

wyprowadzanie kluczy do lokalizacji błędów w grupach wielosłowowych z kolumn synchronizacji,

- kolumny kluczy są rozmieszczone okresowo.

Zdaniem Zgłaszającego, rozwiązanie określone w zastrzeżeniach patentowych 1-25 i 26-49 wykazuje poziom wynalazczy. Na podstawie znanego stanu techniki z opisu patentowego [...] znawca miałby wiele kłopotów, gdyby chciał rozwiązać problem sposobu i urządzenia do kodowania informacji wielosłowowej, według rozpatrywanego zgłoszenia. Musiałby zrezygnować z kodu nakładanego stosowanego do wszystkich danych i zamiast tego stosować dwa kody do dwu różnych zestawów danych. Musiałby też wpaść na pomysł, że klucze można pozyskiwać zarówno ze zwykłych słów kluczy o wysokim stopniu zabezpieczenia. jak i z kolumn synchronizacji. Ponadto musiałby zdać sobie sprawę z tego, że kolumny kluczy muszą być umieszczone w regularnych odstępach od siebie. To znaczy, że kolumna synchronizacji zastępuje kolumnę kluczy o wysokim stopniu zabezpieczenia w regularnych odstępach. Wskazał, że w opisie patentowym [...] został ujawniony jedynie kod nakładany, gdzie jeden kod jest podawany w jednym kierunku, a drugi - w drugim kierunku. Nie ma różnicy między słowami kodowymi zwykłych danych, a słowami kluczy. Nie wspomina się o wyprowadzaniu kluczy z kolumn synchronizacji.

W zawiadomieniu z [...] lutego 2007 r. UP RP powołał się na Raport z Międzynarodowych Badań Wstępnych (IPER) sporządzony [...] listopada 1999r. Wskazał, że oparł swoje zarzuty o oczywistości na dokumencie[...] . Przeanalizował powtórnie wskazane trzy dokumenty najbardziej zbliżone do przedmiotu zgłoszenia, a także dwa dodatkowe wskazane opisie wynalazku jako podobne: E2[...], E3[...] i poinformował stronę, że przedmiot zgłoszenia nie ujawnia rozwiązania technicznego. Odrębność w stosunku do znanych rozwiązań wydaje się dotyczyć wyłącznie cech nietechnicznych. Niezależne zastrzeżenie 1 określone jest przez czynności będące elementami metody kodowania. Postępowanie z niezależnego zastrz.14 jest identyczne jak postępowania z zastrz.1, tyle że stwierdza się, iż te czynności stanowią przygotowanie do odkodowania. Niezależne zastrz. 26 i 38 są analogiczne jak zastrz. 1 i 14, tylko że zamiast o sposobach mowa w nim o urządzeniach, które służą do wykonywania sposobów. Ta sama relacja zachodzi w stosunku do nośnika (zastrz.50), który faktycznie jest wynikiem zapisania informacji przetworzonej zgodnie metodą z zastrz.1.

UP RP stwierdził, że rozwiązania dotyczą analogicznej alokacji danych cyfrowych na nośniku zapisu. Chodzi o takie przekształcenie informacji źródłowej, by informacja wynikowa charakteryzowała się dokładnością i odpornością na fizyczne i logiczne błędy komórek nośnika. W tym celu wykorzystywane są matematyczne relacje, które w warunkach spodziewanych zakłóceń powodują automatyczną korektę sygnału wyjściowego. W przypadku dysków optycznych spodziewane błędy i zakłócenia są natury skokowo impulsowej. Dlatego dla pamięci masowych do korekt błędów zapisywania i transmisji cyfrowych danych medialnych opracowano i stosuje się kodowanie [...] (RS), prowadzone przy pomocy algorytmu [...], który jest twórcą rozwiązania podanego w E2. Zgłoszenie związane jest z dalej idącą niż naszkicowana w E3 modyfikacją metody [...] dostosowanej do większej niż w modelu podstawowym z E2 fragmentacji informacji źródłowej. Są to zmiany dostosowane do zwiększonych możliwości przetwarzania informacji i opanowania technologii tworzenia wielowarstwowych dysków magnetooptycznych takich jak DVD, Blu-Ray, czy związanych z nimi też nowymi fizycznymi metodami zapisywania i odczytywania informacji.

Wbrew używanemu słownictwu fizyczne położenie poszczególnych fragmentów zakodowanej informacji nie stanowi, zdaniem UP, istoty rozwiązania. Wynika z niego tylko tyle, że dane cyfrowe zostały zapisane w sąsiednich miejscach płyty. Fizyczna bliskość klastrów i sektorów, strumieniowy zapis przetworzonego w koderze sygnału jest wynikiem prostej wygody i nie ma żadnego wpływu na skuteczność podstawowego algorytmu [...] (E2), czy jego późniejszych modyfikacji łącznie z tą, jaką jest podana w przedmiocie zgłoszenia. Metody kodowania i dekodowania są bardzo abstrakcyjne, także wszystkie wymienione w zastrzeżeniach "słowa", "kolumny", "klucze" i "grupy" nie mają wiele wspólnego z fizycznością. Kwestie związane z fizycznością nośników dla dysków DVD, czy Blu-Ray są oczywiście wynalazkami, nawet tych samych Zgłaszających w innych zgłoszeniach. Rozwiązanie nie różni sie niczym od znanych, poza nową abstrakcyjną metodą kodowania i dekodowania.

Rozwiązania polegające na zastosowaniu lepszego algorytmu, dzięki któremu nastąpiło np. skrócenie czasu przetwarzania, zaoszczędzenie pojemności pamięci lub innych zasobów systemu przetwarzania danych informacyjnych nie można uznać za wynalazek, gdyż te skutki nie wnoszą wkładu technicznego. Wykorzystanie zaawansowanej metody kodowania informacji jest właśnie zastosowaniem algorytmu. Jeśli jedynym nowym elementem wynalazku jest abstrakcyjny algorytm to sposób postępowania, czy jego analogi opisane w formie urządzenia lub sygnału nie jest wynalazkiem. Gdyby zastosowanie tych odmiennych metod przetwarzania informacji pociągało za sobą zmiany sprzętowe, to te zmiany same w sobie jako wynalazki mogłyby podlegać opatentowaniu. Zgłaszający w tym zgłoszeniu niczego takiego nie ujawnia. Wymogi zdolności patentowej (nowość, nierzeczywistość) musi spełniać cały proces postępowania, a nie tylko abstrakcyjny algorytm.

Przedmiot zgłoszenia mieści się w klasie nierozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych. Wszystkie operacje jakie są potrzebne do tego przedsięwzięcia i jednocześnie są specyficzne dla przedmiotu zgłoszenia, mają charakter niematerialny.

Zgłaszający ani w zastrzeżeniach patentowych, ani w opisie wynalazku nie podaje żadnych charakterystycznych danych na temat procedur traktowania strumieni danych informacyjnych. Wymienione przez niego czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich niczego specyficznego w "oddziaływaniu na materię". Są to czynności wykonywane przy pomocy narzędzi materialnych, lecz to co jest w nich charakterystyczne, jest niematerialne. Nie wprowadza niczego do procedur technicznych, niczego nie usprawnia; gdyby nawet było inaczej, to nie jest to ujawnione. Przedstawia pomysł wykorzystania współczesnych środków technicznych do określonego zadania, nie przedstawiając, co wniósł do tych środków w sferze rozwoju technicznego. Dlatego odmienności jakie ujawnił nie mogą prowadzić do patentowalności jego rozwiązania. W obszarze technicznym nie ma przynajmniej jednego nowego nieoczywistego elementu.

Innowacja, która nie wnosi wkładu technicznego do stanu techniki nie stanowi wynalazku w sensie prawa patentowego.

W piśmie z [...] czerwca 2007 r. strona zarzuciła, że logicznie wnioski eksperta są wewnętrznie sprzeczne. Nie dostrzega on warstwy technicznej (szeregu czynności wykonywanych przez urządzenia), która jest niezbędna do przeprowadzenia tej czynności przez urządzenie. Przedmiot zgłoszenia ma szerokie zastosowanie przemysłowe, urządzenia zapisujące dokonują setek tysięcy zapisów strumieni danych na nośnikach optycznych. Korekcja błędów, to dziedzina na wskroś techniczna, wykorzystująca zwroty technologia i technika. Kodowanie [...] ma szereg zastosowań w szczególności w technice zapisu optycznego CD jak i DVD, technologiach transmisji danych takich jak DSL i WiMAX, oraz systemach emisji sygnału takich jak DVB i ATSC. Korekcja błędów sposobem [...] (RS) jest uważana powszechnie za część techniki, a jej rdzeniem są formuły matematyczne. Zagadnienia dotyczące korekcji błędów są przedmiotem wykładów prowadzonych na wszystkich liczących się uczelniach technicznych i znajdują zastosowanie w tak technicznych produktach jak płyty CD/DVD, komunikacja satelitarna, telekomunikacja itp.

Podnosiła, że pozostałe urzędy patentowe na świecie, które badały zgłoszenia należące do tej samej rodziny, uznały iż przedmiot zgłoszenia ma charakter techniczny i rozwiązuje problem techniczny. Żaden inny ekspert nigdy nie postawił zarzutu sugerującego, iż przedmiot zgłoszenia jest wyłącznie wzorem matematycznym pozbawionym zdolności patentowej.

Sposób według wynalazku dokonuje fizycznych zmian na zapisywanym nośniku. Przykładowo, wynalazek umożliwia zmniejszenie liczby kolumn BIS na płycie optycznej. Wynika to z wykorzystania kolumn synchronizacji jako kolumn BIS, a to ogranicza liczbę kolumn BIS o jeden. W rezultacie dysk optyczny o stałej liczbie bitów może być wykorzystany w sposób bardziej efektywny: przestrzeń zwolniona przez zmniejszenie liczby kolumn BIS może być wykorzystana do przechowywania danych użytkownika bez zmniejszania zdolności do korekcji błędów lub przy podniesionym poziomie zabezpieczenia, uzyskanym dzięki wprowadzeniu kolumn synchronizacji z dodatkowymi kluczami, w przypadku, gdy nie usuwa się kolumn BIS w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na dane użytkownika.

Zgłaszający zarzucił, że w wersji zastrzeżeń nie zdefiniowano żadnej złożonej relacji matematycznej, żadnych wzorów, a ekspert stwierdził, że wynalazek jest zastosowaniem zaawansowanej teorii matematycznej. Skoro nie zadał sobie trudu odszukania rzeczywistych elementów ujętych w zastrzeżeniu, to zgłaszający zarzucił, że nie rozumie wynalazku. Przeciwstawiane dokumenty nie wykorzystują kolumn synchronizacji jako źródła określania kluczy. Ekspert błędnie przyjął, iż wynalazek będzie działał bez znajomości fizycznego położenia danych, bowiem jeśli fizyczne położenie danych nie jest znane, niniejszy wynalazek nie będzie działał. Jest to zasadnicza różnica pomiędzy rozwiązaniami stanu techniki z przeciwstawianych dokumentów a wynalazkiem Zgłaszającego, która nie została prawidłowo wychwycona przez UP, ponieważ nie uwzględnił on w swojej ocenie tego aspektu wynalazku. Poprawnie określona istota wynalazku spełnia wszystkie przesłanki zdolności patentowej. Stwierdzenie eksperta, iż lokalizacja danych nie należy do istoty wynalazku jest całkowicie błędne i prowadzi do błędnej jego oceny. Elementy opisu uznawane jako słowa abstrakcyjne, klucze i grupy oraz względna ciągłość, wszystkie odnoszą się do rzeczywistego ulokowania obszarów danych, kolumn BIS i kolumn synchronizacji na płycie, które to ulokowanie w sposób znaczący poprawia możliwości odczytania płyty optycznej, te elementy stanowią właśnie elementy zastrzeżeń patentowych. Sposób i urządzenia zastrzegane przez Zgłaszającego dają bardzo wyraźny efekt fizyczny: płyta optyczna staje się bardziej odporna na zarysowania. Poprawa tego parametru jest mierzalna i udokumentowana fizycznymi pomiarami. Oznacza to automatycznie, że wynalazek w odniesieniu do płyt optycznych pozwala osiągnąć materialny/fizyczny korzystny efekt, który można zmierzyć.

Zgłaszający zarzucił, że stwierdzenie, iż wykorzystanie zaawansowanej metody kodowania informacji jest zastosowaniem algorytmu stoi w sprzeczności z dopuszczeniem udzielenia ochrony patentowej na tego typu rozwiązania (patent nr [...]) przez te same przepisy prawa krajowego i uzyskanie ochrony patentowej dla tego rozwiązania na drodze patentu europejskiego obejmującego swoimi skutkami terytorium Polski.

Korekcja błędów występująca w zastrzeżeniu nie stanowi "istoty wynalazku" jest elementem znanym ze stanu techniki i jako taka nie może być cechą znamienną wynalazku, ani stanowić jego istoty. Zastrzeżenia opisują wykorzystanie fizycznego położenia obszarów na płycie (względnej ciągłości na fizycznym nośniku) do polepszenia odporności na zarysowania płyty optycznej.

Odmawiając decyzją z [...] lipca 2007 r. udzielenia ochrony patentowej na przedmiotowy wynalazek Urząd Patentowy uznał, iż przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym. W jego ocenie, nie ujawnia rozwiązania technicznego, a odrębność w stosunku do znanych rozwiązań dotyczy wyłącznie cech nietechnicznych, co wskazał w zawiadomieniu z [...] lutego 2007 r. Niezależne zastrz. 1 określone jest przez czynności będące elementami metody kodowania. Postępowanie z niezależnego zastrz.l4 jest identyczne jak postępowania z zastrz.1, tyle że czynności stanowią przygotowanie do odkodowania. Niezależne zastrz.26 i 38 są analogiczne jak zastrz.1 i 14, tylko że zamiast o sposobach mowa w nim o urządzeniach służących do wykonywania sposobów. Ta sama relacja zachodzi w stosunku do nośnika (zastrz.50), który faktycznie jest wynikiem zapisania informacji przetworzonej zgodnie metoda z zastrz.1. Z powyższego wynika, że wszystkie rozwiązania ze zgłoszenia dotyczą różnych wariantów i form rozwiązania opisanego wyszczególnionymi zasadniczymi cechami z zastrz.1.

Ocenił, że zgłoszenie dotyczy analogicznej alokacji danych cyfrowych na nośniku zapisu. Chodzi o takie przekształcenie informacji źródłowej, by informacja wynikowa charakteryzowała się dokładnością i odpornością na fizyczne i logiczne błędy komórek nośnika. Wykorzystywane do tego są matematyczne relacje, które w warunkach spodziewanych zakłóceń powodują automatyczną korektę sygnału wyjściowego. W przypadku dysków optycznych spodziewane błędy i zakłócenia są natury skokowo impulsowej. Dlatego dla pamięci masowych do korekt błędów zapisywania i transmisji cyfrowych danych medialnych opracowano i stosuje się kodowanie [...] (R-S), prowadzone przy pomocy algorytmu [...] , który jest twórcą rozwiązania podanego w E2.

Urząd Patentowy uznał, że przedmiot zgłoszenia mieści sie w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych. Wszystkie operacje jakie są potrzebne do tego przedsięwzięcia i specyficzne dla przedmiotu zgłoszenia mają charakter niematerialny. Wymogi zdolności patentowej (nowość, nierzeczywistość) musi spełniać cały proces postępowania, a nie tylko jego część abstrakcyjna.

UP powołał się na rozstrzygniecie WSA z 20 kwietnia 2004 r.(sygn. akt 6 II SA 3937/02), iż rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element. Jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne. Uznał, że wskazówka WSA stanowi wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów RP z 17 września z 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków, iż wynalazek musi dotyczyć "wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu", względnie "określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię".

Powołując się na w/w rozstrzygnięcie WSA, Urząd Patentowy wskazał, że jest zbieżne z narastającą międzynarodową tendencją do bardziej restryktywnego niż niedawno podejścia do zakresu działania prawa patentowego. Jest to ważne szczególnie w Europie, gdzie pochodzący z art.52 EKP zapis mówiący o tym, na co udziela się i nie udziela się patentów ma swoje odpowiedniki w zapisach ustaw państw członkowskich EOP (w Polsce art. 24 i 28 p.w.p.), a potrzeby gospodarcze rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej wymagają harmonizacji prawa gospodarczego. Wskazał, że Sąd Apelacyjny Anglii i Walii, który jest najwyższym sądem brytyjskim zajmującym się sprawami patentowymi [...] października 2006 w. w swym wyroku [...] wyraźnie odniósł się do tego zapisu. Traktując ten wyrok jako "precedens" brytyjski Urząd Ochrony Własności Intelektualnej regularnie, kilka razy miesięcznie odrzuca odwołania od decyzji nieuznających zgłoszone rozwiązania za wynalazki.

UP przyznał, że zgłoszenie związane jest z dalej idącą niż naszkicowana w E3 modyfikacją metody [...] dostosowanej do większego niż w modelu podstawowym z E2 fragmentu informacji źródłowej, które Zgłaszający wymieniają jako najbliższe swojemu. Opis tej zmodyfikowanej metody samo-korekcji błędów zapisu został zarysowany w przykładzie wykonania zgłoszenia na str. 15-25. Jej związek z fizycznością płyty optycznej jest niewielki. Fizyczne położenie poszczególnych fragmentów zakodowanej informacji nie stanowi istoty rozwiązania. Z określenia "klaster fizyczny", "sektor fizyczny" wynika tylko tyle, że dane cyfrowe zostały zapisane w sąsiednich miejscach płyty. Fizyczna bliskość klastrów i sektorów, strumieniowy zapis przetworzonego w koderze sygnału jest wynikiem prostej wygody i nie żadnego wpływu na skuteczność podstawowego algorytmu [...](E2), czy jego późniejszych uzupełnień łącznie z tym, jakie jest podane w przedmiocie zgłoszenia. Te metody kodowania i dekodowania są bardzo abstrakcyjne, operuje się w nich takimi pojęciami jak "ciało Galois", czy "konkatenacja słów". Także wszystkie wymienione w zastrzeżeniach "słowa", "kolumny", "klucze" i "grupy" nie mają wiele wspólnego z fizycznością. Natomiast kwestie związane z fizycznością nośników dla dysków DVD, czy Blu-Ray są oczywiście wynalazkami w innych zgłoszeniach.

Urząd Patentowy uznał, że przedmiot zgłoszenia mieści sie w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych. Wszystkie operacje jakie są potrzebne do tego przedsięwzięcia i jednocześnie są specyficzne dla przedmiotu zgłoszenia - mają charakter niematerialny. Wykorzystują znane środki techniczne do innej obróbki informacji. Przyznał, że związane są z tymi procedurami procesy fizyczne traktowania strumieni danych informacyjnych, lecz zarzucił, że zgłaszający, ani w zastrzeżeniach patentowych, ani w opisie wynalazku, nie podają żadnych charakterystycznych danych na ten temat. Wymienione przez nich czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich nic specyficznego w "oddziaływaniu na materię". Są to czynności wykonywane przy pomocy narzędzi materialnych, lecz to co jest w nich charakterystyczne jest niematerialne.

Zgłaszających przedstawiają pomysł wykorzystania współczesnych środków technicznych do określonego zadania, nie przedstawiając co wnieśli do tych środków w sferze rozwoju technicznego. Dlatego odmienności jakie ujawniają nie mogą prowadzić do patentowalności ich rozwiązania.. Organ wskazał, że niezależne zastrzeżenie 11 (według ostatecznej wersji z [...] lutego 2006r.) określone jest przez czynności będące elementami metody odtwarzania nagrania (od 1-9). Natomiast niezależne zastrzeżenie 1 jest analogiczne jak zastrzeżenie 11, tylko zamiast o sposobie mowa w nim o urządzeniu, które służy do wykonywania sposobu. Zdaniem organu, nie są nim określone żadne dodatkowe cechy związane specyficznie z elementami urządzenia. W ocenie UP RP z powyższego wynika, że wszystkie rozwiązania ze zgłoszenia dotyczą różnych wariantów i form rozwiązania opisanego wyszczególnionymi zasadniczymi cechami z zastrzeżenia 11.

W ocenie organu, przedłożone rozwiązanie polega na manipulowaniu fragmentami informacji, w wyniku których abstrakcyjny obraz jest przetwarzany inaczej niż dotychczas - czego nie można uznać za wynalazek, gdyż skutki te nie wnoszą wkładu technicznego. Natomiast gdyby zastosowanie tych odmiennych metod przetwarzania informacji pociągało za sobą zmiany sprzętowe, to te zmiany same w sobie jako wynalazki mogłyby podlegać opatentowaniu. Lecz niczego takiego Zgłaszający w tym zgłoszeniu nie ujawnia.

Zdaniem organu, by spełnić ustawowe wymogi patentowalności wynalazek musi zawierać techniczne wykorzystanie praw przyrody lub formuł matematycznych, a nie tylko ich sformułowanie. Dlatego sposób postępowania, czy jego analogi opisane w formie urządzenia lub sygnału nie jest wynalazkiem, jeśli jedynym jego nowym elementem jest abstrakcyjny sposób postępowania, czyli algorytm. Wymogi zdolności patentowej (nowość, nieoczywistość) musi spełniać cały proces postępowania, a nie tylko abstrakcyjny algorytm.

Organ podkreślił, że prawo patentowe dotyczy techniki, a Urząd Patentowy udziela praw wyłącznych na wykorzystanie rozwiązań technicznych. Wymienione w zgłoszeniu czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich niczego specyficznego w "oddziaływaniu na materię". Innowacja, która nie wnosi do stanu techniki wkładu technicznego, nie stanowi wynalazku w sensie prawa patentowego.

W skardze złożonej na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący domagając się uchylenia zakwestionowanego rozstrzygnięcia i zasądzenia zwrotu kosztów postępowania. Zaskarżonej decyzji zarzucił naruszenie:

art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity Dz. U nr 26 poz. 117 z 1993 r., dalej uow) mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust 3 p.w.p. -poprzez nieprawidłową wykładnię pojęcia charakter techniczny wynalazku i w konsekwencji bezzasadne przyjęcie, że zgłoszone rozwiązania nie są wynalazkami patentowanymi w rozumieniu cytowanego przepisu;

naruszenie art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.; dalej k.p.a.) w związku z art. 252 ustawy p.w.p - poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy i w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne założenia natury faktycznej i prawnej;

naruszenie art. 10 kpa - poprzez nieustosunkowanie się do zmienionej wersji zastrzeżeń patentowych przed wydaniem ostatecznej decyzji w przedmiocie udzielenia patentu, a tym samym uniemożliwienie Zgłaszającemu wypowiedzenia się co do zarzutów Urzędu Patentowego RP w tej kwestii.

W uzasadnieniu skargi strona podniosła błędne ustalenie stanu faktycznego, co stanowi naruszenie art. 7, 77 k.p.a., a także dokonanie w sposób nieprawidłowy wykładni normy art. 10 uow, bezpodstawnie zawężając pojęcie charakteru technicznego wynalazku, zdaniem skarżącego, może zostać uznane za dyskryminację wynalazku ze względu na dziedzinę techniki w rozumieniu art. 27 ust. 1 Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS) - stanowiącego załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Światowej Organizacji Handlu (WTO). Upatrywała w tym naruszenia także podstawowych zasad postępowania administracyjnego, w tym zasady praworządności wyrażonej w art. 6 kpa. oraz zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa - art. 8 k.p.a. Urząd Patentowy RP wyciągnął przy tym błędny wniosek, iż fizyczna bliskość klastrów i sektorów, [w] strumieniowym] zapisie przetworzonego w koderze sygnału jest wynikiem prostej wygody i nie ma żadnego wpływu na skuteczność podstawowego algorytmu Beriekampa (E2). Całkowicie zignorował ten aspekt rozwiązania, że przedmiot zgłoszenia dotyczy rozmieszczenia znaczników na powierzchni płyty w taki sposób, aby zwiększyć jej odporność na zarysowania, co osiąga się przez odpowiednie rozłożenie danych w zapisywanym sygnale, który zapisany na płycie utworzy znaczniki rozłożone (alokowane) zgodnie z celem wynalazku. W sytuacji, gdy prawidłowa ocena przedmiotu zgłoszenia wymaga wiadomości specjalnych, Urząd Patentowy RP na podstawie art. 84 §1 k.p.a. mógł skorzystać z pomocy biegłego ds. techniki audio wideo, który mógłby w sposób wyczerpujący i pełny przedstawić wynalazek. Urząd nie skorzystał z pomocy biegłego, co w ocenie strony Skarżącej mogło przyczynić się do błędnego określenia stanu faktycznego tj. do nieprawidłowej oceny przedmiotu zgłoszenia.

Skarżąca zakwestionowała dokonanie oceny charakteru technicznego wynalazku w oparciu wyłącznie o ocenę charakteru wkładu wynalazczego. Wielokrotnie podkreślała, iż pojęcia wynalazek i wkład wynalazczy nie są sobie tożsame, a używanie tych pojęć zamiennie przez Urząd Patentowy RP powoduje stawianie stronie wymogów pozaprawnych. Ustawa o wynalazczości w art. 10 utożsamia bowiem rozwiązanie z wynalazkiem, a nie z wkładem jaki on wnosi do stanu techniki. Z treści tego przepisu wynika również, iż wynalazek podlega opatentowaniu, tj. na wynalazek udziela się patentu pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie wymogów. Tak wiec prawo z patentu chroni wynalazek, a zakres przedmiotowy prawa z patentu zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy p.w.p. określają zastrzeżenia patentowe. Skoro zatem wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem o charakterze technicznym, a ochrona patentowa jest zdefiniowana treścią zastrzeżeń patentowych, oznacza to, że rozwiązanie o charakterze technicznym jest zdefiniowane przez treść zastrzeżeń patentowych. Zastrzeżenie patentowe należy traktować jako całość, w związku z tym przesłanki oceny zdolności patentowej wynalazku określone w art. 10 u.o.w. należy odnieść do wynalazku jako całości, a nie do jego poszczególnych cech. Zarzuciła, że Urząd Patentowy dokonał oceny zdolności patentowej przedmiotowych wynalazków odnosząc się wyłącznie do niektórych cech wskazanych w zastrzeżeniu patentowym, pomijając fakt, iż kryteria oceny zdolności patentowej należy odnieść do całego wynalazku.

Skarżąca podnosiła, że art. 10 u.o.w. posługuje się pojęciem rozwiązanie o charakterze technicznym. Urząd Patentowy RP zmienił treść tego przepisu formułując kryterium zdolności patentowej przy użyciu pojęcia "rozwiązania technicznego". Pominięcie zwrotu o charakterze zmienia w sposób istotny charakter warunku kwalifikującego. Czym innym bowiem jest rozwiązanie techniczne, a czym innym rozwiązanie o charakterze technicznym. "Rozwiązanie techniczne" z definicji Urzędu Patentowego RP w kategorii sposobu wydaje się być rozwiązaniem stanowiącym oddziaływanie na materię, natomiast "rozwiązanie o charakterze technicznym", zastosowane przez ustawodawcę, jest pojęciem szerszym, obejmującym również związek z oddziaływaniem na materię. Zarówno przepisy ustawy o wynalazczości, jaki i obowiązującej obecnie ustawy p.w.p., nie zawierają definicji pojęcia charakteru technicznego wynalazku. Rolą organu jest więc wypełnienie go odpowiednią treścią. Z treści i brzmienia przepisów ustawy o wynalazczości wynika jednoznacznie, iż ustawodawca celowo zdecydował się na odstąpienie od wprowadzenia legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" poprzez wskazanie jego sztywnych ustawowych desygnatów. Nie zawarł również delegacji ustawowej, upoważniającej do ich doprecyzowania w akcie wykonawczym, aby uniknąć konieczności dokonywania kolejnych zmian legislacyjnych ze względu na dokonujący się w szybkim tempie postęp techniczny i uniknąć problemów związanych z dostosowaniem zakresu pojęć ustawowych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ta "elastyczność" ustawodawcy przeniosła ciężar doprecyzowania zakresu przedmiotowego pojęcia, a tym samym konieczność wskazania jego aktualnych desygnatów, na organ badający zgłoszenie wynalazku, tak aby spełnione zostały podstawowe dyrektywy dokonania owego doprecyzowania wynikające z art. 7 i 77 k.p.a.

Wskazówkę co do tego, jak należy rozumieć charakter techniczny rozwiązania, można znaleźć w rozporządzeniu w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Stosownie do postanowień, § 32 ust. 1 rozporządzenia: Przeprowadzając badania, Urząd Patentowy nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za wynalazek, w szczególności jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy on (...) określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię (...).Stosując rozumowanie a contrario, można przyjąć, że za wynalazek podlegający opatentowaniu UP RP powinien uznać taki przedmiot zgłoszenia, który dotyczy sposobu oddziaływania na materię. Użycie zwrotu dotyczy w treści przepisu rozporządzenia odpowiada zwrotowi charakter techniczny użytemu przez ustawodawcę w treści art. 10.

Wywodziła, że z relacji wzajemnej treści atr. 10 u.o.w. i przepisu § 32 ust 1 pkt 1 rozporządzenia można stwierdzić, że to, czy rozwiązanie jest uznawane za wynalazek, uwarunkowane jest bezpośrednio istnieniem związku pomiędzy rozwiązaniem a oddziaływaniem na materię. Skoro bowiem art. 10 ustawy o wynalazczości uznaje za wynalazek rozwiązanie o charakterze technicznym, zaś § 32 ust. 1 rozporządzenia stwierdza, że wynalazek dotyczy technicznego sposobu oddziaływania na materię, to należy uznać, że rozwiązaniem o charakterze technicznym jest takie rozwiązanie, które dotyczy sposobu oddziaływania na materię. Przy czym za techniczne oddziaływanie na materię należy tu rozumieć oddziaływanie przy posłużeniu się kontrolowanymi siłami natury. Do osiągnięcia celu wynalazku, to jest uzyskania odpowiedniej alokacji obszarów utworzonych przez znaczniki na powierzchni płyty niezbędne jest wygenerowanie sygnału o określonych parametrach, a następnie jego utrwalenie. Zarówno proces generowania sygnału zbudowanego z odpowiednich sekwencji jak i proces ich utrwalania leży poza sferą intelektualnego oddziaływania człowieka tj. spełnia jedną z przesłanek uznania rozwiązania za wynalazek o charakterze technicznym, wskazanych w cytowanym przez UP wyroku WSA z dnia 20 kwietnia 2004, sygn. akt 6II SA 3937/02.

Skarżąca zarzuciła, że organ odmówił jej prawa czynnego udziału w postępowaniu. Wydanie decyzji z [...] września 2008 r. nastąpiło bez powiadomienia jej o stanowisku Urzędu w toku ponownego rozpatrywania sprawy wobec wersji zastrzeżeń złożonej [..] maja 2007 r., co stanowi naruszenie art. 10 k.p.a. uniemożliwiające stronie zapoznanie się z zarzutami i ustosunkowanie się do nich przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie. Wskazała, że Urząd Patentowy RP winien wykazać się szczególną starannością przy prowadzeniu postępowania wyjaśniającego i badaniu przesłanek zdolności patentowej. Błędy proceduralne mogą bowiem rodzić nieodwracalne dla Zgłaszającego skutki prawne. Skoro Zgłaszający nadesłał zmienioną wersję zastrzeżeń patentowych, Urząd Patentowy RP zobowiązany był: dokonać analizy i oceny nowej wersji zastrzeżeń patentowych i ustosunkować się do tej wersji, a następnie wezwać zgłaszającego do wypowiedzenia się w przedmiocie zajętego przez Urząd Patentowy RP stanowiska. Nie można pominąć, że Zgłaszający dokonał modyfikacji zgłoszenia, aby wyeliminować uchybienia podnoszone przez Urząd. Zgłaszający miał zatem prawo oczekiwać, iż w przypadku, gdy po rozpatrzeniu nadesłanych materiałów Urząd Patentowy RP uzna za konieczne wprowadzenie dalszych zmian, organ wskaże mu dostrzeżone nieprawidłowości i wezwie do ich poprawienia. Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z 7 października 1981 r., gdzie stwierdził: Jeżeli w odpowiedzi na wypowiedzenie Urzędu Patentowego PRL zgłaszający składa nową wersję opisu i zastrzeżeń patentowych, to Urząd ten zobowiązany jest ustosunkować się do nowej wersji opisu i zastrzeżeń patentowych jeszcze przed wydaniem decyzji merytorycznej, w toku postępowania wyjaśniającego." (IV PRN 10/81, OSNC 1982/2-3/42). Takie stanowisko podzielił WSA w wyroku z 23 czerwca 2004 r. (sygn. 6 II SA 1132/03): "Urząd Patentowy RP, bez narażenia się na zarzut naruszenia przepisów art. 7, 10 §1,77§ 1, 80, 107 § 3 k.p.a., do których odsyła art. 113 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (jednolity tekst Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) oraz 252 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 119 poz. 1117 zezm), nie może nie odnieść się do przeredagowanych zastrzeżeń patentowych zgłaszającego, dokonanych w następstwie wezwania wspomnianego organu.

Skarżąca podkreśliła, iż wynalazki będące przedmiotem zgłoszenia [...] uzyskały ochronę patentową w następujących państwach i organizacjach regionalnych: AR, AT, AU, AZ, BG, BR, CA, CH, CN, CY, EP, EA, EE.HU, ID, IL, IN, JP, KR, LT, LV, MY.NO, NZ, RO, RU, SG, SI, TR, TW, UA, US, VN, YU. W żadnym z tych krajów nie udziela się patentów na wynalazki nie posiadające charakteru technicznego. W szczególności zaznaczyła fakt udzielenia patentu europejskiego EP [...]. Uznała, że dla oceny zdolności patentowej wynalazku nie może być obojętne, że na zgłoszone rozwiązane zostały udzielone patenty w innych krajach, w szczególności, patent europejski, przy czym takie stanowisko dominuje także w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. orzeczenia WSA z dnia 17 sierpnia 2004 r., sygn. akt II SA 2102/03 i II SA 4007/03, orzeczenie WSA z dnia 21 września 2004 r. sygn. akt 6II SA 2896/03).

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Odnosząc się do kolejnych zarzutów skargi wskazał, co następuje:

Ad 1. Podstawę dla interpretacji pojęcia "charakter techniczny" stanowi, w szczególności § 32 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1119), mającego zastosowanie na podstawia art. 93 ustawy p.w.p. Wynalazek musi być określony za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy (wynalazek w kategorii wytworu, np. urządzenia) bądź technicznego oddziaływania na materię (wynalazek w kategorii sposobu). Taka interpretacja ma również swój wyraz w przepisie § 32 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia, który stanowi, że Urząd Patentowy wydaje decyzję, (o której mowa w art. 49 ustawy), m.in. wtedy, gdy "w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia", tzn. budowy - w odniesieniu do wytworu (np. urządzenia), bądź oddziaływania na materię - w odniesieniu do sposobu. Analogicznie był interpretowany "charakter techniczny" rozwiązania według przepisów wykonawczych z dnia 23.03.1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 18, poz. 179) obowiązujących przed wejściem w życie cytowanego rozporządzenia, w których § 34 ust.1 podaje, że Urząd Patentowy nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie o charakterze technicznym, w szczególności, jeżeli stwierdzi, że "nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy (...) ani sposobu technicznego oddziaływania na materię". Tak, więc interpretacja pojęcia "charakter techniczny" rozwiązania, co do istoty, nie uległa zmianie i taka interpretacja jest stosowana również w przypadku zgłoszenia [...]. Taka interpretacja ma również swój wyraz we wskazanym orzecznictwie oraz komentarzu do p.w.p. Zenobiusza Miklasińskiego. Innym aspektem sprawy jest natomiast kwestia oceny, czy wynalazki według przedmiotowego zgłoszenia [...] - w kategorii 'sposobu', - w kategorii 'urządzenia', - w kategorii 'wytworu" (nośnika) są określone poprzez cechy techniczne właściwe dla wyżej wymienionych kategorii.

Ad 2. Za bezpodstawny uznał zarzut naruszenia art. 7 i art. 77 k.p.a., bowiem zostały wzięte pod uwagę wszystkie wynalazki (sposób, urządzenie, nośnik) oraz ich odmiany, określone zastrzeżeniami patentowymi, będące przedmiotem żądanej ochrony. Przy ocenie zostały wzięte pod uwagę obydwie wersje zastrzeżeń patentowych, tj. zarówno wersja pierwotna zastrzeżeń z dnia [...].07.1999 r., jak też wersja zastrzeżeń, załączona przy piśmie z [...].05.2008 r., przy czym zarzuty odnośnie braku zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia zostały postawione w oparciu o analizę przedłożonych zastrzeżeń patentowych. Nie jest celowe dalsze badanie pod kątem pozostałych warunków określonych w art. 10 u.o.w. w przypadku, gdy niespełniony jest co najmniej jeden z ustawowych wymogów zdolności patentowej, np. wymóg technicznego charakteru wynalazku. Pogląd skarżącej, iż ocena charakteru technicznego rozwiązania powinna być dokonana w odniesieniu do wynalazku, jako całości, tzn. w odniesieniu do obu części zastrzeżenia, nieznamiennej i znamiennej – łącznie, uznał za nie pozbawiony swoistej logiki, która nie ma oparcia w doktrynie patentowej. Wynalazek w każdym przypadku jest kojarzony z rozwiązywanym problem technicznym, a rozwiązanie postawionego problemu warunkuje tylko i wyłącznie zespół cech technicznych, wyróżniających rozwiązanie ze stanu techniki "określonych częścią znamienną zastrzeżenia", tzn. determinujących wkład do stanu techniki. Taka interpretacja ma również swój wyraz w publikacji pt. "Uzyskiwanie patentów europejskich w trybie międzynarodowym" [Euro-PCT], aut. Larissa Gruszów, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002, str. 296, akapit 4, gdzie podano: "... aby stwierdzić jaki rzeczywisty wkład w obecny stan techniki wniesie przedmiot, którego dotyczy zastrzeżenie. Jeżeli wkład ten nie posiada jakiegokolwiek charakteru technicznego, to nie ma wynalazku w rozumieniu art. 52 (l), (14l. Wytyczne EP, C-IV, 2.2). Przyjmując interpretację Skarżącego, że określenie "rozwiązanie o charakterze technicznym" ma szerszy zakres znaczeniowy i obejmuje, bowiem w przypadku "sposobu", nie tylko "oddziaływanie na materię", lecz również "związek z oddziaływaniem na materię" i interpretacja skarżącej wywodzi się z zapisu § 32 ust.1 cyt. rozporządzenia Prezesa RM, należałoby, zdaniem UP, udzielić patentu na wynalazek określony zastrzeżeniem patentowym, którego część nieznamłenna podaje wprawdzie "cechy techniczne, ale jego część znamienna podaje "cechy nietechniczne" (mające związek z częścią niezamienną) - co jest rażąco sprzeczne z przepisem § 8 ust. 1 pkt 2 cytowanego rozporządzeni. Norma ta stanowi, że część znamienna zastrzeżenia powinna podawać cechy techniczne zastrzeganego wynalazku, które mają go wyróżniać ze stanu techniki. Zatem skoro konkluzja jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami, to postawiona teza jest nie do utrzymania. Odnośnie nie skorzystania z pomocy biegłego ds. techniki audio video, Urząd Patentowy zwrócił uwagę, iż jest instytucją posiadającą własnych ekspertów-specjalistów, którzy są przygotowani do merytorycznego badania wniosków, stanowią wyspecjalizowany korpus fachowców, przy pomocy których Urząd wykonuje swoje zadania.

Ad 3. Urząd Patentowy uznał, że nowa wersja zastrzeżeń patentowych z [...] maja 2008 r. w części dotyczącej wynalazków w kategorii sposobu (zastrz. 1-25) oraz wynalazku w kategorii wytworu (zastrz. 36-47) są literalnie identyczne, jak odpowiednie zastrzeżenia (1-25 i 50-61) w wersji pierwotnej z dnia [...] lipca 1999 r., a więc bezdyskusyjnie nie usuwają poprzednio wskazanych przeszkód do udzielenia patentu, a zatem zgodnie z przepisem § 32 ust. 5 cytowanego rozporządzenia, obowiązującego na podstawie art. 93 p.w.p., Urząd Patentowy nie był obowiązany do wyznaczania nowego terminu na ponowne wypowiedzenie się, co do tych przeszkód.

Natomiast zastrzeżenia dotyczące wynalazków w kategorii urządzenie (zastrz. 26-35), według opinii strony skarżącej, podanej w piśmie z [...] maja 2008 (poz. akt 18) opisują "konstrukcję przez obieg sygnału", przy czym jak wynika z treści tych zastrzeżeń nie mamy tu do czynienia z sygnałem fizycznym, lecz "sygnałami" określanymi, jako "sygnał podzbioru informacji wielosłowowych", "sygnał zbioru słów kodowych", itp., które w rozumieniu teorii informacji mogą być rozumiane tylko i wyłącznie, jako sygnały (nośne) przenoszące informację. Mając na względzie określenia dotyczące lokalizacji w/w elementów informacyjnych, takie jak: "w kolumnie docelowej", "w kolumnie kluczy", "w. kolumnie bitów", które dotyczą "uporządkowanych sekwencji strumienia słów informacyjnych", ewidentne jest, że mamy do czynienia z przetwarzaniem "strumienia informacji", a nie przetwarzaniem sygnału fizycznego przenoszącego te informacje. W świetle tego struktura opisana nową wersją zastrzeżeń,mimo iż formalnie przedstawiona, jako "układ określony przez bieg sygnału", de facto dotyczy algorytmu przetwarzania danych w ujęciu blokowym.

Uznał zatem, że nowa wersja zastrzeżeń - również w części dotyczącej wynalazków w kategorii 'urządzenia' nie usuwa przeszkód do udzielenia patentu, a Urząd nie był obowiązany do wyznaczania nowego terminu na wypowiedzenie się, co do tych przeszkód. Urząd poinformował Zgłaszającego o wątpliwościach dotyczących przeszkód odnośnie zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia, ale i wyznaczył termin do wypowiedzenia się w tej kwestii i Zgłaszający skorzystał z tej możliwości, wypowiadając się w sprawie wskazanych przeszkód, pismem z [...] maja 2008 r. Nowa wersja zastrzeżeń z [...] maja 2008 r. została nadesłana z inicjatywy Zgłaszającego, a nie w następstwie wezwania Urzędu Patentowego. Zgodnie z art. 252 p.w.p. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się w sprawach nieuregulowanych w ustawie (p.w.p.), a zatem przepis art. 10 kpa nie został naruszony.

Odnośnie udzielenia patentu przez Urząd Europejski na wynalazki będące przedmiotem zgłoszenia [...] oraz przez Urzędy Patentowe innych krajów, Urząd Patentowy RP wskazał, że zaskarżone decyzje nie zostały wydane z pominięciem tych faktów lecz w wyniku niezależnej oceny zdolności patentowej przedmiotu wynalazku dokonanej przez eksperta Urzędu Patentowego RP działającego na podstawie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisów. Podstawę takiego postępowania stanowi Artykuł 4 bis ust. 1 Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 z późn. zm.), tzw. Akt Sztokholmski, który stanowi, że "Patenty, o które wnosiły w różnych Państwach będących członkami Związku Ochrony Własności Przemysłowej osoby fizyczne lub prawne Państw będących członkami Związku, będą niezależne od patentów uzyskanych na ten sam wynalazek w innych Państwach należących lub nienależących do Związku". "Niezależność" nie oznacza, że ekspert oceniając zdolność patentową zgłoszonego do opatentowania wynalazku nie zapoznał się ze stanem zgłoszeń tego samego wynalazku, dokonanych w i innych krajach. Patent udzielony przez EPO nie może być uważany, jako sugestia do udzielenia patentu na ten sam wynalazek przez inny Urząd, bowiem również patenty Urzędu Europejskiego bywają unieważniane. Jako przykład wskazał np. patenty nr: EP [...] BI; EP [...] BI - unieważnione następnie w Wielkiej Brytanii.

Ponadto, wiele z wymienionych krajów, jak np.: AR, BR, ID, IL, IN, KR, NZ, SG, opublikowało opisy zgłoszeniowe (dok. kat. A), a inne, jak np.: AT, JP, TR, tłumaczenia dokumentu europejskiego (dok. kat. T), a nie dokumenty patentowe (kat. B lub C), co oznacza, że w tych krajach patenty nie zostały udzielone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej dokonywana przez właściwy wojewódzki sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości zarówno materialnych jak i procesowych aspektów stosunku administracyjnoprawnego, skonkretyzowanego w zaskarżonej decyzji.

W świetle art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach dalej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Dla wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego aktu niezbędne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia bądź przepisu prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisu postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo przepisu prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a-c p.p.s.a.).

W ocenie Sądu, skargę należało uznać za uzasadnioną.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, że zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem jej w życie ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli ustawa o wynalazczości stanowi podstawę do oceny zdolności ochronnej zgłoszonego wynalazku.

Stosownie do art. 10 tej ustawy wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania. Czyli wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

- posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

- posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość),

- nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

Z uwagi na ograniczenie powszechnej swobody korzystania z ujawnionego rozwiązania technicznego, co jest istotą przyznanego patentem prawa wyłącznego podmiotowego, patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednakże, że przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę. Wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową wiedzą inżyniera. O ile kwestię nowości rozwiązania technicznego można stosunkowo łatwo sprawdzić, o tyle w odniesieniu do poziomu wynalazczego wynalazku (nieoczywistości rozwiązania) brak jest w tej mierze obiektywnych, a w szczególności ustawowych kryteriów. Stwarza to konieczność dokonywania ustaleń na okoliczność poziom wynalazczego wynalazku w oparciu o kryteria w dużej mierze subiektywne.

Jak wynika z niniejszego postępowania, metodą zmierzającą do ustalenia czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości jest ustalenie najbliższego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala Urzedowi Patentowemu na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. i zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy, dojść do zastrzeganego zgłoszenia, które mieści się w klasie rozwiązań polegających na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych.

Rozwiązanie objęte zgłoszeniem, porównywane w toku badania ze znanym stanem techniki, dotyczy analogicznej alokacji danych cyfrowych na nośniku zapisu: takiego przekształcenia informacji źródłowej, by informacja wynikowa charakteryzowała się dokładnością i odpornością na fizyczne i logiczne błędy komórek nośnika. W tym celu wykorzystywane są matematyczne relacje, które w warunkach spodziewanych zakłóceń powodują automatyczną korektę sygnału wyjściowego. W przypadku dysków optycznych dla pamięci masowych do korekt błędów zapisywania i transmisji cyfrowych danych medialnych opracowano i stosuje się kodowanie [...] (RS), prowadzone przy pomocy algorytmu [...], który jest twórcą rozwiązania podanego w E2.

Zdaniem Sądu w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia mającego istotny wpływ na wynik sprawy przepisów postępowania: art. 7, art. 77 § 1 i 107 § 3 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy, a także szczegółowego uzasadnienia przyjętego przez organ stanowiska, co w konsekwencji uniemożliwia sądowi dokonanie kontroli legalności zaskarżonej decyzji. Pogłębiona argumentacja organu i wnikliwe odniesienie się do twierdzeń skarżącego było w niniejszych sprawach szczególnie pożądane, bowiem skarżący zarzucił organowi m.in. brak zrozumienia istoty zgłaszanego wynalazku.

Urząd Patentowy wskazał, że zgłoszenie związane jest z dalej idącą niż naszkicowana w E3 modyfikacją metody [...] dostosowanej do większej niż w modelu podstawowym z E2 fragmentacji informacji źródłowej. Są to zmiany dostosowane do zwiększonych możliwości przetwarzania informacji i opanowania technologii tworzenia wielowarstwowych dysków magnetooptycznych takich jak DVD, Blu-Ray, czy związanych z nimi też nowymi fizycznymi metodami zapisywania i odczytywania informacji. Przyjął, że Zgłaszający przedstawili pomysł wykorzystania współczesnych środków technicznych do określonego zadania, natomiast nie przedstawili, co wnieśli do tych środków w sferze rozwoju technicznego.

Przyznał, że przedmiotowe zgłoszenie związane jest z dalej idącą niż naszkicowana w E3 modyfikacją metody [...] dostosowanej do większego niż w modelu podstawowym z E2 fragmentu informacji źródłowej, które Zgłaszający wymieniają jako najbliższe swojemu. Opis tej zmodyfikowanej metody samo-korekcji błędów zapisu określił jednak jako mający "niewielki związek z fizycznością płyty optycznej". Jego zdaniem, wszystkie wymienione w zastrzeżeniach "słowa", "kolumny", "klucze" i "grupy" nie mają wiele wspólnego z fizycznością. Z drugiej strony przyznał, że są procesy fizyczne związane z procedurami traktowania strumieni danych informacyjnych, ale skarżąca nie podaje żadnych charakterystycznych danych na ten temat ani w zastrzeżeniach patentowych, ani w opisie wynalazku. Wymienione przez nią czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich specyficznego w "oddziaływaniu na materię". Są to czynności wykonywane przy pomocy narzędzi materialnych, lecz to, co jest w nich charakterystyczne jest niematerialne, bez "oddziaływania na materię".

Urząd Patentowy RP w wyniku – jak wskazał - niezależnej oceny zdolności patentowej przedmiotu wynalazku uznał, że skarżąca niczego nie wprowadza, niczego nie usprawnia; a nawet gdyby było inaczej, to nie jest to ujawnione. Zgłoszenie nie przedstawia, co wnosi w sferze rozwoju technicznego.

Ocena ta pozostaje w sprzeczności z twierdzeniem skarżącej, która wskazuje, że korekcja błędów sposobem [...] (RS) jest powszechnie uważana za część techniki. Jej rdzeniem są formuły matematyczne. Sposób według wynalazku dokonuje fizycznych zmian na zapisywanym nośniku, np. umożliwia zmniejszenie liczby kolumn BIS na płycie optycznej. W rezultacie dysk optyczny o stałej liczbie bitów może być wykorzystany w sposób bardziej efektywny, ponieważ przestrzeń zwolniona przez zmniejszenie liczby kolumn BIS może być wykorzystana do przechowywania danych użytkownika bez zmniejszania zdolności do korekcji błędów lub przy podniesionym poziomie zabezpieczenia, uzyskanym dzięki wprowadzeniu kolumn synchronizacji z dodatkowymi kluczami, w przypadku, gdy nie usuwa się kolumn BIS w celu zwiększenia przestrzeni przeznaczonej na dane użytkownika. Podnosi, że zagadnienia dotyczące korekcji błędów są przedmiotem wykładów prowadzonych na wszystkich liczących się uczelniach technicznych i znajdują zastosowanie w tak technicznych produktach jak płyty CD/DVD, komunikacja satelitarna, telekomunikacja itp. Ponadto skarżąca powołuje się na fakt, że pozostałe urzędy patentowe na świecie, które badały zgłoszenia należące do tej samej rodziny, uznały iż przedmiot zgłoszenia ma charakter techniczny i rozwiązuje problem techniczny.

Należy zauważyć, że odpierając zarzuty skarżącej i na poparcie słuszności swojej oceny Urząd Patentowy RP powołał się na jej zbieżność z narastającą międzynarodową tendencją do bardziej restryktywnego, niż niedawno, podejścia do zakresu działania prawa patentowego. Podkreślał wagę tego szczególnie w Europie, gdzie pochodzący z art.52 EKP zapis mówiący o tym, na co udziela się i nie udziela się patentów ma swoje odpowiedniki w zapisach ustaw państw członkowskich EOP (w Polsce art. 24 i 28 p.w.p.) wskazując, że potrzeby gospodarcze rynku wewnętrznego Wspólnoty Europejskiej wymagają harmonizacji prawa gospodarczego. Na uzasadnienie swoich wywodów wskazał, że Sąd Apelacyjny Anglii i Walii, najwyższy sąd brytyjski zajmujący się sprawami patentowymi w wyroku z 27 października 2006 r. w sprawie Aerotel/Macrossan [EWCA Civ 1371] wyraźnie stwierdził, że dla oceny techniczności rozwiązania należy stosować jednolicie następujący czterostopniowy test (pkt.40) odpowiadający na pytania: 1. czy zakres ochrony jest poprawnie sformułowany, 2. czy wkład faktyczny jest zidentyfikowany, 3. czy ten wkład dotyczy w całości któregoś z tworów wyłączonych z patentowania, 4. czy faktyczny lub domniemany wkład jest w istocie natury technicznej.?"

W ocenie UP RP, użyta w pkt.47 cyt. wyroku teza: "wkład, który składa się jedynie z elementów wyłączonych z patentowania nie może być uważany za wkład techniczny" jest prawie tożsama z tezą wyroku WSA w Warszawie z 20 kwietnia 2004 (sygn. akt 6 II SA 3937/02): "jeśli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne".

Urząd Patentowy RP uznał przede wszystkim, że pochodzący z wyroku Aerotel/Macrossan czterostopniowy test jest możliwy do przyjęcia w ramach licznych europejskich tradycji prawnych stanowiąc wskazówkę metodyczną. Integruje wyłączanie z patentowania na podstawie listy tworów niepatentowalnych z poszukiwaniem konkretnego wkładu do wiedzy w dziedzinie techniki. Brytyjski Urząd Ochrony Własności Intelektualnej traktuje ten wyrok jako "precedens".

Za drugą "wielką zaletę" wyroku Aerotel/Macrossan UP RP uznał przeprowadzoną w nim krytyczną analizę trzech wersji obecnego podejścia Europejskiego Urzędu Patentowego, nazwanego "any hardware" (pkt.26(3)). Jak widać zatem, Urząd Patentowy RP nie akceptuje stanowiska EUP, zgodnie z którym obecność jakiekolwiek technicznego sprzętu powoduje, że przedmiot zgłoszenia należy traktować jak wynalazek, czyli to co postuluje Zgłaszający, aprobując pogląd zawarty w powołanym wyroku sądu brytyjskiego.

Mając na uwadze powyższe wywody, w ocenie Sądu, nie można uznać za przekonywującą lakoniczną argumentację Urzędu Patentowego RP odnoszącą się do kwestii udzielenia na przedmiotowe rozwiązanie patentu europejskiego.

Należy zgodzić się co do zasady z twierdzeniem organu, że polski Urząd Patentowy nie jest organem dokonującym mechanicznego zatwierdzenia udzielonych przez EUP patentów. Jednakże jednoznaczne oparcie wyrażonego stanowiska na zaakceptowaniu poglądów sądu brytyjskiego zawartych w wyroku Aerotel/Macrossan z 27 października 2006r. (EWCA civ 1371), który odrzucił pogląd EUP, aby oceniać wkład wynalazczy w stosunku do stanu techniki podczas analizowania nowości i nieoczywistości, a nie na wcześniejszym etapie, tj. podczas oceny czy rozwiązanie ma charakter techniczny może budzić wątpliwości.

Podkreślić należy bowiem, że powołany wyrok brytyjski nie stanowi odzwierciedlenia ostatnio prezentowanych poglądów sądownictwa brytyjskiego w omawianej kwestii. Przykładem są odmienne wnioski od zawartych we wspomnianym wyroku zawarte w decyzji wydanej w sprawie Astron Clinica . W uzasadnieniu decyzji z [...] stycznia 2008r. w sprawie Astron Clinica sędzia Kitchin uznał, iż praktyka brytyjska odmowy patentowania rozwiązań, których wkład techniczny przejawia się wyłącznie w oprogramowaniu nie jest zgodna z linią prezentowaną przez Komisję Odwoławczą Europejskiego Urzędu Patentowego, a przez to osłabia pewność systemu patentowego. W związku z tym jako taka nie może być kontynuowana (v. Astron Clinica Limited and others, and Compotroller General of Patents, Designs and Trade Marks; Neutral Citation Number: [2008] EWHC 85 (Pat) Case No CH/2207/APP/0466, Royal Courts of JusticeStrand, London. WC2A 2LL).

W tym stanie rzeczy arbitralne odwołanie się przez organ do tez wyroku w sprawie Aerotel/Macrossan jako wytycznej do interpretacji art. 10 u.o.w. - nie może zostać uznane za wystarczające dla uzasadnienia odmowy udzielenia patentu i to w aspekcie istnienia na zgłoszone rozwiązanie patentu europejskiego. Zważywszy, że sądy danego państwa są zobowiązane w sposób jednolity traktować patent wydany przez krajowy urząd patentowy i patent europejski. Powyższe oznacza, że określenie zakresu ochrony patentu w aspekcie przedmiotowym powinno być dokonane według tych samych zasad. Należy zwrócić uwagę, że zapewnienie jednolitego poziomu ochrony ma szczególne znaczenie w sprawach o naruszenie patentu, gdyż o naruszeniu patentu europejskiego rozstrzygają organy krajowe. Powinny one zatem stosować dla oceny naruszenia patentu te same zasady, co pozostałe kraje na terenie których dany patent obowiązuje. Oczywistym jest, że wprowadzenie jednolitych norm prawnych nie zapewnia jednolitej ich interpretacji.

Niemniej, należy dążyć do osiągnięcia tożsamych reguł interpretacyjnych w odniesieniu do poziomu ochrony patentów krajowych i europejskich z uwagi na wspomnianą wyżej konieczność jednolitego traktowania tych patentów. Nie ulega wątpliwości, że poziom ochrony patentu w Polsce powinien być porównywany z tym, jaki zapewnia patent europejski w innych krajach.

Należy podnieść zasadność zarzutu skargi - pominięcia znaczenia udzielenia patentu europejskiego na podstawie rozpatrywanego zgłoszenia. Wskazać należy, że choć organ wyjaśnił w decyzji, że co do rozumienia charakteru technicznego rozwiązania ma poglądy odmienne niż prezentowane przez EPO, które go nie wiążą, to nie ustosunkował się do faktu, że mimo iż Polska podpisała Konwencję o Patencie Europejskim, to w wyniku tego samego zgłoszenia rozwiązanie może uzyskać patent europejski i będzie chronione w szeregu krajach europejskich tylko dlatego, że do jego oceny zastosowano odmienną procedurę.

Należy podkreślić, że możliwość doprowadzenia do zaistnienia odmiennej oceny takiej sytuacji musi być szczegółowo uzasadniona, gdyż co do zasady jest to także sytuacja trudna do zaakceptowania przez stronę, choć może być zgodna z prawem. żaznaczyć należy, że kwestie związane z możliwością udzielenia patentu europejskiego nie zostały w ogóle zbadane i nawet nie wiadomo, czy zastrzeżenia patentowe patentu europejskiego pokrywają się z zastrzeżeniami przedstawionymi w sprawie niniejszej. Mimo, że zaskarżona decyzja zapadła po udzieleniu patentu europejskiego - na podstawie tego samego zgłoszenia, to jest jej wadą pominięcie znanej Urzędowi okoliczności i nie odniesienie się do zarzutu skarżącej, że patent europejski został udzielony. Nie można uznać, ze odniesieniem merytorycznym jest fakt rozpoznania sprawy przez profesjonalnie przygotowanego do rozstrzygnięcia, niezależnego eksperta. Problem bowiem tkwi w interpretacji podstawy prawnej odmowy ochrony patentowej.

Wobec tego, że toku postępowania stało się wiadome, że udzielony został patent europejski, a jego skutki występują w kilku krajach europejskich. Mimo, że przystąpienie Polski do Konwencji o Patencie Europejskim nie wyłącza stosowania ustawodawstwa krajowego do oceny zgłoszeń dokonanych w trybie międzynarodowym, to jednak odmienność ocen tych samych pojęć przez Urząd Krajowy i EPO powinna być dogłębnie uzasadniona, w szczególności, gdy prowadzi do odmienności przyjętych rozstrzygnięć. Takiego uzasadnienia brak w zaskarżonej decyzji.

Należy także wskazać, że poprzez wywód, że patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych i nie wystarczy by techniczny był problem, czy tylko efekt (skutek) rozwiązania Urząd pomija, iż w orzecznictwie Komisji Odwoławczej EPO wkładem technicznym do poprzedniego stanu sztuki (techniki) może być albo techniczny problem do rozwiązania albo techniczny efekt uzyskiwany przez rozwiązanie. (por. Elżbieta Traple "Zdolność patentowa programów komputerowych /w:/ Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, zeszyt 26). Nie można zatem odmówić racji stronie, że organ koncentrując się na wyizolowanych aspektach pomija, że wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem o charakterze technicznym, a ochrona patentowa jest zdefiniowana treścią zastrzeżeń patentowych. Oznacza to, że rozwiązanie o charakterze technicznym jest zdefiniowane przez treść zastrzeżeń patentowych, które należy traktować jako całość, czyli przesłanki oceny zdolności patentowej wynalazku określone w art. 10 u.o.w. należy odnieść do wynalazku jako całości, a nie do jego poszczególnych cech.

Należy przyznać, że po ostatecznym sformułowaniu przez stronę zastrzeżeń patentowych i poprawieniu ich, co nastąpiło w toku rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, organ wydał decyzję merytoryczną utrzymującą w mocy odmowę udzielenia patentu na przedmiotowy wynalazek. Zgodnie z przepisem § 32 ust. 5 cytowanego rozporządzenia, obowiązującego na podstawie art. 93 p.w.p., Urząd Patentowy nie był obowiązany do wyznaczania nowego terminu na ponowne wypowiedzenie się, co do przeszkód udzielenia ochrony. Przepis rozporządzenia nie wyłącza co do zasady stosowania przepisu ustawy – art. 10 § 1 k.p.a.

Mając na względzie fakt, że postępowanie zgłoszeniowe nie jest postępowaniem spornym, wydanie decyzji powinno być poprzedzone wyjaśnieniem wszystkich okoliczności, a w szczególności wezwaniem strony do poprawienia ponownie zmienionych zastrzeżeń patentowych. Tym bardziej, że Urząd Patentowy, ponownie rozstrzygając sprawę - przed przystąpieniem do badania merytorycznego - ma obowiązek oceny prawidłowości zgłoszenia. Przeprowadza zatem badanie formalno prawne zgłoszenia, w tym prawidłowość zastrzeżeń patentowych, a w razie wadliwego ich sformułowania wzywa stronę do ich poprawienia. Tymczasem w rozpoznanej sprawie UP tego nie uczynił, w sytuacji, gdy strona złożyła poprawione zastrzeżenia. Niewątpliwie uchybienie to może mieć to istotny wpływ na wynik sprawy. Błędy proceduralne mogą bowiem rodzić nieodwracalne dla Zgłaszającego skutki prawne. Nie można odmówić racji skarżącej, ze skoro nadesłała zmienioną wersję zastrzeżeń patentowych, to Urząd Patentowy RP zobowiązany był: dokonać analizy i oceny nowej wersji zastrzeżeń patentowych i ustosunkować się do tej wersji, a następnie wezwać zgłaszającego do wypowiedzenia się w przedmiocie zajętego przez Urząd stanowiska. Nie można pominąć, że Zgłaszający dokonał modyfikacji zgłoszenia, aby wyeliminować uchybienia podnoszone przez Urząd. Zgłaszający miał zatem prawo oczekiwać, iż w przypadku, gdy po rozpatrzeniu nadesłanych materiałów Urząd Patentowy RP uzna za konieczne wprowadzenie dalszych zmian, organ wskaże mu dostrzeżone nieprawidłowości i wezwie do ich poprawienia. Podkreślenia przy tym wymaga, że nienależyte ujawnienie wynalazku stanowi naruszenie art. 26 ustawy o wynalazczości, a nie art. 10 tejże ustawy. Dlatego też podnoszone przez organ argumenty dotyczące nieujawnienia wynalazku świadczą o niekonsekwencji rozumowania organu, który z jednej strony nie uznaje przedmiotu za wynalazek, a z drugiej dokonuje oceny przedmiotu tego wynalazku. Używanie przez organ zamiennie pojęć dotyczących art. 10 i 26 ustawy o wynalazczości prowadzi do wniosku, że organ niejednoznacznie podaje powód odmowy udzielenia patentu, choć w podstawie prawnej decyzji wskazuje art. 10 uow. Wskazana nieścisłość budzi przekonanie Sądu, że organ nie ma jasno sprecyzowanego poglądu w zakresie istoty przedmiotowego wynalazku.

Jeżeli spór pomiędzy zgłaszającym wynalazek do opatentowania. a Urzędem Patentowym dotyczy istoty wynalazku, jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie, odmawiając udzielenia patentu Urząd Patentowy zasadniczo nie może poprzestać jedynie na własnym przekonaniu, co do przedmiotu zgłoszenia. Organ powinien dążyć do zebrania odpowiednich dowodów na poparcie swojego stanowiska. W grę może wchodzić dopuszczenie dowodu z opinii biegłego specjalisty z danej dziedziny. Brak przeprowadzenia wszechstronnego postępowania dowodowego i oparcie przez organ rozstrzygnięcia na własnym przekonaniu w zakresie uznania, co stanowi przedmiot zgłoszenia, a z taka sytuacją mamy do czynienia w okolicznościach niniejszej sprawy uzasadnia zarzut naruszenia w zaskarżonej decyzji art. 7, 77 § 1 i art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd zastosuje w sposób właściwy art. 50 ust. 2 p.w.p. i rozważy całościowo dokonane zgłoszenie. Przy jego ocenie dokona pogłębionej analizy pojęcia "charakteru technicznego wynalazku" ze wskazaniem dlaczego interpretuje je bardzo wąsko, zajmując w tym względzie stanowisko odmienne niż EPO. Urząd rozważy także, czy istotnie patent europejski został udzielony na takie samo rozwiązanie i oceni zasadność odmiennej oceny wynalazku w Polsce.

Ponownie rozpoznając zgłoszenie organ jednoznacznie zajmie stanowisko, czy zgłoszone rozwiązanie zostało dostatecznie ujawnione, a jeżeli tak to dopiero wówczas dokona dalszych rozważań w zakresie jego patentowalności, uwzględniając, że jednym z elementów oceny zdolności patentowej wynalazku jest charakter techniczny rozwiązania będącego przedmiotem zgłoszenia. Z uwagi na brak legalnej definicji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" oceniając charakter techniczny przedmiotowego wynalazku organ będzie zobowiązany wskazać, co jego zdaniem kryje się pod tym pojęciem. Urząd dokona oceny charakteru technicznego zgłoszonego wynalazku i odniesie się do argumentów skarżącego, jeżeli wykładnia tego pojęcia dokonana przez organ będzie nadal różniła się od sposobu rozumienia tego pojęcia przez stronę.

Z powyższych względów, działając na podstawie art. 145 § 1 p.1 lit.c Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił obie decyzje. O ich niewykonywaniu Sąd orzekł na podstawie art. 152 p.p.s.a. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i 205 § 1 p.p.s.a