Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak (spr.) Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka Protokolant ref. staż. Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi Z. S.A. z siedzibą w F., Szwajcaria na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy SILVER SHOW nr [...] oddala skargę

Z.S.A. z siedzibą we F. (Szwajcaria) – powoływana dalej też jako "wnosząca sprzeciw" lub "skarżąca" – złożyła do tutejszego Sądu skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (UP RP) z dnia [...] stycznia 2011 r. Nr [...] oddalającą jej sprzeciw w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy SILVER SHOW o nr [...], udzielonego na rzecz M. A. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą F. z siedzibą w K., na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 J oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. oraz zasądzającą od skarżącej na rzecz uprawnionego zwrot kosztów postępowania.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

W dniu 30 grudnia 2008 roku do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw przedsiębiorstwa Z. S.A. z siedzibą w F. (Szwajcaria) wobec decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy SILVER SHOW o nr [...], na rzecz M. A., prowadzącego F. z siedzibą w K., w zakresie towarów z klasy 3.

Zdaniem wnoszącej sprzeciw decyzja o udzieleniu prawa ochronnego zostają wydana z naruszeniem art. 132 ust. 2 pkt 2, art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, co powinno prowadzić do unieważnienia spornego znaku. W ocenie strony, znak SILVER SHOW o nr [...] jest podobny do należącej do niej serii znaków SILVER SHADOW tj.

- znaku międzynarodowego SILVER SHADOW o nr [...],

- znaku międzynarodowego SILVER SHADOW o nr [...],

- znaku międzynarodowego SILVER SHADOW o nr [...].

Skarżąca wskazała, że uzyskała ochronę na wskazane znaki przed datą zgłoszenia spornego znaku, wobec czego znak sporny nie spełniał ustawowych warunków wymaganych do uzyskania prawa w dacie zgłoszenia w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p.

Zdaniem strony, znaki SILVER SHADOW oraz SILVER SHOW należy uznać za podobne w warstwie słownej, fonetycznej i znaczeniowej. Oba są oznaczeniami obcojęzycznymi, pochodzącymi z języka angielskiego, składają się z dwóch słów, przy czym pierwsze ze słów- SILVER jest identyczne. Drugie słowo w obu oznaczeniach zaczyna i kończy się identycznie - zaczyna literami "SH" i kończy "OW". Jedyna różnica to dwie litery "AD" po środku drugiego wyrazu w znakach wnoszącego sprzeciw. Znak sporny SILVER SHOW całkowicie zawiera się w znakach SILVER SHADOW. Strona podkreślała, że wiodącym elementem i zapadającym w pamięć jest SILVER, stanowiący pierwszy wyraz w obydwu oznaczeniach.

Zdaniem skarżącej, używanie znaku SILVER SHOW przez uprawnionego ma charakter mylący i powoduje wśród odbiorców ryzyko skojarzenia z wcześniejszymi znakami wnoszącej sprzeciw, używanymi do oznaczania towarów związanych z wyrobami perfumeryjnymi i uznania go zarówno w warstwie wizualnej jak i fonetycznej za jedną z wersji znanego wcześniej znaku towarowego należącego do wnoszącej sprzeciw. Sytuacja taka może sugerować, iż istnieją powiązania pomiędzy uprawnionym a wnoszącą sprzeciw, co nie jest zgodne prawdą. Podobieństwo znaku sporego do znaków przeciwstawionych obejmuje towary do oznaczania których zostały oznaczone, gdyż w obydwu przypadkach mamy do czynienia z towarami zawartymi w klasie 3, którymi są wyroby perfumeryjne. Zatem, towary są identyczne, identyczny jest także krąg odbiorców, przeznaczenie oraz warunki zbytu tych towarów. Wyroby perfumeryjne są główną gałęzią działalności zarówno wnoszącej sprzeciw jak i uprawnionego, służą zaspokajaniu tych samych potrzeb i są rozprowadzane tymi samymi kanałami dystrybucyjnymi. Identyczność towarów oraz podobieństwo oznaczeń w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, iż występuje ryzyko wprowadzenia odbiorów w błąd co do pochodzenia towarów. Odbiorca może mieć mylne przeświadczenie, o tym, że towary oznaczone znakiem SILVER SHOW pochodzą od tego samego producenta co znaki należące do wnoszącego sprzeciw albo, że istnieją związki prawne, organizacyjne czy finansowe między podmiotami.

Ponadto wnosząca sprzeciw zarzuciła, iż uprawniony do sporego znaku zgłaszając swój znak dział w złej wierze, ponieważ wiedział on o istnieniu wcześniejszych praw skarżącej. Świadczy o tym fakt, iż uprawniony zgłosił do ochrony także szereg innych znaków stanowiących naśladownictwo znaków renomowanych na dowód czego załączyła listę znaków wśród których znajdują się znaki ewidentnie naśladujące inne marki. Zdaniem wnoszącej sprzeciw działania uprawnionego cechuje nieuczciwość uzasadniająca zarzut złej wiary.

W odpowiedzi na sprzeciw, uprawniony do spornego znaku uznał sprzeciw za bezzasadny. Stwierdził, że o ile istotnie znaki wykazują podobieństwo w zakresie towarów do oznaczania których zostały przeznaczone czyli towarów z klasy 3 tj. "wyroby perfumeryjne", to brak jest podobieństwa przeciwstawionych znaków w warstwie fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej, w zakresie ich całościowej oceny. Wyklucza to możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd. Pod względem fonetycznym oba znaki różnią się, gdyż identycznie wymawia się tylko wyraz SILVER, natomiast dominujące w obydwu znakach wyrazy z jez. angielskiego SHADOW i SHOW wymawia się odmiennie ("szedoł" i "szoł"). Jeśli chodzi o wyraz SILVER to nie jest to element wiodący dla towarów w klasie 3, ponieważ zarówno w trybie międzynarodowym jak i krajowym zostało zarejestrowanych kilkadziesiąt znaków dla towarów z klasy 3 zawierających słowo SILVER. Nie zgodził się jakoby decydujące o podobieństwie znaków decydowało tylko pierwsze słowo, zwłaszcza że słowo to jest powszechnie rozumiane jako słowo oznaczające "srebrny". Całościowo, zdaniem uprawnionego znaki mają inne znaczenie, ponieważ SILVER SHOW oznacza "srebrny pokaz/ widowisko" zaś SILVER SHADOW oznacza "srebrny cień", co podkreśla odmienność przeciwstawionych znaków. Zdaniem uprawnionego nawet minimalna znajomość języka angielskiego pozwoli przeciętnemu polskiemu odbiorcy zrozumieć znaczenie obydwu znaków, zwłaszcza że znajomość języka angielskiego jest powszechna. Ponadto słowo SHOW i SHADOW różnie się wymawia. Wizualnie znaki również różnią się, ponieważ drugie człony w obydwu znakach różnią się wizualnie. Wobec powyższego nie można twierdzić, by przeciwstawione znaki były podobne w sposób wprowadzający w błąd odbiorców, co do pochodzenia towarów, nie zostały bowiem łącznie spełnione przesłanki wymienione w art. 133 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p.

Uprawniony podniósł dodatkowo, że towary wnoszącej sprzeciw znajdują się w sprzedaży w wydzielonych stoiskach lub sklepach spełniających określone wymogi, podczas gdy towary opatrzone znakiem uprawnionego przeznaczone są dla przeciętnych konsumentów, dokonujących zakupów w supermarketach, targowiskach, co potwierdza, że zarzut kolizji nie znajduje podstaw. Tym samym, nie można uprawnionemu przypisać nieuczciwości kupieckiej i naganności postępowania. Zdaniem uprawnionego wnosząca sprzeciw nie wykazała, że uprawniony działał w złej wierze.

Odnośnie zarzutów naśladownictwa renomowanych znaków uprawniony stwierdził, że są one błędne, oparte na nietrafnych porównaniach. Wskazane przez wnoszącego sprzeciw inne znaki nie są przedmiotem niniejszego spornego prawa ochronnego. Wobec powyższego uprawniony wniósł o oddalenie sprzeciwu.

Na rozprawie administracyjnej w dniu 7 stycznia 2011 r. strony podtrzymały swoje stanowiska w sprawie.

Skarżąca okazała produkty oznaczone znakiem sporym i przeciwstawionym i wyjaśniła, że stanowią one dowód na istnienie po stronie uprawnionego złej wiary, ponieważ zła wiara polega na umyślnym stworzeniu znaku podobnego do znaku wcześniejszego. Ponadto stwierdziła, że nie chce zmonopolizować oznaczenia "silver" i podtrzymała swój wniosek o unieważnienie w zakresie wszystkich towarów z klasy 3. Wskazała, że na stronach internetowych oferujących SILVER SHOW jest ewidentne odwołanie do produktu o nazwie SILVER SHADOW, co świadczy o takich samych kanałach dystrybucji jak i skojarzeń między oboma przedsiębiorcami.

W odpowiedzi uprawniony do spornego znaku podniósł, że liczne rejestracje znaków towarowych dla towarów z klasy 3 zawierających słowo SILVER wskazują na to, że słowo to nie zostało zmonopolizowane przez firmę Z. S.A. Ponadto powołał się na decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] września 2008r. ([...]), w której oddalono sprzeciw firmy Z. S.A. wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy COOL WOMAN [...]) należącego do uprawnionego, gdzie firma Z. przeciwstawiła cztery znaki COOL WATER (o nr [...],[...][...],[...]). Uprawniony podkreślił, że Kolegium uznało wskazane oznaczeni za niepodobne z uwagi na różne elementy słowne WATER i WOMAN. Ponadto wskazał, że to znak DAVIDOFF a nie znak SILEVER SHADOW jest tym powszechnie znanym i kojarzonym w dziedzinie kosmetycznej.

Oddalając sprzeciw Kolegium orzekające wskazało, że:

W przedmiotowej sprawie decyzja o udzieleniu prawa ochronnego została opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego w dniu 30 czerwca 2008r., zatem złożony w dniu 30 grudnia 2008r. sprzeciw został złożony w terminie. Następnie uprawiony do znaku ENZO o nr [...] uznał sprzeciw za bezzasadny, dlatego też stosownie do art. 247 ust. 2 w związku z art. 255 ust. 1 pkt 9 ustawy p.w.p. sprawę przekazano do rozpatrzenia w trybie postępowania spornego.

Organ przywołał treść art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym "nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na taki znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym".

W ocenie Kolegium Orzekającego, towary na jakie zarejestrowano przeciwstawione znaki są niewątpliwie podobne w zakresie klasy 3. Znak sporny służy do oznaczania w klasie 3 towarów tj. "wyroby perfumeryjne - perfumy, wody toaletowe i zapachowe, wody lawendowe, wody kolońskie, dezodoranty do użytku osobistego, kosmetyki, balsamy kosmetyczne, kremy do skóry, kremy kosmetyczne do twarzy i rąk, śmietanki, maseczki kosmetyczne, mleczko kosmetyczne, toniki, żele kosmetyczne, pealingi, szampony, lotony, farby, odżywki, pianki, lakiery i żele do włosów, mydła kosmetyczne, mydła dezodorujące, szminki, kredki kosmetyczne, pastele i cienie do powiek, tusz do rzęs, pudry kosmetyczne, lakiery do paznokci, zestawy kosmetyków dla dzieci i dorosłych oraz zestawy kosmetyków dla kobiet i mężczyzn, płyny do kąpieli, olejki do kąpieli, olejki do opalania, talk kosmetyczny". Tymczasem przeciwstawione znaki SLIVER SHOW tj. SILVER SHOW o nr [...] został przeznaczony do oznaczania m.in. towarów tj. "mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów". Znak SILVER SHADOW o nr [...] został przeznaczony do oznaczania towarów tj. "środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerownia, szorowania i ścierana, mydła, w szczególności mydła toaletowe, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki z wykluczeniem preparatów stosowanych do makijażu, środki toaletowe, środki do opalania, środki do odżywiania i nawilżania paznokci, środki do kąpieli, produkty pieniące się i żele do kąpieli i pod prysznic, toniki do pielęgnacji ciała, preparaty depilujące, maseczki na twarz, płyny do demakijażu, lakiery do paznokci i zmywacze, płyn do pielęgnacji skóry, środki zmiękczające do usuwania skórek, płyny do wzmacniania paznokci, kremy do opalania, nawilżające balsamy do ciała (do użytku w celu innym niż cel leczniczy), preparaty dostosowania po goleniu i oleje, kremy pudry, i balsamy do stosowania po goleniu, kremy do golenia, kremy do stosowania przed goleniem, wody kolońskie, woda toaleto, dezodoranty do użytku osobistego (w sprayu i w sztyfcie), antyperspiranty, dezodoranty do użytku osobistego, środki do czyszczenia środki do czyszczenia zębów". Znak SILVER SHADOW o nr [...] został przeznaczony do oznaczania towarów tj. "środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, balsamy do włosów, środki do czyszczenia zębów wyroby perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki oprócz preparatów do makijażu, środki do czyszczenia zębów". Porównywane znaki służą zatem do oznaczania towarów tego samego rodzaju tj. wyrobów perfumeryjnych oraz różnego rodzaju kosmetyków. Podobieństwo towarów nie było ponadto kwestionowane przez strony.

W kwestii podobieństwa samych oznaczeń Kolegium Orzekające stwierdziło brak podobieństwa w stopniu uzasadniającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów. Podkreśliło, że znak sporny i przeciwstawione są znakami słownymi.

Zdaniem organu, rozpatrując podobieństwo znaków w trzech warstwach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej należy stwierdzić, iż znaki różnią się w każdej ze wskazanych warstw. Znaki SILVER SHOW i SILVER SHADOW pochodzą z języka angielskiego i niezależnie czy będą i wymawiane zgodnie ze swoim zapisem czy wymową w języku angielskim to różnią się w warstwie wizualnej i fonetycznej właśnie z uwagi na różne elementy słowne SHOW i SHADOW. Słowo "silver" wspólne dla obydwu znaków jest popularne i kojarzone jako oznaczające "srebrny", natomiast słowo "show" w porównaniu ze słowem "shadow" jest krótkie i wizualnie różni się od niego. Inna też będzie jego wymowa. Ponadto połączenie słów SILVER SHOW i SILVER SHADOW ma w języku angielskim zupełnie inne znaczenie: SILVER SHOW oznacza "srebrny pokaz/widowisko", zaś SILVER SHADOW oznacza "srebrny cień". Nawet gdyby przyjąć, że dla polskiego odbiorcy kolizyjne oznaczenia są oznaczeniami fantazyjnymi, nie mającymi żadnego określonego znaczenia, to i tak ze względu na różne elementy słowne SHOW i SHADOW, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, znaki różnią. Natomiast element słowny SILVER jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych na różne podmioty, w tym do oznaczania towarów w klasie 3. Zatem należy stwierdzić, że w swoim całokształcie przeciwstawione znaki wywierają odmienne wrażenie na odbiorcach towarów do sygnowania których są przeznaczone. Przeciwstawione oznaczenia różnią między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców.

Zdaniem Kolegium analiza przeciwstawionych znaków w zakresie podobieństwa oznaczeń prowadzi do wniosku, iż znaki te nie są podobne w stopniu uzasadniającym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów polegające na możliwości skojarzenia znaku spornego ze znakiem należącym do wnoszącego sprzeciw, wobec czego art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy p.w.p. Ne znajduje zastosowania w niniejszej sprawie.

Odwołując się z kolei do treści art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. zgodnie z którym "nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu patentowego w celu uzyskana ochrony". Kolegium Orzekające uznało, iż brak jest okoliczności, które mogłyby wskazywać na fakt, iż uprawniony do spornego znaku zgłaszając swój znak działał w złej wierze.

Organ wskazał, że zła wiara - najogólniej rzecz ujmując zachodzi u tego, kto ma świadomość niezgodności danego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, albo wskutek niedbalstwa nie zna rzeczywistego stanu prawnego. Okoliczności te, w tym naganność postępowania uprawnionego, polegająca m.in. na dokonaniu zgłoszenia nie tylko w celu odróżniania własnych towarów organ powinien ocenić w kontekście całokształtu ustalonego stanu faktycznego. Obowiązek wykazania złej wiary ciąży na wnioskodawcy, który na tej podstawie żąda unieważnienia spornego prawa ochronnego.

O złej lub dobrej wierze uprawnionego decydować będzie ocena całokształtu okoliczności dotyczących stanu świadomości uprawnionego występujących w dacie zgłoszenia spornego znaku to jest w dniu 30 stycznia 2006 r., co jest zgodne z fundamentalną zasadą obowiązującą przy udzielaniu praw wyłącznych tj. zasadą pierwszeństwa, a więc że to w dacie dokonania zgłoszenia (pomijając pierwszeństwo konwencyjne i pierwszeństwo z wystawy) ocenia się przesłanki zdolności rejestrowej znaku towarowego.

Okoliczności, które należy oceniać w dacie dokonania zgłoszenia znaku towarowego, zdaniem Kolegium Orzekającego, nie uzasadniają, że zgłoszenie spornego znaku nastąpiło w warunkach złej wiary. Powołanie się przez wnoszącego sprzeciw na ulotkę tzw. "zapachów alternatywnych" oraz fakt upodabniania opakowań perfum przez uprawnionego do innych znanych marek nie jest wystarczający do uznania złej wiary uprawnionego. Tzw. "lista zapachów alternatywnych" nie może stanowić dowodu na wskazaną okoliczność, gdyż w ogóle należy odmówić jej mocy dowodowej. Przede wszystkim nie wiadomo kiedy i przez kogo lista ta została sporządzona, więc nie można z niej wywodzić jakikolwiek mających znaczenie dla sprawy faktów. Podobnie wydruki ze stron internetowych prezentujące perfumy SILVER SHOW i SILVER SHADOW jest niewystarczające dla uznania nieuczciwości, czy naganności postępowania uprawionego. Natomiast zarzut upodabniania opakowań perfum SILVER SHOW do perfum SILVER SHADOW poparty prezentacją tychże produktów dotyczy kwestii stosowania znaku w obrocie, najprawdopodobniej po dacie zgłoszenia znaku spornego, także nie może stanowić dowodu na okoliczność istnienia złej wiary po stronie uprawnionego, gdyż znak sporny ma postać znaku słownego. Kolejny zarzut wnoszącego jakoby o złej wierze uprawnionego miał świadczyć "całokształt jego działalności", polegający na nieprzypadkowym doborze nazw perfum w taki sposób by były one podobne do nazw perfum znanych marek także nie stanowi okoliczności na istnienie złej wiary po stronie uprawnionego.

Kwestię zwrotu kosztów rozstrzygnięto w oparciu o art. 256 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, który w tym względzie nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. W oparciu o te przepisy oraz na podstawie § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych (Dz. U. Nr 212, poz. 2076) Urząd Patentowy ustalił łączne koszty postępowania w wysokości 1 600 zł.

W skardze na powyższą decyzję spółka Z. S.A. reprezentowana przez rzecznika patentowego, wnosząc o uchylenie zakwestionowanej decyzji w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania zarzuciła:

1. naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7, 8, 77, 80 i 107 § 3 k.p.a. w związku z art. 256 p.w.p. poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne i prawne, polegające na:

a. niewyjaśnieniu i nierozpatrzeniu w całości materiału dowodowego złożonego do akt postępowania przez Skarżącego dotyczącego wykazania, że Uczestnik w

dacie zgłoszenia znaku towarowego SILVER SHOW działał w złej wierze;

b. niewskazaniu podstaw do odmówienia mocy dowodowej i wiarygodności dowodów składanych przez skarżącego, w szczególności w sytuacji gdy uczestnik nie kwestionował okoliczności faktycznych wykazywanych za pomocą tych dowodów;

2. naruszenie przepisów prawa materialnego tj.:

a. art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego SILVER SHOW przez Uczestnika nie wyczerpywało przesłanek zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji w złej wierze;

b. art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną jego wykładnię i niezastosowanie w

sytuacji, gdy znak SILVER SHOW jest podobny do przeciwstawionego znaku SILVER SHADOW w stopniu powodującym ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku SILVER SHOW z wcześniejszym znakiem SILYER SHADOW;

W uzasadnieniu skargi podniesiono, że skarżąca nie zgadza się z oceną Urzędu Patentowego, który podał, że pomimo tego, iż oba znaki mają identyczny pierwszy człon tzn. słowo SILVER, to następujące po nich odpowiednio słowa "SHOW" albo "SHADOW" różnią się w stopniu wystarczającym aby wykluczyć ryzyko pomyłki pomiędzy porównywanymi oznaczeniami a także z lakoniczną konkluzją organu, że dowody zgłoszone przez skarżącą na potwierdzenie tezy o działaniu Uczestnika w złej wierze nie zasługują na wiarę, gdyż pochodzą z Internetu i nie są opatrzone datami.

Zdaniem skarżącej, omyłki występujące w uzasadnieniu tej decyzji sugerują, że została ona wydana bez dogłębnego zbadania stanu, faktycznego sprawy, a uzasadnienie do tej sprawy zostało zaczerpnięte z innej rozpatrywanej przez organ sprawy.

Spółka zaakcentowała, że znak ENZO nie był przedmiotem tego postępowania, mylenie znaków oraz przynależnej im numeracji świadczyć mogą o machinalnym sporządzeniu tekstu, bez dokładnego rzetelnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

Strona podnosi, że wbrew temu co wskazano w decyzji, spółka skarżąca na żadnym etapie postępowania nie przedstawiła ulotki tzw. zapachów alternatywnych. Oddalenie sprzeciwu m.in.: na podstawie "ulotki tzw. zapachów alternatywnych" czyli dowodu, który w ogóle nie został złożony i na tej podstawie ocena braku złej wiary jest kolejną okolicznością na "przekalkowanie" przez Urząd Patentowy uzasadnienia do oddalenia sprzeciwu z innej sprawy, w której najprawdopodobniej taka ulotka została złożona. Wśród załączników przedstawionych przez Skarżącą znalazło się jedynie zestawienie znaków, których właścicielem jest Uczestnik (załącznik nr 1 do sprzeciwu z dnia 30 grudnia 2008 roku) oraz zestawienie oryginalnych produktów wraz z produktami Uczestnika sporządzone przez pełnomocnika na podstawie danych z Internetu (załącznik nr 3 do stanowiska z dnia 7 stycznia 2011 roku zatytułowany roboczo "Zestawienie oryginalnych produktów..."). Żadnego z tych załączników z pewnością nie można nazwać "ulotką tzw. zapachów alternatywnych". Jeśliby jednak przyjąć, że Urząd Patentowy samoistnie nazwał przedstawiony przez Skarżącego w/w załącznik nr 3 zatytułowany "Zestawienie oryginalnych produktów..." "ulotką tzw. 1 zapachów alternatywnych" to i tak zgodnie z zasadami postępowania administracyjnego określonymi w art. 7, 77 § 1, 80 k.p.a., mając wątpliwości co do przedstawionych przez Skarżącą dowodów, powinien był wezwać do ich uzupełnienia. Skoro Urząd Patentowy miał wątpliwość kiedy i przez kogo "lista" została sporządzona powinien był wezwać wnoszącą sprzeciw o nadesłanie wyjaśnienia, względnie informacje z "listy" mogły być przez Urząd zweryfikowane samodzielnie. Urząd Patentowy RP powinien był wykazać się inicjatywą dowodową w tym zakresie szczególnie ze względu na to, że dowody zakwestionowane przez Urząd nie były kwestionowane przez strony postępowania.

Strona podkreśla, że Urząd Patentowy stwierdził, iż "Podobnie wydruki ze stron internetowych prezentujące perfumy SILVER SHOW i SILVER SHADOW jest niewystarczające dla uznania nieuczciwości, czy naganności postępowania uprawnionego." Zważywszy na fakt, że Urząd Patentowy odnosi się do "ulotki zapachów alternatywnych" jak też że nie daje wiary wydrukom internetowym Skarżąca załączyła archiwalne wydruki ze strony internetowej www.chatier.pl za pośrednictwem której można było nabyć kosmetyki oznaczone m.in. znakiem towarowym SILYER SHOW. Podkreśliła, iż Urząd Patentowy w decyzji z dnia [...] stycznia 2011 roku nie ustosunkował się do okazanych mu w trakcie rozprawy próbek produktów, jak również załączników złożonych przez Skarżącą w trakcie postępowania (załącznik nr 1 do sprzeciwu z dnia 30 grudnia 2008 roku oraz załącznik nr 3 do stanowiska z dnia 7 stycznia 2011 roku). Dowodzi to braku rzetelności Urzędu Patentowego w rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy.

W zakresie oceny złej wiary uprawnionego skarżąca spółka akcentuje, że Uczestnik ubiega się o ochronę oznaczeń, które nawiązują swoim charakterem do oznaczeń renomowanych producentów perfum nie była kwestionowana przez Uczestnika. Strona podkreśla również, że uczestnik nie zakwestionował tego, iż:

• okazany przez Skarżącą na rozprawie produkt SILVER SHOW jest przez niego produkowany i sprzedawany ani, że

• przykładowe "Zestawienie produktów..." (zał. nr 3 do sprzeciwu z dnia 30 grudnia 2008 roku) pokazane przez Skarżącą jest opatrzone znakami towarowymi zarejestrowanymi na jego rzecz lub znakami, które zostały unieważnione.

Zdaniem skarżącej, nie sposób zgodzić się z poglądem Urzędu Patentowego, że "całokształt działalności Uprawnionego ze znaku towarowego SILVER SHOW, polegający na nieprzypadkowym doborze nazw perfum w taki sposób by były one podobne do nazw perfum znanych marek nie stanowił okoliczności na istnienie zlej wiary ".

W ocenie strony, konkluzje zawarte w uzasadnieniu decyzji wydanej w tej sprawie wydają się być sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego, których Urząd Patentowy RP nie może pomijać przy wydawaniu decyzji administracyjnej, gdy dokonuje oceny sfery działalności danej osoby. Uwzględniając zasady logicznego rozumowania i wspomniane zasady doświadczenia życiowego nieprawdopodobne jest aby Uczestnik - jako przedsiębiorca zawodowo produkujący i sprzedający perfumy - rejestrował znaki towarowe bez wiedzy o wcześniejszych prawach całej gamy renomowanych producentów kosmetyków selektywnych. Nieprawdopodobne też jest to, aby podobieństwo oznaczeń rejestrowanych jako znaki słowne i szat graficznych później wprowadzanych do obrotu perfum było dziełem wyłącznie przypadku.

Skarżąca podkreśla, że organ nie zbadał, iż celem Uczestnika nie było uzyskanie rejestracji na znak towarowy odróżniający się od innych znaków będących na rynku, a uzyskanie rejestracji na znak nawiązujący, łudząco podobny do znaku towarowego Skarżącej (jak również w stosunku do innych popularnych i zarejestrowanych na rzecz innych podmiotów znaków towarowych).

Działanie Uczestnika, tj. celowe naśladownictwo, oparcie działalności gospodarczej na produkcji kosmetyków o nazwach nawiązujących do znanych marek innych podmiotów, wykorzystanie myśli twórczej, nakładów finansowych innych podmiotów z tej samej branży związanych z wykonaniem badań rynku i tygodniami/miesiącami pracy specjalistów z zakresu marketingu, agencji reklamowych, agencji kreatywnych jest działaniem jakiego niechciałby doświadczyć Uczestnik względem siebie (gdyby to on był autorem pomysłów), jak również żaden inny podmiot uczciwie działający na rynku. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby uczciwie działający przedsiębiorca za rzecz normalną uważał kopiowanie zewnętrznej postaci jego produktów, przy jednoczesnym rejestrowaniu znaków towarowych łudząco podobnych i nawiązujących do zarejestrowanych na jego rzecz znaków towarowych.

Dlatego też działanie Uczestnika polegające na zgłoszeniu znaku towarowego SILVER SHOW łudząco podobnego do SILVER SHADOW, w stosunku do tych samych towarów powinno było być potraktowane przez Urząd Patentowy RP jako działanie podjęte w złej wierze. Oparcie działalności gospodarczej Uczestnika, polegające na wyborze i zgłaszaniu do rejestracji szeregu znaków towarowych nawiązujących do kosmetyków znanych, popularnych marek powinno być traktowane jako naganne.

Podstawą unieważnienia mogą być nie tylko cechy samego znaku, ale także naganne zachowanie zgłaszającego. Obie sytuacje miary miejsce w niniejszej sprawie.

Znaki towarowe SILVER SHADOW oraz SILVER SHOW są łudząco podobne, zarówno w warstwie słownej, jak i w warstwie fonetycznej. Zgłoszenie znaku łudząco podobnego do znaków towarowych Skarżącego i dla towarów w tej samej klasie, tj. klasie 3, było naruszeniem uczciwych praktyk obrotu, bowiem Uczestnik wiedział o istnieniu wcześniejszych praw Skarżącej. O złej wierze Uczestnika świadczy szereg innych znaków zgłoszonych przez Firmę uprawnionego, które to znaki stanowią naśladownictwo popularnych/renomowanych znaków towarowych.

Skarżąca podtrzymała swoje stanowisko w zakresie oceny podobieństwa oznaczeń i ryzyka wprowadzania w błąd.

Za nietrafna uznała analizę UP RP pod kątem znaczenia w/w oznaczeń w języku polskim ("srebrny pokaz/widowisko" v. "srebrny cień"). Podkreśliła, że tego typu oznaczenia postrzegane są przez polskiego klienta jako całość, bez wdawania się w ich szczegółową analizę i tłumaczenie na język polski.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

W odniesieniu do zarzutu wskazującego na omyłki jakie pojawiły się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ stwierdził, że są to omyłki o charakterze technicznym, niezamierzone przez organ, związane z faktem, iż niniejsza sprawa jest jedną z wielu spraw wniesionych do Urzędu Patentowego przeciwko uprawnionemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest uzasadniona.

Zgodnie z art. 246 i 247 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.

Podstawę sprzeciwu stanowią okoliczności, które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

O wniesieniu sprzeciwu, o którym mowa Urząd Patentowy niezwłocznie zawiadamia uprawnionego, wyznaczając mu termin na ustosunkowanie się do sprzeciwu. Jeżeli uprawniony w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu, podniesie zarzut, że sprzeciw jest bezzasadny, sprawa zostaje przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W rozpatrywanej sprawie o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy SILVER SHOW ogłoszono w WUP [...]. Sprzeciw wniesiono w dniu 30 grudnia 2008 r. a zatem w terminie o jakim mowa w art. 246 ust. 1 p.w.p.

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo ustalił jednorodzajowość towarów znaku spornego oraz znaków przeciwstawnych. Znaki te zostały zarejestrowane m.in. dla wyrobów perfumeryjnych. Nie była to zresztą okoliczność kwestionowana w toku postępowania.

Zarejestrowanie znaków dla jednorodzajowych towarów wymusza na Urzędzie Patentowym stosowanie ostrzejszych kryteriów oceny podobieństwa tych oznaczeń jako, że im większy stopień podobieństwa towarów, tym wystarczy mniejszy stopień podobieństwa znaków, aby przyjąć istnienie niebezpieczeństwa konfuzyjnego wprowadzenia w błąd.

Zdaniem Sądu, organ dokonując oceny konfuzyjnego podobieństwa oznaczeń zastosował się do powyższej reguły.

Z utrwalonego orzecznictwa wynika, że całościowo ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń powinna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu przy szczególnym uwzględnieniu ich elementów dominujących i odróżniających (v. wyrok ETS w sprawie Bass T-292/01 i wskazane tam orzecznictwo).

W orzecznictwie wypracowano szereg kryteriów oceny podobieństwa znaków towarów. Podkreśla się w nim konieczność dokonywania syntetycznej i całościowej oceny podobieństwa. Ocena ta, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz konceptualnej (znaczeniowej), winna opierać się na całościowym wrażeniu wywoływanym przez porównywane znaki, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów o dystynktywnym i dominującym charakterze (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie Inter-lkea Systems BV przeciwko OHIM, sygn. akt T-l 12/06, dalej Idea/lkea, par. 39 i cytowane tam orzecznictwo). Ponadto, w orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, iż całościowa ocena podobieństwa znaków, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej oraz konceptualnej, winna uwzględniać ogół czynników istotnych w danej sprawie, w tym w szczególności stopień uwagi przeciętnego konsumenta, który winien być postrzegany jako osoba należycie poinformowana, uważna i rozsądna. Całościowa ocena podobieństwa pomiędzy znakami towarowymi winna uwzględniać istnienie podobnych i dystynktywnych elementów spornych oznaczeń oraz to, w jakim stopniu elementy te przykuwają uwagę przeciętnego odbiorcy (por. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH i Klijsen Handel BV, sygn. C-342/97, dalej Lloyd, par. 25-27). W orzecznictwie organów wspólnotowych co do zasady przyjmuje się, że przy dokonywaniu oceny dominującego charakteru jednego lub kilku składników złożonego znaku towarowego, należy w szczególności wziąć pod uwagę istotne cechy każdego ze składników tego znaku w porównaniu z istotnymi cechami innych składników. Ponadto pomocniczo można również uwzględnić wzajemną pozycję różnych elementów składowych znaku w całościowym układzie znaku złożonego (por. wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Saint-Gobain Pam SA przeciwko OHIM, sygn. akt T-364/05, par. 97 i cytowane tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie ocena ma być dokonana w odniesieniu do odbioru przeciętnych konsumentów.

Zdaniem Sądu, opartej na powyższych zasadach całościowej oceny dokonał Urząd Patentowy w niniejszej sprawie.

Przepis art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wyłącza z rejestracji znaki towarowe identyczne lub podobne do znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Z punktu widzenia wizualnego pierwsze słowo spornego i przeciwstawionych oznaczeń to znaczy SILVER jest jednakowe. Drugie tzn. słowo "SHADOW" i "SHOW"

Mają elementy wspólne, gdyż znajdują się i kończą identycznie tj. SH( )OW przy czym słowo SHOW zawarte w oznaczeniu objętym zgłoszeniem jest słowem krótszym niż "shadow" i w całości się w nim zawiera.

Od strony fonetycznej oba te wyrazy odznaczają się silnym brzmieniem początku "Sh" czytanej [sz], składają się z różnej liczby sylab (sporny z jednej, przeciwstawione z dwóch). Nie jest kwestionowane przy tym przez strony, że istnieje różnica znaczeniowa pomiędzy obydwoma słowami ("srebrny cień", "srebrny pokaz/widowisko").

Ponieważ oznaczenia sporne i przeciwstawione wykazują kilka podobieństw, ale także różnic, stopień podobieństwa zależy od tego czy wspólny element "SILVER" stanowi element odróżniający i dominujący.

W ocenie skarżącej ten element jest elementem wiodącym i zapadającym w pamięci, gdyż odbiorca zwraca uwagę na pierwsze człony znaków, nadto zwraca uwagę na elementy zbieżne oznaczeń.

Z kolei, zdaniem Urzędu Patentowego w/w znaki różnią się w każdej z trzech warstw, elementem wiodącym jest drugie ze słów. Zdaniem organu, nawet gdyby przyjąć, że dla polskiego odbiorcy kolizyjne oznaczenia są oznaczeniami fantazyjnymi to i tak, ze względu na różne elementy słowne SHOW i SHADOW, które odgrywają istotną rolę przy ocenie podobieństwa, znaki się różnią. W ocenie organu przeciwstawione oznaczenia w całościowej ocenie różnią się między sobą na tyle, że nie będą łączone ze sobą przez odbiorców. Natomiast element "SILVER" jest elementem szeregu innych znaków zarejestrowanych na różne podmioty, w tym do oznaczenia towarów z klasy 3.

Zdaniem Sądu, stanowisko organu jest prawidłowe.

Należy zaakcentować, że znak sporny i przeciwstawione są słownymi znakami pozbawionymi jakiegokolwiek szczególnego charakteru graficznego czy figuratywnego, co musiało zostać uwzględnione przy całościowej ocenie podobieństwa oznaczeń.

Natomiast zasada dotycząca postrzegania przez konsumentów poszczególnych elementów oznaczeń słownych, na którą powołuje się skarżąca nie ma charakteru absolutnego i może doznawać ograniczeń na gruncie indywidualnego przypadku.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie.

Niewątpliwie znak sporny i znaki przeciwstawione są do siebie podobne, choćby ze względu na występujący w nich wspólny element SILVER. Jednakże, co należy silnie zaakcentować, nie jest to podobieństwo konfuzyjne o jakim mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo uznał, że słowo "SILVER" nie jest elementem dominującym w omawianych znakach.

Skarżąca nie podważyła bowiem twierdzenia organu, że słowo "SILVER" jest zawarte co najmniej w kilkudziesięciu znakach towarowych, zarejestrowanych na rzecz różnych podmiotów dla towarów z klasy 3.

Tak więc, zdaniem Sądu, można uznać je za powszechnie wykorzystywane i rozpowszechnione.

Z tego powodu, w ocenie Sądu, konsument nie będzie myślał, że wszyscy właściciele znaków zarejestrowanych dla klasy 3, zawierających słowo "Silver" są powiązani gospodarczo. Dlatego też konsument nie uzna, że przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu towary z klasy 3 pod znakiem towarowym SILVER SHOW są gospodarczo powiązane z przedsiębiorstwem, które wprowadza do obrotu wyroby perfumeryjne pod znakiem SILVER SHADOW.

W ocenie Sądu, nawet jeżeli założyć, iż słowo "SHADOW" i słowo "SHOW" nie stanowią dominujących elementów oznaczeń, ale że oddziaływują w ten sam sposób co słowo "SILVER" – to wykazane różnice między omawianymi znakami wystarczają do odrzucenia tezy skarżącej o podobieństwie spornego i przeciwstawionych oznaczeń.

Zdaniem Sądu, organ prawidłowo też wyłożył normę zawartą w art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. i właściwie uznał, że zarzut na niej oparty nie jest zasadny.

W myśl powołanego przepisu: "nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego w celu uzyskania ochrony".

Skarżąca wywodziła w niniejszym postępowaniu, że "trudno uznać, iż uprawniony do spornego znaku jako przedsiębiorca zawodowo produkujący i sprzedający perfumy - rejestrował znaki towarowe bez wiedzy o wcześniejszych prawach całej gamy renomowanych producentów kosmetyków selektywnych. Nieprawdopodobne też jest to, aby podobieństwo oznaczeń rejestrowanych jako znaki słowne i szat graficznych później wprowadzanych do obrotu perfum było dziełem wyłącznie przypadku. "

Zdaniem Sądu, ocena organu jest prawidłowa, gdyż brak konfuzyjnego podobieństwa znaku spornego i przeciwstawionych powoduje, że upada kwestia analizy pod kątem złej wiary.

Gdy chodzi z kolei o naśladownictwo opakowań - układu naniesionych na nich elementów, kolorystyki etc. to w niniejszej sprawie organ powyższych kwestii nie bada, na co zresztą skarżąca słusznie zwracała uwagę w toku postępowania.

Rację ma przy tym skarżąca, że w zaskarżonej decyzji znalazły się sformułowania, które nie dotyczą przedmiotowej sprawy. Tym niemniej wskazane uchybienia nie mają istotnego wpływu na wynik sprawy, dlatego nie mogą prowadzić do uwzględnienia skargi.

Mając na uwadze powyższe, skargę należało oddalić na podstawie art. 151 p.p.s.a.