Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędzia WSA Andrzej Wieczorek (spr.) Protokolant Michał Syta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2006 r. sprawy ze skarg P. Spółka jawna oraz R. GmbH, A. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie uznania za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego Red Bull nr IR-641 378 A w części oddala skargi

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] listopada 2005 r., nr [...] działając w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2005r. wniosku P. Sp. j., (wnioskodawcy) o stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A, zarejestrowanego na rzecz R. GmnH A. (uprawnionego) dla towarów m.in. w klasie 30, uznał za wygasłe z dniem 9 lipca 2004 r. prawo z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A w części dotyczącej towarów w klasie 30, tj. lodów spożywczych, w tym sorbetowych, jogurtów mrożonych, deserów lodowych, lodów w proszku, kremów, musów, budyni, puddingów, galaretek owocowych, wyrobów cukierniczych i sosów do deserów oraz przyznał wnioskodawcy kwotę 1648 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a w pozostałej części wniosek oddalił.

Organ wskazał, że w dniu 9 lipca 2004 r. wnioskodawca wystąpił do Urzędu Patentowego o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej przedmiotowego znaku towarowego w części dotyczącej towarów w klasie 30, a co najmniej towarów wymienionych w zgłoszeniu znaku towarowego RED BLUE nr Z-277 694. Znak RED BULL nr IR- 641 378 A, zarejestrowano w trybie Porozumienia Madryckiego na rzecz R. GmnH , F., A. (uprawnionego) dla towarów m.in. w klasie 30. Prawo to zostało uznane w Polsce dnia 19 marca 1998 r., w wyniku notyfikacji z 17 września 1996 r, w zakresie towarów z klas 3, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39,41 i 42. Występując o uznanie za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej przedmiotowego znaku towarowego wnioskodawca powołał się na przepisy art. 28 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. nr 5 poz. 17 ze zm.) w związku z art. 315 ust. 1 ustawy pwp. Uzasadniając wniosek o wygaszenie wskazał, że uprawniony z rejestracji znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A nie używał tego znaku na terytorium Polski w zakresie towarów z klasy 30. Wskazał na istnienie po jego stronie interesu prawnego, bowiem kwestionowany znak towarowy, w zakresie wnioskowanym o wygaszenie stanowi przeszkodę do zarejestrowania w Polsce znaku towarowego RED BLUE ze zgłoszenia Z-277694 na rzecz P. Sp. j., L. w zakresie ww towarów z klasy 30. Nadto wskazywał na podjęty z inicjatywy uprawnionego proces cywilny o naruszania spornego znaku towarowego w wyniku obrotu towarami z klasy 30 (lody).

Organ ustalił, że w odpowiedzi na wniosek uprawniony z rejestracji podważył interes prawny wnioskodawców w żądaniu uznania za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A w części dotyczącej towarów w klasie 30 z uwagi na renomę tego znaku. Uprawniony dowodził, iż sporny znak towarowy jako renomowany i jednocześnie powszechnie znany, jak również oznaczenia do niego podobne, nie mogą być stosowane do oznaczania jakichkolwiek towarów w jakichkolwiek klasach, w tym do oznaczania lodów czy słodyczy przez podmioty nieuprawnione. W konsekwencji, nawet po pozbawieniu ochrony spornego znaku w klasie 30 wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy lub podobny do znaku RED BULL w klasie 30 dla jakichkolwiek towarów. Nadto wskazał, że wnioskodawca nie będzie mógł również używać takiego znaku. W tym stanie rzeczy uprawniony podnosił, że wnioskodawca nie ma interesu prawnego w uznaniu znaku RED BULL za wygasły w jakimkolwiek zakresie, bowiem nawet pozytywna decyzja Urzędu Patentowego nie umożliwi zarejestrowanie takiego lub podobnego znaku. Wniósł o zawieszenie postępowania przed Urzędem Patentowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd, że znak RED BULL nr IR- 641 378 A jest znakiem renomowanym i korzysta z ochrony poza specjalizacją, co zdaniem pełnomocnika uprawnionego stanowi kwestię wstępną dla niniejszego postępowania, gdyż w przedmiotowej sprawie tylko sąd może przesądzić, czy wnioskodawca ma interes prawny w przedmiotowej sprawie. Na dowód renomy znaku RED BULL uprawniony przedstawił szereg dokumentów.

Ponadto uprawniony podniósł, że jego przedstawiciel i wyłączny dystrybutor w Polsce, R. Sp. z o.o. w W. używa spornego znaku dla oznaczania towarów z klasy 30, gdyż umieszcza znak RED BULL na pudełkach z cukierkami wysyłanymi z różnych okazji do klientów i partnerów biznesowych uprawnionego. Na dowód powyższego przedłożył trzy fotografie białego kartonowego pudełka wypełnionymi cukierkami bez opakowania typu "landrynki" i opatrzonego jedynie napisem "Red Bul",wizerunkiem [...].

Pełnomocnik uprawnionego wystąpił też o dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka A. C. na okoliczność faktycznego używania spornego znaku poprzez umieszczanie znaku RED BULL na pudełkach z cukierkami wysyłanymi z różnych okazji do klientów i partnerów biznesowych uprawnionego.

Wnioskodawca podtrzymał argumenty zawarte we wniosku i uznał, że przedstawione materiały dowodowe odnoszą się wyłącznie do napoju energetycznego, a ponadto że są niewystarczające dla uznania renomy spornego znaku towarowego. Podniósł także, iż umieszczanie znaku RED BULL na pudełkach z cukierkami wysyłanymi do klientów i partnerów biznesowych nie stanowi rzeczywistego używania tego znaku dla towarów z klasy 30, gdyż występowanie na rynku towaru w tej formie nie stanowi używania towaru w obrocie rynkowym.

Wyżej powołaną decyzją organ uznał za wygasłe z dniem 9 lipca 2004 r. prawo z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A w części dotyczącej towarów w klasie 30, tj. lodów spożywczych, w tym sorbetowych, jogurtów mrożonych, deserów lodowych, lodów w proszku, kremów, musów, budyni, puddingów, galaretek owocowych, wyrobów cukierniczych i sosów do deserów oraz przyznał wnioskodawcy kwotę 1648 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, a w pozostałej części wniosek oddalił. Urząd Patentowy wskazał, iż pomimo, że prawo z rejestracji (ochronne) towarowy RED BULL nr IR- 641 378 A zostało uznane w Polsce dnia 1998r., w wyniku notyfikacji z 17 września 1996r, tj. pod rządami przepisów 31 stycznia 1985r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.) to podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowić będzie ustawa Prawo własności przemysłowej. W ocenie organu o stosowaniu przepisów ustawy pwp. czy też uzt. decyduje data złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcie prawa. W niniejszej sprawie wniosek został złożony dnia 9 lipca 2004r, a więc już po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej i z tego powodu podstawą rozstrzygnięcia są przepisy pwp.

Organ uznając za wygasłe z dniem 9 lipca 2004 r. prawo z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A w części jako podstawę prawną powołał przepisy art. 169 ust. 1 i 2, ust.2 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, ustawa pwp ) w związku z art. 98 k.p.c. w związku z art.265 ust.2 ustawy pwp. Organ uznał, że wnioskodawca z uwagi na wystąpienie do Urzędu o udzielenie prawa ochronnego na znak Red Blue oraz postępowanie cywilne jakie toczy się p-ko wnioskodawcy a zostało wszczęte z inicjatywy uprawnionego posiada interes prawny uprawniający do wszczęcia tego postępowania. Zdaniem organu datą wygaśnięcia prawa z rejestracji jest data złożenia wniosku do organu, a okres nieużywania znaku, skutkującego wygaśnięciem ochrony, jest okresem liczonym wstecz od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

Skargę na decyzję wniosły zarówno tj. P. Sp. j., (wnioskodawca) oraz R. GmbH, F., A. (uprawniony), jednak każda ze stron podnosiła inne argumenty.

Wnioskodawca wnosząc skargę podniósł naruszenie art.6 k.p.a. oraz 172 pwp i art.98 par.1 i 3 k.p.c. i wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Odnosząc się do naruszenia przez organ art.6 k.p.a wskazał, iż jego zdaniem błędne jest przyjęcie daty wygaśnięcia prawa z rejestracji poprzez ustalenie, iż tą datą jest data złożenia wniosku do organu, a także poprzez ustalenie okresu nieużywania znaku, skutkującego wygaśnięciem ochrony, jako liczonego wstecz od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, zamiast obliczania go w przyszłość od daty zaprzestania używania znaku albo niepodjęcia tego używania po uzyskaniu rejestracji. W ocenie skarżącego poważną wadą decyzji jest przyjęcie przez organ, iż datą wygaszenia znaku będzie zawsze data wszczęcia postępowania. W ocenie wnioskodawcy art.172 p.w.p. uznaje, że "prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art. 170 p.w.p., w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego. Data wygaśnięcia prawa ochronnego powinna być potwierdzona w decyzji." Ten przepis wraz z przepisem art. 169 ust.1 pkt.1 p.w.p zdaniem wnioskodawcy uznaje, że "prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek m.in. nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Taka konstrukcja tych przepisów powoduje jego zdaniem, że okres nieużywania znaku należy liczyć w przyszłość od daty zaprzestania używania, bądź liczyć od daty powstania obowiązku używania. Z tego powodu wnioskodawca wskazuje, że organ popełnił błąd w interpretacji ustawy. Nadto wnioskodawca kwestionował wysokość przyznanych kosztów postępowania uważając, iż nakład pracy uzasadniał przyznanie ich zgodnie z wnioskiem tj. kwoty podwyższonej.

Uprawniony wnosząc skargę podniósł rażące naruszenie art.169 p.w.p. oraz art.77 par.1 k.p.a. i wnosił o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Powołując się powyższe stwierdził, że z uwagi na renomę tego znaku organ błędnie przyjął, istnienie po stronie wnioskodawcy interesu prawnego w żądaniu uznania za wygasłe prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego RED BULL nr IR- 641 378 A w części dotyczącej towarów w klasie 30. Wskazywał, że sporny znak towarowy jako renomowany jest jednocześnie powszechnie znany. Z tego powodu zdaniem uprawnionego taki znak jak i oznaczenia do niego podobne, nie mogą być stosowane do oznaczania jakichkolwiek towarów w jakichkolwiek klasach, w tym do oznaczania lodów czy słodyczy przez podmioty nieuprawnione. W konsekwencji wskazał, że nawet po pozbawieniu ochrony spornego znaku w klasie 30 wnioskodawca nie będzie mógł uzyskać prawa ochronnego na znak towarowy tożsamy lub podobny do znaku RED BULL w klasie 30 dla jakichkolwiek towarów. W ocenie wnioskodawca nie będzie mógł również używać takiego znaku.

W trakcie postępowania sądowego organ w odpowiedzi na skargę oraz strony podtrzymały swoje stanowiska.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

W dniu 22 sierpnia 2001 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117), zwana dalej p.w.p. Wobec powyższego zdolność ochronną znaków towarowych zarejestrowanych lub zgłoszonych do rejestracji przed 22 sierpnia 2001 r. ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów (por. art. 315). Zgodnie z przepisami art. 315 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, obowiązującej od 22 sierpnia 2001 r., prawa w zakresie znaków towarowych istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy pozostają w mocy. Zgodnie zaś z przepisami art. 315 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej do stosunków prawnych powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. W ocenie sądu pomimo, że prawo z rejestracji na znak towarowy RED BULL nr IR- 641 378 A zostało uznane w Polsce dnia 19 marca 1998 r., w wyniku notyfikacji z 17 września 1996 r., tj. pod rządami przepisów ustawy z 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5 poz. 17 ze zm.) to podstawę prawną przy rozstrzyganiu przedmiotowego wniosku będzie stanowić ustawa Prawo własności przemysłowej, ponieważ o zastosowaniu przepisów ustawy p.w.p. czy też u.z.t. decyduje data złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcie prawa. W niniejszej sprawie wniosek został złożony (dnia 9 lipca 2004 r.), po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej. Uwzględniając ustalenia faktyczne w przedmiocie dat wystąpienia zdarzeń w postaci wniosku o wygaszenie prawa z rejestracji, z którymi wnioskodawca wiąże uprawnienia do ochrony swych praw, stwierdzić należy, że ocena zasadności żądań wniosku powinna być dokonana na podstawie przepisów p.w.p., a nie na podstawie przepisów u.z.t.

Podobne stanowisko w sprawie prezentuje doktryna np. Urszula Promińska (pub.Przegląd Prawa Handlowego 2004/1/21) stwierdza, że przepisy międzyczasowe ustawy Prawo własności przemysłowej nie dają podstawy do twierdzenia, że poprzednio obowiązujące przepisy mają zastosowanie także do wszystkich zdarzeń i ich skutków, które zaistniały po wejściu w życie nowego prawa. Wskazuje, że po wejściu w życie nowej ustawy przepisy poprzednio obowiązujące mają zastosowanie do oceny ważności prawa nabytego pod ich rządem, skutków czynności prawnych dotyczących znaków towarowych dokonanych w czasie ich obowiązywania oraz skutków naruszenia, o ile nastąpiło w tym czasie. Wskazuje, że nowa ustawa od daty wejścia jej w życie stanowi podstawę wygaśnięcia prawa z rejestracji, wyznaczenia treści prawa wyłącznego do znaku towarowego i zakresu jego ochrony, choćby prawo to powstało pod rządem ustawy poprzednio obowiązującej, podstawę do oceny skutków naruszenia tego prawa, jeśli nastąpiło po wejściu jej w życie, jak również do rozstrzygania o innych stosunkach prawnych powstałych po tej dacie.

Podobnie Irena Wiszniewska (pub.Przegląd Prawa Handlowego 2001/12/1) stwierdza niezależnie [...] od tego, czy mamy do czynienia z (nowym) prawem ochronnym, czy (starym) prawem z rejestracji, jeśli wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa złożony został po wejściu w życie ustawy Prawo własności przemysłowej, zastosowanie powinien mieć przepis nowej ustawy przewidujący wygaśnięcie prawa wskutek nieużywania znaku przez pięć lat, a nie przepis u.z.t. przewidujący okres trzyletni. Podobnie w razie złożenia po wejściu w życie nowej ustawy wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ze względu na utratę przez znak znamion odróżniających, utratę znamion odróżniających trzeba by oceniać również w odniesieniu do "starych" praw już na podstawie nowych przepisów. Od momentu wejścia w życie nowej ustawy również "stare" znaki podlegać powinny ochronie poza granicami podobieństwa towarów w tym zakresie, w jakim przewidują to nowe przepisy.

W ocenie Sądu należy uznać, że postępowanie sporne, w szczególności zaś w przypadku rozpatrywanej sprawy – postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w przypadkach określonych w art. 169 ustawy – Prawo własności przemysłowej (art. 255 pkt 3), było i jest postępowaniem wszczynanym na wniosek strony (każdego, kto ma w tym interes prawny). W tej sytuacji mają tu zastosowanie przede wszystkim przepisy K.p.a. dotyczące wszczęcia postępowania, a w szczególności art. 61 pkt 3 K.p.a., według którego "Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej". W konsekwencji, biorąc za podstawę datę wpływu (9 lipca 2004 r.) wniosku skarżącego do Urzędu Patentowego RP trafnie uznano, że został on złożony już w dacie obowiązywania ustawy – Prawo własności przemysłowej i rozpatrzono go na podstawie jej przepisów.

W ocenie Sądu nie ulega wątpliwości, że uprawniony ze znaku nie przedstawił dowodów potwierdzających używanie znaku w zakwestionowanej klasie. Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy obowiązek wykazania używania znaku towarowego spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. Obowiązek ten może być realizowany w różnym zakresie, a jeżeli Urząd Patentowy uzna, że przedstawione dowody są wystarczające, to ani Urząd nie ma podstaw do żądania dowodów dodatkowych, ani też uprawniony nie ma obowiązku dostarczania takich dowodów. Należy uznać, że w tego rodzaju postępowaniu (o wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn określonych a art. 161 ust. 1 pkt 1 ustawy) Urząd Patentowy ma swobodę co do zakresu materiału dowodowego, na którym opiera swoją decyzję. Postępowanie ma bowiem charakter kontradyktoryjny i to strony wiodą spór przed organem i na nich spoczywa ciężar udowodnienia ich twierdzeń. Urząd Patentowy RP zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 ma przede wszystkim uznać za udowodnione używanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat. Przedstawione przez uprawnionego w rozpatrywanej sprawie dowody są wystarczające do takiego stwierdzenia, i urząd nie ma obowiązku prowadzenia postępowania dowodowego z własnej inicjatywy. Przedstawione przez uprawnionego dowody na używanie znaku zostały właściwie ocenione przez organ, który prawidłowo wykazał, że nakładanie znaku na wręczane partnerom uprawnionego z różnych okazji opakowania nie może być uznane za używanie znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w zakwestionowanej klasie. Zdaniem Sądu tylko użycie znaku towarowego w związku z towarem lub usługą czyni zadość obowiązkowi używania znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją. Sama reklama dotycząca danego towaru nie wystarcza do zachowania prawa. Konieczne jest nakładanie zarejestrowanego oznaczenia na towar (opakowanie) i jego wprowadzenie do obrotu. Opisane działania uprawnionego w zakresie używania znaku nie mają znaczenia, bowiem nie towarzyszyły rzeczywistemu wprowadzeniu towarów ze znakami do obrotu lub świadczeniu usług. Należy stwierdzić, że w zakwestionowanej klasie uprawniony nie używał zarejestrowanego znaku towarowego poważnym zakresie i nie prowadził w tej klasie działalności.

W ocenie Sądu wnioskodawca wykazał istnienie interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa. Zarejestrowany znak (nie przesądzając o jego renomie lub jej braku) może być znakiem blokującym dla znaku wnioskodawcy. Nadto należy stwierdzić, że roszczenia zgłoszone w postępowaniu cywilnym uzasadniają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie znaku. W ocenie Sądu argumenty uprawnionego w zakresie renomy znaku nie mogą być brane pod uwagę w tym postępowaniu bowiem ocenia się jedynie zaistnienie przesłanek formalnych a jak wskazano wyżej przesłanki wygaszenia znaku zaistniały.

Odnosząc się do zarzutu niewłaściwego ustalenia daty wygaszenia znaku to należy stwierdzić, że zgodnie z art. 61 pkt 3 K.p.a., "Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej". Podobnie kwestię reguluje przepis art.255 1 p.w.p. W konsekwencji, biorąc za podstawę datę wpływu (9 lipca 2004 r.) wniosku skarżącego do Urzędu Patentowego RP trafnie uznano, że wobec faktu, iż decyzja organu mająca charakter konstytutywny może określić datę wygaszenia znaku na dzień wszczęcia postępowania. Jeżeli Urząd Patentowy uzna, że przedstawione dowody są wystarczające, to ani Urząd nie ma podstaw do żądania dowodów dodatkowych, ani też uprawniony nie ma obowiązku dostarczania takich dowodów. Należy uznać, że w tego rodzaju postępowaniu (o wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z przyczyn określonych a art. 161 ust. 1 pkt 1 ustawy) Urząd Patentowy ma swobodę co do zakresu materiału dowodowego, na którym opiera swoja decyzję. Argumenty uprawnionego w tym przedmiocie są w istocie polemiką z zakresem tego uznania. Uprawniony domaga się poszerzenia postępowania dowodowego w taki sposób i w takim kierunku, by możliwe stało się uzasadnienie jego wniosku. Należy zauważyć, że w trakcie postępowania ani organ, ani wnioskodawca nie kwestionowali dostarczania klientom – partnerom biznesowym uprawnionego pudełek zawierających cukierki, na które nakładano sporny znak towarowy. Tak więc przy tej okazji nakładany był znak do oznaczania towarów w klasie 30. Faktu tego nikt nie kwestionował w postępowaniu przed organem. Z tego też powodu wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań wnioskowanego w postępowaniu administracyjnym świadka nie był zasadny i został prawidłowo oceniony przez organ. Przepisy ustawy o p.w.p. przewidują w art. 172, że prawo ochronne na znak towarowy wygasa, z zastrzeżeniem art.170, w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego.

Należy podzielić stanowisko organu, że w świetle przepisu art.170 p.w.p tj. możliwości oddalenia, z zastrzeżeniem ust. 2, wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, tj. jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku, stanowi o tym, że zdarzeniem tym jest dzień złożenia wniosku. Tak więc jeżeli przed dniem złożenia wniosku uprawniony rozpocznie faktyczne używanie znaku i wykaże ten fakt to postępowanie w przedmiocie wygaśnięcia prawa ochronnego nie zakończy się w sposób korzystny dla wnioskującego. Wobec powyższego należy zauważyć, iż datą wygaśnięcia prawa z rejestracji jest data złożenia wniosku do organu, a okres nieużywania znaku, skutkującego wygaśnięciem ochrony, jest okresem liczonym wstecz od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. Obie ustawy: o znakach towarowych z 1985 r. i Prawo własności przemysłowej z 2000 r. nie precyzują, od jakiej daty powinien być liczony okres trzech (w ustawie o znakach towarowych) lub pięciu lat (w ustawie - Prawo własności przemysłowej) nieużywania znaku. Urząd Patentowy przyjął za słuszny pogląd prof. R. Skubisza, zgodnie z którym "...podstawę określenia daty wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku towarowego stanowią przepisy art. 28 ust. 1 i 26 ustawy o znakach towarowych. W świetle tych przepisów należy przyjąć, że prawo z rejestracji wygasa w dniu wydania decyzji ze skutkiem od złożenia wniosku, jeżeli w dniu jego złożenia były spełnione warunki do wydania decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji. Jest to decyzja konstytutywna ze skutkiem ex tunc. Za skutkiem ex tunc decyzji o uznaniu prawa z rejestracji za wygasłe przemawia argument, że Urząd Patentowy w postępowaniu bada, czy uprawniony używał w okresie ostatnich pięciu lat znaku towarowego w sposób rzeczywisty, czyli że podstawą oceny używania znaku jest zawsze w tym przypadku okres ostatnich pięciu lat. Nie bierze się pod uwagę okresu wcześniejszego, jak również późniejszego. Stanowisko, w myśl którego decyzja wywoływałaby skutek ex nunc oznaczałoby, że uprawniony mógłby przedłużając postępowanie przedłużać istnienie swojego prawa, czyli inaczej pogląd w myśl którego decyzja wywoływałaby skutek ex nunc oznaczałby przerzucenie całego ryzyka związanego z przedłużeniem postępowania na wnioskodawcę. Natomiast uznanie, że decyzja wywołuje skutek ex tunc (od daty złożenia wniosku o uznanie prawa z rejestracji za wygasłe) pozwala "obciążyć" wnioskodawcę jedynie skutkami zbyt późnego złożenia wniosku na podstawie art. 28 ustawy o znakach towarowych (Komentarz do opracowania "Prawo znaków towarowych", Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997 r., str. 214-215).

Wobec tego należy uznać, iż w tym określonym stanie faktycznym organ mógł skorzystać z wypracowanego dotychczas orzecznictwa opartego o przepis art.28 u.z.t.

W ocenie Sądu wytyczne Prezesa Urzędu Patentowego, o których mowa w art. 269 p.w.p w zakresie interpretacji przepisu art.172 p.w.p, na które powołał się wnioskodawca nie wiążą sądów. Należy zauważyć, że wytyczne te zgodnie z ust. 6. cytowanego przepisu wiążą wyłącznie ekspertów przy rozpatrywaniu sprawy i nie mogą być powoływane jako podstawa prawna wydanej decyzji bądź postanowienia. Nadto zgodnie z ust.1 w.w przepisu w zakresie orzekania eksperci podlegają tylko ustawom.

W ocenie Sądu zarzut wnioskodawcy w zakresie kosztów postępowania jest niezasadny. Organ prawidłowo ocenił i uzasadnił wysokość zasądzonych kosztów uznając, iż nakład pracy uzasadniał przyznanie niezbędnych kosztów postępowania wg powołanych przepisów.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak w sentencji wyroku.