VI SA/Wa 587/05 - Wyrok

Data orzeczenia	2005-12-20	
Data wpływu	2005-03-24	
Sąd	Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie	
Sędziowie	Dorota Wdowiak /przewodniczący/
Izabela Głowacka-Klimas /sprawozdawca/
Olga Żurawska-Matusiak	
Symbol z opisem	6460 Znaki towarowe	
Sygn. powiązane	II GSK 105/06	
Skarżony organ	Urząd Patentowy RP	
Treść wyniku	Oddalono skargę	
Sentencja
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędzia WSA Izabela Głowacka – Klimas (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2005 r. przy udziale sprawy ze skargi K. z L., Holandia na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2004 r. Nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę	
Uzasadnienie
W dniu [...] grudnia 2002 roku firma K. z L., Holandia wystąpiła do Urzędu Patentowego z wnioskiem o unieważnienie prawa z międzynarodowej rejestracji na znak towarowy EXTASE EXOTIC NATURE nr IR- 671 573, do którego uprawnionym jest M. z K., Niemcy. Znak ten jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, a mianowicie artykułów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do układania włosów, środków do czyszczenia zębów, mydeł. Jako podstawę prawną swego wniosku wnioskodawca wskazał art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych w związku z art. 315 ust. 3 Prawa własności przemysłowej. Ponadto podniósł, że jest uprawnionym z rejestracji znaku towarowego słownego EXTAZA R-57 075 z pierwszeństwem od dnia 06.02.1979 r., który jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3 (środki do prania i bielenia, środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierniwo, mydła, perfumeria, olejki eteryczne, kosmetyki, środki do mycia włosów, środki do mycia zębów). W związku z powyższym uważa, że poprzez sporną rejestrację naruszane jest jego prawo wyłączne do znaku R-57 075. Naruszenie to polega na wprowadzeniu w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów ze względu na podobieństwo między znakami EXTAZA i EXTASE EXOTIC NATURE. Wnioskodawca dokonał analizy obu znaków pod względem podobieństwa towarów i oznaczeń. W odniesieniu do podobieństwa towarów uznał je za nie ulegające wątpliwości. Co do podobieństwa znaków wnioskodawca stwierdził, że jedynym wyróżniającym elementem znaku EXTASE EXOTIC NATURE jest słowo extase i słowo to jest głównym przedmiotem oceny. Oceniając oznaczenia wnioskodawca stwierdził, że słowo "EXTAZA jest polskim tłumaczeniem angielskiego słowa EXTASE" a oprócz tego, że znaczenie tego słowa nie budzi wątpliwości. Podkreślone zostało również podobieństwo fonetyczne i graficzne obu słów użytych w znakach w szczególności polegające na tej samej liczbie użytych liter w słowach EXTAZA i EXTASE oraz identycznym trzonie wyrazów "exta-" w którym jedyną różnicą są ostatnie sylaby ,,-se" i ,,-za", które w warstwie fonetycznej i tak brzmią podobnie. Wnioskodawca jest świadomy, że sporny znak składa się jeszcze z dwóch elementów exotic i nature, ale jego zdaniem, w odniesieniu do towarów dla których zostały przeznaczone znaki - najogólniej kosmetyków słowa te mają charakter opisowy. Opisowy charakter wynika z ich znaczenia, który można odczytać jako egzotyczny (zapach, aromat) a słowo nature będzie sugerowało jego naturalne (ekologiczne) pochodzenie, stąd wnioskodawca wywodzi, że tego typu oznaczenia o charakterze jego zdaniem jedynie informacyjnym "współwystępują w wielu znakach towarowych zarejestrowanych i dopuszczonych do używania w obrocie gospodarczym w Polsce". Na dowód, wskazuje przykłady praw wyłącznych udzielonych przez Urząd Patentowy na oznaczenia zawierające słowa exotic i nature. Wnioskodawca podkreśla, że ryzyko wprowadzenia w błąd będzie polegało na mylnym przekonaniu, że wnioskodawca oznacza produkty o nowych właściwościach i cechach znakiem, będącym wersją - odmianą znaku zarejestrowanego. We wniosku poinformowano również o odmowie rozszerzenia na terytorium Polski rejestracji znaku EXTASE o nr 2R-278 352, do którego uprawnionym jest firma M."a zatem oznaczenia de facto tożsamego ze znakiem będącym przedmiotem niniejszego wniosku." Podstawą tej odmowy było stwierdzone podobieństwo w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych do znaku towarowego EXTAZA R-57 075, do którego uprawnionym jest wnioskodawca. Z faktów tych wnioskodawca wywodzi o podobieństwie oznaczeń tym bardziej, że firma M. złożyła wniosek o wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa z rejestracji znaku towarowego EXTAZA R-57 075 świadczący o przyznaniu, że oznaczenia EXTASE i EXTAZA są do siebie podobne.

Na rozprawie w dniu 14 grudnia 2004 roku wnioskodawca podtrzymał swój wniosek z dnia 23.12.2002 r., podkreślając brak stanowiska uczestnika postępowania. Swój interes prawny wywiódł z treści art. 13 ustawy o znakach towarowych, który stanowi, iż poprzez rejestrację znaku towarowego uprawniony uzyskuje prawo wyłączne używania znaku w obrocie gospodarczym na terytorium Polski dla towarów objętych rejestracją. Prawo wyłączne zostało naruszone, poprzez uznanie rejestracji w trybie międzynarodowym znaku spornego - EXTASE EXOTIC NATURE, zdaniem wnioskodawcy podobnego do zarejestrowanego na jego rzecz z pierwszeństwem od dnia 06.02.1979 r., znaku EXTAZA R-57 075. Podniósł również, że jako pierwszy ubiegał się o rozszerzenie na Polskę ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej znaku IR-571 077 EXTASE, która to ochrona nie została rozszerzona decyzją odmowną z dnia 02.06.1998 r., w związku z przeciwstawionymi znakami Z - 149 417 (EXSTASE) i IR - 671 573 (EXTASE EXOTIC NATURE).

Wnioskodawca złożył do akt sprawy fotografię przedstawiający flakon na którym wyeksponowano napis EXTASE pod nim EXOTIC NATURE. Jeszcze raz podkreślono o braku dostatecznych znamion odróżniających w odniesieniu do elementów spornego znaku to znaczy słów exotic i nature. Pełnomocnik poinformował, że postępowanie ([...]) wszczęte przez uprawnionego ze spornej rejestracji o wygaśniecie prawa z rejestracji znaku EXTAZA zakończyło (dn. [...].10.2003 r.) się decyzją oddalającą wniosek.

Decyzją z dnia [...] grudnia 2005 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniosek K. z L., Holandia przeciwko M. z K., Niemcy o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego EXTASE EXOTIC NATURE nr IR- 671 573, na podstawie art. 164 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r., nr 33, poz. 286) w związku z art. 9 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 roku o znakach towarowych ( Dz. U. Nr 5, poz. 17 ze zm.) oraz w związku z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej.

W uzasadnieniu podał między innymi, że w przedmiotowej sprawie Kolegium Orzekające miało za zadanie, dokonanie oceny czy wnioskodawca posiada uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnieniu prawa z rejestracji przedmiotowego znaku spornego. Tak więc, chodzi o stwierdzenie, czy rejestracja znaku EXTASE EXOTIC NATURE ze względu na mylące podobieństwo narusza prawa wyłączne uprawnionego z rejestracji znaku EXTAZA zgodnie, bowiem z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie, podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 3 nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa. Dokonując zatem, oceny oznaczeń EXTASE EXOTIC NATURE (IR-671 573) oraz znaku EXTAZA Kolegium Orzekające porównało znaki w warstwie fonetycznej, warstwie znaczeniowej oraz w warstwie wizualnej. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z ugruntowaną praktyką porównanie i ocena dotyczy całego znaku, będącego przedmiotem ochrony. W związku z powyższym, oceniając warstwę fonetyczną znaków należy stwierdzić, że sposób wymawiania słowa extaza, będącego jedynym elementem znaku EXTAZA R-57 075 jest zrozumiały i prosty. Ostania zaś sylaba znaku EXTAZA "-za", złożona z głosek "z" (dźwięcznej spółgłoski przedniojęzykowej zębowej, szczelinowej) oraz "a" (samogłoski ustnej, bezdźwięcznej), jest słyszalna w sposób wyraźny i jednoznaczny. Natomiast warstwa fonetyczna spornego znaku EXTASE EXOTIC NATURE jest zupełnie inną fonetyką, wynikającą nie tylko z faktu odmiennego sposobu wypowiadania słowa exstase zwłaszcza poprzez zestawienie dwóch ostatnich głosek "se" (głoski "s" bezdźwięcznej spółgłoski szczelinowej oraz głoski "e" również bezdźwięcznej samogłoski ustnej), ale przede wszystkim z faktu, że sporny znak składa się jeszcze ze słów exotic i nature powodujących że brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne. Przechodząc do porównania warstwy znaczeniowej znaków, należy podkreślić, że oba porównywane znaki należą do grupy znaków pochodzących z języka obcego. Jednocześnie słowa użyte w tych znakach należą do słów zrozumiałych, prawidłowo odczytywanych, właśnie pod względem ich znaczenia, przez przeciętnego odbiorcę. Słowa te pochodzą z języka greckiego lub łacińskiego i posiadają swoje odpowiedniki w innych językach, także w języku polskim ( np. w formie rzeczownikowej - ekstaza, egzotyka, natura). Tak wiec, słowo extaza można odczytać jako ekstazę, natomiast słowa użyte w znaku EXTASE EXOTIC NATURE mogą oznaczać ekstaza egzotyczna natura - przyroda tworząc tym samym semantyczną całość. Tym samym odróżniając znak EXTASE EXOTIC NATURE od znaku wnioskodawcy. Oceniając warstwę wizualną Kolegium wzięło pod uwagę sposób budowy znaków pod względem ilości użytych słów. Znak, do którego - jest uprawniony wnioskodawca, jest znakiem jednoelementowym stanowiącym zapis słowa extaza. natomiast znak sporny składa się z trzech słów exstase, exotic i nature co wizualnie jest do odróżnienia.

Kolegium odniosło się również do zarzutów podniesionych przez wnioskodawcę. I tak, zarzut o identyczności oznaczeń w warstwie znaczeniowej nie może być uznany, ponieważ jak wykazano wyżej dokonując oceny podobieństwa znaków pod tym względem, znaki zostały ocenione w takiej postaci w jakiej jest udzielone na nie prawo ochronne, w szczególności kiedy wnioskodawca odmawia słowom- exotic i nature dostatecznej zdolności wyróżniającej dla towarów z klasy 3. Podniesione zaś zarzuty dotyczą jedynie, oceny podobieństwa znaku EXTAZA oraz elementu znaku EXTASE EXOTIC NATURE, słowa exstase. Zdaniem Kolegium, każde z użytych w spornym znaku słów pełni swoją określoną funkcję, a słowom exotic i nature nie można zarzucić braku dostatecznych znamion odróżniających, dla towarów dla których przeznaczono ten znak i nie świadczy o tym ilość udzielonych praw wyłącznych, w których słowa te są elementem znaku towarowego. Ponadto wykazano, że znakowi EXTASE EXOTIC NATURE można przypisać wartość znaczeniową wynikającą ze złożenia tych właśnie słów. Wnioskodawca uzasadniając podobieństwo w warstwie znaczeniowej wywiódł je z faktu "iż wyraz EXTAZA jest polskim tłumaczeniem angielskiego słowa EXTASE ...", w związku z tym Kolegium Orzekające informuje, że prawidłowy zapis słowa ekstaza w języku angielskim jest następujący ecstasy (Oxford Wordpower sł. ang.-pol., pol-ang. '97), w języku niemieckim - die Ekstase,(sl. z onet.pl/tłumacz), zaś dopiero w języku francuskim - extase (sł. z onet.pl/tłumacz ). Trudno także przyjąć argument o podobieństwie graficznym - wizualnym znaków w sytuacji gdy znaki w jednoznaczny sposób odróżnia ilość elementów użytych w znakach. Wnioskodawca poinformował Kolegium Orzekające o zakończonych postępowaniu prowadzonym w trybie rejestrowym (znak EXTASE, Z-149 417) a w szczególności w trybie spornym (Sp. 0128/01) w którym stronami były te same podmioty, natomiast przedmiotem tego -postępowania nie były te same znaki. Ponadto należy zauważyć, że postępowanie związane z udzieleniem prawa wyłącznego czy też postępowanie prowadzone w trybie spornym jest uzależnione od występowania konkretnych okoliczności w konkretnej sprawie.

Reasumując, wnioskodawca wykazał, że posiada interes prawny w żądaniu nie naruszania jego prawa wyłącznego do używania znaku EXTAZA R-57 075, natomiast zdaniem Kolegium Orzekającego, wnioskodawca nie wykazał aby rejestracja znaku EXTASE EXOTIC NATURE IR 671 573, naruszała jego prawa ze względu na mylące podobieństwo do znaku do którego jest uprawniony.

Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyła K. z L., Holandia zwana dalej skarżącym.

W skardze domagała się uchylenia zaskarżonej decyzji, której zarzuciła naruszenie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych oraz art. 7, 77, 80, 107 § 3 kpa.

W uzasadnieniu stwierdził między innymi, że:

prezentowana w toku postępowania spornego przez Skarżącego analiza podobieństwa znaków jednoznacznie wskazała, że brak wzięcia pod uwagę zwykłych warunków obrotu jest okolicznością mającą istotny wpływ na właściwe zastosowanie art. 9 ust. 1 pkt 1 uzt.

W szczególności, winna być ona wzięta pod uwagę przy badaniu podobieństwa towarów oznaczanych przez oba znaki. W tym zakresie Urząd Patentowy jednoznacznie i prawidłowo ustalił, iż oba znaki zarejestrowane zostały do oznaczania towarów jednorodzajowych. Takie stwierdzenie winno w konsekwencji skutkować przeprowadzeniem oceny, jaki wpływ w zwykłych warunkach obrotu ma stwierdzona przez niego identyczność towarów. Co więcej, uznanie przez Urząd za okoliczność bezsporną faktu jednorodzajowości towarów powinno determinować ostrzejsze kryteria analizy obu znaków towarowych w zakresie ich podobieństwa.

Tymczasem, teza Urzędu w tym zakresie sprowadza się de facto do zbierania argumentów na okoliczność braku podobieństwa znaków. Urząd wskazał jedynie bowiem, że "...podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 3 nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa." (s. 3 decyzji).

Skarżący podnosi, że nigdy nie prezentował tezy, iż podobieństwo towarów miałoby przesądzać o podobieństwie oznaczeń, niemniej jednak w tym miejscu podkreśla, że powyższa teza świadczy o braku wnikliwości organu w zakresie analizy sprawy, a także nie wzięcia przez niego pod uwagę argumentów wskazywanych przez Skarżącego w toku postępowania.

Już we wniosku o unieważnienie wskazywano, że w przypadkach kiedy porównywane znaki zostały przeznaczone do oznaczana identycznych towarów, doktryna nakazuje branie pod uwagę zwykłych warunków obrotu i stosowanie zaostrzonego kryterium odnośnie zachowania dystansu pomiędzy poszczególnymi oznaczeniami, ponieważ "...im bardziej są podobne towary (jeżeli wcześniej stwierdzono ich podobieństwo), tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie." ( R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., Warszawa 1997, s. 97).

Urząd Patentowy RP pominął ten aspekt, jak również nie odniósł się w ogóle w uzasadnieniu decyzji do argumentów Skarżącego w tym zakresie, czym naruszył zasady wyrażone w art. 7 i 77 kpa, nakazujące organom dążyć do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do rozpatrywania spraw w sposób wnikliwy i wyczerpujący.

Brak prawidłowej analizy Kolegium Orzekającego w powyższym zakresie miał z kolei istotny wpływ na zaprezentowaną w decyzji ocenę podobieństwa samych oznaczeń.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (str. 3) czytamy bowiem, że "...zgodnie z ugruntowaną praktyką porównanie i ocena dotyczy całego znaku będącego przedmiotem ochrony". Na tej podstawie Kolegium Orzekające nie podzieliło poglądu Skarżącego, iż jedynym wyróżniającym elementem spornego znaku jest oznaczenie EXTASE i w konsekwencji przeprowadziło badanie tego znaku w pełnym zakresie.

Przyjęcie takiej zasadny w niniejszej sprawie nie było właściwe, a w konsekwencji zastosowania jej w niniejszej sprawie Urząd Patentowy RP poczynił szereg wadliwych i wykluczających się wzajemnie ustaleń mających, w jego ocenie, uzasadniać tezę o braku konfuzyjnego podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami.

I tak jako błędne należy zdefiniować twierdzenie Urzędu, iż w jego ocenie każde z użytych w spornym znaku słów pełni określoną funkcję, a słowom exotic i nature nie można zarzucić braku dostatecznych znamion odróżniających. Sam Urząd wskazał jednocześnie, że oznaczenia te, choć pochodzące z języka obcego są zrozumiałe i prawidłowo odczytywane przez polskiego odbiorcę jako egzotyczna natura lub egzotyczna przyroda.

Ustaleniom Urzędu brak zatem spójności ponieważ sam wskazał, jakie przesłanie znaczeniowe niosą za sobą omawiane oznaczenia. Co więcej, Urząd dokonał oceny w tym zakresie z pominięciem oceny zwykłych warunków obrotu, a zatem rozważenia, dla jakich towarów przeznaczone zostało sporne oznaczenie. Są to przeze; kosmetyki, a w takich przypadkach, jak już wskazywano w toku postępowania, słowa te niosą za sobą szczególny kontekst opisowy. Ich treść ma bowiem na celu przekazanie przeciętnemu odbiorcy skojarzenia, iż używając oznaczonych nimi kosmetyków może on liczyć na ich EGZOTYCZNY (EXOTIC) zapach czy aromat, zaś słowo NATURE, czyli NATURA budzić będzie skojarzenia z kosmetykiem ekologicznym, którego komponenty są pochodzenia naturalnego, swoistym "darem natury". Dlatego też przedsiębiorcy, często posługują się takimi właśnie oznaczeniami dla podkreślenia charakteru ich produktu, mając jednakże świadomość, iż oznaczenia informacyjne mogą być przedmiotem współwystępowania w wielu znakach towarowych zarejestrowanych i dopuszczonych do używania w obrocie gospodarczym Polsce.

Urząd odmówił jednakże racji powyższej argumentacji, bez wskazania jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie.

Jak już wskazywano powyżej, jednym z przytoczonych przez Urząd argumentów na okoliczność badania wszystkich elementów spornego znaku, miała być zasada, iż zgodnie z ugruntowaną praktyka porównanie i ocena dotyczy całego znaku. Zasada ta winna mieć zastosowanie w przedmiotowej sprawie, ale konsekwencją jej uwzględnienia powinno być prawidłowe zanalizowanie zdolności odróżniającej wszystkich elementów znaku, a nie bezwarunkowe przyjęcie, że oznaczenia informacyjne mają wpływ na odmienny charakter znaku.

W toku niniejszego postępowania Skarżący powoływał się na ogólnoinformacyjny oraz uzupełniający charakter słów EXOTIC NATURE, a ponadto podczas rozprawy w dniu [...] grudnia 2004 r. okazywał towary opatrzone spornym znakiem akcentując, że sam uprawniony traktuje słowa EXOTIC NATURE jako mające taki charakter poprzez zaakcentowanie wielkością czcionki słowa EXTASE oraz przedstawienie elementów dodatkowym wielokrotnie pomniejszoną czcionką. Urząd nie odniósł się jednak do tego aspektu sprawy oraz nie wskazał w uzasadnieniu decyzji żadnych przyczyn, z powodu których odmówił wiarygodności przedłożonym dowodom.

Stąd, należy uznać za nieprawidłowe skoncentrowanie analizy Urzędu na całości oznaczenia, i na tej podstawie wysnuwanie wniosku co do zdolności odróżniającej wszystkich elementów spornego znaku oraz jego odmienności pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym, ponieważ taka metoda stoi w sprzeczności z koniecznością prawidłowego zdefiniowania, jakie elementy mają w znaku charakter odróżniający, a jakie pełnią rolę informacyjną.

Jednocześnie, nie można również zgodzić się z przyjętą przez Urząd metodą analizy samego elementu EXTASE i EXTAZA. Próby udowodnienia przez Urząd, że istnieje różnica pomiędzy wymawianiem końcówek "-za" oraz ,,-se" są pozbawione racjonalności, ponieważ przy identycznej liczbie nieomalże tych samych liter i sylab zbieżność fonetyczna słów EXTAZA i EXTASE jest oczywista. Co więcej, trudno także uznać, że różnica w końcówkach ma także zasadnicze znaczenie dla uznania braku podobieństwa znaków w płaszczyźnie wizualnej.

Skarżący w toku postępowania wielokrotnie podkreślał, że minimalna różnica występująca pomiędzy omawianymi oznaczeniami nie może być podstawą do ustalenia braku istnienia ich podobieństwa. Podobnie wskazuje się w literaturze, zauważając, że podobieństwo graficzne wynika "...z użycia części tych samych liter dla budowy obu porównywanych oznaczeń." Ponadto, "...drobne odchylenia pomiędzy znakami nie powinny prowadzić do wniosku o braku podobieństwa oznaczeń. Chodzi o brak lub dodanie przedrostka lub przyrostka, jak również zmianę litery lub liter..."(R. Skubisz "Prawo znaków towarowych... s. 92)

Jednocześnie, Urząd sam przyznał, że oba porównywane słowa tj. EXTAZA i EXTASE mają to samo znaczenie w języku polskim i odczytywane będą jako ekstaza. Tym bardziej dziwi brak analizy skutków identyczności znaczeniowej tych oznaczeń, na co przecież zwraca się uwagę w doktrynie: "...we wszystkich systemach do przypadków znaczeniowego podobieństwa oznaczeń zaliczane są przypadki tłumaczenia znaku z jednego języka na drugi..." (M. Kępiński "Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych" ZN UJ/1982. s. 9.

A zatem, w ocenie Skarżącego z uwagi na wysoki stopień podobieństwa tych oznaczeń przeciętni odbiorcy uznają, że kosmetyki oraz inne produkty drogeryjne, oznaczone tak podobnymi oznaczeniami, pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa. Co więcej, faktu nie zmieni okoliczność występowania w spornym znaku dodatkowych elementów słownych EXOTIC NATURE. Użycie tych słów wraz z oznaczeniem EXTASE powodować będzie wśród klientów mylne przekonanie, iż Skarżący oferuje im produkt o nowych cechach zapachowych (EXOTIC) i właściwościach (NATURE), będący nową wersją wcześniejszych kosmetyków.

Niezależnie skarżąca podniosła, że decyzja została wydana również z naruszeniem przepisów postępowania jako, że pominięto dotychczasową praktykę Urzędu w analogicznych sprawach pomiędzy tymi samymi podmiotami, tj. skarżącym i uprawnionym do spornego znaku, a ponadto przy przyjęciu odmiennych kryteriów oceny podobieństwa znaku.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie i wyjaśnił:

Co do zarzutu błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, wskazanego w podstawie prawnej we wniosku przez samego wnioskodawcę należy stwierdzić, że Urząd Patentowy dokonał badania i oceny w zakresie wyznaczonym przez wnioskodawcę, mając za podstawę ten właśnie przepis. Zapis art. 9 ust. 1 pkt uzt obowiązuje do przeprowadzenia analizy w zakresie podobieństwa znaków towarowych poprzez badanie samych oznaczeń, towarów dla których przeznaczono oznaczenia biorąc pod uwagę zwykłe warunki obrotu gospodarczego w kontekście możliwości wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Metoda przeprowadzonego badania, jak również jego wynik są ujęte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Podstawowym zarzutem skarżącego jest brak prawidłowej analizy w ocenie przedmiotowego znaku EXTASE EXOTIC NATURE, IR-671 573 dotyczący w szczególności przeprowadzenia badania w odniesieniu do całego znaku. Zdaniem skarżącego ocena tego znaku w pełnym zakresie przyczyniła się do "szeregu wadliwych i wykluczających się wzajemnie ustaleń mających (...) uzasadnić tezę o braku konfuzyjnego podobieństwa pomiędzy porównywanymi znakami" (str. 3 i 4 skargi). Przedmiotem badania był znak, na jaki została udzielona ochrona to znaczy EXTASE EXOTIC NATURE i zdaniem Urzędu Patentowego nie można czynić zarzutu, że dokonał całościowej oceny. Skarżący podnosił, że jedynym wyróżniającym składnikiem spornego znaku jest jego pierwszy element EXTASE natomiast pozostałe słowa EXOTIC NATURE nie posiadają dostatecznych znamion odróżniających, na potwierdzenie tej tezy wskazując na udzielone rejestracje, w których użyto słów exotic i nature. Zauważył także, że oznaczenia pomimo iż pochodzą z języka obcego są powszechnie zrozumiałe. Stanowisko organu orzekającego w tej kwestii jest następujące: słowom EXOTIC NATURE nie można odmówić zdolności odróżniającej nie tylko ze względu na wcześniejsze rejestracje z użyciem tych słów, ale przede wszystkim dlatego, że w odniesieniu do towarów, dla których zostały przeznaczone (najogólniej kosmetyki) nie mają charakteru opisowego. Słowa exotic i nature, jak zostało to wykazane, mogą oznaczać egzotyczną naturę - przyrodę, a nie jak chciałby skarżący słowa te będą "budzić skojarzenia z kosmetykiem ekologicznym, którego komponenty są pochodzenia naturalnego swoistym >darem natury< " (str. 4 skargi). Wynikałoby z tego, że egzotyczna przyroda jest ekologiczna, co nawet przy uwzględnieniu, że znaczenie słowa ekologia używane w języku potocznym przybiera sens znaczeniowy nie zawsze związany z ekologią jako dziedziną nauki, trudno uznać ten argument za uzasadniony. Tym bardziej, że jak wykazano wszystkie słowa użyte w spornym znaku EXTASE EXOTIC NATURE są zrozumiałe dla przeciętnego odbiory, a ponadto tworzą semantyczna całość również prawidłowo odczytywalną. W zaskarżonej decyzji znalazło się również uzasadnienie obejmujące wykazanie różnic w warstwie fonetycznej i wizualnej, które skarżący pomija, podnosząc jedynie podobieństwo poszczególnych - wybranych elementów znaków, pozostałym nadające jedynie walor dodatkowych o charakterze informacyjnym. Zdaniem Urzędu Patentowego warstwa znaczeniowa. fonetyczna jak również graficzna przedmiotowego znaku EXTASE EXOTIC NATURE jest odmienna od znaku przeciwstawionego EXTAZA w takim stopniu, który nie powoduje możliwości wprowadzenia w błąd potencjalnych nabywców.

Po drugie skarżący odwołuje się do wcześniejszych decyzji Urzędu Patentowego udzielonych w trybie zgłoszeniowym, jak i w trybie spornym dotyczących znaków podobnych, ale nie tożsamych z przedmiotowym znakiem EXTASE EXOTIC NATURE. Kwestia ta również została wyjaśniona przez Urząd Patentowy w uzasadnieniu decyzji. Toczące się postępowania są uzależnione od konkretnych okoliczności w danym postępowaniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów, zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania jest skarga K. z L., Holandia decyzję Urzędu Patentowego RP oddalającą wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji międzynarodowej znaku towarowego EXTASE EXOTIC NATURE nr IR-671 573.

Zgodnie z art. 315 ust. 1 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej do praw m. in. w zakresie znaków towarowych, istniejących w dniu wejścia w życie ustawy (22.08.2001 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe, o ile przepisy ustawy- nie stanowią inaczej. W związku z tym ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa z rejestracji znaku towarowego ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia tego znaku do zarejestrowania. W przedmiotowej sprawie rejestracja znaku towarowego EXTASE EXOTIC NATURE została uznana w Polsce z datą 15.05.1997 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy o znakach towarowych. Ustawa ta będzie więc stanowić podstawę prawną oceny zdolności rejestrowej przedmiotowego znaku. Natomiast zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej unieważnienie prawa ochronnego albo prawa z rejestracji rozstrzyga się w trybie postępowania spornego (art. 255 ust. l pwp). Podstawą zaś, wniesienia wniosku o unieważnienie, w myśl art. 164 pwp jest posiadanie interesu prawnego leżącego po stronie wnioskodawcy oraz wykazaniu, że nie zostały spełnione ustawowe warunki przy udzieleniu prawa wyłącznego.

Na wstępie należy podkreślić, że w ocenie Sądu, wnioskodawca – obecnie skarżący miał uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia prawa z rejestracji przedmiotowego znaku. Skarżący posiada prawa wyłączne do znaku EXTAZA. Zarówno znak skarżącego, jak i znak którego unieważnienia skarżący się domaga służą do oznaczenia towarów w klasie 3, wobec powyższego skarżący wywodzi, że istnieje możliwość wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów, a tym samym ma uzasadniony interes prawny w dążeniu do unieważnienia znaku EXTASE EXOTIC NATURE.

Sąd podzielił powyższe stanowisko.

Ponadto skarżący wywodził, że nie zostały spełnione ustawowe warunki z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o znakach towarowych przez uczestnika postępowania przy udzieleniu prawa wyłącznego na znak EXTASE EXOTIC NATURE.

Rozpatrując wniosek K. z L., Holandia - skarżącej Urząd Patentowy kierował się więc regułami zawartymi w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych - zwanej dalej u.z.t. (Dz. U. Nr 5, poz. 17), który to artykuł stanowił podstawę rozstrzygnięcia. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.t. niedopuszczalna jest rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju, jeżeli jest podobny w takim stopniu do znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa, że w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Tak więc, aby rejestracja znaku była niedopuszczalna musza wystąpić następujące przesłanki:

1. rejestracja znaku dla towarów tego samego rodzaju;

2. podobieństwo do znaku zarejestrowanego na rzecz innego przedsiębiorstwa;

3. podobieństwo znaków musi być kwalifikowane to znaczy takie, że może odbiorcę wprowadzić w błąd co do pochodzenia towarów.

Niedopuszczalna jest rejestracja znaków towarowych, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. Czy obydwa znaki towarowe są podobne, rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów.

W doktrynie prawa definiuje się, że ,,.... niebezpieczeństwo, wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów polega na możliwości błędnego nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony nań znak, a ponadto iż niebezpieczeństwo to jest wynikiem podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń." (R. Skubisz "Prawo Znaków Towarowych,, komentarz Wydawnictwo prawnicze Spółka z o.o. str. 83 Warszawa 1997).

Innymi słowy niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i oznaczeń. W przedmiotowej sprawie podobieństwo towarów sklasyfikowanych w klasie 3 nie przesądza o podobieństwie samych oznaczeń, stanowiąc jedynie jeden z elementów analizy i oceny podobieństwa.

Dokonując zatem oceny oznaczeń EXTASE EXOTIC NATURE (IR 671573) oraz znaku EXTAZA znaki te należy, w ocenie Sądu, porównać w warstwie fonetycznej, warstwie znaczeniowej oraz w warstwie wizualnej. Podkreślenia wymaga, w ocenie Sądu, w tym miejscu fakt, że zgodnie z ugruntowaną praktyką porównanie i ocena dotyczy całego znaku będącego przedmiotem ochrony. Oba znaki to znaki słowne.

Znak EXTASE EXOTIC NATURE jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3, a mianowicie artykułów perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do układania włosów, środków do czyszczenia zębów, mydeł.

Znak EXTAZA jest przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 3 środków do prania i bielenia, środków do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierniwa, mydeł, perfumerii, olejków eterycznych, kosmetyków, środków do mycia włosów, środków do mycia zębów.

Z powyższego wynika, iż w dużym zakresie towary te pokrywają się.

Skarżący wywodzi, iż przy porównaniu znaków EXTASE EXOTIC NATURE i EXTAZA należy oceniać w spornym znaku jedynie słowo "EXTASE", które to w ocenie skarżącego jest jedynym elementem wyróżniającym powyższego znaku. W ocenie skarżącego pozostałe słowa, to jest EXOTIC oraz NATURE – mają jedynie charakter oznaczenia informacyjnego i mogą być przedmiotem współwystępowania w wielu znakach towarowych zarejestrowanych w Polsce, na co podaje przykłady (k. 8 akt administracyjnych oraz str. 4 skargi do WSA).

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podziela powyższego poglądu. Jak już zostało wyżej podkreślone znak ocenia się jako całość, a więc ocenie podlega cały znak EXTASE EXOTIC NATURE, a nie jak chce skarżący wyraz "EXTASE".

Sporny znak składa się z trzech wyrazów, co w ocenie Sądu, w sposób oczywisty odróżnia go od znaku skarżącego, który zawiera tylko jeden wyraz "EKSTAZA".

W ocenie Sądu dwa pozostałe człony znaku "EXTASE EXOTIC NATURE" to jest "EXOTIC NATURE" są wystarczająco znaczące, aby nadać przedmiotowemu znakowi jako całości cechy odróżniające w stosunku do przeciwstawionego znaku.

Elementy te, w ocenie Sądu, uznać należy za wyróżniające – nadają one zgłoszonemu znakowi odrębność fonetyczną, wizualną i znaczeniową, co w sposób prawidłowy wykazał Urząd Patentowy RP w zaskarżonej decyzji.

Porównując oba, omawiane powyżej znaki słowne w warstwie fonetycznej, Sąd doszedł do wniosku, że znaki te mają zupełnie inną fonetykę, chociażby przez fakt, że sporny znak EXTASE EXOTIC NATURE składa się jeszcze ze słów exotic i nature, powodujących, że brzmienie tego znaku jest zdecydowanie odmienne od znaku EXTAZA.

Przechodząc do warstwy znaczeniowej znaku należy zauważyć, że oba znaki pochodzą z języka obcego, jednak słowa użyte w tych znakach należą do słów zrozumiałych prawidłowo odczytywanych pod względem ich znaczenia przez przeciętnego odbiorcę. Słowa te pochodzą z języka greckiego lub łacińskiego i posiadają swoje odpowiedniki w innych językach, także w języku polskim. EXTASE EXOTIC NATURE mogą oznaczać ekstaza egzotyczna natura, co ewidentnie odróżnia je od słowa EXTAZA, które w języku polskim rozumiane jest jako ekstaza.

Jeżeli chodzi o warstwę wizualną znaku to należy zauważyć, że znak skarżącego jest znakiem jednoelementowym, natomiast znak sporny składa się z trzech słów extase, exotic, nature co powoduje wizualną różnicę w budowie tych znaków.

Skarżący w swojej skardze podkreślił, że Urząd Patentowy RP nie ustosunkował się do okazanego na rozprawie towaru opatrzonego spornym znakiem, z których wynika, że słowo EXTASE napisane jest dużą czcionką, a dwa pozostałe EXOTIC NATURE małą. Eksponuje się więc słowo EXTASE.

Skarżący stawiając powyższy zarzut jest w prawie, gdyż Urząd rzeczywiście się do niego nie ustosunkował, jednak uchybienie to nie miało w ocenie Sądu wpływu na wynik rozstrzygnięcia. Urząd Patentowy RP rozpatrując powyższą sprawę badał słusznie tylko uprawnienia wynikające z rejestracji znaku. Znak EXTASE EXOTIC NATURE został zarejestrowany jako znak słowny i tylko w tym zakresie podlegał badaniu. Zarzuty dotyczące wielkości użytych czcionek, eksponowania słowa "EXTASE", a więc zarzuty dotyczące grafiki znaku, która nie została zarejestrowana i nie podlega ochronie, nie mogą stanowić podstawy unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego słownego.

Tego typu zarzuty, w ocenie Sądu, mogą stanowić podstawę dochodzenia roszczeń np. w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).

Również zarzut pominięcia dotychczasowej praktyki Urzędu, w ocenie składu orzekającego nie może stanowić podstawy do uchylenia zaskarżonej decyzji, gdyż jak wiadomo każda sprawa jest inna i tylko w wypadku zapoznania się z całością postępowania można się o niej wypowiedzieć.

Urząd Patentowy RP nie zbadał również w ocenie skarżącego podobieństwa znaków w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. W ocenie Sądu również to uchybienie nie miało wpływu na wynik rozstrzygnięcia, gdyż zarówno w ocenie Urzędu Patentowego RP, jak i Sądu, brak jest podobieństwa samych oznaczeń, a więc nie ma potrzeby badania oznaczeń w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

Biorąc powyższe pod rozwagę na zasadzie art. 151 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.