Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska Sędziowie Sędzia WSA Olga Żurawska - Matusiak Sędzia WSA Magdalena Maliszewska (spr.) Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2009 r. sprawy ze skargi T. & B., z siedzibą w H., USA na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...] oddala skargę

VI SA/Wa 644/09

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. Urząd Patentowy RP, działając w trybie postępowania spornego, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] czerwca 2008 r. sprawy o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...], udzielonego na rzecz T. & B. z siedzibą w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na skutek sprzeciwu wniesionego przez T. and C. z siedzibą w N. w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.- dalej: P.w.p.). a także art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z pózn. zm.). w związku z art. 315 ust. 3 P.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy P.w.p. orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...].

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 27 lipca 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw, wniesiony przez T. and C. z siedzibą w N. w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej: wnoszący sprzeciw, wnioskodawca) wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] kwietnia 2004 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy TIFFANY o numerze [...] (dalej: sporne prawo) na rzecz T. & B., z siedzibą w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Znak ten przeznaczony jest do oznaczania następujących towarów: walizki, torebki, paski, parasole, buty, odzież skórzana, szaliki, apaszki, kapelusze. Zgłoszenie znaku nastąpiło w dniu 27 lutego 1997 r.

Wnoszący sprzeciw powołał się na okoliczność, iż jego firma posiada pięćdziesięcioletnią tradycję. Przedsiębiorstwo to posługuje się znakiem TIFFANY, który jest z nim powszechnie utożsamiany. T. and C. zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą wysokiej jakości luksusowych towarów konsumpcyjnych, dostarczaniem związanych z nimi usług oraz projektowaniem, produkcją i sprzedażą luksusowych upominków. Cieszy się ono olbrzymim prestiżem, a towary przezeń produkowane lub sprzedawane są synonimem luksusu. "T. & C." często opisywane jest na łamach prasy, a także prezentowane jest w literaturze i filmach (np. "Śniadanie u Tiffany'ego"). Przedsiębiorstwo "T. & C." powstało w 1837 r., a w 1868 zarejestrowane zostało pod nazwą T. and C. w stanie N. Już w 1850 r. otwarty został sklep w P., a w kilka lat później w L. Obecnie wnoszący sprzeciw i jego towary, oznaczane znakiem towarowym TIFFANY znane są na całym świecie.

Do oznaczania produkowanych przez "T. & C." lub sprzedawanych przezeń wyrobów wnoszący sprzeciw używa znaków TIFFANY, TIFFANY & CO. lub T & Co. Niekiedy wyroby zamawiane u innych producentów i sprzedawane przez T. & C., oznaczone są napisem "Made exclusively for T. & C., N.".

Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż T. & C. i jej produkty są znane w wielu krajach świata. Międzynarodowe salony sprzedaży detalicznej T. & C. znajdują się w Europie m.in. w L., Z., M., F., M. i F. Markowe produkty T. & C. sprzedawane są także za pośrednictwem renomowanych domów handlowych, luksusowych hoteli i w salonach sprzedaży.

Szeroko na temat zakresu działalności T. & C., jej historii i popularności mówi załączone oświadczenie prezesa T. & C. p. M. J. K. – stanowiące załącznik do sprzeciwu. Towary, z których znana jest firma T. and C. to przed wszystkim srebra, kamienie szlachetne i oryginalna biżuteria. Od 1837 roku najważniejszymi artykułami oferowanymi przez T. & C. są wyroby jubilerskie wytwarzane z kamieni i metali szlachetnych, zegarki i zegary, przedmioty dekoracyjne, w tym artykuły dla palących (takie jak zapalniczki, popielniczki, pudełka i skrzyneczki na cygara, tubki i obcinarki do cygar, pudełka i skrzyneczki na papierosy, skrzyneczki do przechowywania tytoniu i podstawki do fajek); sztućce, zastawa stołowa, wazy, serwisy do kawy i herbaty, tace, puchary i inne trofea zamawiane w celach prezentacji lub uczczenia pamięci, wszystkie wykonane w całości lub częściowo z metali szlachetnych, głównie ze srebra; materiały piśmienne i przybory biurkowe, grawerowane przybory do pisania, luksusowe produkty osobiste bądź do użytku domowego, galanteria osobista (krawaty, apaszki, skórzane torby i inne wyroby ze skóry), akcesoria barowe, artykuły ze skóry; akcesoria sportowe; porcelana i kryształy. Podniósł, iż obecnie T. & C. oferuje wiele kategorii przedmiotów, a ponadto świadczy luksusowe usługi dotyczące napraw wymienionych wyżej towarów i ich stałego utrzymywania w doskonałym stanie. Poinformował, iż wśród wielu sławnych projektantów tworzących dla T. wymienia się m.in. P. P., którą określa się jako jedną z najlepszych współczesnych projektantów biżuterii na świecie.

Wnoszący sprzeciw wyraził pogląd, zgodnie z którym znak TIFFANY należy do znaków sławnych, o szczególnie wysokiej, światowej renomie. Kategoria tych znaków winna być w jego ocenie objęta szczególną, wzmożoną ochroną przed zagrożeniem wykorzystywania ich wartości handlowej przez inne osoby dla promocji własnych, niekonkurencyjnych towarów. Fakt ten upoważnia do zerwania z zasadą specjalizacji zakresu ochrony. Powołując się na literaturę przedmiotu (E. Wojcieszko-Głuszko, " Ochrona znaków towarowych powszechnie znanych w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 65, UJ, Kraków 1995, s. 16-17) wnoszący sprzeciw przytoczył następujące kryteria, jakimi winien cechować się znak sławny: wybitna notoryczność, unikalność, oryginalność i specjalne uznanie dla znaku. Podkreślił, iż w literaturze pod względem znajomości znak TIFFANY wymieniany jest obok takich znaków jak MONTBLANC, CARTIER, FERRARI, DIOR. Stanowi również punkt odniesienia w pracach poświęconych problematyce ochrony znaków sławnych i powszechnie znanych (np. F.W. Mostert: Famous and Well-Known Marks, London 1997, ss. 58-1)

Znak towarowy TIFFANY został zaliczony przez prestiżowy tygodnik BusinessWeek 100 najsilniejszych, najbardziej cenionych marek na świecie. Jego wartość wyceniona została na kwotę [...] mld dolarów. Podniósł ponadto, iż znak TIFFANY jest niewątpliwie powszechnie znany również w Polsce. Przyczyniła się do tego książka T. Cappota "Śniadanie u Tiffany'ego" (w załączeniu kopie stronic książki "Śniadanie u Tiffany'ego: wyd. Czytelnik 1962 r., wyd. Książka i Wiedza 1967, wyd. Czytelnik 1972, wyd. Czytelnik 1993 r., recenzje książki: J. Wilhelmi z 1962 oraz Z. Łapińskiego z 1962 (zał. 5) i film z A. H. pod tym samym tytułem, nagrodzony wieloma Oskarami, a także artykuł "Tiffany & Co." K. Ciechanowskiej, opubl. w Przekroju z 18. 09.1988r.

Jednocześnie wnoszący sprzeciw wskazał na fakt, iż znaczny krąg potencjalnych odbiorców krajowych miał możliwość zapoznać się z omawianym znakiem także poprzez podróże zagraniczne. Produkty oznaczane tym znakiem są reklamowane w wielu czasopismach linii lotniczych. W przewodnikach po Nowym Jorku firmowy sklep T. & C." jest polecany jako miejsce, które należy odwiedzić.

Wskazał, iż znak TIFFANY jest w Polsce znany także ze względu na reklamy i publikacje w sprzedawanych w Polsce czasopismach zagranicznych, takich np. jak "Vogue". Wysokiego stopnia znajomości tego znaku w Polsce dowodzi również i to, że w codziennych gazetach można spotkać odwoływanie się do "stylu Tiffany'ego" (zob. np "Gazeta Wyborcza" z 9 czerwca 1997 r., s. 23 - zał. 8, "Cztery Kąty" nr 9/1997, s. 38-zał.9).

W ocenie wnoszącego sprzeciw znak TIFFANY cieszy się uznaniem i renomą w Polsce i jako taki zasługuje na ochronę przyznawaną tej kategorii oznaczeń. Jest to bowiem oznaczenie kojarzone z wysokiej jakości towarami, przyciągające uwagę klientów, a zatem posiadające siłę atrakcyjną i reklamową.

Rejestracja spornego znaku jest w tej sytuacji sprzeczna z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, który wyłącza od rejestracji znaki sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Znak TlFFANY został zgłoszony przez T. & B. w okolicznościach wskazujących na złą wiarę zgłaszającego. Zgłaszającemu znany znak TIFFANY towarzyszył bowiem zamiar wykorzystania sławy tego znaku.

Wnioskodawca opisał nadto sytuację prawną pomiędzy stronami, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Załączył w tym celu rozstrzygnięcie, jakie zapadło w Sądzie Okręgowym w Terasie, na mocy którego, w wyniku rozpatrzenia powództwa cywilnego T. & B., przeciwko T. & C. sąd potwierdził, że znak towarowy TiFFANY jest znakiem sławnym, o dużej użyteczności ekonomicznej. Z treści ww. rozstrzygnięcia wynika, iż "Spółka T. & B., wystąpiła o sądową ocenę orzeczenia komisji odwoławczej potwierdzającego odrzucenie przez Urząd Patentowy wniosku o zarejestrowanie oznaczenia "Tiffany" dla damskich pantofli wyjściowych. Urząd odmówił rejestracji ze względu na mylące podobieństwo do czterech rejestracji dokonanych przez T. & C. z N. Decyzja zostaje utrzymana. Znak "Tiffany" może powodować jego mylenie ze znakami T. & C., (wyrok z [...].08.2001 r. w sprawie H-[...]).

W wyżej opisanej sytuacji wnoszący sprzeciw uważa, że rejestracja znaku, która ma na celu głównie korzystanie z cudzej sławy, jest sprzeczna z celami ustawy o znakach towarowych i powinna być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego.

Wnioskodawca powołał się na doktrynę prawa. Z przytoczonego przezeń poglądu prof. R. Skubisza wynika, iż "... z uwagi na zasady współżycia społecznego wyłączona jest rejestracja danego oznaczenia dla towarów innego rodzaju, gdy ta rejestracja zmierza, a w ostatecznym rezultacie używanie znaku, do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego bądź stanowi zagrożenie tej renomy" (Prawo znaków towarowych - Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1990, str. 37).

Tak więc, w ocenie wnoszącego sprzeciw, funkcjonowanie na rynku znaku towarowego TIFFANY, lecz przeznaczonego dla innych towarów i zarejestrowanego na nieuprawniony podmiot, prowadzi do osłabienia zdolności odróżniającej tego oznaczenia, co określane jest w doktrynie jako "rozwodnienie" znaku. Przyjęcie bowiem takiego samego znaku dla odróżnienia towarów innego przedsiębiorstwa prowadzi bowiem do perturbacji na rynku, ponieważ załamuje dotychczasowe ugruntowane skojarzenia w świadomości klientów. Znak traci swoją niepowtarzalność, a jego zdolność odróżniania wyraźnie spada. Używanie zatem na rynku znaku towarowego TIFFANY należy określić jako działanie pasożytnicze, wykorzystujące sławę cudzego znaku i przynoszące uprawnionemu z tejże rejestracji nieuprawnioną korzyść.

Wnioskodawca przywołał przykłady z orzecznictwa sądowego oraz Urzędu Patentowego, m.in. orzeczenie Sądu Najwyższego z 1929 r., zgodnie z którym czyny zdolne spowodować, że inny przedsiębiorca mógłby w nierzetelny sposób przywłaszczać sobie korzyści, które powinny przypaść innemu, jako zasłużony wynik pracy, przedsiębiorczości i energii, powinny być z uczciwego życia gospodarczego wykluczone (Orzecznictwo Sądu Najwyższego z 3.07.1929 r., OSN 1929 r. p. 222, a także Komisji Odwoławczej przy UP, która w decyzji KO z dn. [...] lutego 1999r., Odw. [...] – sprawa znaku M. podzieliła powyższe stanowisko).

Następnie wnoszący sprzeciw podniósł, iż teoria pasożytnicza znalazła także swoje odbicie w konkretnych aktach prawnych, mianowicie - w dyrektywie o harmonizacji prawa o znakach towarowych oraz w ustawodawstwach poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podkreślił, iż wprawdzie na gruncie u.z.t. brak było szczegółowego unormowania zagadnienia ochrony znaków renomowanych, w praktyce Urzędu Patentowego RP oraz orzecznictwie Komisji Odwoławczej jako podstawę takiej odmowy przyjmowano wskazany wyżej przepis art. 8 pkt 1 uzt, uznając taką rejestrację za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Nowa ustawa - Prawo własności przemysłowej, skonkretyzowała już zasady bezpośredniej ochrony znaków renomowanych poza granicami podobieństwa towarów. Także nauka prawa coraz wyraźniej potwierdza, że istnieje konieczność wzmożonej ochrony oznaczeń renomowanych. Wskazując na powyższe - zdaniem wnoszącego sprzeciw - rejestrację spornego znaku należy uznać za niedopuszczalną .

Uprawniony – T. & B. H., USA zajął stanowisko w sprawie w odpowiedzi na sprzeciw (pismo z dnia 18 listopada 2005 r.) . W pierwszej kolejności podkreślił, iż sam wnoszący sprzeciw określa przedmiot swojej działalności jako "mieszczący się w bardzo wąskim segmencie towarów luksusowych". Wynika to z samej treści załączonego do sprzeciwu oświadczenia prezesa Firmy T. and C. – M. J. K. Załączone do sprzeciwu publikacje potwierdzają natomiast wyłącznie związek tej działalności z branżą jubilerską. Zdaniem uprawnionego, nie został udowodniony fakt renomy światowej znaku, ani jego znajomości w Polsce. Medale i trofea opisywane w oświadczeniu jako zaprojektowane przez przedsiębiorcę T. and C. nie mogą świadczyć o znajomości firmy T. & C. w Polsce, ponieważ większość z nich przeznaczona jest dla zwycięzców krajowych zawodów w USA, a po drugie bardzo rzadko w relacjach sportowych wymienia się twórców trofeów. Do fragmentów z orzeczeń organów innych państw uprawniony ustosunkować się nie może. Organy orzekające każdego państwa wydają orzeczenia na podstawie własnego porządku prawnego i linii wykładniczej oraz w odniesieniu do sytuacji gospodarczo-prawnej własnego państwa. Medale i trofea opisywane w pkt 14 oświadczenia jako zaprojektowane przez przedsiębiorcę T. and C. nie mogą świadczyć o znajomości firmy T. & C. w Polsce, ponieważ większość z nich przeznaczona jest dla zwycięzców krajowych zawodów w USA, a po drugie bardzo rzadko w relacjach sportowych wymienia się twórców trofeów.

Uprawniony wskazał, iż w pkt. 16 i 17 oświadczenia przytoczono państwa, w których były rozpatrywane sprzeciwy spółki T. & C. o odrzucenie podania o rejestrację znaku TIFFANY na rzecz osób trzecich. Ponieważ nie jest znany jest stan faktycznego spraw, ani przebieg postępowań, nie można przedstawiać fragmentów z orzeczeń organów innych państw jako dowodów w sprawie. Uprawniony stwierdził nadto, że nie podano, gdzie jest on rozprowadzany katalog firmowy B. B. , na który to dowód powołuje się Prezes w swoim oświadczeniu. Podniósł, iż jak wynika z dokumentów załączonych do sprzeciwu - sklepy T. and C. poza granicami USA były zakładane dopiero od końca lat. 80 XX w., a zatem firma ta późno wkroczyła ze swoimi towarami na arenę międzynarodową. Nie posiada ona swoich sklepów w Europie Środkowo - Wschodniej. Nadto istnieje "ograniczony rynek zbytu" na artykuły luksusowe. Odnosząc się do stwierdzenia, że wszystkie produkty spółki T. & C. posiadają opakowania ze znakami firmowymi, T. & B. wskazała, że również posiada swoje opakowania firmowe, które są przedmiotami praw ze wzorów zdobniczych i przemysłowych.

Odnosząc się do argumentu, iż firma T. and C. zyskała rozgłos dzięki książce i filmowi "Śniadanie u Tiffany'ego'' uprawniony wskazał, iż Tiffany's pełni w owej historii rolę metafory jako symbol bezpiecznego świata ludzi bogatych, do którego znerwicowana H. Golightly udaje się celem uspokojenia i wyciszenia. Książka i film pochodzą z przełomu lat 50 i 60-tych XX w. , są więc w ocenie uprawnionego już przestarzałe.

W opinii uprawnionego rejestracja znaku towarowego za granicą nie ma wpływu na uzyskanie rejestracji w Polsce. Bezzasadne jest więc powoływanie się na ten fakt. Uprawniony podniósł, iż przywoływane w oświadczeniu dowody są o tyle zasadne, o ile dotyczą działalności firmy T. & C. na terenie Stanów Zjednoczonych, a nie na terenie Polski. Przykładowo bowiem fakt, iż nowojorski salon T. & C. włączony jest do trasy turystycznej jako jedna z atrakcji turystycznych w Nowym Jorku nie świadczy powszechnej znajomości tego miejsca w Polsce. Odmienna sytuacja ma miejsce w odniesieniu do takich sławnych znaków, jak Coca-Cola, Pepsi, Kodak, ponieważ są one dostępne wszędzie: w rejonach handlowych, na lotniskach, w reklamach radia i telewizji. Podkreślił, że ustawa o znakach towarowych nie wymienia kategorii znaków sławnych i nie przyznaje im żadnych szczególnych praw. Ustawa ta chroni jedynie znaki towarowe zarejestrowane i powszechnie znane, co dokładnie wynika brzmienia rozdziału 4 u.z.t. Nie jest zdaniem uprawnionego trafny argument wskazujący jako pokrewne w stosunku do znaku wnoszącego sprzeciw takie znaki jak: MONTBLANC, CARTIER, DIOR. Są to bowiem korzystające z ochrony jako zarejestrowane w Polsce.

Uprawniony podał, iż w jego ocenie rozwodnienie znaku już nastąpiło. W uzasadnieniu tej tezy podał, iż nawet w Stanach Zjednoczonych funkcjonuje bardzo duża liczba podmiotów mająca w nazwie handlowej słowo TIFFANY. Podał przykłady znaków towarowych zarejestrowanych przez inne firmy nie związane z T. & C. z N.

Uprawniony wyraził pogląd, zgodnie z którym dla uznania znajomości firmy w Polsce niezbędne jest udowodnienie przez wnioskodawcę posiadania rzeczywistych kontaktów handlowych w tym kraju. Na potwierdzenie tej tezy przytoczył wypowiedzi zawarte w Opinii M. K. w sprawie rejestracji znaku towarowego TIFFANY ([...] i [...]) opracowanej na wniosek Kancelarii K. & K. w W., a także B. Sołtysa.: M. Kępiński, Glosa do orzeczenia SN z dn. 14.06.1988r., OSPiKA 1990, z.9, poz. 328.: Firma znana tylko za granicą nie podlega w kraju ochronie (...powódka musi naprzód wykazać, że ma w Polsce prawa, których zamierza bronić. Dowodami w takiej sprawie jak niniejsza mogą być przede wszystkim rzeczywiste kontakty handlowe pod własną firmą z polskimi kontrahentami (...Dostarczenie dowodów wprowadzania na rynek polski towarów jest sprawą powódki, a ich brak powinien prowadzić do oddalenia powództwa. W stanie faktycznym sprawy powódka musi ponadto dostarczyć dowodów na znajomość swej nazwy w Polsce w latach (...) kiedy powstawało pozwane przedsiębiorstwo''., B. Sołtys, Nazwy handlowe i ich ochrona w prawie polskim, Kraków 2003: ,Nazwy handlowe, podobnie jak niezarejestrowane znaki towarowe (usługowe), uzyskują wyłączność jedynie poprzez fakt ich rzeczywistego używania. W porównaniu z wyłącznością "prawa do zarejestrowanych znaków towarowych (usługowych), wyłączność prawa do nazw handlowych oraz prawa do niezarejestrowanych znałam' towarowych (usługowych) ograniczona jest zasiągiem faktycznej działalności przedsiębiorców uprawnionych do tych oznaczeń." , s. 44 i "Generalnie można powiedzieć, że prawo podmiotowe do nazwy handlowej zarówno na gruncie majątkowej i niemajątkowej ochrony jest skuteczne jedynie na "obszarze rzeczywistej działalności przedsiębiorcy", s. 199.

Poza tym uprawniony podkreślił, iż treść normy art. 8 Konwencji Paryskiej można umieścić w zakresie art. 8 pkt 2 u.z.t. Dlatego należy badać, czy rejestracja znaku towarowego TIFFANY nr [...] naruszyła prawo T. & C. do nazwy. Takie prawo może powstać przez rejestrację lub przez używanie. O ile można się zgodzić, że art. 8 Konwencji Paryskiej zwalnia od obowiązku rejestracji, o tyle trudno domagać się ochrony prawa do nazwy handlowej na terenie Polski, gdzie nie była ona używana jako oznaczenie identyfikujące przedsiębiorcę. Tym samym w świadomości potencjalnego odbiorcy nie wykształcił się związek między dobrem niematerialnym nazwą Tiffany, a przedsiębiorcą T. & C., a właśnie od jego analizy należy zacząć, badając możliwość naruszenia prawa do nazwy handlowej. Dodatkowo, wnioskodawca T. & C. powinien wykazać, że jego dobro prawne- nazwa zostało zagrożone naruszeniem na skutek rejestracji spornego znaku.

Tak więc zdaniem uprawnionej T. & C. nie przedstawił wystarczających dowodów na obecność i znajomość jego firmy w Polsce w relewantnym okresie czasowym początku lat 90-tych XX w. Inaczej jest w przypadku uprawnionego T. & B., który od początku swojej działalności ponosił nakłady finansowe (akcje reklamowe) na upowszechnienie znajomości firmy T. & B., m.in. zgłaszając sporny znak towarowy Tym samym można twierdzić, że na terenie Polski pierwszeństwo do używania oznaczenia Tiffany w nazwie handlowej przysługuje T. & B. Uprawniony podkreślił, iż w latach 90-tych XX w. przedsiębiorstwo T. & C. w porównaniu do T. & B. działało w zupełnie innym segmencie rynku, kierując swoje wyroby do zupełnie innych odbiorców, a co najważniejsze - na innym geograficznie obszarze. Nie można tu przy badaniu przesłanek unieważnienia decyzji o rejestracji znaku towarowego brać pod uwagę okoliczności mogących powstać później. Uprawniony wykazując, że istnieje wiele innych przedsiębiorców posługujących się nazwą handlową Tiffany uzasadnił zawężenie sfery wykonywania prawa do nazwy handlowej i możliwości jego naruszenia. W świadomości odbiorcy nie ma bowiem w jego ocenie odpowiednio silnej i jednoznacznej asocjacji między słowem Tiffany, a konkretnym przedsiębiorcą, w szczególności T. & C. Przy takiej ilości przedsiębiorców odbiorca jest zmuszony dokładniej analizować ich nazwy handlowe i okoliczności, w jakich są używane. Podkreślił przy tym, że trudno o pomyłkę towarów w postaci galanterii skórzanej sprzedawanej w małych, zwykłych miejskich sklepach z towarami ekskluzywnymi wnioskodawcy, nawet jeżeli ktoś zna firmę T. & C. "ze słyszenia".

Pismem z dnia 13 grudnia 2006r. wnioskodawca odniósł się do argumentacji uprawnionego.

Podniósł, iż przy rejestracji spornego znaku doszło do naruszenia zasad współżycia społecznego w postaci zgłoszenia w złej wierze w celu wykorzystania zdobytej przez należący do T. and C. znak TIFFANY renomy i sławy.

Podkreślił, iż używany od ponad stu pięćdziesięciu lat przez T. and C. znak towarowy TIFFANY jest nie tylko znakiem renomowanym i powszechnie znanym, lecz także znakiem cieszącym się światową, eksterytorialną sławą. Znak TIFFANY cieszy się światową sławą i jako taki zasługuje na szeroką ochronę przyznawaną tej kategorii oznaczeń. Jest to bowiem oznaczenie szeroko kojarzone z wysokiej jakości towarami luksusowymi, przyciągające uwagę klientów, posiadające niezwykłą siłę atrakcyjną i reklamową, a także ponadprzeciętną wartość handlową. TIFFANY to symbol luksusu, komfortowego stylu życia, przynależności do elity.

Tezę tę potwierdza materiał dowodowy dołączony do akt niniejszej sprawy, który w ocenie uprawnionego pokazuje, że wykreowanie tego znaku i zbudowanie wokół niego legendy to historia nie kilku ostatnich lat lecz dekad wytężonej pracy jego właścicieli.

Wnoszący sprzeciw wskazał na wadliwość rozumowania uprawnionego – T. & B., według którego na miano znaku sławnego mogą zasługiwać jedynie takie oznaczenia jak COCA-COLA, PEPSI czy KODAK, ponieważ są one dostępne powszechnie.

Powyższy tok argumentacji jest błędny, ponieważ eksluzywność znaku towarowego nigdy nie stanowi okoliczności wyłączającej możliwości uznania go za znak sławny. W przeciwnym razie jako sławne nie mogłyby być uznane takie znaki jak DIOR, ROLLS ROYCE czy CHANEL, a także FORMUŁA ONE i F1.

Zdaniem wnioskodawcy dokonując oceny pozycji rynkowej znaku towarowego TIFFANY nie można ograniczyć się do stwierdzenia trudności w dostępie na polskim rynku do salonów firmowych ani też nawet sprowadzać znajomości tego znaku do wyłącznie wąskiego grona najbogatszych klientów. Wskazał on, iż w jego opinii bezpośrednią grupą klientów salonów TIFFANY są osoby o wysokim statusie majątkowym, których pozycja finansowa pozwala zaopatrywać się w przedmioty opatrzone takimi oznaczeniami jak CARTIER, BULGARI, MONTBLANC, PORCHE, LOUIS VUITTON, PRADA, GUCCI, ROLLS ROYCE itp. – obok znaku TIFFANY. Dla tego kręgu odbiorców nie stanowi najmniejszej bariery brak salonu tej firmy w Polsce, bowiem w każdej chwili mogą udać się na zakupy do P., M., L. czy samego N. Wnioskodawca przywołał zeznania świadka p. M. P. złożone w sprawie [...] i [...] w dniu 17 maja 2006r., która oceniła znajomość znaku towarowego oznaczonego znakiem TIFFANY w kręgu potencjalnych nabywców wyrobów luksusowych nawet na 100 %.

Zdaniem wnioskodawcy rozpoznawalność omawianego znaku wykracza jednak poza wydzielony na podstawie kryterium ekonomicznego segment klienteli, gdyż jego nabywcą może stać się zarówno bogaty, jak i przeciętny obywatel, który znając wysoką renomę oznaczanych nim towarów może go nabyć jako "szczególne rodzinne dziedzictwo przekazywane z dumą z pokolenia na pokolenie".

Wnoszący sprzeciw podniósł ponadto, że znak TIFFANY przynależy również do świata sztuki i dzięki temu jest doskonale znany wśród kolekcjonerów, właścicieli galerii, historyków sztuki, wśród branży jubilerskiej i złotniczej etc, a także wśród tych wszystkich, którzy interesują się tymi dziedzinami. Przedmioty od Tiffany'ego należą do najcenniejszych dzieł pokazywanych w kolekcjach i wystawach wielu muzeów i zdobią kolekcje prywatne. Błędny jest zatem pogląd uprawnionego, że znajomość znaku towarowego TIFFANY odnosi się jedynie do grupy bogatych konsumentów. Wnioskodawca podniósł, iż rejestracja spornego znaku jest zatem sprzeczna z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych, bowiem została dokonana w złej wierze, w celu pasożytniczego wykorzystania sławy znaku towarowego TIFFANY.

Wskazał na poglądy orzecznictwa i doktryny, zgodnie z którymi przy wykładni pojęcia "zasady współżycia społecznego" uwzględnia się nie tylko elementy treściowe znaku, ale także - element dotyczący postępowania zgłaszającego znak. Zasady współżycia społecznego winny polegać na uczciwości w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, kreowaniu własnych oznaczeń odróżniających a nie sięganiu po cudze, już znane w obrocie znaki towarowe. W niniejszej sprawie o złej wierze świadczą nieuczciwe działania T. & B. polegające na zgłoszeniu i zarejestrowaniu na swoją rzecz spornego znaku. Uprawniony będąc podmiotem amerykańskim wiedział, że znak towarowy TIFFANY jest oznaczeniem o światowej sławie wypracowanej przez dziesięciolecia przez jedną z największych firm jubilerskich wszechczasów – T. and C. - a także iż jest on powszechnie znany dla licznych wyrobów luksusowych, takich jak m.in. biżuteria, a także dla usług świadczonych w związku z tymi towarami. Podkreślił, iż jak wynika z akt sprawy i dotychczasowych postępowań przeciwko znakom uprawnionego - firma T. & B. miała pełną świadomość i wiedzę na temat działalności T. and C. W ocenie wnoszącego sprzeciw działania uprawnionego wypełniają definicję złej wiary. Chciał on bowiem w nieuprawniony sposób przenieść pozytywne skojarzenia związane z sławnym znakiem TIFFANY na odbiorców swoich towarów i wywołać w nich poczucie, iż towary sprzedawane przez T. & B. pod tą marką są równie wyjątkowe i o podobnie wysokiej jakości jak luksusowe wyroby T. and C. Takie działanie w ocenie wnioskodawcy stanowi pasożytnicze wykorzystanie renomy znaku.

Wnioskodawca podniósł nadto, iż rejestracja spornego znaku na rzecz uprawnionego wzbudzić może wśród odbiorców poczucie deprecjacji sławy znaku TIFFANY, dotychczas kojarzonego wyłącznie z ekskluzywnymi dobrami luksusowymi najwyższego gatunku, cechującymi się wysoką jakością i perfekcyjnym wykonaniem. Jak podaje uprawniony, produkowane przez niego towary to wyroby dla masowego odbiorcy. Podkreślił, iż konieczność ochrony znaków przed ich pasożytniczym wykorzystaniem i rozwodnieniem znajduje jednoznaczne potwierdzenie w orzecznictwie oraz literaturze przedmiotu.

Do omawianego pisma został załączony materiał dowodowy mający na celu wykazanie, że znak towarowy TIFFANY przed datą zgłoszenia spornego znaku był w Polsce i za granicą nie tylko renomowany i powszechnie znany, lecz wręcz cechował się światową, eksterytorialną sławą.

Materiał ten stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 - informator rozpowszechniany w nowojorskim sklepie T. and C., tzw "Przewodnik po Salonie" obrazujący szeroką gamę wysokiej jakości luksusowych produktów, w jakich specjalizuje się T. & C. Gama ta obejmuje zarówno biżuterię, zegarki, klejnoty, sztućce, perfumy, materiały piśmiennicze, artykuły dla palaczy, galanterię skórzaną, porcelanę, kryształy i inne artykuły dekoracyjne, a także szaliki i chustki;

Załączniki nr 2 i 3 - fotokopie najważniejszego katalogu T. and C. znanego jako B. B. a także kolejnych broszur na temat ponad 25 tysięcy produktów oferowanych przez T.& C. o produktach włączonych do oferty spółki począwszy od początków ubiegłego stulecia aż do lat współczesnych (zał. nr 1 -3 do pisma z 5.09.2005) - w/w materiały z zał. 1-3 pokazują niebagatelny zakres czasowy używania znaku TIFFANY na rynku (ponad 150 lat), który jest jednym z elementów budujących ponadczasową sławę tego oznaczenia;

Załącznik nr 4 - artykuł z miesięcznika Smithonian (grudzień 1987) pt. Rozwój sklepu z luksusowymi artykułami Charles'a Tifffany'ego" wydrukowany z okazji 150 rocznicy działalności spółki i opisujący ogromną rolę T. and C. w kreowaniu najwyższych standardów jakości wyrobów luksusowych. Obok historii spółki znalazły miejsce również jedne z najbardziej znanych dzieł sygnowanych przez T. & C. projektowanych przez E. P., P. P., a także syna założyciela firmy – L. C. T.. Wnioskodawca określony został w nim jako "najbardziej znany w społeczeństwie sklep jubilerski".

Załącznik nr 5 - to artykuł z "Harper's Bazaar" (listopad 1940 r.) o niezwykłym fenomenie T., który - jak pisze jego autor - od dawna przestał być li tylko nazwą, lecz przede wszystkim symbolem klasy, elegancji, pamiątki rodzinnej przechowywanej od pokoleń. Artykuł opisuje również słynny diament T. -największy na świecie kanarkowy diament liczący 128,51 karatów;

Załącznik 6 - prezentuje kolejne artykuły z dwóch wiodących w dziedzinie wystroju i stylu magazynów tj. "Błysk mający 150 lat" z "House and Garden"(październik 1987) oraz "Standard Tiffany'ego" z "Town and Country" (styczeń 1987), które pojawiły się w 150 rocznicę firmy T. & C. potwierdzając renomę firmy jako źródła wyrobów wysokiej klasy;

Załącznik nr 7 - to jeden z artykułów na temat firmy T. and C. z prasy europejskiej, zatytułowany "Historia legendy" z "French Vogue Decoration" (wrzesień 1987) - autor określa w nim T. & C. jako tradycję dobrego smaku i elegancji, symbol komfortu i bezpieczeństwa, a także przytacza najsłynniejsze przykłady najbardziej znanych projektów T.;

Załącznik nr 8 - artykuł pt. "Tiffany - Historie o klejnotach" pochodzący z "Italian Vogue (kwiecień 1990 r.) przedstawiający fascynujące losy powstania spółki T. & C. oraz historię jej najbardziej znanych klejnotów i trendów w sztuce biżutersko-złotniczej;

Załącznik nr 9 - artykuł z fińskiego magazynu "Eava" z 1993 r. o L. C. T. synu założyciela T. & C.;

Załącznik nr 10 - archiwalne artykuły z 1897 r. wydrukowane we włoskim magazynie "Presse" pt. "Król Biżuterii - Jubiler Tiffany", a także z 1895 r. z niemieckiego czasopisma "Deutsche Uhrmacher-Zeitung" - daty opublikowania tych tekstów dowodzą, jak wcześnie spółka T. and C. była przedmiotem zainteresowań mediów.

Załącznik nr 11 - materiały prasowe na temat reputacji i tradycji spółki T. and C. z prasy japońskiej, filipińskiej oraz z Hong Kongu;

Załącznik nr 12 - m.in. ilustracja odlewu Wielkiej Pieczęci zaprojektowanej przez T., a także wiele innych jego znanych dzieł, zamieszczonych w artykule opublikowanym w maju 1991 r. w magazynie "Interiors".

Załącznik nr 13 - lista medali i trofeów projektowanych i wykonywanych przez T. na międzynarodowe i krajowe imprezy sportowe, takie jak mistrzostwa koszykówki NBA, tenisowy puchar U.S. Open czy zimowe igrzyska olimpijskie w Lake Placid w 1980 r. - a zatem imprezy znane i śledzone przez polskich widzów. Dzięki tym prestiżowym zamówieniom wnioskodawca zyskiwał renomę poza tradycyjnymi kanałami marketingowymi. Stąd, nawet do tych, którzy nigdy nie byli w sklepie T., docierają z rozlicznych źródeł informacje pozwalające skojarzyć im znak towarowy TIFFANY ze sławną renomowaną [...] firmą naszego Mocodawcy.

Wnoszący sprzeciw wskazał ponadto materiały dowodowe mające na celu potwierdzenie, że znak towarowy TIFFANY został uznany przez sądy i urzędy patentowe na całym świecie za znak sławny. Wskazując na tę okoliczność załączył następujące dokumenty:

Załącznik nr 14 - fragmenty rozprawy pt. "Znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja" autorstwa J. Thomasa McCarthy'ego (1984r.), w której znak towarowy TIFFANY został uznany za jeden z najbardziej znanych znaków na świecie obok takich sław jak POLAROID, ROLLS ROYCE czy KODAK. Autor przytacza również rozstrzygnięcia sądów potwierdzających te okoliczności.

Załącznik nr 15 - kopie orzeczeń cytowanych w rozprawie M. m.in. sprawy T. & C. p-ko The B. C.., Civ. A No [...], z 1964 r., w który wskazano, że "znak powoda jest silnym znakiem, świetnie znanym w społeczeństwie i używanym często jako synonim bardzo wysokiej jakości", a także że: "arbitralne przejęcie nazwy "Tiffany's" przez pozwanego w wyraźny sposób nakierowane było na narażenie wartości przedsiębiorstwa oraz reputacji nazwy firmowej i znaku towarowego powoda na ryzyko związane z jego działalnością."

Załącznik nr 16 - kopia decyzji Urzędu Patentowego Czech, który odmówił - w wyniku sprzeciwu wobec rejestracji znaku TIFFANY przez stronę trzecią, pomimo, że T. and C. nie dokonała wcześniejszej rejestracji znaku. Decyzja została oparta na podstawie art. 6 bis Konwencji Paryskiej, a Urząd zauważył, że:

"Podczas postępowania dowodowego Urząd stwierdził, że znak towarowy TIFFANY przedsiębiorstwa T. and C. stanowi na tyle znane oznaczenie, że każde inne identyczne oznaczenie byłoby zasadniczo utożsamiane z towarami i właścicielem tego właśnie ogólnie znanego oznaczenia, nie zaś z towarami i właścicielem czeskiego znaku towarowego W związku z tym sporny znak towarowy może spowodować pomyłkę, czego nie może zmienić fakt, że właściciel ogólnie znanego oznaczenia niezarejestrowanego w Republice Czeskiej prowadził lub nie działalność handlową na terenie Republiki Czeskiej."

Załącznik nr 17 - kopia orzeczenia austriackiego Sądu Handlowego z [...] października 1994 r., zakazującego podmiotom trzecim używania w obrocie oznaczenia TIFFANY, które określono mianem "bardzo sławnego znaku".

Załącznik nr 18 - lista znaków towarowych o światowej renomie prowadzona przez Urząd Własności Przemysłowej Korei Południowej, wśród których znalazł się znak towarowy TIFFANY.

Załącznik nr 19 - kopia decyzji Krajowego Urzędu Standardów na Taiwanie odmawiająca zezwolenia na stosowanie znaku TIFFANY dla wyrobów tytoniowych, Urząd wskazał m.in. że przeciętnemu konsumentowi T. & C. kojarzy się z wysoką marką i renomą.

Załącznik nr 20 - fragment japońskiego rejestru znanych znaków zagranicznych, wśród nich wymieniony został także TIFFANY.

Załącznik nr 21 - kopie decyzji, w których stwierdzono, że TIFFANY jest sławnym znakiem towarowym, który winien być chroniony przed wykorzystaniem renomy - Brazylia, Chiny, Grecja, Norwegia, Peru, Wielka Brytania i Wenezuela.

Wnoszący sprzeciw wskazał ponadto materiały dowodowe mające na celu potwierdzenie prowadzonych działań marketingowych oraz wieloletniej obecności i renomy T. and C. na rynku międzynarodowym:

Załącznik nr 22 - kopia pierwszego wydania wspominanego już katalogu B. B. ([...]) z 1845 r. oraz jej kolejne wydanie z 1909 r. - przedstawiają one najpiękniejsze wyroby z diamentów, szkła, porcelany.

Załącznik nr 23 - kopie rocznych sprawozdań finansowych T. and C. za lata 1987-1996; zawarte zaś w oświadczeniu pana M. J. K., str. 10, globalne zestawienia sprzedaży potwierdzają wysoką wartość rynkową oraz prestiż znaku towarowego TIFFANY.

Załącznik nr 24 - przykłady reklam wyrobów TIFFANY z Japonii, Meksyku, Anglii i Francji – T. and C. przeznaczała przez lata po kilkadziesiąt milionów dolarów na reklamę i promocję i obecność w prasie na całym świecie reklam TIFFANY zlecanych przez jej oddziały zagraniczne i dystrybutorów.

Załącznik nr 25 i 26 - kopie reklam oraz dane dotyczące wielkości nakładów oraz poczytności wśród pasażerów potwierdzające, że produkty i znak TIFFANY są doskonale znane osobom odbywającym podróże zagraniczne z uwagi na ich promocję w szeregu czasopismach linii lotniczych na całym świecie (m.in. L., B. A., S. A.).

Wnioskodawca podkreślił, iż wbrew usiłowaniom zminimalizowania tego rodzaju dowodów przez uprawnionego, należy stanowczo zaakcentować ich znaczenie dla budowania transgranicznej sławy znaku TIFFANY, zwłaszcza w kontekście przytoczenia danych liczbowych na temat liczby Polaków podróżujących do Stanów Zjednoczonych w latach 1984 -1994 (wg danych A. B. B. P. i T. ponad pół miliona podróżujących - vide: str. 20 oświadczenia M. J. K. dołączonego do sprzeciwu). Na pokładach samolotów Polacy podróżujący do Stanów Zjednoczonych otrzymali zaś czasopisma, w których obecne były właśnie reklamy TIFFANY. Promocja znaku TIFFANY w czasopismach linii lotniczych, obok promocji w filmie czy reklamy w międzynarodowych magazynach jak Vogue czy Esquire, jest kolejną formą jego reklamy, którą F. M. w swoim ostatnim dziele nazywa "spillover advertising", co oznacza reklamę wykorzystującą postęp technologiczny w nowych dziedzinach życia. Istotne znaczenie ma także promocja znaku za pośrednictwem strony internetowej [...] Podał, iż liczba wejść internautów z Polski strony internetowe wnoszącego sprzeciw liczona jest w dziesiątkach tysięcy.

Wnioskodawca złożył ponadto następujące dokumenty:

Załączniki nr 27 - 28 - kopie reklamy w nowojorskim kinie informującej o

projekcji filmu (1993) oraz kopie francuskiego wydania książki "Śniadanie u Tiffany'ego" z 1993 r. Podniósł przy tym, iż do rozgłosu TIFFANY, wykraczającego poza granice popularności producenta wyrobów luksusowych, przyczyniła się właśnie powieść Trumana Capote'a pt "Śniadanie u Tiffany'ego oraz film pod tym samym tytułem;

Załącznik nr 29 - zdjęcie reklamowe z filmu "Concierge" ukazującego salon sprzedaży w N.;

Załącznik nr 30 lista przykładowych państw (wraz z kopiami stosownych zaświadczeń), w których T. and C. zastrzegła znak towarowy TIFFANY oraz TIFFANY & CO. Powyższe świadczy o staraniach spółki, aby chronić swój znak na rynkach międzynarodowych;

Załącznik nr 31 - zawiera listę państw, w których T. and C., a także jej niemiecka spółka zależna dokonała rejestracji znaku towarowego TIFFANY i TIFFANY & CO. w trybie międzynarodowym.

Wnioskodawca wskazał, iż dokumenty stanowiące zał. 30 i 31 wspomagają materiał dowodowy zebrany na okoliczność wykazania renomy i ogólnoświatowego charakteru znaku - jak bowiem wskazuje się w doktrynie, zakres rejestracji może służyć jako ważny czynnik w zakresie zbadania ekspansji renomy znaku, o ile towarzyszą mu inne dowody potwierdzające używanie i reklamę. Załącznik nr 32 - potwierdza ogromną estymę, jaką cieszy się nowojorski salon sprzedaży. W załączeniu znajdują się fragmenty publikacji przewodnikowych polecających ten sklep T. jako miejsce, które należy odwiedzić będąc w N.

Załącznik nr 33 - kopia artykułu F. M. pt. "Pasożytnicze wykorzystanie magnetyzmu komercyjnego znaków towarowych na produktach niekonkurencyjnych", w którym autor potwierdza, że znaki sławne padają najczęściej ofiarą nieuprawnionego do ich stosowania pirata, który wykorzystuje ich komercyjny magnetyzm, siłę zbytu oraz wartość reklamową w celu sprzedaży i promocji własnych produktów. Zarejestrowanie na rzecz T. & B. znaków towarowych TIFFANY jest przykładem takich działań pasożytniczych jak opisane w artykule.

Wnoszący sprzeciw podkreślił, iż znak towarowy TIFFANY jest przede wszystkim kojarzony z wysokiej klasy wyrobami luksusowymi, które, wykraczając poza tradycyjne standardy biżuterii czy wyrobów z porcelany i kamieni szlachetnych, z uwagi na swoją unikatowość są zaliczane do kategorii dzieł sztuki.

Podał, iż wyroby TIFFANY znajdują się w Polsce we wtórnym obiegu, na aukcjach dzieł sztuki i w antykwariatach, są także obecne za pośrednictwem literatury. Potwierdzając powyższą tezę załączył kopie szeregu polskich wydawnictw, które dotyczyły działalności spółki T. and C., bądź zawierają odniesienia do jej twórczości. Każda z tych publikacji w jego ocenie potwierdza, że twórczość T. wywarła głęboki wpływ na sztukę dekoracyjną i złotniczą świata, (zał. nr 34):

• Guillaume Janneau, Encyklopedia Sztuki Dekoracyjnej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1978

• Henry de Morant, Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności, Arkady 1983 r.

• Antyki. Kompedium wiedzy dla kolekcjonerów i miłośników staroci, Muza S.A. 1995 r.

• Nowa Encyklopedia Powszechna PWN tom 6, 1996 r.

• Leksykon kultury amerykańskiej, Marek Gołębiowski, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 1996 r.

• Gabriele Fahr-Becker, Secesja, Kónemann 1996

• Muzeum Wiktorii i Alberta, Arkady 1996 r.

• Antyki. Poradnik dla kolekcjonerów, pod red. Judith i Martina Millerów, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl 1998 r.

• Nowy Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 r.

• Popularna Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Pinnex 1998 r.

• Srebra, Serghio Coradeschi, Arkady 1999 r.

• Biżuteria. Poradnik kolekcjonera, Arkady 2000 r.

Nadto wnioskodawca stwierdził, że w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego materiały dowodowe datowane po dacie zgłoszenia spornego znaku mają również wartość dowodową w niniejszej sprawie, ponieważ w zakresie ustalenia chwili, na którą należy oceniać istnienie ustawowych przesłanek uzasadniających unieważnienie znaku towarowego, w orzecznictwie wskazywano wielokrotnie na datę udzielenia ochrony (np. wyrok NSA z dnia 17 lipca 2003 roku, sygn. akt II SA 1165/02, wyrok NSA z dn. 24 maja 2006 r., sygn. akt II GSK 67/06).

Na temat sztuki T. powstała również praca magisterska autorstwa A. L. Pt. "Wzorce i wpływy w twórczości złotniczej L. C. T." - Katedra Historii Sztuki ATK Warszawa (zał. nr 35), zaś potwierdzeniem sławy znaku towarowego TIFFANY oraz traktowania go jako synonim sztuki jubilerskiej najwyższej próby jest oświadczenie Przewodniczącego O. K. Z. Z. R. P., iż znak TIFFANY jest doskonale znany w polskim środowisku jubilerskim i złotniczym, sławę wśród fachowców i klienteli zyskał już w okresie I wojny światowej i do dzisiaj jest synonimem znakomitej pracy jubilerskiej i wyrobów najwyższej klasy (zał. nr 36). Wnioskodawca poinformował, iż J. K. złożył również zeznania w charakterze świadka w sprawie nr [...] i [...] (kopia protokołu - zał. 56).

Zdaniem wnioskodawcy powyższe dowodzi, iż w kręgu branży jubilerskiej - polskich złotników i jubilerów znak towarowy TIFFANY był przed rokiem 1996 doskonale znany i kojarzony z amerykańskim przedsiębiorstwem sławnym z projektowania i sprzedaży biżuterii najwyższej klasy.

Na okoliczność powszechnej znajomości spornego znaku w Polsce zostały załączone następujące polskie przewodniki (zał. nr 37):

- Nowy Jork, pod red. Eleanor Berman, Wiedza i Życie, Warszawa 1994

- Zwiedzamy Nowy Jork. Przewodnik, Izabela Filipiak, Mirosław Spychalski, Exter Pol-Am Publischers, Gdańsk - New York 1994 r.

Wnioskodawca podniósł, iż niezwykłą sławę, wykraczającą ponad standardy popularności producenta biżuterii i wyrobów luksusowych, przyniosła znakowi towarowemu TIFFANY bestsellerowa powieść autorstwa Trumana Capote'a pt "Śniadanie u Tiffany'ego". Podał, iż książka ta miała osiem wydań w Polsce: 1967 -Książka i Wiedza, 1962, 1972, 1993-" Czytelnik, 1998,1999 - Prószyński i Sk., 2002-Libros, 2004-Media Set Poland. Wyraził pogląd, zgodnie z którym we współczesnym języku marketingu obecność znaków towarowych w filmach czy książkach stanowi forma jego reklamy - tzw. "product placement".

Załączone zostały następujące przykłady recenzji, jakie ukazały się w polskiej prasie (zał. nr 38):

• "Ucieczka w Wyspy Szczęśliwe" - Tygodnik Powszechny 30.12.1962

• "Panna Golightly - zawsze w podróży" - Trybuna Ludu 16.12.1962 r.

• "Truman Capote przedrzeźnia się" - Przegląd Kulturalny 29-31.12.1962

• "Kontynent snów" - Tygodnik Powszechny 28.05.1962 r.

• "Styl jest właśnie tobą" - Tygodnik Kulturalny 19.11.1976 r.

• "Ostatnie świadectwo Trumana Capote" - Przekrój 7.12.1984 r.

• "Klan stukniętych" - Czas krakowski 13-14.11.1993 r.

• "Mały człowiek z batem w tle" - Życie Warszawy 30.10.1997.

Polski odbiorca poznał również sklep T. za pośrednictwem filmu nakręconego w 1961 r. (reżyseria – B. E.), wielokrotnie emitowany w polskiej telewizji, po raz pierwszy w 1967 roku i cieszący się ogromną popularnością. Celem potwierdzenia powyższych danych, załączono dane z B. A.z T.V. na temat dat emisji i oglądalności filmu w Polsce (zał.nr 39 i 69). Załączono też niektóre materiały z polskiej prasy dotyczące odtwórczyni głównej roli w filmie – aktorki A. H. (zał. nNr 40). - kopię programu teatralnego z przedstawienia "Śniadanie u Tiffany'ego" z Teatru K., z sezonu 1964/1965 - spektakl został wyreżyserowany przez J. B., muzykę skomponował K. K., a piosenki napisała A. O., zaś odtwórczynią głównej roli była K. J. (zał. nr 41). Do akt sprawy dołączono także szereg materiałów prasowych, na okoliczność, iż już od lat sześćdziesiątych polskie media dostarczały wielu informacji na temat w/w powieści, filmu i sztuk teatralnych, przy okazji poświęcając dużo uwagi samemu przedsiębiorstwu T. (daty dokumentów: 1964 – 1994).

Wnioskodawca zaprezentował stanowiska prezentowane przez urzędy patentowe i sądy innych państw w kwestii renomy znaku TIFFANY, z których wynika, iż stosowne organy krajowe: Urząd. ds. Znaków Towarowych w Chinach, Urząd Patentowy Wielkiej Brytanii, Urząd Patentowy Norwegii, Komitet ds. Znaków Towarowych w Grecji, Federalny Sąd Patentowy w Niemczech, Urząd Patentowy Brazylii, a także w Singapurze – wydały orzeczenie potwierdzający wysoką renomę znaków T. AND C..

Kolejnymi dowodami renomy znaku wskazanymi przez wnioskodawcę są rankingi pokazujące wysoką pozycję tego znaku wśród innych znaków towarowych – w szczególności ranking z magazynu BusinessWeek Edycja Polska 10/2001, w którym znak towarowy TIFFANY został zaliczony przez prestiżowy tygodnik BusinessWeek do 100 najsilniejszych, najbardziej cenionych marek na świecie, a jego wartość wyceniona została na [...] mld dolarów (zał. nr 4 do sprzeciwu ) a także ranking zawarty w publikacji "Znak towarowy" nr 166 z 04/2004, gdzie w oparciu o analizy decyzji sądowych znak towarowy TIFFANY został sklasyfikowany na drugim miejscu tuż za znakiem I. (zał. nr 68)

Wnioskodawca wskazał także na treść zeznań świadków powołanych w sprawach [...] i [...] dotyczących unieważnienia praw ochronnych na znaki towarowe nr [...] i [...] (TIFFANY oraz TIFFANY & BROADWAY) na okoliczność wykazania pozycji znaku towarowego TIFFANY w Polsce przed 1995r., wykazania specyfiki rynku towarów luksusowych w Polsce i kierunków jego rozwoju, wykazania obecności polskich odbiorców wyrobów oznaczanych znakiem TIFFANY, obecności reklamy wyrobów TIFFANY w Polsce oraz ich pozycji na polskim rynku, wykazania pozycji i znajomości znaku towarowego TIFFANY wśród polskich złotników i jubilerów, wpływów marki TIFFANY na branżę złotniczą i jubilerską na świecie i w Polsce oraz konieczności ochrony sławnych znaków towarowych przed Próbami wykorzystywania ich pozycji rynkowej.

W charakterze świadków przesłuchani byli:

• M. P. - redaktor naczelny T. C. – [...], J. K. – [...], przewodniczący K. K. Z. i J. przy C. Z. R.;

• M. B. - prezes I. M. P. (zał. nr 55-56).

Załączono ponadto szereg materiałów prasowych z lat dziewięćdziesiątych, w szczególności materiały z lat 1992-1995, pochodzące z archiwum G. W., zawierające odniesienia do znaku towarowego TIFFANY (zał. nr 57), informacje prasowe na temat filmu "Dziewczyna z Alabamy" - drugiego obok "Śniadania u Tiffanny'ego", którego twórcom udało się uzyskać zgodę na zdjęcia wewnątrz słynnego sklepu jubilerskiego (zał. nr 60) oraz artykuł pt "Wrażliwy prestiż marki luksusowej" pochodzący z portalu internetowego eGospodarka - traktujący o specyfice rynku towarów luksusowych i zachowaniach konsumentów, w szczególności odnosi się właśnie do znaku towarowego TIFFANY, podkreślono w nim m.in., że kupując produkt opatrzony marką luksusową klienci nie wybierają jedynie torebki czy kremu lecz przede wszystkim styl bycia czy też styl życia tzw. lifestyle concept wykreowany przez marki i skutecznie okupowany przez nie w świadomości klientów. Autor podkreśla także: "T. z kolei do dziś eksploatuje skojarzenia powstałe na bazie scen z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego" z A. H. w roli głównej. Konsumenci poproszeni o opisanie marki Tiffany jako osoby prawie jednomyślnie szkicują A. H. z jej powściągliwą wytwornością." (zał. nr 58).

Na potwierdzenie, że wyroby T. znajdują się na polskim rynku załączono strony internetowe z portalu Artinfo - nowy wymiar sztuki oraz z portalu Allegro z ofertami aukcyjnymi wyrobów T. (zał. nr 59) . Wskazano, że fakt obecności wyrobów T. na polskim rynku potwierdzony został również w zeznaniach przesłuchanych świadków.

Załączono też oświadczenie p. P. S. - Polaka pracującego w salonie T. w N., który potwierdził, że Polacy byli wielokrotnie klientami tego sklepu, zaś znak TIFFANY znali i uważali za powszechnie znany na długo przed odwiedzeniem salonu w N, najczęściej dzięki powieści "Śniadanie u Tiffany'ego". (zał. nr 61 ).

Wnioskodawca podkreślił, iż w jego ocenie złożone dowody potwierdzają spełnienie wszystkich przesłanek wskazywanych w doktrynie jako kryteria znaków sławnych, w szczególności takich jak znajomość znaku w szerokich kręgach społecznych, wybitna notoryjność, unikalność, oryginalność, specjalne uznanie dla znaku, który cieszył się światową sławą, wykraczającą poza Stany Zjednoczone i kraje Europy Zachodniej. Opisana renoma dzięki międzynarodowej sieci sprzedaży oraz licznym formom transgranicznej reklamy dotarła także do Polski, co spowodowało, że znak TIFFANY stał się sławny wśród szerokiego grona polskiego społeczeństwa.

Odnosząc się do podnoszonego przez uprawnionego argumentu dotyczącego "rozwodnienia" znaku, wnioskodawca zaprzeczył podnoszonym w tym zakresie twierdzeniom faktycznym. W szczególności podkreślił nietrafność przykładów znaków towarowych, zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych na rzecz innych podmiotów niż wnioskodawca, które to zawierają w swojej treści słowo TIFFANY. Podał, iż uprawniony wskazał jedynie oznaczenia i numeru rejestracji, nie przedłożył jednak stosownych wyciągów z rejestrów, które potwierdziłyby status tych znaków. Nie przedłożył też żadnych dowodów na okoliczność obecności znaków w obrocie. Zarzut powyższy jest zatem nieudowodniony. Wnioskodawca poinformował, iż po sprawdzeniu statusu tych znaków okazało się, że są to w głównej mierze znaki unieważnione, wygasłe, nie używane w obrocie, albo znaki, które de facto nie zawierają oznaczenia TIFFANY. Podkreślił, że ponieważ w USA prawa nabywane są w wyniku używania, a nie w wyniku rejestracji, przytoczenie samych rejestracji jest niewystarczające, aby skutecznie wykazać rozwodnienie znaku. Tego rodzaju argumenty T. & B. można zatem uznać za próbę wywołania mylnego wrażenia, że należący do Wnioskodawcy znak towarowy TIFFANY podlega w Stanach Zjednoczonych stopniowemu rozwadnianiu. Podał, iż T. AND C. prowadzi dziesiątki postępowań mających na celu ochronę sławy znaku TIFFANY, o czym świadczą załączone orzeczenia urzędów patentowych, Sądów i trybunałów całego świata, które potwierdzają szczególną pozycję znaku. Część z nich dotyczy również towarów niepodobnych, ustanawiając w ten sposób szeroki zakres ochrony udzielonej spółce T. and C.

Wnioskodawca podkreślił końcowo, iż przypadki pasożytniczego wykorzystywania znaku TIFFANY przez podmioty trzecie nie mogą zmienić okoliczności kluczowej dla sprawy, a mianowicie tego, iż sława nadal trwa, co potwierdziła Komisja ds. Procesów i Odwołań Urzędu Patentów i Znaków Towarowych orzekając w sprawie podtrzymania sprzeciwu T. & C.. V. C. M. C. Inc., [...] (T.T.A.B. 1989) (kopia wraz z tłumaczeniem - zał. nr 65 ), która uznała, że znak towarowy TIFFANY jest sławny pomimo przedłożenia dowodu występowania nazwy TIFFANY w nazwach handlowych bądź znakach towarowych innych podmiotów. Wnioskodawca przytoczył fragment uzasadnienia tego wyroku, zawierający m.in. pogląd, iż brak dowodów dla wykazania rzeczywistej konfuzji nie wyklucza stwierdzenia prawdopodobieństwa konfuzji pomiędzy znakiem zgłaszającego "Classic Tiffany" służącym do oznaczania specjalistycznych samochodów a zarejestrowanym znakiem sprzeciwiającego się "Tiffany" służącym do oznaczania srebra, biżuterii i podobnych towarów z uwagi na to ze odbiorcy zgłaszającego mogą przyjąć założenie o istnieniu powiązania między stronami i nie będą przeprowadzać żadnych dociekań w tej kwestii

Zaskarżona decyzja została wydana w oparciu o następujące ustalenia i poglądy Urzędu Patentowego.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. Ocena czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa ochronnego na ten znak, winna być zatem dokonana w oparciu o obowiązujące w tej dacie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych. Wykładnia przepisów ustawy o znakach towarowych obowiązujących w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia powinna jednak uwzględniać przepisy Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) oraz orzecznictwa organów Wspólnot Europejskich, a w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ETS). Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 8 stycznia 2003, sygn. akt III RN 239/01) przy dokonywaniu wykładni obowiązujących przepisów, istotne znaczenie mają zobowiązania międzynarodowe Polski, a w szczególności obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa Wspólnoty Europejskiej. Dostosowanie prawa polskiego winno, zdaniem Sądu Najwyższego, być realizowane także poprzez interpretację obowiązujących przepisów w taki sposób, by służyło to uzyskaniu rezultatu zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 u.z.t., nie udziela się prawa ochronnego na znaki towarowe, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu, zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak, w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. Nie tylko zatem znak, ale i określone, naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2003 r., II SA 1165/2002, Wokanda 2004/3 str. 31).

Urząd przyjął na gruncie stanowiska doktryny oraz judykatury, iż naruszenie powyższego przepisu polegające na rejestracji znaku towarowego sprzecznego z zasadami współżycia społecznego może nastąpić poprzez wykorzystanie renomy innego znaku towarowego.

Organ wyraził pogląd, iż możliwe są dwa ujęcia istoty znaku towarowego renomowanego. Pierwsze, opowiadające się za tzw. bezwzględną metodą oceny renomy znaków towarowych kładzie akcent na znajomość znaku renomowanego, bierze więc pod uwagę przede wszystkim procentowo określony stopień znajomości znaku na rynku. Drugie, preferujące metodę względną, przywiązuje wagę do siły atrakcyjnej znaku, dobrej opinii, jaką cieszy się on wśród kupujących. W tym przypadku przyjmuje się, że renoma znaku towarowego oznacza jego siłę atrakcyjną, wartość reklamową i zdolność stymulowania zbytu oznaczonego nim towaru. Jest to kryterium odwołujące się do jakości znaku, a nie do ilości rozpoznających go osób. W takim ujęciu, dla oceny renomy znaku istotne jest, aby był on w stanie przyciągać klientelę z uwagi na ustaloną wśród kupujących dobrą opinię o cechach towarów opatrzonych znakiem.

Ze względu na złożony i wieloaspektowy charakter pojęcia renomy znaku towarowego, zdaniem Kolegium Orzekającego nie jest dopuszczalne, by a priori, w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy skonstruować uniwersalny model jej oceny. Niewątpliwie, ocena ta winna być dokonywana z uwzględnieniem wszystkich okoliczności prawnych i faktycznych odnoszących się do funkcjonowania danego oznaczenia na rynku i winna uwzględniać specyfikę danego, konkretnego, indywidualnego. Innego rodzaju czynniki będą miały zasadnicze znaczenie dla oceny istnienia renomy i ustalania zakresu jej naruszeń w przypadku znaku towarowego przeznaczonego do oznaczania towarów wytwarzanych i dostępnych masowo (n.p. napoje gazowane), a inne w przypadku znaku służącego do oznaczania produktów ekskluzywnych, nabywanych rzadko i przez nielicznych konsumentów, takich jak luksusowa biżuteria. O ile zatem w pierwszym przypadku decydujące znaczenie mogą mieć czynniki o wymiernym charakterze, dające się w sposób precyzyjny ustalić, to w drugim spośród wskazanych przypadków niedopuszczalne – w ocenie organu - byłoby pominięcie okoliczności o charakterze subiektywnym, takich jak pozytywne wyobrażenia konsumentów o danym znaku towarowym i produktach nim oznaczanych, wartości z nimi łączone, a nawet takich, jak określony, emocjonalny stosunek określonych grup konsumentów do danej marki.

W ocenie Kolegium Orzekającego ocena zasadności zarzutów wnoszącego przedmiotowy sprzeciw winna być dokonana dwuetapowo. Po pierwsze - należy odnieść się do twierdzeń wnoszącego sprzeciw w przedmiocie światowej renomy należącego do niego znaku towarowego Tiffany. Po drugie - konieczne jest zbadanie istnienia tej renomy na terenie Polski i - co istotne - ustalenie wpływu postulowanej światowej renomy na postrzeganie tego znaku przez polskiego odbiorcę. W ocenie Kolegium Orzekającego, niewątpliwa jest ugruntowana pozycja rynkowa spółki T. & C. Jak wynika z materiału przedłożonego przez wnoszącego sprzeciw, znak towarowy TIFFANY w amerykańskich, fachowych publikacjach odnoszących się do prawa znaków towarowych jest wymieniany, jako oznaczenie cechujące się szczególnym poziomem rozpoznawalności. Zdaniem Kolegium Orzekającego, wnoszący przedmiotowy sprzeciw należycie wykazał, że co najmniej od kilkudziesięciu lat na rynku amerykańskim jego znak towarowy TIFFANY jest znakiem powszechnie znanym i jednocześnie cieszącym się bardzo wysoką opinią oraz uznaniem, kojarzonym w szczególności z luksusową biżuterią najwyższej jakości. Zdaniem organu na powyższe ustalenia nie mają wpływu przedłożone przez uprawnionego materiały, odnoszące się do używania - w szczególności w Internecie - oznaczenia Tiffany przez podmioty od wnoszącego sprzeciw niezależne. Przede wszystkim, zdaniem Kolegium Orzekającego, materiały te nie mogą zostać uznane za dowód utrwalonych i uczciwych praktyk. W szczególności, oferowanie do sprzedaży biżuterii przedstawionej na wydrukach strony komputerowej shoppingcom, określanej jako "T. style" może budzić poważne wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z zasadami uczciwej konkurencji. Ponadto oferowanie do sprzedaży przez osoby trzecie biżuterii "w stylu T." w żadnej mierze nie wskazuje na słabość marki TIFFANY, a przeciwnie - na jej silny charakter odróżniający.

Kolegium Orzekające UP stwierdziło, iż za przejaw tej renomy trzeba uznać posłużenie się przez Trumana Capote'a w powieści "Śniadanie u Tiffany'ego" odniesieniem do marki Tiffany, jako łatwego do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika symbolu luksusu, ekskluzywności. Jednocześnie należy przyznać rację wnoszącemu sprzeciw, że sława i renoma należącego do niego znaku TIFFANY wykracza poza terytorium Stanów Zjednoczonych. W ocenie organu dowodem na powyższą okoliczność są w szczególności postępowania toczące się przed właściwymi organami oraz sądami różnych państw, w których ustalono istnienie powszechnej znajomości albo renomy znaków TIFFANY, przy czym szczególnie istotne są ustalenia wskazanych organów odnoszące się do sfery faktów, nie zaś konkretne rozstrzygnięcia i ustalenia natury wyłącznie prawnej odnoszące się do konkretnych przypadków. Przykładowo, należy wskazać, ze Urząd Własności Przemysłowej Republiki Czeskiej w decyzji z dnia [...] kwietnia 1994, sygn. akt [...] (T. VI k. 57, przy [...]) stwierdził między innymi, że niezarejestrowany w Republice Czeskiej znak towarowy TIFFANY cieszy się wartością dobrze znanej marki, i jest jednoznacznie kojarzony z amerykańską, renomowaną firmą T. & C. (T. VI k. 61, przy [...]). Organ Chińskiej Republiki Ludowej - Urząd do Spraw Znaków Towarowych w powołanym przez wnoszącego sprzeciw orzeczeniu z [...] sierpnia 1995 r. (T. VI k. 120, przy [...]) ustalił, że znaki towarowe "TIFFANY" oraz "TIFFANY & Co." mają długą, ponad stuletnią tradycję, są używane w wielu państwach i są znane konsumentom na całym świecie. Także Norweski Urząd Patentowy w decyzji z [...] sierpnia 1996 r., sygn. [...] (T. VI k. 215, przy [...]) ustalił, że "TIFFANY uchodzi wśród konsumentów wielu krajów za wyjątkowo znany znak, podobne rozstrzygnięcia miały miejsce w Korei Południowej, Tajwanie i Szwecji.

Zdaniem organu z przytoczonych powyżej przykładowych orzeczeń wynika, że znak towarowy Tiffany także poza granicami Stanów Zjednoczonych posiada ugruntowaną renomę, którą ze względu na zasięg, obejmujący państwa z różnych kontynentów, a w Europie państwa zarówno należące w 1996 roku do Unii Europejskiej, jak i będące wówczas poza jej granicami. Renoma winna zatem zostać uznana za ogólnoświatową.

W dalszej części uzasadnienia kontrolowanej decyzji UP stwierdził, iż dla niniejszej sprawy kluczowe znaczenie ma odniesienie powyższych okoliczności do realiów rynku polskiego z roku 1997. Zasadnicze znaczenie dla niniejszej sprawy ma to, że należący do wnoszącego sprzeciw znak towarowy TIFFANY jest przeznaczony i używany do oznaczania w szczególności wyjątkowej kategorii towarów - luksusowej biżuterii. Ze swojej istoty, produkty te przeznaczone są wyłącznie dla stosunkowo nielicznej grupy co do zasady zamożnych lub bardzo zamożnych nabywców. Generalnie, za dobro luksusowe należy, zdaniem Kolegium Orzekającego uznać wyrób szczególnie wysokiej jakości, wykonany w oparciu o artystyczny, unikatowy projekt, kojarzony z uznanym, cenionym projektantem albo producentem, który nabywany jest w celu podniesienia prestiżu właściciela. Niewątpliwie do tego rodzaju produktów należą wyroby wytwarzane przez wnoszącego sprzeciw, oznaczane znakiem TIFFANY. Organ powołał się na zeznania świadków: T. T., J. K., M. P. i M. B. Wynika z nich, że w latach dziewięćdziesiątych istniała w Polsce grupa odbiorców produktów oznaczanych znakiem towarowym Tiffany. Produkty oznaczane znakiem towarowym TIFFANY należącym do wnoszącego sprzeciw od wielu lat są kupowane przez Polaków, mimo, iż wnoszący przedmiotowy sprzeciw nie ma i nie miał swoich salonów na terenie Polski, ani też nie prowadził bezpośrednio sprzedaży swoich towarów. Marka Tiffany jest kojarzona przez profesjonalistów - złotników z najwyższą jakością i synonimem znakomitej pracy jubilerskiej. Obok firmy C. T. jest wymieniany jako jedna z wiodących firm w branży jubilerskiej. W ocenie Kolegium Orzekającego, wnoszący sprzeciw prawidłowo wykazał, że świadomość światowej renomy oznaczenia TIFFANY w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego nie ograniczała się jedynie do grona profesjonalistów - jubilerów Już w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych w Polsce istniało wąskie grono odbiorców dóbr luksusowych. Reprezentujących wysoki stopień znajomości szczególnie cenionych marek - nie tylko tych łatwo dostępnych na rynku krajowym, ale przede wszystkim tych o randze światowej. Zasadniczą cechą dobra luksusowego, funkcjonującego jako wyznacznik prestiżu i określonej pozycji społecznej jest jego unikalność i niedostępność na rynku masowym. Sam fakt, iż wnoszący sprzeciw nie posiada firmowych salonów w Polsce nie może, zdaniem Kolegium Orzekającego, w świetle przedstawionych wyżej okoliczności, prowadzić w konsekwencji do odmowy ochrony na rynku polskim renomy oznaczenia Tiffany. Osoby bardzo zamożne, zainteresowane biżuterią tym znakiem oznaczaną mogły przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego bez trudu nabyć za granicą wyroby produkowane przez T. & C., a następnie sprowadzić lub przywieźć je do Polski. Urząd przyjął w tej sytuacji za zasadne poglądy wnoszącego sprzeciw o ugruntowanej świadomości światowej renomy znaku TIFFANY także w przypadku polskiego odbiorcy dóbr luksusowych. Znak ten był znany jako służący do oznaczania w szczególności luksusowej biżuterii oraz wyrobów z metali i kamieni szlachetnych, zaś znajomość ta, w ramach wskazanej grupy potencjalnych konsumentów miała charakter powszechny.

W ocenie Kolegium Orzekającego – fakt, iż wnoszący przedmiotowy sprzeciw nie legitymuje się prawem wyłącznym na znak towarowy TIFFANY, skutecznym na terenie Polski, nie wyłącza możliwości zastosowania w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 u.z.t. Przepis ten bowiem należy odnosić szeroko do zachowania podmiotu zgłaszającego znak towarowy, w tym w szczególności tego, czy wiedział on albo z zachowaniem należytej staranności winien był wiedzieć, że w wyniku uzyskania prawa ochronnego na zgłaszany znak towarowy może uzyskać nienależną korzyść. W przedmiotowej sprawie uprawniony jest podmiotem z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, należy zatem przyjąć, że miał on, lub z zachowaniem należytej staranności winien był mieć świadomość istnienia oraz światowej pozycji znaku towarowego TIFFANY należącego do wnoszącego przedmiotowy sprzeciw.

W ocenie organu w niniejszej sprawie zachodzi istotne podobieństwo pomiędzy spornym znakiem towarowym, a przeciwstawionym mu słownym znakiem TIFFANY. Niewątpliwie oba oznaczenia w warstwie słownej są tożsame. Ponadto, element słowny - pełniący rolę podpisu umieszczonego pod realistyczną fotografią, na którą składa się sporny znak towarowy ogniskuje na sobie uwagę odbiorcy i ma kluczowe znaczenie dla całościowego odbioru tego oznaczenia. Niewątpliwe, zdaniem Kolegium Orzekającego, jest skojarzenie, jakie sporny znak towarowy może budzić z wcześniejszym znakiem towarowym TIFFANY oraz w szczególności reklamami wnoszącego sprzeciw, na których znak ten jest umieszczany.

Urząd Patentowy stwierdził, iż w orzecznictwie wspólnotowym podkreśla się, że krąg odbiorców ustalany jest w zależności od rodzaju naruszenia renomy. Organ wyraził pogląd, iż używanie oznaczenia TIFFANY przez podmiot niezwiązany z wnoszącym sprzeciw, na różnorodnych, ogólnodostępnych towarach i usługach, ze swej istoty w przeważającej mierze masowych i całkowicie różnych niż luksusowe wyroby, z których słynie T. & C. może w zasadniczy sposób wpłynąć na sposób postrzegania tego oznaczenia przez konsumentów dóbr luksusowych. W takiej sytuacji, w ocenie Kolegium Orzekającego, z bardzo wysokim prawdopodobieństwem może dojść do "rozmycia" renomy znaku TIFFANY, polegającego w szczególności na erozji ogółu pozytywnych wyobrażeń o wyjątkowości, prestiżu i elitarności tego znaku. Należy zatem za zasadny uznać zarzut wnoszącego sprzeciw odnoszący się do naruszenia przez sporny znak towarowy renomy znaku TIFFANY należącego do T. & C. Od lat sześćdziesiątych bowiem oznaczenie Tiffany zarówno w prasie, jak i w kulturze masowej funkcjonuje jako jeden z symboli luksusu i elitarności. Konsument mający wiedzę o wcześniejszym znaku TTFFANY napotykając w obrocie sporny znak towarowy, może skojarzyć te znaki ze sobą. W rezultacie może dojść albo do przeniesienia pozytywnych wyobrażeń o znanej wcześniej marce TIFFANY na nowo spotkany znak towarów i produkty nim oznaczane. Organ podkreślił, iż także samo sporne oznaczenie może przykuwać uwagę konsumenta wyłącznie na skutek skojarzenia z wcześniejszym, renomowanym znakiem wnoszącego sprzeciw. W takim wypadku, zdaniem Kolegium Orzekającego, uprawniony z tytułu spornego prawa mógłby odnieść nienależną korzyść w postaci wywołania zainteresowania klienta towarem bez konieczności ponoszenia nakładów na reklamę kosztem renomy znaku należącego do wnoszącego sprzeciw. Dla oceny powyższej okoliczności jako uzasadniającej zastosowanie w niniejszej sprawie art. 8 pkt 1 u.z.t, zdaniem Kolegium Orzekającego, znaczenie ma fakt, iż obie strony niniejszego postępowania pochodzą z USA. Uprawniony w tej sytuacji, z zachowaniem należytej staranności widział albo też winien był wiedzieć, jaką renomą znak Tiffany cieszy się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także poza ich granicami i winien był liczyć się z możliwością odnoszenia nienależnych korzyści poprzez używanie tego znaku

towarowego, także na rynku polskim.

Powyższą decyzję zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uprawniony – T. & B. z siedzibą w H., USA.

W skardze zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy - naruszenie art. 7 k.p.a. polegające na niepodjęciu działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy w kwestii renomy znaku towarowego uczestnika TIFFANY, w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów posiadania renomy przez ten znak; w zakresie ustalenia kryteriów renomy tego znaku w Polsce, w zakresie występowania powszechnej renomy ww. znaku wśród ogółu odbiorców w Polsce w oparciu o występowanie jego renomy światowej wśród krajowych odbiorców towarów luksusowych oraz w zakresie okoliczności przemawiających za działaniem rejestracji i używania znaku na szkodę renomy znaku towarowego przysługującego uprawnionemu, nadto – naruszenie art. 77 par. 1 i 80 k.p.a. z powodu braku wyczerpującego zebrania materiału dowodowego oraz braku wszechstronnej i wnikliwej oceny materiału w kwestii renomy znaku, a w szczególności w zakresie spełnienia kryteriów posiadania renomy przez dany znak towarowy i w zakresie renomy spornego znaku na terytorium RP; w zakresie występowania powszechnej renomy tego znaku wśród ogółu odbiorców w Polsce w oparciu o występowanie jego renomy światowej wśród krajowych odbiorców towarów luksusowych (biżuterii); z powodu braku zebrania w sposób wyczerpujący materiału dowodowego oraz braku wszechstronnej i wnikliwej oceny całego materiału w kwestii naruszenia renomy znaku TIFFANY, w szczególności w zakresie okoliczności przemawiających za działaniem rejestracji i używania znaku na szkodę renomy spornego znaku towarowego; naruszenie art. 107 par. 3 k.p.a. – z powodu pominięcia w uzasadnieniu wyjaśnienia znaczenia faktu istnienia w zagranicznych rejestrach znaków towarowych – a zwłaszcza w rejestrze UP, wielu znaków towarowych z wyrazem TIFFANY, przysługujących różnym podmiotom dla różnych towarów i usług; z powodu sprzeczności w uzasadnieniu decyzji twierdzeń w kwestii znaczenia dla oceny światowej renomy znaku towarowego uczestnika TIFFANY, jak i dla oceny jego renomy w Polsce – faktu używania tego samego znaku przez wiele różnych podmiotów dla różnych towarów i usług, w szczególności dla biżuterii; nadto – naruszenie art. 77 par. 1 k.p.a. w zw. z art. 8 k.p.a. oraz naruszenie art. 107 par. 3 k.p.a. z powodu niewłaściwej oceny dowodów oraz pominięcia w uzasadnieniu kwestii używania przez skarżącego znaku przez kilkanaście lat przed datą sprzeciwu w niniejszej sprawie, w tym 6 lat przed data zgłoszenia i prawie 15 lat przed datą rejestracji tego znaku, a zarazem faktu nie prowadzenia nigdy działalności w Polsce przez uczestnika i brakiem jego sprzeciwu wobec używania znaku przez skarżącego.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Uprawniony dodatkowo zaprezentował swoje stanowisko w piśmie z 30 września 2009 r. oraz w załączniku do protokołu rozprawy. Podkreślił lakoniczny charakter stanowiska Urzędu Patentowego zawartego w odpowiedzi na skargę. Podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko merytoryczne zaakcentował pogląd, zgodnie z którym prowspólnotowa wykładnia unormowań o znakach towarowych prowadzi do wniosku, iż brak jest podstaw do ochrony renomowanego znaku towarowego bez uprzedniej rejestracji w myśl przepisów prawa krajowego. Wskazuje na to art. 4 ust. 4 lit. a w zw. z art. 5 ust. 2 Pierwszej Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG).

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji lub postanowienia. Sąd nie bada przy tym celowości, czy też słuszności zaskarżonego aktu.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Oceniając skargę wniesioną przez T. & B. z siedzibą w H. w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod kątem powyższych kryteriów, Sąd uznał, iż nie jest ona zasadna. Zaskarżona decyzja odpowiada bowiem obowiązującemu prawu.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego. W przedmiotowej sprawie, sporny znak towarowy zgłoszony został w dniu 7 lutego 1996 r. Ocena, czy zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do udzielenia prawa ochronnego na ten znak, winna być zatem dokonana w oparciu o obowiązujące w tej dacie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, a także w odniesieniu do ówczesnego stanu faktycznego. Wykładnia przepisów ustawy o znakach towarowych obowiązujących w dacie zgłoszenia przedmiotowego oznaczenia winna w ocenie Sądu uwzględniać przepisy Pierwszej Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG; zwana dyrektywą) oraz orzecznictwa organów Wspólnot Europejskich, a w szczególności Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ETS). Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 8 stycznia 2003, sygn. akt III RN 239/01) przy dokonywaniu wykładni obowiązujących przepisów, istotne znaczenie mają zobowiązania międzynarodowe Polski, a w szczególności obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa Wspólnoty Europejskiej. Dostosowanie prawa polskiego winno, zdaniem Sądu Najwyższego, być realizowane także poprzez interpretację obowiązujących przepisów w taki sposób, by służyło to uzyskaniu rezultatu zbieżnego z dyspozycjami norm prawa wspólnotowego.

Urząd Patentowy decyzją z dnia [...] czerwca 2008 r. unieważnił prawo ochronne na znak towarowy TIFFANY & BROADWAY. Inc. w oparciu o art. 8 pkt 1 u.z.t. w zw. art. 315 ust. 3 p.w.p. uznając, iż zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego, którego pierwszy człon jest tożsamy z renomowanym znakiem TIFFANY, jest nieuczciwe i stoi w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

W myśl art. 8 pkt 1 u.z.t., nie udziela się prawa ochronnego na znaki towarowe, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego są obiektywnym miernikiem oceny i w art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych zostały odniesione do samego znaku towarowego, a nie do zachowania podmiotu, zgłaszającego ten znak do zarejestrowania. Niemniej jednak, w orzecznictwie sądowym i w doktrynie przyjęto, że przy badaniu naruszenia zasad współżycia społecznego należy brać również pod uwagę elementy podmiotowe. Nie tylko zatem znak, ale i określone, naganne zachowania zgłaszającego mogą przesądzać o zaistnieniu przesłanki z art. 8 pkt 1 tej ustawy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2003 r., II SA 1165/2002, Wokanda 2004/3 str. 31). Zdaniem Sądu spełnienie dyspozycji powyższego przepisu może polegać na rejestracji znaku towarowego sprzecznego w celu wykorzystania renomy innego znaku towarowego (por. wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z 7 lipca 2003 r., II SA 1165/2002, Wokanda 2004/3 str. 31; Urszula Promińska "Prawo z rejestracji" str. 163) W świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego i doktryny prawa prawidłowy jest zatem pogląd, zgodnie z którym: "... z uwagi na zasady współżycia społecznego wyłączona jest rejestracja danego oznaczenia dla towarów innego rodzaju, gdy ta rejestracja zmierza, a w ostatecznym rezultacie używanie znaku, do wykorzystania renomy cudzego znaku towarowego bądź stanowi zagrożenie tej renomy" (Prof. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych - Komentarz, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1990, str. 37).

Znak towarowy renomowany charakteryzuje się tym, że posiada siłę atrakcyjną, wartość reklamową, zdolność do stymulowania zbytu oznaczonego w nim towaru (por. wyrok WSA w Warszawie z 7 lutego 2007 r. VI SA/Wa 2094/06; wyrok WSA w Warszawie z 6 stycznia 2005 VI SA/Wa 997/04). Pojęcie renomowanego znaku towarowego nie jest zdefiniowane ani w przepisach prawa polskiego, ani w przepisach prawa wspólnotowego. Dla wykazania renomy znaku towarowego znane są dwie metody: bezwzględna (ilościowa; bierze pod uwagę procentowy stopień znajomości znaku na rynku) i względna (jakościowa; bierze opinię siłę odróżniającą znaku i pozytywna opinie o znaku wśród odbiorców). ETS w wyroku z 14 września 1999 r. ("Chevy") opowiedział się za stosowaniem drugiej z powyżej wymienionych metod. Wydaje się zasadnym dostosowanie metody oceny do faktu, iż badana renoma znaku TIFFANY ma charakter z założenia ekskluzywny, jest skierowana do nielicznej grupy odbiorców szczególnie zamożnych, a w związku z tym nie byłoby miarodajne badanie procentowe znajomości znaku wśród ogółu społeczeństwa polskiego. Nie budzi zastrzeżeń Sądu oparcie ustaleń w tym przedmiocie o zeznania świadków posiadających stosowne informacje co do znajomości znaku w relewantnej grupie odbiorców w okresie poprzedzającym datę jego zgłoszenia.

Sąd uznał za zasadne stwierdzenie organu, iż porównywane znaki są do siebie podobne w sposób istotny. Decyduje o tym warstwa słowna: wyraz "Tiffany", który stanowi element dominujący w obu znakach. Podobieństwa elementu słownego znaków nie równoważy w ocenie Sądu element graficzny przynależny znakowi spornemu.

Art. 8 ust. 1 u.z.t. jest odpowiednikiem art. 3 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. W ocenie Sądu przepis ten umożliwia wprowadzenie rozszerzonej ochrony renomowanych znaków towarowych w sytuacji, gdy już w momencie zgłoszenia do rejestracji znaku późniejszego, można przypisać uprawnionemu do niego naganne intencje. W szczególności chodzi o zamiar czerpania nienależnych korzyści kosztem uprawnionego do wcześniejszego – niezarejestrowanego - znaku renomowanego (pasożytniczego wykorzystania tego znaku), czego konsekwencją jest obniżenie siły odróżniającej znaku renomowanego, czyli jego rozwodnienie. W przypadkach, gdy używanie późniejszego znaku jest w stosunku do znaku renomowanego ośmieszające, obniżające jego prestiż i tp. Można mówić o deprecjacji bądź degradacji znaku. Zakaz rejestracji znaku sprzecznego z zasadami współżycia społecznego jest traktowany w ramach Dyrektywy jako zalecenie, jednak w ocenie Sądu jego znaczenie dla ochrony znaków renomowanych, lecz nie zarejestrowanych w danym kraju, jest nie do przecenienia. (vide – U. Promińska, op. cit. S. 124; Harmonizacja prawa polskiego w zakresie ochrony prawnej znaków towarowych z prawem wspólnotowym – Janusz Koczanowski, Zeszyty naukowe nr 657 z 2004 r. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Odnosząc powyższe poglądy prawne do realiów przedmiotowej sprawy, należy przede wszystkim podkreślić, iż Sąd podziela poglądy Urzędu Patentowego odnoszące się do charakteru znaku towarowego Tiffany przysługujące go uczestnikowi postępowania – T. and C. z siedzibą w N.

W szczególności zdaniem Sądu w sposób wyczerpujący została w postępowaniu wykazana renoma o zasięgu światowym znaku towarowego. Świadczą o niej zarówno dowody pochodzące nawet na długi okres sprzed rejestracji znaku spornego, jaki i bezpośrednio tę rejestrację poprzedzającego, a także dowody późniejsze, świadczące, zdaniem Sądu, o tym, że – wbrew sugestiom strony skarżącej – renoma znaku wciąż jest niezwykle silna i że nie uległ on dotychczas degeneracji, co mogłoby skutkować dopuszczalnością używania oznaczenia Tiffany w powszechnym obrocie. Równocześnie – podkreślenia wymaga fakt, iż Urząd w sposób prawidłowy ocenił, iż znak ten podlega w Polsce ochronie pomimo, iż nie jest tu zarejestrowany, a ponadto – pomimo braku podobieństwa towarów nim oznaczanych. Urząd skorzystał z szerszej ochrony przysługującej znakom renomowanym w przypadku stwierdzenia złej wiary zgłaszającego znak późniejszy do rejestracji. Polega ona w szczególności na tym, że przesłanką tej ochrony nie jest jednorodzajowość towarów. Zdaniem Sądu objęcie znaku renomowanego ochroną w Polsce jest możliwe wówczas, gdy zostanie wykazane istnienie relewantnego kręgu odbiorców świadczących o tym, że renoma konkretnego znaku swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje Polskę. Wywody UP jednoznacznie potwierdzają spełnienie powyższej przesłanki ochrony znaku Tiffany w Polsce. Urząd wskazał, iż renoma znaku Tiffany odnosi się do luksusowej biżuterii oraz wyrobów z metali i kamieni szlachetnych. Przeciętnym odbiorcą takich towarów w Polsce przed datą zgłoszenia do rejestracji spornego znaku było wąskie grono osób zamożnych (odbiorców dóbr luksusowych).

Powyższe ustalenia organu zostały poparte wszechstronnie zgromadzonym i poddanym stosownej analizie materiałem dowodowym.

Wykazana została renoma przeciwstawionego znaku mająca swoją genezę w USA, sięgająca po kolejne kontynenty, a następnie organ odniósł tę kwestie do realiów polskich, przedstawiając argumentację popartą materiałem dowodowym na okoliczność ogarnięcia zasięgiem renomy znaku towarowego TIFFANY również i terytorium Polski.

Powyższe zostało wykazane w oparciu o bardzo liczne dowody w postaci dokumentów, przy czym szczególnie interesujący jest przykład umieszczania czasopism reklamujących omawianą markę na pokładach samolotów rozmaitych linii lotniczych, poparte ustaleniami w przedmiocie danych liczbowych, według których w latach 1984 – 94 ponad pół miliona Polaków odbyło podróż do Stanów Zjednoczonych. Powieść Trumana Capote’a "Breakfast at Tiffany’s" (Śniadanie u Tifanny’ego") należy do kanonu klasyki literatury światowej. Wielokrotność wznowień nakładu tej pozycji (m.in. Czytelnik 1993 r.), duża liczba opracowań i recenzji mających ją za przedmiot rozważań, film oraz sztuka teatralna świadczą o jej ogromnej popularności w różnych krajach świata, a m.in. w Polsce. Bohaterka powieści (której odtwórczynią w znanej ekranizacji amerykańskiej była wybitna aktorka A. H.) jest admiratorką salonu TIFFANY’S, czyniąc go obiektem swoich wyobrażeń o świecie bogactwa i luksusu. Według współczesnych kryteriów – i słownictwa – opisana sytuacja jest w efekcie zbliżona do zabiegu marketingowego zwanego "product placement" polegającym na umiejscowieniu produktu danej marki w kontekście np. fabuły filmowej. Bez względu na to, czy był to świadomy zabieg marketingowy, w efekcie film przyczynił się do szerszego rozpowszechnienia znaku TIFFANY. Zdaniem Sądu, nie można przy ocenie renomy znaku towarowego TIFFANY oderwać się od tak potężnego nośnika popularności znaku, jakim jest wyżej omawiana powieść i film nakręcony na jej podstawie. W tym miejscu należy podkreślić, że omawiana marka oznacza dobra w najwyższym stopniu ekskluzywne, o wysokiej jakości, cenie i prestiżu. Wizerunek firmy budowany jest od wielu lat i bazuje na klienteli zamożnej, dobrze zorientowanej i wymagającej. Niemniej jednak, tak ukształtowany image firmy wymaga niezwykłej dbałości o jej prestiż, przejawiającej się w szczególności w przeciwstawianiu się przejawom naruszenia renomy. W przeciwnym razie zagrożenie ze strony podmiotów używających znaku będącego składnikiem tego rodzaju marki może ze stosunkową łatwością doprowadzić do jego rozwodnienia, a w następstwie – degeneracji. Należy podkreślić, iż fakt szczególnego prestiżu, jaki ma się wiązać ze znakiem TIFFANY jest szczególnie atrakcyjny dla potencjalnych podmiotów naruszających prawa do niego. Wypracowana przez lata renoma znaku jako ekskluzywnego posiada bowiem siłę atrakcyjną, przyciągającą nie tylko odbiorców zamożnych i zorientowanych, lecz także osoby gorzej sytuowane, pragnące posiadać nieosiągalne dla nich dotychczas przedmioty. W tym miejscu należy podkreślić, iż wiele jest – udokumentowanych w niniejszym postępowaniu – prób wykorzystania opisywanej renomy znaku TIFFANY, jednak brak jest podstaw do twierdzenia, że firma T. & C. pozostaje wobec nich bezczynna. Przeciwnie – wydaje się, że co do zasady stanowczo reaguje na przejawy pasożytniczego korzystania z jej praw, skutecznie przeciwdziałając deprecjacji znaku.

Ustalenie renomy znaku towarowego powoduje skutek w postaci rozszerzenia dotyczącej go ochrony prawnej. Ma ona charakter transgraniczny – nie jest zależna od przebiegu granic poszczególnych państw czy regionów (por: wyrok WSA z 8 listopada 2005 r., sygn. akt: VI SA/Wa 845/05). Ponadto ochrona takiego znaku przed pasożytniczym wykorzystaniem i deprecjacją jego renomy sięga poza granice podobieństwa znaków (vide – J. Piotrowska "Renomowane znaki towarowe i ich ochrona" Wyd. C.H. Beck Warszawa 2001 , s. 93).

W przypadku niniejszej sprawy towary, do których oznaczania służy sporny znak towarowy, są skierowane do stosunkowo niezbyt dobrze sytuowanego jak również niewymagającego przeciętnego odbiorcy. Brak reakcji w postaci skutecznego przeciwstawienia się oznaczaniu tego rodzaju towarów znakiem o rdzeniu słownym identycznym do przeciwstawionego byłby niebezpieczny dla powyżej opisanej renomy marki TIFFANY. W dotychczasowej postaci znak jest prawie nieosiągalny dla osób nie znajdujących się w tzw. "elicie finansowej". Jednakże mniej zamożny nabywca mógł przecież nabyć produkt tej marki jako dobra wyjątkowo luksusowego, w charakterze prezentu czy pamiątki, lub uzyskanego trofeum z tytułu osiągniętego sukcesu sportowego i tp. Sytuacja byłaby odmienna w przypadku przyjęcia szerokiej dopuszczalności oznaczania znakiem zawierającym wyraz TIFFANNY z uwagi na brak rejestracji tego znaku w Polsce. Wówczas renoma tej marki podlegałaby rozwodnieniu – w dotychczasowej postaci przestałaby istnieć. Każdy bowiem mógłby być jej nabywcą. Wypracowana renoma marki ekskluzywnej uległaby w końcu całkowitej deprecjacji.

Odmienna interpretacja omawianych norm prawnych - polegająca na odmowie udzielenia ochrony znakom towarowym renomowanym z powodu braku ich rejestracji w kraju, gdzie nastąpiło naruszenie tejże renomy - prowadziłaby do szybkiej deprecjacji oraz w konsekwencji – degeneracji wszelkich marek renomowanych. Jeżeli którykolwiek z tego rodzaju znaków nie byłby zarejestrowany w jakimkolwiek innym kraju poza jego krajem pochodzenia, mimo faktycznej renomy o znacznym zasięgu, znak ten mógłby być w tym kraju rejestrowany i używany dla jakichkolwiek towarów. Brak jest przy tym prostego przełożenia w postaci wystąpienia uszczerbku zysków firmy renomowanej na rzecz firmy korzystającej z rejestracji. Takie działanie można jednak, na gruncie obowiązującego prawa, jednoznacznie zakwalifikować jako pasożytnicze wykorzystanie znaku renomowanego w celu wypromowania produktu bez nakładów na reklamę. Dla negatywnej oceny działań skarżącego nie bez znaczenia jest okoliczność, że jest on spółką amerykańską, zarejestrowaną w USA, a więc nie może powoływać się na brak znajomości, mającej ponad stuletnią tradycję, amerykańskiej firmy T. and C. oraz jej znaku TIFFANY. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, że firma T. and C. ma swoją siedzibę w N., w mieście, w którym znajduje się słynna ulica B., co stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo kojarzenia znaku TIFFANY & BROADWAY Inc. z tą właśnie firmą. Ponadto z przedstawionych w postępowaniu spornym materiałów wynika, że w Stanach Zjednoczonych toczyły się postępowania sprzeciwowe inicjowane przez firmę T. and C. w związku z podejmowanymi przez skarżącego próbami uzyskania rejestracji znaków zawierających oznaczenie TIFFANY. Skarżący mimo to zgłosił do ochrony znak towarowy TIFFANY & BROADWAY Inc. w Polsce.

W ocenie Sądu działań skarżącego nie można uznać za przypadkowe. Wskazują one na chęć wykorzystania renomy znaku TIFFANY dla promocji towarów i usług skarżącego w celu przeniesienia na nie pozytywnych skojarzeń związanych z tym znakiem, a także wyróżnienia ich spośród szerokiej gamy podobnych towarów i usług oferowanych na rynku przez inne firmy. Z uwagi zaś na to, że towary i usługi oznaczane spornym znakiem są powszechnego użytku, masowe, stwarza to zagrożenie rozwodnienia renomy znaku TIFFANY, utraty jego atrakcyjności. Prawdopodobieństwo, że znak TIFFANY zacznie być kojarzony z towarami i usługami masowymi, nie najwyższej jakości, może działać zniechęcająco na dotychczasowych nabywców towarów ekskluzywnych oznaczanych tym znakiem. Mogą oni też uznać, że towary oznaczane tym znakiem utraciły swoje dotychczasowe właściwości.

Naganność postępowania skarżącego, w kontekście powyższych rozważań, uzasadnia więc stwierdzenie, że rejestracja spornego znaku narusza zasady współżycia społecznego. Należy w tym miejscu podkreślić, że naruszenia zasad współżycia społecznego nie trzeba udowadniać w oparciu o konkretne dowody, lecz chodzi o ocenę całego kontekstu sytuacji z uwzględnieniem celu zgłoszenia i rejestracji znaku, które wskazują na naganność postępowania zgłaszającego (uprawnionego z rejestracji).

Reasumując, fakt braku rejestracji znaku Tiffany w Polsce nie ma w ocenie Sądu żadnego znaczenia. Znaczenie ma natomiast to, ze zgłoszenie znaku przez spółkę T. & B. nosi znamiona korzystania z dorobku i nakładów spółki T. & C., których efektem było wypromowanie renomowanej marki nacechowanej opinią ekskluzywności.

Odmienna ocena sprawy nie znajduje zdaniem Sądu oparcia w art. 4 ust. 4 lit. a w zw. z art. 5 ust. 2 Pierwszej Dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG). Powyższa dyrektywa zawiera ogólne zalecenia co do ustawodawstw Państw Członkowskich Wspólnoty, nie zawiera natomiast ograniczenia w postaci zakazu ochrony przed pasożytniczym wykorzystaniem znaku renomowanego, a nie zarejestrowanego w kraju członkowskim EWG. Taką ochronę natomiast przewiduje system prawa polskiego, co zostało omówione powyżej.

W związku z powyższym na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.