Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Jagielska Sędzia NSA Małgorzata Korycińska (spr.) Sędzia del. WSA Jacek Czaja Protokolant Anna Ważbińska po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2012 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K. P. E. N.V. E. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 595/10 w sprawie ze skargi K. P. E. N.V. E. H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. uchyla decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...]; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K. P. E. N.V. E. H. 450 (czterysta pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

I

Wyrokiem objętym skargą kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę K. P. E. N.V. z siedzibą w E. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2008 r. w przedmiocie patentu na wynalazek.

Relacjonując przebieg postępowania Sąd I instancji podał, że zgłoszenie międzynarodowe oznaczone nr [...] pt.: "Nośnik danych, urządzenie i sposób odtwarzania nośnika danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych" weszło w fazę krajową w dniu 11 sierpnia 2000 r. Zostało ono dokonane w imieniu K. P. E. N.V. oraz S. C., Japonia i uzyskało patent europejski [...].

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na wynalazek "Sposób i urządzenie do odtwarzania nośnika danych". Decyzja została wydana na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jednolity: Dz.U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117), dalej powoływanej jako ustawa o wynalazczości, mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.), dalej powoływanej jako p.w.p. lub prawo własności przemysłowej oraz art. 49 ust. 1 p.w.p.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r., po ponownym rozpatrzeniu sprawy, Urząd Patentowy utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W ocenie organu, przedmiot zgłoszenia nie ujawnia rozwiązania technicznego. Polega bowiem na manipulowaniu fragmentami informacji, w wyniku których abstrakcyjny obraz jest przetwarzany inaczej niż dotychczas. Gdyby zastosowanie owych odmiennych metod przetwarzania informacji pociągało za sobą zmiany sprzętowe, to takie zmiany, jako wynalazki, mogłyby podlegać opatentowaniu. Spełnienie przez wynalazek ustawowych wymogów patentowalności wymaga, aby zawierał on techniczne wykorzystanie praw przyrody lub formuł matematycznych, a nie jedynie ich sformułowanie. W niniejszej sprawie przedmiot zgłoszenia polega na przetworzeniu strumienia informacyjnego danych. Operacje, które są potrzebne do tego przedsięwzięcia mają charakter niematerialny. Zdaniem organu, w przedmiocie zgłoszenia nie ma niczego odrębnego od stanu wiedzy, poza naszkicowaniem wykorzystania znanych środków technicznych do innej obróbki informacji. Procesy fizyczne związane są wprawdzie z tymi procedurami traktowania strumieni danych informacyjnych, jednak skarżący ani w zastrzeżeniach patentowych, ani w opisie nie podał żadnych charakterystycznych danych na ten temat. Wskazane przez stronę czynności nie mają charakteru technicznego, bo nie ma w nich niczego specyficznego w "oddziaływaniu na materię". Organ wskazał, że udziela praw wyłącznych na wykorzystanie rozwiązań technicznych. W przypadku, gdy sfera techniczna (materialna) przeplata się z nietechniczną (niematerialną) oryginalność i nowość części nietechnicznej nie może wpłynąć na ocenę dokonaną przez organ. Organ stwierdził, że rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem tylko wtedy, gdy w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy, nieoczywisty element. Patentowalnymi są wyłącznie rozwiązania problemów technicznych, natomiast innowacja, która nie wnosi wkładu technicznego do stanu techniki nie stanowi wynalazku w znaczeniu prawa patentowego.

Organ wskazał, że polski prawodawca wymaga, aby zastrzeżenia patentowe określały zakres żądanej ochrony przez podanie cech technicznych wynalazku zgodnie z art. 33 ust. 3 p.w.p. Przepis ten zastąpił występujące w art. 26 ustawy o wynalazczości wymaganie, że zgłaszający powinien ujawnić istotę rozwiązania. W obu przypadkach wymagane jest, aby w części znamiennej zastrzeżenia patentowego występowały środki techniczne do realizacji przedmiotu zgłoszenia. W toku postępowania skarżący w zastrzeżeniach niezależnych różnych kategorii sformułował tę samą cechę znamienną: druga część programu sterującego zawiera dane pomocnicze, definiujące dodatkowe cechy wizualne obiektu graficznego, jak kolor, położenie lub orientacja obiektu graficznego, a układ generowania grafiki jest dostosowany do wytwarzania wizualnej odpowiedzi zwrotnej przez odtworzenie odwzorowania pikselowego obiektu graficznego z przyporządkowaniem dodatkowych cech wizualnych do obiektu graficznego, wykorzystując zarówno dane główne, jak i dane pomocnicze. W wymienionym zakresie żądanej ochrony (wkład wynalazczy) występują jedynie cechy nietechniczne.

Organ nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że wynalazek stanowi kompletne, działające rozwiązanie wykonujące zdefiniowane czynności w sensie oddziaływania na materię i ze swej natury jest tworem abstrakcyjnym, wartością niematerialną, często spostrzeżeniem, które dotyczy przedmiotów materialnych, techniki. Urząd Patentowy wskazał, że o wynalazku możemy mówić jedynie wtedy, gdy "abstrakcyjny, niematerialny pomysł" zostanie przekształcony w twór materialny, czyli gdy zostanie opracowana i ujawniona jego realizacja techniczna. Opracowanie i ujawnienie realizacji technicznej wymaga przedstawienia środków technicznych, właściwych dla zastrzeganej kategorii zgłoszenia. Ochrona patentowa jest udzielana na rozwiązania określone w znamiennej części zastrzeżeń niezależnych.

Organ wskazał, że w orzecznictwie Technicznej Izby Odwoławczej Europejskiego Urzędu Patentowego poglądy prezentowane odnośnie etapu, na którym dokonuje się oceny wkładu wynalazczego zmieniały się na przestrzeni lat. Pod koniec lat 90-tych nastąpił zwrot i zaczęto oceniać wkład wynalazczy w stosunku do stanu techniki podczas analizowania nowości i nieoczywistości, a nie na wcześniejszym etapie, podczas oceny czy rozwiązanie ma charakter techniczny. Urząd Patentowy podkreślił, że organy orzecznicze Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji nie dostosowały się do wcześniejszej rozszerzającej interpretacji technicznego charakteru rozwiązania, co świadczy o braku wyjątkowości Polski w kwestionowaniu takiego aspektu metodyki EUP, który dotyczy rozpatrywania zgłoszeń patentowych pod kątem weryfikacji technicznego charakteru rozwiązania.

Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI SA/Wa 1139/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uchylił decyzje Urzędu Patentowego z dnia [...] kwietnia 2008 r. oraz z dnia [...] sierpnia 2007 r. wskazując m.in., że w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), dalej powoływanej, jako k.p.a., poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy oraz szczegółowego uzasadnienia stanowiska organu, co w konsekwencji uniemożliwiało sądowi dokonanie kontroli legalności zaskarżonej decyzji.

W wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą powyższy wyrok został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w W.. Powodem takiego rozstrzygnięcia był fakt, że Sąd I instancji nie odniósł się do pojęcia "rozwiązania o charakterze technicznym", o którym mowa w art. 10 ustawy o wynalazczości. Sąd I instancji, w zawartych w końcowej części uzasadnienia wytycznych skierowanych do organu nakazał, aby ten przy ocenie charakteru technicznego wynalazku wskazał, co kryje się pod tym pojęciem. W tym zakresie Sąd również nakazał, aby organ dokonał oceny charakteru technicznego wynalazku i odniósł się do argumentów skarżącego, jeśli wykładnia tego pojęcia będzie różniła się od stanowiska skarżącego. Wojewódzki Sąd Administracyjny pominął fakt, że w toku postępowania administracyjnego Urząd Patentowy prezentował własne rozumienie pojęć: "technika", "charakter techniczny", "rozwiązanie o charakterze technicznym". Z uzasadnienia decyzji można wysnuć wniosek, że organ, jako rozwiązanie patentowane o charakterze technicznym, rozumie wytwór materialny. Zdaniem organu wynalazek musi mieć postać materialną, cechy techniczne muszą odnosić się do budowy i składu urządzenia, a urządzenie musi oddziaływać na materię. Zatem niezasadnie Sąd I instancji nakazał organowi dookreślenie przedmiotowego pojęcia.

NSA wyjaśnił, że najbardziej istotną kwestią w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie problemu, czy wynalazek nadający się do opatentowania musi mieć postać materialną czy też może mieć cechy niematerialne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W., po ponownym rozpoznaniu sprawy, oddalił skargę K. P. E. N.V. z siedzibą w E.. W uzasadnieniu Sąd podał, że wynalazek musi wiązać się z oddziaływaniem na materię poprzez jej nowe techniczne wykorzystanie, a rezultatem wynalazku musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię. Wynalazki mogą być dokonywane we wszystkich dziedzinach techniki, ale muszą mieć charakter techniczny. W ustawie o wynalazczości określenie "rozwiązanie o charakterze technicznym" stanowiło genus definicji wynalazku podlegającego opatentowaniu.

Sąd I instancji podał, że zgodnie z § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (M. P. Nr 18, poz. 179), dalej powoływanego jako zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego, nie uznaje się przedmiotu za rozwiązanie o charakterze technicznym w szczególności, jeśli nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię.

Zgodnie z zastrzeżeniem patentowym 1. – "przedmiotem niniejszego wynalazku jest urządzenie do odtwarzania nośnika danych", a zgodnie z zastrzeżeniem 11. – "sposób odtwarzania nośnika danych".

Sąd uznał za zasadny pogląd wyrażony w decyzji, że w zastrzeżeniach patentowych w kategorii "urządzenia" należy podawać strukturę wewnętrzną urządzenia określoną przez wzajemne usytuowanie i połączenie części lub podzespołów tworzących łącznie zwartą całość, przestrzennie ukształtowaną, zdolną do osiągnięcia ustalonego z góry przeznaczenia wynalazku. Jak jednak wynika z opisu oraz powołanych zastrzeżeń 1 i od 2 do 10, nie zostały wykazane żadne cechy konstrukcyjne zgłoszonego do opatentowania urządzenia. Organ prawidłowo zauważył, opierając się na dokonanym zgłoszeniu, że budowa urządzenia nie uległa żadnej modyfikacji, a przynajmniej modyfikacja taka nie została ujawniona. Tym samym w części zastrzeżeń znamiennych brak jest rozwiązania technicznego.

Sąd I instancji zwrócił uwagę, że organ nie podzielił poglądu skarżącego, zgodnie z którym w zastrzeżeniu patentowym nr 1 jako cechę techniczną urządzenia w sensie strukturalnym należy traktować układ generowania grafiki. Nie kwestionując charakteru technicznego tego elementu, po analizie zastrzeżenia niezależnego organ przyjął, że nie posiada on cechy nowości, jest bowiem elementem znanym. Sam zgłaszający w zastrzeżeniu przed słowami "znamienny tym, że" wśród znanych elementów urządzenia wymienił także znany układ generowania grafiki. Stanowisko organu znalazło potwierdzenie w opisie wynalazku, w którym skarżący charakteryzował znane urządzenie do odtwarzania nośnika danych (strona 1 opisu) oraz urządzenie będące przedmiotem zgłoszenia (str. 5 opisu). W tej ostatniej charakterystyce określił, że "urządzenie jest dostosowane do generowania wizualnego sprzężenia zwrotnego", nie wyjaśniając, na czym polega to dostosowanie. Ponadto skarżący podniósł argument, że cechą techniczną w zastrzeżeniu nr 1 jest układ generowania grafiki dopiero na etapie rozpatrywania przez organ wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Co do zgłoszonego przez skarżącego w zastrzeżeniu 11 i 12 - 16 sposobu odtwarzania nośnika danych, organ podniósł, że sposób powinien być scharakteryzowany przez zespół czynności, operacji jednostkowych bądź procesów technologicznych, rozumianych jako oddziaływanie na materię bądź na sygnały (poprzez zmianę stanu lub postaci), uporządkowanych według ustalonej z góry kolejności, jak również przez środki techniczne do ich realizacji. W omawianym zaś rozwiązaniu zastrzeżenie niezależne zostało sformułowane prawie tak samo jak zastrzeżenie nr 1 (zawiera tę samą treść, mimo że dotyczy innej kategorii), a nadto nie wskazywało jakichkolwiek czynności technicznych i środków materialnych do ich realizacji. Sąd podzielił tę argumentację, jako znajdującą oparcie w ustawie o wynalazczości.

Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że rozwiązanie powinno mieć udzielony patent w Polsce, skoro został na nie udzielony patent przez Europejski Urząd Patentowy na podstawie Konwencji, której Polska jest stroną. Za niezasadne Sąd I instancji uznał również zarzuty dotyczące naruszenia art. 7 i art. 77 k.p.a. poprzez brak wszechstronnego zbadania sprawy. Odnosząc się natomiast do kwestii powołania biegłego Sad I instancji zauważył, że żądanie to pojawiło się dopiero na etapie skargi, przy czym skarżący nie podał, na czym miałyby polegać wiadomości specjalne, których nie posiadałby ekspert uprawniony do orzekania w sprawach udzielenia patentu.

Oddalając skargę Sąd I instancji u podstaw orzeczenia powołał art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a.

II

K. P. E. N.V. zaskarżając wyrok w całości domagała się jego uchylenia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz zasądzenia kosztów postępowania. Zaskarżonemu wyrokowi spółka zarzuciła:

1. Naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy:

a) art. 134 § 2 p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie i wydanie orzeczenia na niekorzyść skarżącego w sytuacji, gdy Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 stycznia 2009 r. rozpatrując po raz pierwszy sprawę uznał, że uchybienia proceduralne dokonane przez Urząd Patentowy RP uzasadniają uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji ją poprzedzającej i w konsekwencji uchylił te decyzje, podczas gdy obecnie Sąd ponownie rozpatrując sprawę i nie dopatrując się tych uchybień oddalił wcześniej uwzględnioną skargę, czym naruszył zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego;

b) art. 185 § 1 w zw. z art. 141 § 4 p.p.s.a. poprzez nieodniesienie się w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku do wszystkich zarzutów zgłoszonych przez skarżącego w skardze na decyzję Urzędu Patentowego i w konsekwencji sprzeczne z treścią art. 185 p.p.s.a. zaniechanie ponownego rozpoznania całej sprawy w granicach określonych skargą kasacyjną, podczas gdy rozpoznanie tych zarzutów miało istotne znaczenie dla oceny prawidłowości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości dokonania rzetelnej kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia;

c) art. 84 § 1 k.p.a. i art. 7 k.p.a. w zw. z 252 p.w.p. poprzez ich nieprawidłową wykładnię polegającą na przyjęciu, że do powołania biegłego przez organ administracji konieczne jest złożenie w toku postępowania wniosku o powołanie tego biegłego oraz dokładne wskazanie, na czym miałyby polegać wiadomości specjalne biegłego;

d) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w związku z art. 7, 77 § 1 k.p.a. poprzez aprobowanie przez Sąd uchybień Urzędu Patentowego wyrażających się w braku wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, dokonanie dowolnej oceny dowodów zgromadzonych w sprawie i w konsekwencji wydanie przez Urząd rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne i prawne;

e) art. 151 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi z dnia 14 maja 2008 r. pomimo wykazania przez skarżącego naruszenia przez Urząd Patentowy w zaskarżonych decyzjach przepisów prawa materialnego oraz przepisów postępowania, jakie miało wpływ na wynik postępowania.

2. Naruszenie przepisów prawa materialnego:

a) art. 10 ustawy o wynalazczości w związku z art. 315 § 3 p.w.p., poprzez błędną wykładnię pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" polegającą na przyjęciu, że charakter techniczny wynalazku związany jest z oddziaływaniem tego rozwiązania na materię, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera;

b) art. 27 załącznika 1 C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu - Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz.U.96.32.143), dalej powoływanego jako TRIPS, oraz art. 1 ust. 3 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 r. (Dz. U. z dnia 24 marca 1975 r. Nr 9, poz. 51), dalej powoływanej jako Konwencja Paryska, poprzez ich niezastosowanie do interpretacji pojęcia art. 10 ustawy o wynalazczości i w konsekwencji zastosowanie, wbrew treści tych przepisów, zwężającej wykładni pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym;

c) § 34 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego poprzez jego zastosowanie do wykładni pojęcia rozwiązanie o charakterze technicznym, podczas gdy przepis ten nie może zostać zastosowany do wykładni tego pojęcia z uwagi na fakt, że zarządzenie nie stanowi aktu prawnego powszechnie obowiązującego i nie może być podstawą uzyskania jakichkolwiek praw;

W uzasadnieniu spółka podała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, co prawda szczegółowo wypowiedział się na temat zarzutu naruszenia przez Urząd Patentowy art. 10 ustawy o wynalazczości wskazując, w jaki sposób rozumie charakter techniczny rozwiązania, tym niemniej niemal całkowicie pominął rozpoznanie wskazanych w skardze z dnia 14 maja 2008 r. zarzutów naruszenia art. 7 i 77 k.p.a. i tym samym nie rozpoznał ponownie sprawy, do czego był zobligowany na podstawie art. 185 p.p.s.a.

Sąd zdaje się sugerować, że powołanie biegłego przez organ zależy od odpowiedniego wniosku strony postępowania, jednakże takie stanowisko jest sprzeczne z obowiązującą w postępowaniu administracyjnym zasadą prawdy obiektywnej obligującej organ administracji do rzetelnego i pełnego zbadania stanu faktycznego sprawy przy użyciu dostępnych w tym postępowaniu środków dowodowych. W przedmiotowej sprawie stan faktyczny był na tyle zawiły, że organ był obowiązany powołać biegłego w celu dokładnego zbadania zgłoszonego do opatentowania wynalazku.

Sąd I instancji stwierdził, że Urząd Patentowy nie dopuścił się naruszenia przepisów art. 7,77 k.p.a., nie odnosząc się w żaden sposób do argumentacji podniesionej w tym zakresie w skardze z dnia 14 maja 2008 r. Rozważania Sądu skoncentrowały się na omówieniu "charakteru technicznego" wynalazku podlegającego opatentowaniu, a więc na dokonaniu wykładni art. 10 ustawy o wynalazczości, jednakże Sąd nie dokonał tego w sposób prawidłowy opierając się w tym zakresie jedynie na poglądach wyrażanych przez przedstawicieli doktryny i nie uwzględniając doktryny i orzecznictwa sądowego państw europejskich. Sąd pominął również podnoszoną przez skarżącego kwestię naruszenia przez Urząd, stosujący zwężającą wykładnię art. 10 ustawy o wynalazczości, przepisów międzynarodowych jak również nie odniósł się rzeczowo do zagadnienia konieczności zastosowania wykładni dynamicznej omawianego przepisu.

Kasator wskazał na analogiczne rozwiązania w przepisach brytyjskich oraz przepisach niemieckich. Zdaniem skarżącego rozwój doktryny badania "charakteru technicznego" we wszystkich państwach europejskich miał swoje źródło przede wszystkim w postępie techniki, który zaczął realizować się poprzez rozwiązania wykorzystujące możliwość oprogramowania procesora czy też innego, wyspecjalizowanego układu logicznego. Możliwa jest ewolucja doktryny, która byłaby dostosowana do zmian zachodzących w technice, bez zmiany przepisów ustawowych.

W ocenie skarżącego dokonana przez WSA interpretacja art. 10 ustawy o wynalazczości, przy wykorzystaniu § 34 zarządzenia, jest sprzeczna z przepisami międzynarodowymi, w szczególności narusza art. 27 załącznika 1 C do TRIPS. Interpretacja art. 10 ustawy o wynalazczości powinna zostać dokonana z zastosowaniem wiążących Polskę umów międzynarodowych, w tym art. 27 TRIPS z którego wyraźnie wynika obowiązek udzielania patentów na wynalazki ze wszystkich dziedzin techniki. Zdaniem autora skargi kasacyjnej możliwe jest bezpośrednie stosowanie przepisów TRIPS w polskim systemie prawnym, stanowią one, bowiem minimum ochrony praw własności przemysłowej. Z art. 27 ust. 1 TRIPS wynika, że niezależnie od dziedziny techniki (tak, więc również w ramach techniki cyfrowej, będącej częścią elektroniki) na dane rozwiązanie winien być udzielony patent w przypadku, gdy zostały spełnione przesłanki: nowości, elementu wynalazczego (nieoczywistości) i przemysłowego stosowania (użyteczności).

Interpretacja art. 10 ustawy o wynalazczości dokonana przy wykorzystaniu § 34 zarządzenia jest sprzeczna z regulacjami Konwencji Paryskiej. Do uzasadnienia znaczenia pojęcia charakteru technicznego rozwiązania Sąd wykorzystał przepis, jaki nie może stanowić źródła powszechnie obowiązującego prawa, poza tym Prezes Urzędu Patentowego wydając przedmiotowe zarządzenie wykroczył poza ustawową delegację, w konsekwencji czego poza przepisami zawierającymi normy techniczne obowiązujące jedynie pracowników UPRP w rozporządzeniu znalazły się przepisy materialnoprawne, sprzeczne z delegacją ustawową.

W obszernej odpowiedzi na skargę kasacyjną Urząd Patentowy wykazywał, iż jego praktyka i wykładnia art.10 ustawy o wynalazczości pozostaje w zgodzie zarówno z przepisami krajowymi jak i przepisami powołanych w skardze kasacyjnej Konwencji.

W kolejnych pismach procesowych strony podtrzymały dotychczasowe swoje stanowiska.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W postępowaniu kasacyjnym obowiązuje, wynikająca z art.183 § 1 p.p.s.a., zasada związania sądu granicami skargi kasacyjnej. Granice skargi kasacyjnej określa wskazany w nim zakres zaskarżenia orzeczenia oraz podstawy jego kwestionowania. Normatywne uregulowanie podstaw kasacyjnych zawiera w art. 174 p.p.s.a., przy czym już w tym miejscu wskazać należy, że o ile podstawa zdefiniowana w punkcie 1 tego przepisu nie została powiązana z dodatkowym warunkiem (przesłanką), o tyle w sytuacji oparcia skargi kasacyjnej na podstawie określonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. niezbędnym elementem redakcyjnym zarówno zarzutu jak i uzasadnienia jest wskazanie potencjalnego istotnego wpływu wytkniętego naruszenia przepisów postępowania na wynik sprawy.

W orzecznictwie i piśmiennictwie zgodnie przyjmuje się, że w sytuacji oparcia skargi kasacyjnej na obydwu podstawach ustawowych w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlegają zarzuty dotyczące naruszenia przepisów postępowania. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo nie został skutecznie podważony, można przejść do skontrolowania subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego (zob. B. Gruszczyński (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. II, Zakamycze 2006, s. 425 i powołane tam orzeczenia).

Tę kolejność, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyznacza także treść art. 188 p.p.s.a. stanowiąca, że jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę. W tym przypadku Sąd orzeka na podstawie stanu faktycznego przyjętego w zaskarżonym wyroku.

Przepis art.188 p.p.s.a. może mieć zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy strona skarżąca skutecznie zarzuca jedynie naruszenie prawa materialnego, jak i wówczas, gdy opiera skargę kasacyjną na obydwu podstawach, ale zarzucane naruszenie przepisów postępowania bądź nie miało miejsca bądź też wystąpiło, jednak nie miało istotnego wpływu na wynik sprawy. Przepisem tym objęte są także sytuacje, w których strona stawiając zarzut naruszenia przepisów postępowania nie wskazała w ogóle, lub nie wywiodła skutecznie, istotnego wpływu naruszenia na wynik sprawy.

Przenosząc te uwagi na rozpoznawaną skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że ocena jej zarzutów uprawnia do zastosowania w sprawie art. 188 p.p.s.a., gdyż zarzuty postawione w oparciu o art. 174 pkt 2 p.p.s.a. okazały się nieusprawiedliwione lub też, w odniesieniu do niektórych z nich, zredagowane z pominięciem wykazania przesłanki "istotnego wpływu na wynik sprawy".

Za nieusprawiedliwiony Naczelny Sąd Administracyjny uznał zarzut obejmujący naruszenie art. 134 § 2 p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że Sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Wprowadzony przytoczonym przepisem zakaz reformationis in peius oznacza, że orzeczenie wydane na skutek rozpoznania skargi nie może być dla strony skarżącej mniej korzystne, niż orzeczenie zaskarżone (z wyjątkiem stwierdzenia naruszenia prawa skutkującego stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności). Nie wymaga głębszego wywodu teza, iż oddalenie skargi na decyzję administracyjną nie narusza tego zakazu. Ukształtowana bowiem w postępowaniu administracyjnym sytuacja strony nie została na skutek oddalenia skargi na decyzję ją kształtującą pogorszona. Oczywiście Naczelny Sąd Administracyjny dostrzega to, że w oparciu o ten przepis skarżąca usiłuje wykazać naruszenie zakazu reformationis in peius poprzez wydanie przez Sąd I instancji wyroku "mniej korzystnego" niż poprzedni wyrok tegoż Sądu zapadły w tej sprawie. Nie oceniając trafności tegoż poglądu Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że nie można go wywodzić z przepisu, który odnosi się do "zaskarżonego aktu lub czynności".

Za nieusprawiedliwiony uznać należało również zarzut naruszenia art. 185 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 141 § 4 p.p.s.a. Przepis art. 185 § 1 p.p.s.a. nie ma zastosowania w postępowaniu przed Sądem I instancji, co wszak wynika wprost z jego treści, a zatem Sąd ten nie mógł go naruszyć. W myśl natomiast art. 141 § 4 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku powinno zawierać zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. Jeżeli w wyniku uwzględnienia skargi sprawa ma być ponownie rozpatrzona przez organ administracji, uzasadnienie powinno ponadto zawierać wskazania, co do dalszego postępowania.

Przepis art. 141 § 4 p.p.s.a. można naruszyć wtedy, gdy uzasadnienie orzeczenia nie pozwala jednoznacznie ustalić przesłanek jakimi kierował się wojewódzki sąd administracyjny podejmując zaskarżone orzeczenie, a wada ta nie pozwala na kontrolę kasacyjną orzeczenia, lub brak jest uzasadnienia któregokolwiek z rozstrzygnięć sądu, albo gdy uzasadnienie obejmuje rozstrzygnięcie, którego nie ma w sentencji orzeczenia (por. wyroki NSA: z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 366/08, z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt II FSK 784/08, LEX nr 555594). Zgodnie natomiast z uchwałą składu 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lutego 2010 r., sygn. akt II FPS 8/09, art. 141 § 4 p.p.s.a. może stanowić samodzielną podstawę kasacyjną, jeżeli uzasadnienie orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego nie zawiera stanowiska, co do stanu faktycznego przyjętego za podstawę zaskarżonego rozstrzygnięcia (publ. ONSAiWSA 2010/3/39, ZNSA 2010/2/122). Żadna z opisanych sytuacji nie wystąpiła w tej sprawie, a podnoszona w zarzucie okoliczność, że w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku nie analizowano merytorycznie wszystkich zarzutów podniesionych w skardze, mogłaby stanowić naruszenie art. 141 § 4 p.p.s.a. tylko w sytuacji wykazania wpływu tego uchybienia na wynik sprawy (por. wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2009 r., sygn. akt II FSK 470/08 LEX 513058). Autor skargi kasacyjnej takiego wpływu nie wykazał.

Kolejny zarzut skargi kasacyjnej obejmuje naruszenie art. 84 § 1 k.p.a. i art. 7 k.p.a. w związku z art. 252 Prawa własności przemysłowej. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż i ten zarzut jest bezzasadny. Podstawową zasadą w postępowaniu administracyjnym jest to, że postępowanie prowadzi organ odpowiednio wyspecjalizowany do prowadzenia konkretnego rodzaju spraw. Treść art. 84 § 1 k.p.a., zgodnie, z którym w sytuacji, gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii, należy zatem rozumieć w ten sposób, że dowód z opinii biegłego można zastosować, jeżeli istnieje potrzeba pozyskania wiadomości wybiegających poza zwykłą rutynową działalność organu.

Przenosząc ten ogólny wywód na regulacje zawarte w ustawie prawo własności przemysłowej zauważyć należy, że zgodnie z art. 261 ust. 2 pkt 2 p.w.p. w związku z art. 264 ust. 1 p.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzje w sprawach udzielania patentów poprzez swoich ekspertów. W warstwie znaczeniowej określenie "ekspert" oznacza biegłego, rzeczoznawcę, specjalistę (W. Kopaliński "Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych"). W tym też znaczeniu w każdym postępowaniu o udzieleniu patentu na wynalazek bierze udział biegły (ekspert) posiadający wiadomości specjalistyczne. Nie jest to jednak biegły w znaczeniu proceduralnym, a zatem nie jest osobą powołaną na biegłego przez organ orzekający.

Przytoczony w omawianym zarzucie przepis art. 252 p.w.p. przyjmuje, jako zasadę odpowiednie stosowanie k.p.a., a więc przystosowane do celów i funkcji postępowania zgłoszeniowego. Z wzajemnej relacji przepisów art. 261 ust.2 pkt 2 p.w.p. w związku z art.264 ust.1 p.w.p. i art. 252 tej ustawy wynika, iż powołanie w postępowaniu zgłoszeniowym biegłego w trybie art. 84 § 1 k.p.a. może nastąpić li tylko wtedy, gdy zaistnieje potrzeba pozyskania wiadomości specjalistycznych, którymi nie dysponuje ekspert wyznaczony do załatwienia sprawy patentowej, przy czym potrzeba ta ujawniła się już po ogłoszeniu o zgłoszeniu wynalazku. Przed ogłoszeniem zgłoszenia przepisy prawa własności przemysłowej zawierają bowiem własną regulację "zasięgania niezbędnych opinii". W myśl art.45 ust.3 p.w.p. w toku badania zgłoszenia Urząd Patentowy może, bez zgody zgłaszającego, zasięgać niezbędnych opinii. Osoby uczestniczące w przygotowaniu i wydawaniu opinii są obowiązane do nieujawniania danych dotyczących zgłoszenia.

Zważyć przy tym należy, że zarówno art.45 ust. 3 p.w.p., jak i art. 84 § 1 k.p.a. pozostawia do uznania organu ocenę konieczności zasięgnięcia opinii. To bowiem organ jest w stanie ocenić, czy posiadana przez niego wiedza jest niewystarczająca dla rozwiązania określonego problemu faktycznego, który pojawił się w sprawie, a którego rozwiązanie jest niezbędne dla jej rozstrzygnięcia.

Według skarżącej specjalistyczna wiedza biegłego w tej sprawie była potrzebna "aby prawidłowo ocenić istotę wynalazku". Ten argument nie jest wystarczającym dla uznania zarzutu za usprawiedliwiony, w sytuacji gdy przepisy prawa obowiązek ujawnienia istoty wynalazku nakładają na zgłaszającego.

Za niekonsekwentny uznać należy pogląd skarżącej, iż "zaniechanie powołania biegłego w przedmiotowej sprawie mogło przyczynić się do nieprawidłowej oceny przedmiotu wynalazku". Twierdzenie to pozostaje w sprzeczności z zarzutem obejmującym błędną wykładnię art.10 ustawy o wynalazczości polegającą na przyjęciu, że "charakter techniczny wynalazku związany jest z oddziaływaniem tego rozwiązania na materię". Skoro różnica poglądów pomiędzy organem a stroną zasadza się na odmiennym rozumieniu pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym", to zaniechanie powołanie biegłego dla oceny istoty wynalazku, w tym aspekcie, nie miało znaczenia dla wyniku postępowania zgłoszeniowego.

Skarżąca zarzucając Sądowi I instancji, w następnym zarzucie skargi kasacyjnej, naruszenie art. 145 § 1 pkt 1c) p.p.s.a. w związku z art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a. wskazała jedynie, że "niniejszym podtrzymuje swoją argumentację w tym zakresie wyrażoną w skardze z dnia 14 maja 2008 r., z której wyraźnie wynikają uchybienia organu w zakresie zebrania materiału dowodowego sprawy i zaniechanie UPRP w zakresie zbadania wszelkich okoliczności faktycznych sprawy". Tak zredagowany zarzut uniemożliwia jego ocenę merytoryczną. Skarga kasacyjna jest pismem sformalizowanym, wyznaczającym zakres kontroli instancyjnej, dlatego też niedopuszczalne jest odsyłanie w niej do argumentacji i zarzutów zawartych w skardze wniesionej do Sądu I instancji.

W obrębie podstawy kasacyjnej, o której stanowi art. 174 pkt 2 p.p.s.a. skarżąca zarzuciła nadto Sądowi I instancji naruszenie art. 151 w związku z art. 145 § 1 pkt 1 lit a) i c) p.p.s.a. podnosząc, że "wskazane powyżej argumenty świadczą ewidentnie o naruszeniu przez Sąd w przedmiotowej sprawie również przepisów art. 151 w związku z art.145 § 1 pkt 1 lit a) i c) p.p.s.a. poprzez oddalenie skargi". Te "wskazane powyżej argumenty", to zarzuty obejmujące naruszenie przepisów postępowania, do których odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny oceniając je. W tym zakresie nie ma zatem potrzeby powtarzania powodów, dla których uznano je za nieusprawiedliwione. Natomiast w dotychczas omówionych zarzutach skargi kasacyjnej i ich uzasadnieniu nie było odniesienia do przepisów prawa materialnego, stąd też zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit a) jest niezrozumiały.

Nieskuteczność, z przyczyn podanych, zarzutów postawionych w oparciu o podstawę kasacyjną, o której mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. uprawnia Naczelny Sąd Administracyjny do merytorycznej oceny zarzutów prawa materialnego. Zauważyć bowiem należy, że co do zasady efektywne zarzucenie naruszenia przepisów postępowania czyni przedwczesnymi zarzuty naruszenia prawa materialnego.

Omawiając zarzuty naruszenia prawa materialnego w kolejności podanej w petitum skargi kasacyjnej Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, iż usprawiedliwiony jest zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 10 ustawy o wynalazczości.

Dokonując wykładni tego przepisu, w celu ustalenia przesłanek zdolności patentowej, nie wystarczy – jak zrobił to Sąd pierwszej instancji – dokonać interpretacji analizowanego tekstu prawnego w świetle wybiórczo przywołanych poglądów doktryny i orzecznictwa, bez uwzględnienia podstawowych zasad wykładni operatywnej, a mianowicie obowiązku ustalenia źródła podstawy prawnej decyzji stosowania prawa, jak też konieczności realizacji celu wykładni, którym jest odkodowanie normy prawnej, będącej podstawą działania UP w rozstrzyganej sprawie. W następnej kolejności, poprawnie odkodowana norma prawna stanowi bowiem punkt wyjścia do zidentyfikowania i zastosowania normy zindywidualizowanej i konkretnej.

Tym wymaganiom nie sprostał ani Sąd pierwszej instancji, ani też Urząd Patentowy.

Wskazać należy, że o ile nie budzi wątpliwości, iż z uwagi na datę zgłoszenia wynalazku przesłanki zdolności patentowej należy oceniać w świetle ustawy o wynalazczości, to jednak nie można pominąć całego kontekstu normatywnego, w jakim Urząd Patentowy rozstrzygał sprawę, bowiem przesłanki zdolności patentowej winny podlegać ocenie przy uwzględnieniu aktualnego w dacie decyzji stanu wiedzy (zmiennego z natury rzeczy), jak też celów tej ustawy, których realizacja musi uwzględniać dynamikę procesów społecznych, wpływających na zmianę samego prawa bądź jego interpretacji.

Jest bezsporne, że ocena stanu wiedzy w dziedzinie wynalazczości powinna nadążać za nadzwyczajnym na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci postępem w wielu dziedzinach techniki. Jest także oczywiste, że owa zmiana (postęp) łączy się z koniecznością reakcji organów stosujących prawo na nowe zjawiska w dziedzinie wynalazków, w tym weryfikacji poglądów, co do stanu techniki, jak i stosowania takich metod wykładni przepisów prawa, które w tych zmiennych warunkach zagwarantują realizację celów ustawodawcy.

Przenosząc te rozważania na grunt ustawy o wynalazczości zauważyć należy, że w świetle jej art. 10 wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Jak wynika z treści tego przepisu ustawodawca odstąpił od skonstruowania definicji wynalazku, poprzestając na określeniu przesłanek zdolności patentowej. Także w ustawie prawo własności przemysłowej definicja wynalazku nie została określona, zaś wskazane w art. 24 przesłanki zdolności patentowej, jakkolwiek w warstwie tekstowej różniące się w stosunku do art. 10 ustawy o wynalazczości, pojęciowo pokrywają się, a ich znaczenie normatywne w istocie rzeczy nie różni się. Zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tak określone przesłanki zdolności patentowej odpowiadają – w warstwie normatywnej – przesłankom określonym w ustawie o wynalazczości.

Analogicznie przedstawia się to zagadnienie na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich – zgodnie z jej art. 52.1 patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urząd Patentowy wydając decyzję we wskazanym wyżej kontekście normatywnym, miał obowiązek wszechstronnej analizy źródła podstawy prawnej decyzji stosowania prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości w odniesieniu do przepisów zarówno prawa własności przemysłowej, jak i Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku (przesłanek zdolności patentowej) we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę wyraża pogląd, że skoro krajowe przepisy kształtujące przesłanki zdolności patentowej odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, to należy je interpretować w taki sam sposób, zaś ustalając dyrektywy interpretacyjne niezbędne jest uwzględnienie miejsca, jakie zajmuje Konwencja w krajowym porządku prawnym (jako umowa międzynarodowa, ratyfikowana na podstawie zgody wyrażonej w ustawie; Dz.U. z 2003, nr 193, poz. 1885). Postulat zgodności interpretacyjnej ma istotne znaczenie w wymiarze ponadkrajowym (obszarze stosowania Konwencji), przy czym nie można pominąć poglądu, że w państwach związanych Konwencją, nie tylko należy dostosowywać prawa do postanowień Konwencji, ale należy również w maksymalny sposób brać pod uwagę praktykę EUP i w zasadzie się do niej dostosować (zob. M. du Vall [w:] System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej. Tom 14a, s. 245, Warszawa 2012).

Potrzeba jednolitości interpretacyjnej w analogicznych przypadkach była także kilkakrotnie wyrażana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który począwszy od orzeczenia w sprawie Poseidon Chartering BV (C-3/04, pkt 16) jednolicie przyjmuje, że kiedy przepisy prawa krajowego dotyczące sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym są tożsame z przepisami prawa wspólnotowego, dla w szczególności uniknięcia dyskryminacji lub ewentualnego zakłócenia konkurencji niewątpliwie w interesie Wspólnoty jest, by w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych mogących powstać w przyszłości przepisy lub pojęcia przejęte z prawa wspólnotowego były interpretowane w sposób jednolity, niezależnie od warunków, w jakich mają zostać zastosowane (zob. także: wyrok w sprawie C 28/95 Leur Bloem, pkt 32; wyrok w sprawie C-217/05 Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, pkt 20).

Wyrażoną przez Trybunał Sprawiedliwości UE dyrektywę interpretacyjną Naczelny Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela w całości uznając, że może i powinna być ona zastosowana w procesie wykładni polskich przepisów regulujących przesłanki zdolności patentowej (w obecnym i poprzednim stanie prawnym) odpowiadającym przesłankom określonym w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

W tym stanie rzeczy za wadliwy należy uznać pogląd Sądu pierwszej instancji, że test technicznego charakteru jest samodzielnym kryterium, poprzedzającym badanie dalszych przesłanek nowości, nieoczywistości i stosowalności. Przesłanki te muszą być zbadane łącznie, zaś ocena technicznego charakteru wynalazku winna być konsekwencją oceny spełniania wszystkich ustawowych przesłanek, w odniesieniu do skonkretyzowanego zgłoszenia patentowego, bo dopiero wówczas organ stosujący prawo może zrekonstruować zindywidualizowaną i konkretną normę prawa administracyjnego uwzględniającą specyfikę zgłoszonego wynalazku. W przypadku omawianego zgłoszenia, z uwagi na omówiony wyżej kontekst normatywny, organ stosujący prawo nie może wykluczyć, że wobec opisanego w zgłoszeniu – bezpośredniego bądź dalszego – efektu technicznego, zgłoszenie spełnia przesłanki z art. 10 ustawy.

Za uzasadniony w tym kontekście uznać należało także zarzut naruszenia art. 27 ust. 1 TRIPS. Przepis ten, w zakresie istotnym dla dotychczasowych rozważań, stanowi, że patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin technicznych, niezależnie od tego czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem, że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Z jego treści nie sposób zatem również wywieść, że którakolwiek z wymienionych w nim przesłanek zdolności patentowej wynalazku ma charakter samodzielny czy też, że wskazano w nim kolejność badawczą przedmiotu zgłoszenia.

W zaskarżonym wyroku Sąd I instancji zaaprobował pogląd Urzędu Patentowego, że test technicznego charakteru jest samodzielnym kryterium uznania rozwiązania za wynalazek i poprzedza badanie dalszych przesłanek charakteryzujących wynalazek. W ocenie Sądu I instancji i organu przesłanki nowości, nieoczywistości i stosowalności są badane dopiero po stwierdzeniu, że zgłoszone rozwiązanie ma charakter techniczny.

Naczelny Sąd Administracyjny wykazał już, że zasada ta nie ma charakteru normatywnego. Z uzasadnienia zarówno zaskarżonej decyzji jak i wyroku Sądu I instancji wynika, iż wywiedziono ją z przepisów wykonawczych do ustawy o wynalazczości, przy czym Urząd Patentowy powołał także przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej. Przypomnieć w tym miejscu należy, że w uprzednim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wyraził wiążący pogląd prawny, iż w tej sprawie nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania badania zgłoszeń wynalazków i wzorów przemysłowych, natomiast miały zastosowanie przepisy zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP. Mając na uwadze wykładnię prawa dokonaną w wyroku z dnia 17 lutego 2010 r., sygn. akt II GSK 406/09, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że poza zakresem rozważań pozostają te argumenty uzasadnienia skargi kasacyjnej, które odnoszą się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r.

Natomiast zgodzić się należy z autorem skargi kasacyjnej, iż § 34 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego "nie może być podstawą uzyskania jakichkolwiek praw". Rzeczą bezsporną jest to, że w obowiązującej Ustawie Zasadniczej zarządzenie nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa (art. 84 ust. 1 Konstytucji RP).

Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego weszło w życie z dniem 16 kwietnia 1993 r. a utraciło moc z dniem 30 marca 2001 r. W przepisie art.241 ust. 6 Konstytucji RP ustrojodawca przekazał ustawodawcy możliwość utrzymania zarządzeń, podjętych lub wydanych przed dniem wejścia w życie Konstytucji, pod warunkiem dostosowania ich w okresie dwóch lat do rygorów rozdziału III Konstytucji. Z daty utraty mocy zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego wynika, że w terminie do 17 października 1999r. nie nastąpiło w omawianym zakresie uporządkowanie systemu źródeł prawa poprzez zastąpienie zarządzenia rozporządzeniem w rozumieniu art. 87 i art. 92 Konstytucji RP. Ponieważ ani Konstytucja ani inny przepis prawa nie określiły, aby wydane zarządzenia utraciły moc prawną po upływie 2 lat od wejścia w życie Konstytucji, przyjąć należy, że zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego stało się zarządzeniem mającym charakter wewnętrzny, które nie może stanowić podstawy decyzji (art. 93 ust.1 i 2 Konstytucji). Nie budzi przy tym wątpliwości, iż w dacie zgłoszenia wynalazku do ochrony przed UP (11 sierpnia 2000 r.) zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego było zarządzeniem wewnętrznym w rozumieniu art. 93 ust.1 Konstytucji. Tymczasem w zaskarżonej decyzji Urząd Patentowy uzasadniając utrzymanie w mocy decyzji o odmowie udzielenia patentu na wynalazek stwierdził, że nie uznaje przedmiotu zgłoszenia za rozwiązanie o charakterze technicznym, w szczególności, jeżeli stwierdzi, że nie dotyczy ono żadnego wytworu materialnego określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię. Treść tego wywodu odpowiada brzmieniu § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa UP. Kolejny fragment uzasadnienia decyzji stanowiący, że Urząd Patentowy wydaje decyzje o odmowie udzielenia patentu, jeżeli rozwiązanie nie zostało przedstawione w sposób dostatecznie ujawniający wszystkie istotne dane potrzebne do jego zrealizowania, albo w zastrzeżeniach patentowych zgłaszający nie określił żądanej ochrony przez wskazanie choćby jednej cechy technicznej odnoszącej się do przedmiotu zgłoszenia, to powtórzenie treści § 35 ust.1 pkt 2 zarządzenia Prezesa UP. Przytoczone motywy uzasadnienia kontrolowanej przez Sąd I instancji decyzji wskazują wprost, iż wydaną ją m.in. na podstawie § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego, a to czyni omawiany zarzut usprawiedliwionym.

Uznanie, że skarga kasacyjna została oparta ma usprawiedliwionej podstawie naruszenia prawa materialnego pozwoliło Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie skargi na podstawie powołanego już uprzednio art. 188 p.p.s.a., pomimo braku wniosku skarżącej w tym zakresie. W takiej sytuacji Naczelny Sąd Administracyjny zgodnie z art. 193 p.p.s.a. orzeka na podstawie przepisów postępowania mających zastosowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Zatem naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 10 ustawy o wynalazczości poprzez jego błędną wykładnię, art. 27 ust 1 TRIPS poprzez jego pominięcie oraz § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa UP poprzez jego zastosowanie - które obejmowało zarówno zaskarżony wyrok Sądu I instancji jak i zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP, uzasadnia jej uchylenie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a) p.p.s.a. Naruszenie wskazanych przepisów miało wpływ na wynik sprawy, gdyż u podstaw materialnoprawnych zaskarżonej decyzji powołano art. 10 ustawy o wynalazczości, a uzasadniając odmowę udzielenia patentu na wynalazek organ wywiódł powód odmowy m.in. z treści tego przepisu jak i z § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa UP. Naczelny Sąd Administracyjny dostrzega to, że z uzasadnienia decyzji zdają się wynikać także inne przyczyny odmowy (np. z powołania w uzasadnieniu § 35 ust.1 pkt 2 zarządzenia) jednakże wobec jednoznacznie wskazanej podstawy prawnej decyzji nie mogło to mieć znaczenia dla oceny wpływu na wynik sprawy, o którym mowa w art. 145 § 1 pkt 1 a) p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art.188 p.p.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit a ) p.p.s.a. w związku z art. 193 p.p.s.a i art. 203 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.