Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Urszula Wilk Sędziowie Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki (spr.) Protokolant Monika Piotrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2010 r. sprawy ze skargi G. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie częściowej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2010 r., wydaną na podstawie art. 245 i art. 248 w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.; dalej: p.w.p.), po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia [...] listopada 2009 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy [...] zgłoszony dnia [...] maja 2008 r. pod nr [...] przez G. S.A., W., przeznaczony dla towarów i usług przyporządkowanych do klasy 29 i 31, w części dotyczącej żywności konserwowanej z ryb, zawartej w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej, utrzymano zaskarżoną decyzję w mocy.

Powodem odmowy było stwierdzenie przez Urząd Patentowy jego podobieństwa w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy do zarejestrowanego pod numerem [...] z pierwszeństwem od dnia [...] marca 2006 r., na rzecz S. SPÓŁKA JAWNA, P., znaku towarowego słowno-graficznego EvraFish, przeznaczonego do oznaczania towarów i usług zawartych w klasie 35, 32, 29: mięso, ryby, drób, dziczyzna; ekstrakty mięsne; konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko, produkty mleczne; oleje i tłuszcze jadalne (meat, fish, poultry, game; meat extract; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milkproducts; edible oils andfats).

Odmowa dotyczyła wszystkich towarów z klasy 29. Podobieństwo, uzasadnione w decyzji o odmowie rejestracji znaku, dotyczyło zarówno samych oznaczeń, jak i towarów.

We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zgłaszający nie zgodził się ze stanowiskiem Urzędu i stwierdził, iż w ocenie zgłaszającego pomiędzy znakami zgłoszonym EraFish i przeciwstawionym EvraFish występują istotne odmienności w zakresie form przeciwstawionych. Wspólnotowy znak jest znakiem słowno-graficznym, który zgodnie z opisem znaku stanowi wyposażona w obwódkę elipsę, wewnątrz której umieszczony jest centralnie usytuowany napis EvraFish, wykonany ozdobną czcionką dużymi i małymi literami, natomiast w dolnej części znaku obwódka elipsy przechodzi w wizerunek ryby, przy czym tło napisu ma usytuowany po jednej stronie jaśniejszy wycinek elipsy w kształcie półksiężyca. Z kolei zgłoszony znak EraFish jest również znakiem słowno-graficznym, który przedstawia słowo EraFish zaprojektowane przy użyciu fantazyjnej czcionki w kolorze białym. Słowo EraFish zostało umieszczone w polu usytuowanego horyzontalnie równoległoboku o zaokrąglonych wierzchołkach, zaprojektowanego w kolorze czerwonym. Oprócz odmienności graficznych, podkreślenia wymaga odmienna liczba liter (8 w znaku EvraFish, 7 w znaku EraFish).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocena podobieństwa oznaczeń, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, powinna być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. W przedmiotowej sprawie ogólne wrażenie wywoływane przez porównywane znaki towarowe: EraFish i przeciwstawiony EvraFish jest odmienne, nie zachodzi zatem ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Urząd Patentowy po zapoznaniu się ze stanowiskiem zgłaszającego podanym w uzasadnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podtrzymał odmowę udzielenia prawa ochronnego.

Jak stwierdził Urząd, art. 132 ust. 2 pkt 2 powołanej wyżej ustawy stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym.

Jest bezsporne, iż istotą znaku towarowego jest jego zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw. Na mocy wspomnianego art. 132 ust. 2 pkt 2 uprawniony z rejestracji otrzymuje gwarancję, że Urząd Patentowy nie udzieli ochrony nie tylko na zgłoszony przez kogoś innego znak identyczny, ale również na znak podobny, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów lub usług jest wypadkową podobieństwa towarów lub usług i podobieństwa oznaczeń. Obydwa elementy, tzn. podobieństwo znaków i towarów lub usług, łączą się ze sobą ściśle i przeciętny odbiorca dokonując wyboru towarów lub usług, w toku porównywania znaku towarowego (towarów lub usługa i oznaczenia) nie rozdziela ich. Im bardziej są podobne towary lub usługi, tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie. Zakres ochrony prawa z rejestracji znaku towarowego sięga tak daleko, jak sięga granica podobieństwa towarów lub usług i oznaczenia przy zestawieniu z innym towarem lub usługą i oznaczeniem.

Przy ustalaniu podobieństwa towarów lub usług bierze się pod uwagę rodzaj towaru lub usługi, przeznaczenie towaru lub usługi oraz warunki zbytu. Do stwierdzenia podobieństwa nie jest natomiast konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy, że istnieje taka możliwość. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń należy mieć na uwadze nie tylko możliwość uznania znaków za identyczne lub ich rozróżnienia przy stwierdzeniu, że dotyczą usług tego samego przedsiębiorstwa, ale również uznania, że informują o związkach łączących odrębne przedsiębiorstwa.

Nabywający towar lub usługę na ogół nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie. Chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na kupującym znak. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się on przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drobnych rozbieżności.

Podobieństwo znaków ocenia się według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic. Istnienie różnic nie wyklucza podobieństwa. A to raczej podobieństwa w znakach niż ich różnice zapadają w pamięci konsumentom. Zwykły konsument postrzega i zapamiętuje znak towarowy jako całość i nie bada jego różnych elementów, a ponadto rzadko ma możliwość bezpośredniego porównania znaków towarowych, częściej musi polegać na ich niedokładnym, utrwalonym w pamięci obrazie. Taki właśnie niedokładny obraz pamięciowy może sprawić, iż nabywca, który nie ma obu produktów przed sobą, nie jest w stanie rozróżnić, czy wybiera znany mu już wcześniej produkt, czy może inny, pochodzący z zupełnie innego źródła. Skoro przedsiębiorca wytwarzający towary tego samego rodzaju, mając do wyboru wiele różnych oznaczeń, wybiera oznaczenie podobne do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, którego możliwość użycia jest dyskusyjna, działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

Wprowadzenie w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów i podobieństwa oznaczeń.

Jak wynika z treści tego przepisu, dla wypełnienia jego dyspozycji jest konieczne łączne spełnienie następujących przesłanek:

- znaki muszą być do siebie podobne,

- wystąpić musi jednorodzajowość towarów, dla których znaki towarowe są przewidziane.

Konsekwencją występującego podobieństwa znaków i towarów jest niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczonych tymi znakami.

W przedmiotowej sprawie bezsporny jest fakt podobieństwa omawianych oznaczeń. Podobieństwo oznaczeń należy oceniać w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej.

W przedmiotowej sprawie bezsporny jest fakt jednorodzajowości towarów, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki. Można wręcz mówić o tożsamości tych towarów.

O jednorodzajowości towarów decyduje również to, czy nabywcy mogą sądzić, że towary wytwarzane są przez to samo przedsiębiorstwo. Jednym z istotnych kryteriów określania przynależności towarów do jednego rodzaju są również warunki zbytu towarów. Towary, do oznaczania których przeznaczone są porównywane znaki towarowe, adresowane są do tych samych nabywców i zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów.

Uprawniony z prawa ochronnego uzyskując ochronę swojego znaku, uzyskuje wyłączne prawo używania znaku w obrocie gospodarczym na całym terytorium państwa dla towarów objętych rejestracją. Przedmiotowy znak służy do sygnowania tego samego rodzaju towarów żywność konserwowana z ryb, co ogólnie wskazane w znaku chronionym ryby. Znak omawiany jest podobny do chronionego w warstwie pisemnej i fonetycznej (najistotniejszej w komunikowaniu się ludzi), ze względu na obecność fantazyjnego elementu EvraFish/EraFish. Zatem podobieństwo przedmiotowego znaku do chronionego jest bezsporne. Rozpatrywany znak bez wątpienia przeznaczony został do oznaczania takich samych oraz jednorodzajowych towarów co zarejestrowany, a przeciętny ich odbiorca w każdym przypadku i w każdej płaszczyźnie percepcji, powinien mieć możliwość jednoznacznego stwierdzenia ich źródła pochodzenia. Ten nieodzowny warunek jest niespełniony w omawianym przypadku. Szeroko rozumiane towary (ryby) są oferowane w tych samych miejscach. Niewątpliwie bardzo łatwo tutaj o pomyłkę. Pomyłki takie mogą być dwojakiego rodzaju. W pierwszym przypadku, klient nie może utożsamić przedsiębiorstwa, z którego pochodzi konkretny towar. W drugim, utożsamiając nawet prawidłowo źródło pochodzenia, niewątpliwie będzie on podejrzewać, że obie firmy pozostają w związkach organizacyjno-prawnych lub gospodarczych, a takie podejrzenia byłyby w obydwu przypadkach niesłuszne i bardzo mylące. Istnieje jeszcze bardzo prawdopodobna możliwość, że klient może pomyśleć, iż jest to jeszcze jedna z wersji znaku poprzednio znanego i obydwa należą do tej samej firmy; co również jest niedopuszczalne.

Analizując podobieństwo oznaczeń Urząd zauważył, że zgłoszone oznaczenie jest słowno-graficzne – składa się z jednego wyrazu EraFish, umieszczonego na czerwonym tle, które ma kształt równoległoboku. Słowo EraFish pisane jest białymi, pogrubionymi literami, przy czym wyraźnie zaznaczony jest podział słowa na dwa człony, ponieważ litery E i F są pisane wielkimi literami, pozostałe litery są małe.

Przeciwstawiony, zarejestrowany z wcześniejszym pierwszeństwem znak towarowy EvraFish ([...]) jest znakiem słowno-graficznym. W całości składa się z elipsy, w której centralnym miejscu umieszczono napis "EvraFish" białego koloru. Poniżej napisu znajduje się mała rybka. Głównym elementem znaku EvraFish jest napis, grafika stanowi tylko tło, ozdobę napisu. Fonetycznie znaki są bardzo podobne: EvraFish/EraFish, oba składają się z trzech sylab, zaczynają się literą "e", po której w znaku wcześniejszym znajduje się litera "v", a następnie pozostałe litery "rafish", występujące w takiej samej kolejności w znaku zgłoszonym. Tak wiec różnica pomiędzy warstwą porównywanych oznaczeń polega wyłącznie na występowaniu w znaku wcześniejszym, po początkowej literze "e", litery "v" (której nie ma w znaku przedmiotowym), pozostałe litery są takie same i umiejscowione są w takiej samej kolejności EvraFish/EraFish. Oba porównywane oznaczenia zaczynają się i kończą tak samo, różnica jednej litery może być przez przeciętnego nabywcę przeoczona.

W przedmiotowej sprawie warstwa słowna, z której składają się obydwa znaki, jest ich cechą bardzo silną. Należy jednocześnie zauważyć, iż występujące w omawianych znakach słowa, w odniesieniu do towarów, do oznaczania których są przeznaczone, dla polskiego odbiorcy mają charakter fantazyjny. Jest to istotne, gdyż fantazyjny znak łatwiej zostaje w pamięci klientów. Znak taki dobitniej sugeruje, że każde inne oznaczenie zawierające te same słowa, choćby było inaczej zapisane może być rozpoczęciem nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, nową wersją dotychczasowego oznaczenia (popularny chwyt marketingowy), czy wreszcie klasycznym "odświeżeniem" nowej marki na rynku. Orzecznictwo europejskie potwierdza m.in. takie rozumienie mylącego podobieństwa znaków. W sprawie Lloyd Case (C-342/97) Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że mylące podobieństwo znaków wystąpi m.in. wtedy, gdy odbiorca mógłby uznać, że towary/usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorcy, bądź z przedsiębiorstwa ekonomicznie z nim powiązanym. Przy identycznych, abstrakcyjnych w stosunku do towarów/usług słowach, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w ten sposób klienta co do pochodzenia towarów/usług, jest bardzo duże. Aspekt identyczności semantycznej i fonetycznej jest ważnym argumentem za uznaniem podobieństwa analizowanych znaków z jeszcze jednego powodu. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój technik multimedialnych, oraz wzrost intensywności reklamy radiowej i telewizyjnej, będącej najskuteczniejszą w tej chwili formą dotarcia do klienta. Spowodowało to, iż nie tylko wygląd znaku, lecz często jego brzmienie decydują o rozpoznawalności danej marki na rynku.

Zgłoszony znak towarowy słowny EraFish zawiera w sobie w całości słowo zbliżone do słowa zarejestrowanego z wcześniejszym pierwszeństwem znaku towarowego EvraFish. Ponadto należy stwierdzić, że przeciętny odbiorca (bowiem dla takiego odbiorcy przeznaczone są towary oferowane przez właścicieli w/w znaków), zgodnie z orzecznictwem i doktryną, nie analizuje zazwyczaj szczegółowo elementów znaku, lecz odbiera znak na podstawie ogólnego wrażenia, w którym decydujące znaczenie mają główne i zbieżne elementy porównywanych oznaczeń (np. wyrok NSA z dnia 08.11.2002r., sygn. akt II SA 4031/01, decyzja Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 14.02.1995r., Odw. 1649/94; w piśmiennictwie - M. Kępiński, Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do źródła pochodzenia towarów w prawie znaków towarowych, Zeszyty Naukowe UJ - Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 1982r., nr 28, str. 11 i 13).

Kupujący bowiem na ogół nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie. Chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na kupującym znak. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń. Jest to usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Kieruje się on przy wyborze jedynie pewnymi przewodnimi elementami oznaczenia z pominięciem drobnych rozbieżności. Należy zatem stwierdzić, iż w analizowanym przypadku ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem zbieżne elementy w obu znakach są bardzo podobne (j. elementy słowne EvraFish/EraFish zamieszczone w przedmiotowych znakach towarowych). Wzmacnia to ryzyko konfuzji przedsiębiorstw w obrocie.

Urząd analizuje znaki z punktu widzenia przeciętnego nabywcy. W przedmiotowej sprawie elementy wpływające na podobieństwo oznaczeń są tak istotne, że przeciętny odbiorca będzie kojarzyć przeciwstawione oznaczenia, spowoduje to wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia towarów, gdyż nabywca może być zasugerowany, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy, lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące oba podmioty.

Skargę na powyższą decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2010 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pełnomocnik skarżącego, wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2010 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] sierpnia 2009 r., odmawiającej udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "ERAFISH" nr [...] dla wszystkich towarów w klasie 29;

Nadto skarżący wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania. Zaskarżonej decyzji skarżący zarzucił:

- naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co przejawiło się w błędnym przyjęciu:

a/ iż znak towarowy słowno-graficzny "EraFish" nr [...] jest podobny do wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego "EvraFish" zarejestrowanego pod nr [...];

b/ podobieństwa towarów, dla których przeciwstawione znaki są przeznaczone (jednorodzajowość);

c/ że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Zdaniem skarżącego, przeciwstawiony znak EvraFish jest znakiem o wyrazistej wieloelementowej grafice, której szara kolorystyka silnie odróżnia znak od innych. Ponadto znak ten zawiera dodatkowe elementy w postaci elipsy i wizerunku ryby, tło natomiast układa się w kształt półksiężyca. Natomiast zgłoszony znak przez skarżącego jest znakiem dwuelementowym, tło stanowi równoległobok o zaokrąglonych wierzchołkach, w charakterystycznym czerwonym kolorze, wewnątrz którego jest umieszczony napis, wykonany fantazyjną czcionką. Zdaniem skarżącego, zachodzą znaczne rozbieżności w zastosowanej grafice. Graficzne porównanie znaków przeciwstawionych wskazuje na całkowitą ich odmienność. Ponadto oba znaki różnią się między sobą w warstwie słownej, gdyż zastosowana została różna liczba liter: 8 w znaku chronionym i 7 w znaku skarżącego. Oba porównywane znaki posiadają grafikę, która stanowi ich integralną część i determinuje aspekt wizualny. Urząd natomiast pominął warstwę graficzną, skupiając się tylko na porównywaniu słów użytych w znakach, co jest sprzeczne z utrwaloną linią orzeczniczą, gdyż w analizie podobieństwa powinna być brana również pod uwagę szata graficzną, która również jest przedmiotem ochrony. W przedmiotowej sprawie Urząd wyodrębnił ze znaku słowno-graficznego jedynie element słowny i dokonał oceny dwóch znaków słownych. Określony znak słowno-graficzny powinien być oceniany jako integralna całość, a nie wyłącznie jedno ze słów, które stanowi tylko jeden z jego elementów

Mając na uwadze analizę warstwy słownej bez znaczenia pozostaje użyte w obu oznaczeniach słowo "FISH", które stanowi oznaczenie ogólnoinformacyjne, wskazujące na produkt rybny, które ze względu na rodzajowy charakter nie posiada zdolności odróżniającej; dlatego też w porównywaniu obu oznaczeń słowo to powinno być pominięte. Analiza podobieństwa przeciwstawionych znaków powinna być ograniczona tylko do pierwszych członów, mianowicie słów: "EVRA" i "ERA". Zgodnie z linią orzecznictwa ocena podobieństwa powinna być dokonana z uwzględnieniem płaszczyzny wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Należy uwzględnić liczbę sylab, ich brzmienie oraz akcent. Wizualne podobieństwo natomiast powinno być oceniane pod kątem liczby słów, liter, ich kształtu, koloru i układu. Całościowa ocena zakłada, że występujące między dwoma oznaczeniami różnice koncepcyjne i wizualne mogą stanowić przeciwwagę dla istniejących między nimi podobieństw brzmieniowych, o ile przynajmniej jedno z tych oznaczeń posiada dla właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci mogą je odczytywać w sposób natychmiastowy. Fonetycznie natomiast w znaku "EvraFish" litera "v" jest wyraźnie widoczna i słyszalna. W płaszczyźnie znaczeniowej "EraFish" przez odbiorców może być odczytywane jako: epoka, czas ryb. Przeciwstawiony znak "EvraFish" nie ma żadnego znaczenia i graficznie przypomina słowo "Eura", które znaczeniowo odnosi się do kultury europejskiej.

Skarżący ponadto kwestionuje jakoby "EraFish" mogło zostać uznane jako tzw. "odświeżenie marki", gdyż na tej zasadzie każdy znak słowno-graficzny zawierający słowo "Fish" można by nazwać jako odmiana, odświeżenie marki "EvraFish". Zdaniem Skarżącego "odświeżenie" marki następuje co do szaty graficznej nie zaś warstwy słownej zatem ryzyko skojarzenia i uznania znaku "EraFish" jako odmiany "EvraFish" nie ma miejsca w niniejszej sprawie.

Skarżący zarzuca Urzędowi błędne wskazanie jednorodzajowości towarów. Zakres produktów "EvraFish" jest bardzo szeroki obejmujący m.in.: mięso, ryby itd., natomiast znaku "EraFish" jest ograniczony tylko do produktów rybnych i itp. Fakt ten powoduje, iż towary oznaczone "EraFish" niejako gubią się w masie towarów objętych znakiem "EvraFish", z tego też względu ryzyko pomylenia towarów wydaje się znikome. Odbiorca przy wyborze towaru kieruje się m.in. opakowaniem, ceną, składem, nie zaś znakiem towarowym umieszczonym na produkcie, który jest często elementem wtórnym. Zdaniem Skarżącego, istnieją dwa modele konsumentów produktów rybnych, ci którzy kupują tego typu towary sporadycznie, dla których pochodzenie tego typu produktów nie ma większego znaczenia oraz ci którzy często nabywają produkty rybne, a tym samym są wystarczająco zorientowani i uważni i nie pomylą tych towarów. Porównując wszystkie płaszczyzny porównawcze, jak stwierdza skarżący, nie zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej.

W ocenie Urzędu, podobieństwo oznaczeń w przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości.

Urząd zgadza się ze stanowiskiem skarżącego, iż w przypadku porównywania znaków kombinowanych, np. słowno-graficznych, co ma miejsce w niniejszej sprawie, konieczna jest ocena podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń, jednakże podobieństwo elementów słownych ma decydujące znaczenie. Dlatego też, właśnie warstwie słownej Urząd poświęcił szczególną uwagę. W doktrynie przyjmuje się, że zestawienie ze sobą znaków słownego ze słowno-graficznym może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług), bowiem może ona sugerować, iż zgłoszony znak słowny jest związany z wcześniej zarejestrowanym znakiem słowno-graficznym i że oba znaki pochodzą od tego samego producenta lub też istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy, bowiem może ona sugerować, iż zgłoszony znak słowny jest odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku i pochodzi od tego samego producenta lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy. Urząd podkreślił przy tym, że świadome zbliżenie przez skarżącego swojego znaku do znaku kolizyjnego, a tym bardziej zawarcie znaku własnego w znaku cudzym, stanowi okoliczność potwierdzającą istnienie niebezpieczeństwa pomyłki. Podobieństwo znaków ocenia się bowiem według cech wspólnych, a nie według występujących w nim różnic, bowiem różnice nie wykluczają podobieństwa.

Porównując przedmiotowe oznaczenia w warstwie słownej, składającą się ze słowa "Fish", i poprzedzającego go przedrostka "Era" i "Evra", Urząd powtórzył raz jeszcze ustalenia z uzasadnienia zaskarżonej decyzji, stwierdzając przy tym, że oba znaki wymawia się podobnie, a ich podobieństwo fonetyczne potęguje układ graficzny. W ocenie Urzędu nie ulega zatem żadnej wątpliwości ich podobieństwo oraz ryzyko pomylenia oznaczeń. "EvraFish" i "Erafish".

Porównując znaki w warstwie znaczeniowej, Urząd ponownie zaznaczył, iż oba oznaczenia "EvraFish" i "EraFish" są oznaczeniami fantazyjnymi. Próba analizy znaczenia przez skarżącego jest, zdaniem Urzędu, bezcelowa, gdyż złożenia wyrazowe w obu oznaczeniach mają charakter fantazyjny i tak będą przez konsumentów odbierane. Ponadto argument czysto fantazyjnego charakteru znaku zarejestrowanego oraz istnienia warstwy znaczeniowej w przypadku znaku zgłoszonego pozostaje bez znaczenia, gdyż dla przeciętnego odbiorcy warstwa znaczeniowa ma drugorzędne znaczenie; istotne jest pierwsze skojarzenie jakie oba znaki wywołują mianowicie ich zbieżność w sferze wizualnej powoduje, iż oba oznaczenia można uznać za podobne.

Warstwa wizualna jest nieznacznie zróżnicowana, bowiem w jednym, jak i drugim przypadku została zastosowana grafika typowa dla wyrobów sygnowanych tym znakiem, w szczególności różnorodnych konserw, czy mrożonek rybnych. Zastosowanie odmiennej kolorystyki oraz różnice w szacie graficznej mogą zostać uznane przez konsumentów, zdaniem Urzędu, jako odmiana znaku już zarejestrowanego. Znak zgłoszony przez skarżącego przez konsumentów, zdaniem Urzędu, może zostać odebrany jako odmiana znaku już zarejestrowanego oraz jako rozpoczęcie nowej serii znaków tego samego przedsiębiorcy, nową wersję dotychczas istniejącego oznaczenia; jest to często stosowany mechanizm marketingowy tzw. "odświeżenie" znaku. Pojawienie się w obrocie znaku podobnego może sugerować, że znak jest tylko odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego i pochodzi od tego samego przedsiębiorcy. Tym samym nie zostaje wyeliminowana możliwości pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą uznać, że oznaczenie zawierające te same słowa, choćby było inaczej zapisane może być rozpoczęciem nowej serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, czy też nową wersją dotychczasowego oznaczenia, Orzecznictwo europejskie potwierdza m.in. takie rozumienie mylącego podobieństwa znaków (por. m.in. orzeczenie w sprawie "Lloyd Case" (C-342/97).

Konkludując, w ocenie Urzędu, w rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia zarówno z podobieństwem oznaczeń, jak również z podobieństwem towarów, a w konsekwencji występuje ryzyko wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów oznaczanych przedmiotowymi znakami.

W konsekwencji, w wyniku przeprowadzenia badania na zdolność odróżniającą zgłoszonego znaku Urząd zakwestionował zgłoszony znak "EraFish" [...] z art. 132 ust.2 pkt 2 w/w ustawy, tzn. stwierdził, iż jest on podobny do znaku z wcześniejszym pierwszeństwem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; zwaną dalej p.p.s.a.).

Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie.

Przedmiotem rozpoznania przez Sąd była skarga na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] marca 2010 r., utrzymującą w mocy decyzję tegoż organu z dnia [...] listopada 2009 r. o odmowie udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy EraFish zgłoszony dnia [...] maja 2008 r. pod nr [...] przez G. S.A., W., przeznaczony dla towarów i usług w części dotyczącej żywność konserwowanej z ryb, zawartej w klasie 29 klasyfikacji nicejskiej.

Skarżący zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, to jest art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, co przejawiło się w błędnym przyjęciu, że: a) sporny znak towarowy słowny "EraFish" nr [...] jest podobny do wspólnotowego znaku towarowego słowno-graficznego "EvraFish" zarejestrowanego pod nr [...]; b) stwierdzeniu podobieństwa towarów, dla których przeciwstawione znaki są przeznaczone (jednorodzajowość); c) możliwości wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym.

Skarżący nie podniósł natomiast w skardze żadnych zarzutów naruszenia przepisów postępowania. W konsekwencji przedmiotem oceny Sądu były głównie zarzuty naruszenia prawa materialnego, a w szczególności art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p.

Sąd podziela przede wszystkim ocenę Urzędu Patentowego RP, że istotą instytucji znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług tego samego rodzaju innych przedsiębiorstw w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego.

W wyniku uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony otrzymuje wyłączne prawo do używania tego znaku w obrocie gospodarczym na terenie kraju w odniesieniu do określonych towarów lub usług. Nie jest dopuszczalne udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy służący do oznaczania towarów lub usług tego samego rodzaju, jeżeli jest on podobny do znaku towarowego wcześniej zarejestrowanego na rzecz innego podmiotu, jeżeli w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mógłby on wprowadzać odbiorców w błąd, co do pochodzenia oznaczanych nim towarów lub usług. Istnienie względnej przeszkody dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, o której stanowi art. 132 ust. 2.pkt 2 p.w.p. stwierdza się zatem łącznie w oparciu o analizę trzech następujących elementów: podobieństwa samych oznaczeń, jednorodzajowości towarów lub usług do oznaczania, których służą te znaki oraz istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorcy w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, ocenianego w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Naruszenie prawa ochronnego następuje poprzez używanie takiego samego lub podobnego znaku do oznaczania towarów tego samego rodzaju, jeśli w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego znak ten mógłby wprowadzać w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów jest wypadkową podobieństwa towarów (usług) i podobieństwa oznaczeń. Podobieństwo zachodzi wówczas, gdy w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego wprowadza w błąd kupującego. Możliwość wprowadzenia w błąd należy rozumieć jako istnienie ryzyka pomyłki. O niebezpieczeństwie wprowadzenia w błąd, a więc o istnieniu ryzyka konfuzji można mówić wtedy, gdy podobieństwo znaków i towarów sprzyja mylnemu wyobrażeniu odbiorców o źródle ich pochodzenia.

Hipoteza normy zawartej w art. 132 ust. 2 pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy wskazuje na konieczność przeprowadzenia trójstopniowego badania następujących przesłanek:

- identyczność lub podobieństwo obu znaków,

- identyczność lub podobieństwo towarów,

- prawdopodobieństwo powstania wśród części odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu między znakami.

Zarówno orzecznictwo, jak i doktryna, zgodnie wskazują na konieczność porównania wykazów towarów i usług analizowanych oznaczeń przed rozpoczęciem porównywania oznaczeń. Zasada ta, z pewnymi wyjątkami (np. znaki renomowane), ma uniwersalny charakter. W "Komentarzu do ustawy Prawo znaków towarowych" (Warszawa 1997, str. 84) R. Skubisz podkreśla, że "problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestią rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Używanie bowiem nawet identycznych oznaczeń dla towarów niepodobnych nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów".

Według wskazań metodycznych R. Skubisza, ocena powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, ze względu na kolizję znaku towarowego z późniejszym pierwszeństwem (w rozpatrywanej sprawie: znak towarowy słowno-graficzny EraFish zgłoszony dnia 10 maja 2008 r. pod nr [...]) i zarejestrowanego znaku z wcześniejszym pierwszeństwem (znak towarowy słowno-graficzny EvraFish nr [...] zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 8 marca 2006 r.) wymaga przeprowadzenia, we wskazanej kolejności, następujących czynności:

a. ustalenia istnienia (nieistnienia), w wyniku odpowiedniego badania, identyczności lub podobieństwa towarów (usług) objętych przeciwstawionymi znakami,

b. ustalenia istnienia (nieistnienia), w wyniku odpowiedniego badania, identyczności lub podobieństwa samych przeciwstawionych znaków (uprawnionego i osoby trzeciej),

c. ustalenia istnienia (nieistnienia), w wyniku odpowiedniego badania, rozpoznawalności znaku z wcześniejszym pierwszeństwem,

d. ustalenia istnienia (nieistnienia) pozostałych istotnych czynników, poprzez wszechstronną ocenę wszystkich okoliczności, w toku oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd,

e. ustalenia faktu istnienia (nieistnienia), na podstawie powyższych czynników, niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia. (R. Skubisz, Metodyka ustalania niebezpieczeństwa wprowadzania w błąd co do pochodzenia towarów (art. 132 ust. 2 pkt 2 PrWłPrzem). Tezy, w: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa farmaceutycznego i transportu, 2-21 października 2010 r., Pułtusk)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 17 marca 2008, VI SA/Wa 1332/07), powołując się na judykaty Sądu Pierwszej Instancji, stwierdził, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają.

Odnosząc się do analizy towarów i usług, do oznaczania których są przeznaczone przedmiotowe znaki, Sąd podzielił również ocenę Urzędu, że są to towary tego samego rodzaju (żywe ryby – rozumiane szeroko, w tym także skorupiaki i mięczaki oraz ich przetwory). Urząd wskazał, że towary zawarte w wykazie przez skarżącego to: "żywność konserwowana z ryb zawarta w tej klasie; żywe ryby to towary tego samego rodzaju co zawarte w wykazie towarów znaku korzystającego z ochrony - "ryby". Pod pojęciem "ryby" rozumie się zatem nie tylko ryby nieżywe, ale również przetworzone, przygotowane do konsumpcji, żywność przygotowaną z ryb, dlatego towary przeciwstawione należy uznać za tożsame.

Szeroko rozumiane towary (ryby) są oferowane w tych samych miejscach. Bardzo łatwo przy ich nabywaniu o pomyłkę. Pomyłki takie mogą dotyczyć już to określenia przedsiębiorstwa (źródła pochodzenia), z którego pochodzi konkretny towar, już to ewentualnych powiązań organizacyjno-prawnych lub gospodarczych między producentami.

Urząd Patentowy trafnie podkreślił, iż towary z obu przeciwstawionych znaków są nabywane w tych samych punktach sprzedaży, tj. sklepach, supermarketach, na tych samych półkach, a nabywcą jest przeciętny odbiorca. Ryby i ich przetworzona postać, zdaniem Urzędu, stanowią popularny produkt spożywczy, nabywany przez szeroki krąg konsumentów.

W konsekwencji Sąd podzielił ocenę Urzędu Patentowego RP, że porównywane towary mają identyczne przeznaczenie, krąg odbiorców, sposób ich sprzedaży. Znajdują się często obok siebie w ofercie sprzedaży podmiotów sprzedających, korespondują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają. W związku z powyższym Urząd Patentowy RP trafnie stwierdził, że spełniona jest przesłanka podobieństwa towarów.

Na tle stwierdzonego podobieństwa towarów Urząd Patentowy dokonał oceny podobieństwa przedmiotowych znaków na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, opierając się na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. W ocenie Sądu, Urząd trafnie ocenił podobieństwo znaków według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic.

Urząd Patentowy zasadnie nie podzielił stanowiska pełnomocnika zgłaszającego, że Urząd porównując znaki całościowo określił ich poszczególne elementy wskazując ich dominującą rolę. Urząd oceniał bowiem podobieństwo znaków według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, które zresztą nie wykluczają podobieństwa znaków. Gdy różnice są dominujące - ryzyko pomyłki jest mało prawdopodobne, a zatem podobieństwo w rozumieniu ustawy nie zachodzi. Gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, kupujący może być wprowadzony w błąd. Zgodnie z niekwestionowanym w orzecznictwie i doktrynie poglądem, znaki towarowe porównuje się całościowo, jednakże ze szczególnym uwzględnieniem elementów o charakterze dominującym. Oceny podobieństwa oznaczeń dokonuje się z uwzględnieniem ich dystynktywnych i dominujących elementów, pomijając drobne lub nieistotne różnice między nimi.

Sąd podzielił ocenę Urzędu, że w rozpatrywanej sprawie podobieństwo oznaczeń nie ulega wątpliwości.

Za prawidłowe należało też uznać stanowisko Urzędu, zgadzającego się ze stanowiskiem skarżącego, iż w przypadku porównywania znaków kombinowanych, np. słowno-graficznych, co ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, konieczna jest ocena podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń. Podzielając to stanowisko Urząd podkreślił jednakże, że w tej sprawie podobieństwo elementów słownych ma decydujące znaczenie.

Urząd zasadnie stwierdził, że głównym elementem porównywanych znaków, tj. znaku EvraFish i EraFish, jest napis, grafika stanowi tylko tło, ozdobę napisu, a w rozpatrywanej sprawie to warstwa słowna, z której składają się obydwa znaki, jest ich cechą bardzo silną. Sąd podziela tę ocenę Urzędu.

Podkreślenia też wymaga, że Urząd Patentowy wprost stwierdził, że występujące w omawianych znakach słowa, w odniesieniu do towarów, do oznaczania których są przeznaczone, mają charakter fantazyjny. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia odbiorców (fantazyjny znak łatwiej zostaje w pamięci klientów), jak i obiektywnej możliwości zwiększenia konfuzji (znaki seryjne, nowa wersja dotychczasowego oznaczenia, "odświeżenie" nowej marki na rynku).

Sąd podziela też ocenę Urzędu, że próba analizy znaczenia obu znaków przez skarżącego jest bezcelowa, gdyż złożenia wyrazowe w obu oznaczeniach mają charakter fantazyjny i tak będą przez konsumentów odbierane. Ponadto argument czysto fantazyjnego charakteru znaku zarejestrowanego oraz istnienia warstwy znaczeniowej w przypadku znaku zgłoszonego pozostaje bez znaczenia, gdyż dla przeciętnego odbiorcy warstwa znaczeniowa ma drugorzędne znaczenie; istotne jest pierwsze skojarzenie jakie oba znaki wywołują, mianowicie ich zbieżność w sferze wizualnej powoduje, iż oba oznaczenia można uznać za podobne.

Sąd podzielił również ocenę wyrażoną przez Urząd Patentowy w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że przedsiębiorca, wytwarzający towary tego samego rodzaju, mając do wyboru wiele różnych oznaczeń, wybiera oznaczenie podobne do znaku towarowego z wcześniejszym pierwszeństwem, którego możliwość użycia jest dyskusyjna, to działa na własne ryzyko i wątpliwości winny być rozstrzygane na jego niekorzyść.

Nabywający towar z zasady nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie. Chodzi przecież o ocenę pewnego wrażenia jakie wywiera na kupującym znak. Dla nabywcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy obu oznaczeń.

Stwierdzając podobieństwo towarów (wręcz ich tożsamość) oraz podobieństwo spornego znaku ze wspólnotowym znakiem zarejestrowanym ze wcześniejszym pierwszeństwem Urząd Patentowy uznał zasadnie – w ocenie Sądu - że zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym.

Ostatnią badaną przesłankę stanowi prawdopodobieństwo powstania wśród części odbiorców błędu polegającego na skojarzeniu znaków. Istotne znaczenie ma w tym przypadku kwestia ogólnego wrażenia przeciwstawionych oznaczeń, jakie wywołują one na potencjalnym konsumencie oraz zwykłe warunki obrotu gospodarczego. Dla nabywcy towarów lub usług oznaczonych danym znakiem decydujące znaczenie mają ich elementy zbieżne, a dla stwierdzenia podobieństwa oznaczeń nie jest konieczne rzeczywiste pomylenie znaków przez odbiorców. Wystarczy bowiem, że wystąpi jedynie takie prawdopodobieństwo.

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd polega na możliwości błędnego, nie odpowiadającego rzeczywistości, przypisania przez przeciętnego odbiorcę uprawnionemu z rejestracji danego towaru ze względu na nałożony na niego znak. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im większą zdolność odróżniającą posiada znak z wcześniejszym pierwszeństwem oraz bardziej podobne są towary lub usługi opatrzone porównywanymi znakami. Jednakże przy identyczności oznaczeń, jak również przy tak dużym podobieństwie towarów, istnieje bardzo duża możliwość pomylenia, bądź też skojarzenia obu znaków nawet dla profesjonalisty. W świadomości nabywcy powstaje związek określonego produktu czy też usługi ze znakiem na niego nałożonym. Możliwość wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia oznaczonych podobnymi znakami produktów wzrasta ze stopniem podobieństwa tych ostatnich. W związku z czym nabywca może przyjąć, że właścicieli tak podobnych oznaczeń łączą związki organizacyjno-prawne. Pojawienie się w obrocie znaku podobnego może sugerować, że oznaczenie stanowi jedynie odmianę wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego i pochodzi od tego samego podmiotu, co nie odpowiada prawdzie. Jest to tym bardziej niebezpieczne, gdyż oba znaki przeznaczone są dla tych samych towarów. W przypadku gdy oznaczenia są aż tak do siebie podobne i przeznaczone są dla takich samych towarów/usług, nie można wykluczyć pomyłek wśród nabywców tych towarów, którzy nie zawsze przed dokonaniem wyboru usługodawcy analizują strukturę znaku towarowego.

Ponadto oceniając zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził żadnych innych uchybień, których istnienie powinien uwzględnić z urzędu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.u. Nr 153, poz. 127, z późn. zm.) orzekł jak w sentencji wyroku.