Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędziowie Sędzia NSA Stanisław Gronowski Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Protokolant Jan Czarnacki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2008 r. sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, po rozpoznaniu sprzeciwu wniesionego przez A. R. wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2004 r. o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy OFF THE LIP nr R-153658 do oznaczania towarów w klasach: 18 (aktówki, pasy skórzane, plecaki, plecaki szkolne, plecaki turystyczne, portfele, torby podróżne, torby turystyczne, torebki, tornistry szkolne) i 25 (bielizna, bielizna przeciwpotowa, bluzki, bluzy, buty sznurowane, czapki, czapki bez daszka, ubrania z dzianiny, ubrania z dżerseju, getry, kamizelki, kąpielówki, konfekcja odzieżowa, koszule męskie, marynarki, obuwie, paski, pulowery, skarpetki, odzież skórzana, odzież z imitacji skóry, spodenki, spodnie, spódnice, swetry, trykoty bez zapięcia, szaliki, szelki, T-shirty, ubrania wierzchnie) na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w C. – zwanej dalej skarżącą, unieważnił powyższe prawo ochronne.

Jako podstawę prawną organ wskazał art. 246 i 247 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1117 z późn. zm.) – zwane dalej p.w.p., a także art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17 z późn. zm.) – zwaną dalej u.z.t., w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:

Urząd Patentowy RP w dniu [...] lipca 2004 r. udzielił na rzecz P. Sp. z o.o. z siedzibą w C. prawa ochronnego na znak towarowy OFF THE LIP nr R-153658, do oznaczania towarów w klasach 18 i 25.

W skierowanym do tego organu sprzeciwie A. R. zarzucił, iż udzielenie powyższego prawa ochronnego nastąpiło z naruszeniem art. 8 pkt 1 i 2, art. 9 ust. 1, art. 20 pkt 1 i 2, art. 24 pkt 1, 2, 3, 4 oraz art. 57 pkt 1a ustawy o znakach towarowych, a także art. 3 pkt 2 i 10 pkt 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także art. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wskazał, iż był założycielem i pierwotnie większościowym udziałowcem powstałej w 1992 r. firmy P. Sp. z o.o., której przedmiot działalności stanowił przerób uszlachetniający odzieży na zlecenie firm zagranicznych, w tym firmy W. GmbH z siedzibą w B., której właściciel K.W. był także autorem i właścicielem znaku OFF THE LIP. Znak ten został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Niemiec z pierwszeństwem od 1986 r., przy czym w dniu [...] lutego 2004 r. pan A. R. nabył od K. W. prawo do spornego znaku towarowego. Ocenił, że zgłoszenie znaku towarowego przysługującego kontrahentowi było działaniem w złej wierze, tym bardziej, że P. Sp. z o.o. zobowiązała się do nieużywania znaku w obrocie na swoją rzecz, a rejestracja znaku umożliwia nieuprawnione wykorzystywanie renomy oznaczenia OFF THE LIP.

W odpowiedzi, pismem z dnia 20 września 2005 r. skarżąca P. Sp. z o.o. z siedzibą w C. uznała sprzeciw za bezzasadny. Przyznała wprawdzie, że zajmowała się produkcją odzieży wyłącznie na zlecenie klientów, w tym niemieckiego przedsiębiorstwa W. GmbH, podkreśliła jednakże, iż firma ta nie była znana w Polsce, nie miała tu również żadnych przedstawicielstw ani oddziałów. Współpraca obu firm zakończyła się w 1996 r. zaś w kwietniu 1997 r. skarżąca dowiedziała się o ogłoszeniu upadłości firmy W. GmbH. Zgłoszenie spornego oznaczenia OFF THE LIP w Urzędzie Patentowym RP nastąpiło ze względu na rozszerzenie działalności P. Sp. z o.o. i po uprzednim sprawdzeniu, że na terytorium Polski prawo to nie przysługuje innemu podmiotowi. Podniosła, iż wnoszący sprzeciw ani też K. W. nie posiadali żadnego zarejestrowanego w Polsce prawa do przedmiotowego znaku, jak również zaprzeczyła, by czerpała jakiekolwiek korzyści z renomy nieistniejącego już przedsiębiorstwa niemieckiego, gdyż firma ta oraz jej asortyment sygnowany znakiem OFF THE LIP nigdy nie były znane na rynku polskim.

W kolejnym piśmie z dnia 4 października 2006 r. skarżąca podniosła, iż na naruszenie zasad współżycia społecznego może się powołać wyłącznie podmiot, który sam ich nie narusza, a wnoszący sprzeciw sam działał w warunkach złej wiary i jako współwłaściciel P. Sp. z o.o. wiedział o zgłoszeniu spornego znaku w Urzędzie Patentowym RP. Wskazywała, iż A. R. zbył swoje udziały (83%) w spółce w dniu [...] stycznia 2000 r. tj. po dacie zgłoszenia spornego znaku, które to zdarzenie miało miejsce w dniu 8 stycznia 2000 r. Skarżąca kwestionowała, by z treści umowy zawartej z firmą W. GmbH wynikał dla niej zakaz używania spornego znaku. Podnosiła, iż sama umowa nie obowiązywała w dacie zgłoszenia znaku OFF THE LIP, przy czym nie jest on renomowany ani powszechnie znany. Za błędny uznała również zarzut naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t., skoro znak nie jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, nie stanowi też firmy, wobec tego nie można mówić o naruszeniu praw osobistych lub majątkowych.

W pismach z dnia 23 października 2006 r. oraz 15 grudnia 2006 r. wnoszący sprzeciw podniósł, iż towary opatrywane znakiem OFF THE LIP, pochodzące od firmy niemieckiej należały do kategorii ekskluzywnej odzieży sportowej, nowatorskiej i cieszącej się dużą popularnością na świecie, a on sam w chwili zbywania udziałów w spółce, co faktycznie miało miejsce wcześniej, bowiem sprzedaż należących do niego udziałów nastąpiła w dniu [...] grudnia 1999 r., nie miał żadnej wiedzy na temat zgłoszenia spornego znaku. Z tego względu, w dacie wniesienia przez skarżącą podania o rejestrację znaku OFF THE LIP w Urzędzie Patentowym RP nie był już w rzeczywistości współwłaścicielem P. Sp. z o.o.

W piśmie z dnia 28 lutego 2007 r. skarżąca wskazała, że nie łączyły jej z niemiecką firmą żadne umowy poza umową zlecenia, która dotyczyła wykonania konkretnej ilości odzieży z powierzonego materiału i według określonych modeli. Sporne oznaczenie nie było przez nią używane przed 2000 r. Krąg odbiorców towarów obu firm jest różny. Ponadto, w odniesieniu do jednego ze znaków zarejestrowanych przez wnoszącego sprzeciw w trybie międzynarodowym (OFF THE LIP IR-6007006) nastąpiło stwierdzenie wygaśnięcia tego prawa z powodu nieużywania oznaczenia.

W toku rozprawy w dniu [...] marca 2007 r. wnoszący sprzeciw sprecyzował podstawę prawną swojego żądania w oparciu o art. 8 pkt 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Ograniczył zarazem zarzut naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. do działania w złej wierze uprawnionego, wycofując się przy tym z zarzutu naruszenia renomy spornego znaku. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 8 pkt 2 u.z.t. wskazywał, że sporne prawo wyłączne narusza prawa do znaku towarowego K. W. uniemożliwiając korzystanie z tego znaku na terenie Polski.

Decyzją z dnia [...] marca 2007 r. nr Sp. [...] Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej unieważnił prawo ochronne na znak towarowy OFF THE LIP nr R-153658, uznając za uzasadniony zarzut naruszenia przez rejestrację spornego znaku zasad współżycia społecznego (art. 8 pkt 1 u.z.t.).

W uzasadnieniu uznał za bezsporny fakt współpracy P. Sp. z o.o. z firmą W. GmbH, której właścicielem był K. W. uprawniony z rejestracji znaku OFF THE LIP (nr 1093408) na terenie Niemiec w okresie od 1992 r. do 1996 r. W tej stwierdził, że polska spółka jako producent towarów ze znakiem OFF THE LIP miała pełną świadomość, że znak ten przysługuje innemu podmiotowi, a tym samym zgłoszenie cudzego znaku było działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami przyjętymi w obrocie handlowym. W przypadku wystąpienia złej wiary twierdzenie skarżącej, że znaki nie były używane do oznaczania identycznych towarów, nie ma znaczenia. Podobnie jak podnoszona przez skarżącą okoliczność, iż firma niemiecka upadła w 1997 r. Podkreślił, że zgromadzone materiały potwierdzają, iż znak OFF THE LIP nie należał do niemieckiej spółki, lecz do jej właściciela K. W., w związku z czym prowadzone postępowanie upadłościowe nie miało żadnego wpływu na byt omawianego prawa i istniało ono w pełnym zakresie w dacie zgłoszenia rozpatrywanego obecnie znaku. Przeświadczenie skarżącego, iż prawa do znaku zarejestrowanego w Niemczech należą do upadłej spółki, nie zwalniało go z obowiązku ustalenia sytuacji prawnej analizowanego znaku. Sama nieobecność znaku OFF THE LIP na rynku, nie uzasadnia zgłoszenia identycznego oznaczenia w sytuacji, gdy okoliczności, w których skarżący dowiedział się o znaku zobowiązywały go do zachowania szczególnej staranności i ostrożności przy posługiwaniu się cudzym znakiem. Organ zaznaczył, iż zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowo - administracyjnym dla przyjęcia złej wiary nie jest konieczne wykazanie, iż firma polska wiedziała, komu konkretnie przysługują prawa do znaku OFF THE LIP - a sam fakt, że działała ze świadomością zgłoszenia cudzego znaku.

Zdaniem organu dla rozstrzygnięcia sprawy nie miała znaczenia niemożność przedstawienia umów o współpracy pomiędzy P. Sp. z o. o. a firmą niemiecką, bowiem sam fakt współpracy nie był kwestionowany przez strony. Organ, oceniając zachowanie skarżącego, oparł się w głównej mierze na przyjętych w obrocie gospodarczym zasadach współżycia społecznego, nakazujących przedsiębiorcom powstrzymywanie się od działań godzących w prawa kontrahentów, jak też innych podmiotów działających w obrocie.

Podkreślił, iż oceny tej nie zmienia okoliczność, iż w dacie zgłoszenia spornego znaku tj. w dniu 8 stycznia 2000 r. A. R. był wspólnikiem P. Sp. z o.o., bowiem w toku postępowania administracyjnego nie zostało udowodnione, że wnoszący sprzeciw wiedział o zgłoszeniu ww. znaku. Z okoliczności sprawy ocenianych całościowo wynika wprawdzie, że wnoszący sprzeciw był w analizowanym momencie formalnym udziałowcem uprawnionej spółki, ale wykazał, że w rzeczywistości już w grudniu stracił faktyczną kontrolę nad spółką.

Organ zaznaczył, iż ocena zdolności rejestrowej została dokonana na dzień zgłoszenia spornego znaku. W dacie tej prawo do znaku OFF THE LIP przysługiwało K. W., zaś używane w obrocie było przez firmę W. GmbH i to właśnie to prawo zostało wówczas w sposób nieuprawniony wykorzystane. Późniejsze nabycie prawa do znaku przez wnoszącego sprzeciw jest natomiast kwestia wtórną.

W skardze złożonej na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego P. Sp. z o. o. podniosła następujące zarzuty:

1/ naruszenia art. 2558 pkt 7 ustawy – Prawo własności przemysłowej w związku z art. 107 § 2 oraz 156 § 1 pkt 2 Kpa poprzez brak rozstrzygnięcia o kosztach postępowania;

2/ naruszenia art. 7 Kpa w związku z art. 8 pkt 1 ustawy o znakach towarowych poprzez niewyjaśnienie stanu faktycznego;

3/ naruszenia art. 107 Kpa poprzez sprzeczność ustaleń faktycznych zawartych w uzasadnieniu z treścią rozstrzygnięcia wskazaną w decyzji podstawą prawną,

i w tym zakresie wnosił o stwierdzenie nieważności decyzji.

Na wypadek nie uwzględnienia tego żądania wnosił o jej uchylenie i umorzenie postępowania, bądź uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania wskazując z ostrożności procesowej na:

4/ naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o znakach towarowych,

5/ naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie: art. 7, 8 i 80 Kpa w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p., art. 77 Kpa w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez pominięcie szeregu istotnych okoliczności sprawy oraz art. 107 Kpa w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez sprzeczność ustaleń faktycznych zawartych w uzasadnieniu z treścią rozstrzygnięcia i wskazaną w nim podstawą prawną.

Skarżąca zarzuciła decyzji kwalifikowaną wadę prawną wobec braku wszystkich obligatoryjnych elementów, a mianowicie pominięcie rozstrzygnięcia co do kosztów postępowania. Tym samym, w jej ocenie, wydanie decyzji niezawierającej wszystkich obligatoryjnych elementów skutkuje jej nieważnością.

Zarzuciła, że organ wydał decyzję pomimo nie wyjaśnienia stanu faktycznego. Naruszył przy tym jej słuszny interes poprzez prowadzenie postępowania przy tendencyjnym założeniu złej wiary skarżącej, z pominięciem domniemania dobrej wiary w sytuacji, gdy wypełniała wszystkie wymogi formalne posiadając legalne prawo ochronne wynikające z rejestracji znaku towarowego OFF THE LIP.

W jej ocenie, zaskarżona decyzja narusza art. 107 Kpa poprzez sprzeczność ustaleń faktycznych zawartych w uzasadnieniu z treścią rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem organ nie podważając faktu, że ustalenie treści i mocy obowiązującej umowy pomiędzy skarżącą i niemiecką spółką stanowi kwestię sporną, stwierdził jednocześnie, że nie budzi wątpliwości fakt współpracy obu podmiotów w okresie od 1992 do 1998 r. Pomimo powyższych sprzeczności uznał, że polska spółka miała pełną świadomość, że znak OFF THE LIP przysługuje innemu podmiotowi.

W zakresie zarzutu naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 8 pkt. 1 ustawy o znakach towarowych skarżący podniósł, iż dokonał zgłoszenia znaku tylko i wyłącznie w celu jego używania na terenie RP dla produkowanej przez siebie odzieży i dodatków, podczas gdy okolicznością charakteryzującą wystąpienie złej wiary przy zgłoszeniu do rejestracji cudzego znaku jest wykazanie, iż uzyskanie ochrony miało inny cel niż używanie oznaczenia dla odróżnienia towarów pochodzących od zgłaszającego lub jego nieuczciwe zamiary.

Skarżąca powołując się na orzecznictwo wskazuje, iż możliwość stosowania rozszerzającej wykładni zasad współżycia społecznego, jako przesłanki objętej art. 8 pkt 1 u.z.t., występuje wyłącznie w sytuacjach charakteryzujących się nasileniem złej woli po stronie podmiotu, który usiłuje w wyniku rejestracji znaku osiągnąć dla siebie korzyści wynikające z naruszania uprawnień innego podmiotu uprawnionego z wcześniejszej rejestracji znaku towarowego. Podkreśliła, iż czerpanie korzyści z wykorzystywania "cudzego znaku towarowego", wymaga aby oznaczenie to było znakiem znanym, renomowanym bądź przynajmniej rozpoznawanym na rynku, a znak OFF THE LIP, co przyznał na rozprawie nawet wnoszący sprzeciw, nie był znakiem ani renomowanym ani powszechnie znanym, nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, czy w innym kraju, gdzie na podstawie porozumienia madryckiego wnoszono o jego ochronę.

Zwróciła uwagę na fakt, iż w toku postępowania została potwierdzona istotna okoliczność braku jakiejkolwiek umowy zarówno pomiędzy nią a firmą W. GmbH, jak również właścicielem niemieckiego znaku towarowego K. W., dlatego nie zostało wykazane, iż mogła mieć świadomość nie tylko, że znak korzysta z prawnej ochrony poza granicami Polski, ale również kto jest jego właścicielem. Składane w tej kwestii odmienne oświadczenia wnoszącego sprzeciw, z uwagi na jego związki faktyczne i prawne zarówno ze skarżącym, jak i z byłym właścicielem niemieckiego znaku OFF THE LIP, nie mogą z oczywistych powodów stanowić podstawy przypisania po stronie uprawnionego z rejestracji świadomości zgłoszenia cudzego znaku towarowego. W szczególności, iż nawet on przyznaje, że kontakt z właścicielem spornego znaku towarowego był niemożliwy, a jego firma ogłosiła upadłość w 1997 r.

Zdaniem skarżącej, powyższe stanowi o braku podstaw do przypisania jej działania w złej wierze, dlatego zastosowanie przez organ przepisu art. 8 pkt 1 u.z.t., dowodzi jego błędnej wykładni. Rozszerzona interpretacja tego przepisu zapewniałoby nieograniczoną w czasie, eksterytorialną ochronę dla znaku towarowego zarejestrowanego w jednym państwie na terenie innego państwa bez konieczności ubiegania się tam o ochronę i zarazem podważałoby sens ochrony tego znaku w trybie międzynarodowym. Przyjęcie przez organ, iż został zgłoszony cudzy znak towarowy jest błędnym zastosowaniem art. 8 pkt 1 u.z.t., bowiem znak ten nie był chroniony na terenie Polski na rzecz tego podmiotu, jak też nie był nigdy używany przez niemieckiego uprawnionego lub za jego zgodą na terenie Polski, bądź innego państwa europejskiego oraz nie cieszył się renomą ani powszechną znajomością. Za błędną wykładnię skarżąca uznaje także przyjęcie przez organ, iż uprawnionym z rejestracji niemieckiego znaku towarowego i rejestracji międzynarodowej tego znaku jest pan K. W., a nie firma W. GmbH, bez wyjaśnienia powiązań formalnych pomiędzy właścicielem uprawnionym do znaku a niemiecką spółką oraz podstawy prawnej do ewentualnego używania znaku OFF THE LIP przez spółkę W. GmbH.

Skarżąca podkreśliła, iż nigdy nie miała kontaktów z właścicielem zagranicznych znaków OFF THE LIP, nie została nigdy poinformowana o istnieniu niemieckiej bądź międzynarodowej rejestracji znaku OFF THE LIP na rzecz firmy czy jakiejkolwiek osoby fizycznej, a jedyną wiedzą jaką dysponował był fakt, że znak OFF THE LIP był jednym z kilku oznaczeń wykorzystywanych poza terytorium Polski przez niemieckiego zleceniodawcę. Zarzuciła ponadto organowi, iż nie odniósł się do powoływanych przez niego w toku postępowania okoliczności świadczących o działaniu w złej wierze wnoszącego sprzeciw, w tym między innymi zgłoszenia unijnego znaku towarowego OFF THE LIP w 2003 r. kiedy Polska nie należała do UE, co gwarantowało udzielenie prawa z unijnej rejestracji pomimo ochrony tego znaku na terenie Polski na rzecz skarżącej. Dodatkowymi argumentami złej wiary sprzeciwiającego się był zakup praw do zagranicznych znaków OFF THE LIP od K. W. dopiero w 2004 r. celem usunięcia znaków kolizyjnych (niemieckiego i międzynarodowego), zgłoszenie polskich domen: offthelip.pl i off-the-lip.pl w 2003 r. i 2004 r. (czyli w latach, kiedy wnoszącego sprzeciw nie łączyły żadne formalne bądź faktyczne związki ze skarżącą), przy jednoczesnej świadomości jej działalności na terenie Polski i wykorzystywania przez nią znaku towarowego OFF THE LIP. Także założenie firmy O. Ltd dopiero w 2005 roku i to w Wielkiej Brytanii celem wywołania błędnego przekonania, iż znak towarowy OFF THE LIP jest obecnie używany w obrębie wspólnego europejskiego rynku przez wnoszącego sprzeciw.

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji. Odnosząc się natomiast do zarzutów skarżącego podniósł, iż brak rozstrzygnięcia o kosztach w kwestionowanej decyzji nie stanowi rażącego naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Wyjaśnił, iż w postępowaniu administracyjnym z wnioskiem o koszty wystąpił wyłącznie skarżący, a ponieważ podmiot ten był stroną przegrywającą, więc nie było podstaw do orzeczenia o kosztach na jego rzecz na podstawie art. 98 k.p.c., a jednocześnie zaś nie zachodziła żadna okoliczność szczególna, uzasadniająca przyznanie kosztów na podstawie innych obowiązujących przepisów.

W ocenie organu bezzasadny jest również wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu naruszenia przepisów postępowania (art. 7, 75, 80 Kpa), bowiem skarżący nie wykazał, iż w postępowaniu organ dopuścił się jakiegokolwiek rażącego naruszenia prawa lub innego uchybienia wskazanego w art. 156 § 1 k.p.a.

Organ nie zgodził się również z zarzutem skarżącego o sprzeczności pomiędzy ustaleniami faktycznymi zawartymi w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, a jej rozstrzygnięciem z uwagi na niejednoznaczne stanowisko dotyczące faktu współpracy pomiędzy skarżącym a niemiecką firmą, w tym treści umów łączących obydwa podmioty. Organ wyjaśnił, iż podnoszona pozorna rozbieżność w decyzji nie jest wynikiem niedokładnego rozpatrzenia okoliczności sprawy, lecz wręcz odwrotnie, dowodzi wzięcia pod uwagę całokształtu twierdzeń stron postępowania

administracyjnego. Organ odniósł się do twierdzeń skarżącego, który z jednej strony wskazywał, że między nim a firmą W. GmbH nie było żadnej ważnej umowy, a z drugiej przyznał, że przetwarzał na zlecenie tej spółki odzież. W konsekwencji należało przyjąć istnienie powiązań handlowych, co nie budzi wątpliwości. Kwestia spornej treści łączącej strony umowy zlecenia ma drugorzędne znaczenie z punktu widzenia wiedzy skarżącego odnośnie praw do znaku OFF THE LIP.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 pkt 1 u.z.t. poprzez błędne przyjęcie przesłanki złej wiary, organ wskazał, iż do okoliczności zaistnienia złej wiary zaliczyć należy również zgłoszenie znaku identycznego jak znak, którym posługiwał się były kontrahent, w celu wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towarów.

W kwestii sygnalizowanej przez skarżącego konieczności oceny złej wiary w świetle przepisów prawa cywilnego organ wyjaśnił, iż decydujące znaczenie ma w tym względzie stanowisko doktryny i orzecznictwa wypracowane na gruncie własności przemysłowej. Zgodnie natomiast z poglądami przedstawicieli nauki przedmiotu "w złej wierze jest ten, kto powołując się na określone prawo lub stosunek prawny wie, że prawo to (stosunek prawny) nie istnieje albo wprawdzie tego nie wie, ale jego braku wiedzy w tym przedmiocie nie można uznać, w okolicznościach konkretnego przypadku, za usprawiedliwiony". W niniejszej sprawie, nie budzi wątpliwości, że z uwagi na szczególne okoliczności (fakt współpracy z firmą niemiecką) skarżący wiedział (a przynajmniej powinien był wiedzieć), iż prawa do znaku OFF THE LIP nie należą do niego, lecz do innego podmiotu. Nie zasługuje przy tym na uwzględnienie okoliczność, iż pozostawał on w błędzie co do osoby rzeczywiście uprawnionej do znaku, bowiem przy zachowaniu należytej staranności błędu takiego mógł uniknąć. Organ zaznaczył, w myśl aktualnego orzecznictwa, że świadomość zgłaszającego czyje konkretnie prawa naruszał nie ma istotnego znaczenia dla oceny jego złej wiary.

Podniósł ponadto, iż skarżący nie sprecyzował na czym polegało naruszenie art. 7, 8, 80 k.p.a. Podtrzymał stanowisko, iż dla niniejszej sprawy nie mają znaczenia przesłanki instytucji wygaśnięcia prawa wyłącznego, bowiem z uwagi na zgłoszenie wniosku o unieważnienie znaku, o sposobie jego rozstrzygnięcia nie mogły przesądzać warunki wymagane dla wygaśnięcia prawa wyłącznego.

Organ nie zgodził się z zarzutem, iż w decyzji nie wyjaśniono szeregu kwestii, (np. nie wskazano jakie prawo firmy W. GmbH lub K. W. zostało naruszone, nie zbadano formalnych powiązań pomiędzy w/wym. firmą niemiecką a jej właścicielem) wskazując, że nie miały one wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Skarżąca ustosunkowując się do odpowiedzi organu podtrzymała zarzuty skargi podnosząc dodatkowo, iż zgłosiła znak OFF THE LIP tylko i wyłącznie w celu jego używania dla oznaczania wprowadzanej do obrotu i przez siebie wyprodukowanej i zaprojektowanej odzieży, a nie w celu wyłudzenia nienależnych korzyści majątkowych. Podkreśliła, iż nie istniał pomiędzy nim a uprawnionym do niemieckiego znaku OFF THE LIP stosunek szczególnego zaufania, ani żadna umowa regulująca sprawy związane z szeregiem oznaczeń niemieckiego przedsiębiorcy. W jej ocenie, organ w odpowiedzi na skargę nie tylko nie sprecyzował na czym polegały okoliczności zgłoszenia znaku w złej wierze, ale powołał przepis nie mający z oczywistych względów zastosowania, tj. art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2 u.z.t. mówiący o podobieństwie do znaku który jest albo zarejestrowany w Polsce albo jest znakiem powszechnie znanym. Zarzuciła, że organ stwarza precedens przyznając szerszą ochronę znakowi bez renomy i powszechnej znajomości, nigdy nie zgłoszonemu i nigdy nieużywanemu w Polsce, co godzi w samą ideę zgłaszania do ochrony znaków towarowych.

Uczestnik postępowania A. R. wnosił o oddalenie skargi, podzielając argumentację Urzędu Patentowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie z art.134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270/, dalej zwanej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami. Sądy administracyjne sprawują więc kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z obowiązującym w dacie ich wydania prawem materialnym i przepisami procesowymi.

Badając pod tym kątem zaskarżoną decyzję Sąd nie stwierdził naruszenia prawa procesowego, które miałoby istotny wpływ na wynik sprawy, ani naruszenia prawa materialnego w sposób mający wpływ na rozstrzygnięcie, stąd skarga jest nieuzasadniona.

Pierwszy zarzut, że wydanie decyzji bez rozstrzygnięcia o kosztach, którego brak skutkuje jej nieważnością, nie został przez skarżącą poparty żadnymi argumentami prawnymi. W art. 107 § 1 Kpa wymienione są wszystkie składniki decyzji służące pełnemu określeniu elementów stosunku prawnego i procesowego Nie wszystkie z nich mają jednakowe znaczenie w określeniu tych elementów. Niektóre są bardziej istotne niż pozostałe i ich pominięcie pozbawia akt pisemny charakteru decyzji administracyjnej. W zdaniu drugim tezy pierwszej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lipca 1981 r. SA 1163/81 (OSPiKA 1982, nr 9-10, poz. 169) jako minimum elementów traktuje się cztery składniki decyzji: określenie autora, adresata, rozstrzygnięcie i podpis osoby reprezentującej organ. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania administracyjnego, jest wprawdzie elementem rozstrzygnięcia, ale elementem nieistotnym, czyli takim, którego brak nie stanowi podstawy do uchylenia decyzji. Elementem istotnym rozstrzygnięcia jest kwestia ustalenia prawa, usunięcia sporu co do niego lub stworzenia go na rzecz określonych podmiotów albo też zakończenia postępowania bez orzekania w sprawie co do istoty.

Uszło uwadze skarżącej, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego przewidują tryb naprawiania wad nieistotnych decyzji administracyjnych w art. 111 Kpa. Pogląd ten ugruntowany jest także w literaturze. B. Adamiak stwierdza, że "usunięcie wad istotnych następuje w trybie środków zaskarżania (zwyczajnych i nadzwyczajnych) oraz środków nadzoru. Usunięcie wad nieistotnych następuje w trybie rektyfikacji decyzji, który obejmuje sprostowanie, uzupełnienie, wykładnię treści decyzji" (B. Adamiak J. Borkowski Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Wyd. C.H. Beck W-wa 2005 str. 528). Przeciwnik skarżącej, który wygrał sprawę w administracyjnym postępowaniu spornym, nie wnosił o uzupełnienie decyzji w przedmiocie kosztów postępowania. Należy zatem przyznać rację organowi, że brak rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów nie stanowi rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.

Poza sporem pozostaje, że do merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie niniejszej - oceny ustawowych warunków do uzyskania prawa ochronnego - zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. znajdują zastosowanie przepisy ustawy obowiązującej w dniu dokonania zgłoszenia tj. przepisy ustawy o znakach towarowych. Sprzeciw spowodował skierowanie sprawy do postępowania spornego o unieważnienie rejestracji, co wymagało zbadania i rozstrzygnięcia o treści stosunku materialnoprawnego i ocenę prawidłowości udzielenia prawa ochronnego na zakwestionowany znak towarowy w świetle przytoczonych przez wnioskodawcę podstaw unieważnienia tego prawa.

W pierwszej kolejności należy odnieść się do zarzutów naruszenia prawa procesowego, bowiem dopiero ich odparcie pozwoli na ocenę zasadności dokonanej rejestracji w świetle zastosowanych norm prawa materialnego.

W ocenie Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo ustalił stan faktyczny stanowiący podstawę wydania zaskarżonej decyzji. Wbrew zarzutom skarżącej, nie doszło do naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organ nie zajmował się (i nie musiał) ustaleniem treści obowiązującej umowy pomiędzy skarżącą a niemiecką spółką, zatem nie może być mowy o jej podważaniu, bądź nie. Natomiast stanowisko skarżącej zajęte w toku postępowania pozwoliło Urzędowi Patentowemu na dokonanie prawidłowych ustaleń faktycznych i oceny, co do współpracy obu podmiotów. Mianowicie, już w odpowiedzi na sprzeciw skarżąca sama przyznała, że zajmowała się produkcją odzieży wyłącznie na zlecenie, w tym niemieckiego przedsiębiorstwa W. GmbH. Także w piśmie z dnia 28 lutego 2007 r. potwierdziła, że łączyła ją z niemiecką firmą umowa zlecenia, która dotyczyła wykonania konkretnej ilości odzieży z powierzonego materiału i według określonych modeli. Pozostaje poza sporem, że odzież ta opatrywana była znakiem towarowym OFF THE LIP.

Nie można zatem zarzucić Urzędowi Patentowemu błędu w wywiedzeniu, prawidłowego skądinąd wniosku: faktu współpracy obu firm poprzez umowę zlecenia. Z drugiej strony organ trafnie uznał, że dla oceny złej wiary zgłaszającego znak do rejestracji nie ma istotnego znaczenia jego świadomość czyje konkretnie prawa naruszał: czy firmy zlecającej W. czy jej właściciela K. W.

Istotnym jest, że organ dokonał prawidłowej oceny, iż skoro fakt współpracy poprzez umowy zlecenia nie był przez skarżącą kwestionowany, to stanowi okoliczność bezsporną. Nie kwestionowanie tej okoliczności w toku postępowania administracyjnego, a wręcz jej przyznanie, pozwoliło organowi na logiczne wywiedzenie tezy, że skarżąca miała pełną świadomość, że znak przysługuje innemu podmiotowi. Zgłosiła bowiem do rejestracji cudzy znak, którym jej niedawny kontrahent opatrywał swoje towary.

W ocenie Sądu, nie można postawić zarzutu dowolności lub nierzetelności ustaleniom Urzędu Patentowego, że zgłaszający wiedział, że zgłasza do rejestracji znak cudzy.

W ocenie Sądu wszystkie kwestie procesowe zostały przez Urząd Patentowy dostatecznie i wyczerpująco zbadane i ustalone, zatem nie doszło do naruszenia art. 7, 75, 80 i 77 Kpa w sposób mający wpływ na wynik sprawy i prawidłowo została zastosowana podstawa prawna rozstrzygnięcia - art. 8 pkt 1 u.z.t. w związku z art. 315 ust. 3 p.w.p. Stanowi ona, że niedopuszczalna jest rejestracja znaku, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Zarówno w literaturze jak i orzecznictwie przyjmuje się, że chodzi tu zarówno o sprzeczność z zasadami współżycia społecznego samego znaku jak i o sprzeczność z tymi zasadami działań zgłaszającego i ich skutku, które obejmują również zawłaszczenie cudzego znaku, nawet jeśli nie jest objęty ochroną wynikającą z rejestracji.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 września 2006 r. w sprawie sygn. II GSK 113/06 "niezgodność znaku z zasadami współżycia społecznego obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także – a może nawet przede wszystkim – skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym. Trzeba bowiem pamiętać, że ze znakiem towarowym wiąże się przecież istotne w obrocie gospodarczym domniemanie, że podmiot, który się posługuje tym znakiem ma do niego prawo, a towary opatrzone takim znakiem pochodzą od tego właśnie podmiotu". NSA wskazał także, że taki kierunek interpretacyjny odpowiada również tendencjom międzynarodowym w tym zakresie, bowiem "Pierwsza Dyrektywa – z dnia 21 grudnia 1988 r. - mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG) przewidziała w Artykule 3 ust. 2 pkt d), że każde Państwo Członkowskie może postanowić, że znak towarowy nie zostanie zarejestrowany, a dokonana rejestracja będzie podlegać unieważnieniu, jeżeli wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony przez wnioskującego w złej wierze. Dyrektywa ta może (a nawet powinna) stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną przy wykładni i stosowaniu przepisów prawa krajowego".

Należy podkreślić, że orzecznictwo Urzędu Patentowego (por. np. dec. UP RP z 27 września 1994r. nr Sp. 40/94 i dec. Kom. Odw. przy UP RP z dnia 29 maja 1995r. nr Odw. 1023/95/ w sprawie "Tchibo"), Naczelny Sąd Administracyjny (np. wyrok z dnia 17 lipca 2003r. sygn. akt II SA 1165/02, lub z dnia 28 marca 2002r. sygn. akt II SA 2971/02), a także doktryna (por. R. Skubisz "Prawo znaków towarowych. Komentarz" Warszawa 1997, s. 74-75, R. Skubisz, E. Traple glosa do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989r. ICR 236/89 w Przegląd Sądowy nr 2/1992) od lat zgodnie przyjmują, że art.8 p.1 u.z.t. musi być interpretowany rozszerzająco i obejmuje również elementy podmiotowe.

Podstawą unieważnienia mogą być zatem nie tylko cechy samego znaku towarowego, ale także naganne zachowania zgłaszającego. Za prawidłowością takiej interpretacji art. 8 p.1 u.z.t. przemawia również treść art. 31 u.z.t. wprost przewidująca możliwość unieważnienia prawa z rejestracji uzyskanego w wyniku działania w złej wierze. Z powyższego wynika, że Urząd Patentowy zasadnie przyjął, że w dacie zgłoszenia wniosku 8 stycznia 2000 r. istniała negatywna materialnoprawna przesłanka udzielenia ochrony, polegająca na zachowaniu wnioskodawcy sprzecznym z zasadami współżycia społecznego - dobrymi obyczajami kupieckimi. Zachowanie to polegało na świadomym zgłoszeniu do ochrony cudzego znaku towarowego, używanego od lat przez kontrahenta zgłaszającego, bez wiedzy i zgody tego kontrahenta w sytuacji, kiedy między zgłaszającym a uprawnionym istniał stosunek szczególnego zaufania. Nie można bowiem odmówić słuszności zarzutowi naruszenia uczciwości kupieckiej w sytuacji, gdy zleceniobiorca wykorzystuje znak towarowy używany w obrocie przez zleceniodawcę.

Innymi słowy, okoliczności, w których skarżąca dowiedziała się o znaku OFF THE LIP były następstwem realizacji umów cywilnych i tym bardziej zobowiązywały ją do zachowania szczególnej staranności i ostrożności przy posługiwaniu się cudzym znakiem. Naruszenie zasad współżycia społecznego zachodzi również wtedy, gdy zgłaszający wiedział lub mógł się dowiedzieć, że dane oznaczenie jest już używane w obrocie gospodarczym (także R. Skubisz i E. Traple w glosie do wyroku SN z dnia 23 czerwca 1989 r., I CR 236/89 Przegląd Sądowy 1992/2/106).

W konsekwencji takie postępowanie, którym jest zgłoszenie cudzego znaku towarowego, jest działaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami kupieckimi. I nie jest istotne, czy skarżąca obejmowała swoją świadomością, że znak był własnością niemieckiej firmy, czy jej właściciela. Wiedziała natomiast, że znak, który zgłosiła do rejestracji funkcjonuje na rynku, jest używany, skoro firma niemiecka zlecała jej szycie od 1992 r. do 1996 r., dostarczając jego wzory, materiały i do nałożenia na te towary znak OFF THE LIP.

Pozbawione podstaw jest zatem twierdzenie skarżącej, że znak OFF THE LIP nie był cudzym znakiem używanym w obrocie gospodarczym, a jego istnienie nie było jej wiadome z owej współpracy w ramach umowy zlecenia z firmą niemiecką. Tym bardziej, że sama przyznała, że zgłosiła do rejestracji znak, którym posługiwał się jej niedawny kontrahent, wiedząc o rozpoczętym w 1997 r. procesie likwidacji jego firmy. W świetle art. 8 pkt. 1 u.z.t. nie do przyjęcia jest stanowisko skarżącej, iż mogła, bez akceptacji właściciela znaku OFF THE LIP przejąć legalnie prawa do niego poprzez dokonanie zgłoszenia w Polsce, żeby używać go dla produkowanej przez siebie odzieży i dodatków wyłącznie na terenie RP. W tych okolicznościach nieprzekonywujące jest twierdzenie, że nie usiłuje w wyniku rejestracji cudzego znaku osiągnąć dla siebie korzyści gospodarczych naruszając uprawnienia innego podmiotu. Korzyścią gospodarczą, której zaprzecza skarżąca, jest rejestracja na jej rzecz znanego jej, cudzego znaku towarowego, funkcjonującego w obrocie i chronionego w dacie zgłoszenia poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym Niemiec.

Wbrew argumentom skargi, skarżąca nie ma podstaw do przypisania sobie dobrej wiary, czyli wprawdzie błędnego, ale usprawiedliwionego przekonania o tym, że przysługuje jej prawo podmiotowe do znaku. Od początku miała bowiem świadomość, że znak jest cudzy, używany przez kontrahenta umowy cywilnej, który zlecał nakładanie go na swoje towary. Jest to klasyczny przykład złej wiary, skoro skarżąca wiedziała, że prawo do znaku OFF THE LIP jej nie przysługuje, a nawet jeśliby nie wiedziała, to wiedzieć o tym powinna. Nie przeczyła twierdzeniom zawartym w sprzeciwie, iż przedmiotem jej działalności stanowił "przerób uszlachetniający odzieży na zlecenie firm zagranicznych, w tym firmy W. GmbH z siedzibą w B., używającej znaku OFF THE LIP. Mogła zatem ustalić, co uczynił A. R. po wyjściu z tej spółki, że znak ten został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Niemiec z pierwszeństwem od 1986 r. Przy czym, to sprzeciwiający się w dniu 20 lutego 2004 r. nabył od K. W. prawo do spornego znaku towarowego. Nie ulega zatem wątpliwości, że w dacie zgłoszenia znaku OFF THE LIP w Urzędzie Patentowym RP znak stanowił własność poprzednika prawnego A. R.

Wbrew twierdzeniom skarżącej, nie jest możliwe dla przyjęcia dobrej wiary to, iż powzięła informację o upadłości niemieckiej firmy. Zarejestrowany znak towarowy OFF THE LIP stanowi wszak wartość majątkową i nie ma znaczenia, że nie jest znakiem powszechnie znanym, czy renomowanym. Okoliczności niniejszej sprawy potwierdziły, że dla obu stron jest on na tyle atrakcyjny handlowo i rozpoznawany na rynku, że udziałowcy P. Sp. z o.o. znając go poprzez współpracę z niemiecką firmą, byli zainteresowani używaniem go w obrocie gospodarczym. Różnili się jednak sposobem, w jaki dążyli do jego przejęcia: A. R. po wyjściu ze spółki poczynił legalne kroki do nabycia tego znaku, co ostatecznie sformalizował [...] lutego 2004 r., a spółka P. zgłosiła cudzy znak towarowy do ochrony na swoją rzecz w Urzędzie Patentowym RP.

Należy podkreślić prawidłowość oceny organu, że nie ma znaczenia brak przedłożenia jakichkolwiek umów pomiędzy nią, a niemiecką spółką. Okoliczność współpracy na mocy umów zlecenia została bowiem przyznana w odpowiedzi na sprzeciw. Nie jest wiarygodne twierdzenie, że skarżąca, działająca na rynku gospodarczym spółka prawa handlowego, która na zlecenie kontrahenta opatruje odzież szytą przez siebie cudzym znakiem, przejmuje go przypisując sobie brak świadomości, a przy tym nie sprawdza, czy znak korzysta z prawnej ochrony poza granicami Polski, jak również, kto jest jego właścicielem. Akceptacja takiego działania podważałoby sens ochrony znaku towarowego.

Ponadto należy podkreślić, że skarżąca przyznaje w skardze, że dysponowała wiedzą, że znak OFF THE LIP był jednym z kilku oznaczeń wykorzystywanych poza terytorium Polski przez niemieckiego zleceniodawcę. Jeśli znak nie byłby używany przez niemieckiego uprawnionego lub za jego zgodą, skarżąca mogła, przed zgłoszeniem, wnosić o jego wygaszenie.

Nietrafny jest zarzut skarżącej, że organ nie miał podstaw do przyjęcia, iż uprawnionym z rejestracji niemieckiego znaku towarowego i rejestracji międzynarodowej tego znaku był K. W., a nie firma W. GmbH, bez wyjaśnienia powiązań formalnych pomiędzy właścicielem uprawnionym do znaku, a niemiecką spółką oraz podstawy prawnej do używania znaku OFF THE LIP przez spółkę W. GmbH. Okoliczności te nie mają znaczenia wobec bezspornego faktu, co wyżej wskazano, że skarżąca zarejestrowała na swoją rzecz cudzy znak chroniony rejestracją, którego atrakcyjność poznała w warunkach współpracy z firmą oznaczając nim jej towary.

Poza sporem pozostaje, że A. R. jest następcą prawnym właściciela znaku OFF THE LIP. Ustawodawca przewidział w art. 246 ust. 1 p.w.p., że każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa.

Przeciwnie jak we wniosku o unieważnienie prawa z rejestracji, sprzeciwiający się nie musi wykazywać interesu prawnego, a tym bardziej dobrej wiary. Z tego względu nie mają jakiegokolwiek znaczenia w tym postępowaniu zarzuty skarżącej spółki, co do działań A. R. w zakresie zgłoszenia unijnego znaku towarowego OFF THE LIP w 2003 r., czy zakupu praw do zagranicznych znaków OFF THE LIP od K. W. dopiero w 2004 r., zgłoszenie polskich domen: offthelip.pl i off-the-lip.pl w 2003 r. i 2004 r., jak i założenie firmy O. Ltd w 2005 roku w Wielkiej Brytanii.

W tych okolicznościach działanie zgłaszającego sporny znak towarowy do rejestracji pozwoliło Sądowi przyjąć, że nosiło cechy zachowania sprzecznego z zasadami współżycia społecznego i stanowiło podstawę do jego unieważnienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, że w niniejszej sprawie nie doszło do naruszenia dyspozycji art. 8 pkt 1 u.z.t. i orzekł jak w sentencji wyroku o oddaleniu skargi, działając na podstawie przepisu art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.