Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędzia NSA Andrzej Kuba Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Protokolant Bogusław Piszko po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej "[...]" Spółki z o.o. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 109/10 w sprawie ze skargi "[...]" Spółki z o.o. w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2010 r., sygn. akt VI SA/Wa 109/10 oddalił skargę "[...]" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd pierwszej instancji przyjął następujące ustalenia.

W dniu [...] grudnia 2005 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Urząd Patentowy lub UP) wydał decyzję o rejestracji oznaczenia [...] (dalej: sporny znak), na rzecz [...] (dalej: uprawniony lub skarżąca), jako znaku towarowego słownego, przeznaczonego do oznaczania m.in. kosmetyków do pielęgnacji ciała (klasa 3).

Sprzeciw od tej decyzji wniosła w dniu [...] stycznia 2007 r. [...] (dalej: wnosząca sprzeciw lub wnioskodawca). Podniosła, że sporny znak nie posiada zdolności odróżniającej w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała. Analiza polskiego i światowego rynku kosmetycznego dowodzi, iż określenie "bio-active" jest powszechnie stosowane w odniesieniu do kosmetyków, przy czym słowo to występuje zarówno w wersji pisanej łącznie "bioactive", pisanej rozdzielnie "bio active" oraz w sposób identyczny jak w znaku spornym - w wersji z myślnikiem jako "bio-active". Wiele różnych podmiotów używa tego oznaczenia w celu wskazania rodzaju występujących w towarze substancji aktywnych biologicznie, czyli składników bioaktywnych. Wnioskodawca również produkuje kosmetyki pielęgnacyjno - lecznicze "Minerał care" oparte na bazie minerałów Morza Martwego. Jedną z linii tych kosmetyków jest linia "bio-active", która została opracowana na podstawie formuły zawierającej kompleks bioaktywnych składników odżywczych.

Zdaniem wnioskodawcy, sporne oznaczenie nie może spełniać funkcji znaku towarowego poprzez informowanie o źródle pochodzenia towaru nim opatrzonego. Jest to bowiem oznaczenie powszechnie używane przez producentów kosmetyków w celach informacyjnych jako przymiotnik wskazujący na bioaktywne właściwości kosmetyków, czyli na skład i właściwości towarów. Wnioskodawca wskazał przykłady

decyzji Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmawiających rejestracji oznaczeń uznanych za opisowe z uwagi na zawarcie w nich słowa "active".

W odpowiedzi na sprzeciw uprawniony do spornego znaku uznał sprzeciw za bezzasadny. Podkreślił, że sporne oznaczenie nie ma charakteru opisowego, ponieważ jako określenie obcojęzyczne nie jest przydatne do opisu towaru, a zatem nie ma powodu dla którego miałoby być dostępne wszystkim uczestnikom na rynku polskim. Każdy podmiot będzie mógł swobodnie i zgodnie z prawem informować o właściwościach swoich towarów pod warunkiem, że nie będzie używał oznaczenia "BIO-ACTIVE" w charakterze znaku towarowego. Zdaniem uprawnionego, sporne oznaczenie nie spełnia kryterium konkretnej opisowości, ponieważ nie wskazuje żadnej konkretnej cechy towarów, do oznaczania których jest przeznaczone, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała. Określenie "bioaktywny", czy też "bio-active" jest używane nie tylko w stosunku do kosmetyków, ale również w odniesieniu do wielu rodzajów produktów. Znak "BIO-ACTIVE" składa się z dwóch elementów słownych "BIO" i "ACTIVE", których połączenie tworzy nową jakość, oznaczenie które może być rozumiane i kojarzone przez odbiorców na wiele sposobów: z osobami lub z przedmiotami, które są naturalne, biologicznie aktywne lub mają związek z aktywnością na łonie natury, są związane z ekologią, czy też z pojęciami występującymi w medycynie, rolnictwie, czy ogrodnictwie. Takie różnorodne rozumienie określenia "BIO-ACTIVE" potwierdzają badania konsumenckie nt. "Świadomość i skojarzenia z marką BIO-ACTIVE", przeprowadzone przez PENTOR w 2006 r. Nieuzasadnione jest twierdzenie, jakoby sporne oznaczenie wskazywało wprost na określoną, konkretną cechę zgłoszonych towarów - kosmetyków do pielęgnacji ciała - zwłaszcza w sytuacji, gdy nazwa ta kojarzona jest z kosmetykami w ogóle zaledwie przez 3 % badanych.

Uprawniony nie zgodził się z twierdzeniem jakoby oznaczenie "BIO-ACTIVE" było wyrazem zrozumiałym dla polskich odbiorców, którzy wprost i jednoznacznie odczytują je jako przymiotnik "bioaktywny", gdyż nie zostało to poparte żadnymi dowodami w postaci, np. badań konsumenckich.

Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lutego 2009 r. - działając na podstawie art. 246 i 247 ust. 2 oraz art. 129 ust. 1 pkt. 2 i art. 129 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm dalej jako p.w.p.) - unieważnił prawo ochronne na znak towarowy [...] " o numerze [...] w zakresie towarów w klasie [...], tj. kosmetyków do pielęgnacji ciała.

Zdaniem Urzędu Patentowego, sporny znak towarowy "[...]" jest pozbawiony zdolności odróżniającej w stosunku do kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, ponieważ składa się ono wyłącznie z elementów słownych informujących o składzie i właściwościach tych towarów. Sporne oznaczenie nie ma żadnych cech, które w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego mogłyby utkwić w pamięci odbiorców i pozwoliłyby im zidentyfikować kosmetyki pochodzące od jednego przedsiębiorstwa wśród innych kosmetyków pochodzących z innych przedsiębiorstw. Znak towarowy "[...]" ma jedynie charakter informujący i opisowy w stosunku do towarów wskazanych w przedmiotowym sprzeciwie, czyli kosmetyków do pielęgnacji ciała. Oznaczenie to wskazuje na bioaktywne właściwości substancji zawartych w kosmetykach do pielęgnacji ciała. Kosmetyki należą do towarów powszechnego użytku, kierowanych do nieograniczonej liczby odbiorców. Potencjalnymi odbiorcami tych produktów mogą być praktycznie wszyscy konsumenci, chociaż należy przyznać, że ze względu na dość wysoką cenę kosmetyków oferowanych przez uprawnionego oraz wnoszącego sprzeciw można przyjąć, że nabywcami tych kosmetyków są częściej osoby bardziej zamożne. Tacy konsumenci są lepiej wykształceni od przeciętnych odbiorców i posiadają znajomość języka angielskiego na wyższym od przeciętnego poziomie, co gwarantuje łatwe zrozumienie znaczenia określenia "bio-active".

Zdaniem organu angielskie określenie "bio-active" jest przymiotnikiem, którego polskim odpowiednikiem jest słowo "bioaktywny", czyli "aktywny biologicznie", "mający wpływ na żywe organizmy". Wskazuje ono zatem na bioaktywne właściwości substancji czynnych zawartych w składnikach kosmetyków, które mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Wskazywanie na bioaktywne właściwości kosmetyków wywołuje pozytywne skojarzenia u odbiorców, ponieważ substancje te wpływają korzystnie na organizm ludzki. Sporne oznaczenie będzie zatem postrzegane przez przeciętnego odbiorcę jako wskazanie składu i właściwości danego produktu, nie zaś jako informacja wskazująca jego źródło pochodzenia. Oznaczenie słowne "bio-active" ma zatem charakter opisowy w stosunku do kosmetyków, ponieważ wskazuje ich konkretne cechy. Sporne oznaczenie będzie zatem zrozumiałe dla polskich odbiorców, którzy ze względu na podobieństwo brzmienia i zapisu odczytają je jako przymiotnik "bioaktywny". W związku z tym

podobieństwem obydwu określeń przeciętny polski konsument nie będzie miał problemu ze zrozumieniem określenia "bio-active" niezależnie od stopnia znajomości języka angielskiego. Niesłuszne jest stanowisko uprawnionego jakoby sporne oznaczenie ze względu na to, że jest obcojęzyczne, nie miało charakteru opisowego w stosunku do towarów. Do zrozumienia sensu znaczenia zwrotu "bio-active" wcale nie jest konieczna znajomość tego języka, przede wszystkim ze względu na podobieństwo spornego oznaczenia do jego polskiego odpowiednika "bioaktywny". Znaczenie słowa "bio" jest zrozumiałe praktycznie dla każdego odbiorcy, ponieważ w wielu językach jest ono identyczne. Natomiast słowo "active" jest bardzo podobne pod względem brzmienia i budowy do słowa "aktywny". Zatem niesłuszne jest twierdzenie uprawnionego, jakoby dla większości odbiorców sporne oznaczenie było obcojęzycznym oznaczeniem fantazyjnym. Należy mieć na uwadze, że na opakowaniach artykułów kosmetycznych powszechnie stosuje się określenia anglojęzyczne, w związku z czym konsumenci nie mają kłopotów ze zrozumieniem znaczenia napisów w tym języku, gdy są one zbieżne w swej strukturze ze swymi polskimi odpowiednikami, a taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie.

Organ wskazał, że oznaczenie słowne "[...]" nie może być własnością wyłącznie jednego podmiotu, ponieważ doprowadziłoby to do zaburzeń w obrocie gospodarczym. Oznaczenie to jest bowiem pozbawione jakichkolwiek fantazyjnych elementów słownych lub graficznych, bądź też innych cech odróżniających, które powodowałyby skojarzenie go z konkretnym podmiotem.

Organ zauważył, że również OHIM odmówił zarejestrowania znaku słownego "bioactive" o nr [...] dla artykułów kosmetycznych z klasy 3 gdyż zarejestrowane znaki towarowe pozbawione były jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

Urząd Patentowy podniósł, że niesłusznie jest stanowisko uprawnionego, który twierdzi, że inne przedsiębiorstwa mogą swobodnie informować o właściwościach swoich towarów pod warunkiem, że nie będą używać oznaczenia "[...]" w charakterze znaku towarowego. Na skutek przyznania prawa ochronnego na sporne oznaczenie wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, wszyscy producenci kosmetyków poza uprawnionym ze spornego prawa zostali pozbawieni możliwości wprowadzania na rynek produktów opatrzonych znakiem zawierającym określenie informacyjne "[...]", natomiast konsumenci nie mogą być należycie informowani o właściwościach produktów. Taka sytuacja stanowi istotne utrudnienie funkcjonowania rynku opartego na uczciwej konkurencji. Przyznanie uprawnionemu wyłącznego

prawa do znaku słownego składającego się jedynie z informacyjnego określenia bio-active, służącego do oznaczania kosmetyków do pielęgnacji ciała, ogranicza prawa innych podmiotów w zakresie oznaczenia ich produktów i informowania o ich właściwościach na opakowaniach. Każdy uczestnik rynku kosmetycznego powinien mieć możliwość używania na opakowaniach swoich kosmetyków oznaczeń informacyjnych takich jak określenie "bio-active", w celu wskazania informacji o bioaktywnych właściwościach substancji w nich zawartych. Oznaczenie zawierające wyłącznie słowne określenie "bio-active" nie będzie kojarzone przez odbiorców z jednym konkretnym producentem.

[...] wniosła na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zarzuciła naruszenie prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie oraz błędną interpretację art. 129 ust. 1 pkt. 2 p.w.p., naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędne zastosowanie oraz błędną interpretację art. 129 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. oraz naruszenie przepisów postępowania, a zwłaszcza art. 77 § 1 oraz art. 80 K.p.a. w związku z art. 252 p.w.p., poprzez brak całościowej oceny przedstawionego w sprawie materiału dowodowego.

Wyrokiem z dnia 19 kwietnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że z art. 129 ust 1 i ust 2 p.w.p. wynika, że nie należy udzielać praw ochronnych na oznaczenia nie mające dostatecznych znamion odróżniających. W literaturze podkreśla się, że nie ma normatywnej definicji zdolności odróżniającej. Treść tego pojęcia może być jedynie zrekonstruowana na podstawie przepisów, które wskazują znaki pozbawione zdolności odróżniającej ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających".

WSA wskazał, że nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Są to więc znaki wyłącznie opisowe, których bezpośrednią i jedyną funkcją jest przekazywanie informacji o towarze, a nie o jego pochodzeniu.

Zdaniem Sądu pierwszej instancji, za wskazaniem znaków opisowych jako znaków pozbawionych zdolności odróżniającej przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, rolą znaku towarowego jest przekazywanie informacji o pochodzeniu

towaru z oznaczonego przedsiębiorstwa, a nie o towarze. Po drugie, zasada swobodnego dostępu wszystkich przedsiębiorców do oznaczeń służących przekazywaniu informacji o towarach i ich cechach lub właściwościach nie zezwala na ich monopolizację przez jednego tylko uczestnika rynku. Nabycie podmiotowego praw wyłącznego do znaku towarowego nie może pozbawiać konkurentów możliwości przekazywania kupującym informacji o towarze. Znak towarowy, który korzysta z ochrony udzielonej z uwagi na fakt jego rejestracji, nie może stanowić o monopolizacji rynku, gdyż nie daje on przedsiębiorcy żadnej możliwości uzyskania wyłączności na wytwarzanie czy oferowanie jakiegokolwiek towaru, a jedynie pozwala na wyłączność w zakresie określonego nazewnictwa oferowanych towarów.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że zarówno w literaturze przedmiotu, jak i orzecznictwie sądów administracyjnych, uznaje się, że znakiem opisowym jest znak, który ma cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność oznaczeń podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje, że wyłączony z rejestracji jak opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma miejsce wtedy, gdy znak opisowy przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również do odczytania wprost, a nie drogą skojarzeń.

WSA podniósł, że sporny znak [...] ma niewątpliwie charakter opisowy - wskazuje na bioaktywny charakter określonych kosmetyków. Nie ma zatem racji skarżący utrzymując, że sporne oznaczenie nie ma charakteru opisowego, ponieważ jako określenie obcojęzyczne nie jest przydatne do opisu towaru, a zatem nie ma powodu dla którego miałoby być dostępne wszystkim uczestnikom na rynku polskim.

W ocenie Sądu rację ma wnoszący sprzeciw podnosząc, że sporny znak słowny "bioactive" jest tzw. internacjonalizmem funkcjonującym w innych językach w niemal identycznej formie. W różnych językach ma ono identyczne znaczenie, budowę i brzmienie. Zatem jest ono zrozumiałe dla odbiorców, którzy niezależnie od znajomości języka angielskiego, odczytają je jako przymiotnik "bioaktywny". Sporne oznaczenie jest powszechnie stosowane w odniesieniu do kosmetyków w celu

wskazania bioaktywnych właściwości substancji wchodzących w skład danego produktu.

WSA w Warszawie podał, że nie można zgodzić się z twierdzeniem, że oznaczenie [...] należy uznać za nazwę fantazyjną, wskazującą na trend życia w zgodzie z naturą, a co za tym idzie - nie można go odnosić wyłącznie do kosmetyków. Związek między wyrazem [...] a towarami kosmetycznymi jest niejasny i nieokreślony. Sąd nie znalazł też podstaw do oceny, że sporny znak z powodu jego skróconych elementów konstytutywnych, jak również ze względu na ich kombinację, zawiera dodatkowe elementy, które nadają oznaczeniu charakter odróżniający. Według uprawnionego, wyraz BIO-ACTIVE jest sztucznie stworzonym słowem, które - co więcej - nie jest wymienione w żadnym słowniku.

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu pierwszej instancji złożyła [...]. Zaskarżyła wyrok w całości. Wniosła o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, a także o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

I. Na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.; dalej: p.p.s.a.) zarzucono naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny i wpływ na wynik sprawy, tj. art. 3 § 1 i art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a; poprzezoddalenie skargi i nieuwzględnienie przez Sąd, iż zachodziło naruszenie przez organ w toku postępowania administracyjnego przepisów:

- art. 7, art. 77 oraz art. 80 k.p.a. w związku z art. 252: p.w.p. polegające na:

- wydaniu przez organ decyzji z naruszeniem, zasady oficjalności poprzez

niepodjęcie wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu

faktycznego oraz do załatwienia sprawy;

- błędnym ustaleniu stanu faktycznego.

II. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. zarzucono naruszenie prawa materialnego

polegające na błędnej wykładni i w konsekwencji niewłaściwym zastosowaniu art.

129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

- naruszenie prawa materialnego polegające na błędnej wykładni i w konsekwencji

niewłaściwym zastosowaniu art. 129 ust. 2 pkt 2 oraz art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

poprzez:

* dokonanie zbyt szerokiej interpretacji bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji

znaku towarowego w oparciu o wyłącznie opisowy charakter oznaczeń, z których

znak się składa,

* błędną interpretację pojęcia znaku towarowego, zgodnie z którą rejestracja znaku

towarowego daje uprawnionemu wyłączne prawo na oznaczenia, z których znak

towarowy się składa;

* błędne uznanie, że internacjonalny charakter wyrażenia bio-active stanowi

wystarczającą przesłankę do stwierdzenia opisowego charakteru znaku towarowego;

* błędne ustalenie zakresu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nieuwzględniające

konieczności rozpatrywania tego przepisu w połączeniu z art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

W uzasadnieniu strona przedstawiła szczegółowo argumenty, które przemawiają - jej zdaniem - za zasadnością zarzutów podniesionych w petitum skargi kasacyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługuje na uwzględnienie z uwagi na brak usprawiedliwionych podstaw.

Stosownie do art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływana jako: p.p.s.a.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje konkretną sprawę w granicach skargi kasacyjnej, biorąc z urzędu pod rozwagę wyłącznie nieważność postępowania, która w niniejszej sprawie - w ocenie składu orzekającego

- nie zachodzi. Powyższa zasada oznacza związanie Sądu m.in. podstawami

zaskarżenia wskazanymi w skardze kasacyjnej. Zatem to podstawy skargi kasacyjnej

decydują o zakresie dokonanej kontroli wyroku Sądu pierwszej instancji.

W rozpatrywanej sprawie skarga kasacyjna oparta została na obu podstawach przewidzianych w art. 174 p.p.s.a. - zarówno na naruszeniu prawa materialnego, jak i przepisów postępowania.

W sytuacji, gdy skarga kasacyjna zarzuca naruszenie prawa materialnego oraz przepisów postępowania w pierwszej kolejności rozpatrzeniu podlega zarzut naruszenia przepisów postępowania. Dopiero wówczas, gdy okaże się, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd pierwszej instancji jest prawidłowy można przejść do kontroli jego subsumpcji pod zastosowany przepis prawa materialnego.

Sąd pierwszej instancji, podobnie jak Urząd Patentowy słusznie stwierdził, że zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki wymagane do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu dokonania zgłoszenia znaku do rejestracji. W niniejszej sprawie sporny znak towarowy "[...]" o numerze [...]został zgłoszony w dniu [...] lipca 2002 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy Prawo własności przemysłowej, a zatem przepisy tej ustawy powinny stanowić podstawę oceny ustawowych warunków wymaganych do uzyskania ochrony na przedmiotowy znak.

Pierwszy z powołanych przepisów, tj. art. 3 § 1 p.p.s.a. określa właściwość rzeczową sądów administracyjnych i nakazuje im w ramach kontroli stosować środki przewidziane ustawą. Jego naruszenie mogłoby zatem polegać na wykroczeniu poza właściwość sądu albo zastosowania środka nieznanego ustawie. Żaden z powołanych przepisów nie może być naruszony poprzez wadliwe dokonanie kontroli - niedostrzeżenie naruszenia przepisów postępowania czy prawa materialnego (vide wyrok NSA z 9.03.2007 r., I OSK 1025/06, niepublikowany, wyrok NSA z 21.02.2007 r., II FSK 1047/06, niepublikowany). Poza sporem winna pozostawać okoliczność, że w rozpoznawanej sprawie Sąd pierwszej instancji rozpoznała skargę, dokonując kontroli pod względem zgodności z prawem.

Natomiast odnosząc się do zarzutu skargi kasacyjnej dotyczącego naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisu art. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a., poprzez bezzasadne oddalenie skargi, pomimo naruszenia przez organ w toku postępowania administracyjnego przepisów art. 7, art. 77, art. 80 k.p.a. Sąd pierwszej instancji uznając, że rozstrzygnięcie Urzędu Patentowego było prawidłowe, słusznie oddalił skargę. Skarga podlega oddaleniu, jeśli zaskarżonemu aktowi lub czynności nie można postawić zarzutu naruszenia prawa procesowego ani materialnego. Sąd jest zobowiązany do oddalenia skargi, jeśli z przeprowadzonego postępowania rozpoznawczego wynika, że kontrolowana decyzja została podjęta bez naruszenia prawa materialnego oraz procesowego, względnie gdy stwierdzone uchybienia nie dają podstaw do uwzględnienia skargi. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego przedstawiony zarzut skargi kasacyjnej nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że w sprawie nie miały miejsca uchybienia przepisów postępowania administracyjnego, które uzasadniałyby uwzględnienie skargi przez Sąd pierwszej instancji.

WSA słusznie uznał, że Urząd Patentowy podjął wszelkie niezbędne działania w celu ustalenia stanu faktycznego, zebrał i w sposób wyczerpujący merytorycznie rozpatrzył materiał dowodowy sprawy. Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji, by doszło do naruszenia wskazanych w skardze kasacyjnej przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a tym bardziej, by mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Niesłuszny jest zarzut skarżącego jakoby Urząd Patentowy stwierdził, że wszystkie środki dowodowe pochodzące z okresu pochodzące z okresu po dokonaniu zgłoszenia nie zasługują na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja nie zawiera takiego stanowiska, ponieważ Urząd Patentowy ocenił materiał dowodowy przedstawiony przez skarżącego, który dotyczy okresu po zgłoszeniu spornego znaku towarowego, czyli po dniu [...] lipca 2002 r. Są to wyniki badań PENTOR-u z 2006 r. oraz TNS OBOP z 2003 i 2004 r. Urząd Patentowy słusznie stwierdził, że wskazane badanie dotyczy jedynie skojarzeń respondentów związanych z samą nazwą "[...]", natomiast nie jest to badanie dotyczące rozumienia tego określenia w odniesieniu do kosmetyków. Raport ten dowodzi jedynie, że respondenci kojarzą tę nazwę z herbatą, zdrowiem, aktywnością i energią znacznie częściej niż z kosmetykami. Urząd Patentowy uznał prawidłowo, że badania te świadczą jedynie o tym, że kosmetyki oznaczane określeniem "[...]", nie są znane wielu konsumentom, nie zaś o tym - jak twierdzi skarżący, czy dla odbiorców oznaczenie to ma charakter informacyjny, czy też nie.

Ponadto, Urząd Patentowy zasadnie stwierdził, że nieprzydatne w sprawie są przywołane przez skarżącego wyniki badań TNS OBOP z 2003 i 2004 r., które dotyczą jedynie stopnia znajomości herbaty "[...]" wśród ankietowanych oraz podobieństwa jej opakowania do opakowań herbat "[...]". Zatem Urząd Patentowy słusznie uznał, że - wbrew twierdzeniom skarżącego -przeprowadzone badania w żadnym razie nie dowodzą, że znak "[...]" przeznaczony do oznaczania kosmetyków cieszy się wysoką rozpoznawalnością wśród konsumentów oraz że potencjalni odbiorcy kosmetyków do pielęgnacji ciała będą postrzegać umieszczone na nich oznaczenie "[...]" jako wskazówkę co do pochodzenia towaru od skarżącego.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że bezzasadność zarzutów odnoszących się do naruszenia przepisów postępowania skutkuje przyjęciem za

wiążące ustaleń faktycznych, stanowiących podstawę faktyczną zaskarżonego wyroku.

Przechodząc do zarzutów dotyczących prawa materialnego, Naczelny Sąd Administracyjny uważa zarzut naruszenia art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. za chybiony.

Istota sporu sprowadzała się do oceny, czy przedmiotowy słowny znak towarowy "[...]" dla towarów z klasy 3, tj. kosmetyków do pielęgnacji ciała, posiada czy też nie zdolnością odróżniającą oraz czy jest znakiem opisowym w świetle art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Pierwsza kwestia, która wymagała rozstrzygnięcia sprowadza się do oceny, czy słowny znak towarowy "[...]" dla towarów z klasy 3, tj. kosmetyków do pielęgnacji ciała, posiada zdolność odróżniającą.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko Sądu pierwszej instancji oraz stanowisko organu zaprezentowane w zaskarżonej decyzji, że przedmiotowy znak towarowy nie posiada zdolności odróżniającej.

Ustawodawca definiuje pojęcie znaku towarowego przez pryzmat jego podstawowej funkcji, uznając za jego immanentną cechę zdolność odróżniającą. Z istoty znaku towarowego wynika, że zdolność odróżniająca jest jego podstawową cechą, nierozerwalnie z nim związaną (por. m. in. M. Andrzejewski (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2010, s. 638). Można ją określić jako abstrakcyjną, tzn. niezależną od towaru i potencjalną zdolność oznaczeń do odróżniania jednorodzajowych towarów w obrocie, która decyduje o uznaniu za znak towarowy.

Ustawodawca nie wprowadził definicji normatywnej zdolności odróżniającej. Zdolność odróżniająca znaku towarowego wyraża się w posiadaniu przez znak dostatecznych znamion odróżniających. W doktrynie i judykaturze powszechnie przyjmuje się definiowanie zdolności odróżniającej przez wymóg wykazania przez znak dostatecznych cech, które mogą utkwić w świadomości kupującego (zob. M. Kępiński, Znak towarowy (funkcja, rodzaje znaków, oznaczenia stanowiące przedmiot praw wyłącznych, rejestracja, zakres wyłączności), S.C. 1974, t. 22, s. 22; R. Skubisz, Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z prawa polskiego na tle prawno-porównawczym, Lublin 1988, s. 87 i n.).

Przyjmuje się zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie sądowym, że badanie zdolności odróżniającej znaku towarowego dokonywane jest z uwzględnieniem oceny dwóch zasadniczych elementów:

1) formy przedstawieniowej znaku towarowego oraz

2) towarów i warunków obrotu.

Podkreślenia wymaga, że ocena zdolności odróżniającej uzależniona jest od formy przedstawieniowej znaku towarowego. W stosunku do znaków słownych kryteria udzielania prawa ochronnego są surowsze niż w stosunku do znaków kombinowanych. W znakach towarowych słowno-graficznych (kombinowanych) -oprócz elementu słownego - który z reguły ma charakter dominujący, występują również inne elementy (np. graficzne), które umożliwiają odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów przedsiębiorców konkurencyjnych, jak również pozwalają na identyfikację danego producenta tak oznaczonego towaru (wyrok NSA z 9 września 2008 r., sygn. akt II GSK 334/08, LEX nr 489168).

Oznaczenie słowne "[...]" - jak słusznie stwierdził zarówno Sąd pierwszej instancji, jak i Urząd Patentowy - pozbawione jest jakichkolwiek elementów odróżniających. Składa się wyłącznie z liter w kolorze czarnym, napisanych zwykłą czcionką, bez zastosowania jakiejkolwiek szaty graficznej, tj. charakterystycznych, fantazyjnych elementów graficznych, rysunków, oryginalnej czcionki, kombinacji kolorów, itp. Oznaczenie to jest pozbawione jakichkolwiek fantazyjnych elementów słownych lub graficznych, bądź też innych cech odróżniających, które powodowałoby skojarzenie go z konkretnym podmiotem. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przykładowo, podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 stycznia 2006 r. (sygn. akt II GSK 349/05), że słowo "mocne" użyte jako oznaczenie papierosów, nie ma dostatecznych znamion odróżniających jako znak towarowy. Może ono występować jako element znaku towarowego, ale o zdolności odróżniającej znaku, w skład którego wchodzi słowo "mocne" decydują pozostałe oznaczenia słowne lub graficzne, a słowo "mocne" nadal pozostaje oznaczeniem ogólnoinformacyjnym, które nie mogło uzyskać zdolności odróżniającej w wyniku używania w charakterze znaku towarowego nawet długotrwałego.

Zarówno Urząd Patentowy, jak i OHIM z reguły odmawiał rejestracji tego oznaczenia. Przykładem może być decyzja UP z dnia [...] listopada 1995 r. odmawiająca rejestracji znaku "[...]" o numerze [...]dla towarów z klasy 03, czyli kosmetyków oraz decyzja OHIM-u z dnia [...] listopada 2006 r. odmawiająca rejestracji znaku towarowego "[...]" o numerze [...] również dla kosmetyków. Podobne stanowisko zajął Urząd ds. Harmonizacji

Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmawiając decyzją z dnia [...] października 2005 r. rejestracji znaku słowno - graficznego "[...]" o numerze [...] zgłoszonego przez [...]. OHIM stwierdził, że znak ten nie posiada żadnych znamion odróżniających, pomimo użycia elementów kolorystyczno-graficznych. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie od tej decyzji decyzją z dnia 2 czerwca 2006 r. Podstawą odmowy rejestracji tego oznaczenia był art. 7 ust. 1 c) rozporządzenia Rady Nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zgodnie z którym nie mogą być zarejestrowane znaki, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub innych właściwości towarów. Izba Odwoławcza OHIM słusznie uznała, że słowo "bioactive" jest używane powszechnie w celach promocji i reklamy różnych produktów, a konsument w zetknięciu z towarem tak oznaczonym sądzi, że posiada on szczególne właściwości bio-aktywne i nie postrzega tego oznaczenia jako oznaczenia pochodzenia towaru.

Natomiast rejestracje wspólnotowych znaków towarowych "[...]" o nr [...] oraz "[...]" o nr [...] dokonane na rzecz skarżącego nie mogą przesądzać - jak słusznie to podkreślił Sąd pierwszej instancji - gdyż oprócz elementów słownych "[...]" posiadają bogatą szatę graficzną, złożoną z kombinacji kolorów i rysunków, które skutkują posiadaniem zdolności odróżniającej.

Następna kwestia sprowadza się do oceny, czy przedmiotowy znak towarowy jest znakiem opisowym, na który nie może być udzielone prawo ochronne.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że Sąd pierwszej instancji trafnie uznał, że słowny znak towarowy "[...]" jest znakiem opisowym, o którym mowa w art. 129 ust. 2pkt 2 p.w.p.

Punktem wyjścia dla oceny zasadności tych zarzutów jest analiza art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. wskazanego jako podstawa prawna sprzeciwu, następnie konsekwentnie podnoszonego w ramach zarzutów skargi i skargi kasacyjnej.

Zgodnie z powołaną regulacją, jako pozbawione praw ochronnych ze względu na brak dostatecznych znamion odróżniających traktować należy oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Powołany

przepis dotyczy oznaczeń składających się wyłącznie z określonych elementów informacyjnych i nie wyłącza możliwości udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy, który jest nazwą fantazyjną.

Na gruncie art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. terminy obcojęzyczne zasadniczo podlegają tym samym regułom, co oznaczenia krajowe. Zasadę tę jednak należy stosować, mając na uwadze wszelkiego rodzaju procesy związane z postępującą internacjonalizacją społeczeństwa, w szczególności procesy globalizacji gospodarki, rozwój międzynarodowej turystyki i nowe technologie w zakresie komunikacji, które w coraz większym stopniu ignorują granice państw i kultur.

W tym świetle za uzasadniony należy uznać pogląd o konieczności restrykcyjnej oceny tych oznaczeń obcojęzycznych, które po przetłumaczeniu na język polski jawią się jednoznacznie jako oznaczenia opisowe w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p. W tego rodzaju przypadkach zasadą musi być odmowa udzielenia prawa ochronnego. Postępowanie takie należy uznać zwłaszcza za trafne w stosunku do terminów zaczerpniętych z języków stosunkowo dobrze znanych w krajowym obrocie lub stosunkowo często w nim występujących, np. terminów angielskich, niemieckich, francuskich, hiszpańskich, włoskich czy rosyjskich.

Sąd pierwszej instancji słusznie podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, który zasadnie podkreślił w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, że określenie "bio-active" jest powszechnie używane na polskim rynku w celu wskazywania bioaktywnych właściwości różnego rodzaju substancji, produktów lub ich składników, np. witamin, minerałów, ekstraktów roślinnych, składników żywności, nawozów, leków, substancji dietetycznych, napojów. Określenie to jest również powszechnie stosowane na polskim rynku przez producentów kosmetyków, którzy wskazują w ten sposób poszukiwaną przez nabywców kosmetyków cechę na opakowaniach swoich produktów oraz w opisach sposobu ich działania. Wiele różnych podmiotów używa tego oznaczenia w celu wskazania rodzaju występujących w towarze substancji aktywnych biologicznie, czyli składników bioaktywnych. Wnoszący sprzeciw również produkuje kosmetyki pielęgnacyjno - lecznicze "Minerał care" oparte na bazie minerałów Morza Martwego. Jedną z linii tych kosmetyków jest linia "bio-active", która została opracowana na podstawie formuły zawierającej kompleks bioaktywnych składników odżywczych. Podkreślenia wymaga, że nabywcami kosmetyków do pielęgnacji ciała są częściej osoby bardziej zamożne. Tacy konsumenci są lepiej wykształceni od przeciętnych odbiorców i posiadają znajomość

języka angielskiego na wyższym od przeciętnego poziomie, co gwarantuje łatwe zrozumienie znaczenia określenia "bio-active".

Słusznie podkreśliła również spółka Intercosma Ltd. w uzasadnieniu do wniesionego sprzeciwu, że zgodnie z słownikiem ABC - Polszczyzna, umieszczonym w Portalu Wiedzy Onet.pl (www.portalwiedzy.onet.pl/abc-polszczyzna): "Biokosmetyk (zwykle w liczbie mnogiej: biokosmetyki) to kosmetyk (krem, żel itp.) zawierający składniki aktywne biologicznie; inaczej: kosmetyki bioaktywne. W większych aptekach wybór biokosmetyków jest coraz lepszy. Żele bioaktywne są stosowane głownie w celu opóźnienia powstawania zmarszczek. Krem bioaktywny na dzień. Złożenia: z cząstki gr. bio- (od bios 'życie') i słowa kosmetyk oraz bio- i słowa aktywny; zapożyczone w całości z ang. lub fr. (bioactive)". Ponadto, "Słownik kosmetyczny" umieszczony na stronie www.kosmetyczki.net zawiera definicję substancji bioaktywnych: "bioaktywne substancje - substancje biologicznie czynne ułatwiające penetrację skóry, mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego np. pla-centa (zwierzęce), selen (mineralne), wyciągi z melisy lub aloesu (roślinne)".

W uzasadnieniu sprzeciwu spółka podała długą listę producentów kosmetyków na rynku polskim, którzy używają wyrażenia "bioactive" pisanego razem lub rozdzielonego myślnikiem. Podkreślenia wymaga, że analiza współczesnego rynku kosmetycznego wskazuje na rosnącą popularność kosmetyki opartej na składnikach bioaktywnych. Naturalnym trendem w nowoczesnej kosmetologii, po erze kosmetyków opartych na syntetycznie uzyskiwanych substancjach, jest wykorzystanie składników naturalnych. Jest to odpowiedź na oczekiwania konsumentów, którzy poszukują kosmetyków skutecznych a jednocześnie bezpiecznych, opartych na składnikach naturalnych, bez syntetycznych domieszek, sztucznych środków konserwujących i wszechobecnej, często alergizującej, chemii. Kosmetyki takie oparte o bioaktywne składniki pozyskiwane z natury zapewniają zarówno ochronę skóry, jak i naturalną stymulację odnowy tkankowej. Kosmetyki zawierające bioaktywne naturalne składniki poszukiwane są nie tylko przez alergików, ale również przez ludzi, którzy przekonali się już o ujemnym oddziaływaniu syntetycznych kosmetyków na skórę.

Naczelny Sąd Administracyjny podziela stanowisko wyrażone zarówno przez Sąd pierwszej instancji, jak i przez Urząd Patentowy, że słowny znak towarowy "[...]" jest znakiem opisowym w rozumieniu art. 129 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który

bezpośrednio wskazuje na bioaktywne właściwości substancji czynnych zawartych w składnikach kosmetyków, które mogą być pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego. Jest to zatem znak opisowy, który spełnia cechy aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości.

Autor skargi kasacyjnej zarzuca naruszenie art. 156 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie. Przepis art. 156 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności. Przepis ten dotyczy ograniczenia skuteczności prawa ochronnego na znak towarowy wynikającego z konieczności zapewnienia konkurentom swobodnego dostępu do oznaczeń opisowych (zob. P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2010, s. 815). Właśnie to zapewnienie swobody dostępu do tego rodzaju określeń innym przedsiębiorcom stanowi kolejny argument przemawiający za odmową udzielenia prawa ochronnego na znak, który składa się wyłącznie z wyrażenia bezpośrednio wskazującego na cechę towaru. Przy ocenie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy brać również pod uwagę interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przyznanie zdolności rejestracyjnej nie może służyć monopolizacji przez jednego przedsiębiorcę oznaczeń należących do domeny publicznej." (wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 262/08, LEX nr 512901). Teza ta została powtórzona m.in. w wyroku WSA w Warszawie z dnia 9 października 2007r., sygn. akt VI SA/Wa 1451/07, (LEX nr 395425).

Podkreślenia wymaga, że zakaz udzielania praw ochronnych na znaki opisowe, wiąże się ściśle z regułą swobody komunikacyjnej w zakresie opisu towarów lub usług na rynku. Reguła ta gwarantuje, że żadne podmiot w obrocie nie uzyska monopolu na używanie oznaczeń, które są w nim przydatne dla informowania o cechach towarów lub usług i jako taka stanowi realizację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej. Pogląd ten ma charakter prawnowspólnotowy. Wnika wprost m.in. z wyroku ETS wydanego w sprawie Chiemsee (wyrok ETS z 4 maja 1999 r., sygn. C-108/97 oraz C-109/97), w którym stwierdzono, że dostępność w obrocie oznaczeń opisowych leży w interesie ogółu (zob. szerzej W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 165).

Z powyższych względów skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych postaw i dlatego Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.